I. R&D Overeenkomsten

1. Definities en Eigendomsrechten

Contractuele vrijheid

i. Background

Know-how en IPR die bestond voor de aanvang van het project

Positieve invulling: gedetailleerde en limitatieve lijst van de element van de background Negatieve invulling: uitsluiten van elementen die geen background zijn of niet kunnen meegedeeld worden Eigendomsrechten wijzigen niet

ii. Foreground of Resultaten

Know-how en IPR ontwikkeld bij uitvoering van contract

Eigendomsrechten bij wie heeft ontwikkeld; geen recht voor de partij die betaalt (wel bv. bij auteursrechten)

Omschreven als Resultaat in contract

Wat met resultaten behaald bij uitvoering maar niet als resultaat omschreven?

Bv. nieuwe testmethode

iii. Side-ground

Duidelijk regelen in contract

iv. Mede-eigendom

Mede-eigendom meestal gevolg van samen ontwikkelen

Contractuele vrijheid

Indien geen overeenkomst:

heeft elke mede-eigenaar een gelijk en onverdeeld aandeel

moet elke mede-eigenaar akkoord gaan met vervreemding, licenties

kan er geen sprake zijn van exclusiviteit

Wat moet geregeld worden:

uitoefening van de rechten (exclusiviteit)

beheer van de IPR bescherming (wie vraagt aan? Wie houdt in stand?)

kostenverdeling

wie treedt op tegen inbreuk?

v. Rechten van derden

Via contractspartijen: bv. right of first refusal voor bepaalde type resultaten

Aansprakelijkheid van die partij

Opgelegd door de overheid

- nog zelden voor de overheid zelf - wel verplichtingen opgelegd door

subsidiërende overheid vb: Kaderprogramma van de EU,

Standardisatie-instituten

2. Gebruiksrechten (Licenties)

i. Gebruiksrechten op Resultaten voor

- uitvoering project - exploitatie - verder onderzoek (normaal geen probleem)

- exclusiviteit?

Ook aanvaard door subsidiërende overheid

Onderzoeksinstellingen geven niet langer automatisch exclusiviteit

Willen vrijheid om met verschillende partners te werken en om zelf te exploiteren

Willen vergoeding

- Het “IMEC” model: generische resultaten vs

specifieke resultaten

- Uitbreiden naar gelieerde ondernemingen? ii. Gebruiksrechten op Background

Rechten ook uitdrukkelijk voorzien

Maar vallen deze niet onder de waarborg voor “eigen daad”?

iii. Initiatief

Automatisch toegekend of alleen op verzoek?

Nieuwe overeenkomst nodig ? Indien voorwaarden niet voldoende duidelijk zijn er geen rechten toegekend

Binnen bepaalde termijn ? bv. FP tot twee jaar na beëindiging van het project

Intussen verbintenis om niet op te treden tegen inbreuk

3. Garanties

Contractuele vrijheid van de partijen is ruim maar niet onbeperkt: ook in een onderzoekscontract verbindt met zich steeds tot iets!

Welke fouten – risico’s moeten worden gedekt?

Niet-behalen resultaten indien resultaatsverbintenis Duidelijke omschrijving en aanpassingsmechanisme Eigen daad – IPR Inbreuk op rechten van derden

Onderzoeksinstellingen en KMO’s zullen zelden sluitende garantie geven voor IPR-gerelateerde risico’s

Wel:

gemeenschappelijk octrooi-onderzoek en IPR-evaluatie

bijstand bij optreden tegen inbreuk

Andere elementen:

Termijn van de verplichting Directe-indirecte schade Welke remediërende acties moeten genomen

worden? Financiële drempels

1. Voorbereiding op onderhandelingen

i. Resultaten bekendmaken

• Risico’s • Confidentialiteit • Beschermingsmogelijkheden

II. Exploitatiefase

Beschermingsmaatregelen

• Confidentialiteitsovereenkomst • Bescherming nakijken • Nagaan welke elementen je meedeelt

Ook voor wetenschappelijke publicaties

ii. Wanneer op de markt gaan?

• Kan van bij de conceptie, idee voor echte door- braak met grote partners • Prijs • Discrepantie technologie-produkt • Voorafgaandelijke bescherming? • Juiste timing blijft onzekerheidsfactor

iii. Onderhandelingsdossier

Weten wat je wil

• Definitie van wat je op de markt brengt • Wat wil je in de plaats?

- Geld - Contracten - Royalties

• Wat wil je er zelf nog mee doen? • Wat wil je nog leveren erna?

- Verbeteringen - Assistentie - Garantie

2. Contractsonderhandelingen

i. Wie kan valoriseren?

Eigenaar of rechthebbende

• Uitvinder, auteur vs. eigenaar, rechthebbende • Contract Research: contracten en wetgeving (bv.

auteursrecht, arbeidsrecht) • Bijzondere gevallen: EU-contracten, IWT-regels,

Universitaire wetgeving • Meerdere eigenaars

ii. Vormen van exploitatie

Licentie vs. Overdracht

• Gebruikersrechten vs. eigendomsrechten • Criteria

- Exclusiviteit - Waardering/Activering - Instandhouden - Garanties

• Vergoeding: gelijklopend

- Royalties kunnen - Wat bij ongeldig verklaren? - Garanties gelijkaardig

iii. Toegekende rechten

Voorwerp Welke rechten worden toegekend?

• Exclusief? • Beperkingen

- Produkt - Eén vestiging - Geografisch

• Recht om aan te passen?

Sublicenties

iv. Vergoeding

Waardebepaling technologie • Historische kost • NPV

Royalty 0,5 - 50 % • 25 % van winst voor eigenaar • Kennis van specifieke markt

Factoren • Stand van ontwikkeling • Uniek produkt • Exclusief

Model Clausules

v. Aansprakelijkheden

Algemene contractuele aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid als licentiegever/overdrager octrooi

• Eigen daad • Daad van derden

- Namaak door derden - Inbreuk rechten van derden

• Vrijwaring voor gebreken

- Geldigheid octrooi - Andere gebreken

Exoneratie

vi. Algemeen

Partijen

Duurtijd

Beëindiging • Einde bescherming • Fout • Termijn

Rechtbank & Rechtskeuze

Confidentialiteit