16 juni 1988, 56e jaargang, nr 6 Bijblad bij De ... · 1988, blz. 2/3, wordt in oktober 1988 een...

121

16 juni 1988, 56e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Dri essen.

K«/tf<7i>Wie.sv Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 98 63 73.

Inhoud van deze aflevering

Officiële mededelingen.

Personeel. - Benoeming tot buitengewoon lid van de Oc-trooiraad. - Nederlands examen voor octrooigemachtigde.

Artikel.

Prof. Mr J. J. Brinkhof, Het Romeinse recht en het octrooirecht (blz. 122/4).

Jurisprudentie.

a. Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht: geen.

2. Merkenrecht.

Nr 33. Benelux-Gerechtshof, 29 juni 1987, Kortman-Redi-pro B.V./P.V.B.A. Verenigde Zeepcentrales (een, uit een of meer woorden bestaand, teken dat een bestanddeel gemeen heeft met een uit een of meer woorden bestaand merk van een ander, houdt niet op een overeenstemmend teken te zijn, doordat de houder van het merk ook houder is van andere woordmerken met hetzelfde bestanddeel).

Nr 34. Rechtbank van Koophandel Kortrijk, 15 mei 1986, Mira-X A.G. Suhr e.a./N.V. Balta (tegen de op internationale merkinschrijving gebaseerde vorderingen kunnen dezelfde verweermiddelen worden ingeroepen als tegen een rechtstreeks Benelux-depot; er is visuele en auditieve gelijkenis tussen de merken Samira en Mira-X, waardoor associaties tussen beide kunnen worden gewekt; nietigheid en doorhaling van een merk moeten door dezelfde Rechtbank worden vastgesteld resp. bevolen).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 56e jaargang

De Industriële Eigendom 'Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f8,-; het jaarregister afzonderlijk f8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 986655. Postgirorekeningnr 17300.

3. Handelsnaamrecht.

Nr 35. Hof 's-Gravenhage, 1 mei 1987, Comp-U-Card Ltd/Compu Car (tussen de woorden Comp-U-Card en Compu Car bestaat aanzienlijke mate van visuele en auditieve overeenstemming; verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten; verbod mede gebaseerd op artt. 39 en 40 BMW) (met noot S.B.).

4. Onrechtmatige daad.

Nr 36. Hof Amsterdam, 14 november 1985, J. Kee/J. Kok (in de muziekwereld is het gebruikelijk dat bij het uiteengaan van een orkest de naam verblijft bij de orkestleider; het staat Kok niet vrij de naam "The Moodmakers" te gebruiken).

Nr 37. Gerecht in eerste aanleg Aruba, 9 september 1987, Nestlé S.A./M.G. Wolter (gedaagde handelt onrechtmatig door Dolca poederkoffie die, blijkens op de blikken vermeld Columbiaans wettelijk voorschrift, niet vanuit Columbia mag worden geëxporteerd, in te kopen en in Aruba te verkopen ; eiseres lijdt daardoor verliezen door dalende verkoop van de eveneens door haar geproduceerde Nescafé poederkoffie) (met noot D.W.F. V.).

b. Beschikkingen Octrooiraad: geen.

c. Beschikking inzake Toezicht op de Octrooigemachtigde.

Nr 38. Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden, 22 april 1987 (een advies van de Voorzitter van de Raad van Toezicht kan niet leiden tot niet-ontvan-kelijkheid van een klacht op de grond dat de RvT. daarover reeds heeft geoordeeld; het vaststellen van objectieve normen waaraan een samenwerkingsverband tussen octrooige-

Nr6 Blz. 121-140 Rijswijk, 16 juni 1988

122 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 16 juni 1988

machtigden en niet-octrooigemachtigden moet voldoen, behoort niet tot de taak van Raad van Toezicht en/of Raad van Beroep; doordat het mogelijk is aan de octrooigemachtigde in het samenwerkingsverband een straf op te leggen is er reeds voldoende garantie dat door de niet-octrooige-machtigde de eer van de stand der octrooigemachtigden wordt hoog gehouden).

Mededelingen.

Proefschrift "Auteursrecht op techniek" bekroond (blz. 140).

Research Fonds van het Europees Octrooi Bureau (blz. 140).

Litteratuur.

I.V.M. VAKANTIES ZULLEN DE JULI- EN AUGUSTUSNUMMERS VAN HET BIJBLAD WORDEN VERENIGD TOT EEN NUMMER, TE VERSCHIJNEN IN DE EERSTE HELFT VAN AUGUSTUS.

Officiële mededelingen

Personeel.

Beëindiging dienstverband. Aan de heer Ir A. Siedsma, plaatsvervangend lid van de

Octrooiraad, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 mei 1988 eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (Koninklijk Besluit van 15 april 1988, nr 37).

Indiensttreding. Mevrouw H. A. van Dolderen is met ingang van 1 mei

1988 als assistent-bibliothecaris in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 mei 1988, nr Personeel 88031).

Mevrouw C. de Leth is met ingang van 1 mei 1988 als leeszaal-assistente in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 mei 1988, nr Personeel 88032).

Mevrouw M. B. Rozendaal-Pluimert is met ingang van 1 mei 1988 als administratief-medewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 mei 1988, nr Personeel 88033). '

De heer H. ter Heege, medewerker in vaste dienst bij het Ministerie van Economische Zaken, Direktie Interne Zaken, is met ingang van 16 mei 1988 overgeplaatst naar het Bureau voor de Industriële Eigendom, Bureau Archief.

Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad.

De heer Ir A. Siedsma is met ingang van 1 mei 1988 voor een periode van vijfjaren benoemd tot buitengewoon lid van

de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 15 april 1988, nr 37).

Nederlands examen voor octrooigemachtigde.

Krachtens de beschikking van de Minister van Economische Zaken van 9 december 1987, no 87/11872, gepubliceerd in het Bijblad bij De Industriële Eigendom van 18 januari 1988, blz. 2/3, wordt in oktober 1988 een examen voor octrooigemachtigde gehouden.

Blijkens de toelichting bij genoemde beschikking zal bij dat examen slechts in twee van de drie examenonderdelen worden geëxamineerd, te weten de beide mondelinge gedeelten: Burgerlijk- en Handelsrecht benevens het Recht van de Industriële Eigendom. Het examen zal plaatshebben op 26 oktober 1988 (en zonodig ook op 27 oktober 1988).

Kandidaten dienen zich vóór 1 september 1988 schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie, Patentlaan 2, Rijswijk, onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als privé-adres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn), en met vermelding of zij zowel in het Burgerlijk- en Handelsrecht als in het Recht van de Industriële Eigendom geëxamineerd willen worden of slechts in een van deze twee onderdelen.

Bij aanmelding dienen kandidaten tevens over te leggen één der bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen verschuldigde examengeld ten bedrage van f 100,- is betaald.

N.B. Met nadruk wordt er op gewezen, dat in afwijking van de eerdere mededeling in Bijblad I.E. 1988, blz. 3, het oktober-examen zal worden afgenomen op 26(27) oktober a.s.

Artikel

Het Romeinse recht en het octrooirecht.*)

Prof. Mr J. J. Brinkhof.

Kent U Alfredo? Nee, hij hoort niet thuis in het rijtje van de ons zo vertrouwde Romeinse juristen Tubero, Labeo, Capito en Aristo, dat is zeker. Hij heeft helemaal niets uitstaande met het Romeinse recht. Wellicht denkt U nu, dat hij dan wel iets te maken zal hebben met het octrooirecht.

*) Voordracht gehouden ter gelegenheid van het afscheid van mijn promotor Prof. Mr G. C. J. J. van den Bergh als hoogleraar in de historische ontwikkeling van het recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Maar dat is evenmin het geval. Wie en wat is hij dan wel? Eerlijk gezegd ken ik hem ook niet. In mijn herinnering is er echter ooit een sneldichter Alfredo geweest, ene Willy Alfredo, die na het uitspreken van een woord in staat was om een gedicht te maken. Hij nodigde de mensen uit met de woorden: "Roept U maar, roept U maar", pakte één of meer van de door het publiek uitgeroepen woorden op en bracht vervolgens, vrijwel onmiddellijk, een gedicht ten gehore waarin dat woord of die woorden op een virtuoze manier waren verwerkt. Aan hem heb ik veel moeten denken nadat

16 juni 1988 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 123

ik op de vraag waar ik vandaag over zou spreken, zonder nadenken had geantwoord wat U op het programma als onderwerp van mijn voordrachtje vermeld ziet. Had ik er toch niet verstandiger aan gedaan om voort te borduren op een mij vertrouwder thema?

Is er een verband tussen het Romeinse recht en het octrooirecht? In vrijwel elk deelgebied van het recht kan men wijzen op wortels in het zo respectabele Romeinse recht. Talloos zijn de verhandelingen die beginnen met de woorden dat reeds bij de Romeinen de sporen te vinden zijn van het te behandelen onderwerp. De adelbrief wordt als het ware getoond om vervolgens snel over te gaan tot de orde van de dag. Zo is het niet in de octrooirechtelijke literatuur. Als daar al iets over de geschiedenis van het octrooirecht te vinden is - iemand als de grote Telders vond aandacht voor de historie van het octrooirecht zonder belang voor de bestudering van het geldende octrooirecht1) - dan is het dat in de Republiek Venetië de eerste wettelijke regeling is tot stand gekomen en wel in het jaar 1474. Dat was mij bekend. Waarom dan toch het onderwerp? Wel, dacht ik overmoedig, misschien lukt het mij om verder terug te gaan in de geschiedenis en de afstand in tijd te overbruggen tussen Venetië en Rome. En, zou ik daarin niet slagen, dan zou ik nog wel wat achter de hand hebben. Als het octrooirecht in geen enkel opzicht teruggaat tot het Romeinse recht dan wil dat immers nog niet zeggen dat het er niet op de een of andere manier door is beïnvloed. Kennisneming van de wetsgeschiedenis van de Octrooi wet van 1910 had mij al geleerd dat bij de behandeling van het wetsontwerp het Romeinse recht in ieder geval ter sprake was gekomen. Daarover zou in ieder geval iets te zeggen moeten zijn. Ik kom daar nog op terug.

De Zwitserse octrooirechtgeleerde Trolier stemde mij hoopvol. In zijn handboek2) maakt hij melding van een passage bij Athenaeus waar gesproken wordt over wel heel speciale wetten in Sybaris, gelegen in het uiterste zuiden van het huidige Italië. Volgens die wetten zouden kookkunstenaars die een buitengewoon gerecht hadden uitgevonden, een jaarlang het alleenrecht hebben om die spijs te bereiden. Daarmee werd, zo is bij Athenaeus te lezen, een tweeledig doel nagestreefd: de uitvinder zou gedurende een zekere tijd met uitsluiting van anderen profijt van zijn uitvinding kunnen trekken en die anderen zouden gestimuleerd worden om zich in te spannen de beloonde kunstenaar te overtreffen.

Ik meende mijn doel zo niet bereikt, dan toch in ieder geval benaderd te hebben. Er leek een relatie te zijn. Want wat lezen we in de Memorie van Toelichting als een van de twee grote doeleinden die de wetgever met het ontwerpen van de octrooiwet nastreefde? Dit: "Opwekken tot het doen' van uitvindingen", alsof de wetgever er Athenaeus op had nageslagen. Dacht de wetgever van Sybaris door het verlenen van tijdelijke monopolies aan verhoging van de kwaliteit van de gastronomie, onze wetgever wilde de vooruitgang van de techniek in het belang van de gemeenschap.

Ik had nu dus gevonden: wetten van Sybaris, dat in de voet van de laars van Italië gelegen is, welke wetten een soort octrooirecht in het leven riepen waarmee de wetgever iets nastreefde dat exact overeenstemde met wat onze octrooiwetgever voor ogen stond met het creëren van octrooien. Kortom, plaats en vergelijkingsobject leken te kloppen, maar er waren nog wel vragen die om beantwoording vroe-

') Telders, B. M., Nederlandsch octrooirecht, 2e druk, 's-Gravenhage 1946. Hij schrijft: "Evenmin als bij de motiveering van het octrooirecht zullen wij bij de geschiedenis van het Nederlandse octrooirecht lang stil staan. Alles wat aan de onmiddellijke voorbereiding van de wet van 7 november 1910 (5 . 1910 no. 313) voorafgaat, heeft slechts historisch belang. Het is verre van mij, de waarde van de daarop betrekking hebbende onderzoekingen voor de politieke en economische geschiedenis van Nederland te loochenen, maar voor het huidig, positief, Nederlandsch recht kunnen zij ons niets leeren." (p. 3-4).

2) Troller, A., Jmmaterialgüterrecht, Band I, 3e druk, Ba-sel en Frankfurt am Main 1983, p. 15.

gen. Hoe zat het met de tijd? Wie was Athenaeus en is het mogelijk hem in verbinding te brengen met het Romeinse recht? En heeft het noemen van het monopolie op het bereiden van een bepaald gerecht in het werk van Athenaeus misschien een bijzondere betekenis en is een verdergaande conclusie mogelijk? Dit laatste omdat een dergelijk monopolie bij U waarschijnlijk geen onmiddellijke associaties met het octrooirecht wekt. Bij octrooirecht zult U eerder denken aan technische uitvindingen dan aan lekker eten.

Athenaeus, afkomstig uit Naukratis in Egypte, leefde omstreeks 200 na Christus in Rome. Keizer Commodus (180-192) moet al overleden zijn geweest toen hij, Athenaeus, Het Geleerdenmaal publiceerde. Daarin staan namelijk niet al te vriendelijke woorden over de keizer en als schrijver deed je er toentertijd verstandig aan om je gedachten over de keizer voor je te houden tot hij er in ieder geval geen kennis meer van kon nemen. In het, in het Grieks geschreven, Geleerdenmaal (Deipnosphistae) brengt hij aan een vriend verslag uit van een maaltijd bij een rijke Romein. De maaltijd strekte zich over verschillende dagen uit en er werd door een dertigtal geleerden aan deelgenomen. In de tafelgesprekken waarin een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan de orde kwam, werd er naar gestreefd om die onderwerpen in relatie te brengen met spijs en drank.

Dit ziet er allemaal veelbelovend uit en mijn fantasie sloeg op hol: het verhaal over de haute-cuisine kok zou niet al te letterlijk moeten worden genomen; eloquentia en rhetorica zouden de spreker over de wetten van Sybaris betreffende de intellectuele eigendom ertoe hebben gebracht om met het verhaal over de vindingrijke koks te komen; in werkelijkheid zouden die wetten een veel ruimere strekking hebben gehad. De these zou zijn dat men in Sybaris niet alleen monopolies op het terrein van de kookkunst kon verwerven, maar evenzeer op vele andere gebieden. Mijn enthousiasme voor het gekozen onderwerp groeide, vooral ook door het volgende.

Een van de deelnemers aan het Geleerdenmaal draagt namelijk de naam Ulpianus. Het verhaal is rond, de stukjes van de puzzel vallen precies in elkaar: de plaats, de tijd, het onderwerp en de aanwezigheid van de grote jurist Ulpianus bij de uiteenzetting over de octrooiwetten in Sybaris wijzen in één richting. In het Romeinse recht bestond er iets als octrooirecht.

Is het niet te mooi om waar te zijn? Het werd tijd om controlewerkzaamheden te verrichten en de bronnen te raadplegen. De mogelijke aanwezigheid van Ulpianus bij het Geleerdenmaal fascineerde mij het meest. Daar moest iets meer over te vinden zijn. Kunkel zou uitkomst moeten bieden.

Bij hem is te lezen3) dat er schrijvers zijn geweest die deze Ulpianus hebben vereenzelvigd met de befaamde jurist Do-mitius Ulpianus wiens naam zo veelvuldig in de Digesten van Justinianus voorkomt. Doch Dittenberger heeft volgens Kunkel bewezen dat dit absoluut onmogelijk is. Dessau en Dittenberger houden het erop dat we hier te doen hebben met de vader van onze jurist. Aanknopingspunten voor deze opvatting zijn daarin te vinden dat onze Domitius Ulpianus spreekt over de stad Tyrus als zijn origo4) en de Ulpianus die aan het geleerdenmaal bij Athenaeus deelneemt, eveneens uit Tyrus komt. Maar er zijn ook contra indicaties. De geleerde Ulpianus wordt voorgesteld als iemand die uit principe niets wil weten en ook niets weet van alles wat Romeins is. Geconfronteerd met een latijns woord of een Romeinse aangelegenheid verwondert hij zich daarover als over iets dat ongepast is of hij keurt het af als iets ongehoords waarbij hij erop aandringt om de barbaarse uitdrukking in het grieks en zo mogelijk in het attisch te vertalen. Aldus is bij Athenaeus te lezen. "Ein krasser Kontrast der Generatt-onen, wenn dies der Vater der römischen Juristen und prae-fectus praetorio war!', merkt Kunkel op om daar onmiddellijk op te laten volgen dat zoiets natuurlijk niet onmogelijk

3) Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen, 2de druk, Graz-Wien-Köln 1967, p. 245 e.v.

4) D. 50,15,1 pr.


is. Doch er zijn meer vraagtekens te plaatsen. Zijn de deelnemers aan het geleerdenmaal historische personen of zijn zij ontsproten aan de fantasie van Athenaeus. Zowel voor het een als voor het ander is wel wat te zeggen. Al met al acht Kunkel de veronderstelling dat de sofist Ulpianus de vader van de gelijknamige jurist is, volledig onzeker. Jammer. Het was zo aardig geweest als Ulpianus in verband gebracht had kunnen worden met het octrooirecht. Nu dat niet verantwoord lijkt, behoeven we niet teleurgesteld te zijn; er blijft toch nog genoeg over. We moeten Athenaeus maar eens raadplegen.

Na enig zoeken vind ik de tekst die Troller op het oog moet hebben gehad maar waarvan hij de vindplaats niet geheel juist heeft vermeld.5) Bij vluchtige beschouwing van de tekst blijkt dat het in Sybaris niet ongewoon was om bepaalde wenselijk geachte activiteiten van overheidswege te stimuleren door deze te belonen. Zo behoefden de verkopers en vangers van paling geen belasting te betalen en hetzelfde gold voor de purperververs en -importeurs. Dat leek de door mij zo gewenste uitbreiding van octrooiverlening tot buiten het gebied van de kookkunst niet uit te sluiten. Maar dan volgt een teleurstelling. Bij nauwkeurig lezen van de tekst blijkt dat Athenaeus in de bewuste passage niet zelf aan het woord is en evenmin een tijdgenoot doch dat Phylarchus wordt geciteerd. Dat is vervelend, althans voor mij. Want met Phylarchus moet ik Rome verlaten. Phylarchus is namelijk een Grieks historicus uit de derde eeuw vóór Christus, die volgens de sofist Ulpianus als eerste het woord propoma voor aperitief heeft gebruikt, maar daar schieten we niet veel mee op. Ik had behoefte aan een stevige borrel omdat ik aan de degelijkheid van mijn theorie moest gaan twijfelen.

Niet alleen de tijd klopte niet meer. Er kwamen ook problemen met de plaats. Het was duidelijk dat Phylarchus niet sprak over de derde eeuw vóór Christus doch over de bloeitijd van Sybaris, de zesde eeuw vóór Christus, de tijd van de spreekwoordelijke rijkdom van Sybaris. En toen was Sybaris een Griekse stad. De koppeling van het octrooirecht aan het Romeinse recht kon ik wel vergeten. De stukjes van de puzzel die zo prachtig bij elkaar leken te passen, behoorden in werkelijkheid tot verschillende puzzels. Wat het octrooirecht betreft was ik wel verder voorbij gekomen dan de wetgeving van Venetië, maar ik was mijn doel voorbij geschoten. In plaats van in de Romeinse was ik in de Griekse wereld terecht gekomen. Nu zult U zicli misschien afvragen of ik desondanks niet tevreden zou kunnen zijn met het resultaat. Nee, dat ben ik niet. Via een omweg was ik namelijk in zekere zin uitgekomen bij een voetnoot in het Handboek van Drucker. Daar is te lezen: "In het klassieke recht ontbreken aanknoopingspunten voor het octrooirecht. Merkwaardig is een mededeeling van C. Chichorius in Jahr-büchér für Nationalökonomie und Statistik 1922, bl. 22 betreffende een uittreksel uit een werk van den Grïekschen schrijver Phylarchus, die in de 3de eeuw v. Chr. leefde. Daarin wordt melding gemaakt van een wet uit de 6de eeuw v. Chr., waarbij verboden werd nieuwe door koks uitgevonden gerechten gedurende een jaar na te maken."6) En daar was ik niet op uit geweest.

5) De vindplaats in de door mij geraadpleegde Loeb-editie is XII, 521 c-d.

6) Drucker W. H., Handboek voor de studie van het Ne-derlandsche Octrooirecht, 's-Gravenhage 1924 (p. 4-5).

Biedt datgene wat ik achter de hand had gehouden, nog iets spectaculairs? Oordeelt U zelf. In het voorlopig verslag7) naar aanleiding van het wetsontwerp tot regeling van het octrooirecht - welk ontwerp uiteindelijk heeft geleid tot de Octrooiwet van 1910 - en de memorie van toelichting, brengen sommige leden van de Tweede Kamer het Romeinse recht ter sprake. Zij toonden zich krachtige voorstanders van het herstel van het octrooirecht,8) maar zij waren van mening dathet ontwerp niet uitging van de juiste rechtsgrond. Anders dan de regering achtten zij het onjuist de uitvinder te beschermen door hem een intellectueel eigendomsrecht toe te kennen. Zij waren - kort gezegd - van mening dat een uitvinder een dienst bewijst aan de maatschappij en daarvoor beloond dient te worden. Aan de uitvinder behoort het recht toe te komen tegen de namaker op te komen, aangezien deze laatste zich ongerechtvaardigd verrijkt ten koste van de eerste. In hun woorden: "Alzoo: een ongerechtvaardige verrijking van den namaker, ten koste van den uitvinder. Het is echter zoowel in het Romeinsch recht als naar moderne wetgevingen een algemeen rechtsbeginsel, dat tegen zulk een verrijking kan worden opgekomen." Als consequentie van hun opvatting verzetten zij zich tegen toekenning van bescherming aan de uitvinder van een werkwijze. De regering zag evenwel geen tegenstelling tussen enerzijds de beginselen van het Romeinse en het moderne recht volgens welke tegen ongerechtvaardigde verrijking kan worden opgekomen, en anderzijds een eigendomsrecht op het "gebied der gedachte", zoals dat werd genoemd. Zij betoogde: "Immers het beginsel, dat tegen ongerechtvaardigde verrijking kan worden opgekomen, veronderstelt bij den persoon, te wiens koste verrijking plaats had, een gevestigd recht, dat wordt geschonden, en het is van weinig belang, of aan dat recht de naam eigendomsrecht gegeven wordt of niet."9) Wat er zij van de juistheid van de beide standpunten, veel woorden zijn aan deze aangelegenheid verder niet meer gewijd. Curieus is dat het kamerlid Bos niet kon nalaten tijdens de openbare beraadslagingen op te merken dat het hem had getroffen "dat men bij de discussiën alles heeft willen opbouwen op den grondslag van het Romeinsch recht." Daar voelde hij weinig voor, maar dat was, zoals hij zelf zei, te wijten aan zijn niet-juridische opleiding.

Het wordt tijd om te besluiten. Indrukwekkend kan ik de resultaten van mijn omzwervingen niet noemen. Als je vertrekt met de hoop om - in krantetermen uitgedrukt - een kop te vinden en je komt aan bij de bevestiging van een voetnoot, dan is een gevoel van teleurstelling onvermijdelijk. Als troost kan gelden dat ik van de reis genoten heb. Ik hoop dat U het reisverslag niet al te saai vond. Om in de stijl van Athenaeus te blijven: moge het U als hors d'oeuvre gesmaakt hebben. Alfredo zou wellicht gezegd hebben:

Dit was slechts een lichte hap. Na mij komt de ware wetenschap.

's-Gravenhage, november 1987.

7) Paragraaf 3. 8) Het octrooirecht was opgeheven bij wet van 15 juli

1869. ') Memorie van antwoord paragraaf 2.


Jurisprudentie

Nr 33. Benelux-Gerechtshof, 29 juni 1987 (zaak A 86/1) [NJ 1988,147, L.W.H.).

(Biotex/Bio Mare Zeepcentrale)

President: R. Janssens; Vice-President: H. E. Ras;

Rechters: R. Soetaert, F. Hess, J. RoufF, O. Stranard, S. Boekman (plv.), R. Everling (plv.) en

C. H. Beekhuis (plv.).

Art. 13, onder A, lid 1 Benelux Merkenwet. Een door een derde gebruikt, uit een of meer woorden

bestaand, teken dat een bestanddeel [bijv. Bio] gemeen heeft met eens anders uit een of meer woorden bestaand merk, houdt niet op een met dat merk overeenstemmend teken te zijn doordat de houder van het merk te zelfder tijd ook houder is van andere woordmerken met hetzelfde bestanddeel, dan wel op de verpakking van de desbetreffende producten een woord gebruikt, waarin dit bestanddeel voorkomt, noch ook doordat een andere derde krachtens overdracht door de eerste merkhouder een merk heeft met hetzelfde bestanddeel, dan wel de houder van het woordmerk resp. de houders van verschillende woordmerken waarin hetzelfde bestanddeel voorkomt, gedurende min of meer lange tijd niet opkomen tegen een andere derde die een teken met het zelfde bestanddeel gebruikt. De genoemde omstandigheden, ieder afzonderlijk, hetzij tesamen genomen, sluiten immers associaties tussen het merk en het teken als bedoeld in het arrest nr A 82/5 inzake Jullien/ Verschuere /BIE 1984, blz. 137]niet uit, zodat de aanwezigheid van zulke omstandigheden op zichzelf rechtens niet meebrengt, dat een teken niet meer overeenstemmend kan zijn met een woordmerk.

Kortman-Redipro B.V. te Veenendaal, appellante, tegen P.V.B.A. Verenigde Zeepcentrales te Deinze, geïntimeer-

de.

a) Conclusie van de Advocaat-Generaal de heer E. Krings.

De vennootschap naar Nederlands recht Kortman-Redipro, B.V. beklaagt zich erover dat de P.V.B.A. Verenigde Zeepcentrales gebruik heeft gemaakt van het teken Bio, al dan niet gecombineerd met een ander teken, voor zepen, zeeppoeders en detergenten. Haar vordering is gestoeld op artikel 13, A, 1, van de Benelux-Merkenwet.

Kortman-Redipro is houdster van het woordmerk Biotex waarvoor een Benelux depot, voor zepen, zeeppoeders en detergenten, werd verricht.

Partij Kortman-Redipro gebruikt dit voorteken Bio ook met andere lettertekens, t.w. Biotint; Bio-vaat; Bio-was; Bio-Matic; Bio-Safe; Biorein; Bioglans; Bio Bont; Bio-Clean; Bio-Dent. Dit zijn merken waarvan de eiseres houdster is en die op soortgelijke produkten als Biotex betrekking hebben. Ook wordt door Kortman-Redipro op sommige verpakkingen het teken "Euro Bio" gebruikt.

Partij Verenigde Zeepcentrales gebruikt het woordteken "Bio Mare Zeepcentrale" en tevens het woordteken "Bio-Marc" eveneens voor zepen, zeeppoeders en detergenten.

Partij Kortman-Redipro doet gelden, dat er overeenstemming bestaat, in de zin van artikel 13, A, van de Benelux-Merkenwet, tussen het merk Biotex en de tekens Biomarc Zeepcentrale en Biomarc. Zij voert in dat verband aan: dat er associatiegevaar bestaat tussen het merk en de gebruikte tekens. Haar zienswijze doet zij rusten op de overwegingen dat "Biotex" een uitzonderlijk hoog onderscheidend vermogen bezit; dat bij de appreciatie van het onderscheidend vermogen van een merk rekening dient te worden gehouden

met de gebeurlijke inburgering van het merk, die in casu zeer groot is.

Partij Verenigde Zeepcentrales werpt op, dat ook de firma N.V. Henkel-Belgium zeepprodukten verkoopt onder het teken Biosil, terwijl partij Kortman-Redipro tegen dit gebruik niet opkomt.

Partij Verenigde Zeepcentrales is van oordeel, dat bij het onderzoek van de zaak de aandacht meer dient te gaan naar de gelijkenissen dan naar de verschilpunten. De gelijkenis bestaat in het teken Bio, waarop de tegenpartij geen recht heeft.

Doch ook de verschilpunten moeten in aanmerking komen en zij zijn talrijk.

Die partij werpt tevens op dat bij de beoordeling van de mogelijkheid van verwarring rekening moet worden gehouden met het verstandelijk niveau van de doorsnee burger.

Op grond van al die beschouwingen oordeelt het Hof van Beroep, dat er aanleiding bestaat om een reeks prejudiciële vragen te stellen.

De eerste vraag komt er op neer te bepalen of, wanneer de houder van een woordmerk, bestaande uit een voorvoegsel gevolgd door andere letters of een woord, ook gebruik maakt van andere woordmerken waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt, zulks meebrengt dat er wettelijk geen overeenstemming meer aanwezig is tussen dit woordmerk en de tekens die door derden worden gebruikt en waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt.

Het Benelux-Gerechtshof heeft onderzoek gedaan naar de overeenstemming die er kan bestaan wanneer een woordmerk dat naar het oordeel van de rechter onderscheidend vermogen heeft, gecombineerd wordt met een woord, een afbeelding of een grafiek.

Het Hof heeft in dit verband beslist dat die combinatie op zichzelve niet volstaat om overeenstemming tussen beide merken uit te sluiten. Het ging ter zake om, enerzijds, het woordmerk "Union", waarvan de rechter had vastgesteld dat het onderscheidend vermogen had en, anderzijds, om de combinatie van het woord Union met een andere woord, zoals "Union Soleure".

Die toevoeging belet dus niet dat er overeenstemming aanwezig kan zijn.

Om nu uit te maken of er al dan niet overeenstemming bestaat heeft het Hof beslist, "dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is wanneer merk en teken elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt"1)-

Het is dus mogelijk dat een woordmerk, dat met een ander woord of teken wordt gecombineerd, geen overeenstemming vertoont met het woordmerk alleen voor zoveel bij het publiek aldus geen associatie, auditief, visueel of begripsmatig, tussen de twee merken ontstaat.

In het arrest van 23 december 19852) in zake Unbas E.A./ De Laet, heeft het Hof beslist, dat wanneer een teken, dat op zichzelf geschikt is om de waren van de merkhouder te onderscheiden, steeds in combinatie met andere tekens wordt gebezigd, het antwoord op de vraag of het gebruik ervan slechts als gebruik als onzelfstandig onderdeel van een combinatie, dan wel als gebruik als zelfstandig merk moet worden aangemerkt, daarvan afhangt of het publiek het

') Arrest van 20 mei 1983, zaak A 82/5 Henri Jullien N.V./Verschuere R. Jurispr. deel 4, bl. 36 [B.I.E. 1984, nr40, blz. 137 m.n. D.W.F. V. Red.].

2) Zaak A 83/4, Jurispr. deel 6, bl. 38 [B.I.E. 1986, nr 54, blz. 208, m.n. v.N.H. Red.}.


teken als een zelfstandig merk onderkent en opvat dan wel daarin slechts een onzelfstandig onderdeel van een combinatie ziet.

Hier ook werd de klemtoon gelegd op het feit "dat het publiek het teken... opvat als een teken dat de identiteit van de betrokken waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming demonstreert..." (antwoord op de 3de vraag)3).

Uit de evenaangehaalde rechtspraak van het Hof volgt dus, dat wanneer in de combinatie van een woordmerk met andere tekens, het woordmerk alleen volstaat om in de geest van het publiek een associatie te wekken tussen het merk en de betrokken waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming, het dat deel van de combinatie is dat determinerend zal zijn om de overeenstemming van de combinatie met andere merken, waarin hetzelfde teken voorkomt, te bepalen.

Hierbij moge worden onderstreept dat voor het woord- of tekenmerk als dusdanig telkens een depot had plaatsgevonden.

Het Hof heeft aldus de draagwijdte bepaald van de regel die de rechter in acht moet nemen bij de beoordeling van de te berechten zaak, om te beslissen of er tussen twee merken overeenstemming bestaat.

De vraag is hier nu, of bij de beoordeling van een woordmerk de rechter al dan niet vermag te onderzoeken of bepaalde bestanddelen van een woordmerk op zichzelf determinerend zijn om bij het publiek een associatie te doen ontstaan tussen het merk en de betrokken waren als afkomstig uit een bepaalde onderneming, zodat de houder van het merk niet alleen aanspraak mag maken op het woordmerk in zijn geheel genomen doch ook en in het bijzonder op het deel daarvan dat determinerend zou zijn.

Moet men hier echter niet opwerpen, dat wanneer aan het voorvoegsel zoveel belang wordt gehecht dat het beslissend is voor de overeenstemming met andere woordmerken waarin het eveneens aanwezig is, zulks erop neerkomt aan het voorvoegsel de waarde van het merk toe te kennen, hoewel het als dusdanig niet werd gedeponeerd?

Zou dit niet betekenen, aangezien het voorvoegsel op zichzelf een onderscheidend vermogen zou hebben, dat de houder van het merk op dat voorvoegsel een uitsluitend recht zou verkrijgen, hoewel het niet het voorwerp van een depot is geweest4).

Deze gevolgtrekking lijkt mij niet aanvaardbaar. Ik ben derhalve van oordeel dat tle afweging van het

onderscheidend vermogen van het merk beperkt moet blijven tot het woordmerk in zijn geheel genomen, en dat de rechter moet bepalen of dat woordmerk als dusdanig bij het publiek een associatie van een produkt met een bepaalde onderneming wekt en dat er slechts overeenstemming met een ander woordmerk bestaat in zoverre de merken, in hun geheel beschouwd, auditief, visueel of zelfs begripsmatig een zodanige gelijkenis met elkaar vertonen dat er bij het publiek een associatie ontstaat tussen de merken en een produkt als afkomstig uit een bepaalde onderneming.

Wanneer, zoals ten deze, de rechter vaststelt dat een onderneming voor soortgelijke produkten verschillende woordmerken gebruikt, die een zekere gelijkenis met elkaar vertonen, o.m. doordat in al die woordmerken hetzelfde voorvoegsel voorkomt, dan moet hij uitmaken, of het feit dat die onderneming verschillende woordmerken telkens met hetzelfde voorvoegsel voor soortgelijke produkten gebruikt het onderscheidend vermogen van die woordmerken versterkt of verzwakt. Het kan zijn dat wanneer een onderneming woorden die met elkaar een zekere gelijkenis vertonen

3) id., bl. 58, n° 98. 4) Misschien is het niet van belang ontbloot er op te

wijzen, dat het voorvoegsel "Bio" ook voorkomt in verbinding met andere woorden, weliswaar in verband met andere produkten dan zeep, zeeppoeders en detergenten. Men spreekt immers ook van Bio-ethanol, produkt dat bij benzine wordt gevoegd in de plaats van lood: Zie Rev. Marché Commun n° 295, maart 1986.

voor soortgelijke produkten gebruikt, zulks bij het publiek een des te sterkere associatie in het leven roept tussen die produkten en de onderneming die ze voortbrengt; het tegenovergestelde zou zich ook kunnen voordoen, d.w.z. dat bij het publiek het verband tussen die produkten en de voortbrenger ervan minder opvalt zodat het onderscheidend vermogen van de gebruikte woordmerken zwakker wordt.

Om verder uit te maken of er, zoals ten deze, tussen die merken en het merk van een derde overeenstemming bestaat zal de rechter rekening moeten houden met de gelijkenissen die o.m. auditief en/of visueel en misschien ook begripsmatig tussen de merken kunnen bestaan. Hier speelt dan uiteraard het voorvoegsel een rol, omdat daardoor, zoals zoeven werd opgemerkt, al naar gelang het onderscheidend vermogen van het merk sterker of zwakker wordt, bij het publiek de associatie tussen de merken en de produkten als afkomstig uit een bepaalde onderneming zal ontstaan.

Ik meen derhalve te mogen besluiten dat in de in de eerste vraag gestelde omstandigheden alleszins niet mag worden besloten dat er wettelijk geen overeenstemming meer bestaat tussen het eerstgenoemde merk en de door derde personen gebruikte tekens bestaande uit verschillende woorden of één woord, voorafgegaan door hetzelfde voorvoegsel.

De tweede vraag dient op dezelfde manier te worden beantwoord.

Het feit dat op de verpakking van de door de houder van het merk voortgebrachte produkten het voorvoegsel voorkomt, heeft niet wettelijk tot gevolg dat er geen overeenstemming bestaat tussen het gedeponeerde woordmerk en het door een derde persoon gebruikte teken, waarvan de beginletters overeenstemmen met het voorvoegsel van het merk. Het kan evenwel tot gevolg hebben dat het woordmerk zelf, waarin het voorvoegsel voorkomt, daardoor wordt verzwakt. In dit verband heeft het Benelux-Gerechtshof beslist dat naarmate het onderscheidend vermogen geringer is, er tussen het merk en een door een derde gebruikt teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als "overeenstemmend" kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13, onder A, 1°, van de Warenmerkenwet, welke gelijkenis het de merkhouder mogelijk maakt zich tegen het gebruik ervan te verzetten5).

De derde vraag gaat uit van de vaststelling dat de houder van het merk gedurende kortere of langere tijd niets onderneemt tegen een door een derde persoon gebruikt teken waarin het voorvoegsel van het merk voorkomt.

Brengt die houding mee, dat er voortaan wettelijk geen overeenstemming meer bestaat tussen het woordmerk en de merken die door een andere persoon worden gebruikt en waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt?

Bewust werd hier het woord "voortaan" gebezigd, dat in de vraag niet voorkomt, omdat het precies op een aspekt van de vraag wijst.

Mocht op die vraag bevestigend worden geantwoord, dan zou wellicht bepaald moeten worden vanaf welk tijdstip het gebrek aan overeenstemming bestaat. Het spreekt vanzelf dat niet reeds vanaf het eerste gebruik dat die derde van een soortgelijk teken maakt, de overeenstemming met andere merken verdwijnt. De houder van het merk moet ten minste de tijd hebben om op te treden.

Maar hieruit blijkt, dat het niet-optreden van een merkhouder tegen een andere onderneming die van een overeenstemmend merk gebruik maakt, niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat de overeenstemming met andere merken ophoudt te bestaan.

Enerzijds kan uit dit stilzitten van de merkhouder niet worden afgeleid dat hij van zijn merk afziet.

Doch anderzijds moet hier nogmaals worden herinnerd aan de regel dat de rechter moet onderzoeken of daardoor

5) Arrest van 5 oktober 1982, zaak A 81/4 Wrigley/ Benzon, Jurispr. deel 3, blz. 20 [B.I.E. 1983, nr 24, blz. 63. Red.].


het onderscheidend vermogen van het merk al dan niet verzwakt werd. Dit betekent of in de geest van het publiek het merk de identiteit van de betrokken waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming nog steeds voldoende demonstreert6).

De vierde vraag gaat uit van de veronderstelling dat de houder van verscheidene woordmerken, waarin telkens hetzelfde voorvoegsel voorkomt, één van die woordmerken aan een derde afstaat.

Brengt zulks mee dat er voortaan wettelijk geen overeenstemming kan bestaan tussen die woordmerken en het merk dat een andere persoon gebruikt en waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt?

De vraag stoelt hierop, dat wanneer twee ondernemingen woordmerken gebruiken waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt zulks tot gevolg heeft dat er bij het publiek geen associatie meer kan bestaan tussen die woordmerken en een produkt als afkomstig zijnde uit een bepaalde onderneming.

Het vraagstuk komt steeds op hetzelfde neer: het woord-merk moet als een geheel worden beschouwd. De vraag is dan of dit woordmerk al dan niet een voldoende associatie tussen een produkt en een bepaalde onderneming opwekt. Het kan zijn dat het onderscheidend vermogen van het merk daardoor verzwakt wordt, zodat voortaan de associatie tussen het produkt en een bepaalde onderneming minder goed uitkomt. In dat geval zal de rechter des te sterker op de gelijkenispunten tussen de twee merken moeten wijzen, alvorens tot overeenstemming tussen die merken te mogen besluiten7).

De vijfde vraag gaat nogmaals uit van de vaststelling dat er terzelfdertijd onderscheiden houders zijn van verschillende woordmerken die alle hetzelfde voorvoegsel hebben. Heeft zulks, ingeval die houders gedurende min of meer lange tijd niet optreden tegen een derde persoon die een teken met hetzelfde voorvoegsel gebruikt, tot gevolg dat er wettelijk geen overeenstemming bestaat tussen één van die merken en een door nog een andere persoon gebruikt teken met hetzelfde voorvoegsel?

Het antwoord dat op de derde vraag werd gegeven, geldt eveneens in dit geval. Het gebruik van hetzelfde voorvoegsel in verscheidene woordmerken brengt niet noodzakelijk mee dat er bij het publiek een associStie wordt gewekt tussen elk van die woordmerken en de produkten als afkomstig uit een bepaalde onderneming. De rechter zal dus moeten onderzoeken of dit wel het geval is, om te bepalen of er tussen die woordmerken overeenstemming bestaat of niet.

Mocht er wel tussen die woordmerken en het woordmerk dat door een andere persoon wordt gebruikt, overeenstemming aanwezig zijn, hoewel zulks geen aanleiding geeft tot protest van de zijde van de betrokken partijen, dan heeft die omstandigheid op zichzelve niet tot gevolg dat er wettelijk geen overeenstemming bestaat tussen één van die merken en het merk dat door nog een andere persoon wordt gebruikt en waarin hetzelfde voorvoegsel voorkomt. De rechter zal in dit geval dezelfde regel moeten toepassen als daarnet beschreven.

Tot besluit: het gebruik van hetzelfde voorvoegsel in verschillende woordmerken brengt niet noodzakelijk en dus evenmin wettelijk mee dat er tussen die woordmerken overeenstemming bestaat. De rechter zal in elk geval moeten onderzoeken of, gelet op het onderscheidend vermogen van elk merk in zijn geheel genomen, er hoofdzakelijk visueel en/of auditief en eventueel zelfs begripsmatig door het gebruik van het voorvoegsel de merken een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat ze bij het

6) Benelux-Gerechtshof 23 december 1985 A 83/4 Jurispr. 1985, blz. 51, n° 57 [B.I.E. 1986, nr 54, blz. 208 m.n. v.N.H. Red.].

7) Arrest van 5 oktober 1982, A 81/4, Jurispr. 1981-1982, blz. 20 [B.I.E. 1983, nr 24, blz. 63. Red.].

publiek de associatie wekken met produkten als afkomstig uit een bepaalde onderneming.

b) Het Benelux-Gerechtshof, enz.

Ten aanzien van de feiten: 2. Overwegende dat de feiten waarvan moet worden uit

gegaan, overeenkomstig het appelarrest kunnen worden omschreven als volgt: De vennootschap naar Nederlands recht, B.V. KORTMAN & SCHULTE te Dordrecht heeft bij dagvaarding van 29 september 1980 veroordeling gevorderd van de P.V.B.A. Verenigde Zeepcentrales te Deinze om "geen gebruik meer te maken van het teken BIO, al dan niet gecombineerd met een ander teken, voor zepen, zeeppoeders en detergenten" op grond dat de genoemde B.V. "houdster is van het woordmerk BIOTEX, dat het voorwerp uitmaakt van het Beneluxdepot nr. 009771 van 12 november 1971, met inroeping van in België verkregen rechten op 13 maart 1963, en dat dit depot verricht werd voor zepen, zeeppoeders en detergenten". Die vordering steunde op artikel 13 A.1 B.M.W.;

De verweerster, hierna kortheidshalve Zeepcentrale genoemd, ontkende niet soortgelijke produkten te verkopen onder het teken BIOMARC ZEEPCENTRALE en wees erop dat bijvoorbeeld de N.V. Henkel-Belgium ook soortgelijke produkten verkoopt onder het teken BIOSIL; Zeepcentrale is van oordeel dat de eiseres weliswaar een exclusief recht heeft op het gebruik van het woord BIOTEX, dat algemene bekendheid heeft verworven in de zin van artikel 4, 5°, B.M.W., maar niet op de letters of het woord BIO; de eerste rechter heeft .de vordering ontvankelijk verklaard, maar als ongegrond afgewezen.

De B.V. KORTMAN & SCHULTE heeft hoger beroep ingesteld ; op 30 januari 1986 verklaarde de vennootschap naar Nederlands recht KORTMAN REDIPRO B.V., hierna kortheidshalve Redipro genoemd, het geding namens de appellante te hervatten, dit ingevolge overdracht aan haar van het Beneluxmerk BIOTEX, zoals blijkt uit de verklaring van 17 mei 1985 van het Benelux-Merkenbureau.

De oorspronkelijke eiseres, de B.V. KORTMAN & SCHULTE is houdster van o.m. de volgende merken : BIO-TINT, BIO-VAAT, BIO-WAS, BIO-MATIC, BIO-SAFE, BIOREIN, BIOGLANS, BIO BONT, BIO-CLEAN, BIO-DENT ; het blijkt niet dat de genoemde B.V. deze merken, die blijkbaar betrekking hebben op soortgelijke produkten als BIOTEX, overgedragen heeft aan een ander persoon ; Zeepcentrale gebruikt niet alleen het teken BIO MARC ZEEPCENTRALE, maar ook het teken BIO-MARC ; zij legt een stuk over, blijkbaar een fotocopie van een verpakking, waarop bovenaan in grote drukletters EURO BIO aangebracht is, met daaronder in een ander lettertype "in-weekvoorwas laagschuimend MACHINE", en helemaal onderaan in klein lettertype "Quality label Bio-tex" ; de raadsman yan Redipro ontkent niet dat de N.V. Henkel-Belgium te Brussel zeepprodukten verkoopt onder het teken BIOSIL, en dat Redipro niet optreedt tegen het gebruik van dat teken.

Volgens Redipro bestaat er overeenstemming, in de zin van artikel 13 A B.M.W., tussen het merk BIOTEX en de tekens BIOMARC ZEEPCENTRALE en BIOMARC, hetgeen Zeepcentrale betwist.

Ten aanzien van het verloop van het geding: 3. O. dat het Hof van Beroep te Gent het Benelux-Ge

rechtshof verzoekt de navolgende vragen van uitleg betreffende artikel 13 A van de Benelux-Merkenwet te beantwoorden:

1. Volstaat het dat de houder van een woordmerk, bestaande uit een voorvoegsel (bv. BIO) gevolgd (onmiddellijk of na een gedachtenstreepje) door andere letters of een woord (bv. TEX) terzelfdertijd houder is van andere merken, bestaande uit een woord, voorafgegaan door hetzelfde voorvoegsel (bv. BIO-VAAT, BIO-MATIC, BIO-SAFE, BIOGLANS, BIO-WAS) opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het eerste bedoelde merk (BI-

128 Bijblad Industriël

OTEX) en de door derde personen gebruikte tekens bestaande uit verschillende woorden of een enkel woord, voorafgegaan door hetzelfde voorvoegsel (BIO);

2. Volstaat het dat de houder van een merk (bv. Biotex) op de verpakking van desbetreffende produkten, buiten het woordmerk, een woord gebruikt, waarin het voorvoegsel van het merk voorkomt (bv. Euro Bio) opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het merk en het door een derde persoon gebruikte teken, waarvan de beginletters overeenstemmen met het voorvoegsel van het merk (BIO);

3. Volstaat de vaststelling dat de houder van een woord-merk (bv. Biotex) gedurende min of meer lange tijd niet optreedt tegen een door een derde persoon gebruikt teken waarin het voorvoegsel van het merk (BIO) voorkomt, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het merk en het nog door een ander persoon gebruikt teken, samengesteld uit het voorvoegsel (nl. Bio), gevolgd door nog een ander woord, dat totaal verschilt van het in het woord-merk op het voorvoegsel volgende woord of letters;

4. Volstaat het dat de houder van verschillende woord-merken, samengesteld uit dezelfde letters of hetzelfde woord (bv. BIO) gevolgd door andere letters of een woord, één van zijn merken overdraagt aan een derde, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou zijn tussen het overgedragen merk en het door nog een andere derde gebruikt teken, met hetzelfde voorvoegsel (BIO);

5. Volstaat de vaststelling dat er terzelfdertijd onderscheiden houders zijn van verschillende woordmerken, die alle hetzelfde voorvoegsel hebben (bv. BIO), en dat die houders gedurende min of meer lange tijd niet optreden tegen een derde persoon die een teken met hetzelfde voorvoegsel gebruikt, opdat er wettelijk geen overeenstemming bestaat tussen één van die merken (bv. Biotex) en een nog door een ander derde persoon gebruikt teken met hetzelfde voorvoegsel (bv. Biomarc);

4. O. dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van het Hof van Beroep heeft gezonden;

5. O. dat namens Redipro een memorie is neergelegd door Mr T. van Innis; v

6. O. dat de advocaat-generaal E. Krings op 18 maart 1987 schriftelijk zijn conclusie heeft genomen;

Ten aanzien van het recht: 7. O. dat de gestelde vragen kunnen worden samengevat

als volgt: moet rechtens worden aangenomen dat een door een derde gebruikt woordteken, bestaande uit een of meer woorden, ten aanzien van een woordmerk, bestaande uit een of meer woorden en waarin een bestanddeel voorkomt dat ook bestanddeel is van het woordteken, niet meer een 'overeenstemmend teken' is in de zin van artikel 13 A B.M.W. zodra, hetzij (eerste vraag) de merkhouder terzelfder tijd ook houder is van andere woordmerken met hetzelfde bestanddeel als het betrokken merk, hetzij (tweede vraag) de merkhouder op de verpakking van de desbetreffende produkten een woord gebruikt waarin dat bestanddeel voorkomt, hetzij (vierde vraag) een andere derde, krachtens overdracht door de eerste merkhouder, een merk heeft met hetzelfde bestanddeel, hetzij (derde en vijfde vraag) de houder van het woordmerk, resp. de houders van verschillende woordmerken, waarin hetzelfde bestanddeel voorkomt, gedurende min of meer lange tijd niet opkomen tegen een andere derde die een teken met hetzelfde bestanddeel gebruikt;

8. O. dat, zoals het Hof reeds heeft gezegd in het arrest nr A 82/5 van 20 mei 1983 in zake Henri Jullien B.V. tegen Verschuere Norbert, het woord 'overeenstemmend' in artikel 13 A B.M.W. aldus moet worden uitgelegd, dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband be-

le Eigendom, nr 6 16 juni 1988

schouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het teken en het merk worden gewekt:

9. O. dat de in de vragen vermelde omstandigheden hetzij ieder afzonderlijk hetzij te zamen genomen de bedoelde associaties niet uitsluiten; dat daaruit volgt dat de aanwezigheid van zulke omstandigheden op zich zelf rechtens niet meebrengt dat een teken niet meer overeenstemmend kan zijn met een woordmerk;

10. Dat het antwoord op de vijf vragen dan ook moet luiden: neen;

Ten aanzien van de kosten: 11. O. dat het Hof, volgens artikel 13 van het Verdrag

betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen;

12. Dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zijn gevallen;

Uitspraak doende op de door het Hof van Beroep te Gent gestelde vragen en gelet op de conclusie van de advocaat generaal E. Krings;

Verklaart voor recht: 13. 1. Er moet ontkennend worden geantwoord op de

vraag of het volstaat dat de houder van een woordmerk, bestaande uit een voorvoegsel gevolgd (onmiddellijk of na een gedachtenstreepje) door andere letters of een woord, terzelfder tijd houder is van andere merken, bestaande uit een woord, voorafgegaan door hetzelfde voorvoegsel, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het eerste bedoelde merk en de door derde personen gebruikte tekens bestaande uit verschillende woorden of een enkel woord, voorafgegaan door hetzelfde voorvoegsel;

14. 2. Er moet ontkennend worden geantwoord op de vraag of het volstaat dat de houder van een merk op de verpakking van desbetreffende produkten, buiten het woordmerk, een woord gebruikt, waarin het voorvoegsel van het merk voorkomt, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het merk en het door een derde persoon gebruikte teken, waarvan de beginletters overeenstemmen met het voorvoegsel van het merk;

75. 3. Er moet ontkennend worden geantwoord op de vraag of de vaststelling volstaat dat de houder van een woordmerk gedurende min of meer lange tijd niet optreedt tegen een door een derde persoon gebruikt teken waarin het voorvoegsel van het merk voorkomt, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou bestaan tussen het merk en het nog door een ander persoon gebruikt teken, samengesteld uit hét vorvoegsel, gevolgd door nog een ander woord, dat totaal verschilt van het in het woordmerk op het voorvoegsel volgende woord of letters;

16. 4. Er moet ontkennend worden geantwoord op de vraag of het volstaat dat de houder van verschillende woordmerken, samengesteld uit dezelfde letters of hetzelfde woord gevolgd door andere letters of een woord, één van zijn merken overdraagt aan een derde, opdat er wettelijk geen overeenstemming zou zijn tussen het overgedragen merk en het door nog een andere derde gebruikt teken, met hetzelfde voorvoegsel;

17. 5. Er moet ontkennend worden geantwoord op de vraag of de vaststelling volstaat dat er terzelfder tijd onderscheiden houders zijn van verschillende woordmerken, die alle hetzelfde voorvoegsel hebben, en dat die houders gedurende min of meer lange tijd niet optreden tegen een derde persoon die een teken met hetzelfde voorvoegsel gebruikt, opdat er wettelijk geen overeenstemming bestaat tussen één van die merken en een nog door een andere derde persoon gebruikt teken met hetzelfde voorvoegsel. Enz.


Nr 34. Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, Eerste Kamer, 15 mei 1986.

(Mira-X/Samira)

Voorzitter: B. Gyselinck; Rechters: I. Rodenbach en F. Vankeirsbilck.

Art. 4, lid 1 Schikking van Madrid en art. 3 Benelux Mer-kenwet.

Verweerster kan jegens eiseressen, die hun vorderingen baseren op hun internationale merkinschrijving, dezelfde verweermiddelen inroepen als deze die zij in geval van rechtstreeks (Benelux) depot had kunnen tegenwerpen.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. De Rechtbank aanvaardt de visuele en auditieve gelijkenis

tussen de merken Samira en Mira-X in die zin dat -o.m. door het moderne vlugge handelsgebeuren - de "mogelijkheid" bestaat dat associaties tussen beide worden gewekt.

Art. 14 onder B, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. De nietigheid van het door hoofdverweerster genomen de

pot, dat in de tijdsorde volgt op dit, genomen door hoofdeise-res, moet door de Rechtbank worden vastgesteld die tevens ambtshalve de doorhaling in het merkregister beveelt.

1. Mira-X AG Suhr, vennootschap naar Zwitsers recht te Suhr (Zwitserland),

2. Mira-X Belgium naamloze vennootschap te Brussel, hoofdeiseressen-wederverweersters, advocaat D. Van Pouc-ke,

tegen De naamloze vennootschap "Balta" te Sint-Baafs-Vijve,

hoofdverweerster-wedereiseres, advocaat G. Sustronck.

Bij dagvaarding van 25 mei 1984 vorderen eiseressen jegens verweerster de nietigverklaring van het Beneluxdepot nr 371.534 van het merk "Samira" met bevel tot doorhaling ervan en verbod aan laatstgenoemde om voornoemd teken nog te gebruiken voor de produkten waarvoor de internationale merken van eerste eiseres zijn ingeschreven onder verbeurte van een dwangsom van 100000 F per overtreding van dit verbod en ten slotte haar veroordeling tot de betaling van 2 500 000 F schadevergoeding met de gerechtelijke rente vanaf de dagvaarding 4- de kosten van het geding.

Luidens artikel 37 B van de Beneluxmerkenwet dient de rechter uitdrukkelijk zijn bevoegdheid ratione loei vast te stellen. De maatschappelijke zetel van verweerster is gelegen binnen ons rechtsgebied zodat de rechtbank overeenkomstig artikel 37 A van de B.M.W. plaatselijk bevoegd is.

Het Arrangement van Madrid laat toe om via een nationaal depot in het land van oorsprong (hier Zwitserland) een internationale inschrijving te verkrijgen waarvoor de gevolgen zich uitstrekken tot alle bij genoemd Arrangement aangesloten 'landen waarvoor, bij toepassing van artikel 31er van de Conventies van Nice en Stockholm bescherming is aangevraagd. Het Internationaal Bureau te Genève zorgt dan automatisch voor de notificatie aan de onderscheiden nationale administraties (cfr. Braun, Précis des marques de 'produits, nr 555).

Uit de door eiseressen voorgelegde stukken blijkt dat zij houdster is van het internationaal merk "Mira-X" geregistreerd onder de nummers 415.733 dd. 12 mei 1975,440.567 en 440.568 dd. 8 september 1978 respektievelijk voor de warenklassen 22, 23, 24, 26 en 27. Uit genoemde stukken blijkt verder dat zij bij toepassing van artikel 3 Ter van de Conventies van Nice en Stockholm uitdrukkelijk bescherming heeft gevraagd voor o.m. de Benelux.

Luidens de bepalingen van artikel 4, Ie van het Arrangement van Madrid en van artikel 3 van de Beneluxmerkenwet, is de bescherming van het merk van eiseres door genoemde inschrijving dezelfde als deze die zij alhier zou hebben verkregen door een rechtstreekse neerlegging. Dit houdt in dat verweerster jegens eiseressen dezelfde verweermiddelen kan

inroepen als deze die zij in geval van rechtstreeks depot had kunnen tegenwerpen.

Onder verwijzing naar het feit dat zij het teken 'Samira' te goeder trouw als merk voor tapijten gebruikt sedert 1972 en eerste eiseres op het ogenblik van de latere depots van 1975 en 1978 dit hoorde te weten, vordert verweerster bij konklusie van 12 oktober 1984, bij tegenvordering, de nietigverklaring van bovenstaande depots van hoofdeiseres op grond van artikel 4, 6e van de Beneluxmerkenwet.

Zoals hoofdeiseressen het ter pleitzitting van 3 april 1986, bij monde van hun raadsman, aanstipten is het ingeroepen artikel ter zake niet van toepassing. Luidens de bepaling van artikel 14 B, 2e, in fine, moet de nietigheid van het merk van eerste hoofdeiseres immers worden ingeroepen binnen een termijn van 5 jaar, te rekenen van de datum van het depot. Het laatste depot werd verricht op 8 september 1978 terwijl de nietigheid door hoofdverweerster pas werd ingeroepen in genoemde konklusie van 12 oktober 1984, weze buiten genoemde periode van 5 jaar.

De consolidatie na vijf jaar bevordert de noodzakelijke rechtszekerheid en is een aansporing tot redelijke waakzaamheid vanwege de eventuele belanghebbenden (cfr. L. De Gryse, Het Beneluxmerkenrecht, R. W. 1970-71, kol. 303, in bijzonder: kol. 312, laatste lid van nr. 21). Uit wat voorafgaat volgt dat de potentiële nietigheid op de ingeroepen gronden vervallen is (cfr. Komen en Verkade, Het nieuwe merkenrecht, p. 109, nr. 127).

Luidens de bepaling van artikel 13 A.1 van de Beneluxmerkenwet kan de merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren.

De voorwaarden voor de toepasselijkheid van voornoemd artikel zijn minstens:

- overeenstemming der tekens; - soortgelijkheid der waren. Overeenkomstig het arrest van het Beneluxgerechtshof

dd. 20 mei 1983 (R. W. 1983-84, kol. 153) [B.I.E. 1984, nr40, blz. 137, met noot D. W. F. V. Red.] moet het woord 'overeenstemmend' aldus worden uitgelegd dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is wanneer, mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het merk wordt gekonfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.

Voor de toepassing van artikel 13 A.1 is het niet dienend te verwijzen naar de afwezigheid van verwarringsgevaar zoals hoofdverweerster het doet. De enkele mogelijkheid van associatie, hetgeen niet hetzelfde is, volstaat (cfr. aangehaald arrest). Evenmin is het vereist het bestaan van schade te onderzoeken; dit is alleen het geval voor de toepassing van artikel 13 A.2.

Het volstaat niet dat een woordmerk dat naar het oordeel van de rechter onderscheidend is, gecombineerd wordt met een woord, een grafiek of een afbeelding opdat er geen overeenstemming tussen beide merken meer bestaat (cfr. Benelux-gerechtshof, hoger aangehaald).

Elke verwijzing naar Belgische rechtspraak die vóór genoemd arrest van het Beneluxgerechtshof werd gepubliceerd is te vermijden omdat daarin meestal rekening werd gehouden met het verwarringsgevaar als vereiste. Verwarren is het ongekende nemen voor het gekende terwijl het bij overeenstemming mogelijk is dat diegene die met een merk wordt gekonfronteerd niet het ene neemt voor het andere doch al dan niet bewust een verband legt tussen 'beide' zodat bv. de indruk ontstaat dat het produkt met het overeenstemmend teken afkomstig kan zijn van dezelfde produktie-een-heid, zuster- of dochtermaatschappij. Tevens kan het voor een bepaald merk nadelig zijn dat een 'gelijkend' teken gebruikt wordt voor produkten van mindere kwaliteit. Zo werd dit in de Nederlandse rechtspraak reeds benaderd voor genoemd arrest (bv. overeenstemming werd aangenomen


tussen Dakuplast en Aku voor plastics door het Hof te Den Haag op 21 februari 1968, B.l.E. 1968, p. 226).

Deze rechtbank aanvaardt de visuele en auditieve gelijkenis tussen samira en mira-x in die zin dat - o.m. door het moderne vlugge handelsgebeuren - de 'mogelijkheid' bestaat dat associaties tussen beide worden gewekt (zie voor rechtspraak in België sedert 20.5.1983: Kh. Brussel, 15.10.1984, Rev. Dr. Irtteli, 1985, p. 23, voor: Roched'or -Crocdoren Cöted'Or[zieookJ?./.£. 1988,iondernr 10, Hof van Beroep Brussel, 30 juni 1986, blz. 29. Red). In het geheel van het teken is 'mira' het sterke gedeelte van beide merken.

Voor de beoordeling van de soortgelijkheid der waren moet worden uitgegaan van deze waarvoor het merk staat ingeschreven. Er is soortgelijkheid van waren telkens [wanneer; Red.) derden bij het waarnemen van een overeenstemmend teken kunnen vermoeden dat de waren afkomstig zijn van een zelfde of daarmee verband houdende onderneming. Eiseres heeft het merk mira-x onder meer laten inschrijven voor tapijten terwijl verweerster het overeenstemmend teken Samira eveneens gebruikt voor tapijten. De soortgelijkheid van de waren staat derhalve eveneens vast.

De vordering tot stopzetting komt derhalve gegrond voor. Het feit dat eventueel anderen eveneens een overeenstemmend teken zouden gebruiken heeft niet tot gevolg dat de merkinbreuk van verweerster hierdoor wordt uitgewist (vergelijk: R.C.J.B. 1982, p. 70, in fine van het Ie lid van nr 9 - zie ook De Vroede en Ballon, Handelspraktijken, 1986, p. 727, nr 1448).

Verweerster krijgt een termijn van twee maanden na de betekening van dit vonnis om zich te schikken naar de beslissing van de rechtbank waarna een dwangsom wordt bepaald van 100.000 F per eenmalige overtreding op dit stakingsbevel ten einde de gedwongen uitvoering kracht bij te zetten.

Luidens de bepaling van artikel 14 B. Ie B.M.W. kan hoofdeiseres naast de stopzetting van het gebruik, aangeduid in artikel 13 A.1, eveneens de nietigheid inroepen van het merk dat in rangorde komt na het depot van een overeenstemmend merk. De nietigheid van het door hoofdverweerster genomen depot, dat in de tijdsorde volgt op dit, genomen door hoofdeiseres, moet door de rechtbank worden vastgesteld die tevens ambtshalve de doorhaling in het merkregister beveelt (cfr. Komen en Verkade, Het nieuwe merkenrecht, p. 109, nr 128,2e lid).

De merkinbreuk van hoofdverweerstef heeft ontegensprekelijk lasten, uitgaven en kosten voor hoofdeiseressen meegebracht. Deze schade kan niet mathematisch juist worden aangetoond zodat het zinloos is hiervoor partijen nog eens de nodeloze kosten van een deskundigenonderzoek op te leggen. Bij gebrek aan enig nuttige begrotingswijze raamt de rechtbank genoemde schade ex aequo et bono op 100.000 F. Van zodra het bestaan van schade moet worden aangenomen kan de vergoeding ervan door de rechter niet worden geweigerd onder voorwendsel dat de juiste omvang ervan niet is bewezen of dat het bedrag ervan niet zeker is (cfr. J. Ronse, A. P. R., Tw. Schade- en schadeloosstelling, 1984,1, p. 65, nr 77.1).

Op deze gronden, De Rechtbank, alle andere besluiten afwijzend als niet

dienend, Rechtsprekend op tegenspraak; Verklaart zich bevoegd; Verklaart de hoofdvordering toelaatbaar en in volgende

mate gegrond: Beveelt aan hoofdverweerster elk gebruik te staken van

het onderscheidingsteken 'Samira' als merk voor de produk-ten waarvoor eerste hoofdeiseres de hoger aangehaalde internationale depots heeft verricht onder verbeurte van een dwangsom van 100.000 F per eenmalige overtreding op dit bevel tot stopzetting vanaf de 61e dag volgend op de betekening van het vonnis;

Stelt de nietigheid vast van het door de NV Balta verrichte Beneluxdepot nr 371.534 voor warenklasse 27;

Beveelt ambtshalve de doorhaling van dit depot in het merkregister;

Veroordeelt hoofdverweerster om aan hoofdeiseressen te betalen:.... (100.000 F) met de gerechtelijke rente vanaf de dagvaarding dd. 25 mei 1984 tot aan de betaling;

Ontzegt hoofdeiseressen het meer gevorderde en weder-eiseres haartegenvordering;

Verwijst hoofdverweerster in de kosten van het geding, aan de zijde van hoofdeiseressen, tot op heden begroot op: 5.185 F dagvaarding + rolrecht + 9.600 F rechtsplegingsvergoeding en alle de gebeurlijke uitvoeringskosten;

Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elke voorziening en zonder borgstelling noch kan-tonnement; enz.

Nr 35. Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer IIB, 1 mei 1987.

(Comp-U-Card/Compu Car)

President: Mr R. van der Veen; Raadsheren: Mrs G. Hamaker en F. J. Hehemann.

Art. 5 Handelsnaamwet en art. 1401 Burgerlijk Wetboek f artt. 39 en 40 Benelux Merkenwet.

Beide ondernemingen begeven zich op het gebied van het telefonisch winkelen en zij werken en adverteren beide landelijk, maar Comp-U-Card bemiddelt slechts ter zake van fa-brieksnieuwe goederen - waaronder geen auto 's — aan houders van een f 85,- per jaar kostende "card", en Compu Car ter zake van gebruikte auto's van particulieren aan een ieder. Tussen de woorden Comp-U-Card en Compu Car waarmede de ondernemingen zich en hun diensten aanduiden, bestaat aanzienlijke mate van visuele en auditieve overeenstemming, en het verschil in betekenis, indien men zich dat realiseert, doet denken dat de ene aanduiding een variant van, of een toespeling op de andere is. Bij een deel van het publiek is daarom verwarring tussen de ondernemingen en/of de herkomst van hun diensten te duchten.

Het verbod wordt door het Hof mede gebaseerd op de - inmiddels in werking getreden - artikelen 39 en 40 BMW, die in onderling verband de bescherming regelen van vóór 1 januari 1987 reeds bestaande dienstmerken.')

Comp-U-Card Limited te Berkshire, Verenigd Koninkrijk, appellante fin kort geding], procureur Jhr Mr J. A. Stoop, advocaat Mr Th. C. J. A. van Engelen te Amsterdam,

tegen vennootschap onder de firma Compu Car te Schiedam,

Derkjan Christiaan Budde, vennoot te Hoogvliet, Erik-Jan Willem Vuijk, vennoot te Schiedam, geïntimeerden [in kort geding], procureur jhr Mr D. J. de Brauw, advocaat Mr F. L. van der Eerden te Rotterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 10 juni 1986 (Mr F. J. M. Nivard).

ten aanzien van het recht: Tussen partijen staat vast: - Eiseres [Comp-U-Card. Red) maakt van uit haar filiaal

in Maarssen in Nederland haar bedrijf van het geven van advies en het bemiddelen bij de koop van een zeer ruim en veelomvattend bestand van duurzame consumptiegoederen, aldus dat zij bij haar ingeschreven klanten (kaarthouders) met behulp van een databank informeert over daarin opgenomen produkten en bemiddelt bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten tussen deze kaarthouders en in het bestand opgenomen leveranciers, waarbij zij deze diensten telefonisch verleent of door haar kaarthouders in de gelegenheid te stellen hun home-computers te verbinden met haar databank;

- eiseres verwerft haar klanten onder meer door schriftelijke benadering en via reclamecampagnes;

16juni 1988 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 131

- eiseres voert sedert februari 1985 in Nederland de naam Comp-U-Card als handelsnaam en staat onder die naam ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken;

- eiseres is in oktober 1985 bij het publiek in Nederland geïntroduceerd via publicaties in de pers en reclamecampagnes;

- eiseres heeft het woordmerk Comp-U-Card op 19 juli 1983 en het beeldmerk Comp-U-Card op 13 april 1984 als merk gedeponeerd, waarna op 13 januari 1984 respectievelijk 12 oktober 1984 inschrijving in het Benelux-merken-register volgde;

- gedaagde sub 1 staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam ingeschreven met de gedaagden sub 2 en 3 als vennoten, waarbij als datum van vestiging van de onderneming 17 december 1985 is vermeld en als omschrijving van het bedrijf: advies verlenen aan een koper en/of verkoper van een motorvoertuig (auto's, vaartuigen en motoren);

- in het bedrijf van gedaagde wordt eveneens gebruik gemaakt van een data-bank.

Eiseres vordert gedaagde(n) te bevelen binnen 14 dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van de aanduiding Compu Car te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van f25.000,- per overtreding.

Eiseres stelt daartoe naast voormelde vaststaande feiten: dat gedaagden in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet

handelen door de handelsnaam Compu Car te voeren, die in een zo geringe mate afwijkt van de voordien reeds gevoerde handelsnaam van eiseres, dat daarvan verwarring bij het publiek is te duchten, waardoor eiseres schade lijdt;

dat gedaagden tevens handelen in strijd met artikel 13 A sub 2 Benelux Merkenwet;

dat gedaagden overigens ook een onrechtmatige daad jegens eiseres plegen door het met de aanduiding Comp-U-Card overeenstemmende teken Compu Car te gebruiken voor soortgelijke diensten, hetgeen nodeloos verwarringsgevaar oplevert en tot verwatering van het teken Comp-U-Card leidt.

Gedaagden hebben de vordering en de daarvoor aangevoerde gronden betwist.

Merkrechtelijke bescherming komt aan eiseres niet toe. Het merk waarop eiseres zich beroept is een dienstmerk.

Immers eiseres gebruikt dit uitsluitend voor de diensten die zij aan haar klanten levert. De waren, die door haar tussenkomst aan haar klanten worden verkocht worden onder de eigen merken behorend bij die waren geleverd, doch niet onder het merk Comp-U-Card.

De Benelux Merkenwet zoals deze momenteel nog luidt is niet op dienstmerken van toepassing.

Handelsnaamrechtelijke bescherming komt eiseres al evenmin toe. Weliswaar is er phonetisch en - bij oppervlakkige waarneming - ook visueel niet al te veel verschil tussen de handelsnamen van partijen, doch vooralsnog is er onvoldoende grond om aan te nemen, dat daardoor gevreesd moet worden voor verwarring bij het publiek.

Eiseres is een landelijk opererende onderneming, die zich kennelijk op het wat koopkrachtiger publiek richt en daar een enigermate vast klantenbestand poogt op te bouwen. Immers wanneer men via eisers wil kopen zal men eerst a raison van f85 per jaar een Comp-U-Card moeten aanschaffen.

Bij gedaagden hoeft men geen "card" te hebben om iets te kunnen kopen. Per individueel geval kan men zich kennelijk tot Compu Car wenden. Gedaagden moeten hun winst kennelijk halen uit vergoedingen per al dan niet geslaagde bemiddeling.

Gedaagden bewegen zich op het gebied van de tweede-hands-autohandel - en wellicht ook motoren en boten. Zij bemiddelen uitsluitend tussen particuliere verkopers en kopers.

Eiseres beweegt zich in het geheel niet op het gebied van de autohandel. Weliswaar beweert eiseres, dat zij in autoaccessoires handelt, doch dat is een niet geheel correcte

weergave van de werkelijkheid. Uit de eigen producties van eiseres - zie met name productie 3 D "uitgebreide informatie over meer dan 10.000 artikelen" van voorjaar 1986 - blijkt, dat zij slechts auto-awdio-accessoires levert, autoradiocassetterecorders en luidsprekers en overigens niets wat met auto's te maken heeft.

Partijen richten zich dus niet alleen op een geheel verschillend publiek - de vorm waarin partijen adverteren onderstreept dit op markante wijze - zij handelen ook in totaal verschillende produkten. Daar komt dan nog bij, dat gedaagden in tegenstelling tot eiseres uitsluitend tweedehands goederen verhandelen.

En tenslotte is er dan verschil in wijze van bedrijfsuitoefening - cardhouders tegenover niet-cardhouders.

Van enige verwarring bij het publiek is in de praktijk tot op heden ook niets gebleken.

Op grond van hetgeen werd overwogen kan vooralsnog evenmin gezegd worden, dat door de naam en het teken Compu Car verwarringsgevaar met de naam van eiseres optreedt, dan wel dat hierdoor naam en tekst Comp-U- Card dreigen te verwateren.

Conclusie uit het vorenstaande is dat aan eiseres haar vordering ontzegd moet worden.

Rechtdoende in kort geding: Ontzegt aan eiseres haar vordering. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit kort geding tot op

deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op f250,- aan verschotten en f 1250,- aan salaris voor de procureur. Enz.

b) Het Hof, etc.

Beoordeling van het hoger beroep 3. De ondernemingen van panijen vertonen overeen

stemming onder meer in zoverre als zij zich bezig houden met het verlenen van bemiddeling bij de aankoop van duurzame gebruiksgoederen. Verschillen zijn dat, wat betreft ad-spirant kopers, Comp-U-Card slechts bemiddeling verleent aan houders van een f85,- per jaar kostende "card" en, wat betreft de producten, slechts terzake van fabrieksnieuwe goederen, waaronder geen auto's, terwijl Compu Car bemiddeling verleent tussen particuliere verkopers van gebruikte auto's die daarvoor een vergoeding moeten betalen, en een ieder die zich zulk een auto wenst aan te schaffen. Punten van overeenstemming zijn dat - wat Compu Car betreft blijkt dit uit producties 5B en 5C bij de in eerste aanleg op 29 mei 1986 door Comp-U-Card genomen actie - beide ondernemingen zich begeven op het gebied van het "telefonisch winkelen" met behulp van bij hen in computers opgeslagen gegevens en dat zij zich nadrukkelijk als zodanig bij het publiek presenteren. Beide ondernemingen werken en adverteren landelijk. Zij richten zich niet tot een verschillend publiek.

4. Tussen de woorden Comp-U-Card en Compu Car waarmede de ondernemingen zich en hun diensten aanduiden, bestaat een aanzienlijke mate van visuele en auditieve overeenstemming en qua betekenis - zo men daarbij stilstaat, hetgeen een deel van het publiek niet of niet steeds zal doen - een aanzienlijke mate van verschil. Dit verschil is echter van zodanige aard dat, gezien evenvermelde overeenstemmingen, een niet te veronachtzamen deel van het publiek dat zich het verschil realiseert, zal menen dat de ene aanduiding een variant is van, of toespeling op, de andere.

5. Het bij 3 en 4 overwogene brengt mede dat te duchten valt dat bij een deel van het publiek verwarring zal ontstaan tussen de ondernemingen en/of de herkomst van hun diensten, hetzij doordat men de een voor de ander houdt, hetzij doordat een verband tussen de een en de ander wordt verondersteld. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet en van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek in verbinding met de artikelen 39 en 40 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken moet derhalve aan Compu Car het gebruik van die aanduiding worden verboden.

6. Aan het voorgaande doet niet af dat het bestanddeel


Comp-U of Compu op zichzelf geringe onderscheidende kracht heeft en niet door Comp-U-Card kan worden-gemonopoliseerd. Gevolg daarvan is dat zij aanduidingen als Compu Auto of Compu Koets voor een onderneming als die van geïntimeerden zal moeten dulden.

7. De grieven zijn gegrond in zoverre als uit het voreno-verwogene voortvloeit. De belangen van Comp-U-Card zijn niet zodanig spoedeisend dat Compu Car niet een ruime termijn zou kunnen worden gelaten om de naam van haar onderneming en haar diensten te wijzigen.

Beslissing Het Hof: vernietigt het bestreden vonnis van 10 juni 1986 van de

president van de rechtbank te Rotterdam; beveelt geïntimeerden na verloop van vier maanden na

betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de aanduiding Compu Car;

veroordeelt een geïntimeerde die dat bevel niet mocht nakomen aan appellante een dwangsom te betalen van (f2500,-) voor iedere niet nakoming of voor iedere dag gedurende welke het bevel niet wordt nagekomen, naar keuze van appellante;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; veroordeelt geïntimeerden in de kosten van het geding in

beide instanties; begroot die kosten, voorzover gevallen aan de zijde van

appellante tot de uitspraak van dit arrest, op f1600,- voor de eerste instantie en op f 3950,-voor het hoger beroep. Enz.

') Dienstmerken van voor 1 januari 1987? De Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting bij

het Protocol dat heeft geleid tot wijziging van de Eenvormige Wet en de introductie per 1 januari 1987 van het dienstmerk, vermeldt dat voordien in de Beneluxlanden voor dienstmerken geen "bijzondere bescherming" bestond, maar voegt daaraan toe: "Naar gelang van de omstandigheden en het Beneluxland kunnen de gebruikers van dergelijke merken zich ter bescherming van hun belangen beroepen op de bepalingen inzake de ongeoorloofde mededinging, de onrechtmatige daad of de bescherming van de handelsnaam, dan wel een combinatie van de uit deze bepalingen voortvloeiende middelen tot bescherming". .Het overgangsrecht laat deze veronderstelde bestaande bescherming van het dienstmerk vóór 1 januari 1987 ook nadien in stand voor wat betreft reeds bestaande dienstmerken.

Wat dit nu precies betekent is niet duidelijk en evenmin wat daarvan de consequenties zijn. Wat is rechtens een dienstmerk als het recht geen dienstmerken kent? Op wat voor bescherming kan de gebruiker van zulk een "dienstmerk" aanspraak maken?

Dat dienaangaande verschillende opvattingen mogelijk zijn, toont de onderhavige zaak wel aan. De President ontzegt aan het dienstmerk bescherming; het Hof geeft bescherming "op grond van art. 57 van de Handelsnaamwet en van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek", zij het dat het Hof, dat anders dan de President zijn uitspraak deed na de wijziging van de Benelux Merkenwet, die artikelen van toepassing achtte "in verbinding met de artikelen 39 en 40 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken". Maar die artikelen bepalen alleen dat - kort gezegd - de bestaande rechtsbescherming in stand bleef, terwijl de President onder de oude situatie juist geen rechtsbescherming voor het dienstmerk als zodanig aanwezig achtte.

S.B.

Nr 36. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 14 november 1985.

President: Mr R. H. L. Cornelissen; Raadsheren: Mrs J. H. F. J. Cremers en A. G.

Haandrikman. J. J.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Nu Kee onweersproken heeft gesteld dat hij de leider was

van het duo van partijen, zoals hij dat voor de samenwerking met Kok vele jaren onder de naam "The Moodmakers" is geweest in duo's met anderen, en dat het in de muziekwereld gebruik is dat bij het uiteengaan van een orkest, waaronder te begrijpen een duo, de naam daarvan verblijft bij de orkestleider, moet - bij gebreke van stellingen van Kok die tot een ander oordeel zouden moeten leiden - worden aangenomen dat het Kok niet vrijstaat de naam "The Moodmakers" te (doen) gebruiken.

Jan Kee te Wormer, appellant [in kort geding], procureur Mr C. B. J. M. Maseland,

tegen Jaap Kok te Velsen, geïntimeerde [in kort geding], procu

reur Mr R. W. de Ruuk, advocaat Mr A. N. Helsloot te IJmuiden.

a) President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 23 april 1985 (Mr H. F. den Haak).

2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten 2.1.1. Als gesteld en erkend dan wel niet of onvoldoende

weersproken, alsmede op basis van in zoverre niet betwiste produkties, staat in dit geding tussen partijen het volgende vast:

a. Eiser [Jan Kee. Red.] geeft vanaf 1969 als organist, accordeonist en zanger, tezamen met een slagwerker muziekuitvoeringen onder de naam "The Moodmakers".

b. Onder voornoemde naam heeft eiser sedert 1 januari 1978 samengewerkt met gedaagde als slagwerker en zanger. Deze samenwerking hield op 31 maart 1981 op en werd op 1 januari 1982 hervat. Op 1 juli 1984 is de samenwerking definitief beëindigd, onder meer wegens ziekte van de eiser.

c. Bij de beëindiging van de samenwerking is door partijen overeengekomen dat de geboekte optredens zouden worden verzorgd door gedaagde, die daartoe met een andere organist is gaan samenwerken. Daarbij is afgesproken dat eiser van gedaagde een bedrag zou ontvangen voor de door hem verzorgde boekingen. Andere afspraken in verband met de beëindiging zijn er niet gemaakt.

d. Eiser is rond 1 februari 1985 weer begonnen met het geven van muziekuitvoeringen, wederom in duoverband onder de naam "The Moodmakers". Medio 1982 is door gedaagde aan het reclamebureau Kees van den Ouwelant opdracht gegeven tot vervaardiging van 1.000 stickers met de volgende afbeelding: [zie blz. 133; Red]

De afbeelding op deze sticker komt eveneens voor op de hoes van een langspeelplaat, die door partijen tijdens hun eerste samenwerkingsperiode op de markt is gebracht. Het idee voor de afbeelding is afkomstig van platenmaatschappij Telstar, en in belangrijke mate afgeleid van een door het trio "De Kleintjes Pils" gebruikte afbeelding, een bierglas met daarin de gezichten van de drie muzikanten.

e. Gedaagde heeft onlangs stickers laten drukken met de volgende afbeelding: [zie blz. 133; Red.]

2.2. De grondslag van de vordering 2.2.1. Het eerste onderdeel van de vordering. Eiser stelt dat hij exclusieve rechten heeft op het gebrui

ken van de naam "The Moodmakers". Hij stelt dat gedaagde inbreuk maakt op dit recht door deze naam te voeren en derhalve onrechtmatig handelt.


JANKEE 02982 3157

voor feest en dans muziek

KOK ?

Bekend van Radio en Grammofoonplaat

JAAP

voor feest en dans muziek

2.2.2. Onderdeel 2. van de vordering. Eiser stelt dat gedaagde geruchten heeft verspreid en on

ware mededelingen heeft gedaan over eiser, waaronder de mededeling dat eiser niet meer aan het werk zou gaan en zijn instrumentarium zou verkopen of reeds verkocht heeft. Een en ander is volgens eiser in strijd met de zorgvuldigheid die gedaagde jegens eiser in acht behoort te nemen en derhalve onrechtmatig.

2.2.3. Onderdeel 3. van de vordering. Eiser stelt zich op het standpunt dat gedaagde door de

vervaardiging van de onder 2.1.1. sub e. genoemde sticker inbreuk maakt op de merkrechten van de eiser op de eerdere sticker en aanhaakt en parasiteert op het succes van de eiser. Een en ander is volgens eiser onrechtmatig. Eiser wijzigt in zoverre - en buiten procesrechtelijk bezwaar van gedaagde -de grondslag van dit onderdeel van de vordering, welke grondslag in alinea 15. van de dagvaarding inbreuk op auteursrechten wordt genoemd.

2.3. Het verweer 2.3.1 Het verweer tegen onderdeel 1. van de vordering. Gedaagde heeft het exclusieve recht van eiser op de naam

"The Moodmakers" betwist. Ook heeft gedaagde aangevoerd (gesteld) dat de naam "The Moodmakers" volstrekt niet exclusief is, omdat er in Noord-Holland meer groepen optreden onder die naam.

Subsidiair ontkent gedaagde de naam "The Moodmakers" te hebben gebruikt na het verbreken van de samenwerking met eiser. Hij treedt naar zijn zeggen op onder de naam "Duo Jaap Kok".

2.3.2 Het verweer tegen onderdeel 2. van de vordering. Volgens gedaagde is dit onderdeel van elke grond ont

bloot. Hij ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan de gedragingen die hem worden verweten en zal zich daaraan ook in de toekomst niet schuldig maken.

2.3.3. Het verweer tegen onderdeel 3. van de vordering. Gedaagde voert in de eerste plaats aan dat er bij gebreke van een merkomschrijving [Inschrijving? Red.] geen sprake van een merkrecht kan zijn. In de tweede plaats voert hij aan dat, zo er sprake is van een auteursrecht, dat recht of aan hem dan wel op zijn minst aan beide partijen - en niet uitsluitend aan eiser - toekomt, aangezien hij het initiatief heeft genomen tot vervaardiging van de sticker en de meeste ideeën terzake van hem afkomstig zijn.

2.3.4. Gedaagde heeft tenslotte opgemerkt de gevorderde dwangsommen buiten elke proportie te vinden.

3. Beoordeling van het geschil 3.1. Onderdeel 1. van de vordering. 3.1.1. Eiser heeft ter adstructie van zijn in 2.2.1. vermelde

stelling kopieën overgelegd van een aantal advertenties die zijn verschenen in regionale bladen. De teksten van deze advertenties luiden, voor zover van elkaar verschillend en van belang:

"Zaterdag 23 februari a.s. is er een dansavond met medewerking van "Duo Jaap Kok" (bekend van de vroegere Moodmakers)...";

"Vrijdag 15 maart 1985 komt het "Duo Jaap Kok" (v/h "The Moodmakers")....";

"In Allegro aan de Nieuwe Groenmarkt kunnen dans-lustigen zich Vrijdagavond vanaf negen uur uitleven op muziek van het "Duo Jaap Kok", voorheen de "Moodmakers"....

3.1.2. Gedaagde heeft een aantal produkties overgelegd (waaronder een visitekaartje, een aantal advertenties, een drukinktstempel, een afschrift van de Buma-kwartaalopga-ve en een brief aan "Duo Jaap Kok" van Music Productions Management) waaruit volgens hem blijkt dat hij niet optreedt onder de naam "The Moodmakers" maar onder de naam "Duo Jaap Kok". Gedaagde heeft voorts gesteld dat de door eiser overgelegde advertenties zijn geplaatst in opdracht van de zaaleigenaren die de betreffende optredens hebben georganiseerd. Dit is door eiser niet weersproken.

3.1.3. Derhalve acht de President het niet aannemelijk dat gedaagde de naam "The Moodmakers" na het verbreken van de samenwerking met eiser nog heeft gebruikt. De door de eiser overgelegde advertenties bieden - mede gelet op hetgeen gedaagde onbetwist heeft gesteld omtrent de wijze waarop deze advertenties tot stand zijn gekomen - onvoldoende grond voor een ander oordeel. Onderdeel 1. van de vordering is mitsdien niet vatbaar voor toewijzing.

3.2 Onderdeel 2. van de vordering 3.2.1. Eiser heeft ter adstructie van zijn onder 2.2.2. weer

gegeven stelling een drietal verklaringen overgelegd, die zakelijk inhouden dat gedaagde ten overstaan van de personen die deze verklaringen hebben afgelegd, heeft medegedeeld dat eiser niet meer aan het werk zal gaan en zijn instrumentarium zal gaan verkopen of reeds heeft verkocht.

3.2.2. Ter toelichting van zijn ontkenning heeft gedaagde er op gewezen dat het eiser zelf is geweest die heeft aangekondigd voornemens te zijn te stoppen met het beroepsmatig uitoefenen van muziek. Volgens gedaagde heeft eiser zowel zijn orgel en een zogenaamde Lesliebox (aan Erik Berg, de


huidige partner van gedaagde) als de zangboxen (aan gedaagde) verkocht. Bovendien zou eiser ook de auto en de aanhangwagen waarin eiser zijn installatie placht te vervoeren, hebben verkocht.

3.2.3. Eiser heeft een en ander niet betwist. Eiser heeft er wel op gewezen dat het orgel dat hij aan de huidige partner van gedaagde heeft verkocht niet het enige orgel is waar hij de beschikking over had.

3.2.4. De President acht het aannemelijk dat gedaagde in het feit van eisers ziekte en de verkoop van het orgel, de Lesliebox en de zangboxen aanleiding heeft gevonden om te veronderstellen dat eiser definitief met het beroepsmatig uitoefenen van muziek zou stoppen. Uit de door eiser overgelegde verklaringen blijkt niet op welke data de betreffende gesprekken hebben plaatsgevonden, en in welke context de door eiser gewraakte mededelingen zijn gedaan. Voorts is door eiser niet gesteld dat gedaagde deze mededelingen heeft gedaan in de periode na eisers herstel en de hervatting van zijn muzikale beroepsuitoefening. Voorgenoemde verkoop is in zijn algemeenheid een gegeven waaruit gedaagde redelijkerwijs heeft kunnen en mogen afleiden dat eiser voornemens was om definitief met zijn beroepsuitoefening te stoppen. Onder deze omstandigheden is voor een verbod als gevraagd onvoldoende aanleiding, hetgeen betekent dat ook onderdeel 2. van de vordering niet voor toewijzing vatbaar is.

3.3. Onderdeel 3. van de vordering 3.3.1. Gedaagde heeft niet betwist dat de door hem ver

vaardigde (onder 2.1.1. sub c. weergegeven) sticker overeenstemt met de eerder vervaardigde (onder 2.1.1. sub d. weergegeven) "Moodmakers"-sticker.

3.3.2. Voorop zij gesteld dat de President met gedaagde van oordeel is dat de Beneluxmerkenwet voor het bestaan van een merkenrecht een depot vereist. Nu een dergelijk depot in casu noch is gesteld noch is gebleken, faalt deze grondslag, het beweerde merkenrecht, derhalve.

3.3.3. In het geval op de "Moodmakers"-sticker auteursrecht zou rusten, kan (onderdeel 3. van) de vordering evenmin slagen.

3.3.4. Immers, nog daargelaten of de sticker door eiser of gedaagde alleen dan wel door hen gezamenlijk is ontworpen, dienen gezien het samenwerkingsverband dat tussen partijen heeft bestaan, de eventuele rechten op die sticker geacht te worden te zijn ingebracht iifclat samenwerkingsverband.

3.3.5. Nu tussen partijen in confesso is dat bij de beëindiging van de samenwerking niet over de verdeling en toebedeling van de rechten op de sticker is gesproken, zal alsnog moeten worden nagegaan aan wie de boedelrechter, oordelend naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, dit recht zou hebben toegedeeld.

3.3.6. Eiser heeft niet betwist dat hij ten tijde van het beëindigen der samenwerking, 1 juli 1984, in verband met zijn ziekte het voornemen had te stoppen met zijn muzikale beroepsuitoefening. Onder die omstandigheden acht de President het niet onaannemelijk dat voornoemde boedelrechter - met vaststelling van een financiële vergoeding wegens overbedeling, waarvan de hoogte hier in het midden kan blijven - het litigieuze auteursrecht aan gedaagde zou heb-, ben toegedeeld, temeer nu een zodanige verdeling aansluit op de door partijen zelf gesloten scheidingsovereenkomst met betrekking tot de geboekte optredens, weergegeven in 2.1.1. sub c. Dit betekent dat aan gedaagde op voorhand niet het recht kan worden ontzegd om idee van de "Moodma-kers"-sticker te gebruiken voor de vervaardiging van een soortgelijke sticker. Voor een bevel als in onderdeel 3. van het petitum gevorderd is dan ook geen grond.

3.4. Kosten Het voorgaande brengt met zich dat de eiser als de in het

ongelijk gestelde partij de kosten van het geding moet dragen.

4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Weigert de gevraagde voorzieningen; 4.2. Veroordeelt eiser in de kosten van het geding, tot aan

de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van gedaagde begroot op f.250,- wegens verschotten, en f. 1.100,- wegens procureurs-salaris. Enz.

b) Het Hof, etc.

Bespreking van de grieven. 4. De eerste grief. 4.1 Ter staving van zijn stelling dat geïntimeerde nog

steeds de naam "The Moodmakers" gebruikt heeft appellant overgelegd:

a) een bladzijde uit de Gouden Gids, uitgave 1985/1986, onder meer inhoudende:

"Moodmakers The Bornstr 27, VELSEN-Nrd 02510-21492";

b) een bladzijde uit de telefoongids nummer 4, uitgave mei 1985, onder "velsen-noord (02510)" onder meer inhoudende:

"Kok, Jaap, Bornstr 27, music lid duo the moodmakers ...21492";

c) een verklaring van H. Peekei te Heemskerk, gedagtekend 21 mei 1985, inhoudende:

"plus minus begin april belden wij de band "de Moodmakers" op in Velsen-Noord of zij op 2 mei 1985 voor ons konden spelen. Op donderdagavond 2 mei 1985 kwamen ze, maar niet de band die we verwachten. Het duo Jaap Kok kwam. Telefonisch werd ons "de Moodmakers" toegezegd en dat was niet zo."

en d) een advertentie uit het Haarlems Dagblad van 8 mei 1985, waarin een optreden wordt aangekondigd van het duo Jaap Kok met tussen haken daarachter in dezelfde kapitale letters "van The Moodmakers".

4.2 Op grond van deze producties is aannemelijk dat geïntimeerde, ook na het verbreken van de samenwerking met appellant, de naam "The Moodmakers" is blijven gebruiken. De eerste grief is dus gegrond.

4.3 Tevens volgt uit deze producties dat een verder gebruik door geïntimeerde van de naam "The Moodmakers" dreigt, waarbij onder "gebruik" tevens valt te begrijpen een doen gebruiken door derden, bijvoorbeeld zaalhouders.

4.4 Alvorens de vordering van appellant ter zake van dit gebruik kan worden toegewezen moet nog worden besproken het verweer van geïntimeerde dat appellant geen exclusief recht heeft op de naam "The Moodmakers".

4.5 In dit verband is van belang dat appellant onweersproken heeft gesteld, dat hij de leider was van het duo van partijen, zoals hij dat voor de samenwerking met geïntimeerde vele jaren onder de naam "The Moodmakers" was geweest in duo's met anderen dan geïntimeerde, en dat het in de muziekwereld gebruik is dat bij het uiteengaan van een orkest, waaronder te begrijpen een duo, de naam daarvan verblijft bij de orkestleider.

4.6 Onder deze omstandigheden moet, bij gebreke van stellingen van geïntimeerde die tot een ander oordeel zouden moeten leiden, voorshand worden aangenomen dat het - in de verhouding tussen partijen - aan geïntimeerde niet vrijstaat de naam "The Moodmakers" te (doen) gebruiken. Een aanwijzing dat geïntimeerde dit zelf ook beseft kan worden geput uit de omstandigheid dat geïntimeerde op aandrang van appellant de naam "The Moodmakers" van zijn drumstel heeft verwijderd.

4.7 Op grond van het voorgaande is appellants vordering onder 1 toewijsbaar. Slechts wordt de gevorderde dwangsom gematigd.

5. De tweede grief. 5.1 Op de door de President in rechtsoverweging 3.2.4

genoemde gronden is terecht onderdeel 2 van de vordering van appellant afgewezen.

5.2 Nu appellant geen nieuwe feiten heeft gesteld, waaruit een dreiging tot het doen van onware mededelingen door


geïntimeerde volgt, moet de tweede grief worden verworpen.

6. De derde grief. 6.1 Deze grief betreft het gebruik door geïntimeerde van

een sticker, die sterk gelijkt op een eerder door partijen te zamen gebezigde sticker.

6.2 Nu appellant bij pleidooi in hoger beroep heeft gesteld een dergelijke sticker thans niet zelf te gebruiken en ook geen plannen te hebben voor zodanig gebruik, heeft hij geen belang bij de door hem onder 3 gevorderde voorziening. Ook de derde grief faalt dus.

7. De vierde grief Deze grief heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft

daarom geen afzonderlijke behandeling.

8. De slotsom. 8.1 De eerste grief is gegrond. Appellants vordering on

der 1 is toewijsbaar. In zoverre dient het beroepen vonnis te worden vernietigd.

8.2 De overige grieven leiden niet tot vernietiging van (enig deel) van het beroepen vonnis, zodat dit voor het overige moet worden bekrachtigd.

8.3 Partijen zijn over en weer op enige punten in het ongelijk gesteld. Op die grond worden de kosten in beide instanties gecompenseerd.

9. De beslissing. Het hof: 1. vernietigt het beroepen vonnis voor zover daarbij on

derdeel 1 van de vordering van appellant is afgewezen en voor zover appellant daarbij is veroordeeld in de proceskosten;

2. gelast geïntimeerde met onmiddellijke ingang elk gebruik van de namen "The Moodmakers", v/h The Mood-makers, The Moonmakers, M. Makers of een daarop gelijkende naam te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van f 1000 per keer of per dag dat geïntimeerde in strijd met dit gebod handelt;

3. bekrachtigt het beroepen vonnis voor het overige; 4. compenseert de proceskosten in beide instanties aldus

dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

Nr 37. Gerecht in eerste aanleg van Aruba, 9 september 1987.

(Dolca)

Mr H. D. van der Griendt.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek [is art. 1382 Antilliaans B.W.J.

Door bedrijfsmatig blikken Dolca poederkoffie, die blijkens een op de blikken vermeld Colombiaans wettelijk voorschrift niet vanuit Colombia mag worden geëxporteerd, in te kopen en deze vervolgens op Aruba te verkopen, handelt gedaagde onrechtmatig jegens eiseres. Aannemelijk is dat eiseres verliezen lijdt door de dalende verkoop van de eveneens door haar geproduceerde Nescafé poederkoffie en doordat haar verkoopplanning en -organisatie wordt verstoord, waaraan niet afdoet dat ook anderen op Aruba blikken Dolca, voorzien van een exportverbod, verkopen.')

Société des Produits NESTLE S.A. in Zwitserland, eiseres [in kort geding], advocaat Mr P. V. Sjiem Fat,

tegen Mario Generoso Wolter op Aruba, handelende onder de

naam M. G. W. Agencies, gedaagde [in kort geding].

a) Tussenvonnis dd. 17 augustus 1987 (Mr H. D. Van der Griendt).

2. De standpunten van partijen: Eiseres heeft onder meer het volgende aangevoerd.

Gedaagde koopt, importeert en verkoopt vervolgens op Aruba blikken poederkoffie van het merk Dolca, welke koffie door eiseres in een van haar vestigingen in Colombia wordt bereid en verpakt. De Colombiaanse overheid verleent subsidie voor het bereiden van deze poederkoffie daar deze voor gebruik in eigen land bestemd is. De export van gesubsidieerde koffie is in Colombia verboden, hetgeen ook blijkt uit de wikkels om de blikken koffie waarop voorkomt de tekst: "Para consumo en Colombia exclusivamente. Su exportación es un delito castigado con multa y prisión hasta de 10 afios. (Ley 21/77)." De Colombiaanse overheid heft een belasting van 80% over koffie die voor export bestemd is.

Eiseres brengt vanuit Colombia poederkoffie op de Arubaanse markt van het merk Nescafé. Daar de productie van die koffie niet wordt gesubsidieerd en daarover uitvoerbe-lasting wordt geheven, ligt de prijs van Nescafé hoger dan de prijs van Dolca.

Gedaagde maakt gebruik van het feit dat derden blikken poederkoffie van het merk Dolca uit Colombia smokkelen en verkoopt vervolgens deze Dolca tegen aanzienlijk lagere prijzen dan die waarvoor Nescafé wordt aangeboden.

Eiseres concludeert, dat gedaagde zich ten opzichte van haar schuldig maakt aan onrechtmatige daden omdat:

hij zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie; hij inbreuk maakt op haar merkrecht; en door zijn handelingen wellicht bij de Colombiaanse

overheid de verdenking ontstaat dat eiseres medewerking verleent aan de illegale export.

Gedaagde heeft verweer gevoerd.

3. Beoordeling: Duidelijk is, dat naast gedaagde meerdere personen op

Aruba zich bezig houden met de import en verkoop van blikken Dolca. Duidelijk is ook, dat in diverse supermarkets op Aruba blikken Dolca te koop zijn voorz*en van een wikkel waarop het hiervoor genoemde export-verbod is afgedrukt, maar ook blikken Dolca waarop dat verbod niet voorkomt, terwijl deze blikken voor het overige geheel identiek zijn aan eerstbedoelde blikken.

Onduidelijk is of eiseres naast de Dolca die voor binnenlandse consumptie bestemd is - waarvan de uitvoer dus verboden is - ook Dolca produceert die wèl voor de export bestemd is, of dat het verschil tussen de teksten op de wikkels uitsluitend wordt veroorzaakt doordat eiseres eerst onlangs is begonnen met het gebruiken van wikkels voorzien van het export-verbod.

Nu gedaagde heeft aangevoerd onbekend te zijn met het export-verbod en nimmer de hiervoor genoemde tekst te hebben gezien op de blikken Dolca waarmee hij handel drijft en anderzijds eiseres - gezien haar petitum - uitsluitend een voorziening wenst ten aanzien van die blikken, welke voorzien zijn van een export-verbod, zal onder de hiervoor genoemde omstandigheden de gevraagde voorziening alleen dan toewijsbaar zijn, wanneer eiseres bewijst dat gedaagde handel drijft of heeft gedreven in blikken Dolca die voorzien zijn van dat export-verbod. Eiseres zal op dat punt bewijs mogen leveren. De datum en het tijdstip van die bewijslevering zullen in nader overleg worden bepaald.

4. De uitspraak: Eiseres dient feiten en omstandigheden te bewijzen waar

uit moet worden afgeleid, dat gedaagde op Aruba handel drijft of heeft gedreven in blikken poederkoffie van het merk Dolca waarvan de wikkels voorzien zijn van de tekst: "Para consumo en Colombia exclusivamente. Su exportación es un delito castigado con multa y prisión hasta de 10 ahos. (Ley 21/77)."

Datum en tijdstip van de bewijslevering zullen in overleg met partijen worden bepaald. Enz.

b) Eindvonnis.

2. Beoordeling: 2.1 Bij het tussenvonnis werd eiseres opgedragen te be-


wijzen dat gedaagde op Aruba handel drijft of heeft gedreven in blikken poederkoffie van het merk Dolca waarvan de wikkels voorzien zijn van de tekst: "Para consumo en Co-lumbia exclusivamente. Su exportación es un delito castiga-do con multa y prisión hasta de 10 anos. (Ley 21/77)."

(...) Post alia: 2.1.4 Op grond van het vorenstaande is de rechter van

oordeel, dat eiseres geslaagd is in het bewijs dat zij diende te leveren.

2.2 Uit hetgeen eiseres alsnog bij haar akte onweersproken naar voren heeft gebracht, blijkt onder meer het volgende. Dolca waarop subsidie wordt verleend door de Colombiaanse overheid mag niet geëxporteerd worden. Daarnaast wordt door eiseres ook Dolca geproduceerd die wel geëxporteerd mag worden, nadat daartoe een vergunning is verkregen. Tot voor kort konden deze partijen alleen onderscheiden worden aan de hand van een lettercode aan de onderkant van ieder blik. Sedert maart 1987 wordt op blikken gesubsidieerde koffie een wikkel met het exportverbod aangebracht.

2.3 Duidelijk is, dat gedaagde bedrijfsmatig Dolca die niet mag worden geëxporteerd inkoopt en vervolgens op Aruba verkoopt. Niet gebleken is, dat hij ook deze blikken invoert op Aruba. De inkoop en de daaraan gekoppelde verkoop van deze blikken Dolca is onrechtmatig jegens eiseres. Aannemelijk is de stelling van eiseres dat zij verliezen lijdt door de dalende verkoop van de eveneens door haar geproduceerde Nescafé poederkoffie. Een stelling die door gedaagde ook niet is weersproken. Daarnaast mag worden aangenomen dat eiseres schade lijdt doordat haar verkoop-planning en -organisatie wordt verstoord. Gedaagde heeft weliswaar aangevoerd dat ook anderen op Aruba blikken Dolca voorzien van een exportverbod verkopen, dat doet echter niet af aan het feit dat hij onrechtmatig jegens eiseres handelt.

De gevraagde voorziening zal worden verleend. De dwangsom zal - gezien de prijzen waarvoor gedaagde de blikken Dolca verkoopt - worden gematigd. Gedaagde zal in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. Bij de kosten-bepaling zal rekening worden gehouden met de noodzaak tot voortgezette behandeling.

3. De uitspraak: Gedaagde wordt bevolen terstond de aankoop en verkoop

op Aruba van Dolca poederkoffie waarvan blijkens het etiket op de blikken de uitvoer uit Colombia is verboden, te staken.

Bepaald wordt dat gedaagde aan eiseres zal verbeuren een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 100,- voor ieder blik Dolca en f2400,- voor iedere doos Dolca ten aanzien waarvan door hem in strijd met bovenstaand bevel zal worden gehandeld.

Dit vonnis is tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Gedaagde wordt veroordeeld in de kosten van de proce

dure, terwijl de kosten van eiseres tot op deze uitspraak worden bepaald op f85,- aan verschotten en f750,- als salaris voor haar procesgemachtigde. Enz.

') Marktenscheiding en artikel 1401 BW. Ook indien wij - vanzelfsprekend - iedere EEG-rechtelij-

ke context wegdenken, blijft deze uitspraak over een geval van (poederkoffie-)marktenscheiding tussen Colombia en Aruba een merkwaardige.

Blijkens rov. 2.1 en 2.2 subsidieert de Colombiaanse overheid de Dolca-poederkoffie van Nestlé voor de binnenlandse markt, en verbiedt deze overheid in verband daarmee export van de blikken met koffie. Daarvan wordt (thans) door middel van een opdruk op de etiketten melding gemaakt.

Van een strafbaar importeren of verhandelen op Aruba is daarmee - althans naar Arubaans recht - uiteraard geen sprake.

Uitgaande van een merkenrecht op Aruba, vergelijkbaar met de oude Nederlandse Merkenwet 1893, en uitgaande van HR 16 december 1956, BIE 1957, p. 46, NJ 1962, 242

(Grundig/Prins I), maakt de handelaar op Aruba geen inbreuk op het merk. De mededeling op de verpakking doet daaraan niet af en brengt ook niet anderszins onrechtmatig handelen mee, getuige - in de auteursrechtelijke context -HR 26 januari 1952, NJ 1952, 95 (Spaarnestad/Favoriet), onlangs herhaald door HR 20 november 1987, RvdW 221 (Stemra/Free Record-Shop).

De Arubaanse rechter spreekt - terecht - dan ook niet van merkinbreuk; aan de opdruk op de blikken ontleent hij - terecht - evenmin een (zelfstandige) grond voor veroordeling.

Welke motivering geeft de rechter dan voor het onrecht-matigheidsoordeel? Op de keper beschouwd: geen. Op de derde volzin van rov. 2.3 met het onrechtmatigheidsoordeel volgen twee volzinnen waarin slechts over de schade van eiseres Nestlé wordt gesproken.

Met enige welwillendheid kan men in het vonnis als impliciete motivering lezen: het profiteren van wetsovertreding door een Colombiaanse exporteur, en hand in hand daarmee een "oneerlijke" handel waarmee eiseresses Nescafé-belangen op het eiland worden ondermijnd. Ook bij zodanige lezing van het vonnis moet het twijfelachtig heten of naar de maatstaven van de marktenscheidingsjurisprudentie van de Hoge Raad, van onrechtmatig handelen kan worden gesproken. Dat het Colombiaanse exportverbod mede ten behoeve van Nestlé zou zijn gegeven (bijv. omdat Nestlé in Colombia slechts een minimale marge zou mogen rekenen), wordt niet overwogen. De loutere omstandigheid dat Nestlé op Aruba minder Nescafé verkoopt (waarop kennelijk een hogere marge zit), moet onvoldoende heten om van onrechtmatigheid te spreken, en evenmin dient de zorgvuldigheid in het sociaal-economisch verkeer zo ver te gaan dat Nestlé's Arubaanse distributienet tegen outsiders beschermd wordt (vgl. HR 13 januari 1961, BIE 1962, p. 50, NJ 1962, 245 (Sieverding/KIM)).

D.W.F. V.

Nr 38. Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden, 22 april 1987.

Voorzitter: Mr W. Neervoort; Leden: Mr P. Erdman en Ir G. F. van der Beek (plv. lid).

Regels 23 en 28 van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde') jo. art. 18 Octrooigemachtigdenreglement.

Het verstrekken van een advies door de Voorzitter van de Raad van Toezicht, gegeven namens de Raad, kan in geen geval leiden tot de verplichting van de Raad van Toezicht de niet ontvankelijkheid uit te spreken over de onderhavige klacht op grond dat de Raad daarover reeds een oordeel heeft gegeven. Een dergelijke verplichting zou meebrengen dat derden worden beroofd van hun klachtrecht neergelegd in art. 18 Octrooigemachtigdenreglement in zaken die reeds onderwerp hebben uitgemaakt van een advies, hetgeen onaanvaardbaar en in strijd met art. 18 is.

Art. 16, lid 1 en art. 18, lid 1 Octrooigemachtigdenreglement i.v.m. regel22 van de Gedragsregels.')

Tot de taak van de Raad van Toezicht - en na ingesteld beroep van de Raad van Beroep - behoort niet het vaststellen van objectieve normen waaraan een samenwerkingsverband tussen octrooigemachtigden en niet-octrooigemachtigden moet voldoen, doch veeleer het vaststellen of een voorliggend samenwerkingsverband elementen bevat die de eer en de stand der octrooigemachtigden kunnen schaden, met inachtneming van - eventuele - normen gegeven in Octrooigemachtigdenreglement en/of Gedragsregels.

Regel 22 van de Gedragsregels.1) Normen waaraan een samenwerkingverband tussen oc

trooigemachtigden en niet-octrooigemachtigden moet voldoen


ontbreken in zowel Octrooigemachtigdenreglement als in de Gedragsregels. Regel 22 bepaalt slechts welke samenwerkingsvormen uitdrukkelijk zijn toegelaten en laat alle ruimte voor andere samenwerkingsvormen. Uit het feit dat regel 22 slechts beroepsgroepen noemt die aan eisen van opleiding en tuchtrecht voldoen gelijk aan, of in wezen overeenkomend met aan de Nederlandse octrooigemachtigden te stellen eisen, mag niet worden geconcludeerd dat aan deelnemers van andere samenwerkingsvormen diezelfde eisen gesteld moeten worden.

Regel 25 Gedragsregels') jo. art. 18 Octrooigemachtigdenreglement.

Bij de beoordeling of een samenwerkingsverband elementen bevat die de eer van de stand van de octrooigemachtigden kunnen schaden, speelt geen rolde vraag of de niet-octrooige-machtigden in het samenwerkingsverband zijn onderworpen aan een eigen tuchtrechtelijk regime, dan wel de verplichting op zich hebben genomen zich aan de Gedragsregels voor de octrooigemachtigden te zullen houden. Doordat het mogelijk is op grond van art. 18 Octrooigemachtigdenreglement aan de octrooigemachtigde in het samenwerkingsverband een straf op te leggen, biedt Gedragsregel 25 reeds voldoende garantie dat door de niet-octrooigemachtigden in het samenwerkingsverband de eer van de stand der octrooigemachtigden wordt hoog gehouden.

De Raad van Beroep inzake het Toezicht op de octrooigemachtigden;

Gelet op het beroep d.d. 27 februari 1986 van X,... te Z, te dezen woonplaats kiezende ten kantore van Mr R. Laret, advocaat te 's-Gravenhage, Parkstraat nr. 105,

respectievelijk het beroep d.d. 4 maart 1986 van de Maatschap Y,... te Z, te dezen woonplaats kiezende ten kantore van Mr H. P. Utermark, advocaat te 's-Gravenhage, Sche-veningseweg nr. 58,

') De regels 22, 23, 25 en 28 van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde luiden als volgt:

"22. Het is de octrooigemachtigde in elk geval toegestaan zijn beroep uit te oefenen in enig samenwerkingsverband met a. een in Nederland ingeschreven octrooigemachtigde; b. een buitenlandse collega, voorzover deze is aangesloten bij een organisatie die lid is van het Committee of National Institutes of Patent Agents ("CNIPA"); c. een collega die is ingeschreven in de in artikel 134 van het Europese Octrooiverdrag bedoelde lijst van erkende gemachtigden; d. een in Nederland ingeschreven advocaat.

23. De octrooigemachtigde die zijn beroep uitoefent of gaat uitoefenen in enig samenwerkingsverband, is verplicht op verzoek van de Raad van Toezicht alle inlichtingen te verstrekken die de Raad nodig acht ter verkrijging van een juist inzicht in de positie van de octrooigemachtigde in het samenwerkingsverband.

25. Onverminderd het in Bijzonder Voorschrift 2 bepaalde heeft de octrooigemachtigde, werkzaam in een samenwerkingsverband, een afgeleide verantwoordelijkheid voor de handelingen van andere in dit samenwerkingsverband optredende personen, althans voorzover deze handelingen de uitoefening van zijn beroep betreffen en behoudens de verantwoordelijkheid van een boven hem gestelde octrooigemachtigde.

28. De octrooigemachtigde kan zich inzake een aangelegenheid waarover de Gedragsregels geen duidelijk uitsluitsel geven, voor advies wenden tot de Voorzitter van de Raad van Toezicht. Een dergelijk advies bindt de Raad van Toezicht in een latere procedure niet, doch heeft tot gevolg dat de octrooigemachtigde die het advies heeft opgevolgd in de desbetreffende aangelegenheid geacht wordt te goeder trouw te zijn, voorzover de feiten en omstandigheden dezelfde waren als in het verzoek om advies naar voren werden gebracht." Red.

tegen de beslissing d.d. 30 januari 1986 van de Raad van Toezicht voor de octrooigemachtigden, waarbij de klacht van X voornoemd - hierna te noemen klager - tegen ... Y voornoemd, hierna te noemen beklaagden - ongegrond werd verklaard;

Gezien de stukken, waaronder vorengenoemde beschikking van de Raad van Toezicht, de beide beroepschriften en de antwoorden op de beroepschriften van beklaagden respectievelijk klager:

Gehoord ter zitting van de Raad van Beroep op 17 november 1986, klager bij monde van Mr. R. Laret, voornoemd, in tegenwoordigheid van klager, en beklaagden bij monde van Mr. H. P. Utermark, voornoemd, in tegenwoordigheid van ..., bij welke gelegenheid zowel Mr. Laret als Mr. Utermark een exemplaar van zijn resp. pleitnotities heeft overgelegd;

Overwegende: dat blijkens de beschikking van de Raad van Toezicht de

klacht als volgt kan worden samengevat: Beklaagden werken in de uitoefening van hun praktijk

samen met A en B, die het beroep van merken- en model-lengemachtigde uitoefenen en beiden geen octrooigemachtigde zijn. Ten aanzien van deze samenwerking geeft Regel 22 van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde geen uitsluitsel omdat A en B niet behoren tot een van de categorieën genoemd in Regel 22 onder b/d. Aangezien het samenwerkingsverband niet voldoet aan de eisen die daaraan, analoog aan de vereisten vermeld in de Samenwerkingsverordening ingevolge de Advocatenwet, moeten worden gesteld, hebben beklaagden door een samenwerkingsverband met A en B aan te gaan, gehandeld in strijd met de eer van de stand van de octrooigemachtigden;

dat beklaagden zich dienaangaande hebben verweerd door te stellen:

1° dat de klacht zich niet leent voor beoordeling door de Raad van Toezicht en eventueel later door de Raad van Beroep, omdat er binnen de Orde van Octrooigemachtigden in hoofdlijnen voldoende duidelijkheid bestaat omtrent de mogelijkheden van deelname door octrooigemachtigden aan samenwerkingsverbanden, zodat aan de Raad van Toezicht slechts concrete situaties kunnen worden overgelaten waarbij gedacht is aan beoordeling in de bestuurlijke sfeer en niet in het kader van een klachtzaak;

2° dat de Raad van Toezicht bij brief van 10 oktober 1984 door beklaagden in kennis is gesteld van hun voornemen een samenwerkingsverband aan te gaan in dier voege dat A en B als partners zouden toetreden tot Y waarop na een briefwisseling en bespreking tussen de beklaagden en de Raad van Toezicht, de fungerend voorzitter van de Raad van Toezicht aan beklaagden een brief heeft gezonden, waarin de fungerend voorzitter adviseert dat er naar zijn voorlopig oordeel geen bezwaar bestaat tegen het opnemen in de maatschap van vorengenoemde merken- en modellengemachtig-den;

3° dat het standpunt van klager, dat de eisen waaraan niet-octrooigemachtigden moeten voldoen opdat ze met octrooigemachtigden een samenwerkingsverband kunnen aangaan, analoog zijn aan de vereisten in de Samenwerkingsverordening ingevolge de Advocatenwet, onjuist is; dat voorts de eis dat de deelnemer aan het samenwerkingsverband onderworpen moet zijn aan tuchtrecht vergelijkbaar met het tuchtrecht waaraan advocaten zijn onderworpen niet opgaat, omdat het voor octrooigemachtigden geldende tuchtrecht het beginsel van collectieve (tuchtrechtelijke) aansprakelijkheid kent; dat A een academische opleiding heeft genoten en B het examen van de Benelux Vereniging voor Merken- en Modellengemachtigden heeft afgelegd en beiden reeds circa 10 jaar het beroep van merken-en modellengemachtigde uitoefenen; dat beperkingen op de mogelijkheid tot het aangaan van een samenwerkingsverband slechts ten doel hebben uitwassen te voorkomen, en dat niet valt in te zien waarom een maatschap van octrooigemachtigden en daarmee van oudsher nauw verwante merken- en modellengemachtigden niet mogelijk zou zijn;


dat de Raad van Toezicht met betrekking tot de door beklaagden gestelde niet-ontvankelijkheid in de beschikking als volgt heeft overwogen en beslist:

"dat het op 16 oktober 1984 aan de Raad gedane verzoek zijn mening te geven over de toelaatbaarheid van het in de maatschap opnemen van merkengemachtigden overeenkomstig Artikel 28 van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde is opgevat als een verzoek om advies aan de voorzitter van de Raad van Toezicht,

dat, ook al heeft deze voorzitter overleg gepleegd met enkele leden van de Raad van Toezicht, zijn advies uitsluitend voor zijn verantwoording is,

dat een dergelijk advies de Raad van Toezicht in een latere procedure niet bindt,

dat de Raad van Toezicht volgens Artikel 16 van het Octrooigemachtigdenreglement is belast met de zorg voor de eer van de stand der octrooigemachtigden en toezicht houdt op de wijze waarop de octrooigemachtigden hun beroep uitoefenen,

dat de aard van het samenwerkingsverband waarin een octrooigemachtigde zijn beroep uitoefent verband houdt met de eer van de stand der octrooigemachtigden en bijgevolg de toelaatbaarheid van een samenwerkingsverband kan worden onderworpen aan het oordeel van de Raad van Toezicht,

dat uiteraard een derde het oordeel van de Raad van Toezicht over de toelaatbaarheid van een samenwerkingsverband in de vorm van een klacht kan vragen en niet een dergelijke kwestie aan de Ledenvergadering van de Orde van Octrooigemachtigden behoeft voor te leggen,

dat de Raad van Toezicht zich in deze zaak dan ook competent tot oordelen acht."

dat met betrekking tot de gegrondheid van de klacht de Raad van Toezicht onder meer het volgende heeft overwogen:

"dat de Raad van Toezicht, weliswaar met de kleinst mogelijke meerderheid, de mening is toegedaan dat Artikel 22 van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde niet zo beperkt mag worden uitgelegd dat uit dat artikel de eis van gelijkwaardig tuchtrecht voor degenen waarmee de octrooigemachtigde een samenwerkingsverband mag aangaan, kan worden afgeleid,

dat de toelaatbaarheid van een samenwerkingsverband naar de mening van de Raad onder meer afhankelijk is van de professionele capaciteit van de betrokken niet-gemach-tigden, en

dat A en B leden van de BMM zijn voor het lidmaatschap waarvan een examen moet worden afgelegd en dat zij daardoor, naast octrooigemachtigden, de hoogst gekwalificeer-den op merken- en modellengebied zijn,

dat weliswaar het tuchtrecht van de BMM aanmerkelijk minder stringent is dan dat waaraan de octrooigemachtigden op grond van het octrooigemachtigdenreglement en de gedragsregels zijn onderworpen, doch dat beklaagden zich sterk hebben gemaakt voor het nakomen van de door A en B op zich genomen verplichting zich aan de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde te houden,

dat A en B in de maatschap van beklaagden een kleine minderheid vormen en hun-invloed op de beslissingen van de maatschap volgens de gebruikelijke regels van beheer en bestuur ondergeschikt zijn,

dat ingeval van een klacht tegen beklaagden op grond van een vermeende inbreuk van A en/of B op de gedragsregels, tegen beklaagden voldoende zou kunnen worden opgetreden,

dat het niet waarschijnlijk lijkt dat, nu A en B BMM-leden zijn en het tuchtrechtelijke regime van de octrooigemachtigden hebben aanvaard, de in 1973 na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten gegeven mogelijkheid van een samenwerkingsverband tussen advocaten en octrooigemachtigden in gevaar komt,

dat in het onderhavige concrete geval geen bezwaar bestaat tegen het in de maatschap van beklaagden opnemen van A en B,

dat de Raad daarmee geen enkel oordeel uitspreekt over

andere gevallen waarin octrooigemachtigden een samenwerkingsverband aangaan met personen die niet tot de categorieën genoemd in Gedragsregel 22 behoren en in het bijzonder niet over het geval van een samenwerkingsverband waarbij de numerieke verhouding tussen octrooigemachtigden en anderen kleiner is of over het geval waarbij een organisatie van octrooigemachtigden een samenwerkingsverband zou aangaan met een organisatie van niet-octrooigemachtigden,"

O., dat klager tegen het ongegrond verklaren van de klacht de grief heeft ingebracht dat de Raad van Toezicht ten onrechte het standpunt van klager heeft verworpen, dat een samenwerkingsverband tussen leden van de Orde van Octrooigemachtigden en anderen slechts is toegelaten indien de anderen, met wie het samenwerkingsverband wordt aangegaan, een academische of gelijkwaardige opleiding hebben genoten en onderworpen zijn aan tuchtrecht vergelijkbaar met dat toegepast ingevolge het Reglement betreffende het optreden als gemachtigde voor de Octrooiraad;

dat volgens klager de overweging van de Raad van Toezicht, dat artikel 22 van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde niet zo beperkt mag worden uitgelegd dat uit dat artikel kan worden afgeleid de eis van gelijkwaardig tuchtrecht voor degene waarmede de octrooigemachtigde een samenwerkingsverband mag aangaan, onjuist is, omdat de in het bijzonder door het Reglement en door de Gedragsregels beoogde waarborg voor de eer van de stand der octrooigemachtigden en een waardig gedrag van de octrooigemachtigde bij de uitoefening van zijn beroep slechts kan zijn gelegen in een objectieve norm, waarvan de naleving door middel van tuchtrecht, gelijk dat geldt voor de octrooigemachtigde, kan worden afgedwongen;

O., dat de grieven die beklaagden in het beroepschrift naar voren hebben gebracht, samengevat de volgende zijn:

I. de Raad van Toezicht heeft zich ten onrechte bevoegd geacht over de klacht te oordelen, nu over de toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband op verzoek van Y door de Raad van Toezicht reeds een oordeel was gegeven;

II. de Raad van Toezicht heeft zich ten onrechte andermaal ten gronde beraden over de toelaatbaarheid van de door Y - na eerst het oordeel van de Raad van Toezicht te hebben gevraagd en verkregen - aangegane maatschap;

III. in ieder geval heeft de Raad van Toezicht, het reeds eerder omtrent de toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband gegeven oordeel bevestigend, ten onrechte tot uitdrukking gebracht dat dat oordeel (thans) met de kleinst mogelijke meerderheid is gegeven;

O., ten aanzien van de grieven van beklaagden: dat beklaagden met betrekking tot de eerste grief hebben

betoogd, dat de Raad van Toezicht in de bestreden beslissing ten onrechte heeft overwogen, dat het verzoek van Y van 10 oktober 1984 is opgevat als een verzoek om advies aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht en dat het advies van de Voorzitter uitsluitend voor zijn verantwoording is en de Raad van Toezicht in een latere procedure niet bindt;

dat de Raad van Toezicht - aldus beklaagden - zijn oordeel over de toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband tussen Y en A en B reeds heeft gegeven en niet meer vrij is om de onderhavige klacht in behandeling te nemen;

dat vorenstaande betoog echter, naar het oordeel van de Raad van Beroep, niet kan leiden tot gegrondverklaring van deze grief;

dat de Raad van Beroep vaststelt dat de door Y aan de Raad van Toezicht verzochte beslissing (welk verzoek kennelijk was gegrond op Regel 23 van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde) is gegeven in de vorm van een advies van de Voorzitter van die Raad (op grond van Regel 28 van de Gedragsregels, zij het namens de Raad van Toezicht);

dat ongeacht het antwoord op de vraag of het advies moet worden beschouwd als afkomstig van de Voorzitter van de Raad of van de gehele Raad van Toezicht, in geen geval het


verstrekken van het advies kan leiden tot de verplichting van de Raad van Toezicht de niet-ontvankelijkheid uit te spreken over de onderhavige klacht, op grond dat de Raad daarover reeds een oordeel heeft gegeven;

dat immers een dergelijke verplichting zou meebrengen dat derden worden beroofd van het klachtrecht - neergelegd in art. 18 van het Octrooigemachtigdenreglement - in zaken die reeds het onderwerp hebben uitgemaakt van een advies van de Raad van Toezicht, hetgeen naar het oordeel van de Raad van Beroep onaanvaardbaar is, en in strijd is met genoemd art. 18 van het Octrooigemachtigdenreglement;

dat het vorenstaande meebrengt, dat zowel de eerste als de tweede grief van beklaagden ongegrond moet worden verklaard;

dat ten aanzien van de derde grief van beklaagden de Raad van Beroep opmerkt, dat het in de Nederlandse collegerechtspraak niet gebruikelijk is om in een beslissing tot uitdrukking te brengen of, en in hoeverre, er sprake is van een van het oordeel van het college afwijkend minderheidsstandpunt binnen het college;

dat voorts met de gewraakte overweging geen enkel belang wordt gediend, tenzij het afwijkende standpunt zou zijn gemotiveerd, hetgeen echter, volgens in ons rechtssysteem algemeen aanvaarde beginselen, niet wenselijk wordt geacht;

dat de Raad van Beroep dienaangaande derhalve de opvatting van beklaagden deelt;

dat verdere bespreking van de derde grief echter achterwege kan blijven, omdat zelfs in het geval de Raad van Beroep van oordeel zou zijn dat de grief gegrond is, dit toch niet tot gegrondverklaring van het beroep en vernietiging van de beslissing van de Raad van Toezicht kan leiden;

dat waar geen van de grieven van beklaagden kan leiden tot vernietiging van de beslissing van de Raad van Toezicht het beroep van beklaagden ongegrond moet worden verklaard;

O. ten aanzien van de grieven van klager; dat klager bij de formulering van zijn grieven is uitgegaan

van de stelling dat de waarborg, die in het bijzonder het Octrooigemachtigdenreglement en de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde beogen te bieden voor de eer van de stand van de octrooigemachtigde en voor een waardig gedrag van de octrooigemachtigde bij de uitoefening van zijn beroep, slechts kan zijn gelegen in een objectieve norm, waarvan naleving kan worden afgedwongen door middel van tuchtrecht zoals dat geldt voor de octrooigemachtigde;

dat ter zitting van de Raad van Beroep namens klager is gesteld dat het wenselijk is dat de Raad van Beroep het bestaan van een objectieve norm vaststelt, waaraan getoetst kan worden of het onderhavige samenwerkingsverband wel of niet een bedreiging voor de eer van de stand der octrooigemachtigden inhoudt, omdat alleen daarmee wordt voorkomen, dat de Raad van Beroep telkens weer moet beoordelen of gelet op de persoon van de betrokkenen een bepaald samenwerkingsverband toelaatbaar is en octrooigemachtigden telkens slechts achteraf, na een klachtprocedure, zekerheid kunnen verkrijgen omtrent de toelaatbaarheid van een samenwerkingsverband met merken- en modellen-gemachtigden;

dat namens klager dienaangaande is verdedigd, dat maatschapovereenkomsten tussen octrooigemachtigden en merken- en modellengemachtigden niet toelaatbaar zijn, zolang voor merken- en modellengemachtigden geen gelijkwaardige opleidingseisen gelden als voor octrooigemachtigden en zolang merken- en modellengemachtigden niet aan een gelijkwaardig tuchtrecht zijn onderworpen;

O., dat de Raad van Beroep van oordeel is dat het niet tot taak van de Raad van Toezicht - en, na ingesteld beroep, van de Raad van Beroep - moet worden gerekend om objectieve normen vast te stellen waaraan een samenwerkingsverband tussen octrooigemachtigden en niet-octrooige-machtigden moet voldoen;

dat veeleer-zoals moge blijken uit art. 16, lid 1 en art. 18,

lid 1 van het Octrooigemachtigdenreglement - de taak van de Raad van Toezicht (en de Raad van Beroep) is gelegen in het vaststellen of er in een samenwerkingsverband sprake is van feiten en omstandigheden die de eer van de stand der octrooigemachtigden kunnen schaden, zulks met inachtneming van de - eventuele - normen die daartoe zijn gegeven in het Octrooigemachtigdenreglement en/of de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde;

dat echter noch het Octrooigemachtigdenreglement noch de Gedragsregels normen bevatten waaraan een samenwerkingsverband tussen octrooigemachtigden en niet-octrooi-gemachtigden moet voldoen;

dat regel 22 van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde slechts bepaalt welke samenwerkingsvormen uitdrukkelijk zijn toegelaten en voor andere dan vorenbedoelde samenwerkingsverbanden alle ruimte laat, zonder daarvoor nadere regels te stellen;

dat uit het feit, dat regel 22 slechts beroepsgroepen noemt die aan eisen van opleiding en tuchtrecht voldoen gelijk aan of in wezen overeenkomend met de aan de Nederlandse octrooigemachtigde in die opzichten te stellen eisen, dus niet mag worden geconcludeerd, dat voor samenwerking met personen, die niet tot die genoemde beroepsgroepen behoren, diezelfde eisen gesteld moeten worden, maar dat het in regel 22 noemen van enkele beroepsgroepen alleen bedoeld is als een handreiking ter meerdere duidelijkheid en zekerheid bij de op gang gekomen internationalisatie van het beroep van de octrooigemachtigde, vooral in Europees verband;

dat de Raad van Beroep vaststelt - mede in aanmerking genomen het betoog van klager - dat er kennelijk behoefte bestaat aan een nadere uitwerking van regel 22 met betrekking tot andere dan de "expressis verbis" toegelaten samenwerkingsverbanden ;

dat de Raad van Beroep echter bij gebreke van een dergelijke uitwerking in de thans geldende regel 22 i.c. dient te volstaan met beoordelen of er in het samenwerkingsverband tussen beklaagden - Y - en A en B elementen zijn die de eer van de stand der octrooigemachtigden kunnen schaden;

dat naar het oordeel van de Raad van Beroep bij die beoordeling geen rol speelt de vraag of A en B zijn onderworpen aan een tuchtrechtelijk regime zoals dat geldt voor de octrooigemachtigde, noch de omstandigheid dat A en B de verplichting op zich genomen hebben zich aan de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde te zullen houden;

dat immers Gedragsregel 25, middels de mogelijkheid om op grond van art. 18 van het Octrooigemachtigdenreglement zeer verstrekkende sancties aan de octrooigemachtigden in het samenwerkingsverband op te leggen, reeds een voldoende garantie biedt voor het hoog houden van de eer van de stand der gemachtigden door A en B, waarnaast het voldoen aan de in voorgaande overweging genoemde voorwaarde resp. omstandigheid van minder belang wordt geacht;

dat ook het door klager gestelde vereiste dat de partners in het samenwerkingsverband een opleiding op academisch of gelijkwaardig niveau dienen te hebben genoten i.c. geen aanleiding geeft om een bedreiging voor de eer van de stand der octrooigemachtigden te constateren;

dat immers A een academische opleiding heeft genoten, terwijl van B is vastgesteld dat.... [deze] het examen van de Benelux-vereniging voor Merken en Modellengemachtigden heeft afgelegd en reeds 10 jaren het beroep van merken-en modellengemachtigde uitoefent, hetgeen naar het oordeel van de Raad van Beroep in casu getuigt van een voldoende niveau, zoals ook door klager niet is bestreden;

dat ook overigens de Raad van Beroep geen feiten en/of omstandigheden zijn gebleken, op grond waarvan het samenwerkingsverband tussen Y enerzijds en A en B anderzijds schadelijk voor de eer van de stand van de octrooigemachtigden kan worden geacht;

dat de Raad van Beroep derhalve evenals de Raad van Toezicht, zij het op enigszins andere gronden, van oordeel is dat de klacht ongegrond is;

dat dit meebrengt dat de beschikking van de Raad van Toezicht - onder wijziging van de gronden - moet worden


bevestigd en het beroep van klager ongegrond moet worden verklaard;

Beschikkende: Verklaart zowel het beroep van klager als dat van beklaag

den ongegrond;

Mededelingen

Proefschrift "Auteursrecht op techniek" bekroond.

De Hollandse Maatschappij van Wetenschappen heeft het Nijmeegse proefschrift Auteurs op techniekvan Mr A. A. Quaedvlieg bekroond met de J. C. Ruigrok-prijs. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend voor - afwisselend - rechtsgeleerd, economisch en menswetenschappelijk onderzoek.

Het proefschrift, waarop Quaedvlieg in 1987 bij Prof. Mr D. W. F. Verkade promoveerde, gaat over de auteursrechtelijke bescherming van industriële vormgeving en van computerprogramma's. Quaedvlieg heeft daarover zeer originele gedachten ontwikkeld. De kwestie van de auteursrechtelijke bescherming van computerprogrammatuur is actueel, gezien de veel voorkomende piraterij, en gezien een wetsontwerp dat daarover momenteel aanhangig is.

Quaedvlieg, geboren te Heerlen in 1958, was van 1983 tot 1987 medewerker aan de Nijmeegse universiteit. Hij is thans

Litteratuur

Tijdschrif tar t ikelen.

INTERNATIONAAL

Altendorf, W., Forschung und Entwicklung im Betrieb. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1987 (6) blz. 111. v

Armitage, E., The Changing Face of Intellectual Property. European Intellectual Property Review (9) juli 1987 (7) blz. 191/7.

Balass, V., en A. Briner, Erfindungshöhe, erfinderische Ta-tigkeit, Nichtnahe-liegen.

Revue suisse de lapropriété industrielle et du droit d'au-teur 1986 (2) blz. 179-184.

Ballreich, H., Enthalt das GATT den Weg aus den Dilemma der steckengebliebene PVÜ-Revision?

GRUR Int. nov. 1987 (1) blz. 747-758. Besarovic, V., La protection juridique des programmes d'or-

dinateur. Le droit d'auteur april 1987 (4) blz. 146-153.

Brahm, L., The reality of registering a trademark in China. The Trademark Reporter (77) juli-aug. 1987 (4) blz. 320-333.

Bruchhausen, K., Die Institutionen und Verfahren bei Klagen, die Gemeinschaftspatente betreffen.

GRUR Int. juli 1987 (7) blz. 497-502. -, Institutions and Procedures Involved in Actions Relating

to Community Patents. //C(18) okt. 1987 (5) blz. 682-692.

Brunner, E-, A Swiss View of the Role of the Expert in Patent Litigation.

IIC (18) okt. 1987 (5) blz. 644/9. - , Der Sachverstandige im Patentprozess aus schweize-

rischer Sicht. GRUR Int.juYi 1987 (7) blz. 481/3.

Burgoon, R. P., Historical analysis of product disparage-ment: time for a change?

Bevestigt de beschikking van de Raad van Toezicht van 30 januari 1986, waarbij de klacht ongegrond werd verklaard. Enz.

advocaat in Amsterdam. Van het bekroonde boek bestaat een handelseditie [zie de bespreking van Jhr Mr J. L. R. A. Huydecoper in Bijblad I.E. 1988, blz. 67/8. Red.].

Research Fonds Europees Octrooi Bureau.

Aansluitend op het bericht in B.I.E. 1988, blz. 42, betreffende de instelling van het Research Fonds heeft het Europees Octrooi Bureau meegedeeld dat een Reglement is vastgesteld dat inmiddels is gepubliceerd in OfficialJournal EPO van mei 1988, blz. 162.

Formulieren voor het aanvragen van financiële ondersteuning uit het Fonds zijn verkrijgbaar bij de vestigingen in Den Haag (Rijswijk) en München van het Europees Octrooi Bureau. Aanvragen voor 1988 moeten vóór 31 juli a.s. worden ingediend; voor volgende jaren telkens vóór 1 maart van het desbetreffende jaar.

IDEA (27) 1987 (4) blz. 269-286. Carlisle, D., Counterfeiting.

European Intellectual Property Review (9) aug. 1987 (8) blz. 219-220.

Casey jr., W. L., en L. S. Moss, Intellectual Property Rights and Biotechnology.

IDEA (27) 1987 (4) 251-267. Clemente, C. L., La protection des informations a caractère

confidentie! qui doivent être communiquêes aux pouvoirs publics.

La Propriété industrielle (103) juli/aug. 1987 (7/8) blz. 321-333.

Cooper, M. A., Licensing into closed markets. Les Nouvelles (XXII) maart 1987 (l) blz. 1-4.

Devos, J.-M., La protection des données è caractère confi-dentiel communiquêes des autorités publiques particuliè-rement en ce qui concerne les produits chimiques -Examen de certaïnes légïslatïons européennes.

La Propriété industrielle (130) juli/aug. 1987 (7/8) blz. 334-345.

Dörries H., Zum Raumformerfordernis beim Gebrauchs-muster - braucht die Chemie ein Gebrauchszertifikat?

GRUR (89) sept. 1987 (9) blz. 584-590. Dreier, T., Die Entwicklung des Schutzes integrierter Halb-

leiterschaltkreise. GRUR Int. okt. 1987 (10) blz. 645-663.

Engelen, Mr Th. G. J. A. van, Der Wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz in den Niederlanden. Ein Zipfel des Schleiers gelüftet?

GRUR Int. nov. 1987 (11) blz. 763/9. Fen Zheng, Analysis of the properties of the International

Patent Classification. World Patent Information (9) 1987 (3) blz. 152/6.

Fiedler, F., Markenbildung in der Konfektion. Markenartikel (49) sept. 1987 (9) blz. 428-433.

16 juni 1988, 56e jaargang, nr 6 Bijblad bij De ... · 1988, blz. 2/3, wordt in oktober 1988 een...

Documents

Transcript of 16 juni 1988, 56e jaargang, nr 6 Bijblad bij De ... · 1988, blz. 2/3, wordt in oktober 1988 een...