DE POSITIE VAN DE LICENTIENEMER IN HET ......Lego. In 2018 werd maar liefst voor 13 miljoen euro aan...

DE POSITIE VAN DE LICENTIENEMER IN HET

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Aantal woorden: 39.418

Michèle Vinckier

Stamnummer: 01307415

Promotor: Prof. dr. Hendrik Vanhees

Commissaris: Dhr. Simon Geiregat

Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in de Rechten

Academiejaar: 2018 – 2019

I

Voorwoord

Deze masterproef vormt het sluitstuk van mijn opleiding tot Master in de rechten aan de Universiteit

van Gent. Het schrijven van deze masterproef heeft veel energie gevergd. Alvorens van wal te steken

met mijn masterproef, wil ik dan ook traditiegetrouw mijn dank betuigen aan heel wat mensen die het

schrijfproces elk op hun eigen manier wat verlicht hebben. Dit product zou er niet gekomen zijn zonder

hun steun en sympathie.

Eerst en vooral bedankt aan mijn promotor, Prof. dr. Hendrik Vanhees. Dank voor het aanreiken van dit

boeiende onderwerp en het verlenen van de nodige bijstand tijdens het schrijfproces. Ik werd telkens

geduldig ontvangen en kreeg snelle en gerichte feedback. Ook bedankt aan Dhr. Geiregat om mijn

bibliografie met een waardevolle bron uit te breiden.

Vervolgens ook uitdrukkelijk bedankt aan mijn ouders. Niet alleen voor alle kansen die ze mij gaven en

de steun tijdens mijn studies, maar om er altijd voor mij te zijn in alles wat ik doe. Het doet deugd om

te beseffen dat jullie soms meer in mij geloven dan ik zelf doe. Daarnaast ook bedankt aan Marijn. De

keren dat ik mijn hart bij jou kon luchten zijn niet op een hand te tellen. Tot slot ook een oprechte dank

je wel aan de rest van mijn familie en vrienden om me de nodige ontspanning en afleiding te bezorgen

de afgelopen jaren.

Michèle Vinckier,

Gent, mei 2019.

III

Inhoudsopgave

VOORWOORD ...................................................................................................................................... I

INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................................... III

LIJST VAN AFKORTINGEN ........................................................................................................ VIII

INTRODUCTIE ..................................................................................................................................... 1

1. ONDERWERP EN PROBLEEMSTELLING .............................................................................................. 1

2. AFBAKENING ONDERZOEK EN STRUCTUUR...................................................................................... 2

DEEL 1. INLEIDEND DEEL ............................................................................................................... 5

HOOFDSTUK 1. OMSCHRIJVING VAN DE LICENTIE(OVEREENKOMST) ............................. 5

Afdeling 1. Algemene omschrijving ............................................................................................... 5

Afdeling 2. Kenmerken ................................................................................................................... 7

2.1. Sui generis overeenkomst .................................................................................................... 7

2.2. (Non) facere: verbodsontheffing en gebruiksrecht .............................................................. 7

2.3. Vrijwillig en wederkerig ...................................................................................................... 8

2.4. Intuitu personae? .................................................................................................................. 9

2.5. Duur van de licentieovereenkomst ..................................................................................... 10

2.6. Inschrijvingsvereiste .......................................................................................................... 10

Afdeling 3. De dwanglicentie ........................................................................................................ 11

Afdeling 4. Exclusieve versus niet-exclusieve licentie ................................................................. 11

Afdeling 5. De wettelijke licentie .................................................................................................. 12

Afdeling 6. De verbintenissen van de partijen bij de licentieovereenkomst ................................. 13

6.1. Rechten en plichten van de licentiegever ........................................................................... 13

6.2. Rechten en plichten van de licentienemer .......................................................................... 15

HOOFDSTUK 2. HANDHAVING VAN INTELLECTUELE RECHTEN ...................................... 18

Afdeling 1. Het fenomeen ‘namaak’ ............................................................................................. 18

Afdeling 2. Handhaving op internationaal, Europees en Belgisch niveau .................................... 20

2.1. Internationale initiatieven................................................................................................... 20

2.2. Europese initiatieven .......................................................................................................... 20

2.2.1. De Douaneverordening ............................................................................................... 20

2.2.2. De Handhavingsrichtlijn ............................................................................................. 21

2.2.3. Een voorstel tot Strafrechtrichtlijn .............................................................................. 22

2.3. Nationaal niveau................................................................................................................. 23

Afdeling 3. De vorderingsgerechtigde partij ................................................................................. 24

IV

DEEL 2. DE POSITIE VAN DE LICENTIENEMER DOORHEEN DE VERSCHILLENDE

INBREUKPROCEDURES.................................................................................................................. 26

HOOFDSTUK 1. VORDERING TOT STAKEN ZOALS IN KORTGEDING ................................ 26

Afdeling 1. Kenmerken van de procedure ..................................................................................... 26

1.1. Algemeen ........................................................................................................................... 26

1.2. Welke maatregelen kan de stakingsrechter bevelen? ......................................................... 27

1.2.1.Vaststelling en stopzetting van de inbreuk .................................................................. 27

1.2.2. Begeleidende maatregelen .......................................................................................... 28

§1. Verwijdering van de goederen uit het handelsverkeer ............................................... 28

§2. Maatregelen tot informatieverstrekking ..................................................................... 28

§3. Publicatie van het vonnis van de stakingsrechter ....................................................... 29

§4. De vergoeding van gerechtskosten en andere kosten ................................................. 29

Afdeling 2. De verhouding tussen artikel XVII.19 en artikel XVII.7 juncto XVII.8 WER.......... 30

Afdeling 3. Wie kan de vordering instellen? ................................................................................. 31

3.1. Industriële eigendomsrechten............................................................................................. 31

3.1.1. Merkenrecht ................................................................................................................ 31

§1. Wetgeving op twee niveaus ........................................................................................ 31

§2. Uniemerk .................................................................................................................... 32

a) Exclusieve licentie ................................................................................................... 32

b) Niet-exclusieve licentie: een gemiste kans van de wetgever? ................................. 35

c) Is inschrijving van een merklicentie in het register vereist? .................................... 36

d) Blijvende beperking bevoegdheid licentienemers ................................................... 38

§3. Beneluxmerk .............................................................................................................. 39

a) Geen bevoegdheid voor de licentienemer onder het oude BVIE ............................. 39

b) Verruiming van de bevoegdheden sinds 1 maart 2019 ............................................ 41

c) Impact Hassan/Breiding ........................................................................................... 41

3.1.2 Tekeningen en modellen .............................................................................................. 42

§1. Gemeenschapsmodel .................................................................................................. 42

a) Analogie met het Uniemerk ..................................................................................... 42

b) Is inschrijving van een modellicentie in het register vereist? .................................. 43

§2. Benelux tekeningen en modellen ............................................................................... 44

3.1.3. Octrooien .................................................................................................................... 45

§1. Beperkte bevoegdheden in de wet .............................................................................. 45

§2. Uitbreiding van de bevoegdheden in de licentieovereenkomst? ................................ 46

§3. Quid weigering tot optreden van de octrooihouder .................................................... 47

§4. Geen analogie met het merken- en tekeningen en modellenrecht .............................. 48

3.1.4. Kwekersrecht .............................................................................................................. 49

V

§1. Kwekersrecht .............................................................................................................. 49

§2. Communautair kwekersrecht ...................................................................................... 49

3.1.5. Topografieën van halfgeleiderproducten .................................................................... 50

3.1.6. Benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen ....................................... 51

3.2. Auteursrecht sensu lato ...................................................................................................... 52

3.2.1. Elke betrokkene .......................................................................................................... 52

3.2.2. Striktere interpretatie bij het sui generis-recht voor databanken ................................ 53

HOOFDSTUK 2. DE VORDERING TEN GRONDE ....................................................................... 53


Afdeling 2. Verhouding ten opzichte van de vordering tot staken zoals in kortgeding ................ 54

2.1. Het onderscheid tussen de twee procedures ....................................................................... 54

2.2. Wie kan de vordering inzake namaak instellen? ................................................................ 55

HOOFDSTUK 3. HET BESLAG INZAKE NAMAAK .................................................................... 55


Afdeling 2. Wie kan de procedure instellen? ................................................................................ 56

2.1. Voor welke intellectuele rechten? ...................................................................................... 56

2.2. Wie kan om een beslag inzake namaak verzoeken? .......................................................... 58

HOOFDSTUK 4. HET GEWONE KORTGEDING .......................................................................... 58


Afdeling 2. Ruime vorderingsmogelijkheid voor de licentienemer .............................................. 60

HOOFDSTUK 5. DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING ............................................. 60


Afdeling 2. De vorderingsgerechtigde partij: een stroomlijning van de intellectuele rechten? .... 62

2.1. De benadeelde partij ........................................................................................................... 62

2.2. Bijzondere regels in afzonderlijke wettelijke bepalingen .................................................. 63

2.2.1. Striktere voorwaarden voor merken en tekeningen en modellen in het BVIE ........... 63

2.2.2. Bijzondere regels voor Uniemerken en Gemeenschapsmodellen............................... 64

2.2.3. Expliciete bepaling in het WER voor octrooien ......................................................... 65

HOOFDSTUK 6. DE STRAFRECHTELIJKE BETEUGELING ..................................................... 66


1.1. Verhouding ten opzichte van de burgerrechtelijke procedures .......................................... 66

1.2. Kenmerken van de procedure............................................................................................. 67

Afdeling 2. De licentienemer als benadeelde partij....................................................................... 68

HOOFDSTUK 7. DE DOUANEVERORDENING ........................................................................... 68


Afdeling 2. Recht tot indiening van een verzoek bij de douane .................................................... 70

2.1. Kritiek op Douaneverordening 1383/2003......................................................................... 70

VI

2.2. De huidige Douaneverordening 608/2013 ......................................................................... 71

2.2.1. Een gebrek aan duidelijkheid in de wet ...................................................................... 71

2.2.2. Enge of ruime interpretatie van artikel 3 Douaneverordening? .................................. 72

§1. Nationaal verzoek ....................................................................................................... 72

§2. Unieverzoek................................................................................................................ 73

2.2.3. Bewijs van status ........................................................................................................ 73

DEEL 3. EVALUATIE ........................................................................................................................ 76

HOOFDSTUK 1. DE ROL VAN DE EUROPESE WETGEVER ..................................................... 76

1.1. De Handhavingsrichtlijn ......................................................................................................... 76

1.2. Een risico op discriminatie tussen de verschillende beschermingstechnieken ....................... 77

HOOFDSTUK 2. ANTICIPEREN DOOR MIDDEL VAN CONTRACTUELE AFSPRAKEN IN DE

LICENTIEOVEREENKOMST ......................................................................................................... 78

Afdeling 1. Een plicht tot optreden voor de licentiegever? ........................................................... 78

1.1. De aard van het recht van de licentienemer ....................................................................... 78

1.2. Draagwijdte van de vrijwaringsplicht van de licentiegever ............................................... 79

1.2.1. Geen verplichting om op te treden tegen namaak....................................................... 79

1.2.2. Bevoorrechte positie van de exclusieve licentienemer ............................................... 81

Afdeling 2. Mogelijkheid tot opvangen van lacunes in de wet ..................................................... 82

2.1. Beperkte contractvrijheid? ................................................................................................. 82

2.2. Interpretatie van de licentieovereenkomst ......................................................................... 83

SLOTCONCLUSIE ............................................................................................................................. 85

BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................................. 89

§1. WETGEVING .............................................................................................................................. 89

1.1. Internationaal .......................................................................................................................... 89

1.2. Europees ................................................................................................................................. 89

1.3. Benelux ................................................................................................................................... 91

1.4. België ...................................................................................................................................... 91

1.5. Voorbereidende documenten .................................................................................................. 92

§2. RECHTSPRAAK ......................................................................................................................... 92

2.1. Hof van Justitie van de Europese Unie................................................................................... 92

2.2. Het Gerecht van de Europese Unie ........................................................................................ 93

2.3. Benelux Gerechtshof .............................................................................................................. 93

2.4. België ...................................................................................................................................... 93

§3. RECHTSLEER ............................................................................................................................ 94

3.1. Boeken .................................................................................................................................... 94

VII

3.2. Bijdragen in verzamelwerken ................................................................................................. 96

3.3. Tijdschriften ........................................................................................................................... 99

VIII

Lijst van afkortingen

Intellectueel eigendomsrecht IE-recht

Wetboek van Economisch Recht WER

Benelux-Verdrag inzake de intellectuele

eigendom

BVIE

Uniemerkenverordening UMVo

Merkenrichtlijn MRl

Gemeenschapmerkenverordening GMeV

Gemeenschapsmodellenverordening GMoV

Burgerlijk Wetboek BW

1

INTRODUCTIE

1. Onderwerp en probleemstelling

1. Namakers zijn overal. Van fake handtassen van beroemde merken tot neppe iPhones en namaak-

Lego. In 2018 werd maar liefst voor 13 miljoen euro aan namaakproducten in beslag genomen in

België.1 Namaak en de strijd ertegen zijn alomtegenwoordig in het gebied van de intellectuele

eigendomsrechten en dit vereist dan ook een efficiënte rechtshandhaving. Per slot van rekening zouden

intellectuele rechten zonder adequate afdwinging immers een lege doos vormen. Het kunnen optreden

tegen namaak is bijgevolg een zeer belangrijk onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht en er

wordt ook effectief heel vaak gebruik gemaakt van de verschillende procedures die voorhanden zijn om

de namaak vast te stellen, de inbreuk te doen stoppen, schadevergoeding te krijgen, enzovoort.

2. De confrontatie met namaak is echter niet het enige probleem waarmee rechthebbenden in

aanraking komen. Het geheel van rechtsmiddelen dat hen ter beschikking staat om tegen namaak op te

treden, is daarenboven niet altijd even geordend en duidelijk. Iemand die zich deze procedures en alle

verschillende regels meester wil maken, zal vele artikels en wetten moeten doorspitten om zich een

correct en volledig beeld te vormen. Bovendien zien we ook nog eens grote verschillen tussen de takken

van de intellectuele rechten wat betreft de personen die bevoegd zijn om van de handhavingsprocedures

gebruik te maken. Het gevolg hiervan is een gebrek aan transparantie. Het is dikwijls verre van duidelijk

wie er in de eerste plaats actie kan ondernemen, maar ook welke maatregelen deze precies kan vragen.

3. De kwestie die deze masterproef bijgevolg begeestert is welke positie de licentienemer precies

inneemt in dit verhaal. Momenteel blijkt dit immers een moeilijk vraagstuk waarop een antwoord geven

niet zo evident is aangezien men geconfronteerd zal worden met een kluwen van wetgeving, rechtspraak

en rechtsleer die men zal moeten proberen te doorworstelen. De doelstelling van deze masterproef is

dan ook om al deze wetgeving, rechtspraak en rechtsleer die zich uitlaten over de positie van de

licentienemer van naderbij te bestuderen om op die manier een preciezer beeld te kunnen vormen van

deze zijn rechtspositie.

1 K. PEETERS, “Voor 13 miljoen euro aan namaakproducten in beslag genomen in 2018”, Persmededeling, 2019,

http://www.krispeeters.be/sites/default/files/20190326_PB_namaak.pdf (consultatie 26 maart 2019).

http://www.krispeeters.be/sites/default/files/20190326_PB_namaak.pdf

2

2. Afbakening onderzoek en structuur

4. Het doel van deze masterproef is aldus een overzicht te geven van de positie van de

licentienemer in het intellectuele eigendomsrecht. Vandaag is het antwoord op de vraag over welke

bevoegdheden de licentienemer beschikt in het kader van namaak grosso modo afhankelijk van vier

vragen: (1) op welk soort IE-recht wordt een inbreuk gepleegd, (2) via welk soort procedure wenst men

hiertegen op te treden, (3) over welk soort licentie gaat het en hoe hebben de partijen de

licentieovereenkomst gemodaliseerd en ten slotte ook van (4) de interpretaties in de rechtspraak en

rechtsleer.

5. In deel I wordt van wal gestoken met een uiteenzetting van de basisbegrippen die het

aanknopingspunt vormen doorheen deze masterproef. Eerst en vooral wordt een omschrijving van het

begrip licentie(overeenkomst) gegeven. Alhoewel de focus in deze masterproef echt ligt op de

licentienemer, lijkt het daarnaast ook passend om een beknopte omschrijving te geven van de rechten

en plichten van de partijen bij de licentieovereenkomst. Slechts een bondige uiteenzetting van de meest

essentiële begrippen en het schetsen van een algemeen kader zijn hier noodzakelijk. Om het onderzoek

duidelijk af te bakenen, zal ook minder tot geen aandacht gaan naar wat de licentiegever kan doen of

verbieden in het kader van de overeenkomst. Dit betekent dus dat er bijvoorbeeld geen aandacht zal

gaan naar actiemogelijkheden in hoofde van de licentiegever in situaties waarin de licentienemer

bijvoorbeeld de grenzen van zijn licentieovereenkomst te buiten zou gaan aangezien deze vraag vertrekt

vanuit het standpunt van de licentiegever.

Daarnaast bevat deel I ook een schets van de problematiek inzake handhaving. Eerst wordt toelichting

gegeven bij het fenomeen ‘namaak’, waarna een kort overzicht volgt van de geschiedenis van de huidige

handhavingsregels. Hierbij is er zowel aandacht voor het internationaal, Europees als Belgisch niveau.

6. Vervolgens werd er voor gekozen om in deel 2 per inbreukprocedure een beeld te schetsen van

de positie van de licentienemer. De keuze om per procedure te werk te gaan wordt verantwoord door de

wens om herhaling te voorkomen. Er zal namelijk blijken dat de bevoegdheidsregels in verschillende

gevallen gebaseerd zijn op deze die gelden voor de ‘vordering inzake namaak’. Er werd echter voor

geopteerd om deel 2 aan te vatten met een analyse van de vordering tot staken zoals in kortgeding,

waarvan de regels zoals zal blijken eigenlijk gebaseerd zijn op deze van de vordering ten gronde. De

verantwoording hiervoor is dat de stakingsvordering zoals in kortgeding een zeer efficiënte procedure

is, die in veel gevallen de eerste voorkeur verkrijgt indien men geconfronteerd wordt met namaak.

3

Ieder hoofdstuk vangt aan met een beknopte schets van de belangrijkste kenmerken van de procedure,

om de lezer op die manier een eerste globaal zicht te geven op wat met iedere procedure precies bereikt

kan worden. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de bevoegdheidsregels.

7. Deel 3 poogt tot een evaluatie te komen van het huidige regelgevend kader. Eerst wordt kort

herinnerd aan de doelstelling en formulering van de Richtlijn Handhaving. Aansluitend wordt nagegaan

hoe de Belgische wetgever hiermee op nationaal niveau is omgesprongen en of een verregaandere

tussenkomst van de Europese wetgever eventueel wenselijk is. Daaropvolgend wordt overwogen wat

partijen a priori in de licentieovereenkomst zouden kunnen overeenkomen om de positie van de

licentienemer te versterken.

Tot slot wordt nog een algemene conclusie geformuleerd.

5

DEEL 1. INLEIDEND DEEL

HOOFDSTUK 1. OMSCHRIJVING VAN DE LICENTIE(OVEREENKOMST)

Afdeling 1. Algemene omschrijving

8. Intellectuele eigendomsrechten2 beschermen immateriële voortbrengselen van de geest.

Uitdrukkingen van menselijke creativiteit worden door een juridische molen gedraaid en zo

geconverteerd in juridische eigendom.3 Op die manier wordt verhandeling en exploitatie van deze

voortbrengselen voor commerciële doeleinden mogelijk gemaakt.4 In de huidige economie spelen

intellectuele rechten een zeer belangrijke rol. Innovatie en concurrentie worden namelijk aangemoedigd

als rechtenhouders hun creaties ook effectief afdoend kunnen beschermen.

9. Wanneer een rechtenhouder een intellectueel eigendomsrecht bemachtigt, wordt hierdoor in

principe een monopolierecht verkregen dat aan eenieder tegenstelbaar is. Derden dienen bijgevolg ook

rekening te houden met het bestaan van het intellectueel recht en moeten het monopolie van de

rechtenhouder ook respecteren.5 Dit impliceert in de praktijk dat het anderen verboden is om

handelingen te stellen in strijd met dit exclusief recht.

10. Niet iedereen ondervindt echter de behoefte om zijn uitvinding zelf te exploiteren en soms

worden dan ook andere pistes overwogen om een intellectueel recht te valoriseren. Intellectuele rechten

maken immers deel uit van het vermogen van de houders ervan wat betekent dat deze ook verhandelbaar

zijn. Wanneer iemand iets creëert, beschikt deze als rechthebbende met andere woorden over

verschillende opties om zijn IE-recht daadwerkelijk te valideren. Ofwel kiest men ervoor om zelf te

exploiteren, maar daarnaast beschikt men ook over de mogelijkheid het IE-recht over te dragen of in

licentie te geven. Aangezien aan IE-rechten een grote economische waarde gekoppeld is, maken zij ook

effectief vaak het voorwerp uit van dergelijke commerciële transacties.6

11. Men dient goed het onderscheid tussen de techniek van overdracht en licentie voor ogen te

houden. Bij een daadwerkelijke overdracht gaan alle rechten verbonden aan het monopolierecht van de

2 Intellectuele (eigendoms)rechten worden soms ook aangeduid als ‘IE-rechten’. 3 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, Brussel, Larcier, 2008, Inleiding (hierna: Y.

VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten). 4 J. SWENNEN, “Optie- en licentieovereenkomsten in het intellectuele eigendomsrecht” in B. TILLEMAN, N. PORTUGAELS

en A. L. VERBEKE, Knelpunten Opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, 175 (hierna: J. SWENNEN, “Optie- en

licentieovereenkomsten in het intellectuele eigendomsrecht”). 5 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 5. 6 Ibid.

6

houder over op een nieuwe eigenaar. De oorspronkelijke eigenaar van het intellectueel recht verliest

hierdoor al zijn rechten en kan het IE-recht niet meer uitbaten zonder zich schuldig te maken aan

namaak.7 De verkrijger zal volledig in plaats van de overdrager treden en komt zo in het bezit van

exploitatierechten die hij erga omnes kan uitoefenen, ook tegen de overdrager.8 Met een

licentieovereenkomst daarentegen gaat de houder van een IE-recht niet zo ver. Het sluiten van een

licentieovereenkomst impliceert immers nooit een overdracht van eigendom. De titularis van het recht

heeft hier dus niet de bedoeling om zijn intellectueel eigendomsrecht volledig te vervreemden.9

12. Licentieovereenkomsten vinden we terug in alle domeinen van het intellectueel eigendomsrecht,

zowel bij de industriële eigendomsrechten als bij het auteursrecht sensu lato.10 Voor elk soort

intellectueel recht kan dus nagenoeg een licentie verleend worden. Het is bij de verschillende IE-rechten

ook een belangrijke en veelgebruikte exploitatievorm waaruit beide partijen trachten wederzijds

voordeel te behalen.11

Enerzijds maakt de techniek van licentieverlening vaak een essentieel element uit van de industriële en

handelspolitiek van een onderneming.12 Licentieovereenkomsten geven in de praktijk meestal

aanleiding tot een vergoeding, maar daarnaast laten ze de licentiegever ook toe om de kosten van

onderzoek en ontwikkeling te rentabiliseren. Het is bovendien ook een manier om te ontsnappen aan de

gevolgen van onvoldoende exploitatie of het verlenen van een dwanglicentie.13

Daarnaast zijn licentieovereenkomsten ook een interessant instrument voor de licentienemer. Deze dient

zelf geen substantiële investering te maken bij de totstandkoming van het intellectueel eigendomsrecht.14

Gezien de toenemende complexiteit van technologieën, is het op vandaag namelijk niet meer

vanzelfsprekend dat de gemiddelde onderneming zelf over alle tijd, middelen en technologie beschikt

om dergelijke investeringen te doen.15 Via de techniek van licenties kan op die manier toch worden

meegenoten van het concurrentieel voordeel dat een IE-recht vaak impliceert.16

7 A. ROEF, “De licentieovereenkomst – Inhoudstafel en artikelsgewijze – Bespreking”, CJ 1999, 50. 8 H. VANHEES, Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke

exploitatiecontracten, Antwerpen, Maklu, 1993, 112. 9 A. CLERIX, V. PEDE, N. D’HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, Octrooien in België. Een praktische

leidraad, Brugge, Die Keure, 2016, 333; J. SWENNEN, “Optie- en licentieovereenkomsten in het intellectuele

eigendomsrecht”, 178. 10 Een licentieovereenkomst kan daarnaast ook op andere zaken betrekking hebben. Het gaat dan om bijvoorbeeld ‘knowhow’,

zijnde immateriële rechten die strikt genomen niet tot het domein van de wettelijke intellectuele eigendomsrechten behoren en

waarvoor dus ook geen wettelijk verbodsrecht geldt. Zie hierover: E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten” in E. DIRIX en

A. VAN OEVELEN, Commentaar Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,

Antwerpen, Kluwer, 2003, 12 (hierna: E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”). 11 B. C. WENTINK, De licentie in het vermogensrecht, Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, 5. 12 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 5. 13 Ibid. 14 B. C. WENTINK, De licentie in het vermogensrecht, Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, 5; J. SWENNEN, “Optie- en

licentieovereenkomsten in het intellectuele eigendomsrecht”, 175. 15 T. C. J. A. VAN ENGELEN, IE-goederenrecht, Utrecht, Boek9, 2018, 395. 16 B. VANBRABANT, La propriété intellectuelle. Tome 2. Régime patrimonial, Brussel, Larcier, 2018, 638.

7

13. Licenties kunnen zich ook voordoen in veel gedaanten afhankelijk van de wijze waarop de

partijen hun overeenkomst hebben vorm gegeven. In wat volgt worden de belangrijkste kenmerken van

de licentie(overeenkomsten) besproken met aansluitend een beknopte analyse van de rechten en plichten

van de partijen bij een licentieovereenkomst.

Afdeling 2. Kenmerken

2.1. Sui generis overeenkomst

14. In de klassieke rechtsleer wordt een licentieovereenkomst gezien als een sui generis of

onbenoemde overeenkomst. De licentieovereenkomst is namelijk een contract dat amper wettelijk

gereglementeerd is. De overeenkomst kenmerkt zich bijgevolg door een ruime contractvrijheid die

ervoor zorgt dat partijen vrij zijn om naar eigen goeddunken hun onderlinge relatie te moduleren

overeenkomstig de algemene principes van het verbintenissenrecht.17 Deze flexibiliteit is echter niet

onbeperkt. Zo zijn er bijvoorbeeld regelen van mededingingsrecht die er beperkingen aan stellen en ook

de dwanglicentie18 is een voorbeeld die de principiële contractvrijheid aan belang doet inboeten.19

15. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het ondanks de grote contractvrijheid steeds belangrijk

blijft om bij het opstellen van de licentieovereenkomst een voldoende kritische geest te hebben. Het

gevaar bestaat namelijk dat de licentienemer beschouwd wordt als de zwakkere partij waardoor een

onevenwicht kan ontstaan tussen de rechten en plichten van partijen. Om te voldoen aan de

verwachtingen van beide partijen, moeten de rechten en plichten in de overeenkomst duidelijk worden

afgebakend en geformuleerd. Daarom is het aangeraden dat de contractanten wat ze bijvoorbeeld

verstaan onder ‘gebruik’ van het intellectueel eigendomsrecht, duidelijk definiëren.20

2.2. (Non) facere: verbodsontheffing en gebruiksrecht

16. Een licentie vormt een uitzondering op het exclusieve recht en zodus een uitzondering op het

principiële verbodsrecht dat een IE-recht impliceert. Dit betekent dat de licentienemer bepaalde

exploitatiedaden zal kunnen stellen die in principe onder het IE-recht van de eigenaar vallen, en dit

zonder dat de rechtenhouder hiertegen kan protesteren of de licentienemer kan vervolgen wegens

17 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 7. 18 Zie infra 11, nrs. 27-29. 19 E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”, 12. 20 J. SWENNEN, “Optie- en licentieovereenkomsten in het intellectuele eigendomsrecht”, 175.

8

bijvoorbeeld namaak. De traditionele visie is dan ook dat de licentie in hoofde van de licentiegever

slechts een negatieve inhoud heeft.21

17. Meer moderne interpretaties van het wezen van de licentieovereenkomst maken echter duidelijk

dat de implicaties van een licentieovereenkomst verder gaan dan dat. Naast deze verbodsontheffing is

het belangrijkste voortvloeisel namelijk dat de licentienemer ook een gebruiksrecht verkrijgt. De houder

van een intellectueel eigendomsrecht geeft aan een ander namelijk het recht om bepaalde

exploitatiedaden te stellen die in beginsel onder zijn exclsuief recht vallen.22 Licentieverlening brengt

bijgevolg niet enkel een onthoudingsplicht mee voor de licentiegever, maar legt deze ook positieve

verplichtingen op.

Deze aanvulling van de traditionele visie heeft belangrijke praktische gevolgen. Naast een belofte om

de licentienemer niet te vervolgen wegens namaak, neemt de licentiegever ook verbintenissen om iets

te doen op zich. De licentiegever zal zo moeten voldoen aan een vrijwaringsplicht en zal de

licentienemer daarnaast ook moeten behoeden voor rechtsstoornissen. Het gaat dus om een

overeenkomst waarbij de licentienemer een beperkt gebruiks- of genotsrecht verkrijgt waarbij het aan

de licentiegever is om de geldigheid en het ongestoorde genot van het intellectuele recht garanderen.23

18. Deze positieve verplichtingen vormen echter niet de essentie van de overeenkomst en de partijen

kunnen deze dan ook perfect wegbedingen. Zo wordt de licentieovereenkomst toch teruggebracht tot

een zuivere verbodsontheffing en rust op de licentiegever enkel een onthoudingsplicht.24 Bovendien zal

de draagwijdte van de positieve verplichtingen ook verschillen naargelang de aard van de licentie. In

geval van een dwanglicentie, zal van de licentiegever bijvoorbeeld geen even grote waarborgverbintenis

kunnen verwacht worden als in het kader van een gewone contractuele relatie.25

2.3. Vrijwillig en wederkerig

19. Het sluiten van een licentieovereenkomst geschiedt in se vrijwillig. De houder van een IE-recht

kan in principe niet gedwongen worden om zijn recht in licentie te geven. Aan dat uitgangspunt doen

echter bepaalde verschijningsvormen van de licentie afbreuk. Wat betreft octrooien kennen we

21 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 8. In die zin ook: H. VANHEES, Een

juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke exploitatiecontracten, Antwerpen,

Maklu, 1993, 109-111. 22 Zoals verder ook uit deze bijdrage zal blijken, betekent dit echter niet dat de licentienemer altijd dezelfde bescherming geniet

als de licentiegever. In deze masterproef zal namelijk worden toegelicht dat de licentienemer bij de meeste intellectuele rechten

slechts over beperkte vorderingsmogelijkheden beschikt om op te treden tegen inbreuken. 23 G. MARTYN, R. DEVLOO en Y. JORENS, Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, Brugge, Die Keure, 2018, 391. 24 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 10. 25 Ibid., 61.

9

bijvoorbeeld de techniek van de dwanglicentie die door de Minister van Economische zaken kan worden

verleend.26

20. De licentieovereenkomst is daarnaast ook duidelijk een wederkerige overeenkomst. Beide

partijen verkrijgen immers een economisch voordeel en bijgevolg zullen zowel voor de licentienemer

als de licentiegever rechten en verplichtingen ontstaan of overeengekomen worden.27 In hoofde van de

licentiegever geldt bijvoorbeeld onder andere een plicht tot het verlenen van het gebruiksrecht en het

zich onthouden van vervolging wegens namaak. In de praktijk zal de verplichting die op de

licentienemer rust in eerste instantie het betalen van een geldelijke vergoeding zijn, de zogenaamde

royalty.28 De tegenprestatie kan echter ook andere vormen aannemen. Een voorbeeld van zo’n andere

tegenprestatie is de kruislicentie, waarbij wederzijde technologie ter beschikking wordt gesteld.29 Verder

in deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de rechten en plichten van de partijen bij de

licentieovereenkomst.30

2.4. Intuitu personae?

21. Het antwoord op de vraag of een licentieovereenkomst intuitu personae wordt afgesloten kent

een aanzienlijk praktisch belang. Er zijn niet alleen gevolgen merkbaar op het vlak van de uitvoering

van de overeenkomst, maar ook op het voortbestaan en de overdraagbaarheid van de licentie. Gezien dit

functioneel belang, is het dan ook aangewezen om hieromtrent een bepaling op te nemen in de

licentieovereenkomst.31 Het gevaar bestaat namelijk dat bij het ontbreken van enige contractuele

bepaling hieromtrent, men zal moeten ressorteren tot een beoordeling door de rechter, wat ongewenste

uitkomsten tot gevolg kan hebben in hoofde van één van de partijen. Duidelijke contractuele bepalingen

kunnen discussies hierover tijdens de loop van de overeenkomst vermijden.

22. Duidelijk lijkt wel dat de licentieovereenkomst een hoog intuitu personae karakter heeft wat

betreft de licentienemer. In een meerderheid van de gevallen zal de licentiegever de licentie namelijk

toekennen met inachtneming van de persoon van de licentienemer of ten minste diens onderneming.32

De merkhouder zal bijvoorbeeld willen garanderen dat zijn licentienemer producten van een bepaalde

kwaliteit op de markt brengt en zodus zijn keuze zorgvuldig overwegen.33 Hetzelfde lijkt niet waar wat

26 Artikel XI.38 WER voorziet bijvoorbeeld dat de Minister van Economische zaken een dwanglicentie kan verlenen in het

belang van de volksgezondheid. Zie infra 11, nrs. 27-29. 27 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 14. 28 Alhoewel een vergoeding in de praktijk bijna altijd wordt bedongen, maakt zij toch geen constitutief element uit van de

licentieovereenkomst. Zie hierover: Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 14. 29 Zie hierover: E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”, 13. 30 Zie infra 13, afdeling 6. 31 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 16. 32 Ibid. 33 E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”, 52.

10

betreft de beweegredenen van de licentienemer. Deze zal namelijk een licentie willen bemachtigen

omwille van het IE-recht zelf en niet omwille van de persoon van de licentiegever.34

2.5. Duur van de licentieovereenkomst

23. De licentieovereenkomst is een duurovereenkomst met opeenvolgende prestaties. Meestal wordt

in de licentieovereenkomst voorzien in een termijn. Het is dus niet zo dat de duur ervan noodzakelijk

moet samenvallen met de bescherming van het IE-recht. De licentie kan zowel verleend worden voor

de duur van de geldigheid van het IE-recht, als voor een kortere duur. Indien partijen geen uitdrukkelijke

afspraken maken omtrent de duur geldt de licentie in principe wel voor de duurtijd van het IE-recht.35

2.6. Inschrijvingsvereiste

24. In principe zijn overeenkomsten tegenstelbaar aan derden zonder enige formaliteit. In het kader

van intellectuele rechten wordt op dat principe een uitzondering gemaakt.36 Bij de meeste industriële

intellectuele eigendomsrechten wordt bij het toekennen van een licentie immers toch voorzien in

publiciteitsmaatregelen. Het feit dat een licentie werd verleend voor een bepaald intellectueel recht moet

dan worden ingeschreven in de registers van de administratieve entiteit die instaat voor het beheer van

de betrokken rechten.37 Enkel dan zal de licentieovereenkomst tegenwerpelijk zijn aan derden. Wel is

het zo dat de aard van de formaliteiten verschillen naargelang het intellectueel recht waarover het gaat.

25. De inschrijvingsvereiste niet naleven heeft ook daadwerkelijk praktische gevolgen. Zo zal in

het geval dat de licentiegever zijn IE-recht overdraagt, de cessionaris niet gebonden zijn door de

licentieovereenkomst. De licentienemer zal bijgevolg genoodzaakt zijn om alle exploitatiehandelingen

gebaseerd op het overgedragen IE-recht te stoppen. Ook zal de licentiegever geen rekening dienen te

houden met de licentienemer wanneer hij de inschrijving van zijn IE-recht wil laten doorhalen.38

Bepaalde gevolgen zullen ook merkbaar zijn bij de handhaving, waarover later meer.

26. Bij het auteursrecht en de naburige rechten is het uitgangspunt anders. Hier geldt in principe

geen inschrijvingsvereiste. De licentieovereenkomst blijft hier onderworpen aan het gemeen

contractenrecht en zal tegenstelbaar zijn aan derden ingevolge het sluiten ervan.39

34 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 16. 35 Ibid., 18. 36 B. VANBRABANT, La propriété intellectuelle. Tome 2. Régime patrimonial, Brussel, Larcier, 2018, 814. 37 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 47. 38 Ibid., 48. 39 B. VANBRABANT, La propriété intellectuelle. Tome 2. Régime patrimonial, Brussel, Larcier, 2018, 814.

11

Afdeling 3. De dwanglicentie

27. Wat betreft de industriële eigendomsrechten kennen we voor octrooien een bijzondere vorm van

de licentie, zijnde de dwanglicentie uit artikel XI.37 WER. De dwanglicentie is een instrument dat

eventuele misbruiken moet vermijden voortvloeiend uit de wijze waarop de octrooihouder zijn

uitsluitend recht uitoefent.40 In de wet zijn twee gevallen voorzien waarin om een dwanglicentie kan

gevraagd worden. Het gaat enerzijds om situaties waarbij de octrooihouder nalaat zijn uitvinding in

België te exploiteren en anderzijds is er ook de situatie van het ‘afhankelijk octrooi’ waarbij een octrooi

niet kan geëxploiteerd worden zonder inbreuk te maken op een ander octrooi.41

28. De aanvrager van de dwanglicentie is wel onderhevig aan een zekere bewijslast. Ten eerste moet

aangetoond worden dat de octrooihouder onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen en ten

tweede dient de aanvrager ook hard te maken dat hij zich tevergeefs tot de octrooihouder heeft gewend

om een licentie in der minne te bekomen.42 Wanneer het gaat om een dwanglicentie wegens gebrek aan

exploitatie, moet de aanvrager bovendien ook kunnen aantonen dat hij beschikt over de middelen die

noodzakelijk zijn voor een wezenlijke en doorlopende fabricage in België volgens de geoctrooieerde

uitvinding.43 Artikel XI.40 WER bakent die dwanglicentie vervolgens nog verder af.

29. De aanvraag en verlening van dwanglicenties verloopt via de Minister van Economische

Zaken.44 Wanneer de Minister besluit tot verlening van de dwanglicentie, is het vervolgens aan de

partijen om onderlinge afspraken vast te leggen in een licentieovereenkomst en dit binnen vier maanden

na de mededeling van de beslissing.45 Er dient verder ook een mededeling gedaan te worden aan de

Dienst Intellectuele Eigendom via een ondertekend attest.

Afdeling 4. Exclusieve versus niet-exclusieve licentie

30. Een ander uiterst belangrijk onderscheid in de praktijk is dat tussen de exclusieve en niet-

exclusieve licenties. De rechten van de licentienemer zullen aanzienlijk groter zijn wanneer deze

beschikt over een exclusieve licentie. Bij een exclusieve licentie zal de houder namelijk als enige het

recht krijgen om de uitvinding te exploiteren in een bepaald gebied. In dergelijk geval beschikt de

licentiegever dus niet meer over de mogelijkheid om in het toegekende territorium nog andere licenties

40 E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”, 27. 41 Artikel XI.37, §1, 1° en 2° WER. 42 Artikel XI.37, §2, 1), a) en b) WER. 43 Artikel XI.37, §2, 2) WER. 44 Artikel XI.41 WER. 45 Artikel XI.42 WER.

12

te verlenen.46 Gaat het daarentegen om een niet-exclusieve licentie, dan zal de rechtenhouder meerdere

licenties verlenen of zich het recht voorbehouden om dat te doen.47

31. De vraag stelt zich of in het geval dat een exclusieve licentie wordt verleend, de licentiegever

zelf nog zijn recht mag exploiteren binnen het exclusief toegekende territorium. Sommigen menen van

wel aangezien verzaking niet wordt vermoedt. Anderen menen dat de licentiegever inderdaad het recht

verliest om zelf het IE-recht te exploiteren binnen het territorium van de exclusieve licentie indien hij

zich dit recht niet heeft voorbehouden in de licentieovereenkomst. Dit twistpunt kan wederom vermeden

worden door dit op voorhand in de licentieovereenkomst te bepalen. Op die manier zijn de precieze

rechten en plichten van de partijen meteen duidelijk.48

Afdeling 5. De wettelijke licentie

32. Ter volledigheid kan hier ook nog melding worden gemaakt van de zogenaamde wettelijke

licentie. In de regelgeving zijn namelijk nog gevallen voorzien waarin de titularis van een intellectueel

eigendomsrecht zich niet kan verzetten tegen een exploitatiehandeling die in principe wel inbreuk maakt

op zijn monopolierecht.49

33. Zeer belangrijk in dit kader zijn vooral de verschillende uitzonderingen die voorzien worden in

het auteursrecht. Artikel XI.191/1 WER voorziet bijvoorbeeld in uitzonderingen op de

vermogensrechten van een auteur waarbij deze zich onder andere niet kan verzetten tegen het citeren

ten behoeve van onderwijs of in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Ook wat betreft octrooien erkent men wettelijke licenties in de wet. Artikel XI.36, §1 WER bepaalt “wie

te goeder trouw vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag of van voorrang van een octrooi,

de uitvinding, voorwerp van het octrooi op Belgisch grondgebied in gebruik had of er in het bezit van

gekomen was, heeft het recht de uitvinding ten persoonlijke titel te exploiteren ongeacht het bestaande

octrooi”. Op die manier wordt dus een recht van voorgebruik erkend.

34. Alhoewel de omschrijving als licentie van deze praktijkgevallen gepast lijkt, stellen VAN

COUTER en VANBRABANT terecht dat het hier niet gaat om licentieovereenkomsten. Het gaat

daarentegen om uitzonderingen op de exclusieve rechten die door de wet worden voorzien.50

46 E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”, 25. 47 A. CLERIX e.a., Octrooien in België. Een praktische leidraad, Brugge, Die Keure, 2016, 344. 48 B. VANBRABANT, La propriété intellectuelle. Tome 2. Régime patrimonial, Brussel, Larcier, 2018, 657. 49 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 22. 50 Ibid.

13

Afdeling 6. De verbintenissen van de partijen bij de licentieovereenkomst

6.1. Rechten en plichten van de licentiegever

35. In hoofde van de licentiegever bestaan naast het verlenen van een gebruiksrecht in het kader van

de licentieovereenkomst nog een aantal bijkomende plichten.51 Dit principe vindt zijn grondslag in het

algemene beginsel van de uitvoering van overeenkomsten te goeder trouw uit de artikelen 1134, lid 3

en 1135 BW.52 Dit impliceert dat er naast de hoofdverbintenis dus ook nog een aantal andere bijkomende

verbintenissen ontstaan, wat men gewoonlijk aanduidt als de waarborgverbintenis van de

licentiegever.53 De licentiegever moet ervoor zorgen dat de licentienemer een rustig en ongestoord genot

van het IE-recht heeft. In wat volgt worden de plichten van de licentiegever nader toegelicht.

36. Ten eerste geldt er voor de licentiegever een verplichting van non facere.54 Het is de

licentiegever namelijk verboden om op te treden tegen handelingen die de licentienemer stelt binnen de

grenzen van zijn licentie(overeenkomst). Het verbod dat een exclusief exploitatierecht normaliter

impliceert wordt immers opgeheven ten voordele van de licentienemer.55 De licentienemer vervolgen

omwille van namaak is dus uit den boze.

37. Bovendien mogen we van de licentiegever ook verwachten dat deze zich niet op een deloyale

wijze gedraagt. De licentiegever moet zich ervan onthouden bepaalde materiële handelingen te stellen

die de licentienemer kunnen hinderen. In het bijzonder is licentieverlening onverenigbaar met praktijken

zoals het op systematische wijze afwerven van cliënteel, verzoeken om doorhaling van de inschrijving

van het IE-recht of de licentie zonder voorafgaand akkoord van de licentienemer of in geval van een

exclusieve licentie, in hetzelfde territorium nog andere licenties met eenzelfde voorwerp toekennen.56

38. Daarnaast dient de licentiegever zijn licentienemer ook te vrijwaren voor daden van derden. Het

is namelijk denkbaar dat een derde meent dat de licentiegever op zijn beurt inbreuk maakt op een reeds

aan hem toegekend intellectueel recht. Op die manier kan de licentienemer dus geconfronteerd worden

met een aanmaning om zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk te staken omwille van vermeende inbreuk.

Het gevolg zal een contractuele aansprakelijkheid in hoofde van de licentiegever zijn aangezien de

51 Het verlenen van het gebruiksrecht wordt gezien als de ‘hoofdverbintenis’. 52 Artikel 1134, lid 3 BW bepaalt dat “alle overeenkomsten moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht” en artikel

1135 BW stelt “overeenkomsten verbinden niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen

die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend”. 53 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 60. 54 Ibid. 55 Y. VAN COUTER, S. DE SMEDT en B. VANBRABANT, “De distributie van goederen en de licentieovereenkomst”, in

X., Bestendig Handboek Distributierecht, Antwerpen, Kluwer, 2016, 148. 56 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 63.

14

licentienemer gestoord wordt in zijn genot. Een verweer van de licentiegever kan zijn te bewijzen dat

de inbreuk louter resulteert uit het feit dat de licentienemer de grenzen van de licentie(overeenkomst) te

buiten is gegaan.57

39. Daarmee verband houdend moet de licentiegever ook vrijwaren voor verborgen gebreken en

waarborgen dat de rechten in verband waarmee een gebruiksrecht werd toegekend, ook daadwerkelijk

bestaan.58 Dergelijke vrijwaringsplicht wordt in de praktijk vaak vertaald in een garantieclausule.59 Een

derde zou immers een nietigheidsvordering of een vordering tot verval van het IE-recht kunnen instellen.

Indien een IE-recht nietig wordt verklaard, zal dit ook de nietigheid van de licentieovereenkomst met

zich meebrengen.60 Verval van het IE-recht heeft in principe wel enkel gevolgen ex nunc, maar

logischerwijs zal ook in dit geval de licentieovereenkomst tot zijn einde komen gezien het wegvallen

van het voorwerp voor de toekomst.61

40. In principe blijft de licentiegever wel het recht behouden om het IE-recht zelf te exploiteren.

Het verlenen van een licentie impliceert dus niet automatisch een afstand van het eigen recht tot

exploitatie. De rechtenhouder kan zijn IE-recht immers zoveel als hij wil in licentie geven. Minder

duidelijk is echter of dit ook het geval is wanneer het gaat om een exclusieve licentieovereenkomst.

Daarom doet men er goed aan om dit uitdrukkelijk te regelen in de licentieovereenkomst.62

41. De vraag stelt zich of de licentiegever zijn IE-recht kan overdragen. Er geldt in principe geen

absoluut verbod om het in licentie gegeven recht over te dragen. De reden hiervoor is dat de

licentieovereenkomst zelden wordt afgesloten omwille van de persoon van de rechtenhouder en er met

andere woorden dus geen intuitu personae karakter is.63 Gezien de grote contractvrijheid waarover de

partijen beschikken, kan deze mogelijkheid echter wel contractueel worden uitgesloten.

42. Wanneer de licentiegever gedurende de loop van de licentieovereenkomst verbeteringen

aanbrengt aan het IE-recht, rust in principe geen plicht op de licentiegever om automatisch alle

verbeteringen ter beschikking te stellen van de licentienemer. De bepalingen van het contract zullen in

dergelijk geval duidelijk moeten maken of de licentienemer recht heeft op deze verbeteringen en of deze

daar eventueel een extra vergoeding voor zal moeten betalen.64

57 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 70. 58 Ibid., 127. 59 H. VANHEES, Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke

exploitatiecontracten, Antwerpen, Maklu, 1993, 127. 60 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 72. 61 Ibid. 62 Zie supra 12, nr. 31. 63 E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”, 17. 64 A. ROEF, “De Licentieovereenkomst – inhoudstafel en artikelsgewijze – Bespreking”, CJ 1999, 54.

15

6.2. Rechten en plichten van de licentienemer

43. Een eerste vanzelfsprekende verplichting die voortvloeit uit de licentieovereenkomst, is dat de

licentienemer zijn recht moet gebruiken in overeenstemming met de grenzen van het contract. Wanneer

handelingen worden gesteld die contractueel niet toegelaten zijn, zal dit gelijkgesteld worden met een

inbreuk op het IE-recht. Het zal de licentiegever in dergelijk geval wel toegelaten zijn om de

licentienemer te vervolgen wegens namaak.

44. Zoals reeds eerder aangehaald, staat tegenover de licentie in de praktijk doorgaans ook een

geldelijke tegenprestatie. Er rust dus meestal een plicht op de licentienemer om een bepaalde geldsom

of royalty te voldoen. Ook hier zal de contractvrijheid een grote rol spelen bij de vraag welke vergoeding

precies verschuldigd is. Net zoals de licentie zelf, kan ook de royalty ten eerste variëren op basis van

bepaalde parameters zoals bijvoorbeeld de duurtijd van de licentie, het toegekend territorium en het

beschikken over exclusiviteit of niet.65 Het kan daarnaast ook gaan om een vaste of variabele

vergoeding. Bij een vaste vergoeding zal op bepaalde tijdstippen een vast bedrag betaald moeten

worden. In geval van een variabele vergoeding zal op geregelde tijdstippen een bedrag betaald moeten

worden dat gebaseerd is op de omzetten en verkoopcijfers van de licentienemer.66 Om de risico’s

verbonden aan een variabele vergoeding te beperken, is het daarnaast ook mogelijk om een zogenaamde

bodemvergoeding overeen te komen.67

45. De vraag stelt zich of het de licentienemer verboden is om de geldigheid van het IE-recht te

betwisten. Indien dit namelijk mogelijk zou zijn, zou de licentienemer makkelijk bevrijd kunnen worden

van de verplichting om een royalty te betalen en toch de exploitatie kunnen verderzetten. Uiteraard zal

een bedachtzame licentiegever deze mogelijkheid proberen a priori in de licentieovereenkomst uit te

sluiten. Op grond van het mededingingsrecht is dergelijke clausule echter weinig verdedigbaar.68 Het is

natuurlijk ook mogelijk dat de licentieovereenkomst hieromtrent niets bepaalt. In de praktijk wordt dan

aanvaard dat het instellen van een nietigheidsvordering mogelijk is als hoofdvordering en als exceptie

indien de licentiegever zelf zijn verplichtingen schendt en de licentienemer vervolgt omwille van

vermeende namaak.69

46. Contractueel kan ook worden bepaald dat de licentienemer verplicht is om het IE-recht te

exploiteren. Een gebrek aan exploitatie in hoofde van de licentienemer kan namelijk schadelijk zijn voor

65 E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”, 14. 66 F. WALSCHOT, “Overdracht van technologie, contractonderhandeling, royalty’s”, CJ 1999, 67. 67 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 76. 68 L. DE GRYSE, “Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur” in P. VANCRAESBEECK

(ed.), Problemen van octrooirecht, Diegem, Kluwer, 1994, 419, voetnoot 10. 69 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 86.

16

de houder van het IE-recht, aangezien de waarde van deze zijn recht afhangt van het gebruik dat wordt

gemaakt van het IE-recht.70 Ook de wet erkent de potentieel nadelige gevolgen en verbindt in sommige

gevallen ook zelf sancties aan een gebrekkige exploitatie.71 Deze verplichting lijkt echter niet inherent

te zijn aan de licentieovereenkomst en dient men dan ook contractueel overeen te komen.72 Hier altijd

een automatische plicht tot exploitatie van maken lijkt niet opportuun en zou een te ruime uitlegging

van het gebruiksrecht inhouden.73

De licentienemer kan op grond van de licentieovereenkomst ook verplicht zijn om bepaalde

exploitatiemodaliteiten te respecteren. Enerzijds kunnen bijvoorbeeld minimumquota en/of

maximumquota worden opgelegd. Anderzijds zal de licentiegever meestal ook bepaalde

kwaliteitsvereisten voor de vervaardigde producten opleggen.74 In dat verband zijn zeer frequent

voorkomend bepalingen omtrent de wijze van produceren of verhandelen, alsook een bepaalde

prijszetting.75

47. Over het algemeen zal de licentienemer ook gehouden zijn een niet-concurrentiebeding te

respecteren. Partijen zijn immers gehouden tot loyale uitoefening van de overeenkomst waaronder

concurrerende activiteiten niet horen.76 Bij het opstellen ervan zal men wel rekening moeten houden met

de beperkende werking die uitgaat van het mededingingsrecht.77

48. Net zoals de licentiegever, kan ook de licentienemer verbeteringen aanbrengen aan het in

licentie gegeven goed. Over het algemeen zal de licentienemer er zich in de overeenkomst toe verbonden

hebben om de licentiegever in te lichten bij een (substantiële) verbetering. Ook bij stilzwijgen van de

licentieovereenkomst kan een inlichtingsverbintenis gerechtvaardigd worden op grond van artikel 1134,

lid 3 juncto 1135 BW. De vraag rijst natuurlijk of deze er ook toe gehouden is om deze ter beschikking

te stellen van de licentiegever. Opnieuw waakt het mededingingsrecht hier over al te verregaande

verplichtingen in hoofde van de licentienemer in het geval dat de verbetering een scheidbaar karakter

heeft.78

70 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten,77. 71 Zie bijvoorbeeld artikel XI.38, §11 WER: “… kan de Koning … de verleende gedwongen licentie intrekken indien, na verloop

van de voor exploitatie vastgestelde termijn, de licentiehouder de geoctrooieerde uitvinding niet door een wezenlijke en

doorlopende fabricage heeft geëxploiteerd”. Zie ook artikel 2.27, lid 2 BVIE: “een merk kan tevens vervallen worden verklaard

wanneer er geen normaal gebruik van is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis”. 72 A. ROEF, “De Licentieovereenkomst – inhoudstafel en artikelsgewijze – Bespreking”, CJ 1999, 55. 73 H. VANHEES, Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke

exploitatiecontacten, Antwerpen, Maklu, 1993, (209) 210. 74 A. ROEF, “De Licentieovereenkomst – inhoudstafel en artikelsgewijze – Bespreking”, CJ 1999, 55. 75 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 81. 76 Artikel 1134, lid 3 BW legt licentienemers een algemene verplichting tot goede trouw en loyaal handelen op. 77 Overeenkomstig artikel II.3 WER kennen we namelijk de vrijheid om enige economische activiteit naar wensen uit te voeren. 78 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 84.

17

49. In beginsel zal het de licentienemer niet toegelaten zijn om op zijn beurt de

licentieovereenkomst over te dragen of een sublicentie toe te kennen. Een zelfstandig initiatief is dus

onmogelijk en er zal toestemming van de licentiegever moeten worden bekomen.79 Dit is ook logisch,

de licentieovereenkomst wordt in beginsel gesloten omwille van de persoon van de licentienemer. Het

is dus niet de bedoeling dat de licentiegever zomaar een sublicentie kan toekennen aan bijvoorbeeld een

concurrent van de licentiegever.80 Een nuance hier is wel de situatie waarbij een licentienemer beroep

doet op een onderaannemer.81 Men doet er goed aan om deze situatie contractueel diepgaander te

regelen.82

50. In de praktijk zal de licentienemer soms ook een geheimhoudingsplicht hebben die hem ervan

weerhoudt om gevoelige informatie waarvan deze kennis heeft gekregen aan derden mee te delen.

Wederom zullen contractuele clausules de precieze draagwijdte van deze vertrouwelijkheidsverbintenis

modaliseren.83 Er kunnen bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen worden overeengekomen die in de relatie

tussen de licentienemer en de door deze ingeschakelde onderaannemer moeten worden gerespecteerd.84

Daarnaast is het ook nuttig om de vertrouwelijksheidsverbintenis te beperken naar duur aangezien een

al te lange geheimhoudingsplicht kan leiden tot rechtsonzekerheid.85 Bovendien strekt deze verplichting

zich in beginsel niet uit tot informatie die reeds in het bezit was van de licentienemer op het ogenblik

van het sluiten van de licentieovereenkomst. Ook informatie die reeds tot het publiek domein behoort

of later tot het publiek domein komt te behoren, valt niet onder de geheimhoudingsverplichting.86

51. De licentienemer zal ook melding moeten maken van het feit dat hij kennis heeft van een inbreuk

op het in licentie gegeven IE-recht. Opnieuw vloeit deze verplichting voort uit het feit dat tijdens het

uitvoeren van overeenkomsten een loyale houding van de partijen wordt verwacht.87 Op die manier

wordt de licentiegever ook in staat gesteld om een inbreukprocedure op te starten. De licentienemer

heeft namelijk slechts beperkte bevoegdheden in het kader van namaak. Deze problematiek zal echter

pas verder in de masterproef behandeld worden.88

79 E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”, 21. 80 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 87. 81 Tenzij anders overeengekomen, heeft een licentienemer in principe de mogelijkheid om de producten te laten vervaardigen

door een onderaannemer, zij het onder dezelfde productievoorwaarden die aan hemzelf zijn opgelegd; Y. VAN COUTER en

B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 88. 82 E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”, 21. 83 A. ROEF, “De Licentieovereenkomst – Inhoudstafel en artikelsgewijze – Bespreking”, CJ 1999, 57. 84 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 85. 85 Ibid. 86 A. ROEF, “De Licentieovereenkomst – inhoudstafel en artikelsgewijze – Bespreking”, CJ 1999, 57. 87 Artikel 1134, lid 3 BW juncto 1135 BW. 88 Zie infra 26, deel 2: De positie van de licentienemer doorheen de verschillende inbreukprocedures.

18

HOOFDSTUK 2. HANDHAVING VAN INTELLECTUELE RECHTEN

Afdeling 1. Het fenomeen ‘namaak’

52. Aan de basis van intellectuele rechten ligt een menselijke inspanning die we zoveel mogelijk

moeten beschermen als we innovatie en creatie willen stimuleren. Vandaag beschikken we zowel op

internationaal, Europees als nationaal niveau over een kader dat voorziet in een hoog

beschermingsniveau van intellectuele rechten. Ondanks het voorhanden zijn van een groot apparaat aan

regels en beschermingstechnieken blijft bescherming van intellectuele eigendomsrechten toch nog een

moeilijke zaak. Globalisering, europeanisering en het Internet dragen immers bij aan de steeds

toenemende proportie van de namaakhandel.89 Namaak is niet langer een ver-van-ons-bed-show en de

FOD Economie stelt dan ook terecht “namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen brengen

uw gezondheid (bv. medicijnen) en uw dagelijkse leven in gevaar en vormen een echte plaag voor de

nationale economie en een reële bedreiging voor de werkzekerheid in de Europese Unie”.

53. Namaak heeft immers een impact op verschillende actoren in de samenleving. Ten eerste

confronteert het de houders van intellectuele rechten met oneerlijke concurrentie.90 De verkoop van

authentieke goederen daalt, waardoor legitieme ondernemingen geconfronteerd worden met een verlies

aan omzet en marktaandeel.91 Op die manier ontbreekt ook elke stimulans om nog te investeren in

onderzoek en technologische ontwikkeling. Hierbij moet men ook beseffen dat wanneer een goed veel

en degelijk wordt nagemaakt, het risico bestaat dat het ‘echte’ goed zijn legitimiteit, exclusiviteit en

marktwaarde verliest.92

Daarnaast wordt ook de economie van de staat geschaad, want er worden fiscale- en douaneopbrengsten

misgelopen. Ook ongecontroleerde arbeidsmilieus worden door namaak in de hand gewerkt. Naast een

verlies aan arbeidsplaatsen en sociale zekerheidsbijdragen, zijn ook de verhalen van de slechte

arbeidsomstandigheden waarin de arbeiders de namaakgoederen moeten vervaardigen, niet fictief.93

De consument ondervindt ten slotte ook nadelen, want namaak dreigt met zich mee te brengen dat de

producten die worden aangeschaft, niet aan de nodige kwaliteitsnormen voldoen.94 Hun gezondheid en

veiligheid staat dus ook op het spel.95 Wanneer het echter gaat om luxeproducten, blijven dergelijke

89 F. BRISON, Sancties en procedures in het intellectueel eigendomsrecht 90 Later in deze masterproef wordt duidelijk dat ook de (exclusieve) licentienemer een schadelijdende partij is of kan zijn. 91 K. DAELE, “De strijd tegen namaak – Mogelijkheden en beperkingen”, TBH 2006, 33. 92 T. DECORTE, “De bestrijding van de handel in nep”, Panopticon 1995, 101. 93 Ibid. 94 J. DEENE, “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij”, T.Strafr. 2008, 427. 95 K. DAELE, “De strijd tegen namaak – Mogelijkheden en beperkingen”, TBH 2006, 33.

19

namaakgoederen helaas nog populair bij de consument, die op die manier meewerkt aan de

democratisering van deze luxegoederen.96

54. Alhoewel de term ‘namaak’ iedereen wel bekend in de oren klinkt en een impact heeft op veel

actoren, is het definiëren ervan nog steeds niet vanzelfsprekend. Wat beschouwd wordt als namaak hangt

namelijk ten eerste af van het intellectueel recht, maar daarnaast ook van de vraag om welke procedure

het gaat. Zo zal bijvoorbeeld in het kader van de Douaneverordening een ander begrip van namaak

gehanteerd worden dan wanneer men civiele procedures aanwendt. Een uitgebreide omschrijving van

het begrip namaak gaat het doel van deze masterproef echter te buiten. Samengevat wordt het begrip

over het algemeen gebruikt om een situatie aan te duiden waarin inbreuk wordt gemaakt op een

intellectueel eigendomsrecht en er met andere woorden handelingen worden gesteld zonder dat de

rechtenhouder hiermee heeft toegestemd. 97 Om het met de woorden van de Europese Commissie te

zeggen, gaat het om “alle producten, werkwijzen en diensten die het voorwerp of resultaat zijn van een

inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht”.98

55. Cruciaal is dan ook dat we beschikken over een adequaat kader dat een krachtig wapen vormt

om hiertegen op te treden. Een gebrekkige handhaving van intellectuele rechten kunnen innovatie en

vernieuwing ontmoedigen, wat nefast is voor de economie en het welslagen van de interne markt.99 Het

is immers een probleem dat niet enkel rechtenhouders schaadt, maar ook allerminst consumenten, de

arbeidsmarkt en de gehele maatschappij ten goede komt.100 Om die redenen is handhaving van

intellectuele eigendom dan ook een onderwerp dat erkenning vindt in verschillende instrumenten op

meerdere beleidsniveaus als gevolg van een opeenvolging van internationale, Europese en nationale

initiatieven.

96 T. DECORTE, “De bestrijding van de handel in nep”, Panopticon 1995, 102. 97 FOD Economie, “Optreden tegen namaak, piraterij en andere inbreuken”, 2018,

https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/namaak/optreden-tegen-namaak (consultatie 23 november 2018). 98 Groenboek (Comm.) over de bestrijding namaak en piraterij in de interne markt, 15 oktober 1998, COM(98)0569 def., 7. 99 Richtl.EP,Raad nr. 2004/48/EG, 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele- eigendomsrechten, Pb.L. 2 juni

2004, afl. 195, 16, overweging 3 (hierna: Handhavingsrichtlijn). 100 R. SCHOEFS, “Strijd tegen namaak. Douane schakelt een versnelling hoger met Verordening nr. 2013/608”, NJW 2014,

98.

https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/namaak/optreden-tegen-namaak

20

Afdeling 2. Handhaving op internationaal, Europees en Belgisch niveau

2.1. Internationale initiatieven

56. Het probleem van namaak en de handhaving ervan is een onderwerp dat door verschillende

grote internationale bronnen inzake intellectuele eigendom eigenlijk niet (afdoend) werd aangehaald.101

Noch het Verdrag van Parijs, noch de Berner Conventie of de Conventie van Rome behandelen namelijk

dit thema.102 In april 1994 erkende de TRIPs-overeenkomst103 uiteindelijk wél die vitale noodzaak en

voorzag het in minimumnormen inzake handhaving.104 Artikel 7 van de TRIPs-overeenkomst bepaalt

duidelijk dat efficiënt optreden tegen namaak bijdraagt aan technologische vernieuwing en aan de

overdracht en verspreiding van technologie. Het derde deel van het verdrag is zelfs volledig aan de

handhaving van intellectuele rechten gewijd. Lidstaten werden hierdoor verplicht om aandacht te

schenken aan het creëren van bepalingen die moeten verzekeren dat er doeltreffende

handhavingsmechanismen beschikbaar zijn om de naleving van IE-rechten af te dwingen.105

57. Na het vastleggen van die wettelijke basis in TRIPs, kwam er ook een stijgende aandacht voor

handhavingsregels die op heden een veelgebruikt en noodzakelijk wapen zijn in tijden van fake. Toch

bleven er ondanks TRIPs nog belangrijke verschillen betreffende de middelen tot handhaving tussen de

lidstaten bestaan.106

2.2. Europese initiatieven

2.2.1. De Douaneverordening

58. Een groot deel van de namaakgoederen wordt geproduceerd buiten de grenzen van de Europese

Unie. Namaak is immers geen louter nationaal of Europees fenomeen gezien de handel erin onderhevig

is aan mondialisering, globalisering en de gevolgen van het Internet. Bijgevolg bereiken

namaakgoederen ook sneller de Europese markt dan vroeger. Aan de buitengrenzen van de Europese

Unie wordt dan ook de nodige aandacht geschonken aan de handhaving van de intellectuele rechten.

101 M.-C. JANSSENS, “Het internationaal en Europees kader van de nieuwe Belgische wetten inzake de handhaving van

intellectuele rechten” in F. BRISON (ed.), Sancties en procedures in intellectuele rechten, Brussel, Larcier, 2008, 14. 102 Verdrag van Parijs van 14 juli 1967 tot bescherming van de industriële eigendom, BS 29 januari 1975; Conventie van Bern

van 24 juli 1971 voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, BS 10 november 1990. 103 TRIPs-overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994, Pb.L. 336/21 van 23

december 1994, goedgekeurd bij wet van 23 december 1994, BS 23 januari 1997. 104 M.-C. JANSSENS, “Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten”, RW 2008, 931. 105 Ibid. 106 Handhavingsrichtlijn, overweging 7.

21

59. Reeds in 1986 werd met Verordening 3842/86 een eerste geharmoniseerd systeem

geïntroduceerd door de Europese wetgever dat daarna nog enkele keren werd aangepast.107 Op heden

vormt Verordening 608/2013108 de houvast inzake het douaneoptreden. De essentiële doelstelling van

deze verordening is namaak reeds aan de buitengrenzen tegenhouden en zo vermijden dat de

namaakgoederen zelfs maar op de markt worden gebracht. Douanediensten binnen de EU kunnen op

die manier op een efficiënte wijze vermeende namaak een halt toeroepen.109 Namaak tegenhouden aan

de buitengrenzen is veel adequater dan wanneer rechtenhouders a posteriori, wanneer de goederen de

markt reeds binnengedrongen zijn, geconfronteerd worden met inbreuken. De Douaneverordening

vormt dan ook een uiterst belangrijk instrument in de strijd tegen namaak.

2.2.2. De Handhavingsrichtlijn

60. Voor 2004 was er wat betreft intellectuele rechten – naast de Douaneverordening – op Europees

niveau vooral aandacht voor het materiële recht. De volgende stap was dan ook de handhaving van dit

materiële recht veiligstellen.110 De verschillen in de nationale wetgeving in verband met handhaving

vormden immers een doorn in het oog van de communautaire wetgever.111 Deze discrepanties zijn

schadelijk voor de interne markt aangezien zij uiteraard handig gebruikt worden door namakers en

piraten en zo aanleiding geven tot de creatie van zogenaamde ‘veilige havens’. Controle van intellectuele

eigendomsrechten dient niet enkel aan de buitengrenzen plaats te vinden en verdere actie werd nodig

geacht.112 In 2004 wordt dan ook gevolg gegeven aan die harmoniseringswens en zodus wordt Richtlijn

2004/48/EG oftewel de ‘Handhavingsrichtlijn’ goedgekeurd. Via deze Handhavingsrichtlijn wil Europa

in de gehele interne markt een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming bieden.113

61. De Handhavingsrichtlijn beoogt een aanvulling te vormen op de minimumbepalingen uit

TRIPs.114 Er wordt voorzien in maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die eerlijk en billijk zijn,

maar bovendien ook niet nodeloos ingewikkeld of kostbaar zijn, noch mogen ze onredelijke termijnen

of nodeloze vertragingen inhouden.115 Tevens wordt ook gestreefd naar bepalingen die doeltreffend,

evenredig en afschrikkend zijn.116 De Richtlijn onderscheidt vijf soorten maatregelen die de rechter kan

107 K. DAELE, “De strijd tegen namaak– Mogelijkheden en beperkingen”, TBH 2006, 34. 108 Verord.EP,Raad nr. 608/2013, 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en

tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad, Pb.L. van 29 juni 2013, afl. 181, 15 (hierna:

Douaneverordening). 109 A. CLERIX e.a., Octrooien in België: een praktische leidraad, Brugge, Die Keure, 2016, 42. 110 M.-C. JANSSENS, “Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten”, RW 2008, 932. 111 L. DE GRYSE, “Handhaving van intellectuele eigendomsrechten: een paar randbemerkingen” in C. VAN

SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK, Over grenzen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1048. 112 B. SPIEGELER, “Naar een uniforme handhaving binnen de EU”, Bull.BMM 2004, 123. 113 Handhavingsrichtlijn, overweging 10. 114 B. SPIEGELER, “Naar een uniforme handhaving binnen de EU”, Bull.BMM 2004, 123. 115 Artikel 3, lid 1 Handhavingsrichtlijn. 116 Artikel 3, lid 2 Handhavingsrichtlijn.

22

opleggen wanneer een inbreuk op een intellectueel recht wordt vastgesteld. Het gaat om corrigerende

maatregelen (artikel 10), het bevel tot staking en een facultatieve dwangsom (artikel 11), alternatieve

herstelmaatregelen (artikel 12), schadevergoeding en vergoeding voor kosten (artikel 13-14) en het

bevel tot openbaarmaking van de uitspraak (artikel 15).

2.2.3. Een voorstel tot Strafrechtrichtlijn

62. Ter volledigheid kan hier nog gewezen worden op het feit dat de Europese Commissie de

ambitie had om ook te komen tot Europese regels inzake de strafrechtelijke handhaving van intellectuele

rechten. Een jaar nadat de Richtlijn Handhaving het licht zag, kwam de Commissie namelijk met een

voorstel voor een richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele

eigendomsrechten te waarborgen.117 De Commissie was van oordeel dat de Handhavingsrichtlijn moest

aangevuld worden met strafrechtelijke bepalingen om zo de bestrijding van namaak en piraterij

efficiënter te maken. Op het gebied van strafrechtelijke sancties bestaan namelijk ook nog aanzienlijke

nationale verschillen, terwijl efficiënte handhaving het best kan worden bereikt op communautair

niveau, aldus de Commissie.118

63. Een grondslag hiervoor werd gevonden in een veelbesproken arrest van het Hof van Justitie van

13 april 2005. Het Hof erkende dat de gemeenschapswetgever bevoegd is om “maatregelen te nemen

die verband houden met het strafrecht van de lidstaten en die hij noodzakelijk acht om de volledige

doeltreffendheid van de (…) normen te verzekeren”.119 In een later arrest uit 2007 stelde het Hof van

Justitie echter dat het bepalen van de aard en hoogte van strafrechtelijke sancties niet tot de bevoegdheid

van de Europese regelgever behoort.120 Om die redenen werd het voorstel uit 2005 dan ook gewijzigd.121

Ondanks de aanpassingen van de Commsissie bleven vragen bestaan over de bevoegdheden en het

toepassingsgebied van de richtlijn. Om die redenen werd het voorstel dan ook ingetrokken door de

Commissie op 18 september 2010.122

117 Voorstel (Comm.) voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke maatregelen om de

handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, 12 juli 2005, COM(2005) 276 def. 118 F. HOSTIER, “La répression pénale de la contrefaçon” in B. VANBRABANT (ed.), Droits Intellectuels: Le Contentieux

(compétence, procédures, sanctions), Luik, Anthemis, 2012, 166. 119 HvJ 13 september 2005, C-176/03, ECLI:EU:C:2005:542, Commissie en Parlement/Raad, paragraaf 48. 120 HvJ 23 oktober 2007, C-440/05, ECLI:EU:C:2007:625, Commissie/Raad, paragraaf 70. 121 Gewijzigd voorstel (Comm.) voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke matregelen

om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, 24 april 2006, COM(2006) 168 def. 122 F. HOSTIER, “La répression pénale de la contrefaçon” in B. VANBRABANT (ed.), Droits Intellectuels: Le Contentieux

(compétence, procédures, sanctions), Luik, Anthemis, 2012, 167.

23

2.3. Nationaal niveau

64. Wat betreft België, kenden we lange tijd versplintering, voor ieder soort intellectueel recht

waren immers één of meer wetteksten voorhanden.123 Via drie wetsvoorstellen werd in mei 2007 de

handhaving van intellectuele rechten uiteindelijk grondig gemoderniseerd.

65. Ten eerste dienden de Europese lidstaten de Handhavingsrichtlijn om te zetten in hun eigen

nationale regelgeving en zodus zagen twee nieuwe wetten het licht.124 Enerzijds is er de wet van 9 mei

2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten

en anderzijds de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming

van intellectuele eigendomsrechten.125 Ten tweede werd in diezelfde maand in België ook de

zogenaamde ‘Anti-Piraterijwet’ van 17 mei 2007 aangenomen.126 Deze wet geeft niet alleen uitvoering

aan de (toenmalige) Douaneverordening, maar bevat daarnaast ook bepalingen in verband met de

strafrechtelijke handhaving van intellectuele rechten. De Belgische wetgever liep immers reeds vooruit

op de implementatie van een eventuele Strafrechtrichtlijn die er uiteindelijk nooit is gekomen.127 Op die

manier werden hier ook de strafrechtelijke bepalingen in verband met namaak en piraterij

gemoderniseerd.

66. De verdienste van de Europese Handhavingsrichtlijn en de bijhorende Belgische

omzettingswetgeving is dat het landschap inzake handhaving grondig werd hertekend. Een snellere en

meer efficiënte handhaving van IE-rechten werd mogelijk en dit niet alleen op burgerlijk en gerechtelijk

vlak, maar ook op strafrechtelijk niveau.128 Al was dit proces een stap in de goede richting, helaas was

er ook na deze harmonisatiebeweging nog steeds sprake van versplintering.129 Om deze reden werden

de intellectuele-eigendomsrechten meegenomen in een nieuwe codificatiebeweging tot invoering van

het Wetboek van Economisch Recht.

123 P. MAEYAERT en D. ARNAUT, “Handhaving van intellectuele rechten in het Wetboek van Economisch Recht” in V.

PLEITGENOOTSCHAP en J. ROESEMS (eds.), Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch recht,

Antwerpen, Intersentia, 2016, 187 (hierna: P. MAEYAERT en D. ARNAUT, “Handhaving van intellectuele rechten in het

wetboek van Economisch Recht”). 124 Dit in principe tegen ten laatste 29 april 2006. België deed dit echter maar in mei 2007, met dus iets meer dan een jaar

vertraging. 125 Wet 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, BS 31

mei 2007, 25704; Wet 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele

eigendomsrechten, BS 15 mei 2007, 26677. 126 Wet 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, BS 18 juli 2007,

38734. 127 J. DEENE, “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij”, T.Strafr. 2008, 428. 128 M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?” in BRISON, F. (ed.),

Sancties en procedures in intellectuele rechten, Brussel, Larcier, 2008, 27 (hierna: M.-C. JANSSENS, “Wie kan de

vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”). 129 P. MAEYAERT en D. ARNAUT, “Handhaving van intellectuele rechten in het wetboek van Economisch Recht”, 188.

24

Via de wetten van 10 en 19 april 2014 ontstaat enerzijds boek XI van het WER dat uitsluitend is gewijd

aan de intellectuele eigendomsrechten en anderzijds zijn er in boek I, XV en XVII ook bepalingen

opgenomen omtrent intellectuele rechten. In het kader van deze masterproef zal vooral Boek XVII, dat

handelt over de ‘bijzondere rechtsprocedures’, van belang zijn.

67. Ofschoon de geschetste codificatiebeweging effectief een stap in de goede richting is, kunnen

we nog steeds niet spreken van een volledige centralisering van alle regels.130 Een aantal wetten werden

immers nog steeds niet meegenomen in de centraliseringspoging waardoor we tot op vandaag nog altijd

naar verschillende instrumenten dienen te kijken. Naast het WER vinden we namelijk ook nog regels

terug in andere instrumenten zoals het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, het

Gerechtelijk Wetboek en verschillende regelgeving op Europees niveau.

68. Aldus kent België vandaag een waaier aan handhavingsprocedures die helaas nog steeds

verspreid zijn over verschillende bronnen. Het is aan de eiser om, rekening houdend met een aantal

factoren, te oordelen welke procedure het meest efficiënt of gepast is gezien de situatie. Nemen we de

burgerrechtelijke, strafrechtelijke en douaneprocedures samen, dan heeft een rechthebbende in principe

de keuze tussen zes mogelijke rechtsgronden om zijn vordering op te baseren: (1) de vordering tot staken

zoals in kortgeding (2) de vordering ten gronde (3) het beslag inzake namaak (4) het gewone kortgeding

(5) de vordering tot schadevergoeding (6) de strafrechtelijke sanctionering en tenslotte kan er ook nog

een (7) douaneverzoek ingediend worden.

Afdeling 3. De vorderingsgerechtigde partij

69. Verschillende mogelijkheden worden aangereikt om tegen namaak op te treden, maar regels in

verband met procedures alleen blijven inhoudsloos als we niet weten welke personen titularis zijn van

de verschillende vorderingen. Op dit vlak blijkt de Handhavingsrichtlijn helaas geen afdoend antwoord

te bieden.

70. Wat betreft de burgerrechtelijke procedures, vormt de Belgische regeling inzake handhaving

zoals gezegd voor een groot deel de omzetting van Richtlijn 2004/48/EG. Ten eerste doet overweging

18 bij de Handhavingsrichtlijn duidelijk uitschijnen dat de Europese wetgever voorstander is van een

ruime categorie aan vorderingsgerechtigde partijen: “niet alleen rechthebbenden moeten bevoegd zijn

toepassing van deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen te vragen, maar ook - voorzover dit

toegelaten is door en in overeenstemming is met het toepasselijk recht - personen die een rechtstreeks

130 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 532.

25

belang hebben en juridisch bevoegd zijn, waaronder mogelijk professionele organisaties, belast met het

beheer van die rechten of de verdediging van de collectieve en individuele belangen die zij behartigen”.

Ook artikel 4 van de Handhavingsrichtlijn reflecteert dit. Het artikel heeft het namelijk over “personen

bevoegd tot het verzoeken van de toepassing van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen” waarbij

vervolgens vier categorieën worden onderscheiden. Ten eerste gaat het vanzelfsprekend over de houders

van de intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast ook alle andere personen die gemachtigd zijn deze

rechten te gebruiken, in het bijzonder houders van een licentie. Tenslotte is er ook bevoegdheid voorzien

voor erkende beheersvennootschappen en professionele verenigingen. Alhoewel artikel 4, eerste lid van

de Handhavingsrichtlijn wel aanvangt met de bewoordingen “de lidstaten zullen”, blijkt verder in het

artikel al snel dat vermelde personen enkel bevoegdheid bezitten “in overeensteming met de bepalingen

van het toepasselijk recht” of “voorzover dit toegestaan is door het toepasselijk recht”.131

Alhoewel het initiële voorstel tot richtlijn beoogde de lidstaten te verplichten alle partijen genoemd in

artikel 4 Handhavingsrichtlijn locus standi te geven, is dit dus niet de uiteindelijke uitkomst.132 De

definitieve Richtlijn beoogt enkel een harmoniserend effect op het vlak van de toegang tot de voorziene

maatregelen, procedures en rechtsmiddelen voor de eigenlijke houders van de intellectuele

eigendomsrechten en dus niet voor de andere rechtmatige gebruikers zoals bijvoorbeeld

licentienemers.133 Er dient dus geconcludeerd te worden dat de Richtlijn toch vaag blijft en de lidstaten

een ruime appreciatiemarge behouden.134 Bijgevolg hangt dus nog veel af van hoe de Belgische

wetgever de nationaalrechtelijke bepalingen heeft geformuleerd.

71. Samenvattend dient men te besluiten dat wat betreft België, helaas geen eenvormig antwoord

kan gegeven worden op de vraag wie nu precies bevoegd is om in rechte op te treden. Voor ieder

intellectueel recht en voor iedere procedure moet afzonderlijk worden nagegaan aan wie de wet precies

welke rechten toekent. In deel 2 volgt een uitgebreide analyse over de bevoegdheden van de

licentienemer doorheen de verschillende procedures en intellectuele rechten.

131 Art. 4, 1, a) tot d) Handhavingsrichtlijn. 132 G. CUMMING, M. FREDUENTHAL en R. JANAL, Enforcement of Intellectual Property Rights in Dutch, English and

German Civil Courts, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008, 227. 133 Y. VAN COUTER en H. DHONDT, “De Richtlijn Handhaving en Intellectuele Eigendomsrechten. Een Europese storm in

een Belgisch glas water?”, TBH 2005, 708. Nochtans was deze bedoeling van de Europese wetgever niet zo duidelijk, zie o.m.

G. CUMMING, M. FREDUENTHAL en R. JANAL, Enforcement of Intellectual Property Rights in Dutch, English and

German Civil Courts, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008, 33 en 67. 134 M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”, 33.

26

DEEL 2. DE POSITIE VAN DE LICENTIENEMER DOORHEEN

DE VERSCHILLENDE INBREUKPROCEDURES

HOOFDSTUK 1. VORDERING TOT STAKEN ZOALS IN KORTGEDING

Afdeling 1. Kenmerken van de procedure

1.1. Algemeen

72. Een eerste mogelijke handhavingsprocedure om een intellectueel recht te vrijwaren voor

inbreuk is de vordering tot staken zoals in kortgeding. De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals

in kortgeding, maar ondanks wat de naam van de vordering wellicht doet vermoeden, gaat het wel

degelijk om een procedure ten gronde.135 De procedure is bijgevolg dus heel wat vlotter dan een

‘gewone’ vordering ten gronde en kan toch leiden tot een uitspraak over de grond van de zaak.

Bovendien is de procedure ook aantrekkelijker dan het gewone kort geding waar spoedeisendheid moet

aangetoond worden.

73. Wie de bevoegde voorzitter precies is, verschilt naargelang het intellectueel eigendomsrecht en

wordt nauwkeurig bepaald in de wet. Wanneer een vordering wordt ingesteld voor de verkeerde rechter,

zal dit leiden tot het onontvankelijk verklaren van de vordering. Als algemeen principe kunnen we

stellen dat het de voorzitter van de rechtbank van koophandel136 is die bevoegd is om kennis te nemen

van de vordering tot staken zoals in kortgeding.137 De meer precieze toepasselijke regels vinden we terug

in de artikelen XVII.14 WER tot en met XVII.20 WER.

74. De stakingsvordering kan worden toegepast bij een inbreuk op alle intellectuele rechten. Artikel

XVII.14 WER bepaalt immers dat de stakingsvordering kan worden ingesteld bij elke inbreuk op een

intellectueel eigendomsrecht. De stakingsvordering is daarentegen niet mogelijk bij inbreuk op een

handelsnaam. De reden hiervoor is dat de handelsnaam niet valt onder het begrip ‘intellectueel

135 Art. XVII.18 WER. 136 Sinds 1 november 2018 is dit de ondernemingsrechtbank. Aangezien de wettekst van het WER m.b.t. intellectuele rechten

tijdens het schrijfproces nog niet is aangepast, hanteer ik voor de rest van de masterproef nog het begrip ‘rechtbank van

koophandel’. 137 Naast deze lex generalis voorziet de wet echter ook nog in bijzondere regelen. Zie hierover: P. MAEYAERT en D.

ARNAUT, “De vordering tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht” in F. PETILLON (ed.), Handhaving

van intellectuele rechten in België: 10 jaar implementatie van de Europese Richtlijn 2004/48, Brussel, Larcier, 2018, 101-105

(hierna: P. MAEYAERT en D. ARNAUT, “De vordering tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht”).

27

eigendomsrecht’ zoals omschreven door artikel XVII.14, §1 WER. Bijgevolg zal hier de ‘gewone’

vordering tot staken uit art. XVII.1 WER moeten gehanteerd worden.138

75. Wel dient opgemerkt te worden dat er wel degelijk sprake moet zijn van een inbreuk op een

intellectueel recht alvorens men de stakingsvordering kan instellen.139 Overeenkomstig rechtspraak van

het Hof van Cassatie van 18 juni 2010 is de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank uitzonderlijk

en bijgevolg dringt zich een strikte interpretatie op. De stakingsvordering zoals in kortgeding kan met

andere woorden niet gebruikt worden om een eigen intellectueel recht te laten vaststellen.140

1.2. Welke maatregelen kan de stakingsrechter bevelen?

1.2.1.Vaststelling en stopzetting van de inbreuk

76. De stakingsrechter beschikt enkel over de bevoegdheden die hem zijn toegekend door de wet

en deze zijn beperkt.141 Het doel van de vordering tot staken zoals in kortgeding is tweeledig, zijnde

enerzijds de vaststelling van de inbreuk, maar daarnaast ook de staking ervan. De beperking van de

bevoegdheid van de voorzitter zit hem in het feit dat de stakingsrechter geen schadevergoeding kan

toekennen.142 Dit impliceert dat geen maatregelen kunnen worden bevolen waarin het WER voorziet als

wijze van schadevergoeding of die volgens de wet op de schadevergoeding moeten worden

aangerekend.143

77. Daarnaast beschikt de stakingsrechter ook niet over enige beoordelingsruimte. Artikel XVII. 14,

§§1 t.e.m. 3 WER bepalen namelijk dat de voorzitter die een inbreuk op een intellectueel

eigendomsrecht vaststelt, het bestaan ervan vaststelt en de stopzetting ervan beveelt. De stakingsrechter

is met andere woorden verplicht om een stakingsbevel uit te spreken, zonder dat er enige

opportuniteitsbeoordeling is.144 Hierop zijn echter twee uitzonderingen, namelijk wanneer er sprake is

van rechtsmisbruik of als er afwezigheid is van herhalingsgevaar.

78. Bovendien zijn de vaststelling en de stopzetting van de inbreuk onlosmakelijk met elkaar

verbonden. De voorzitter kan zich dus niet beperken tot het vaststellen van een inbreuk zonder dat ook

de stopzetting van de inbreuk wordt bevolen.145

138 P. MAEYAERT en D. ARNAUT, “Handhaving van intellectuele rechten in het Wetboek van Economisch Recht”, 190. 139 H. VANHEES, Handboek Intellectuele Rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 548. 140 Cass. 18 juni 2010, AM 2010, 323, noot B. MICHAUX en D. VOORHOOF. 141 P. MAEYAERT en D. ARNAUT, “De vordering tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht”, 111. 142 Artikel XVII.15, §§ 1 t.e.m. 3 WER juncto XVII.16 WER. 143 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, (559) 560. 144 B. MICHAUX en E. DE GRYSE, “De handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd”, TBH 2007, 634. 145 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 552.

28

1.2.2. Begeleidende maatregelen

79. Naast de verplichting om een stakingsbevel uit te spreken indien er een inbreuk werd

vastgesteld, voorziet artikel XVII.16 WER ook in de mogelijkheid om alle begeleidende maatregelen te

bevelen zoals bepaald in artikel XI.334, §§2 t.e.m. 4 WER of het Benelux-Verdrag, al naar gelang het

betrokken intellectueel eigendomsrecht.146 Dit wel op voorwaarde dat deze maatregelen kunnen

bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan. Meer concreet gaat

het om vier begeleidende maatregelen die hieronder achtereenvolgens kort worden besproken.

§1. Verwijdering van de goederen uit het handelsverkeer

80. Overeenkomstig artikel XI.334, §2 WER “kan de rechter op vordering van de partij die een

vordering inzake namaak kan instellen de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve

verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de inbreukmakende goederen,

alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of

vervaardiging van die goederen zijn gebruikt.” Op grond van artikel 10 Handhavingsrichtlijn wordt in

geval van de terugroeping, definitieve verwijdering en vernietiging over ‘corrigerende maatregelen’

gesproken. Artikelen 2.22, lid 1 en 3.18, lid 1 BVIE voorzien in dezelfde maatregelen voor wat betreft

merken en tekeningen en modellen.

81. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen

dit beletten.147 De stakingsrechter zal hier wel rekening moeten houden met het principe van de

evenredigheid. Hij moet namelijk de ernst van de inbreuk afwegen tegenover de maatregelen die hij ter

correctie van de inbreuk wil opleggen. Belangen van derden moeten hierbij ook in aanmerking worden

genomen.148

§2. Maatregelen tot informatieverstrekking

82. Artikel XI.334, §3 WER bepaalt dat “op verzoek van de partij die een vordering inzake namaak

kan instellen, kan de stakingsrechter de inbreukmaker ook bevelen om al hetgeen hem bekend is omtrent

de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende goederen of diensten aan de partij die de

vordering instelt mee te delen en haar alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken, voor

146 Dit uiteraard met uitzondering van de schadevergoeding. 147 Artikel XI.334, §2 WER. 148 Ibid.

29

zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt”. Opnieuw vinden we voor Beneluxmerken

en -modellen gelijkaardige bepalingen terug in de artikelen 2.22, lid 4 en 3.18, lid 4 BVIE.

Via deze maatregel kan onder meer worden bevolen dat de inbreukmaker informatie verschaft over de

personen die bij de productie en distributie van namaakgoederen betrokken zijn of over de hoeveelheid

of prijs van de namaakgoederen.149

In tegenstelling tot wat geldt voor het ‘gewone’ stakingsbevel, is duidelijk in het artikel bepaald dat de

rechter hier wel beschikt over een beoordelingsmarge. De stakingsrechter zal deze maatregel dus slechts

bevelen in zover deze hem gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.150

§3. Publicatie van het vonnis van de stakingsrechter

83. De rechter kan vervolgens ook bevelen “dat zijn beslissing of de samenvatting die hij opstelt

wordt aangeplakt tijdens de door hem bepaalde termijn, zowel buiten als binnen de inrichtingen van de

inbreukmaker en dat zijn vonnis of de samenvatting ervan in kranten of op enige andere wijze wordt

bekendgemaakt, dit alles op kosten van de inbreukmaker”.151 Deze paragraaf stemt overeen met wat

bepaald is voor de ‘algemene’ stakingsvordering in artikel XVII.20, §2, lid 1 WER. Artikel 2.22, lid 7

en 3.18, lid 7 BVIE bepalen wederom hetzelfde voor respectievelijk de Beneluxmerken en -modellen.

Opnieuw beschikt de rechter hier wel over een zekere beoordelingsmarge. Het gebruik van het woord

‘kan’ in artikel XVII.20, §2, lid 1 WER maakt namelijk duidelijk dat het bevelen van

publiciteitsmaatregelen slechts een mogelijkheid is en de rechter dus geenzins verplicht is dit te

bevelen.152

§4. De vergoeding van gerechtskosten en andere kosten

84. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn voorziet dat lidstaten er zorg voor dragen dat “als

algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde

partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich

daartegen verzet”. Overeenkomstig rechtspraak van het Hof van Justitie moeten we besluiten dat ook

de stakingsrechter over deze bevoegdheid beschikt.153

149 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, (554) 555. 150 Ibid. 151 Artikel XI.334, §4 WER. 152 H. VANHEES, “Art. XVII.14 t/m XVII.20 WER” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2015, 41(hierna: H. VANHEES, “Art. XVII.14 t/m XVII.20 WER”). 153 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 558.

30

Afdeling 2. De verhouding tussen artikel XVII.19 en artikel XVII.7 juncto XVII.8 WER

85. Boek XVII WER bevat de regelen inzake de vordering tot staken zoals in kortgeding. Dit is

echter een procedure die niet enkel aangewend kan worden in geval van inbreuk op een IE-recht, het

toepassingsgebied van de vordering tot staken is immers veel ruimer. Conform artikel VII.1 WER “stelt

de voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vast en beveelt de staking van een zelfs onder

het strafrecht vallende daad die een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van dit Wetboek”. Het artikel

breidt het toepassingsgebied dus uit tot het volledige WER.154

86. In het kader van dit uitgebreide toepassingsgebied bepaalt artikel XVII.7, lid 1, 1° WER dat de

vordering tot staken kan worden ingesteld door “de belanghebbenden”. Belangrijk om te beseffen is dat

het hier gaat om een zeer ruime groep van partijen die zich kan beroepen op de bepalingen uit het

WER.155 Het begrip belanghebbenden verwijst namelijk naar het Gerechtelijk Wetboek en

overeenkomstig artikel 17 juncto 18 Ger.W. kan de vordering tot staken dan worden aangewend door

eenieder die een belang en hoedanigheid kan laten gelden.156 Het wordt omschreven als de materiële of

morele reden waarom een beroep op het gerecht wordt gedaan. Het belang moet daarnaast een reeds

verkregen, persoonlijk en dadelijk belang zijn en wordt beoordeeld op het moment van het instellen van

de vordering.157

87. Verder zien we echter dat wat betreft intellectuele rechten die ruime categorie van

belanghebbenden niet doorgetrokken wordt. Artikel XVII.19, §1 WER bepaalt dat de vordering wordt

ingesteld “op verzoek van de personen die een vordering inzake namaak kunnen instellen volgens de

bepalingen betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht”. Wat betreft intellectuele rechten

wordt dus duidelijk gekozen voor een restrictievere benadering.

Voor de wet van 10 mei 2007 waarmee de aparte stakingsvordering met betrekking tot intellectuele

rechten werd geïntroduceerd, was het standpunt dat door de wetgever werd ingenomen met betrekking

tot de vorderingsgerechtigden meer liberaal. Het oude artikel 98, §1 WHPC, dat ook gold voor sommige

IE-rechten, verwees ook naar het ruime begrip ‘belanghebbenden’ zoals nu omschreven in artikel

XVII.7 WER. Alhoewel het artikel niet openstond voor alle intellectuele rechten, kon toen moeilijk het

154 B. KEIRSBILCK, “Overzicht van rechtspraak. Consumentenbescherming (2008-2014) – Marktpraktijken (2011-2014).

Deel oneerlijke praktijken en vordering tot staken”, TPR 2016, 349. 155 M.-C. JANSSENS, “De nieuwe wetgeving over handhaving van intellectuele rechten en haar impact op de WHPC” in A.

DE BOECK en Y. MONTAGNIE (eds.), De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet, Brugge, Vanden Broele, 2008,

(146) 144 (hierna: M.-C. JANSSENS, “De nieuwe wetgeving”). 156 G. STRAETMANS, Economisch recht. Leidraad voor studenten, Antwerpen, Maklu, 2017, 205. 157 B. KEIRSBILCK, “Overzicht van rechtspraak. Consumentenbescherming (2008-2014) – Marktpraktijken (2011-2014).

Deel oneerlijke praktijken en vordering tot staken”, TPR 2016, 351.

31

belang van licentienemers worden betwist.158 Dergelijke ruime omschrijving vinden we vandaag enkel

nog wat betreft het auteursrecht terug.159 Een reden voor het beperken van de categorie

vorderingsgerechtigden met de wet van 10 mei 2007 kan dan ook zijn dat de stakingsvordering voorheen

nog niet open stond voor alle intellectuele eigendomsrechten.160 Volgens JANSSENS zou het ook

paradoxaal zijn om de ruime categorie vorderingsgerechtigden bevoegdheid te geven om een

stakingsvordering zoals in kortgeding in te stellen, wanneer deze op grond van regels betreffende de

betrokken intellectuele rechten niet over bevoegdheid zouden beschikken om een vordering inzake

namaak in te stellen.161 De beperktere invulling van het het begrip vorderingsgerechtigden kan ook

verklaard worden door het feit dat de stakingsrechter toch wel ruime bevoegdheden heeft en

bijvoorbeeld op tegenvordering de nietigheid of vervallenverklaring van een intellectueel recht kan

uitspreken.162

88. Daarnaast moet overeenkomstig artikel XVII.19 WER verder een onderscheid gemaakt worden

tussen enerzijds inbreuken op industriële eigendomsrechten en anderzijds inbreuken op het auteursrecht,

naburige rechten en op het sui generis beschermingsregime voor databanken.163 Wat betreft de

industriële eigendomsrechten bepaalt artikel XVII.19, §1 WER wie bevoegd is. Voor de andere

intellectuele rechten voorziet artikel XVII.19, §2 WER ons van een antwoord.

Afdeling 3. Wie kan de vordering instellen?

3.1. Industriële eigendomsrechten

3.1.1. Merkenrecht

§1. Wetgeving op twee niveaus

89. Belangrijk om aan te herinneren is dat bescherming van een merk op twee manieren verkregen

kan worden. Enerzijds kan men opteren voor een Beneluxmerk, zoals geregeld door het Benelux-

Verdrag. Dit heeft tot gevolg dat de rechtenhouder bescherming zal verkrijgen in de drie landen van de

Benelux.164 Anderzijds kan de rechtenhouder ook opteren voor een Uniemerk, waarvan de regels op

158 Y. VAN COUTER en B. VAN BRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 103. 159 Zie infra 52, nrs. 147-148. 160 Zie hierover: P. BLOMME, Stakingsvordering zoals in kort geding inzake intellectuele eigendom. Een stand van zaken,

Brussel, Larcier, 2019, 7-9. 161 M.-C. JANSSENS, “De metamorfose van artikel 96 WHPC ten gevolge van de nieuwe wetgeving over handhaving van

intellectuele rechten” in G. STRAETMANS, J. STUYCK en E. TERRYN (eds.), De wet handelspraktijken anno 2008,

Mechelen, Kluwer, 2008, (203) 204. 162 Ibid. 163 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 538. 164 Zijnde België, Nederland en Luxemburg.

32

heden worden beheerst door Verordening 2017/1001.165 Via een Uniemerk wordt bescherming

verkregen in alle lidstaten van de Europese Unie. Keuze tussen de twee titels is geen verplichting, een

combinatie van beide beschermingstechnieken is dus perfect mogelijk.

90. Het blijft ook in het kader van de handhaving van intellectuele rechten belangrijk om goed het

onderscheid te blijven zien tussen de twee soorten titels aangezien nog steeds verschillen merkbaar zijn

tussen beide niveaus. In wat volgt worden beide beschermingstechnieken dan ook afzonderlijk

besproken.

§2. Uniemerk

91. Wat betreft het Uniemerk zijn de bevoegdheden van de licentienemer behoorlijk ruim. Artikel

25, lid 3, eerste zin UMVo doet besluiten dat iedere licentienemer bij een Uniemerk het recht heeft om

zelf op te treden tegen een vermeende inbreuk. De voorwaarden waaronder de licentienemer kan

optreden, zijn wel verschillend naargelang het al dan niet gaat om een exclusieve licentie.

a) Exclusieve licentie

92. Een exclusieve licentienemer is bevoegd om op te treden tegen namaak indien de merkhouder

vooraf werd aangespoord om actie te ondernemen tegen de vermeende inbreukmaker en deze, ondanks

redelijke termijn, nalaat dit te doen.166 De exclusieve licentienemer verkrijgt in dat specifieke geval dus

een automatische vorderingsbevoegdheid.167

93. Mogelijkerwijs is echter in de licentieovereenkomst bepaald dat de niet-exclusieve

licentienemer niet bevoegd is tot optreden.168 Het gaat met andere woorden over de situatie waarin de

automatische vorderingsbevoegdheid van de exclusieve licentienemer op voorhand in de

licentieovereenkomst buiten spel gezet wordt. Bijgevolg stelt zich natuurlijk de vraag of het wel

toegelaten is om de bevoegdheden van de exclusieve licentienemer dermate te beperken via de

licentieovereenkomst. Men zou immers kunnen argumenteren dat artikel 25, lid 3 UMVo een bepaling

van dwingend recht is zodat de exclusieve licentienemer, ongeacht wat bepaald werd in de

licentieovereenkomst, bevoegd is om een vordering in te stellen.

165 Verord.EP,Raad. nr. 2017/1001, 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, Pb.L. 16 juni 2017, afl. 154, 1. 166 Artikel 25, lid 3, tweede zin UMVo. 167 E. GASTINEL en M. MILFORD, The Legal Aspects of the Community Trade Mark, Den Haag, Kluwer Law International,

2001, 181. 168 D.A.J.M. MELCHERS, “Het recht van de exclusieve licentiehouder om op te treden tegen merkinbreuk”, IER 2016, 295.

33

94. Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat het antwoord op de vraag of het al dan niet gaat

om een dwingendrechtelijke bepaling, uiteraard niet louter theoretisch is en daadwerkelijk een groot

praktisch belang kent. Wanneer men besluit dat contractueel niet kan worden afgeweken van de

wettelijke bepaling en de automatische vorderingsbevoegdheid bijgevolg ook effectief wordt

aangewend om op te treden tegen vermeende namaak, kan de merkhouder hier namelijk ook de

eventueel negatieve gevolgen van ondervinden. In geschillen betreffende inbreuken op IE-rechten komt

immers vaak de vraag naar de geldigheid van het recht aan bod. De merkhouder riskeert bijgevolg

geconfronteerd te worden met een reconventionele vordering waarbij de verweerder zal beweren dat het

IE-recht niet (meer) geldig is en de rechter zal vragen om het merk nietig of vervallen te verklaren.169

Overeenkomstig artikel XVII.17, lid 1 WER is de stakingsrechter ook effectief bevoegd om het IE-recht

in kwestie nietig of vervallen te verklaren. De vraag hoe ruim we de vorderingsbevoegdheid van de

exclusieve licentienemer moeten interpreteren, is dus van groot belang aangezien de rechtenhouder

riskeert dat de stakingsrechter de schrapping van het depot of van de inschrijving in de desbetreffende

registers beveelt.170

95. JANSSENS onkent het dwingendrechtelijk karakter van de bepaling en verdedigt dat deze

mogelijkheid contractueel kan worden uitgesloten.171 MELCHERS daarentegen gaat wel uit van een

dwingendrechtelijk karakter van de bepaling en meent dat de automatische vorderingsbevoegdheid niet

zomaar opzij gezet kan worden in de licentieovereenkomst. Met deze zienswijze kent zij de exclusieve

licentiehouder aldus een sterker recht toe.172 Om tot deze hypothese te komen startte MELCHERS een

interessante zoektocht. Om na te gaan of de Europese wetgever inderdaad effectief de bedoeling had om

de exclusieve licentienemer zo’n sterk recht toe te kennen, werden voorbereidende documenten,

overwegingen en de oude verordeningen geanalyseerd. In wat volgt wordt haar analyse nauwkeurig

uiteengezet.

96. Het startpunt van de analyse zijn de bepalingen uit de Merkenrichtlijn van 2015 – zoals later

gecodificeerd door Verordening 2017/1001 – waarin helaas geen aanknopingspunt kan gevonden

worden ter interpretatie van artikel 25, lid 3 MRl. Wat wel duidelijk is, is dat Verordening 2007/209 als

leidraad moet dienen. Considerans 5 van de Richtlijn bepaalt immers dat “de herziening van de richtlijn

maatregelen (moet) omvatten die deze meer in overeenstemming brengen met Verordening (EG) nr.

207/2009”. Ook considerans 34 herhaalt dit “ter wille van de samenhang en om de commerciële

exploitatie van merken in de Unie te bevorderen, moeten de regels voor merken als

169 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 564. 170 De beslissing tot nietigheid of verval is wel niet per se uitvoerbaar bij voorraad. Zie hierover: P. BLOMME,

Stakingsvordering zoals in kort geding inzake intellectuele eigendom. Een stand van zaken, Brussel, Larcier, 2019, 69. 171 M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”, 56, vn. 100. 172 D.A.J.M. MELCHERS, “Het recht van de exclusieve licentiehouder om op te treden tegen merkinbreuk”, IER 2016, 296.

34

vermogensbestanddelen voor zover nodig worden aangepast aan de reeds bestaande regels voor

Uniemerken en moet worden voorzien in voorschriften inzake (…) licentieovereenkomsten (…)”.

Een blik op Verordening 207/2009 leert vervolgens dat artikel 22, lid 3 GMeV exact hetzelfde bepaalde

als Merkenrichtlijn 2015 wat de bevoegdheden van de licentienemer betreft.173 Opnieuw ontbreekt hier

enig aanknopingspunt omtrent de interpretatie van het artikel. Wanneer teruggegrepen wordt naar de

overwegingen bij de Verordening wordt wel duidelijk dat deze er is gekomen wegens herhaaldelijke

ingrijpende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 40/94 waardoor deze initiële verordening nood had

aan een duidelijke en rationele ordening van de tekst in een nieuwe codificatie.174 Bijgevolg moet nog

verder teruggekeerd worden naar de Verordening uit 1994 in een poging meer uitleg te krijgen over de

procesbevoegdheid van de licentienemer.175

In het initiële voorstel voor een Verordening inzake het Gemeenschapsmerk uit 1980176 bepaalt het voor

ons interessante artikel 21, dat handelt over licenties, niets over die automatische

vorderingsbevoegdheid van de exclusieve licentienemer. Ook in het aangepaste voorstel van 1984

ontbraken nog steeds regels over de procesbevoegdheid van de licentienemer.177 De formulering die we

vandaag kennen in artikel 22, lid 3 GMeV – nu artikel 25, lid 3 UMVo – moet dus ergens in de periode

tussen 1984 en 1994, het moment dat de eerste versie van de Verordening effectief het licht zag, in de

tekst zijn binnengeslopen.

Het gevolg is dat MELCHERS genoodzaakt was een zoektocht te starten in documenten van de Raad

van Europese Unie in een poging meer helderheid op de problematiek te werpen.178 Hieruit blijkt dat

initieel in de ad-hoc Raadswerkgroep zowel de meerderheid van de delegaties, als de vertegenwoordigrs

van de Commissie van oordeel waren dat de licentienemer altijd toestemming diende te vragen aan de

merkhouder indien hij zelfstandig wou optreden tegen de (vermeende) namaak. Er was echter protest

van de Griekse delegatie, die zelf een ruimere bevoegdheid voor licentienemers verlangde en ook de

Portugese delegatie bleek hier voorstander van.179 De vertegenwoordigers van de Commissie en de

173 Artikel 22, lid 3 GMeV luidt als volgt “onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst kan de licentiehouder een

vordering wegens inbreuk op een Gemeenschapsmerk alleen instellen met toestemming van de houder van dat merk. De houder

van een uitsluitende licentie kan een dergelijke vordering evenwel instellen indien de merkhouder niet, na daartoe te zijn

aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt”. 174 Zie hierover overweging 1 bij Verord.Raad nr. 207/2009, 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, Pb.L. 23 maart

2009, afl. 78, 1. 175 Verord.Raad nr. 40/94, 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, Pb.L. 14 januari 1994, afl. 11, 1. 176 Voorstel (Comm.) voor een eerste Verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, 19 november 1980, COM(80)

635 def. 177 Gewijzigd voorstel (Comm.) voor een Verordening (EG) van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, 31 juli 1984,

COM(1984) 470 def. 178 De documenten van de Raad waren in die periode nog niet openbaar toegankelijk, dus diende zij deze op basis van

Verordening (EG) nr. 1049/2001 op te vragen. 179 Zij stelden voor om de volgende bepaling in te voeren: “any refusal of consent by the proprietor must be justified. If consent

is withheld without justification or in an unfair manner, the licensee may take legal action to defend his rights and interests in

35

Italiaanse delegatie waren ook bereid dit voorstel te aanvaarden. Alhoewel de overige delegaties dit

voorstel met argusogen bekeken, werd toch gezocht naar een compromis.

Het resultaat was uiteindelijk artikel 22, lid 3 GMoV. Interessant hierbij is dat benadrukt werd dat

Duitsland en Nederland enkel met het tekstvoorstel konden instemmen als onderdeel van een algehele

compromis. Bij dit tekstvoorstel, dat als uitgangspunt diende voor de uiteindelijke tekst, werd ten eerste

benadrukt dat de niet-exclusieve licentienemer enkel een vordering wegens inbreuk mag instellen met

toestemming van de merkhouder, tenzij anders overeengekomen in de licentieovereenkomst. Bovendien

werd ook bepaald dat de exclusieve licentienemer bevoegd is om een procedure in te stellen, ook al is

er geen toestemming van de merkhouder en ongeacht de contractuele bepalingen uit de

licentieovereenkomst, indien de merkhouder vooraf werd aangemaand en na redelijke periode nalaat op

te treden.

Bijgevolg trekt MELCHERS hieruit mijns inziens dan ook correct de conclusie dat de automatische

vorderingsbevoegdheid van de exclusieve licentienemer van dwingend recht is. Uiteraard zal het echter

finaal aan het Hof van Justie zijn om te oordelen wat de precieze draagwijdte van artikel 25, lid 3 UMVo

is, aangezien de bedoeling van de Europese wetgever hier niet met zekerheid ontsluierd kan worden.180

b) Niet-exclusieve licentie: een gemiste kans van de wetgever?

97. Verder blijkt uit artikel 25, lid 3 UMVo ook dat elke licentienemer, dus ook die niet-exclusieve

licentienemer, mag optreden indien die mogelijkheid niet in de licentieovereenkomst werd uitgesloten

en toestemming van de licentiegever werd verkregen.181 Het artikel vangt immers aan met de

bewoordingen: “onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst”. De toestemming van de

merkhouder kan uiteraard ook voorafgaand in de licentieovereenkomst vastgelegd worden.182

98. Natuurlijk kan de niet-exclusieve licentienemer geconfronteerd worden met een probleem

wanneer geen bevoegdheid tot optreden werd toegekend in de licentieovereenkomst en deze nadien ook

geen toestemming krijgt van de merkhouder om tegen de vermeende inbreuk op te treden. In principe

kan de licentienemer dan dus geen actie ondernemen, maar het is natuurlijk denkbaar dat de weigering

tot toekenning van vorderingsbevoegdheid door de merkhouder in bepaalde situaties onredelijk is.

Helaas stellen we vast dat het Europees merkenrecht op dat punt geen houvast biedt aan de

licentienemer.

accordance with the nation law of the Member State on the territory of which the act of infringement has been committed or is

in danger of being committed”. 180 D.A.J.M. MELCHERS, “Het recht van de exclusieve licentiehouder om op te treden tegen merkinbreuk”, IER 2016, 298. 181 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 540. 182 D.A.J.M. MELCHERS, “Het recht van de exclusieve licentiehouder om op te treden tegen merkinbreuk”, IER 2016, 295.

36

Weigert de merkhouder namelijk zijn toestemming te verlenen, dan zal op heden de licentienemer

(voorlopig) geen stappen kunnen ondernemen. De vraag die zich bijgevolg opdringt is of de

licentienemer zich dan kan richten tot zijn licentiegever en deze verplichten om een inbreukvordering

in te stellen. Dit zal alleszins niet evident zijn. Een mogelijke grondslag zou wel de goede trouw uit

artikel 1134, lid 3 BW kunnen zijn. Op een eventuele verplichting tot het vervolgen van namaak voor

de licentiegever wordt verder in dit werkstuk ingegaan.183 Hoe dan ook lijkt dit een gemiste kans van de

wetgever om duidelijkheid te verschaffen. Een wettelijke regeling hiervan op Europees niveau, of

eventueel op niveau van de Benelux, lijkt dan ook wenselijk.

99. Het Verenigd Koninkrijk toont aan dat een wettelijke regeling hieromtrent ook niet

ongebruikelijk is. De Trade Marks Act 1994 bepaalt in sectie 30 (2) namelijk “a licensee is entitled,

unless his licence, or any licence through which his interest is derived, provides otherwise, to call on

the proprietor of the registered trade mark to take infringement proceedings in respect of any matter

which affects his interests”. Sectie 30 (3) gaat verder als volgt: “if the proprietor (a) refuses to do so, or

(b) fails to do so within two months after being called upon, the licensee may bring the proceedings in

his own name as if he were the proprietor”. Samenvattend komt het er dus op neer dat de niet-exclusieve

licentienemer in het Verenigd Koninkrijk wel bevoegd is wanneer zijn belangen in het geding zijn en

de licentiegever zelf weigert op te treden. Dit systeem geldt enkel bij stilzwijgen van de

licentieovereenkomst en er kan dus contractueel van worden afgeweken.184

c) Is inschrijving van een merklicentie in het register vereist?

100. In principe bepaalt artikel 27, eerste lid UMVo heel duidelijk dat het verlenen van licentie, zoals

geregeld in artikel 25 UMVo, slechts aan derden kan worden tegengeworpen nadat die rechtshandeling

in het register werd ingeschreven. Mogelijkerwijs ontbreekt dergelijke inschrijving echter. Volgens de

letterlijke tekst van de wet kan in dat geval bijvoorbeeld de exclusieve licentienemer, hoewel hij de

merkhouder heeft aangemaand en deze nalaat actie te ondernemen, geen zelfstandige vordering instellen

aangezien de licentie in dat geval niet aan derden kan worden tegengeworpen. In de praktijk van

handhaving is dit allerminst een louter theoretische kwestie en het Oberlandesgericht Düsseldorf

verzocht het Hof van Justie in 2016 dan ook om verduidelijking van het toenmalige artikel 23

Gemeenschapsmerkenverordening.185

101. Het geding speelde zich af tussen Breiding, licentienemer van het toen

gemeenschapswoordmerk ‘ARKTIS’ en Hassan, de inbreukmaker. Hassan bracht beddengoed op de

183 Zie infra 78, nrs. 220-229. 184 D.A.J.M. MELCHERS, “Het recht van de exclusieve licentiehouder om op te treden tegen merkinbreuk”, IER 2016, 295. 185 HvJ (7e k.) 4 februari 2016, nr. C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71, Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH.

37

markt onder het merk ‘ARKTIS’. Na een poging om de zaak in der minne te regelen via een

‘stakingsverklaring’186, kwam het geval uiteindelijk toch voor de rechter. Breiding vorderde in eerste

aanleg schadevergoeding, het verkrijgen van informatie omtrent de omvang van de inbreuk en een bevel

tot terugroeping en vernietiging van de inbreukmakende goederen. Hassan werd hiertoe ook effectief

veroordeeld. Bijgevolg werd beroep ingesteld door Hassan en het is uiteindelijk de regionale

appelrechter te Düsseldorf die een prejudiciële vraag richtte tot het Hof van Justitie: “staat artikel 23,

lid 1, eerste volzin van van [de] verordening [...] eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is

ingeschreven in het register [...] een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt?”187

102. Het Hof van Justitie verduidelijkt dat die vereiste van inschrijving uit artikel 23, lid 1, eerste

volzin Gemeenschapsmerkenverordening niet geldt in het kader van de inbreukprocedure. Het is waar

dat een letterlijke lezing van artikel 23, eerste lid GMeV de vereiste van inschrijving in het register als

voorwaarde stelt om te kunnen optreden tegen een inbreuk, maar “bij de uitlegging van een

Unierechtelijke bepaling moet evenwel niet enkel rekening worden gehouden met de bewoordingen

ervan, maar ook met de context ervan en de doelstelling van de regeling waarvan zij deel uitmaakt”.188

Het Hof benadrukt dat “de niet-tegenwerpelijkheid aan derden van de in artikel 17, 19 en 22 van de

verordening bedoelde rechtshandelingen die niet in het register zijn ingeschreven, strekt tot de

bescherming van diegene die rechten op een gemeenschapsmerk als deel van het vermogen heeft of kan

hebben. Daaruit volgt dat artikel 23, lid 1, eerste volzin van de verordening niet van toepassing is op

een situatie als in het hoofdgeding waarin een derde, door inbreuk te maken op het merk, de door het

gemeenschapsmerk verleende rechten schendt”.189

Met andere woorden, de strekking van het artikel is beperkt tot het kunnen tegenwerpen van de licentie

aan de rechtsopvolgers van de merkhouder en daartoe behoren inbreukmakers niet.190 Toch kan men

niet stellen dat het inschrijven van de licentie in het register door deze uitspraak overbodig zou worden.

Het blijft immers belangrijk om de licentie te kunnen tegenwerpen aan rechtsopvolgers van de

licentiegever. Sinds het arrest is het wel zo dat tegenover inbreukmakers de vereiste van inschijving

geen obstakel meer is voor de licentienemer om zelf in rechte te kunnen optreden.

186 Na de eerste aanbiedingen en ingebrekestellingen door Breiding, verbond Hassan er zich namelijk toe het merk “ARKTIS”

niet meer te gebruiken voor de categorieën van waren en diensten waarvoor het merk beschermingsomvang genoot, op straffe

van een door Breiding vrij te bepalen contractuele boete; HvJ (7e k.) 4 februari 2016, nr. C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71,

Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, overweging 10. 187 De rechter van het Oberlandesgericht Düsseldorf had zelf eerder in een arrest van 8 november 2005 geoordeeld dat de

vereiste van inschrijving van de licentie alleen relevant is om de licentie te kunnen tegenwerpen aan de rechtsopvolgers van de

merkhouder en dus niet van toepassing zou zijn op vorderingen tegen een inbreukmaker. Die uitspraak was niet in lijn met deze

van een rechter in Alicante, die eerder oordeelde dat die vereiste van inschrijving geldt voor alle vorderingen die de

licentienemer instelt tegen derden. 188 HvJ 4 februari 2016, nr. C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71, Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

overwegingen 18 en 19. 189 Ibid., overweging 25. 190 T. C. J. A VAN ENGELEN, “A license to sue” (noot onder HvJ 4 februari 2016 en 22 juni 2016), Aers Aequi 2016, 760.

38

103. In hoofde van de licentienemers is dit dus een zeer welgekomen uitspraak van het Hof. Toch

dient volgens VAN ENGELEN opgemerkt te worden dat het Hof van Justitie hier eigenlijk wel zeer ver

gaat en in principe lijkt te belissen tegen de letterlijke tekst van de wet. De wet stelt inschrijving van het

merk wel degelijk voorop als voorwaarde om uitwerking te kunnen krijgen jegens derden. Volgens hem

werd toch – alhoewel het niet ter sprake komt in het arrest zelf – ook enig gewicht gegeven aan de

bemerking van advocaat-generaal WATHELET, die wijst op het feit dat het vereisen van inschrijving

zou leiden tot een paradoxale situatie waarbij de inbreukmaker vrijuit zou gaan enkel en alleen omwille

van het niet voldaan zijn aan de inschrijvingsvereiste. Daarnaast lijkt de oplossing die het Hof biedt

uiteindelijk wel te voldoen aan het ‘recht(vaardigheid)sgevoel’.191 De rechtspraak uit Hassan/Breiding

vond ondertussen ook al navolging in de Belgische rechtspraak.192

d) Blijvende beperking bevoegdheid licentienemers

104. Alhoewel de bevoegdheden van de licentienemer via Hassan/Breiding in grote mate versterkt

werden, impliceert dit uiteraard niet dat de licentienemer bij zijn optreden helemaal niet meer aan

beperkingen onderworpen zou zijn.193 In de zaak Urb uit 2015 maakt het Gerecht van de Europese Unie

duidelijk dat artikel 25, lid 3 UMVo enkel geldt voor wat betreft inbreukprocedures.194

105. Het geschil dateert ook nog van toen de oude Verordening 207/2009 inzake het

Gemeenschapsmerk van toepassing was. De eiser in dit geschil, Urb Rulmenti Suceava SA (hierna:

Urb), kwam op tegen een beslissing van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

(hierna: EUIPO) die weigerde de bevoegdheid van Urb om nietigverklaring van een merk te vorderen,

te aanvaarden. De eiser was ten eerste geen eigenaar van het merk in kwestie en had daarnaast ook geen

toestemming verkregen van de merkhouder om actie te ondernemen en zodus een nietigverklaring te

vorderen op basis van het oude artikel 53, lig 1, a) GMeV.195

Artikel 56, lid 1, b) GMeV bepaalt namelijk dat indien men een vordering tot nietigverklaring wil

instellen op basis van artikel 53, lid 1, a) GMeV, men over bevoegdheid overeenkomstig artikel 41, lid

1 GMeV moet beschikken. Dat laatste artikel leert dat enkel de houders van een ouder merk of de door

hen gemachtigde licentienemer kunnen optreden. Noch de aanwezigheid van een licentie, noch het

bestaan van een machtiging werden in casu door de eiser aangetoond. Bijgevolg was het Gerecht dan

ook van oordeel dat het EUIPO terecht de vordering tot nietigverklaring van Urb had geweigerd.

191 Ibid., 762. 192 Brussel 17 februari 2017, 2010/AR/2007, IRDI 2017, 43. 193 M.-C. JANSSENS, “Europees en Benelux-merkenrecht. Recente evoluties en stand van zaken.” in M.-C. JANSSENS (ed.),

Themis 104 – IP & ICT-recht 2018, 75. 194 Gerecht 21 mei 2015, nr. T-635/14, ECLI:EU:T:2015:297, Urb Rulmenti Suceava / OHMI – Adiguzel (URB). 195 Ibid., overweging 17.

39

§3. Beneluxmerk

106. Om de positie van de licentienemer van een Beneluxmerk in het kader van handhaving precies

te kennen, moet men twee bronnen naast elkaar leggen. Enerzijds zijn regels opgenomen in het BVIE,

maar anderzijds bevat ook Boek XVII ‘Bijzondere rechtsprocedures’ van het WER relevante bepalingen

voor Beneluxmerken. Alhoewel het Beneluxverdrag zelf regels bevat in verband met bestrijding van

namaak, geldt volgens artikel XI.163 WER het nationaal recht uit boek XVII WER evenzeer voor

merken. De regels uit Boek XVII gelden met andere woorden voor alle intellectuele rechten, ook voor

het Beneluxmerk. Ondanks het feit dat het intellectuele recht in de regel geregeld wordt door het

Beneluxverdrag, blijven de bepalingen uit het WER dus ook relevant.

107. In wat volgt wordt eerst dieper ingegaan op de regeling onder het oude BVIE. Daarna wordt

geanalyseerd hoe de positie van de licentienemer eruit ziet sinds 1 maart 2019, na de inwerkingtreding

van het vernieuwde BVIE.

a) Geen bevoegdheid voor de licentienemer onder het oude BVIE

108. Tot en met 1 maart 2019 diende men hier een strikt onderscheid te maken tussen de vordering

tot staken zelf enerzijds en de nevenvorderingen anderzijds. Artikel XVII.19, §1 WER verduidelijkt wie

een vordering tot staken zoals in kortgeding kan instellen. Het gaat om “de personen die een vordering

inzake namaak kunnen instellen volgens de bepalingen betreffende het betrokken intellectueel

eigendomsrecht”. Voor het Beneluxmerk betekende dit dat overeenkomstig artikel 2.20, lid 1 BVIE

enkel de houder van een ingeschreven merkrecht de vordering tot staken zoals in kortgeding kon

instellen.196 De licentienemer werd namelijk niet ad nominem vernoemd.

109. Overeenkomstig rechtspraak van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 3 maart 2015

impliceerde deze beperkte omschrijving in de wet ook effectief dat de licentienemer geen hoedanigheid

bezat en dus in beginsel geen zelfstandige vordering tot staken kon instellen. Artikel 2.32, lid 4 BVIE

behelsde volgens de rechter namelijk een uitputtende regeling en hield voor de licentienemer enkel een

recht in om tussen te komen met het oog op verkrijgen van schadevergoeding en geen recht om een

gebods- of verbodsvordering in te stellen.197 De stakingsrechter is namelijk niet bevoegd om

196 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 540; A. BRAUN en E. CORNU, Précis des

marques, Larcier, 2009, 366. 197 J. DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2007”, NJW 2008, 544; Kh. Antwerpen 3 maart 2015, IRDI 2015, 177.

40

schadevergoedende maatregelen op te leggen.198 Hierbij diende het onderscheid exclusieve versus niet-

exclusieve licentienemer zelfs niet gemaakt te worden, beiden waren onbevoegd.

110. Overeenkomstig het arrest Marca Mode/Adidas van het Benelux Gerechtshof kwam een

autonoom vorderingsrecht enkel aan de licentienemer toe indien hij een uitdrukkelijk en geldig mandaat

verkreeg van de merkhouder dat bepaalde dat deze in naam en voor rekening van deze laatste kon

optreden in het kader van een vordering tot staken.199 Volgens het Belgisch recht was in dat geval vereist

dat de licentienemer het mandaat effectief kon voorleggen en dat de procedurestukken duidelijk de

identiteit van de mandataris, in casu de licentiegever, vermeldden zodat werd aangetoond voor wie de

licentienemer optrad.200 Het was aan de rechter om de geldigheid van het voorgelegde mandaat te

beoordelen.201

111. In dit kader is het interessant om te wijzen op rechtspraak van de rechtbank van koophandel te

Antwerpen van 20 januari 2015. In het arrest werd bevestigd dat de (sub)licentienemer geen

hoedanigheid had om een stakingsvordering in te stellen op basis van een vermeende merkenrechtelijke

inbreuk, die vordering behoorde enkel toe aan de merkhouder.202 De vordering tot staken van het verdere

gebruik van het teken op basis van een vermeende inbreuk op artikel VI.104 WER werd daarentegen

wel toelaatbaar geacht in hoofde van de licentienemers. Hierbij volstond het dat de licentienemer

beweerde in zijn hoedanigheid als (sub)licentienemer titularis te zijn van bepaalde rechten waardoor hij

in zijn belangen werd geschaad. De vraag of de licentienemer daadwerkelijk deze rechten had, was een

vraag naar de vorderingsgerechtigdheid, die de grond van de zaak betrof.203

112. Uit artikel 2.32, lid 6 BVIE putte de licentienemer daarentegen wél de bevoegdheid om

terugroeping, verwijdering en vernietiging van de namaakgoederen te vorderen, inclusief van de

materialen en werktuigen die bij de productie werden gebruikt. Het artikel bepaalt namelijk dat de

licentienemer het recht heeft de in artikel 2.22, lid 1 BVIE bedoelde bevoegdheden uit te oefenen. Dit

echter enkel voor zover de maatregelen strekken tot bescherming van de rechten van de licentienemer

en indien deze daartoe toestemming van de merkhouder, heeft verkregen.

De wet vereist niet dat deze toestemming schriftelijk is bedongen en deze kan dus ook blijken uit de

uitvoering van de licentieovereenkomst. Zo kan volgens de rechtbank van koophandel te Antwerpen die

toestemming blijken uit het feit dat de merkhouder en licentienemer samen optreden en hun belangen

198 Artikel XII.16 WER. 199 M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”, 57. 200 A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques, Larcier, 2009, 367. 201 Voorz. Kh. Antwerpen 22 mei 2012, RABG 2012, 1427. 202 Op basis van artikel XVII.19 juncto 2.20, lid 1 BVIE. 203 Kh. Antwerpen 20 januari 2015, IRDI 2015, 81-82.

41

door dezelfde raadslieden laten verdedigen.204 De mogelijkheden van de licentienemer zoals voorzien

in het oude BVIE beperken zich zodus tot de nevenvorderingen.

b) Verruiming van de bevoegdheden sinds 1 maart 2019

113. Intussen werd het BVIE echter aangepast met als doel het Trade Mark Reform Package te

implementeren.205 Hierbij werd in artikel 2.32 BVIE een nieuw vierde lid ingevoerd dat luidt als volgt:

“onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst kan de licentiehouder een vordering wegens

inbreuk op een merk alleen instellen met toestemming van de houder van dat merk. De houder van een

exclusieve licentie kan deze vordering echter instellen indien de merkhouder, na daartoe te zijn

aangemaand, niet zelf binnen een redelijke termijn een vordering wegens inbreuk instelt.”

We zien dus een letterlijke overname van de tekst uit artikel 25, lid 3 van UMVo verschijnen in het

nieuwe BVIE. Dit impliceert, in lijn met de regels voor het Uniemerk, een uitbreiding van de

bevoegdheden voor licentienemers van een Beneluxmerk sinds 1 maart 2019.206 Een zelfstandige

bevoegdheid voor de licentienemer om een gebods- of verbodsvordering in te stellen, wordt hierdoor in

het leven geroepen.207 De exclusieve licentienemer zal een automatische vorderingsbevoegdheid

verkrijgen op voorwaarde dat de merkhouder, na aanmaning, nalaat op te treden. De niet-exclusieve

licentienemer kan optreden met toestemming van de merkhouder. Met deze nieuwe regel wordt dus een

einde gemaakt aan de rechtspraak van het Beneluxhof in Marca Mode/Adidas, alsook aan de rechtspraak

van de rechtbank van koophandel te Antwerpen uit 2015.

114. Artikel 2.32, lid 6 BVIE blijft daarnaast ongewijzigd. Zowel de exclusieve als niet-exclusieve

licentienemer blijven dus bevoegd om nevenvorderingen in te stellen indien deze strekken tot

bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan en voor zover er toestemming

werd verkregen van de merkhouder.

c) Impact Hassan/Breiding

204 Kh. Antwerpen 3 maart 2015, IRDI 2015, 177. 205 De Trade Mark Reform Package had via de introductie een nieuwe Merkenrichtlijn onder meer tot doel om procedureregels

te stroomlijnen en tot een meer efficiënt en consistent geheel te komen. Zie hierover de overwegingen van Verord.EP,Raad nr.

2015/2424, 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk

en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake

het Gemeenschapsmerk en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor

harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen, Pb.L. 24 december 2015, afl. 341,

21. 206 België ratificeerde als laatste van de Benelux landen op 17 december 2018 het protocol van 11 december 2017 houdende

de wijziging van het BVIE. Bijgevolg geldt het aangepaste BVIE sinds 1 maart 2019. 207 M.-C. JANSSENS, “Europees en Benelux-merkenrecht. Recente evoluties en stand van zaken.” in M.-C. JANSSENS (ed.),

Themis 104 – IP & ICT-recht 2018, 45.

42

115. Zoals eerder al benadrukt, dient men goed het onderscheid tussen het Benelux- en Uniemerk

voor ogen te houden. Het zijn twee verschillende rechten waarvoor ook verschillende regels gelden. De

rechtspraak van het Hof van Justitie in verband met het Uniemerk kan dus niet zomaar getransponeerd

worden naar Benelux-niveau.

116. Het uitgangspunt bij het Beneluxmerk was tot voor kort dus dat de merkhouder zelf actie diende

te ondernemen. De licentienemer bleef bij gebrek aan contractuele afspraken overeenkomstig het BVIE

met lege handen achter.208 Intussen werden de regels inzake het Beneluxmerk aangepast. Door de

nieuwe Merkenrichtlijn 2015/2436, die ook op Benelux-niveau moest worden omgezet, krijgt de

licentienemer dus wel de bevoegdheid om zelfstandig op te treden. Naar mijn mening is dan ook, in lijn

met Hassan/Breiding, geen inschrijving van de licentie meer vereist opdat de licentienemer een

vordering tot staken zoals in kortgeding zou kunnen instellen.209

Bovendien wordt dit standpunt kracht bijgezet door het feit dat het Beneluxhof reeds in Zoontjes

Beton/Kijlstra van oordeel was dat het niet vereist is dat de licentie wordt ingeschreven opdat de

licentienemer een vordering tot schadevergoeding zou kunnen instellen.210 Alhoewel het weliswaar gaat

om een andere vordering, kan hierin toch een zekere liberale houding van het Beneluxhof ten opzichte

van de bevoegdheden van de licentienemer van een Beneluxmerk afgeleid worden.

3.1.2 Tekeningen en modellen

§1. Gemeenschapsmodel

a) Analogie met het Uniemerk

117. Wat betreft Gemeenschapsmodellen, kan een parallel gemaakt worden met het Uniemerk.

Dezelfde regels zijn hier van toepassing. Artikel 32, lid 3 GMoV maakt duidelijk dat iedere

licentienemer, ongeacht of het gaat om een exclusieve of niet-exclusieve licentie, de vordering tot staken

kan instellen. De voorwaarde is opnieuw dat deze bevoegdheid hem niet contractueel ontnomen werd

en hij hiertoe toestemming heeft verkregen van de modelhouder.211 De houder van een exclusieve

licentie kan deze vordering instellen indien de modelhouder, na daartoe te zijn aangespoord, binnen

redelijke termijn zelf geen vordering wegens inbreuk instelt.212

208 D.A.J.M. MELCHERS, “Het recht van de exclusieve licentiehouder om op te treden tegen merkinbreuk”, IER 2016, 295. 209 M.-C. JANSSENS, “Europees en Benelux-merkenrecht. Recente evoluties en stand van zaken.” in M.-C. JANSSENS (ed.),

Themis 104 – IP & ICT-recht 2018, 45. 210 Voor een uitgebreidere bespreking van dit arrest kan verwezen worden naar Hoofdstuk 5 in verband met de

schadevergoeding. 211 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 541. 212 Dit is de zogenaamde ‘automatische vorderingsbevoegdheid’ zoals hierboven besproken.

43

b) Is inschrijving van een modellicentie in het register vereist?

118. Volgend op het hierboven besproken arrest Hassan/Breiding, heeft het Hof dezelfde redenering

doorgetrokken wat betreft Gemeenschapsmodellen in zijn arrest van 22 juni 2016.213 Het is opnieuw het

Oberlandesgericht te Düsseldorf die prejudiciële vragen aan het Hof richtte naar aanleiding van een

geschil tussen Grüne Welle Vertriebs GmbH (hierna: Grüne Welle) en Thomas Philipps GmbH & Co.

KG (hierna: Thomas Philipps).

119. Grüne Welle kreeg een exclusieve licentie op een bolvormige wastablet van een Zwitsers bedrijf

en werd in de licentieovereenkomst gemachtigd tot het in eigen naam uitoefenen van alle met het model

verbonden rechten. Bijgevolg werd een schadevergoeding geëist van Thomas Philipps wegens de

verkoop van wasmachinekogels met een ceramiekgranulaat, een product dat volgens Grüne Welle

inbreuk maakte op het gemeenschapsmodel waarop zij een licentie verkreeg. In eerste aanleg wordt

Thomas Philipps veroordeeld tot schadevergoeding, waartegen in beroep wordt gegaan bij het

Oberlandesgericht te Düsseldorf op grond van gebrek aan procesbevoegdheid en procesbelang in

hoofde van Grüne Welle. Naar aanleiding van dit beroep werden 2 prejudiciële vragen gericht aan het

Hof van Justitie.

120. De eerste vraag die zich stelde is hoe artikel 33, tweede lid GMoV geïnterpreteerd dient te

worden. Is de licentienemer, alhoewel de licentie niet werd ingeschreven in het register, toch bevoegd

om een vordering wegens inbreuk in te stellen? Wat volgt is een redenering analoog aan deze in

Hassan/Breiding met als conclusie dat inschrijving in het register niet noodzakelijk is opdat de

licentienemer een vordering zou kunnen instellen. Opnieuw benadrukte het Hof dat men zich niet dient

te beperken tot een letterlijke lezing van de wet. Wanneer men de context en doelstelling van de bepaling

in acht neemt, komt men tot het besluit dat artikel 33, tweede lid, eerste volzin GMoV aan de

licentienemer bevoegdheid verleent om een vordering in te stellen wegens inbreuk, hoewel deze licentie

niet in het register is ingeschreven.214

121. In aanvulling op het Hassan/Breiding-arrest, wordt hier ook nog een prejudiciële vraag gesteld

over de mogelijkheid van de licentienemer om schadevergoeding te vorderen. Voor een analyse van

213 HvJ 22 juni 2016, nr. C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468, Thomas Philipps GmbH & Co. KG / Grüne Welle Vertriebs GmbH. 214 HvJ 22 juni 2016, nr. C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468, Thomas Philipps GmbH & Co. KG / Grüne Welle Vertriebs GmbH,

overweging 25.

44

deze tweede vraag, wordt verwezen naar Hoofdstuk 5 waar de vordering tot schadevergoeding

uitgebreid wordt besproken.

§2. Benelux tekeningen en modellen

122. Wat betreft de vordering tot staken zoals in kortgeding is de redenering identiek aan deze

uiteengezet bij het Beneluxmerk onder het oude BVIE. Overeenkomstig artikel 3.16, lid 1 BVIE is enkel

de houder van een ingeschreven modelrecht bevoegd om een inbreukprocedure te initiëren, niet de

licentienemer.215 De enige mogelijkheid lijkt opnieuw het verlenen van een geldig en uitdrukkelijk

mandaat om op te treden in naam en voor rekening van de modelhouder.216 Opnieuw zijn licentienemers

wel bevoegd om nevenvorderingen te laten gelden indien dit strekt tot de bescherming van de rechten

waarvan hen de uitoefening is toegestaan en daartoe toestemming is verkregen van de modelhouder.217

123. Ook na 1 maart 2019 blijft deze redenering gelden. Artikel 3.26 BVIE, dat handelt over de

licentie op een tekening of model, blijft namelijk onaangetast na de aanpassing van het BVIE als gevolg

van omzetting van de Merkenrichtlijn uit 2015. Hierdoor heeft de houder van een licentie op een

Benelux tekening of model dus minder uitgebreide bevoegdheden in het kader van namaak dan deze

van een Beneluxmerk. Nochtans beschikken op Europees niveau licentienemers van merken en

modellen wel over dezelfde bevoegdheden.218 Het valt ten zeerste te betreuren dat de Benelux-wetgever

het niet noodzakelijk heeft geacht om tegelijk ook de bevoegdheden van licentienemers van tekeningen

en modellen uit te breiden. Alhoewel er geen herziene Modelrichtlijn is, lijkt het bestaan van twee

separate regimes voor merken en tekeningen en modellen toch moeilijk te rechtvaardigen.219

124. Volgens BLOMME zou de licentienemer wel moeten kunnen tussenkomen in een door de

houder van het uitsluitend recht ingestelde stakingsvordering.220 Op die manier kan de licentienemer

meegenieten van het gezag van gewijsde van de uitspraak op basis waarvan later in een procedure ten

gronde schadevergoeding kan worden gevorderd. Bovendien wijst hij op het feit dat de licentienemer

via een tussenkomst geen bijzondere schade of last veroorzaakt aan andere partijen in het geding,

waardoor deze uitsluiten uit de procedure niet verantwoord lijkt.221

215 De vereiste van inschrijving volgt uit artikel 3.16, lid 1 juncto 3.5, lid 1 BVIE. De houder van het recht is de ontwerper van

de tekening of het model. Overeenkomstig artikel 3.5, lid 1 BVIE wordt het modelrecht immers verkregen door de inschrijving

van het depot. Volgens artikel 3.7, lid 1 juncto 3.8 BVIE is het de ontwerper, dan wel de werkgever of diegene die de bestelling

heeft gedaan, die recht op het Benelux-depot kan opeisen indien het depot zonder zijn toestemming door een derde is verricht. 216 H. VANHEES, “Art. XVII.14 t/m XVII.20 WER”, 22. 217 Artikel 3.26, lid 5 juncto 3.18, lid 1 BVIE. 218 De bewoordingen van artikel 25, lid 3 UMVo en artikel 32, lid 3 GMoV zijn namelijk identiek. 219 T. C. J. A VAN ENGELEN., “A license to sue” (noot onder HvJ 4 februari 2016 en 22 juni 2016), Aers Aequi 2016, 764. 220 P. BLOMME, Stakingsvordering zoals in kortgeding inzake intellectuele eigendom. Een stand van zaken, Brussel, Larcier,

36. 221 Ibid., 26.

45

3.1.3. Octrooien

§1. Beperkte bevoegdheden in de wet

125. Zoals ook het geval was voor merken, leert artikel XVII.19, §1 WER dat de vordering op grond

van artikel XVII.14, §§1 en 2 WER wordt ingesteld op verzoek van de personen die een vordering

inzake namaak kunnen instellen volgens de bepalingen betreffende het betrokken intellectueel

eigendomsrecht. Met andere woorden, zij die de vordering inzake namaak kunnen instellen, kunnen ook

de stakingsvordering zoals in kortgeding instellen.222 Het uitgangspunt is dat het in principe de

octrooihouder of de vruchtgebruiker is die de vordering instelt, maar opnieuw zijn hier een aantal

afwijkingen.223

126. Artikel XI.60, §2, tweede lid WER verleent ten eerste bevoegdheid aan de houder van een

dwanglicentie om een inbreukvordering in te stellen. Dit impliceert wel een voorafgaandelijke

ingebrekestelling van de octrooihouder of vruchtgebruiker waarbij deze nadien nalaten op te treden. In

artikel XI.60, §2, derde lid WER lezen we hetzelfde wat betreft de exclusieve licentienemer. In principe

kunnen de houders van exclusieve licenties en dwanglicenties dus optreden zonder voorafgaande

contractuele toelating in de licentieovereenkomst.224 Het enige dat wordt vereist, is dat er een

ingebrekestelling plaatsvindt en de rechtenhouder of vruchtgebruiker nadien inactief blijven.

127. Artikel XI.60, §2, lid 2 en 3 WER is dus quasi hetzelfde geformuleerd als het eerder besproken

artikel 25, lid 3 UMVo, behoudens het feit dat er in artikel XI.60, §2, lid WER – dat handelt over de

bevoegdheden van de exclusieve licentienemer – nog uitdrukkelijk werd toegevoegd dat dit slechts geldt

“behoudens andersluidende bepaling in de licentieovereenkomst”. Het gevolg lijkt dus dat er een minder

ruime bevoegdheid is voor exclusieve licentienemers van octrooien dan het geval is bij merken. Eerder

werd namelijk geargumenteerd dat artikel 25, lid 3 UMVo dient geïnterpreteerd te worden als een

dwingende automatische vorderingsbevoegdheid in hoofde van de exclusieve licentienemer.225 Deze

interpretatie lijkt, gezien de expliciete formulering van de wet, niet te kunnen worden doorgetrokken

wat betreft octrooien. De exclusieve licentienemer aan wie in de licentieovereenkomst het recht werd

weerhouden om op te treden tegen een inbreuk, zal bijgevolg toch niet over enige actiemogelijkheid

beschikken wanneer zich een inbreuk voordoet.

222 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 538. 223 Artikel XI.60, §2, lid 1 WER. 224 A. CLERIX e.a., Octrooien in België: een praktische leidraad, Brugge, Die Keure, 2016, 285. 225 Zie supra 33, nrs. 95-96.

46

128. Over de positie van de niet-exclusieve licentienemer wordt in de wet niets bepaald. Artikel

XI.60, §2, lid 4 WER stipuleert enkel dat iedere licentienemer tussenbeide mag komen in een vordering

inzake namaak ingediend door de houder of vruchtgebruiker van een octrooi “teneinde vergoed te

worden voor de door hemzelf geleden schade”. Gezien de beperkte omvang van het vierde lid, is een

zelfstandige vordering van de niet-exclusieve licentienemer uitgesloten. De stakingsrechter is

overeenkomstig artikel XI.16 WER immers niet bevoegd om schadevergoedende maatregelen op te

leggen. Bijgevolg betekent dit dat een niet-exclusieve licentienemer geen zelfstandige stakingsvordering

kan instellen.

129. In dit verband zijn MAEYAERT en ARNAUT van mening dat er voor de niet-exclusieve

licentienemer zelfs geen mogelijkheid bestaat om tussen te komen in een stakingsprocedure zoals in

kortgeding.226 Ze baseren zich hierbij op onuitgegeven rechtspraak van de voorzitter van de rechtbank

van koophandel te Brussel van 2017.227 De voorzitter oordeelde dat de licentienemer zich dient te

beroepen op één van de hoedanigheden opgesomd in artikel XI.60 WER teneinde een stakingsvordering

in te stellen. De stakingsrechter benadrukte hierbij dat de licentienemer enkel mag tussenkomen om zijn

geleden schade vergoed te zien en het opleggen van schadevergoedende maatregelen uitdrukkelijk is

onttrokken aan de bevoegdheden van de stakingsrechter.228

130. BLOMME betwijfelt echter of dergelijke doorgedreven oplossing wel wenselijk is. Volgens de

auteur heeft de houder van een niet-exclusieve licentie immers een belang om tussen te komen in de

vordering tot staken, want op die manier kan deze meegenieten van het gezag van gewijsde van de

uitspraak op basis waarvan later in een procedure ten gronde schadevergoeding kan worden gevorderd.

Bovendien wijst hij op het feit dat de licentienemer via een tussenkomst geen bijzondere schade of last

veroorzaakt aan andere partijen in het geding, waardoor deze uitsluiten uit de procedure niet

verantwoord lijkt.229

§2. Uitbreiding van de bevoegdheden in de licentieovereenkomst?

131. In principe is dus voor de houders van exclusieve en gedwongen licenties sowieso een

ingebrekestelling vereist. Het lijkt echter wel logisch dat de partijen contractueel anders zouden kunnen

226P. BLOMME, Stakingsvordering zoals in kortgeding inzake intellectuele eigendom. Een stand van zaken, Brussel, Larcier,

26. 227 Voorz. Kh. Brussel 20 april 2017, A/17/00206, onuitg. 228 P. MAEYAERT en D. ARNAUT, “De vordering tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, 109. 229 P. BLOMME, Stakingsvordering zoals in kortgeding inzake intellectuele eigendom. Een stand van zaken, Brussel, Larcier,

26.

47

bepalen in de licentieovereenkomst. Contractueel overeenkomen dat een voorafgaande

ingebrekestelling niet vereist is, zou de licentienemer alleszins al wat tijd en middelen uitsparen.

132. Daarnaast kent de wet de niet-exclusieve licentienemer helemaal geen bevoegdheden toe in het

kader van de vordering tot staken. De vraag stelt zich dan ook of de partijen nog enige ruimte hebben

om eventueel contractueel de bevoegdheden toch uit te breiden. De licentiegever zou in de

licentieovereenkomst bijvoorbeeld toch bevoegdheid kunnen verlenen aan de licentienemer om de

inbreukprocedure zelfstandig in te leiden, om zo het stilzwijgen van de wetgeving te omzeilen.230 In de

rechtsleer wordt het alleszins verdedigd.231 Ook ik treed de redenering bij dat partijen hierover vrij

kunnen overeenkomen in de licentieovereenkomst. Wordt in dergelijke contractuele mogelijkheid

voorzien, dan kan de licentienemer zelfs optreden tegen de inbreuk zonder de identiteit van de

octrooihouder te kennen.

De vraag of dit in de praktijk een populaire clausule zou zijn, valt echter te betwijfelen. Alhoewel de

positie van de licentienemer erdoor gevoelig wordt uitgebreid, houdt het namelijk ook een zeker risico

in voor de octrooihouder. In het kader van de inbreukprocedure riskeert men namelijk dat de geldigheid

van het octrooi aan de orde komt. Daarom is een goede praktijk om in de licentieovereenkomst te

voorzien dat partijen te goeder trouw over deze procedureregels zullen overleggen en op die manier

geval per geval kunnen nagaan hoe met een inbreuk zal worden omgesprongen.232

133. Het is trouwens ook altijd mogelijk voor een licentienemer om, indien de octrooihouder na

ingebrekestelling nalaat op te treden, een ad-hoctoelating te vragen om tegen een inbreukmaker op te

treden. In dergelijk geval is ten stelligste aanbevolen om ook deze ad-hoctoelating duidelijk op papier

te zetten en te laten ondertekenen door alle partijen.233

§3. Quid weigering tot optreden van de octrooihouder

134. Zoals ook het geval bij het merkenrecht, is het opnieuw denkbaar dat bepaald werd in de

licentieovereenkomst dat de houder van de exclusieve licentie toch niet bevoegd is tot optreden of dat

er niet werd voorzien in een contractuele toelating om op te treden voor de niet-exclusieve licentienemer.

De octrooihouder kan in dergelijk geval ook weigeren om zelf op te treden. Deze kan een immers een

andere overtuiging hebben wat betreft het al dan niet bestaan van een inbreuk of kan zich terughoudend

230 In de praktijk kan de licentieovereenkomst dus voorzien in een mandaat op grond waarvan de licentienemer bevoegdheid

verkrijgt om zelf op te treden. 231 A. CLERIX e.a., Octrooien in België: een praktische leidraad, Brugge, Die Keure, 2016, 285. 232 Ibid. 233 Ibid.

48

opstellen uit vrees voor een eventuele reconventionele vordering. In dat geval zal de licentienemer in

principe lijdzaam moeten toekijken hoe inbreuk wordt gepleegd.234

135. De vraag rijst dan ook of de octrooihouder ook effectief kan weigeren. Men mag namelijk niet

uit het oog verliezen dat de licentiegever ook een plicht heeft om de licentieovereenkomst te goeder

trouw uit te voeren.235 Zodus kan in die plicht tot uitvoering te goeder trouw een argument gevonden

worden om de licentiegever toch te verplichten om actie te ondernemen tegen de inbreuk.236 De

licentiegever verplichten tot optreden zal niet alleszins niet evident zijn, zeker niet wanneer het gaat om

een niet-exclusieve licentie. Deze eventuele plicht tot ageren in hoofde van de licentiegever wordt verder

in deel 3 uitgebreider besproken.237 Wel wordt hier al gewezen op het feit dat het verstandig lijkt hier

reeds in de licentieovereenkomst bepalingen over op te nemen. De licentienemer zou er bijvoorbeeld op

kunnen aandringen dat die licentieovereenkomst een expliciete mogelijkheid voorziet om de

licentiegever op zijn verzoek tot actie te dwingen. Op die manier kunnen onder andere latere discussies

over het al dan niet voorhanden zijn van een inbreuk vermeden worden.238 Natuurlijk kan opnieuw

betwijfeld worden of licentiegevers bereid zullen zijn om dergelijke clausules op te nemen in de

licentieovereenkomst.

§4. Geen analogie met het merken- en tekeningen en modellenrecht

136. Artikel XI.51, §4 WER onderwerpt de licentieverlening van octrooien opnieuw aan een

inschrijvingsvereiste. Inzake het merken- en tekeningen en modellenrecht heeft het Hof van Justitie

echter in de zaken Hassan/Breiding en Thomas Philipps/Grüne Welle de inschrijving van de licentie niet

als noodzakelijk geacht opdat de licentienemer zou kunnen optreden in het kader van een

inbreukprocedure. De verleiding kan dan ook bestaan om deze redenering door te trekken naar andere

intellectuele eigendomsrechten.

137. Deze zienswijze werd echter verworpen door de rechtspraak. In een onuitgegeven arrest van de

voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel werd hiervoor verwezen naar de voorbereidende

werken van de Belgische octrooiwetgeving.239 Daarnaast zien we ook op Europees niveau een

bevestiging van die zienswijze. Eind 2017 vaardigde de Europese Commissie namelijk richtsnoeren uit

in verband met de implementatie van de Handhavingsrichtlijn waarin duidelijk wordt benadrukt dat

ondanks het feit dat het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat niet-inschrijving in het register van een

234 Artikel XI.60, §2, lid 3 WER bepaalt namelijk niets over de niet-exclusieve licentienemer en de houder van een exclusieve

licentie is enkel bevoegd om op te treden bij stilzitten na aanmaning “behoudens andersluidende bepaling in de

licentieovereenkomst”. 235 Artikel 1134, lid 3 BW. 236 E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”, 31. 237 Zie infra 8, nrs. 220-229. 238 E. DE GRYSE, “Licentieovereenkomsten”, 32. 239 Voorz. Kh. Brussel 20 april 2017, A/17/206, Bombardier/CAF, onuitg., aangehaald door P. DE JONG, C. RONSE en K.

CLAEYÉ, “Evoluties in het Octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2014-2018”, TBH 2018, 770.

49

licentie op een Uniemerk of een Gemeenschapsmodel geen obstakel is tot een vordering in rechte van

de licentienemer, we dit niet kunnen beschouwen als een aanwijzing dat hetzelfde geldt voor artikel 4,

b) Handhavingsrichtlijn. Wat betreft andere intellectuele rechten blijft het daarentegen een kwestie van

nationaal recht van de lidstaten.240

3.1.4. Kwekersrecht

§1. Kwekersrecht

138. Inzake het kwekersrecht bepaalt artikel XI.156, §2 WER wie bevoegd is de stakingsvordering

zoals in kortgeding in te stellen. De redenering is hier quasi analoog aan deze uit het octrooirecht,

alhoewel toch een subtiel verschil in formulering tussen de artikelen kan opgemerkt worden. Artikel

XI.156, §2, lid 2 WER bepaalt, identiek aan wat geldt voor octrooien, dat de houder van een

dwanglicentie bevoegd is op te treden indien de houder of de vruchtgebruiker van het kwekersrecht zelf

geen vordering instelt na voorafgaande ingebrekestelling.

139. Het verschil met octrooien zit hem in wat de tekst van de wet bepaalt in verband met de

exclusieve licentienemer. In de letterlijke tekst van artikel XI.156, §2, lid 3 WER staat namelijk dat de

houder van een exclusieve licentie een vordering wegens namaak – en dus een vordering tot staking

zoals in kortgeding – kan instellen, behouders andersluidende bepaling in de licentieovereenkomst. In

tegenstelling tot artikel XI.60, §2, lid 3 WER, wordt hier dus niet expliciet bepaald dat ook de exclusieve

licentienemer voorafgaand de houder van het kwekersrecht of de vruchtgebruiker in gebreke moet

stellen. Is dit een loutere vergetelheid van de wetgever of moet effectief enkel de houder van een

dwanglicentie de houder van het kwekersrecht voorafgaand in gebreke stellen? Een letterlijke

interpretatie van de wet leidt tot de tweede conclusie. Dan rest de vraag wel nog steeds welke ratio de

wetgever hierbij voor ogen had. Een antwoord op de vraag waarom deze bepaling zo geredigeerd is, heb

ik echter vooralsnog niet kunnen vinden.

§2. Communautair kwekersrecht

140. Wat betreft het communautair kwekersrecht, laat artikel 104, lid 1 van de Verordening inzake

het communautaire kwekersrecht241 toe dat de vordering wordt ingeleid door de “tot exploitatie

240 Mededeling (Comm.) aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, “Richtsnoeren

inzake bepaalde aspecten van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van

intellectuele eigendomsrechten”, 29 november 2017, COM(2017) 708 def., 27. 241 Verord.Raad nr. 2100/94, 27 juli 1994 inzake het Communautaire kwekersrecht, Pb.L. 1 september 1994, afl. 227, 1.

50

gerechtigde personen”, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst met de houder is uitgesloten in geval

van een exclusieve licentie of door het Communautair Bureau in geval van dwanglicentie.

141. Opnieuw zijn hier subtiele verschillen merkbaar met de regels voor octrooien en ook met deze

die gelden voor licentienemers van het ‘gewone’ kwekersrecht. Enerzijds spreekt de Verordening niet

over een vereiste van ingebrekestelling. Bijgevolg is wat betreft het communautair kwekersrecht zelfs

niet vereist dat de houder van een dwanglicentie de licentiegever in gebreke stelt.242 De houder van een

dwanglicentie zal dus enkel onbevoegd zijn indien het Bureau in de overeenkomst tot verlening van de

dwanglicentie de mogelijkheid tot optreden heeft uitgesloten. Wat betreft de exclusieve licentienemer

is de regeling wel identiek aan het ‘gewone’ kwekersrecht, de exlusieve licentienemer zal bevoegd zijn,

tenzij andersluidende bepaling in de licentieovereenkomst.243

142. Volgens JANSSENS gelden voor niet-exclusieve licentienemers dezelfde spelregels als bij

octrooien. Gezien de beperkte formulering van de wet lijkt deze immers niet bevoegd om een

stakingsvordering in te stellen.244 Artikel 104 van de verordening inzake het communautair

kwekersrecht vernoemt namelijk enkel de exclusieve licentienemer en andere “tot exploitatie

gerechtigde personen” kunnen slechts interveniëren om schadevergoeding te verkrijgen. Aangezien de

stakingsrechter niet bevoegd is om schadevergoedende maatregelen op te leggen, kunnen deze personen

dus geen vordering tot staken zoals in kortgeding instellen.245

BLOMME daarentegen verwijst naar een arrest van het hof van beroep te Gent daterende van voor de

inwerkingtreding van het WER om te concluderen dat ook de niet-exclusieve licentienemer bevoegd is

tot optreden. 246 Hier bepaalde de rechter “op grond van artikel 104 van de hoger vernoemde Europese

Verordening inzake het communautair kwekersrecht kunnen zowel de houder als de licentiehouder van

een kwekersrecht in rechte optreden in geval van een (beweerde) inbreuk”.247 Elke licentienemer heeft

volgens deze rechtspraak dus de vereiste hoedanigheid en het vereiste belang om een inbreukvordering

in te stellen.248

3.1.5. Topografieën van halfgeleiderproducten

242 Wat dus een verschil is én met het octrooirecht én met het gewone kwekersrecht. 243 Dit uiteraard in de veronderstelling dat het gebrek aan expliciete vermelding van de plicht tot ingebrekestelling geen loutere

vergetelheid is van de wetgever en dus effectief niet dient te gebeuren. 244 M.-C. JANSSENS, “De nieuwe wetgeving”, 55. 245 Artikel XII.16 WER. 246 P. BLOMME, Stakingsvordering zoals in kortgeding inzake intellectuele eigendom. Een stand van zaken, Brussel, Larcier,

2019, 28. 247 Gent 13 oktober 2008, ICIP-Ing. Cons. 2008, 847. 248 P. BLOMME, Stakingsvordering zoals in kortgeding inzake intellectuele eigendom. Een stand van zaken, Brussel, Larcier,

2019, 29.

51

143. In titel 8 van boek XI WER vinden we de regels terug in verband met topografieën van

halfgeleiderproducten. Hier laat het WER echter na uitdrukkelijk te bepalen wie de vordering kan

instellen.249 Bijgevolg leidt JANSSENS uit het stilzwijgen van de wet ook af dat men zich hier tot een

restrictieve interpretatie moet beperken en meent zij dat enkel de houder van het exclusieve recht de

bevoegdheid bezit om op te treden.250

BLOMME verwijst in dit verband naar artikel XI.319 juncto XI.322 en 323 WER. Alhoewel de wet het

in niet zo veel woorden bepaalt, zijn volgens hem ook enkel de personen vermeld in deze artikelen

gerechtigd tot het instellen van de stakingsvordering zoals in kortgeding. Het gaat enkel om de maker

van een topografie van een halfgeleiderproduct, de werkgever indien de werknemer het product in

uitoefening van zijn functie heeft gemaakt, diegene die de bestelling heeft gedaan en de rechtsopvolgers

van de houder van het recht.251 Met andere woorden sluit ook hij zich aan bij een beperkte interpretatie

van de wet en ontkent zodus enige bevoegdheid voor de licentienemer.252

3.1.6. Benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen

144. De bescherming van benamingen van oorsprong en van geografische aanduidingen wordt in

België niet geregeld in boek XI WER, maar in titel 6 van boek VI WER dat handelt over marktpraktijken

en consumentenbescherming. In de rechtspraak heerst bijgevolg verdeeldheid over de vraag wie

bevoegd is om een stakingsvordering in te stellen.

145. BLOMME en TALLON zijn van oordeel dat niet artikel XVII.19 WER moet gehanteerd worden

om te bepalen wie bevoegd is tot het instellen van een stakingsvordering zoals in kortgeding, maar het

ruimere artikel XVII.7 WER waar het gaat om ‘de belanghebbende’. Wel zal overeenkomstig artikel 17

juncto 18 Ger. W. nog een belang moeten aangetoond worden.253

146. JANSSENS is echter een andere mening toegedaan. Alhoewel zij erkent dat de wet hier niet

geheel duidelijk is aangezien het beschermingssysteem van benamingen van oorsprong volledig binnen

het kader van de marktpraktijken en consumentenbescherming valt, is zij er toch van overtuigd dat hier

niet kan worden uitgegaan van de ruime groep vorderingsgerechtigden uit artikel XVII.7 WER. Dit zou

249 In de (oude) Topografiewet sprak artikel 13 nochtans over “de benadeelde partij”. 250 M.-C. JANSSENS, “De nieuwe wetgeving”, 146. 251 Wat betreft de rechten van de werkgever en diegene die de bestelling heeft gedaan uit artikel XI.322 WER, dient te worden

vermeld dat dit enkel geldt bij gebrek aan andersluidend beding in de overeenkomst. 252 A. TALLON, A., Les appellations d’origine, Brussel, Larcier, 2016, 224; P. BLOMME, Stakingsvordering zoals in

kortgeding inzake intellectuele eigendom. Een stand van zaken, Brussel, Larcier, 2019, 29. 253 Zie supra 30, nr. 86.

52

leiden tot een paradoxale oplossing ten opzichte van de overige industriële eigendomsrechten.254

Bijgevolg meent zij dat enkel de titularis van het recht vorderingsbevoegd is.

Een samenlezen van artikel 633quinquies juncto artikel 574 Ger.W. kan ook een argument vormen om

uit te gaan van de beperkte categorie vorderingsgerechtigden uit artikel XVII.19 WER. Deze artikelen

kan men namelijk in die zin lezen dat het gaat om een inbreuk op een IE-recht waardoor bijgevolg de

vordering tot staken zoals in kortgeding gebaseerd is op artikel XVII.14 WER.255

3.2. Auteursrecht sensu lato

3.2.1. Elke betrokkene

147. Wat betreft het auteursrecht sensu stricto, de naburige rechten en auteursrechtelijke

bescherming computerprogramma’s bepalen artikel XVII.14, §3 WER juncto XVII.19, §2, lid 1 WER

dat de vordering tot staken zoals in kortgeding bij een inbreuk op het auteursrecht of een naburig recht

kan worden ingesteld door “elke betrokkene, door een gemachtigde vennootschap voor het beheer van

de rechten of van een beroepsvereniging of interprofressionele vereniging met

rechtspersoonlijkheid”.256 In het auteursrecht wordt met andere woorden een heel ruime categorie van

vorderingsgerechtigden beoogd.257

148. Dat de notie ‘elke betrokkene’ een breed begrip is, wordt ook bevestigd door de rechtspraak.258

Meer bepaald gaat het om iedereen die een reeds verkregen, dadelijk en persoonlijk belang kan laten

gelden overeenkomstig artikelen 17 en 18 Ger.W.259 Het Hof van Cassatie erkende reeds in 1991 dat het

recht toekomt aan “eenieder die beweert door de namaking benadeeld te zijn, zoals de

rechtverkrijgenden van de auteur aan wie de laatstgenoemde toestemming had gegeven om zijn werk te

reproduceren”.260 Zelfs uit het wetsontwerp volgt duidelijk dat een ruime interpretatie voorzien was.261

Deze ruime categorie van vorderingsgerechtigden vinden we bij geen enkel ander intellectueel

eigendomsrecht terug.

254 M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”, 58. 255 P. BLOMME, Stakingsvordering zoals in kortgeding inzake intellectuele eigendom. Een stand van zaken, Brussel, Larcier,

2019, 38. 256 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 586. 257 M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”, 50. 258 Zie hierover onder meer: Luik 3 oktober 2008, RDI 2009, 354. Het hof van beroep te Luik bepaalde dat het begrip doelt op

“iedereen die door de overtreding van het betrokken recht wordt geschaad”. 259 Brussel 17 januari 2007, AM 2007, 260; Brussel 8 oktober 2001, AM 2002, 44. 260 Cass. 22 mei 1991, Arr. Cass. 1991, 934. 261 Zie hierover artikel 4, laatste lid Parl.St. Kamer 1988-1989, nr. 709/1, 7: “tot slot is het raadzaam gebleken de nieuwe

vordering tot staking niet alleen open te stellen voor de belanghebbenden (…). Namaking moet hoe dan ook kunnen worden

opgespoord en vervolgd ook al kan de benadeelde auteur niet met zekerheid worden geïdentificeerd”.

53

Het weze dan ook duidelijk dat licentienemers eveneens titularis zijn van deze vordering. Daarbij dient

zelfs geen onderscheid gemaakt te worden tussen de positie van de exclusieve en de niet-exclusieve

licentienemer, beide zijn bevoegd.262

3.2.2. Striktere interpretatie bij het sui generis-recht voor databanken

149. Artikel XVII.19, §2, lid 2 WER maakt duidelijk dat wat betreft databanken, de vordering wordt

ingesteld overeenkomstig artikel XVII.14, §3 WER. Het recht van de producent van een databank mag

hier dus niet beschouwd worden als zijnde auteursrecht.263

150. Wat betreft procedurebevoegheden van de licentienemer van een recht van databank, biedt de

wet geen antwoord. Woordelijk is er in de tekst van de wet alleszins geen sprake van de (exclusieve of

niet-exclusieve) licentienemer. Bijgevolg wordt hier in de rechtsleer uit afgeleid dat enkel de houder

van het recht vorderingsgerechtigd is.264 De rechtspraak sluit zich eveneens aan bij een strikte

interpretatie. Zo bepaalde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat “met betrekking tot de juridische

bescherming van databanken (…) de vordering daarentegen niet opengesteld (kan) worden tot « iedere

belanghebbende » (…) maar is zij uitsluitend voorbehouden voor de enige houder van het « sui generis

» recht namelijk de producent van de databank”.265

HOOFDSTUK 2. DE VORDERING TEN GRONDE


151. Wanneer de titularis van een IE-recht geconfronteerd wordt met een inbreuk op dat recht,

beschikt deze ook over de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘gewone’ procedure ten gronde.

Opnieuw kan de rechter hier een bevel tot staking uitvaardigen, waarbij het dus in de eerste plaats de

bedoeling is om de vaststelling en de stopzetting van de beweerde inbreuk te bekomen.266 Eveneens

kunnen bijkomende maatregelen, maatregelen tot informatieverstrekking en openbaarmaking van het

vonnis bevolen worden. Het gaat bijvoorbeeld om de terugroeping of definitieve verwijdering van de

262 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 541. 263 P. BLOMME, Stakingsvordering zoals in kort geding inzake intellectuele eigendom. Een stand van zaken, Brussel, Larcier,

2019, 25. 264 Overeenkomstig artikel XI.306 WER is dat diegene die een substantiële investering heeft verricht in de verkrijging, de

controle of de presentatie van de inhoud van de databanken in een kwalitatief of een kwantitatief opzicht. Zie hierover: M.-C.

JANSSENS, “De nieuwe wetgeving”, (146) 147 en P. BLOMME, Stakingsvordering zoals in kort geding inzake intellectuele

eigendom. Een stand van zaken, Brussel, Larcier, 2019, 30. 265 Voorz. Rb. Brussel 13 februari 2007, ICIP-Ing. Cons. 2007, 149. 266 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 570.

54

inbreukmakende goederen uit het handelsverkeer. De procedure ten gronde wordt in de rechtsleer ook

vaak aangeduid als de ‘vordering inzake namaak’.267

Afdeling 2. Verhouding ten opzichte van de vordering tot staken zoals in kortgeding

2.1. Het onderscheid tussen de twee procedures

152. De algemene omschrijving van de procedure ten gronde loopt quasi gelijk met wat uiteengezet

werd bij de vordering tot staken zoals in kortgeding. De vraag stelt zich dan ook hoe deze twee

procedures zich tegenover elkaar verhouden. Enerzijds kent de vordering ten gronde het nadeel van tijd.

De procedure loopt uiteraard niet zo vlot als de vordering tot staken, die als voordeel heeft dat uitspraak

wordt gedaan volgens de regels van het kortgeding. Anderzijds beschikt de vordering ten gronde over

een troef die ontbreekt bij de vordering tot staken. Via de gewone vordering ten gronde kan de rechter

namelijk ook schadevergoeding toekennen.268 Bij de vordering tot staking zoals in kortgeding kunnen

naast het stakingsbevel ook wel corrigerende maatregelen uitgesproken worden, maar deze mogen niet

tot doel hebben schade te vergoeden. De partij die dus schadevergoeding wenst te bekomen, zal een

tweede procedure, namelijk een vordering ten gronde, moeten aanspannen.

153. Het zal aan de vorderende partij zijn om af te wegen welke procedure (eerst) wordt ingesteld.

In de praktijk lijkt het logisch om eerst gebruik maken van de vordering tot staken zoals in kortgeding

om de eenvoudige reden dat men via deze procedure sneller een beslissing kan bekomen. Na dat eerste

krachtig signaal, wordt dan vaak overgegaan tot de procedure ten gronde om op die manier vergoeding

te krijgen voor de geleden schade. Merk ook op dat wanneer het stakingsbevel kracht van gewijsde heeft

verkregen, de procedure ten gronde een vlotter verloop zal kennen aangezien reeds een inbreuk werd

vastgesteld waarvan de staking werd bevolen.269 Op die manier is dus het bewijs geleverd van een

buitencontractuele fout in de zin van artikel 1382 en 1383 BW in hoofde van de inbreukmaker.270

154. In de praktijk komt het echter ook voor dat de eiser een stakingsvordering zoals in kortgeding

instelt bij de voorzitter, maar meteen ook een vordering tot schadevergoeding instelt bij de rechtbank

van koophandel. In dat geval zal moeten worden nagegaan welke procedure prevaleert en voorrang heeft

267 Ibid. 268 De vordering tot schadevergoeding wordt verderop in hoofdstuk 5 besproken. 269 P. MAEYAERT en D. ARNAUT, “De vordering tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht”, 120,

voetnoot 159 en 160. 270 Merk op dat in België dus een ander foutbegrip wordt gehanteerd dan werd vooropgesteld in artikel 13, lid 1

Handhavingsrichtlijn. Zie hierover: C. RONSE , “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding” in

F. BRISON (ed.), Sancties en procedures in intellectuele rechten, Brussel, Larcier, 230 (hierna: C. RONSE, “De andere

herstelmaatregelen”).

55

op de andere. Overeenkomstig artikel 565 Ger.W. zal de rechtbank waartoe men zich het eerste wendt,

voorrang krijgen.271

155. Natuurlijk komt het ook voor dat de eiser meteen een vordering ten gronde instelt waar zowel

de staking van de inbreuk als schadevergoeding gevraagd worden. Uiteraard dient men dan te beseffen

dat er minder snel een uitspraak zal verkregen worden over het stakingsbevel dan wanneer men de

vordering tot staken zoals in kortgeding zou verkiezen. Wanneer hoogdringendheid echter ontbreekt,

wordt wel meteen ook schadevergoeding verkregen en heeft de eiser wel het voordeel dat slechts één

procedure moet aangespannen worden.272

2.2. Wie kan de vordering inzake namaak instellen?

156. Wat betreft het stakingsbevel, kan worden verwezen naar wat in Hoofdstuk 1 werd uiteengezet

in verband met de vordering tot staken zoals in kortgeding. De regels die daar werden beschreven zijn

namelijk gebaseerd op de bevoegdheidsregels die gelden in het kader van de vordering inzake namaak.

Bijgevolg geldt ook hier de algemene conclusie dat op de vraag wie bevoegdheid bezit om deze

vordering inzake namaak in te stellen, geen eenvormig antwoord kan gegeven worden. Voor ieder

intellectueel recht gelden namelijk afzonderlijke bepalingen.273

157. Wel interessant blijft de vraag wie bevoegd is om een vordering tot schadevergoeding in te

stellen. In het kader van de vordering inzake namaak is de rechter, in tegenstelling tot wat geldt voor de

vordering tot staken zoals in kortgeding, wel bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen. Ook hier

gelden specifieke regels in verband met bevoegdheid. Hiervoor kan worden verwezen naar Hoofstuk 5

in verband met de vordering tot schadevergoeding.

HOOFDSTUK 3. HET BESLAG INZAKE NAMAAK


158. Een uiterst belangrijke procedure in de strijd tegen namaak is het beslag inzake namaak. Het

gaat om een voorbereidende procedure waarbij het doel is om het bestaan van een inbreuk te bewijzen

alsook de omvang ervan aan te tonen. Het is een voorbereidende procedure die beoogt bewijsmateriaal

te verzamelen. Het beslag inzake namaak wordt geïnitieerd door middel van een eenzijdig verzoekschrift

en wordt dus in principe gevoerd zonder dat de tegenpartij gehoord wordt. Dit is ook noodzakelijk voor

271 Voorz. Kh. Antwerpen 20 november 2014, IRDI 2015, 94. 272 Zie hierover bijvoorbeeld: Rb. Brussel 2 september 2016, IRDI 2017, 73. 273 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 582.

56

de doeltreffendheid van de procedure aangezien op die manier de inbreukmaker kan verrast worden en

zo wordt meteen ook het bewijs van het bestaan van de namaak vergemakkelijkt.274 De procedureregels

vinden we terug in artikel 1369bis/1 e.v. Ger. W.275

159. Het begrip ‘beslag inzake namaak’ impliceert een dubbel aspect, er kunnen namelijk twee

soorten maatregelen bevolen worden door de rechter. Enerzijds kan er overgegaan worden tot een

beschrijving van de vermeende namaakgoederen, maar anderzijds kan ook overgaan worden tot een

bewarend beslag, waarbij een verbod wordt opgelegd om de goederen uit handen te geven.276

160. Bij beschrijvende maatregelen gaat het meer concreet om een beschrijving van alle voorwerpen,

elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak, alsook de oorsprong, de

bestemming en de omvang ervan aan te tonen.277 De voorzitter kan hierbij ook alle maatregelen nemen

die nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht en bijgevolg de deskundige machtigen om

“afschriften, kopieën, fotokopieën, fotografieëen en audiovisuele opnames te maken evenals zich

monsters te laten overhandigen van de goederen die vermoed worden inbreuk te maken op het

intellectueel eigendomsrecht waarvan bescherming is ingeroepen en de bij de productie en/of distributie

daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten”.278

161. Daarnaast kan, indien dit nodig is voor de bescherming van het intellectueel recht dat ingeroepen

wordt door de verzoeker en indien de voorzitter het redelijk acht, gevraagd worden om bewarende

maatregelen te bevelen. Aan de houders van inbreukmakende goederen wordt dan het verbod opgelegd

zich te ontdoen van de gebruikte materialen, werktuigen en de desbetreffende documenten, alsook ze te

verplaatsen of elke wijziging eraan aan te brengen die hun werking beïnvloeden. Er kan een bewaarder

aangesteld worden om de voorwerpen te verzegelen en het bewarend beslag van de inkomsten toegelaten

worden voor zover deze hun directe oorsprong blijken te vinden in de beweerde namaak.279

Afdeling 2. Wie kan de procedure instellen?

2.1. Voor welke intellectuele rechten?

274 H. VANHEES, Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke

exploitatiecontracten, Antwerpen, Maklu, 1993, 122. 275 Artikelen 1369bis/1 t.e.m. 1369bis/10 Ger.W. 276 G. VAN OVERWALLE, “Beslag inzake namaak in het octrooirecht: recente ontwikkelingen vanuit Belgisch en Europees

perspectief”, Themis 104 IP- en ICT-recht 2018, 81. 277 Art. 1369bis/1, §1 Ger.W. 278 Art. 1369bis/1, §2 Ger.W. 279 Art. 1369bis/1, §4 Ger.W.

57

162. Vandaag kan een houder van om het even welk intellectueel eigendomsrecht van deze

handhavingsprocedure gebruik maken. Dit was echter niet altijd zo’n vanzelfsprekend gegeven. Vóór

de wet van 10 mei 2007 heerste controverse omtrent de intellectuele rechten waarvoor tot beslag inzake

namaak kon worden overgegaan, alsook over wie bevoegd was om een beslag inzake namaak te

vorderen.

163. Ten eerste was in het toenmalige artikel 1481 Ger.W. bepaald dat “de houders van octrooien,

de houders van een aanvullend beschermingscertificaat (…), de houders en aanvragers van

kwekerscertificaten, hun rechtshebbenden, de houders van het auteursrecht en de houders van een

naburig recht, daaronder begrepen het recht van de producenten van databanken” bevoegd waren tot

het instellen van een beslag inzake namaak. Hierdoor werd dus een hele groep houders van intellectuele

rechten van het toepassingsgebied van het beslag inzake namaak uitgesloten.280 Zo hadden bijvoorbeeld

de houder van een merkenrecht of de tekening- of modelhouder volgens de letterlijke tekst van de wet

niet de mogelijkheid om over te gaan tot een beslag inzake namaak.281

164. Deze benaderingswijze uit het Gerechtelijk Wetboek kende uiteraard de nodige kritiek. In de

rechtspraak bestond namelijk geen eensgezindheid over de al dan niet beperkende aard van die

omschrijving in de wet.282 Onder andere de hoven van beroep te Gent en te Antwerpen lieten toe dat ook

de houder van een merkenrecht de mogelijkheid had om te verzoeken om een beslag inzake namaak.283

Bovendien werd die redenering ook bijgetreden door twee arresten van het toenmalige Arbitragehof.284

165. Dit debat werd definitief afgesloten na de komst van de Handhavingsrichtlijn. Sindsdien wordt

daarin duidelijk bepaald dat de lidstaten overeenkomstig artikel 7 Handhavingsrichtlijn voor alle

intellectuele rechten moeten voorzien in een procedure gelijkaardig aan deze van beslag inzake namaak

die wij kennen.285 Met de wet van 10 mei 2007 werd dan uiteindelijk aan deze toestand verholpen.

Intussen bepaalt art. 1369bis/1 Ger.W. duidelijk dat het beslag inzake namaak ook mogelijk is voor

houders van merken en modellen. Aan de controverse rond de positie van de merkhouder is zo

uiteindelijk een einde gekomen.

280 M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”, (60) 61. 281 Evenmin hadden de houder van de rechten op topografieën van halfgeleiderproducten, de houder van de rechten op een

handelsnaam, een benaming van oorsprong, een aanduiding van herkomst en een geografische aanduiding dat recht. 282 G. VAN OVERWALLE, “Beslag inzake namaak in het octrooirecht: recente ontwikkelingen vanuit Belgisch en Europees

perspectief”, Themis 104 IP- en ICT-recht 2018, 83. 283 Gent 22 februari 2000, RW 2000-2001, 664; Antwerpen 29 januari 2001, IRDI 2001, 327. 284 Grondwettelijk Hof 24 maart 2004, nr. 53/2004, JT 2004, 616, noot P. PÉTERS; Grondwettelijk Hof 27 juni 2007, nr.

97/2007, BS 2 augustus 2007. 285 A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)” in JADOUL, P. en STROWEL, A. (eds), Les droits intellectuels:

développements récents, Brussel, Larcier, 2004, 21.

58

2.2. Wie kan om een beslag inzake namaak verzoeken?

166. Naast de controverse over voor welke IE-rechten de procedure open stond, speelde zich ook een

discussie af rond de uitlegging van het begrip ‘rechthebbenden’ uit het vroegere artikel 1481 Ger.W.

Bepaalde rechtsleer was van oordeel dat men om een procedure in te stellen, niet noodzakelijk de

rechtenhouder zelf moest zijn en achtten onder andere ook de licentienemer bevoegd, zij het op

voorwaarde dat de relatie tot het IE-recht kon aangetoond worden.286 Andere rechtsleer verdedigde het

tegenovergestelde.287

167. Met de wet van 10 mei 2007 werd uiteindelijk ook nauwkeuriger bepaald wie bevoegd is om

van de procedure gebruik te maken: “de personen die, op grond van een wet betreffende

de uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekerscertificaten, topografieën van

halfgeleiderproducten, tekeningen en modellen, merken, geografische aanduidingen, benamingen van

oorsprong, auteursrecht, naburige rechten of het recht van producenten van databanken een vordering

inzake namaak kunnen instellen, kunnen (…) over laten gaan tot de beschrijving (…)”. Opnieuw gaat

het dus om eenieder die een vordering inzake namaak kan instellen, waardoor de procedure dus kan

worden gezien als een accessorium bij de vordering inzake namaak.288 Voor een grondige uiteenzetting

hiervan volstaat het dus om opnieuw te verwijzen naar Hoofdstuk 1 inzake de vordering tot staken zoals

in kortgeding, waar de bevoegheid van de licentienemer per intellectueel eigendomsrecht uitgebreid

wordt besproken.289

HOOFDSTUK 4. HET GEWONE KORTGEDING


168. Alhoewel de stakingsvordering zoals hierboven omschreven zeer efficiënt is en bovendien

voorzien is voor inbreuken op alle IE-rechten, bestaat daarnaast ook nog de mogelijkheid om gebruik te

maken van het gewone kortgeding zoals geregeld door het Gerechtelijk Wetboek.290 Artikel 9, lid 1, a)

Handhavingsrichtlijn verplicht de lidstaten namelijk om te voorzien in voorlopige en conservatoire

maatregelen.291 De Belgische wetgever heeft het hierbij niet nodig geacht om in bijzondere bepalingen

286 O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon : Le Code judiciaire à la rencontre des droits

intellectuels”, JT 2004, 61; J. VAN HOOF, Het beslag inzake namaak in Advocatenpraktijk – Gerechtelijk Recht n° 1,

Mechelen, Kluwer, 2002, 7. 287 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 105. 288 B. MICHAUX en E. DE GRYSE, “De handhaving van intellectuele rechten georganiseerd”, TBH 2007, afl. 7, 628. 289 Zie supra 26. 290 Artikel 584 juncto art 1369ter Ger.W. 291 Artikel 9, lid 1, a) Handhavingsrichtlijn bepaalt namelijk: “tegen de vermeende inbreukmaker een voorlopig bevel kunnen

uitvaardigen dat bedoeld is om een dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen of om, indien

wenselijk en indien het nationale recht hierin voorziet, op straffe van een dwangsom tijdelijk voortzetting van de vermeende

59

te voorzien waardoor de algemene regelen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn.292 Het

gewone kortgeding is immers een algemene procedure die voor verschillende doeleinden kan worden

aangewend.293 De Benelux-wetgever heeft het daarentegen wel noodzakelijk geacht om te voorzien in

een expliciete bepaling in het BVIE waarin er specifiek bevoegdheid wordt toegekend aan de

kortgedingrechter.294

169. Een gewone procedure in kortgeding heeft eveneens de bedoeling om snel op te treden tegen

een inbreuk. Artikel 584 Ger.W. verlangt het vervullen van een drietal voorwaarden, ongeacht of de

procedure betrekking heeft op een intellectueel eigendomsrecht of niet. Het gaat om (1) de vereiste van

spoed, (2) uitspraak bij voorraad en (3) het feit dat de zaak niet aan de rechterlijke macht mag onttrokken

zijn.

170. Belangrijk voor de rechtenhouder is het feit dat er spoedeisendheid moet aangetoond worden.

Dit impliceert namelijk een bijkomende bewijslast ten opzichte van de vordering tot staken zoals in

kortgeding. Er kan eveneens een stakingsbevel verkregen worden, eventueel gekoppeld aan een

dwangsom, maar zonder dat dit de belangen van de partijen definitief mag aantasten.295 De beslissing is

met andere woorden niet bindend voor de rechter die daarna over de grond van de zaak beslist.296 Er

kunnen zowel bewarende, constitutieve als condemnatoire maatregelen bevolen worden.

171. In het BVIE werd wel voorzien in een specifieke bepaling die aangeeft welke voorlopige

maatregelen op vordering van de merk- of modelhouder kunnen worden bevolen. Aldus werd in het

BVIE artikel 9 Handhavingsrichtlijn wel uitdrukkelijk omgezet.297 Het gaat om een voorlopig bevel

strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een merk- of modelrecht waardoor tijdelijk

de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merk- of modelrecht wordt verboden, indien wenselijk

op straffe van een dwangsom, of waarbij aan de voorzetting van de vermeende inbreuk op een merk- of

modelrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de

merk- of modelhouder.298

inbreuk op dat intellectuele-eigendomsrecht te verbieden, dan wel om aan deze voortzetting de voorwaarde te verbinden dat

zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de rechthebbende; onder dezelfde voorwaarden kan een voorlopig bevel

worden uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een recht van

intellectuele eigendom inbreuk te maken; het bevel tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt

om inbreuk te maken op een auteursrecht of een naburig recht, wordt beheerst door Richtlijn 2001/29/EG”. 292 In de parlementaire stukken is de reden hiervoor terug te vinden: het is niet nodig om de tekst van artikel 9, lid 1, a) van de

richtlijn expliciet over te nemen in het Gerechtelijk Wetboek omdat het Belgische Gerechtelijk Recht de rechters reeds in staat

stelt om de in deze bepaling van de Richtlijn bedoelde maatregelen te nemen via artikel 19, tweede lid juncto 584 Ger.W. Zie

hierover: Parl. St. Kamer, 2006-2007,51-2943/1 en 51-2944/1, 16. 293A. CLERIX e.a., Octrooien in België: een praktische leidraad, Brugge, Die Keure, 2016, 263. 294 Artikel 2.22, lid 3 en 3.18, lid 3 BVIE. 295 Artikel 1035 e.v. juncto 1385bis Ger.W. 296 M.-C. JANSSENS, “Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizonten in de strijd tegen

namaak aan piraterij”, RW 2008, afl. 23, 935. 297 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Kluwer, 2017, 567. 298 Artikel 2.22, lid 3 (merken) en 3.18, lid 3 (modellen) BVIE.

60

172. Gezien het feit dat de vordering tot staking zoals in kortgeding meestal even snel verloopt als

het gewone kortgeding, is deze laatste procedure eerder de uitzondering geworden. Op de vraag of deze

procedure nog enig nut heeft, klinkt het antwoord echter nog steeds bevestigend. De waarde van deze

procedure zit hem in het feit dat hier nog geen nadeel aan de zaak zelf mag worden aangebracht. De

rechtenhouder loopt met andere woorden niet het risico dat er uitspraak wordt gedaan over de geldigheid

van zijn recht. Vooral bij octrooien wordt omwille van die reden nog gebruik gemaakt van deze gewone

kortgeding procedure.

Afdeling 2. Ruime vorderingsmogelijkheid voor de licentienemer

173. Nergens vinden we voor de IE-rechten wat betreft het gewone kortgeding een specifiek

aanknopingspunt over wie de gewone procedure in kortgeding met betrekking tot intellectuele rechten

kan instellen. Mijns inziens dient men gewoon terug te grijpen naar artikelen 17 juncto 18 Ger.W. Met

andere woorden geldt hier dezelfde redenering als voor het auteursrecht in het kader van de vordering

tot staken zoals in kortgeding.299 Elkeen die belang en hoedanigheid kan aantonen, zal voorlopige

maatregelen kunnen bekomen. De conclusie lijkt hier dan ook dat de licentienemer over bevoegdheid

beschikt.

HOOFDSTUK 5. DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING


174. De regels betreffende de vordering tot schadevergoeding kunnen teruggevonden worden in twee

instrumenten. Ten eerste regelt artikel XI.335 WER de vordering voor uitvindingsoctrooien,

aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrecht, auteursrecht (met inbegrip van het auteursrecht op

computerprogramma’s), naburige rechten, het recht van producenten van databanken en het recht op

topografieën van halfgeleiderproducten. Daarnaast bevatten de artikelen 2.21 en 3.17 BVIE de regels

voor Beneluxmerken en tekeningen en modellen, die in een quasi identieke mogelijkheid voorzien tot

het instellen van de vordering tot schadevergoeding.

175. In tegenstelling tot de Richtlijn Handhaving, werd in België niet gekozen voor een

gekwalificeerd foutbegrip.300 Artikel XI.335 WER bepaalt dat “de benadeelde recht (heeft) op de

299 Zie supra 52, nr. 147-148. 300 Artikel 13, lid 1 Handhavingsrichtlijn stelt letterlijk: “De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke

instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijze had moeten weten dat hij inbreuk

61

vergoeding van elke schade hij door de inbreuk (…) lijdt”. De tekst uit artikel XI.335 WER verwoordt

dus eigenlijk gewoon het gemeenrechtelijke principe van extracontractuele aansprakelijkheid. Een

materiële inbreuk op IE-recht maakt op zich reeds een fout uit in de zin van artikelen 1382 en 1383 BW.

De inbreukmaker zal bijgevolg aansprakelijk zijn indien de inbreuk vrijwillig en bewust werd begaan.301

Goede trouw in hoofde van de inbreukmaker maakt geen rechtvaardigingsgrond uit.302

176. Deze vordering gaat daarnaast uit van het principe van de equivalentie tussen de schade en het

herstel. Dit komt neer op een integrale schadevergoeding of restitutio in integrum waarbij enkel de

geleden schade wordt vergoed.303 Hierbij wordt aangenomen dat de benadeelde recht heeft op

vergoeding van zowel de winstderving als het geleden verlies.304 Indien geen andere maatstaven

voorhanden zijn, kan de schadevergoeding ex aequo et bono bepaald worden.305

177. Alhoewel de Handhavingsrichtlijn hierin niet voorziet, heeft de Belgische wetgever ervoor

geopteerd om ook een aantal alternatieve herstelmaatregelen toepasselijk te verklaren op alle

intellectuele eigendomsrechten.306 Naast de gewone schadevergoeding, voorziet artikel XI.335, §2, lid

2 en 3 en §3 WER in een aantal alternatieve herstelmaatregelen. Wat betreft Beneluxmerken en

tekeningen en modellen vinden we gelijkaardige bepalingen terug in de artikelen 2.21, lid 3 en 4 en

3.17, lid 3 en 4 BVIE.

Enerzijds kan de rechter bij wijze van schadevergoeding de afgifte bevelen aan de eiser van de

inbreukmakende goederen, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die

voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt, en die nog in het bezit

van de verweerder zijn.307 In geval van kwade trouw kan ook de afdracht van het geheel of een deel van

de ten gevolge van de inbreuk genoten winst bevolen worden alsmede tot het afleggen van rekening en

verantwoording dienaangaande.308 Daarnaast kan de rechter in geval van kwade trouw ook de

verbeurdverklaring van de inbreukmakende goederen, alsmede, in passende gevallen, van de materialen

en werktuigen, bevelen.309

pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens inbreuk heeft

geleden”. 301 H. VANHEES, “Artikel XI.335 WER” in X., Handels- en Economisch Recht: Commentaar met overzicht van rechtspraak

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 91. 302 C. RONSE, “De andere herstelmaatregelen”, 229. 303 Ibid., 231. 304 H. VANHEES, “Artikel XI.335 WER” in X., Handels- en Economisch Recht: Commentaar met overzicht van rechtspraak

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 96. 305 Artikel XI.335, §2, lid 1 WER. 306 C. RONSE, “De andere herstelmaatregelen”, 241. 307 Artikel XI.335, §2, lid 2 WER. 308 Artikel XI.335, §2, lid 3 WER. 309 Artikel XI.335, §3 WER.

62

Afdeling 2. De vorderingsgerechtigde partij: een stroomlijning van de intellectuele rechten?

2.1. De benadeelde partij

178. De vordering tot schadevergoeding uit artikel XI.335, §1 WER kan worden ingesteld door iedere

derde die schade lijdt door een inbreuk.310 In de tekst van de wet lezen we letterlijk dat het gaat om ‘de

benadeelde partij’. Het gaat om iedere benadeelde die schade lijdt in de zin van het gemeen recht en

meer bepaald deze uit artikel 1382 BW.311 Hieronder valt uiteraard ook de al dan niet exclusieve

licentienemer.

Ook het Benelux Gerechtshof was in het kader van het merkenrecht dezelfde mening toegedaan:

“wanneer een licentie is verleend en een derde maakt inbreuk op het uitsluitend recht, dan worden

namelijk naast het belang van de rechtenhouder, ook het belang van de licentiehouder geschaad. De

licentie blijft weliswaar in stand, maar wordt door de concurrentie van de inbreukmaker minder

waard”.312

179. In principe zou hieruit het besluit kunnen getrokken worden dat de licentienemer altijd bevoegd

is om de vordering tot schadevergoeding in te stellen en men dus geen onderscheid dient te maken

naargelang het IE-recht waarop een inbreuk wordt gemaakt. Maar ook al lijkt dit een algemene

omschrijving voor al die intellectuele rechten, toch heeft de wetgever voor een aantal intellectuele

eigendomsrechten nog in bijzondere bepalingen voorzien.313 Artikel XI.335, §1 WER verwijst namelijk

naar de “inbreuk op een in artikel XI.334, §1, eerste lid bepaald recht”. Bijgevolg geldt de ruime

categorie van vorderingsgerechtigden in principe ook enkel voor inbreuken op rechten uit artikel XI.334,

§1, lid 1 WER, zijnde een uitvindingsoctrooi, een aanvullend beschermingscertificaat, een

kwekersrecht, een auteursrecht, een naburig recht, het recht van een producent van databanken of het

recht op een topografie van halfgeleiderproducten. Er wordt dus geen melding gemaakt van merken en

modellen. Wederom dienen we dus helaas vast te stellen dat geen stroomlijning voor alle IE-recht is

verwezenlijkt.

310 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 611. 311 M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”, 59. 312 Beneluxhof 23 februari 2003, nr. A2001/2, Zoontjes Beton en Zoontjes Beheer/Kijlstra, conclusie advocaat-generaal

Langemeijer, paragraaf 2.3. 313 K. DE WINTER, S. LIEBAERT en M. DE VROEY, “Bestrijding van namaak in de mode” in R. HOUBEN, G.

STRAETMANS, E. VAN ZIMMEREN en H. VANHEES (eds.), Mode & Recht, Antwerpen, Intersentia, 2018, (182) 183.

63

2.2. Bijzondere regels in afzonderlijke wettelijke bepalingen

2.2.1. Striktere voorwaarden voor merken en tekeningen en modellen in het BVIE

180. Wat betreft Benelux-merken, bepaalt artikel 2.21, lid 5 BVIE dat de merkhouder de vordering

tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentienemer kan instellen. De merkhouder

kan dus in naam van de licentienemer de vergoeding van diens schade vorderen en de afdracht van het

hem toekomende deel van de onrechtmatig genoten winst.314

Dit geldt echter onverminderd hetgeen bepaald in artikel 2.32, lid 5 en 6 BVIE.315 Dit laatste artikel kent

de licentienemer enerzijds het recht toe om in de door de merkhouder ingestelde procedure tussen te

komen om rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van

de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen.316. Wanneer de licentiegever (mede) namens de

licentienemer een vordering tot schadevergoeding zou instellen, moet dit de licentienemer er dus niet

van weerhouden om in de procedure tussen te komen indien deze dat wenst.317 Anderzijds kan de

licentienemer ook een zelfstandige vordering instellen indien hij daartoe de bevoegdheid van de

merkhouder heeft bedongen.318 Overeenkomstig artikel 3.17, lid 5 juncto artikel 3.26, lid 4 BVIE geldt

een analoge redenering voor tekeningen en modellen.

181. Wat betreft het Benelux-merken en tekeningen en modellen kan men stellen dat de licentienemer

er dus goed aan doet om zich reeds bij het opstellen van de licentieovereenkomst bewust te zijn van het

feit dat de wet hem slechts beperkte rechten toekent. De licentienemer zal indien hij zelfstandig wenst

op te treden om schadevergoeding te bekomen namelijk altijd over toestemming van de rechtenhouder

moeten beschikken. Dat in gedachten, zou de licentienemer proactief kunnen handelen en zich aldus in

de licentieovereenkomst het recht voorbehouden om een zelfstandige vordering tot schadevergoeding

in te stellen.

182. Noemenswaardig in dit kader is ook de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof in verband

met de bevoegdheid van de licentienemer tot het instellen van de vordering tot schadevergoeding. Het

arrest Zoontjes Beton en Zoontjes Beheer tegen Kijlstra handelt over de registratieplicht uit artikel 2.33

BVIE.319 Opdat de licentieovereenkomst derdenwerking kan hebben, is namelijk vereist dat deze werd

314 H. VANHEES, “Commentaar bij art. 2.21 BVIE” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2013, 24. 315 Art. 2.21, lid 5 BVIE. 316 Art. 2.32, lid 5 BVIE. 317 H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 612. 318 Art. 2.32, lid 6 BVIE. 319 Beneluxhof 23 februari 2003, nr. A2001/2, Zoontjes Beton en Zoontjes Beheer/Kijlstra. Naar dit arrest wordt ook soms

verwezen als het zogenaamde ‘Dreentegel-arrest’.

64

ingeschreven in het register. In het kader van een geding tussen twee producenten van natuursteen, vroeg

de Hoge Raad te Nederland zich af hoe ver die vereiste van inschrijving strekt. Is het met andere

woorden vereist dat de licentieovereenkomst al is ingeschreven in de registers op het moment dat de

inbreuk plaatsvindt? Het Beneluxhof stelde zich flexibel op en was in deze zaak van oordeel van niet.

Zowel advocaat-generaal LANGEMEIJER als het Hof graven in dit arrest naar het waarom van de

inschrijvingsvereiste. De uitkomst van dit onderzoek was dat deze tegenstelbaarheidsvereiste vooral

gericht is op de latere verkrijgers van het merkenrecht. Het doel van de inschrijving van de licentie is

met andere woorden “bescherming te bieden aan derden voor wier rechtspositie van belang is te weten

of en zo ja wanneer een merkrecht is overgedragen of in licentie verleend”.320 Er moet volgens het Hof

dus een onderscheid gemaakt worden tussen rechtsopvolgende derden enerzijds en inbreukmakende

derden anderzijds. Een inbreukmaker mist de behoefte aan derdenbescherming.321

Bijgevolg kan de licentienemer onder het BVIE dus een vordering tot schadevergoeding instellen, ook

al is de licentieovereenkomst nog niet geregistreerd op het ogenblik van het plaatsvinden van de inbreuk.

Het enige gevolg gekoppeld aan het niet voldaan zijn van de inschrijvingsvereiste is dat de rechter de

procedure zal opschorten zolang geen bewijs van inschrijving wordt voorgelegd.322

2.2.2. Bijzondere regels voor Uniemerken en Gemeenschapsmodellen

183. Artikel XI.335, §1 WER bepaalt dat de benadeelde recht heeft op vergoeding van elke schade

die hij door de inbreuk op een in artikel XI.334, §1, eerste lid WER bepaald recht lijdt. In artikel XI.334,

§1 WER wordt echter geen melding maakt van merken en modellen, waardoor we ook wat betreft

Uniemerken en Gemeenschapsmodellen moeten teruggrijpen naar de bepalingen uit de

Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening.

184. Wat betreft Uniemerken, bepaalt artikel 25, lid 4 UMVo enkel dat “de licentiehouder in de

vordering wegens inbreuk die de houder van het Uniemerk aanhangig heeft gemaakt, (kan) tussenkomen

om de door hem geleden schade vergoed te krijgen”. Wat betreft Gemeenschapsmodellen, vinden we in

artikel 32, lid 4 GMoV een identieke bepaling terug. Opvallend is dus dat in tegenstelling tot wat bepaald

is in het BVIE, er hier geen expliciete vermelding is van een mogelijkheid om in de

licentieovereenkomst aan de licentienemer een zelfstandige bevoegdheid toe te kennen om

schadevergoeding te bekomen. De vraag stelt zich bijgevolg of de beperktere formulering van de wet

320 Ibid., paragraaf 18. 321 Beneluxhof 23 februari 2003, nr. A2001/2, Zoontjes Beton en Zoontjes Beheer/Kijlstra, conclusie Advocaat-Generaal

Langemeijer, paragraaf 2.14 t.e.m. 2.16. 322 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 49.

65

impliceert dat het voor licentienemers van een Uniemerk of Gemeenschapsmodel onmogelijk is om een

zelfstandige vordering tot schadevergoeding in te stellen. DE WINTER, LIEBAERT en DE VROEY

menen gezien het ontbreken van een uitdrukkelijke bepaling inderdaad dat het de licentienemer hier

minder bevoegdheden toekomen dan in het kader van het BVIE.323

Het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat de licentienemers hier over beperktere bevoegdheden

zouden beschikken dan de licentienemers van andere intellectuele rechten. Zowel artikel XI.335 WER

als het BVIE kennen licentienemers namelijk ruimere bevoegdheden toe. Mijns inziens lijkt het dan ook

niet te verantwoorden dat de partijen hierover zelfs niets in de licentieovereenkomst zouden kunnen

regelen.

185. In 2016 kregen we echter enige richtlijn van het Hof van Justitie in het arrest Thomas

Philipps/Grüne Welle. Het Hof gaf meer uitleg over de interpretatie van artikel 32, tweede lid GMoV.

Dit artikel stelt dat de licentienemer kan tussenkomen in een vordering ingesteld door de modelhouder

en zo de zelf geleden schade vergoed krijgen. De vraag aan de orde in het arrest was of deze bepaling

impliceert dat de licentienemer de vergoeding van zijn eigen schade niet kan vorderen wanneer de

procedure door de licentienemer zelf aanhangig is gemaakt. Kan de licentienemer met andere woorden

een schadevergoeding vragen als de modelhouder geen partij is in het geding?324

Het arrest leert ons dat het antwoord affirmatief is. Het feit dat een licentienemer kan tussenkomen in

een vordering ingesteld door de modelhouder belet niet dat ook schadevergoeding kan gevraagd worden

wanneer deze zelf een vordering wegens inbreuk instelt.325 Tot een andere conclusie komen zou een

gebrek aan coherentie van het systeem impliceren.326 Het lijkt waarschijnlijk dat het Hof van Justitie in

dezelfde zin zou oordelen wanneer het gaat over Uniemerken.

2.2.3. Expliciete bepaling in het WER voor octrooien

186. Ter volledigheid kan hier nog verwezen worden naar een specifieke wettelijke bepaling in het

WER voor octrooien. Artikel XI.60, §2, lid 4 WER kent de licentienemer ook expliciet het recht toe om

tussen te komen in een vordering inzake namaak ingediend door de houder of de vruchtgebruiker van

het octrooi teneinde vergoed te worden voor de door hemzelf geleden schade. Analoog aan Benelux-

323 K. DE WINTER e.a., “Bestrijding van namaak in de mode” in R. HOUBEN e.a. (eds.), Mode & Recht, Antwerpen,

Intersentia, 2018, 183. 324 T. C. J. A. VAN ENGELEN, “A license to sue” (noot onder HvJ 4 februari 2016 en 22 juni 2016), Aers Aequi 2016, 761. 325 HvJ (7e k.) 22 juni 2016, nr. C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468, Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs

GmbH, paragraaf 29; dit uiteraard weer op voorwaarde dat er toestemming is van de modelhouder om zelfstandig op te treden

of als het gaat om een exclusieve licentienemer waarbij de modelhouder na aanmaning stil blijft zitten. 326 HvJ (7e k.) 22 juni 2016, nr. C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468, Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs

GmbH, overweging 31.

66

merken en tekeningen en modellen, kan de licentienemer zich dus in een procedure voegen die door de

rechtenhouder werd ingesteld.

HOOFDSTUK 6. DE STRAFRECHTELIJKE BETEUGELING


1.1. Verhouding ten opzichte van de burgerrechtelijke procedures

187. In het kader van bestrijding van namaak wordt in principe meestal beroep gedaan op burgerlijke

procedures aangezien het hoofddoel is om de stopzetting van de inbreuk te bekomen en de namaak van

de markt krijgen. Namaak is ook via strafrechtelijke weg sanctioneerbaar, maar de strafrechtelijke weg

wordt door de rechtzoekende vaak gezien als een ultimum remedium.327 Bovendien is het in het kader

van de strafrechtelijke handhaving – in tegenstelling tot de burgerlijke procedures – ook niet altijd even

duidelijk waartegen nu precies kan worden opgetreden. In het kader van de strafrechtelijke handhaving

wordt wel gewerkt met hetzelfde inbreukcriterium, maar niet iedere inbreuk die burgerrechtelijk kan

worden gesanctioneerd, wordt ook door het strafrechtelijk kader geviseerd.

188. Dit betekent uiteraard niet dat de procedure niet interessant kan zijn. Wanneer men de identiteit

van de inbreukmaker niet kent en dus niet weet tegen wie moet worden opgetreden, zal de procedure

wel nog nuttig zijn. Daarnaast wordt de strafrechtelijke weg ook aangeraden in geval van kwaadwillige

of zogenaamde pure namaak.328 Bovendien impliceert de strafrechtelijke procedure ook een minder

grote kost, het onderzoek wordt immers gevoerd door het parket. De andere zijde van de medaille is dan

natuurlijk dat er hierdoor nog weinig controle is op het onderzoek en daarnaast duren strafrechtelijke

procedures ook langer.

189. Het is denkbaar dat voor dezelfde feiten niet alleen een burgerlijke vordering tot staken wordt

ingeleid, maar ook een strafprocedure wordt aangespannen. Normaal wordt de situatie van samenloop

beheerst door het algemene principe van ‘le criminel tient le civil en état’. Inzake de strafrechtelijke

handhaving van intellectuele rechten geldt dat principe echter niet. De wet bepaalt daarentegen dat de

strafrechter moet wachten zich uit te spreken tot er een in kracht van gewijsde gegane uitspraak is over

de vordering tot staken.329 De civiele rechter blijft dus in staat om uitspraak te doen, zelfs indien er een

327 K. DE WINTER e.a., “Bestrijding van namaak in de mode” in R. HOUBEN e.a. (eds.), Mode & Recht, Antwerpen,

Intersentia, 2018, 182. 328 P. MAEYAERT en D. ARNAUT, ‘Handhaving van intellectuele rechten in het wetboek van Economisch Recht”, 190. 329 Artikel XI.293, lid 5, artikel XI.318, lid 4, artikel XV.71 en artikel XVII.18, lid 2 WER.

67

gerechtelijk onderzoek loopt of een geding voor de correctionele rechtbank aanhangig is.330 De reden

dat de strafrechter zijn uitspraak moet uitstelllen, is de wens om tegenstrijdige uitspraken te vermijden.

1.2. Kenmerken van de procedure

190. De wet van 15 mei 2007 en later ook het WER betekenden een grote stap vooruit in de

strafrechtelijke beteugeling van namaak.331 Ten eerste werd hierdoor het misdrijf van namaak niet langer

een misdrijf dat enkel bestraft kan worden na een aangifte. Een inbreuk op een IE-recht is met andere

woorden geen klachtdelict meer en het Openbaar Ministerie is dus vrij om op eigen initiatief de

vervolging in te stellen.332 Het blijft uiteraard nog steeds mogelijk om de strafrechtelijke vervolging in

gang te zetten.333 Dit gebeurt hetzij via een klacht bij het parket, hetzij via burgerlijke partijstelling bij

de onderzoeksrechter of door rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank.334 Daarnaast

werd ook voorzien in een strenge strafmaat. Op heden voorziet het WER in effectieve

gevangenisstraffen van een tot vijf jaar en geldboetes die kunnen oplopen tot 100.000 euro.335 Bovendien

voorziet het wetboek ook in een verzwaring van de straffen indien er sprake is van recidive.336

191. Zoals altijd het geval in het strafrecht, is een materieel en moreel element vereist. Ten eerste

moet het bewijs geleverd worden van het materieel element, namelijk het feit van de namaak. Het gaat

meer bepaald om inbreuken op een IE-recht die ook civielrechtelijk gesanctioneerd worden. Ten tweede

moet het moreel element bewezen worden, wat impliceert dat er kwaadwillig of bedrieglijk opzet

aanwezig moet zijn. Daarenboven wordt voor octrooien, merken, aanvullende beschermingscertificaten

en tekeningen en modellen vereist dat de inbreuk plaatsvindt in het economische verkeer.

192. Wat betreft merken, modellen, octrooien, aanvullende beschermingscertificaten en

kwekersrecht, vinden we de regels terug in boek XV WER. Voor het auteursrecht, naburige rechten,

bescherming van software en databanken, zijn de regels zowel terug te vinden in boek XI als boek XV

WER.

330 P. MAEYAERT en D. ARNAUT, “Handhaving van intellectuele rechten in het Wetboek van Economisch Recht”, 191. 331 F. HOSTIER, “La répression pénale de la contrefaçon” in VANBRABANT, B. (ed.), Droits Intellectuels: Le Contentieux

(compétence, procédures, sanctions), Luik, Anthemis, 2012, 169. 332 Dit is de verdienste van de wet van 15 mei 2007 inzake de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele

eigendomsrechten. In het wetsontwerp lezen we de volgende verantwoording: “de strafbepalingen van de vroegere wetten over

de intellectuele eigendom hadden hoofdzakelijk tot doel de houders van rechten te beschermen. In die logica werden de

misdrijven enkel vervolgd na klacht van het slachtoffer. Tegenwoordig is namaak niet enkel meer een schending van

eigendomsrechten maar tevens een ware aantasting van de economische openbare orde. De bescherming van de intellectuele

eigendom in een vernieuwende economie dient eveneens het openbaar belang. Het is dan ook wenselijk dat de wet het openbaar

ministerie de mogelijkheid biedt die misdrijven te vervolgen, zelfs bij gebrek aan een klacht van de houder van het recht”. 333 M.-C. JANSSENS, “Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizonten in de strijd tegen

namaak aan piraterij”, RW 2008, 943. 334 Artikel 182 Wetboek van Strafvordering; Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten,

105. 335 Artikel XV.103 juncto XV.70 WER. 336 Artikel XV.72 WER.

68

Afdeling 2. De licentienemer als benadeelde partij

193. Op de vraag wie een strafrechtelijke procedure kan initiëren, is het antwoord minder complex

dan voorheen telkens het geval was m.b.t. de burgerrechtelijke procedures. Overeenkomstig artikel 182

Sw. kan de procedure namelijk in gang gezet worden door de benadeelde partij. Het is duidelijk dat de

licentienemer hiertoe behoort en hier aldus ruime bevoegdheden heeft. Dit impliceert dat de

licentienemer niet alleen zelf een vordering kan instellen, maar zich ook burgerlijke partij kan stellen

om zo vergoeding van zijn schade te bekomen.337

194. Ook het het Hof van Cassatie ging in zijn arrest van 1991 betreffende het auteursrecht uit van

een ruime interpretatie. Het recht om een klacht in te dienen tegen namaak van een auteursrechtelijk

beschermd werk komt niet uitsluitend toe aan de rechthebbende zelf, “doch aan eenieder die beweert

door de namaking benadeeld te zijn, zoals de rechtverkrijgenden van de auteur aan wie laatstgenoemde

toestemming heeft gegeven om zijn werk te reproduceren”.338 Ook personen in het bezit van een al dan

niet exclusief gebruiksrecht in verband met het nagemaakte goed, zoals licentienemer, zijn dus

bevoegd.339 Omwille van het feit dat de huidige strafbepalingen hieromtrent niets specifiek bepalen, lijkt

deze ruime uitlegging nog altijd te gelden.340

HOOFDSTUK 7. DE DOUANEVERORDENING


195. Wanneer het gaat om het tegenhouden van namaak aan de buitengrenzen, moet een onderscheid

worden gemaakt tussen enerzijds de zelfstandige mogelijkheid van de douaneautoriteiten om op te

treden (ex officio) en daarnaast de mogelijkheid tot het vorderen van een tussenkomst. De ambtshalve

mogelijkheid tot optreden van de douaneautoriteiten wanneer er een vermoeden is dat de aangetroffen

goederen inbreuk maken op een IE-recht, is in se beperkt.341 Aangezien dit echter niet de focus is van

deze masterproef, wordt deze werkwijze verder niet meer besproken en is er enkel aandacht voor het

douaneverzoek.

337 A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques, Brussel, Larcier, 2009, 367. 338 Cass. 22 mei 1991, Arr. Cass. 1991, 934. 339 H. VANHEES, Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke

exploitatiecontracten, Antwerpen, Maklu, 1993, 122. 340 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 106, voetnoot 474. 341 Artikels 18, §1 Douaneverordening; R. SCHOEFS, “Strijd tegen namaak. Douane schakelt een versnelling hoger met

Verordening nr. 2013/608”, NJW 2014, 103.

69

196. De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek bij de douane is één van de hoekstenen van

het systeem van grensmaatregelen aangzien hierdoor de erkenning en identificatie van vermeende

namaakgoederen door de douane vergemakkelijkt wordt.342 Het indienen van verzoeken bij de douane

is bijgevolg van essentieel belang in de strijd tegen namaak. De Douaneverordening maakt hierbij een

onderscheid tussen twee soorten verzoeken. Enerzijds kan een nationaal verzoek ingediend worden

indien wordt opgetreden op basis van een nationaal IE-recht. In dit geval wordt het verzoek gericht aan

de douaneautoriteit van een lidstaat met de vraag op te treden in die lidstaat. Wanneer een Europees IE-

recht aan de basis ligt, zal anderzijds een Unieverzoek kunnen ingediend worden.343 Met een

Unieverzoek zal het optreden van de douaneautoriteiten van twee of meer lidstaten worden beoogd.

197. Een beknopte omschrijving van de douaneprocedure is hier op zijn plaats. Ten eerste

veronderstelt een efficiënt douaneoptreden een verzoekformulier dat zoveel mogelijk gedetailleerde

informatie bevat over het transport en de lading.344 De kwaliteit van een verzoek en de erin opgenomen

informatie hebben logischerwijs een direct effect op het werk van de douane.345 Een goed opgesteld en

volledig verzoek stelt de douane namelijk beter in staat om de inbreukmakende goederen te herkennen.

Is de douane van oordeel dat het verzoek onvoldoende informatie bevat, kan binnen de 10 werkdagen

verzocht worden om de ontbrekende informatie. Dit zorgt ook voor een schorsing van de

kennisgevingstermijn. Verstrekt de verzoeker op zijn beurt opnieuw onvoldoende informatie, wordt het

verzoek afgewezen.346

198. De douaneautoriteiten stellen de aanvrager binnen de 30 dagen na de ontvangst van het verzoek

in kennis van hun besluit tot toewijzing of afwijzing met desgevallend informatie over de

beroepsprocedure. Er geldt een termijn van twee dagen wanneer de aanvrager vóór indiening van een

verzoek op de hoogte werd gesteld van de schorsing van de vrijgave of de vasthouding van goederen.347

Een beslissing tot toewijzing zal de termijn bevatten waarbinnen de douane zal optreden, die maximum

één jaar is, maar verlengbaar is met opnieuw een termijn van één jaar.348 Worden de goederen effectief

aangetroffen, dan volgt een schorsing van de vrijgave of vasthouding. Binnen één werkdag worden de

houder en rechtenhouder hiervan op de hoogte gebracht, die het recht hebben de goederen te inspecteren.

342 O. VRINS en M. SCHNEIDER, Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures, Oxford, Oxford

University Press, 2012, 175. 343 K. DE WINTER e.a., “Bestrijding van namaak in de mode” in R. HOUBEN e.a. (eds.), Mode & Recht, Antwerpen,

Intersentia, 2018, (182) 203. 344 Artikel 5 juncto 6 Douaneverordening. 345 O. VRINS en M. SCHNEIDER, Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures, Oxford, Oxford

University Press, 2012, 335. 346 Artikel 7 Douaneverordening. 347 Artikel 9 Douaneverordening. 348 Artikel 11 juncto 12 Douaneverordening.

70

Afdeling 2. Recht tot indiening van een verzoek bij de douane

2.1. Kritiek op Douaneverordening 1383/2003

199. Vooraleer over te gaan tot een analyse van de huidige Douaneverordening, is het interessant om

een blik te werpen op de bewoordingen van de oude Verordening 1383/2003 en de kritiek die deze

kende.349 In de Douaneverordening van 2003 bepaalde artikel 2, lid 2, b) dat onder het begrip ‘houder

van het recht’ diende te worden verstaan “elke andere persoon die gemachtigd is om (…) intellectuele-

eigendomsrechten te gebruiken, of hun vertegenwoordiger”. De Douaneverordening uit 2003 lijkt dus

een uitgebreide formulering van het begrip ‘houder van het recht’ te hanteren.

200. Bepaalde rechtsleer meende ook dat hier zowel de exclusieve als niet-exclusieve licentienemer

bevoegd waren tot het indienen van een douaneverzoek en dat het daarnaast ook niet van belang was of

het ging om een dwanglicentie of een licentie die voortvloeide uit een licentieovereenkomst.350 Meer

nog, DAELE was daarnaast zelfs van oordeel dat er ook geen voorafgaandelijke toestemming van de

rechtenhouder noodzakelijk was.351 Anderen wezen op het feit dat licentienemers enkel kunnen optreden

indien de licentieovereenkomst werd ingeschreven in de registers.352

201. Andere auteurs stonden dan weer kritisch tegenover de ruime formulering. VRINS en

SCHNEIDER wezen hier namelijk op een praktische hindernis dat dergelijke ruime formulering met

zich meebrengt. Personen die gemachtigd zijn het IE-recht te gebruiken, zullen onder het nationale recht

misschien geen bevoegdheid hebben om op te treden tegen de namaak. Alhoewel Verordening

1383/2003 dus wel breed geformuleerd mag zijn, is het mogelijk dat de bevoegdheid tot optreden toch

beperkt wordt onder nationaal recht omdat men oordeelt dat er ofwel louter weg geen bevoegdheid is

tot optreden, ofwel omdat er geen voldoende belang is om tot een optreden van de douane te verzoeken.

202. Wat betreft België, werd inderdaad al duidelijk dat de licentienemer niet altijd bevoegd is tot

optreden.353 Dit kan problematisch zijn gezien het feit dat de inbreukvordering in principe ingeleid wordt

door dezelfde ‘persoon die gemachtigd is tot gebruik’. Om die reden gingen ook stemmen op om de

349 Verord.Raad nr. 1383/2003, 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan

wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van

goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, Pb.L. 2 augustus 2003, afl. 196, 7. 350 O. VRINS en M. SCHNEIDER, Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures, Oxford, Oxford

University Press, 2012, 179; K. DAELE, “De strijd tegen namaak– Mogelijkheden en beperkingen”, TBH 2006, 36. 351 K. DAELE, “De strijd tegen namaak– Mogelijkheden en beperkingen”, TBH 2006, 36. 352 J.-J. EVRARD en I. TAYMANS, “Défendre la marque avec l’aide des autorités douanières” in GOTZEN, F. (ed.), Marques

et concurrence, Brussel, Bruylant, 1998, 71, voetnoot 7. 353 O. VRINS en M. SCHNEIDER, Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures, Oxford, Oxford

University Press, 2012, 330.

71

bevoegdheid tot het indienen van een douaneverzoek te beperken tot diegenen die in de desbetreffende

lidstaat ook effectief een procedure kunnen instellen tegen de namaak.354

203. Een ander kritiekpunt was dat deze regeling zich niet bewust leek te zijn van het feit dat

‘personen die gemachtigd zijn tot het gebruik van intellectuele eigendomsrechten’, waaronder dus

licentienemers, in sommige gevallen ook niet op de hoogte zijn van de globale strategie van de

rechtenhouder sensu stricto en dus van het feit dat bijvoorbeeld ook andere personen of entiteiten het

intellectueel recht reeds in licentie kregen.355

2.2. De huidige Douaneverordening 608/2013

2.2.1. Een gebrek aan duidelijkheid in de wet

204. Al in de overwegingen van de huidige Douaneverordening wordt duidelijk dat de wetgever hier

een bredere categorie van personen voor ogen had dan enkel de rechtenhouders. In overweging 4 lezen

we namelijk dat “handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aan de grens (…) is een doeltreffende

manier om de houders van rechten en de gebruikers en producentengroeperingen snel efficiente

rechtsbescherming te bieden”. Overweging 13 gaat verder in dezelfde toon en spreekt over “personen,

gebruikers of producentengroeperingen, die in de mogelijkheid verkeren in hun eigen naam een rechts-

procedure inzake een mogelijke schending van een intellectuele-eigendomsrecht in te leiden”.

205. Klaarblijkelijk is de Douaneverordening echter niet zo ver willen gaan als haar voorganger.

Artikel 3 Douaneverordening vangt immers aan met de woorden “De volgende personen en entiteiten

zijn, voor zover zij gerechtigd zijn een procedure in te leiden om vast te stellen of een inbreuk is gemaakt

op een intellectuele-eigendomsrecht, in de lidstaat of lidstaten waar de douaneautoriteiten worden

verzocht op te treden, gerechtigd tot het indienen (…)”. Dit impliceert dat om een douaneverzoek te

kunnen indienen, de verzoeker ofwel krachtens het toepasselijke recht, ofwel krachtens een

overeenkomst met de rechtenhouder over bevoegdheid zal moeten beschikken om in zijn eigen naam

een procedure wegens namaak in te stellen.356 Verder specifieert lid 1 dat dit in de eerste plaats de

houders van het intellectueel recht omvat, maar daarnaast ook instanties voor het collectieve beheer van

intellectuele eigendomsrechten, erkende organisaties voor de verdediging van beroepsbelangen en

bepaalde producentenverenigingen. Tot dusver nog geen sprake van de licentienemer.


University Press, 2012, 330. 355 Ibid. 356 O. VRINS, Regulation (EU) No 608/2013 Concerning Customs Enforcement of Intellectual Property Rights, AH Alpen aan

den Rijn, Kluwer Law International, 2018, 158.

72

206. De bevoegdheden in het kader van een nationaal verzoek worden verder geregeld in artikel 3,

lid 2 Douaneverordening. Daarin vinden we een grond tot optreden voor “personen of entiteiten die

gemachtigd zijn tot het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten, aan wie de houder van het recht

formeel toestemming heeft verleend om een procedure in te leiden teneinde vast te stellen of inbreuk is

gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht”.357 De licentienemer kan alleszins beschouwd worden als

een persoon die gemachtigd is tot het gebruik van het IE-recht, maar in principe wordt de licentienemer

niet ad nominem vernoemd.

207. Gezien de letterlijke tekst van de wet is het bijgevolg niet helemaal duidelijk of de licentienemer

bevoegdheid bezit om een douaneverzoek in te dienen. Die onduidelijkheid wordt ook in de hand

gewerkt door het feit dat wat betreft het Unieverzoek artikel 3, lid 3 Douaneverordening de exclusieve

licentienemer wél expliciet noemt. Meer bepaald gaat het om exclusieve licentienemers waarvan hun

licentie voor het gehele grondgebied van twee of meer lidstaten geldt en waaraan door de houder van

het recht formeel toestemming is verleend om in die lidstaten een procedure in te leiden teneinde vast

te stellen of inbreuk is gemaakt op het intellectuele-eigendomsrecht. Men zou dus kunnen argumenteren

dat de expliciete vernoeming van de licentienemer hier, betekent dat het gebrek aan vermelding in artikel

3, lid 2 geen vergetelheid impliceert.

2.2.2. Enge of ruime interpretatie van artikel 3 Douaneverordening?

§1. Nationaal verzoek

208. Wat betreft het nationaal verzoek, wordt zoals gezegd noch de niet-exclusieve, noch de

exclusieve licentienemer vernoemd, maar wordt wel gesproken van bevoegdheid voor ‘personen die

gemachtigd zijn tot gebruik’ en dit op voorwaarde dat ze formeel toestemming hebben gekregen van de

rechtenhouder om een procedure in te leiden ten einde vast te stellen of er inbreuk is gemaakt op het IE-

recht.358

Mijns insziens zal gezien de aanvang van artikel 3 Douaneverordening de al dan niet exclusieve

licentienemer die bevoegd is om een vordering inzake namaak in te stellen, ook een nationaal verzoek

kunnen indienen. Dit impliceert dat deze ofwel uit de wet zelf, ofwel uit de licentieovereenkomst

bevoegdheid zal moeten kunnen putten om op te treden.359 Dit leidt tot de vaststelling dat de

licentienemer niet altijd bevoegd zijn tot het indienen van een verzoek bij de douane.

357 Art. 3, lid 1, a) Douaneverordening. 358 Art. 3, 2, a) Douaneverordening 359 O. VRINS, Regulation (EU) No 608/2013 Concerning Customs Enforcement of Intellectual Property Rights, AH Alpen aan

den Rijn, Kluwer Law International, 2018, 159.

73

209. Omwille van rechtszekerheid kan het hier dus enkel worden aangeraden om de grenzen van de

(ingeschreven) licentieovereenkomst na te gaan vooraleer een verzoek tot douaneoptreden wordt

ingesteld. Is hieromtrent niets bepaald, dan lijkt het verstandig voor de licentienemer om zich te voorzien

van een schriftelijke toestemming van de licentiegever die toelaat om in zijn naam op te treden.360

§2. Unieverzoek

210. Artikel 3, 3 Douaneverordening verleent bevoegdheid aan de houders van een exclusieve

licentie die geldt voor het volledige grondgebied van twee of meer lidstaten. Dit impliceert volgens

VRINS dat noch de houder van een niet-exclusieve licentie, noch de houder van een exclusieve licentie

die enkel gelding heeft in één lidstaat of in een beperkt deel van het grondgebied van meerdere lidstaten,

bevoegdheid heeft om een Unieverzoek in te dienen. De reden voor de beperkte bevoegdheden in hoofde

van licentienemers is het feit dat de Europese wetgever wou vermijden dat er verschillende verzoeken

zouden worden ingediend met betrekking tot hetzelfde Unierechtelijk beschermd IE-recht door de

licentienemer en de rechtenhouder, respectievelijk, in verschillende lidstaten.361

211. Natuurlijk kan het voorkomen dat én de licentiegever én de exclusieve licentienemer krachtens

de wet over bevoegdheid beschikken om op te treden tegen namaak. In dat geval zal gezien het doel van

de Douaneverordening om dubbele douaneverzoeken te vermijden, bevoegdheid aan de licentienemer

moeten ontzegd worden.362 Wel is het zo dat de licentiegever aan de licentienemer de toestemming kan

verlenen om in zijn naam een Unieverzoek in te dienen.363

2.2.3. Bewijs van status

212. Aantonen dat men bevoegd is om een douaneverzoek in te dienen, betekent ook dat bewijs moet

geleverd worden van de bevoegdheid om het recht te gebruiken en het af te dwingen voor de rechtbank.

In dat verband is het interessant om te kijken naar de niet-bindende handleiding die in 2014 werd

gepubliceerd door de Commissie.364 Daarin bepaalt de Commissie dat “indien de aanvrager niet de

houder van de rechten is, maar gemachtigd is de rechten te gebruiken, dan moet de aanvrager bewijs

leveren dat hij of zij gemachtigd is van de rechten gebruik te maken. Dit kan over het algemeen worden

gedaan door de desbetreffende contracten over te leggen. Het is ook mogelijk een apart bewijs van


University Press, 2012, 330. 361 O. VRINS, Regulation (EU) No 608/2013 Concerning Customs Enforcement of Intellectual Property Rights, AH Alpen aan

den Rijn, Kluwer Law International, 2018, 160. 362 Ibid. 363 Ibid. 364 Handleiding (Comm.), “De handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane in de EU. Handleiding voor het

invullen van verzoeken tot optreden en verzoeken om verlenging”, augustus 2014.

74

volmacht van de houder van het recht over te leggen zonder gebruik te maken van een speciaal

formulier”. Dit impliceert dus dat de licentienemer zijn hoedanigheid kan aantonen door ofwel de

licentieovereenkomst, ofwel een volmacht voor te leggen.

213. Het is ook noodzakelijk om te wijzen op het belang van de inschrijvingsvereiste. Zoals eerder

uiteengezet, vereist de Belgische wetgever voor bepaalde licentieovereenkomsten een inschrijving in

het relevante register. Die inschrijving zorgt ervoor dat de licentie(overeenkomst) tegenwerpelijk wordt

aan derden, waaronder ook de douaneautoriteiten.365

Het is niet de eerste keer dat de problematiek van de inschrijvingsvereiste wordt aangehaald in het kader

van de procesbevoegdheid. Het Hof van Justitie oordeelde eerder dat wat betreft Uniemerken en

Gemeenschapsmodellen een inschrijving niet noodzakelijk is opdat de licentienemer bevoegd zou zijn

om op te treden. De inschrijvingsvereiste geldt volgens het Hof enkel om de licentie te kunnen

tegenwerpen aan rechtsopvolgers van de licentiegever, maar niet tegenover inbreukmakers. Ook werd

reeds aangehaald dat het Beneluxhof in het kader van de vordering tot schadevergoeding dezelfde

mening was toegedaan als de Unierechter en achtte een inschrijving ook niet noodzakelijk. Het

Beneluxhof wees erop dat de inschrijvingsvereiste bescherming moet bieden aan derden voor wier

rechspositie het van belang is te weten of en zo ja wanneer een recht is overgedragen. Aan de andere

kant zagen we ook dat de rechtbank van koophandel weigerde om deze redenering van het Hof van

Justitie door te trekken wat betreft octrooien en ook de Commissie benadrukte dat de rechtspraak van

het Hof van Justitie niet kan doorgetrokken worden voor alle intellectuele rechten.

Wat betreft het douaneverzoek, lijkt het mijns inziens verdedigbaar om een inschrijving van de

licentieovereenkomst in de betrokken registers te vereisen. Overeenkomstig de redenering van het

Beneluxhof kunnen de douaneautoriteiten immers wel gezien worden als personen voor wie het van

belang is te weten of een recht is overgedragen of in licentie gegeven. Ook VRINS is van mening dat

een inschrijving noodzakelijk is en dit zelfs wanneer de licentienemer overeenkomstig het nationaal

recht nog bij het instellen van een vordering of hangende de procedure aan de inschrijvingsvereiste zou

kunnen voldoen. Anders besluiten zou volgens hem aanleiding geven tot situaties waarin de

licentienemer een douaneverzoek kan indienen zonder enige garantie dat deze later een

inbreukprocedure kan instellen terwijl de verordening dergelijke situaties net wil vermijden.366

Wat betreft licenties verleend met betrekking tot een Europeesrechtelijk beschermd IE-recht, zal

inschrijving in de registers niet noodzakelijk zijn. Gezien de rechtspraak van het Hof van Justitie zijn


University Press, 2012, (179) 180. 366 O. VRINS, Regulation (EU) No 608/2013 Concerning Customs Enforcement of Intellectual Property Rights, AH Alpen aan

den Rijn, Kluwer Law International, 2018, (160) 161.

75

licentienemers namelijk bevoegd om een inbreukprocedure te starten, ook al werd de licentie niet

ingeschreven in de registers.367

367 Zie hierover: HvJ 4 februari 2016, nr. C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71, Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

en HvJ 22 juni 2016, nr. C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468, Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH.

76

DEEL 3. EVALUATIE

HOOFDSTUK 1. DE ROL VAN DE EUROPESE WETGEVER

1.1. De Handhavingsrichtlijn

214. De harmonisatie van regels omtrent intellectuele rechten op Europees niveau is een work-in-

progress.368 De Richtlijn Handhaving van 2004 vormde alleszins een stap in de goede richting. De

Europese Unie beoogde via deze Handhavingsrichtlijn de afdwinging van intellectuele rechten in de

lidstaten – tot op zekere hoogte – te harmoniseren. Op die manier wou men voorzien in effectieve,

proportionele en afschrikwekkende manieren om op te treden tegen namaak.369 Daartoe werd zeker een

aanzet gegeven, maar wat betreft sommige aspecten uit de richtlijn, zien we dat de Europese wetgever

het beslissingsrecht toch grotendeels bij de lidstaten zelf heeft gelaten.370

215. Wat betreft de personen gerechtigd om een vordering in te stellen, lijkt de positie die de

Europese wetgever zelf inneemt, duidelijk ontvankelijker te zijn voor het recht van de licentienemer om

tegen inbreuken te kunnen optreden dan het uiteindelijke resultaat in de Belgische wetgeving. Artikel 4,

b) Handhavingsrichtlijn beoogt immers een ruime categorie van vorderingsgerechtigden, waaronder de

licentienemer. Die ruime categorie bezit echter slechts bevoegdheid om op te treden “voor zover

toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijke recht”. Met andere

woorden, de Richtlijn kent de lidstaten wat betreft dit procedurele aspect nog een zekere

beoordelingsmarge toe en er rust dus geen plicht op de lidstaten om de licentienemer ook effectief

dergelijke ruime bevoegdheden toe te kennen. De Belgische wetgever heeft er dan ook niet voor

geopteerd om de licentienemer hier een algemene bevoegdheid toe te kennen inzake handhaving.

Dientengevolge worden we in België op heden dus helaas geconfronteerd met een ‘lappendeken’ aan

procedureregels. Slechts wanneer we de verschillende bepalingen per intellectueel recht en per

procedure samenleggen, krijgen we een volledig beeld van de bevoegdheden van de licentienemer, die

ook sterk verschillen per procedure en per intellectueel recht.

216. De vraag is natuurlijk of we dit moeten betreuren. Enerzijds blijft het een feit dat aan de

verschillende intellectuele rechten een verschillende rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt die dan

ook een verschil in behandeling tussen de verschillende intellectuele rechten kunnen verantwoorden.

368 F. PETILLON en A. HEIRWEGH, “Genesis, adoption and application of European Directive 2004/48/EG”, in F.

PETILLON (ed.), Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States, Antwerpen, Intersentia, 2019, 4. 369 Ibid., 11. 370 M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”, 64.

77

Anderzijds kunnen we ons wel afvragen of de verschillen altijd gewenst en verantwoord zijn.371 Hierbij

kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de tekstuele verschillen tussen enerzijds het octrooirecht en

anderzijds het kwekersrecht. Ook bij de verschillende behandeling van Beneluxmerken en tekeningen

en modellen kunnen vragen gesteld worden.

1.2. Een risico op discriminatie tussen de verschillende beschermingstechnieken

217. Daarnaast kan men zich ook de vraag stellen of niet alleen de procesbevoegdheid van de

licentienemer, maar ook meer algemeen het begrip licentie(overeenkomst) moet geregeld worden op

EU-niveau. Alhoewel de Europese wetgever zelf in bepaalde gevallen uitdrukkelijk de bevoegdheid van

de licentienemer reguleert, ontbreekt op heden nog steeds een definiëring van het begrip licentie in het

algemeen en van het verschil tussen een exclusieve en een niet-exclusieve licentie in het bijzonder. De

vraag stelt zich dan ook of het niet wenselijk is om te voorzien in een meer verregaande Europese

harmonisatie.372 Sommige rechtsleer meent dan ook dat het betreurenswaardig is dat ondanks het feit

dat de regelgeving wel rechtsgevolgen toekent aan het bestaan van licenties, nog steeds geen initiatief

tot een duidelijkere omkadering van het begrip is genomen.373

218. Het gebrek aan afdoende regulering van de begrippen licentie en licentieovereenkomst op

Europees niveau, kan immers leiden tot situaties waarin IE-rechten met een Europees

beschermingsniveau, zoals het Uniemerk, een voorkeursbehandeling krijgen ten opzichte van

intellectuele rechten die slechts op nationaal niveau beschermd worden. Een arrest uit 2011 van het

Hoog Gerechtshof in het Verenigd Koninkrijk is hier een voorbeeld van. In Jean Christian Perfumes

Ltd/Jigsaw European Sales Ltd v. Sanjay Tharkar liet het Hof toe dat de houder van een mondelinge

licentie bevoegdheid had om op te treden tegen een inbreuk op een Uniemerk. In sectie 28 (2) van de

Trade Marks Act 1994 is voor licentieverlening van een nationaal merk wel een geschrift vereist dat

ondertekend is door of in naam van de licentiegever, maar Verordening 207/2009 daarentegen bepaalt

niets over een vereiste van een geschrift.374

Op basis daarvan besloot het Hof dat de licentienemer een vordering wegens inbreuk mocht instellen,

indien er toestemming was verkregen van de licentiegever. Op die manier geniet de houder van de

mondelinge licentie van een Uniemerk dus een voorkeursbehandeling ten opzichte van een

licentienemer van een gewoon nationaal merk. Immers, een licentienemer van een merk dat gewoon

371 M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”, 65. 372 J. DE WERRA, “The need to harmonize intellectual property licensing law: a European perspective” in ROSÉN, J. (ed.),

Intellectual Property at the Crossroads of Trade, Cheltenham, United Kingdom, 2012, 92. 373 T. C. J. A. VAN ENGELEN, IE-goederenrecht, Utrecht, Boek9, 2018, 398. 374 De Uniemerkenverordening doet dat bovendien op heden nog altijd niet.

78

gelding heeft in het Verenigd Koninkrijk, zal een schriftelijke licentieovereenkomst moeten kunnen

voorleggen.375

219. Zo kan dus een situatie ontstaan waar naar nationaal recht een autonome en afwijkende koers

gevaren wordt. In praktische termen lijkt zo’n tweedeling echter moeilijk te rechtvaardigen aangezien

rechtsonzekerheid zo in de hand gewerkt wordt.376 Omwille van de discriminatie die op die manier kan

tot stand komen tussen Europese en nationale intellectuele rechten, gaan in de rechtsleer ook stemmen

op voor een meer geharmoniseerde oplossing op Europees niveau. Op die manier kan de communautaire

wetgever voor alle intellectuele rechten duidelijk bepalen of en onder welke voorwaarden de

licentienemer gerechtigd is om op te treden.

HOOFDSTUK 2. ANTICIPEREN DOOR MIDDEL VAN CONTRACTUELE

AFSPRAKEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST

Afdeling 1. Een plicht tot optreden voor de licentiegever?

1.1. De aard van het recht van de licentienemer

220. Eerst en vooral dient de natuur van het recht van de licentienemer in herinnering gebracht te

worden. Zoals hierboven reeds uiteengezet, verkrijgt de licentienemer in beginsel slechts een

genotsrecht van het intellectueel eigendomsrecht.377 Dit betekent dat de licentiegever het

eigendomsrecht van het IE-recht behoudt en licentienemer bijgevolg enkel een vorderingsrecht verkrijgt

ten opzichte van de licentiegever. De licentienemer bezit met andere woorden zelf geen zakelijk recht

op het IE-recht.378

221. De handelingen die de licentienemer kan stellen, slaan dus enkel op de onlichamelijke zaak en

niet op het exclusieve recht zelf. Bijgevolg is het volgens de rechtsleer dan ook zelden de bedoeling om

aan de licentienemer de discretionaire bevoegdheid te verlenen tot het instellen van een

namaakvordering.379 De mogelijkheden voor de licentienemer om zelf op te treden tegen namaak zijn

derhalve veel beperkter dan deze van de licentiegever aangezien deze nog steeds in het bezit is van de

375 J. DE WERRA, “The need to harmonize intellectual property licensing law: a European perspective” in ROSÉN, J. (ed.),

Intellectual Property at the Crossroads of Trade, Cheltenham, United Kingdom, 2012, (107) 108. 376 T. C. J. A. VAN ENGELEN, “A license to sue” (noot onder HvJ 4 februari 2016 en 22 juni 2016), Aers Aequi 2016 377 Dit in tegenstelling tot de overdracht van een IE-recht, zie supra 5, nr. 11. 378 H. VANHEES, Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke

exploitatiecontracten, Antwerpen, Maklu, 1993, (119) 120. 379 Zie hierover onder meer: H. VANHEES, Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van

auteursrechtelijke exploitatiecontracten, Antwerpen, Maklu, 1993, (119) 120; Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT,

Handboek Licentieovereenkomsten, 12.

79

exploitatierechten. Namaak is immers een inbreuk op een exploitatierecht en geen aantasting van het

vorderingsrecht van de licentienemer.380

222. Dit principiële uitgangspunt dient wel genuanceerd te worden. Ten eerste wordt het principe dat

de licentienemer beschikt over een louter gebruiksrecht en niet bevoegd is om zelfstandig op te treden

tegen namaak, al meteen verzwakt door de wet zelf. Zoals reeds uitvoerig omschreven in dit werk, kent

de wetgever de licentienemer in bepaalde gevallen toch een vorderingsbevoegdheid toe in geval van

namaak. Niettemin blijft wel duidelijk dat aangezien de inbreukvordering slechts in bepaalde gevallen

wordt opengesteld voor de licentienemer en er dus niet altijd een wettelijk erkend recht is, een

veralgemening van het zakenrechtelijk karakter van de licentie moeilijk wordt.381

In de rechtspraak en rechtsleer werd daarnaast ook al het onderscheid tussen gebods- en

verbodsvorderingen benadrukt. Op grond van dat onderscheid zal de vordering tot schadevergoeding in

principe wel open staan voor de licentienemer. Dit werd ook zowel erkend op Benelux- als nationaal

niveau.382

1.2. Draagwijdte van de vrijwaringsplicht van de licentiegever

1.2.1. Geen verplichting om op te treden tegen namaak

223. In bepaalde gevallen zal de licentienemer echter nog steeds afhankelijk zijn van de goodwill van

de licentiegever om op te treden tegen een inbreuk. Indien de licentiegever echter verplicht zou kunnen

worden door de licentienemer om zelf op te treden tegen de (vermeende) inbreuk, kan de vaststelling

dat de licentienemer in een concreet geval niet over bevoegdheid beschikt, op zijn minst al iets

aanvaardbaarder lijken. Op die manier verkrijgt de licentienemer namelijk zekerheid dat actie wordt

ondernomen tegen de namaak en moet deze dus niet lijdzaam toezien hoe de inbreuk verder plaatsvindt.

De vraag of inderdaad een plicht tot vervolging rust op de licentiegever, wordt in onderstaand deel

onderzocht.

224. In dit kader is het in de eerste plaats belangrijk eraan te herinneren dat de licentieovereenkomst

eveneens positieve verplichtingen oplegt aan de licentiegever.383 De licentienemer moet namelijk het

380 H. VANHEES, Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke

exploitatiecontracten, Antwerpen, Maklu, 1993, 120. 381 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 13. 382 Beneluxhof 7 juni 2002, nr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, overweging 14: “dat uit dit samenstel van bepalingen volgt dat

de BMW een scherp onderscheid maakt tussen enerzijds de verbods- of gebodsvorderingen als bedoeld in het eerste lid en

anderzijds de vorderingen die in het derde en vierde lid zijn bedoeld, op welke laatste vorderingen het bepaalde in artikel 11D

van toepassing is”. Zie hierover ook: Kh. Antwerpen 3 maart 2015, IRDI 2015, 177. 383 Zie supra 13, nr. 35 en verder.

80

genot kunnen hebben van het intellectueel recht dat in licentie werd gegeven en de licentiegever is er

dan ook toe gehouden dat genot te garanderen. Het is dus essentieel om te bepalen of namaak al dan niet

een inbreuk uitmaakt van het genotsrecht van de licentienemer.

225. Het antwoord klinkt negatief. Alhoewel de licentiegever overeenkomstig artikel 1725 BW de

licentienemer moet vrijwaren voor daden van derden, vloeit hieruit geen verplichting voort om op te

treden tegen een inbreuk. Het genot van de licentienemer wordt strikt genomen niet verhinderd door

inbreuken die derden maken op het IE-recht. Reeds in een arrest daterend van 1982 werd om die reden

door het hof van beroep te Brussel geoordeeld dat er geen mogelijkheid bestaat om de licentiegever tot

ageren te dwingen.384 Namaak zorgt er enkel voor dat het concurrentieel voordeel van de licentienemer

in het gedrang komt.385 Wanneer een niet-exclusieve licentieovereenkomst gesloten wordt, weet de

licentienemer uiteraard ook dat niets de licentiegever ervan weerhoudt om het IE-recht ook nog aan

anderen in licentie te geven die bijgevolg eventueel op een identieke wijze als hijzelf het IE-recht mogen

exploiteren.386 Inbreuken verhinderen zodus het concurrentieel voordeel van de niet-exclusieve

licentienemer niet.

226. Een mogelijke oplossing lijkt om in licentieovereenkomst wel te voorzien in een verplichting

voor licentiegever om namakers te vervolgen via een uitdrukkelijk beding in de licentieovereenkomst.

Dergelijk uitdrukkelijk beding zal in de praktijk wellicht bepalen dat de licentienemer de licentiegever

eerst op de hoogte moet brengen van de namaak. Nadat de licentiegever verwittigd werd van het bestaan

van de namaak, kunnen twee hypotheses onderscheiden worden.387

De meest voor de hand liggende hypothese is dat de licentiegever, na de verwittiging, effectief overgaat

tot het bestrijden van de inbreuk.388 Anderzijds is het ook mogelijk dat na de initiële verwitting, de bal

in het kamp van de licentiegever wordt gelegd. Indien deze niet wenst om zelf de namakers te vervolgen,

kan deze vervolgens aan de licentienemer zelf het recht toekennen om dit te doen. In dit laatste geval is

het wel verstandig dat de partijen in de overeenkomst ook een regeling opnemen omtrent wie de kosten

voor dergelijke procedure dient te dragen en wie recht zal hebben op de eventueel te ontvangen

schadevergoeding.

384 Zie hierover Brussel 22 juni 1982, Pas. 1893, 49: “le breveté n’a, d’après le droit commun, d’autre obligation que de faire

jouir le licencié personnellement de l’usage paisible de l’invention brevetée, en le garantissant contre les agressions dont il

pourrait être la victime de la part des tiers; mais sans que le licencié puisse lui imposer l’obligation de poursuivre les

contrefacteurs, à l’égard desquels il reste libre d’agir comme il l’entend”. 385 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 73. 386 H. VANHEES, Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke

exploitatiecontracten, Antwerpen, Maklu, 1993, 126. 387 Het in kennis stellen van de licentiegever zal moeten gebeuren op grond van de goede trouw. Zie hierover: A. ROEF, “De

licentieovereenkomst – Inhoudstafel en artikelsgewijze – Bespreking”, CJ 1999, (56) 57. 388 En op grond van het uitdrukkelijk beding in de licentieovereenkomst is de licentiegever dus ook verplicht om dit te doen.

81

De licentiegever kan echter ook besluiten om niets te doen. In dat geval zal er de licentienemer dus niets

anders resten dan een ultieme poging om langs burgerrechtelijke weg de licentiegever aan te spreken op

basis van de goede trouw uit artikel 1134, lid 3 BW. Uiteraard zal het niet evident zijn voor de

licentienemer om zijn vordering hard te maken aangezien er in principe geen verplichting bestaat in

hoofde van de licentiegever om op te treden tegen de namaak.

1.2.2. Bevoorrechte positie van de exclusieve licentienemer

227. Het ontbreken van een zakelijk recht in hoofde van de licentienemer zorgt ervoor dat deze in

principe niet zelfstandig kan optreden tegen namaak. Het antwoord is echter gecompliceerder wanneer

we te maken hebben met een exclusieve licentie.389 De exclusieve licentienemer mag namelijk wel een

extra inspanning van de licentiegever verwachten. In geval van een exclusieve licentie kan de

licentienemer immers wel een concurrentieel voordeel verwachten, al zij het binnen een bepaald

territorium. Worden de partijen dus geconfronteerd met namaak en de exclusieve licentienemer put geen

bevoegdheid tot optreden uit de wet, dan wordt deze wel degelijk gehinderd in zijn genot.390

228. De licentiegever is in casu dus verplicht om de nodige inspanningen te leveren om een einde te

stellen aan de namaak. Blijft de licentiegever daarentegen passief, dan maakt dit een schending uit van

de verbintenissen die voortvloeien uit de licentieovereenkomst. Er zal dus sprake zijn van een foutieve

niet-uitvoering van de licentieovereenkomst op grond waarvan de licentiegever aansprakelijk kan

gesteld worden.391 Het staat de partijen echter vrij om contractueel deze positieve verplichting uit te

sluiten.392

229. Een exclusieve licentie mag dan wel ruimere verplichtingen voor de licentiegever impliceren,

mijns inziens ontbreekt nog steeds een afdoende bescherming. Hierbij wordt dan gedacht aan de situatie

waarin de licentiegever resoluut weigert op te treden. Op basis van een theoretische redenering moet de

licentiegever wel actie ondernemen393, maar doet deze dit niet, dan zal de licentienemer – net zoals het

geval was bij de niet-exclusieve licentienemer – nog steeds een omweg moeten volgen. Er zullen dan

eerst stappen in rechte moeten genomen worden tegen de licentiegever zelf alvorens de exclusieve

389 Opnieuw wordt hier dus duidelijk hoe belangrijk het onderscheid is tussen de exclusieve en de niet-exclusieve licentie in de

praktijk, en vooral in het kader van de handhaving, is. 390 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 72. 391Ibid. 392 Zie supra 8, nr. 18; Volgens VAN COUTER en VANBRABANT maken de positieve verplichtingen van de licentiegever

namelijk niet de essentie uit van de overeenkomst en kunnen deze ook wegbedongen worden. 393 Dit natuurlijk in de veronderstelling dat de positieve verplichting om op te treden tegen namaak niet werd wegbedongen in

de licentieovereenkomst.

82

licentienemer tot een inbreukvordering kan overgaan. Daarom lijkt het nog steeds verstandig om a priori

zoveel als mogelijk de bevoegdheden van de licentienemer te regelen in de licentieovereenkomst.394

Afdeling 2. Mogelijkheid tot opvangen van lacunes in de wet

2.1. Beperkte contractvrijheid?

230. Samenvattend komt het erop neer dat de licentiegever in principe niet kan gedwongen worden

door de licentienemer om een inbreukvordering in te stellen. Dit is slechts anders wanneer het gaat om

een exclusieve licentie, maar ook hier kan daar op contractueel vlak nog een mouw aan gepast worden.

Opnieuw is de conclusie dus dat in sommige gevallen de licentienemer nog steeds in de kou blijft staan.

De licentienemer wordt in dat geval gepresenteerd met een aanzienlijke hindernis en dreigt de kans om

in rechte op te treden te verliezen.

231. Het is denkbaar dat in sommige gevallen onenigheid bestaat over de opportuniteit om een

vordering in te stellen. De licentiegever zal de situatie namelijk inschatten vanuit eigen economische en

commerciële overwegingen. Potentieel zal deze van oordeel zijn dat er geen sprake is van een schending

die een optreden noodzaakt ofwel kan hij zich terughoudend opstellen uit vrees voor een reconventionele

vordering.395 In die gevallen kan een goed uitgewerkte licentieovereenkomst vermijden dat de

licentienemer nog te veel afhankelijk is van de goodwill van de licentiegever. Wanneer partijen bij het

opstellen van de licentieovereenkomst op de hoogte zijn van de lacunes in de wet, kan men immers

reeds bij het opstellen van de licentieovereenkomst door middel van een contractuele clausule een aantal

zaken in verband met handhaving regelen. Op die manier verkrijgt de licentienemer vanaf het begin ook

meer zekerheid en kan men onduidelijkheden en discussies achteraf vermijden.396

232. Interessant hierbij is uiteraard om de vraag te stellen hoe ver de partijen kunnen gaan in de

licentieovereenkomst. Kan de licentiegever daadwerkelijk gewoon contractueel ruimere bevoegdheden

verlenen aan de licentienemer of is een optreden van de licentienemer soms volledig uitgesloten, zonder

dat zelfs de licentieovereenkomst hierin verandering kan brengen? Om op die vraag te kunnen

antwoorden, dient onderzocht te worden of de bepalingen die handelen over de bevoegdheden voor het

instellen van inbreukvorderingen dwingend van aard zijn.

394 Dit omdat het denkbaar is dat de licentiegever een aantal van de zijn positieve verplichtingen zal uitsluiten in de

licentieovereenkomst. Dit des te meer wanneer er een onevenwicht is in de onderhandelingsmacht van de partijen. 395 Zie supra 32, nr. 94. 396 E. DE GRYSE, “Van merkinbreuken en licenties”, TBH 2003, 596.

83

233. De regels voorzien in de wetten inzake intellectuele eigendom zijn meestal dwingend van aard

aangezien het doel is om bepaalde belangen te beschermen.397 Opvallend is wel dat er verschillende

bepalingen in verband met de bevoegdheden van de licentienemer voorschrijven dat anders kan worden

overeengekomen in de licentieovereenkomst of dat er slechts bevoegdheid is voor zover dit is

overeengekomen in de licentieovereenkomst.398 In die gevallen is het dus duidelijk dat de partijen nog

beschikken over een ruime contractsvrijheid en zelf kunnen bepalen hoe ruim ze de bevoegdheden van

de licentienemer wensen te moduleren.

Er zijn echter ook nog steeds situaties waarin de wet hieromtrent niets uitdrukkelijk bepaalt. Zoals eerder

besproken, zwijgt het WER bijvoorbeeld over de eventuele bevoegdheden van een niet-exclusieve

licentienemer van een octrooi. Toen was de rechtsleer van mening dat de licentieovereenkomst aan dat

stilzwijgen kon verhelpen.399 Ook hier ging men dus uit van een ruime contractsvrijheid. Mijns inziens

lijkt het meest logische dan ook om ervan uit te gaan dat partijen effectief vrij kunnen overeenkomen

omtrent de bevoegdheden van de licentienemer. Er werd immers ook al opgemerkt dat het feit dat

partijen over de mogelijkheid beschikken om ruime contractuele bevoegdheden toe te kennen aan de

licentienemer, niet betekent dat dit in de praktijk veelgebruikte clausules zullen zijn.400

234. Als algemene aanbeveling aan de opstellers van de licentieovereenkomst kunnen we dus stellen

dat deze best zo precies en volledig mogelijk opgesteld wordt om op die manier op een zo correct

mogelijke wijze de intentie van de partijen weer te geven. De licentieovereenkomst is – vooral bij het

stilzwijgen van de wet – namelijk het enige schriftelijke bewijs van de transactie tussen de partijen.401

2.2. Interpretatie van de licentieovereenkomst

235. Ter volledigheid kan ook nog gewezen worden op hoe licentieovereenkomsten dan effectief

geïnterpreteerd dienen te worden bij onduidelijkheid omtrent de draagwijdte van de rechten en plichten

van de partijen. Dit zal gebeuren aan de hand van de gebruikelijke verbintenisrechtelijke

interpretatieregels die een leidraad vormen bij de uitlegging van overeenkomsten. Bijgevolg zal

overeenkomstig artikel 1156 BW een eerste stap zijn om de gemeenschappelijke wil van de partijen na

te gaan. Die werkelijke bedoeling kan zowel worden achterhaald door elementen in het contract

(intrinsieke elementen) als buiten het contract (extrensieke elementen). De rechter kan zodus rekening

397 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, 36. 398 Verschillende artikelen vangen namelijk aan met de bewoordingen “onverminderd het bepaalde in de

licentieovereenkomst”. Zie in die zin bijvoorbeeld artikel 25, lid 3 UMVo, artikel 32, lid 3 GMoV en artikel 2.32, lid 4 BVIE. 399 Zie supra 47, nr. 132. 400 Ibid. 401 A. ROEF, “Licentieovereenkomsten – Inhoudstafel en artikelsgewijze – Bespreking”, CJ 1999, 52.

84

houden met de onderhandelingen die aan de overeenkomst vooraf gingen, maar ook met de wijze waarop

de partijen hun overeenkomst hebben uitgevoerd.402

236. Bestaat er echter twijfel over de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen

en kan deze dus niet (met zekerheid) worden achterhaald, dient de uitlegging te gebeuren te gebeuren

“ten nadele van hem die (de overeenkomst) bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden

heeft”.403 Overeenkomstig artikel 1162 BW zal men bijvoorbeeld tot het besluit komen dat een licentie

slechts een exlusief karakter heeft indien dit expliciet werd bedongen.404

237. Deze interpretatieregels kunnen zeker ook hun rol spelen in het kader van namaak. In veel

gevallen zal de bevoegdheid van de licentienemer namelijk ook afhangen van de vraag of er in de

licentieovereenkomst daadwerkelijk bevoegdheid werd verleend. Indien de licentieovereenkomst

hieromtrent onduidelijk is, kunnen deze interpretatieregels dus van belang zijn.

402 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, Brussel, Larcier, 2008, 55. 403 Artikel 1162 BW. 404 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, Brussel, Larcier, 2008, 55.

85

SLOTCONCLUSIE

238. Het belang van namaak en het voorhanden zijn van effectieve handhavingsmogelijkheden kan

niet genoeg overschat worden. Op zowel internationaal, Europees als Belgisch niveau is de voorbije

jaren dan ook de nodige aandacht geschonken aan het uitwerken van een efficiënt handhavingssysteem.

Rechtenhouders kunnen zich niet alleen beroepen op verschillende burgerrechtelijke procedures, maar

ook strafrechtelijke handhaving en een beroep op de douane vormen interessante opties.

239. Helaas is het doorgronden van de handhavingsregels op zich nog steeds een heuse uitdaging.

Hoewel het voorhanden zijn van verschillende actiemogelijkheden ongetwijfeld een positief gegeven is,

liggen de specifieke regels nog altijd in tal van wetten vervat. Dankzij de invoering van het Wetboek

van Economisch Recht vinden we nu een groot aantal regels in verband met intellectuele rechten in één

wetboek terug. Een volledige centralisatie blijft echter uit. Voor tal van aspecten inzake intellectuele

rechten in het algemeen en handhaving in het bijzonder, zal nog steeds rekening gehouden moeten

worden met regels op Benelux-niveau, alsook met verschillende Europese normen zoals de

Uniemerkenverordening, Gemeenschapsmodellenverordening, de Verordening inzake het

communautair kwekersrecht en de Douaneverordening. Bovendien zien we dat het Gerechtelijk

Wetboek, dat onder andere de regels voor beslag inzake namaak bevat, ook een rol blijft spelen.

240. Wat betreft de regels in verband met de personen bevoegd om een vordering in te stellen, geldt

dit besluit van gebrek aan centralisatie des te meer. Alhoewel uit de Richtlijn Handhaving duidelijk

blijkt dat de Europese wetgever voorstander was van een ruime categorie vorderingsgerechtigden,

inclusief de licentienemer, is dit op heden niet (volledig) in de Belgische praktijk weerspiegeld.

Doorheen deze masterproef werd reeds duidelijk dat de bepalingen die de positie van de licentienemer

regelen, deze niet altijd bevoegdheid toekennen of deze gewoon niet (uitdrukkelijk) noemen.

241. De bepalingen in verband met de vordering ten gronde, de zogenaamde ‘vordering inzake

namaak’ zijn het centrale aanknopingspunt voor andere handhavingsprocedures.405 Ze vormen de basis

voor zowel voor de vordering tot staking zoals in kortgeding als voor het beslag inzake namaak. Wat

betreft deze drie procedures beschikt de licentienemer krachtens de huidige stand van wetgeving niet

altijd over bevoegdheid om op te treden.

Het auteursrecht kent de licentienemer ongetwijfeld de ruimste bevoegdheden toe, alle licentienemers

zijn namelijk te kwalificeren als ‘belanghebbenden’. De Uniemerken- en

Gemeenschapsmodellenverordening kennen de licentienemer ook een brede bevoegdheden toe. De

405 M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”, 45.

86

exclusieve licentienemer zal hier over een dwingende automatische vorderingsbevoegdheid beschikken

indien de licentiegever stilzit na aanmaning. Sinds 1 maart 2019 kunnen we die redenering doortrekken

naar het Benelux-niveau, maar enkel wat betreft Beneluxmerken. Helaas heeft de Beneluxwetgever het

niet noodzakelijk geacht om ook de bevoegdheden van de licentienemers van Benelux tekeningen en

modellen aan te passen.

Voor de andere intellectuele rechten is de wetgever strenger. Met betrekking tot octrooien, zullen

houders van een exclusieve licentie hier ook over een automatische vorderingsbevoegdheid beschikken,

maar de licentieovereenkomst kan hier een stokje voor steken. Over de niet-exclusieve licentienemer

wordt met geen woord gerept. De licentienemers van een kwekersrecht beschikken over bevoegdheden

gelijkaardig aan deze van octrooien, maar toch zijn subtiele verschillen merkbaar. Voor licentienemers

van topografieën van halfgeleiders, benamingen van oorsprong en databanken, lijkt op het eerste zicht

geen bevoegdheid weggelegd.

242. Wat betreft de andere vorderingsmogelijkheden, blijven nog velerlei bevoegdheidsregels

gelden. Grosso modo komt het erop neer dat zowel de gewone procedure in kortgeding, als de vordering

tot schadevergoeding en de klacht bij het parket lijken open te staan voor de licentienemer. Voor merken

en modellen kennen we op Benelux- en Europees niveau nog een aantal particulariteiten.

Een douaneverzoek daarentegen zal niet altijd tot de mogelijkheden van de licentienemers behoren.

Hoewel er geen drempels tot het indienen van een nationaal douaneverzoek blijken te bestaan in hoofde

van licentienemers, legt het indienen van een Unieverzoek meer complexiteit aan de dag.

243. Het blijft mijns inziens toch teleurstellend dat de wetgever niet voor een nog meer eenduidige

oplossing heeft gekozen. In de praktijk zou dit alleszins werkbaarder geweest zijn. Intellectuele rechten

impliceren immers exclusiviteit, wat betekent dat afdwinging van die exclusiviteit ook belangrijk is, ook

voor de licentienemers.406 Een grondige analyse van de bevoegdheden van de licentienemer doorheen

deze verschillende procedures leerde dat deze vorderingsmogelijkheden heel sterk kunnen verschillen

afhankelijk van het intellectueel eigendomsrecht, maar ook van de procedure die men wenst te initiëren.

In veel gevallen bleek de wet op heden echter nog geen afdoend antwoord te bieden en blijft de positie

van de licentienemer dus allerminst duidelijk. In andere gevallen blijven de bevoegdheden van de

licentienemers nog beperkt. Nochtans is het zo dat IE-rechten in de praktijk vaak uitsluitend

geëxploiteerd worden door licentienemers en dus niet door de rechthebbende. Bijgevolg hebben

licentienemers vaak een even groot, of misschien wel een groter belang dan de rechtenhouder om

effectief tegen inbreuken te kunnen optreden.407

406 A. CLERIX e.a., Octrooien in België: een praktische leidraad, Brugge, Die Keure, 2016, 243. 407 T. C. J. A., “A license to sue” (noot onder HvJ 4 februari 2016 en 22 juni 2016), Aers Aequi 2016, 758.

87

244. Een andere les die uit deze masterproef kan getrokken worden, is dat er in sommige situaties

meer rechtszekerheid zal zijn indien de partijen bij een licentieovereenkomst reeds voldoende aandacht

schenken aan de reikwijdte van de bevoegdheden van de licentienemer bij het opstellen van de

overeenkomst. In de wet zien we namelijk af en toe bevoegdheid voor de licentienemer verschijnen,

maar enkel indien deze reeds verkregen is in de licentieovereenkomst. De partijen lijken ook effectief

nog een ruime contractsvrijheid te behouden bij het uitwerken van de licentieovereenkomst.

245. Om al deze redenen kan men zich afvragen of er geen nood is aan meer eenvormige regels.

Dienen we de Belgische wetgever aan te moedigen om de bevoegdheidsregels te hervormen om deze

meer te doen aansluiten bij de doelstellingen uit artikel 4 Handhavingsrichtlijn? Dit zou alleszins al een

stap in de goede richting vormen. Er kan echter ook gepleit worden voor een wetgevende tussenkomst

op Europees niveau, wat de harmonisatie in de Europese Unie ten goede zou komen.408 De Europese

regelgeving voorziet in sommige gevallen wel in een oplossing, maar deze vormen allerminst een

antwoord op alle moeilijkheden die in de praktijk kunnen ontstaan. De Europese Commissie erkent

nochtans reeds geruime tijd dat het succes en de business models van ondernemingen in belangrijke

mate afhankelijk zijn van de mogelijkheid om hun portefeuille aan IE-rechten door middel van

licentieovereenkomsten beter te kunnen beheren.409 Wat er ook van zij, dat het laatste woord nog niet

geschreven is over de positie van de licentienemer, is in elk geval duidelijk.

408 J. DE WERRA, “The need to harmonize intellectual property licensing law: a European perspective” in ROSÉN, J. (ed.),

Intellectual Property at the Crossroads of Trade, Cheltenham, United Kingdom, 2012, 108. 409 Mededeling (Comm.) aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de

Regio’s, “Een eengemaakte markt voor intellectuele-eigendomsrechten: creativiteit en innovatie bevorderen met het oog op

economische groei, kwaliteitsjobs en eersteklasproducten en -diensten in Europa”, van 24 mei 2011, COM(2011) 287 def.

89

BIBLIOGRAFIE

§1. WETGEVING

1.1. Internationaal

Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel

op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen

op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967, BS 29 januari 1975,

88888.

Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886,

aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20

maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967

en te Parijs op 24 juli 197, BS 10 november 1999, 41901.

TRIPs-overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994, Pb.L.

336/21 van 23 december 1994, goedgekeurd bij wet van 23 december 1994, BS 23 januari 1997.

1.2. Europees

1.2.1. Richtlijnen

Richtl.EP,Raad nr. 2004/48/EG, 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-

eigendomsrechten, Pb.L. 30 april 2004, afl. 157, 45.

Richtl.EP,Raad nr. 2015/24/36, 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der

lidstaten, Pb.L. 23 december 2015, afl. 336, 1.

1.2.2. Verordeningen

Verord.Raad nr. 40/94, 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, Pb.L. 14 januari 1994, afl.

11, 1.

90

Verord.Raad nr. 2100/94, 27 juli 1994 inzake het Communautaire kwekersrecht, Pb.L. 1 september

1994, afl. 227, 1.

Verord.Raad nr. 6/2002, 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, Pb.L. 5 januari 2002,

afl. 3, 1.

Verord.Raad nr. 1383/2003, 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van

goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en

inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op

dergelijke rechten, Pb.L. 2 augustus 2003, afl. 196, 7.

Verord.Raad nr. 207/2009, 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, Pb.L. 23 maart 2009, afl.

78, 1.

Verord.EP,Raad. nr. 608/2013, 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad, Pb.L. van 29 juni

2013, afl. 181, 15.

Verord.EP,Raad. nr. 2015/2424, 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009

van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en tot

intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor

harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen, Pb.L. 24

december 2015, afl. 341, 21.

Verord.EP,Raad. nr. 2017/1001, 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, Pb.L. 16 juni 2017, afl. 154, 1.

1.2.3. Andere

Mededeling (Comm.) aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité,

“Follow up van het Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt”, 30

november 2000, COM(2000) 789 def.

Mededeling (Comm.) aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité en

het Comité van de Regio’s, “Een eengemaakte markt voor intellectuele-eigendomsrechten: creativiteit

en innovatie bevorderen met het oog op economische groei, kwaliteitsjobs en eersteklasproducten en -

diensten in Europa”, van 24 mei 2011, COM(2011) 287 def.

91

Commission staff working document (Comm.). Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of

the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property

rights in the Member States, 22 December 2010, (SEC)2010 1589 final.

Handleiding (Comm.), “De handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane in de EU.

Handleiding voor het invullen van verzoeken tot optreden en verzoeken om verlenging”, augustus 2014.

Mededeling (Comm.) aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal

Comité, “Richtsnoeren inzake bepaalde aspecten van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement

en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten”, 29 november 2017,

COM(2017) 708 def.

1.3. Benelux

Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of

modellen), BS 26 april 2006, 21867.

1.4. België

Wet 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele

eigendomsrechten, BS 31 mei 2007, 25704.

Wet 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele

eigendomsrechten, BS 15 mei 2007, 26677.

Wet 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten,

BS 18 juli 2007, 38734.

Wet 26 december 2013 houdende de invoeging van boek XVII “Bijzondere rechtsprocedures” in het

Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en

sanctiebepaling in hetzelfde Wetboek, BS 28 januari 2014, 6923.

Wetboek van economisch recht 28 februari 2013, BS 29 maart 2013, 19975.

92

1.5. Voorbereidende documenten

Voorstel (Comm.) voor een eerste Verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, 19

november 1980, COM(80) 635 def.

Gewijzigd voorstel (Comm.) voor een Verordening (EG) van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk,

31 juli 1984, COM(1984) 470 def.

Parl.St. Kamer 1988-1989, nr. 709/1.

Voorstel (Comm.) voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke

maatregelen om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, 12 juli 2005,

COM(2005) 276 def.

Gewijzigd voorstel (Comm.) voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake

strafrechtelijke matregelen om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, 24

april 2006, COM(2006) 168 def.

§2. RECHTSPRAAK

2.1. Hof van Justitie van de Europese Unie

HvJ 8 juni 1994, nr. C-382/92, ECLI:EU:C:1994:233, Commissie/VK.

HvJ 13 september 2005, nr. C-176/03, ECLI:EU:C:2005:542, Commissie en Parlement/Raad.

HvJ 23 oktober 2007, nr. C-440/05, ECLI:EU:C:2007:625, Commissie/Raad.

HvJ 4 februari 2016, nr. C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71, Youssef Hassan/Breiding

Vertriebsgesellschaft mbH.

HvJ 22 juni 2016, nr. C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468, Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle

Vertriebs GmbH.

93

2.2. Het Gerecht van de Europese Unie

Ger.EU 21 mei 2015, nr. T-635/14, ECLI:EU:T:2015:297, Urb Rulmenti Suceava/OHMI – Adiguzel

(URB).

2.3. Benelux Gerechtshof

Beneluxhof 23 december 1985, nr. A 83/4, O.M. en Unbas/De Laet.

Beneluxhof 7 juni 2002, nr. A 98/5, Marca Mode/Adidas.

Beneluxhof 23 februari 2003, nr. A2001/2, Zoontjes Beton en Zoontjes Beheer/Kijlstra.

2.4. België

Grondwettelijk Hof 24 maart 2004, nr. 53/2004, JT 2004, 616, noot P. PÉTERS.

Grondwettelijk Hof 27 juni 2007, nr. 97/2007, BS 2 augustus 2007.

Cass. 22 mei 1991, Arr. Cass. 1991, 933-937.

Cass. 18 juni 2010, AM 2010, 323, noot B. MICHAUX en D. VOORHOOF.

Brussel 22 juni 1982, Pas. 1893, 48-56.

Gent 22 februari 2000, RW 2000-2001, 664.

Antwerpen 29 januari 2001, IRDI 2001, 327.

Brussel 8 oktober 2001, AM 2002, 44.

Brussel 12 november 2002, IRDI 2003, 230.

Antwerpen 19 januari 2004, RDI 2004, 246.

Brussel 24 januari 2006, IRDI 2006, 207.

94

Brussel 17 januari 2007, AM 2007, 260.

Luik 3 oktober 2008, RDI 2009, 354.

Gent 13 oktober 2008, ICIP-Ing.Cons. 2008, 837-870.

Brussel 17 februari 2017, IRDI 2017, 42.

Antwerpen 2 mei 2017, IRDI 2017, 623.

Kh. Antwerpen 20 januari 2015, IRDI 2015, 74-90.

Kh. Antwerpen 3 maart 2015, IRDI 2015, 171-185.

Voorz. Kh. Antwerpen 20 mei 2012, RABG 2012, 1427-1432.

Voorz. Kh. Antwerpen 20 november 2014, IRDI 2015, 94-98.

Voorz. Rb. Brussel 13 februari 2007, ICIP-Ing. Cons. 2007, 149.

Voorz. Kh. Brussel 20 april 2017, A/17/00206, Bombardier/CAF, onuitg.

§3. RECHTSLEER

3.1. Boeken

BLAKENEY, M., Guidebook on enforcement of Intellectual Property Rights, University of London,

2010, 62 p.

BLOMME, P., Stakingsvordering zoals in kort geding inzake intellectuele eigendom. Een stand van

zaken, Brussel, Larcier, 2019, 119 p.

BUSSÉ, J., DEKONICK, C. en FIGYS, J., Beslag inzake namaak – een stand van zaken, Brussel,

Larcier, 2017, 88 p.

BRAUN, A. en CORNU, E., Précis des marques, Brussel, Larcier, 2009, 1070 p.

95

BRISON, F., Sancties en procedures in intellectuele rechten, Brussel, Larcier, 2008, 283 p.

CLERIX, A., PEDE, V., D’HALLEWEYN, N., KRAFT, H., CALLENS, P. en BECK, M. (eds.),

Octrooien in België: een praktische leidraad, Brugge, Die Keure, 2016, 454 p.

CUMMING, G., FREDUENTHAL, M. en JANAL, R., Enforcement of Intellectual Property Rights in

Dutch, English and German Civil Courts, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008, 317

p.

GASTINEL, E. en MILFORD, M., The Legal Aspects of the Community Trade Mark, Den Haag, Kluwer

Law International, 2001, 319 p.

GEERTS, P.G.F.A., Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 206 p.

GOTZEN, F. en JANSSENS, M.-C., Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden

Broele, 2014, 393 p.

GOTZEN, F. en JANSSENS, M.-C., Europees en Benelux merkenrecht, Gent, Larcier, 2016, 394 p.

HEREMANS, T., 101 marketingvragen juridisch beantwoord, Antwerpen, Intersentia, 2018, 120.

MARTYN, G., DEVLOO R. en JORENS, Y., Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, Brugge,

Die Keure, 2018, 530 p.

MEYER, G., VERLINDEN, M. en VANDEWYNCKEL, S., Overzicht van procesregels inzake

intellectuele eigendomsrechten, Kortrijk, UGA, 2014, 475 p.

STRAETMANS, G., Economisch recht. Leidraad voor studenten, Antwerpen, Maklu, 2017, 538 p.

TALLON, A., Les appellations d’origine, Brussel, Larcier, 2016, 331 p.

VANBRABANT, B., La propriété intellectuelle. Tome 2. Régime patrimonial, Brussel, Larcier, 2018,

1074 p.

VAN COUTER, Y. en VANBRABANT, B., Handboek Licentieovereenkomsten, Brussel, Larcier,

2008, 392 p.

96

VAN ENGELEN, T. C. J. A., IE-goederenrecht, Utrecht, Boek9, 2018, 525 p.

VANHEES, H., Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van

auteursrechtelijke exploitatiecontracten, Antwerpen, Maklu, 1993, 645 p.

VANHEES, H., De rechten van de modelhouder en de bestrijding van inbreuken, Mechelen, Kluwer,

2005, 63 p.

VANHEES, H., Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 619 p.

VAN HOOF, J., Het beslag inzake namaak in Advocatenpraktijk – Gerechtelijk Recht n° 1, Mechelen,

Kluwer, 2002, 47 p.

VRINS, O. en SCHNEIDER, M., Enforcement of Intellectual Property Rights through Border

Measures, Oxford, Oxford University Press, 2012, 1123 p.

VRINS, O, Regulation (EU) No 608/2013 Concerning Customs Enforcement of Intellectual Property

Rights, AH Alpen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2018, 432 p.

3.2. Bijdragen in verzamelwerken

ARNAUT, D. en MAEYAERT, P., “Handhaving intellectuele rechten in het Wetboek van Economisch

Recht” in V. PLEITGENOOTSCHAP en ROESEMS, J. (eds.), Transacties en Geschillenbeslechting

het Wetboek van Economisch recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 187-250.

DE GRYSE, E., “Licentieovereenkomsten” in DIRIX, E. en VAN OEVELEN, A., Commentaar

Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen,

Kluwer, 2003, 9-90.

DE GRYSE, L., “Handhaving van intellectuele eigendomsrechten: een paar randbemerkingen” in C.

VAN SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK, Over grenzen, Antwerpen,

Intersentia, 2010, 1041-1053.

DE MEYER, C., “Het bevel tot staking naar Belgisch recht” in F. BRISON (ed.), Sancties en procedures

in intellectuele rechten, Brussel, Larcier, 2008, 193-220.

97

DE WERRA, J., “The need to harmonize intellectual property licensing law: a European perspective”

in ROSÉN, J. (ed.), Intellectual Property at the Crossroads of Trade, Cheltenham, Edward Elgar, 2012,

90-110.

DE WINTER, K., LIEBAERT, S. en DE VROEY, M., “Bestrijding van namaak in de mode” in

HOUBEN, R., STRAETMANS, G., VAN ZIMMEREN, E. en VANHEES, H. (eds.), Mode & Recht,

Antwerpen, Intersentia, 2018, 181-204.

EVRARD, J.-J. en TAYMANS, I., “Défendre la marque avec l’aide des autorités douanières” in

GOTZEN, F. (ed.), Marques et concurrence, Brussel, Bruylant, 1998, 71-77.

HOSTIER, F., “La répression pénale de la contrefaçon” in VANBRABANT, B. (ed.), Droits

Intellectuels: Le Contentieux (compétence, procédures, sanctions), Luik, Anthemis, 2012, 161-195.

JANSSENS, M.-C., “Het internationaal en Europees kader van de nieuwe Belgische wetten inzake de

handhaving van intellectuele rechten” in BRISON, F. (ed.), Sancties en procedures in intellectuele

rechten, Brussel, Larcier, 2008, 12-29.

JANSSENS, M.-C., “De metamorfose van artikel 96 WHPC ten gevolge van de nieuwe wetgeving over

handhaving van intellectuele rechten” in STRAETMANS, G., STUYCK J. en TERRYN, E.(eds.), De

wet handelspraktijken anno 2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 187-217.

JANSSENS, M.-C., “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?” in

BRISON, F. (ed.), Sancties en procedures in intellectuele rechten, Brussel, Larcier, 2008, 29-65.

JANSSENS, M.-C., “De nieuwe wetgeving over handhaving van intellectuele rechten en haar impact

op de WHPC” in DE BOECK, A. en MONTAGNIE, Y. (eds.), De nieuwe bepalingen in de

Handelspraktijkenwet, Brugge, Vanden Broele, 2008, 125-159.

JANSSENS, M.-C., “Europees en Benelux-merkenrecht. Recente evoluties en stand van zaken.” in M.-

C. JANSSENS (ed.), Themis 104 – IP & ICT-recht 2018, 35-76.

MAEYAERT, P. “Het materiële en morele element van de misdrijven van namaak en piraterij” in F.

BRISON (ed.), Sancties en procedures in intellectuele rechten, Brussel, Larcier, 2008, 69-98.

98

MAEYAERT, P. en ARNAUT, D., “De vordering tot staking van een inbreuk op een intellectueel

eigendomsrecht” in PETILLON, F. (ed.), Handhaving van intellectuele rechten in België: 10 jaar

implementatie van de Europese Richtlijn 2004/48/EG, Brussel, Larcier, 2018, 95-125.

PETILLON, F., HEIRWEGH, A., JANSSEN, J. en NOESEN, D., “Enforcement of Intellectual Property

Rights in Belgium” in PETILLON, F. (ed.), Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU

Member States, Antwerpen, Intersentia, 2019, 93-152.

PETILLON, F. en HEIRWEGH, A., “Genesis, adoption and application of European Directive

2004/48/EG”, in F. PETILLON (ed.), Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member

States, Antwerpen, Intersentia, 2019, 1-48.

PUTTEMANS, A., “Les droits intellectuels en action(s)” in JADOUL, P. en STROWEL, A. (eds), Les

droits intellectuels: développements récents, Brussel, Larcier, 2004, 7-78.

RONSE, C., “De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding” in BRISON, F.

(ed.), Sancties en procedures in intellectuele rechten, Brussel, Larcier, 2008, 221-257.

SWENNEN, J., “Optie- en licentieovereenkomsten in het intellectuele eigendomsrecht” in B.

TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE, Knelpunten Opties, Antwerpen, Intersentia,

2013, 175-196.

VAN COUTER, Y., DE SMEDT, S. en VANBRABANT, B., “De distriubutie van goederen en de

licentieovereenkomst” in X., Bestendig Handboek Distributierecht, Antwerpen, Kluwer, 2016, 133-185.

VANHEES, H., “De gevolgen voor het recht van de intellectuele eigendom van de invoering van het

weboek van economisch recht en recente rechtspraak van het Hof van Justitie inzake auteursrecht en

tekeningen- en modellenrecht” in X., CBR Jaarboek 2014-2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, 239-253.

VANHEES, H., “De handhaving van de intellectuele eigendomsrechten: De vordering ten gronde: De

vordering tot schadevergoeding” in BLOMMAERT, D., GADEYNE, S. en STRUYVEN, D., Recht

voor de onderneming: rechtsfactoren in de onderneming, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-53.

VANHEES, H., “Art. XVII.14 t/m XVII.20 WER” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2015, 181-220.

99

VANHEES, H., “Commentaar bij art. 2.21 BVIE” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2013, 11-25.

VANHEES, H., “Artikel XI.335 WER” in X., Handels- en Economisch Recht: Commentaar met

overzicht van rechtspraak en rechtleers, Mechelen, Kluwer, 2015, 87-109.

3.3. Tijdschriften

BRISON, F., JANSSENS, M.-C., MAEYAERT, P. en VANHEES, H., “Kroniek Intellectuele Rechten

(2015-2016)”, RW 2017-18, 282-303.

DAELE, K., “De strijd tegen namaak– Mogelijkheden en beperkingen”, TBH 2006, 33-47.

DECORTE, T. “De bestrijding van de handel in nep”, Panopticon 1995, 96-116.

DEENE, J., “Intellectuele rechten kroniek 2007”, NJW 2008, 514-546.

DEENE, J., “De strafrechtelijke beteugeling van namaak en piraterij”, T.Strafr. 2008, 427-443.

DE GRYSE, E., “Van merkinbreuken en licenties”, TBH 2003, 593-596.

DE JONG, P., RONSE, C. en CLAEYÉ, K., “Evoluties in het Octrooirecht. Overzicht van rechtspraak

2014-2018”, TBH 2018, 747-798.

JANSSENS, M.-C., “Het merkenrecht na het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom”, IRDI

2006, 235-246.

JANSSENS, M. C., “Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizonten

in de strijd tegen namaak aan piraterij”, RW 2007-08, 930-944.

JANSSENS, M.-C., VANHEES, H. en VANOVERMEIRE, V., “Een nieuwe bron voor de intellectuele

eigendomsrechten in België: het Wetboek van Economisch Recht (WER)”, IER 2014, afl. 6, 56-70.

KEIRSBILCK, B., “Overzicht van rechtspraak. Consumentenbescherming (2008-2014) –

Marktpraktijken (2011-2014). Deel oneerlijke praktijken en vordering tot staken”, TPR 2016, 249-374.

100

MELCHERS, D.A.J.M., “Het recht van de exclusieve licentiehouder om op te treden tegen

merkinbreuk”, IER 2016, 295-298.

MICHAUX, B. en DE GRYSE, E., “De handhaving van intellectuele rechten georganiseerd”, TBH

2007, 623-648.

MIGNOLET, O. en KAESMACHER, D. “La sasie en matière de contrefaçon : Le Code judiciaire à la

rencontre des droits intellectuels”, JT 2004, 57-71.

ROEF, A, “De licentieovereenkomst – Inhoudstafel en artikelsgewijze – Bespreking”, CJ 1999, 50-59.

ROOX, K., “De nieuwe bevoegdheidsregeling in het intellectueel eigendomsrecht (deel I)”, IRDI 2007,

337-345.

SCHOEFS, R., “Strijd tegen namaak. Douane schakelt een versnelling hoger met Verordening nr.

2013/608”, NJW 2014, 98-108.

SPIEGELER, B., “Naar een uniforme handhaving binnen de EU”, Bull.BMM 2004, 123-136.

VAN COUTER, Y. en DHONDT, H., “De Richtlijn Handhaving en Intellectuele Eigendomsrechten.

Een Europese strom in een Belgisch glas water?”, TBH 2005, 700-732.

VAN ENGELEN, T. C. J. A., “A license to sue” (noot onder HvJ 4 februari 2016 en 22 juni 2016), Aers

Aequi 2016, 758-765.

VAN OVERWALLE, G., “Beslag inzake namaak in het octrooirecht: recente ontwikkelingen vanuit

Belgisch en Europees perspectief”, Themis 104 IP- en ICT-recht 2018, 77-112.

VERLINDEN, J., “Het belang als ontvankelijkheidsvoorwaarde voor de rechtsvordering (art. 17 en 18

Gerechtelijk Wetboek)”, Jura Falc. 1987, 19-60.

WALSCHOT, F., “Overdracht van technologie, contractonderhandeling, royalty’s”, CJ 1999, 60-69.

DE POSITIE VAN DE LICENTIENEMER IN HET ......Lego. In 2018 werd maar liefst voor 13 miljoen euro aan...

Documents

Transcript of DE POSITIE VAN DE LICENTIENEMER IN HET ......Lego. In 2018 werd maar liefst voor 13 miljoen euro aan...