De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

download De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

of 13

  • date post

    24-Jan-2017
  • Category

    Documents

  • view

    299
  • download

    1

Embed Size (px)

Transcript of De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

  • 1/20

    12 B

    MM

    Bul

    letin

    ja

    arga

    ng 3

    8

    2

    Desondanks gebruiken partijen, en hun advocaten, steeds vaker marktonderzoeken om hun feitelijke stellingen te onderbouwen. Steeds vaker gebruiken rechters in hun uitspraken gegevens uit die onder-zoeken om hun beslissingen te motiveren. Hoewel de rechtspraak nog geen eenduidig beeld geeft hopen wij met dit artikel te laten zien dat met de toegenomen kwantiteit ook de kwaliteit is gegroeid. Wij moeten constateren dat zowel in Nederland als op Europees niveau, het marktonderzoek aan waarde heeft gewon-nen en nog steeds meer wint als bewijsmiddel in, vooral, merkenzaken. Dit artikel zal het oorspronke-lijke wantrouwen van de rechter jegens marktonder-zoeken onderzoeken, de algemene vereisten be-schrijven die aan marktonderzoeken moeten worden gesteld en vervolgens de rol van het marktonderzoek onderzoeken in de verschillende deelgebieden waarin marktonderzoek van belang kan zijn.Het marktonderzoek kan op verschillende gebieden binnen het intellectuele eigendomsrecht een rol spe-len, zoals in merken- en modellen zaken, bij slaafse nabootsing, in het reclamerecht, etc. Dit artikel gaat alleen in op het gebruik van marktonderzoeken in

    merkenrechtelijke geschillen. Voorts beperkt dit ar-tikel zich tot de situatie in Nederland, met een klein uitstapje naar Duitsland.

    Soorten marktonderzoek

    Voordat we de rol van het marktonderzoek in IE-za-ken gedetailleerd gaan bekijken, is het allereerst van belang om vast te stellen dat voor IE-zaken voorals-nog maar n type marktonderzoek van belang blijkt te zijn; het kwantitatieve onderzoek. In een kwantita-tief onderzoek wordt een groot aantal respondenten dezelfde vragen gesteld, waardoor cijfermatig inzicht kan worden verkregen en de mogelijkheid bestaat om procentuele verhoudingen weer te geven. Kwanti-tatief onderzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door methoden als face-to-face, schriftelijk, tele-fonisch of online onderzoek. Een goed uitgevoerd kwantitatief onderzoek is controleerbaar en zou in beginsel bij herhaling precies dezelfde resultaten moeten opleveren. In bijvoorbeeld marketing maakt men ook wel gebruik van kwalitatieve onderzoe-ken. Als men bijvoorbeeld wil weten of een bepaald nieuw product goed zal worden ontvangen door de consument en men meer diepgaande informatie nodig heeft over de reden waarom men een bepaalde mening is toegedaan, is kwalitatief onderzoek een meer geschikte methode. Kwalitatief onderzoek geeft een beeld van de wensen, ervaringen, meningen of behoeften van de doelgroep. Kwalitatief onder-zoek wordt in het algemeen uitgevoerd door middel van diepte-interviews of groepsdiscussies met een beperktere groep respondenten. De vragen liggen slechts in hoofdlijn van tevoren vast en zullen voor een deel worden bepaald door de antwoorden en reacties van de respondenten. Voor gerechtelijke pro-cedures is deze methode minder geschikt omdat deze minder objectief en nauwelijks controleerbaar is. In dit artikel zal dan ook alleen worden gekeken naar de rol die het kwantitatieve onderzoek in IE-zaken kan spelen.

    Het wantrouwen van de rechter jegens marktonderzoeken

    Hoyng constateert in zijn artikel dat n van de be-langrijkste redenen dat de Nederlandse rechter des-tijds niet veel in marktonderzoeken zag, de opvatting is dat een marktonderzoek geen betrouwbaar bewijs kan geven voor de inbreukvraag.5 Marktonderzoeken zouden door moeilijkheden die inherent zouden zijn

    Gregor Vos advocaat en Tim Iserief Professional support lawyer

    beiden bij Klos Morel Vos & Schaap

    De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

    Marktonderzoeken in intellectuele eigendomszaken blijven intrigeren. Al decennia lang wordt er met regelmaat over gepubliceerd en steeds vaker komen ze voor in rechtspraak. De reden voor deze grote interesse ligt voor de hand; in een rechtsgebied als het intellectuele eigendom waarin meer nog dan in menig ander rechtsgebied zeer feitelijke situaties alleen maar kunnen, of zelfs moeten, worden uitgelegd aan de hand van abstracte normatieve begrippen, is de behoefte aan, maar ook de angst voor empirisch bewijs groot. De behoefte bestaat daar waar men feitelijk wil kunnen aantonen dat er sprake is van onderscheidend vermogen, bekendheid of inbreuk. De angst bestaat daar waar de juridische duiding opzij gezet zou kunnen worden door onwrikbare metingen. Een onderwerp waar behoefte en angst zo gelijk op-gaan is vanzelfsprekend fascinerend. De vraag is nu of de aloude fascinatie in-middels ergens toe heeft geleid. Heeft het marktonderzoek als bewijsmiddel in intellectuele eigendomszaken een vaste plek gekregen of is er uiteindelijk nog niet zo veel veranderd? In het vorige BMM Bulletin dat over markton-derzoeken ging, dat al weer elf jaar geleden verscheen, schreef Willem Hoor-neman dat de resultaten van marktonderzoeken in de Benelux rechtspraak een weinig belangrijke rol spelen.1 In hetzelfde nummer constateert Willem Hoyng dat rechters weinig houvast ontlenen aan marktonderzoeken en veelal meer waarde hechten aan hun eigen oordeel.2 Ook Van Westendorp noteerde dat een effectieve acceptatie en toepassing van marktonderzoek in het merkenrecht vrij zeldzaam was.3 Tien jaar later lijkt de situatie nauwe-lijks verbeterd. Zo tekende Visser uit de mond van een ervaren IE-rechter op dat: als het overeenkomt met onze eigen perceptie nemen we het dankbaar over natuurlijk. Willen we de andere kant op dan is het maar lastig, want dan moet je het wegschrijven.4

    1 BMM Bulletin 2001/1, p. 1.2 W. Hoyng, Het marktonderzoek en de inbreukvraag ex art. 13A lid

    1 sub b BMW, BMM Bulletin 2001/1, p. 2, 3.3 P.H. Van Westendorp, Merkenrecht en marktonderzoek: de

    stand van zaken, BMM Bulletin 2001/1, p. 13.4 D.J.G. Visser, Beslissen in IE-zaken, NJB 2008, p. 1922.5 W. Hoyng, p. 3.

    bmm art 1-2012.indd 2 17-07-2012 10:41:20

  • 1/2012 BM

    M B

    ulletin jaargang 38

    3

    Illustratie: Willemijn de Lint

    aan hun methodes naar hun aard hiervoor ongeschikt zijn omdat ze niet tot resultaten zouden leiden die een objectieve beoordeling van de feiten mogelijk zouden maken.6 Er zou geen duidelijke universele opzet en uitvoering mogelijk zijn en de praktijk zou dat aantonen. Een aanwijzing voor het ontbreken van een universele opzet en uitvoering zou blijken uit de Chiemsee- en Chevy-arresten van het Hof van Justitie (HvJ), waarin het HvJ bepaalde dat er geen vaste percentages bestaan voor het vaststellen van inburgering, respectievelijk bekendheid.7 Een andere aanwijzing bestaat daarin dat partijen het maar niet eens worden over hoe zon marktonderzoek nu precies zou moeten worden uitgevoerd. In procedu-res wordt alleen gebruik gemaakt van onderzoeken die de partijen zelf hebben aangedragen. De indruk bestaat dat de opzet van die onderzoeken wordt aangepast aan het resultaat dat de partijen uit het onderzoek wensen te verkrijgen. De perceptie is dan ook dat de marktonderzoekbureaus en experts die meestal bij zon onderzoek zijn betrokken hun oren te veel zouden laten hangen naar de wensen van hun klanten. Het resultaat is dan dat beide partijen elk met hun eigen onderzoek komen waarvan de opzet meestal van elkaar verschilt. Beide partijen laten hun eigen experts vervolgens ook nog verklaren dat de

    opzet, en dus de resultaten, van het onderzoek van de ander geheel niet deugen, waardoor de onduide-lijkheid voor de rechter compleet is. Rechters willen partijen nog wel eens de vraag stellen of het niet een idee zou zijn om gezamenlijk tot n onderzoeksop-zet te komen en dan gezamenlijk n onderzoek te laten uitvoeren, maar daar voelen partijen nooit iets voor. Dat levert maar onzekerheid op en daar hebben partijen, en vooral hun advocaten, een broertje dood aan. Bovendien ontstaat hierdoor een self fulfilling prophecy. Rechters zijn wantrouwend, de literatuur bevestigt dat beeld,8 waardoor rechters nog wantrou-wender worden.Een andere oorzaak van het wantrouwen is dat de begrippen waarover moet worden geoordeeld rechts-begrippen zijn, en derhalve door de rechter moeten worden vastgesteld.9 Dit aspect heeft twee kanten. Enerzijds is er een inhoudelijke kant, waarbij de gedachte is dat een normatief begrip als verwarrings-gevaar niet feitelijk kan worden beoordeeld, maar altijd door de rechter zelf moet worden vastgesteld. Rechtsbegrippen zouden niet empirisch kunnen wor-den vastgesteld, maar zouden altijd onder de discretie van de rechter moeten vallen. Op zijn best zouden marktonderzoeken enige richting kunnen geven, maar kunnen nooit beslissend zijn. Zoals in de Sekt

    6 HvJ 20 februari 1975, C-12/74 (Sekt Weinbrand), r.o. 12.7 HvJ 4 mei 1999, zaken C-108/97 en -109/97, NJ 2000, 269,

    Chiemsee en HvJ 14 september 1999, zaak C-375-97, IER 1999, 51 (Chevy) r.o. 24.

    8 W. Hoyng, p. 3: De marktonderzoekbureaus in Nederland zijn commercile instellingen die maar al te graag onderzoek verrichten. Zij stellen in het algemeen te weinig vragen over de daadwerkelijke waarde van verricht onderzoek en missen daartoe ook de merkenrechtelijke kennis en/of worden onvolledig voor-

    gelicht door de merkenadvocaat. Op dezelfde plek citeert Hoyng ook nog rechter Posner uit een uitspraak van de Seventh Court of Appeals in Indianapolis Colts/Metropolitan Baltimore Football Club: Many experts are willing for a generous (and sometimes for a modest) fee to bend their sience in the direction from which their fee is coming. Met zulke citaten is het niet verwonderlijk dat rechters weinig vertrouwen hebben in de relevantie van marktonderzoeken als bewijsmiddel.

    9 W. Hoyng, p. 3.

    bmm art 1-2012.indd 3 17-07-2012 10:41:22

  • 1/20

    12 B

    MM

    Bul

    letin

    ja

    arga

    ng 3

    8

    4

    Weinbrand uitspraak uit 197510 is te lezen, zouden de opzet en vragen naar hun aard al