2011 09 08 Procederen In Ie Zaken

Procederen in IE-zaken

Wouter PorsPeer Group

8 september 2011

© Bird & Bird LLP 2010

Grondslag beoordeling bevoegdheid

• Bevoegdheid wordt beoordeeld op de grondslag van de stellingen in de dagvaarding

• Verweer van gedaagde doet niet ter zake• Rb Den Haag 26-4-2006, Sisvel / Creative: dat geldt ook

als de onbevoegdheid in feite voortvloeit uit de in de dagvaarding genoemde feiten

• Feiten doen niet ter zake• De civiele rechter oordeelt op basis van de fictieve

werkelijkheid, zoals door partijen gepresenteerd

AVDR Peer Group | Procederen in IE zaken page 2


Bevoegdheid - algemeen

• Rechtsmacht• Belangrijk issue in internationale IE-zaken

• Absolute bevoegdheid• Geen issue in IE-zaken

• Relatieve bevoegdheid• Gemeenschapsrechten• Handhavingsmaatregelen (Handhavingsrichtlijn)• Octrooi gerelateerde vorderingen



Rechtsmacht in octrooizaken

• De discussie is vooral gevoerd in octrooizaken• Startpunt: HR 24-11-1989, NJ 1992/404, Lincoln /

Interlas• Benelux merkenzaak• Artikel 3: 296 BW: tenzij uit de wet, uit de aard van de

verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld. • Hoge Raad: in het algemeen is er geen reden om aan te

nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een verplichting naar vreemd recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen.

• Dit leidde tot een uitgebreide cross-border praktijkAVDR Peer Group | Procederen in IE zaken page 4


Grondslagen voor rechtsmacht

• Art 2 EEX• woonplaats gedaagde • cross-border bevoegd

• Art 5 lid 3 EEX• plaats van inbreuk• nationaal bevoegd

• Art 6 EEX• mede-gedaagde• voorkoming van tegenstrijdige uitspraken – dit is het probleem

• Art 22 lid 4 EEX• geldigheid ingeschreven IE-recht• rechter van land van registratie

• Art 24 EEX• vrijwillig verschijnen zonder bevoegdheid bestrijden• behalve als art 22 EEX van toepassing is

• Art 31 EEX• voorlopige voorzieningen



Jurisprudentie tot 2006

• 1989 – 1998: cross-border injunctions ex 6 EEX• Hof Den Haag 23-4-1998, EGP / Boston Scientific• farmaceutisch concern met vennootschap per land• cross-border als Nederlander spider-in-the-web is

• Hof Den Haag 22-1-1998, Chiron / Evans• art 5 lid 3 geen grondslag voor verklaring van niet-

inbreuk

• Standpunt Nederlandse regering• Ingediend bij HvJEG inzake Roche / Primus• Art 6 is voldoende grondslag voor cross-border• Spider-in-the-web is onnodige beperking



Hof van Justitie grijpt in

• HvJEU 13-7-2006, GAT / LuK• art 22 (16 EEX Verdrag) betreft alle geschillen over

registratie octrooi, zowel opgeworpen als vordering als opgeworpen als exceptie

• HvJEU 13-7-2006, Roche / Primus & Goldenberg• art 6 is niet van toepassing in octrooizaak• na verlening bundel nationale rechten• vennootschappen in verschillende staten• die inbreuk plegen in één of meer staten• ook als zij deel zijn van één concern• en één van hen een gemeenschappelijk beleidsplan

maakt (spider)



Vragen na GAT/LuK en Roche/Primus

• Heeft GAT/LuK eigenlijk wel betrekking op bevoegdheid?

• Kan Roche/Primus worden ingeroepen door gedaagde van buiten de EU?

• Als alle vennootschappen naast hun land van vestiging ook elk inbreuk maken in tenminste één zelfde land, is de rechter van dat land dan cross-border bevoegd?



Bettacare / H3 Products

• Kort geding 21-9-2006• Kort geding rechter stelt geldigheid niet vast• Geeft slechts voorlopig oordeel over kansen

nietigheidsverweer• GAT/LuK staat niet in de weg aan cross-border

bevoegdheid

• Bodemprocedure 27-2-2008• Verwijzing naar HR 30-11-2007, Roche / Primus• Nietigheidsverweer doet geen afbreuk aan

bevoegdheid• Aanhouding indien eiser dat wenst

• Zaak wordt doorgezet voor Nederland• Voor andere landen mag Bettecare zich alsnog uitlaten

over aanhouding

• Wat gebeurt er als geen nietigheidsprocedures worden gestart?



Huidige stand – GAT / LuK

• Rb Den Haag 22-12-2010, Solvay / Honeywell• Prejudiciële vragen

• Hof Den Haag 12-7-2011, Yellow Page / Yell• art 22 EEX is niet van toepassing op voorlopige

voorzieningen

• Vzr Den Haag 24-8-2011, Apple / Samsung• totdat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan acht

de rechtbank art 22 EEX niet van toepassing in kort geding• GAT/LuK staat dus niet in de weg aan cross-border

verbod in kort geding

• Bij toewijzing binnen 6 maanden bodemprocedure• Daarin leidt GAT/LuK tot schorsing• Zolang bodemprocedure aanhangig blijft KG-verbod van

krachtAVDR Peer Group | Procederen in IE zaken page 10


Huidige stand – Roche / Primus

• Uitspraak HvJEU zag op concern met vennootschap per land• Niet gesteld dat die allen inbreuk maakten in het land

van de rechter• Normale situatie in de farmaceutische sector

• Bij niet EEX Vo zaken wordt in de regel toch HvJEU gevolgd• Nederlandse regering is voorstander van ruimere

bevoegdheid• Zou dus niet op dit punt moeten gelden

• Rb Den Haag 15-9-2010, Solvay / Honeywell• Roche/Primus is geen belemmering voor een cross-

border verbod voor buitenlandse gedaagde die mede in Nederland inbreuk maakt• Anders immers risico van tegenstrijdige beslissingen

over inbreuk in Nederland, dat valt wel onder 6 EEX



Modellen & merken

• Gemeenschapsrechten: bevoegdheid in verordening

• Rechtsmacht, cross-border bevoegd voor hele EU• 1. Woonplaats gedaagde of vestigingsplaats gedaagde• 2. Woonplaats eiser• 3. Spaanse rechter (daar koos Apple dus niet voor…)• Forumkeuze• Verschijnen zonder bevoegdheidsverweer

●Rechtsmacht, nationaal bevoegd• Plaats van de inbreuk

●Relatieve bevoegdheid: nationaal recht• Rechtbank Den Haag en Brussel aangewezen



Exclusiviteit bevoegdheid (1)

• Aangewezen rechter (Den Haag)• onomstreden in bodemprocedure• Rb Almelo 10-8-2011, Prescan / Privatescan• Ambtshalve verwijzing gemeenschapsvorderingen• Om proceseconomie ook overige vorderingen, al is het

noodzakelijke verzoek niet gedaan (220 Rv)• Vzr Den Haag zegt zelf: geldt ook in kort geding• Hof Amsterdam 4-1-2007, Tommy Hilfiger / The Sting• Bevoegdheid in kort geding alleen exclusief voor

cross-border verboden• Hof Den Bosch 12-2-2008, Driessen / Europochette• Vzr Den Haag is helemaal niet exclusief bevoegd

• Rb Den Haag: Benelux rechten, auteursrecht, slaafse nabootsing zijn verknocht als ook een Gemeenschapsrecht ingeroepen wordt



Exclusiviteit bevoegdheid (2)

• Vervolg: Vzr Den Bosch 12-8-2010, Heerkens Shoes / Fergan• “Overigens heeft de voorzieningenrechter overwogen om

een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, inhoudende of artikel 103 van de Gemeenschapsmerkverordening toelaat dat de nationale wetgever de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen en beschermende maatregelen exclusief toekent aan één gespecialiseerde rechtbank voor het gemeenschapsmerk, zoals in Nederland de rechtbank Den Haag terzake is aangewezen. Maar de voorzieningenrechter laat deze mogelijkheid over aan het gerechtshof in geval van een eventueel appèl.”



Varia gemeenschapsrechten

• Rb Den Haag 17-1-2007, IER 2007/52, Garmin / TomTom• Verweer tegen vordering in reconventie• Voor de verklaring van niet inbreuk in conventie grensoverschrijdend

bevoegd• In reconventie op grond van aanvullende werking artikel 6 EEX

grensoverschrijdend bevoegd voor inbreukverbod voor alle partijen, Europees en niet-Europees

• Rb Den Haag 12-3-2008, Consolidated Shoe Company / Dolce & Gabbana• De Rechtbank is grensoverschrijdend bevoegd voor de verschenen

Italiaanse gedaagden, omdat zij die bevoegdheid niet bestreden hebben

• Vzr Den Haag 19-2-2008, Meubelfabriek Vermeer / Marcel van Dam

• Cross-border tot 3 jaar na introductie niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

• Daarna nationaal verbod op grond van slaafse nabootsing (onrechtmatige daad, nationaal materieel recht)AVDR Peer Group | Procederen in IE zaken page 15


Vordering afgifte bescheiden

• 22 Rv: alleen ambtshalve toegepast• Op een verzoek om toepassing hoeft niet beslist te

worden• Zo’n verzoek is zelfs niet mogelijk, Rb Den Haag 9-8-

2006, Sisvel / Sandisk, Hof Den Haag 29-3-2011, Chengdu / Agfa

• 843a Rv: in alle civiel procedures• 1019a Rv: in IE-inbreukzaken• Basis: Handhavingsrichtlijn• Overweging 10: hoog, gelijkwaardig en homogeen

niveau van bescherming• Dus: checks and balances uit andere landen ook

overnemen• Richtlijn en implementatie gebrekkig• Protective letters: noodzakelijk tegenwicht• Niet overal mogelijk



Voorwaarden

• Rechtmatig belang• Vzr Den Haag 12-8-2011, Nespresso/Sara Lee• Rechtmatig belang ontbreekt, want gevorderde

bescheiden worden pas relevant voor geldigheid octrooi als prioriteitsdatum vervalt

• Rechter dient voorlopig oordeel te vormen over uitkomst hoofdzaak• Rb Den Haag 26-11-2008, Abbott / Medtronic; Rb Den

Haag 16-4-2008, Sisvel / Acer, etc

• Bepaalde bescheiden• Geen fishing expedition• Onderwerp bescheiden in grote lijnen• Plan: uitbreiding tot beperkte disclosure



Uitvoering

• Rechter moet relevantie bescheiden kunnen beoordelen• Zie waarborgen rond bewijsbeslag• In de US is dit bij discovery goed geregeld• Opgave documenten• Opgave welke vertrouwelijk zijn• Rechter beoordeelt relevantie• Eventueel protective order• Is in Nederland in beginsel ook mogelijk, in andere

EU-landen niet.

• Denk aan: verschoningsrecht• Advocaten en octrooigemachtigden• Niet: merken- en modellengemachtigden, fiscalisten• Niet: advocaat-bedrijfsjuristen, HvJEU 14-9-2010, Akzo

NobelAVDR Peer Group | Procederen in IE zaken page 18

2011 09 08 Procederen In Ie Zaken

Documents

Transcript of 2011 09 08 Procederen In Ie Zaken