18 maart 1996, 64e jaargang, nr 3 Bijblad bij De Industriële … · 2013. 11. 1. · 18 maart 1996...

81

18 maart 1996, 64e jaargang, nr 3 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Dr J. H. J. den Hartog, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, -Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postbank gironr 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr 40.45.00.714.

Inhoud

Officiële mededelingen.

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom - Europees Octrooi Verdrag. - Schikking van Madrid en Protocol. -Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg. - Overeenkomst van Nice. - Overeenkomst van Locarno. - Overeenkomst van Wenen.

Artikelen.

Dr J.H.J. den Hartog, De beschermingsomvang van octrooien (blz. 83/5).

Jurisprudentie.

a. Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht.

Nr 20. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 9 juni 1994, Mors Projectafbouw/Faay Vianen (openbare toegankelijkheid door aanbrengen van plafonds in proefwoningen volgens de geoctrooieerde werkwijze en door uitbrengen offertes vóór de voorrangsdatum; schending vertrouwelijkheid doet daar niet aan af; gezien kans op nietigverklaring is het onrechtmatig de octrooiaanspraken als onaantastbaar af te schilderen; uitbrengen exploiten zonder indicatie dienaangaande verboden).

Nr 21. Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, C. van der Lely/Sieberg e.a. (kans op nietigverklaring octrooi o.g.v. voor-de-handliggendheid aanzienlijk te achten).

Nr 22. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, K.-D. Hermann e.a./G.J.A.M. Frankhuizen h.o.d.n. F.J. Etiketteer-benodigdheden (de etiketteertang van gedaagde beantwoordt,

ondanks verschillen, aan de conclusie; de redelijke gebruiker zal de tang overeenkomstig het octrooi gebruiken - d.w.z. de rol inleggen aan de onderzijde; het teken Compact stemt zo overeen met het merk Contact, dat associatie mogelijk is).

2. Merkenrecht.

Nr 23. Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, G.M. van Toorenburg/ Affish B.V. (merken Ocean Stix, Ocean Chunks enz. stemmen niet overeen met de tekens Surimi Sticks, Surimi Chunks etc. voor visprodukten; Stix, Chunks etc. worden opgevat als vorm-aanduidingen; anders de Pres.).

Nr 24. Hof 's-Gravenhage, 7 april 1994, W.W. Smit/Van Heek & Co. (P-Lease wordt uitgesproken als Pé Lease, niet als "please"; associatie met beeldmerk "Please Autolease" uitgesloten).

Nr25. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 juni 1991, Eminence/ Jan Zeeman (merken Athena en Athene stemmen overeen; voorschot schadevergoeding toegewezen).

Nr 26. Hof Amsterdam, 9 sept. 1993, P.W.F, van der Meer/ Alfred Dunhill (Freestyle condoomverpakking stemt overeen met kleurmerk voor sigarettenverpakking; nabootsing van speciale gebruiksvorm van het merk is een "bijzondere omstandigheid", die associatie mogelijk maakt, evenals de grote bekendheid; gebruik merken aangenomen ondanks enige afwijkingen t.o.v. gedeponeerde beeldmerken).

3. Modellenrecht.

Nr 27. Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, Verkoopkantoor Frensen/ M. van Praag e.a. (uiterlijke kenmerken bierverpakkingsdoos tonen slechts ondergeschikte verschillen met in belangheb-

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E) 64e jaargang Nr3 Blz. 81-112 Rijswijk, 18 maart 1996

82 Bijblad Industriële Eigendom, nr 3 18 maart 1996

bende kring bekende dozen, gelet op het gestelde omtrent standaarddoosjes).

Nr 28. Hof 's-Hertogenbosch, 31 jan. 1995, Vacu Products/ United Industries Nederland e.a. (afgaand op modeldepot van "Rapid Ice" moet bij vergelijking tussen de ijskoelers de aluminiumkleurige uitvoering van de buitenzijde buiten beschouwing blijven; beide ijskoelers gelijken niet op elkaar; geen aanhaken gebruiksaanwijzing; verschil in kwaliteit niet van belang).

4. Handelsnaamrecht.

Nr 29. Hof 's-Gravenhage, 2 febr. 1995, St. Ned. Arbitrage Instituut/St. Ned. Instituut voor Architectuur en Stedebouw e.a. (de letters NAI of NAi zijn opzichzelf niet bekend; "Nederlands" en "Instituut" hebben weinig onderscheidende kracht; geen verwarringsgevaar; dienstmerk NAI houdt verband met arbitrage; geen soortgelijke diensten; geen kans op schade; geen misleiding pubiek).

5. Onrechtmatige daad.

Nr 30. Pres. Rechtbank Zutphen, 29 nov. 1993, B. van Toor e.a./Atelier Niesje Wolters-van Bemmel e.a. (pop Bastiaan

Officiële mededelingen

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 5 april 1996 (Goede Vrijdag) gesloten zijn.

Europees Octrooiverdrag van München.

Op 29 december 1995 is Finland toegetreden tot het Verdrag inzake verlening van Europese octrooien, met Uitvoeringsreglement en Protocollen, München, 5 oktober 1973 (Trb. 1992,47, laatstelijk 1995,198). Het Verdrag is voor Finland in werking getreden op 1 maart 1996.

(Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken).

Schikking van Madrid en Protocol.

Het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken zoals herzien te Stockholm (Trb. 1970, 186 en Trb. 1990, 44) is aanvaard door Finland op 29 december 1995.

Noorwegen is op 29 december 1995 tot het Protocol toegetreden.

Het Protocol zal voor Noorwegen op 29 maart 1996 en voor Finland op 1 april 1996 in werking treden.


De "Common Regulations" behorend bij de Schikking van Madrid en het Protocol zijn op 18 januari 1996 vastgesteld. Deze zullen met het Protocol op 1 april 1996 in werking treden.

(Mededeling van OMPI).

Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg.

Tot de Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien, 24 maart 1971 (Trb. 1983,

stemt nodeloos en verregaand overeen met de clown Bassie; aanhaken aan populariteit in beginsel niet, doch i.c. wel onrechtmatig).

b. Beslissingen van de Octrooiraad.

Nr 31. Afdeling van Beroep, 12 okt. 1995 (aanvullend beschermingscertificaat; eerdere uitleg begrip produkt bevestigd; afschrift vergunning; certificaat beperkt tot bescherming in basisoctrooi; uitleg "datum vergunning").

Mededelingen.

LES-Conferentie "Succesful Licensing through Research" (blz. 111).

Studiemiddag "Toegang tot de Kabel" (blz. 111).

Boekaankondigingen.

ECTA, Trade Marks on Trial, Londen, 1994, aangekondigd door Mr S. Boekman (blz. 112).

155) is toegetreden Trinidad en Tobago op 20 december 1995. De Overeenkomst zal op 20 december 1996 voor Trinidad

en Tobago in werking treden. (Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken).

Overeenkomst van Nice.

Op 20 december 1995 is Trinidad en Tobago toegetreden tot de Herziene Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, Genève, 13 mei 1977 (Trb. 1994, 94).

De Herziene Overeenkomst zal voor Trinidad en Tobago op 20 maart 1996 in werking treden.


Overeenkomst van Locarno.

Op 20 december 1995 is Trinidad en Tobago toegetreden tot de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, Locarno, 8 oktober 1968 (Trb. 1986, 141). De Overeenkomst treedt voor Trinidad en Tobago in werking op 20 maart 1996.


Overeenkomst van Wenen.

Tot de Overeenkomst tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken, Wenen, 12 juni 1973 (Trb. 1986,12) is toegetreden Trinidad en Tobago op 20 december 1995.

De Overeenkomst treedt voor Trinidad en Tobago in werking op 20 maart 1996.


18 maart 1996 Bijblad Industriële Eigendom, nr 3 83

Artikelen

De beschermingsomvang van octrooien.

Dr J.H.J. den Hartog.

"Man muss in die Zukunft blieken und auf das Ziel der Rechtseinheit in Europa hinarbeiten. Wenn man sich in allen mehr als fünfzehn Staaten, in denen das neue ein-heitliche Recht gilt, auf die historischen Wurzeln in den einzelnen Staaten berufen würde, dann wird nichts aus einer europaischen Rechtseinheit. Dieses Ziel zu ver-wirklichen, erfordert Mut". Bruchhausen, GRUR 1988, p. 8.

Inleiding Op 13 januari 1995 zijn door de HR een tweetal interes

sante uitspraken gedaan1)2)3) die een hernieuwd overzicht van de rechtspraak rechtvaardigen. Met name de uitspraak in Ciba Geigy/Oté Opties heeft een stroom van noten1) ) en een artikel4) opgewekt. Over het algemeen wordt daarin het standpunt verkondigd, dat de HR weer een schrede heeft gezet in de richting van harmonisatie. Wien4) (werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad) is van mening, dat de rechtspraak "in een klap" geharmoniseerd is, Ruysenaars2) is beduidend voorzichtiger. Mijns inziens, is het standpunt van Ruysenaars beter verdedigbaar: Indien de uitspraken over de beschermingsomvang van octrooien van de HR "sinds Pie-roen"5) worden vergeleken met uitspraken dienaangaande in Engeland en Duitsland, blijkt dat de wijze van uitleg van octrooien ten onzent, ook na het Ciba arrest niet aansluit bij die in onze grote buurlanden.

Verschillen bestaan met name daarin dat A: de vraag of een inbreukmakende handeling onder een

conclusie valt aldus op- een systematischer (meer analytische) wijze wordt beantwoord, waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen "letterlijke inbreuk" en inbreuk in het equivalentiebereik

B: de wijze waarop gestalte wordt gegeven aan de eis van rechtszekerheid voor derden op een andere manier wordt benaderd

C: de dag die bepalend is voor de kennis die de vakman heeft voor de interpretatie van de (potentieel) inbreukmakende handeling verschillend is.

Zeker in het licht van de grensoverschrijdende verboden die de Nederlandse rechter pleegt uit te spreken, is het m.i. wenselijk dat de rechtspraak verder geharmoniseerd wordt. Dit betekent in concreto, dat het hoogste rechtscollege in Nederland de Duitse en Engelse jurisprudentie meer zou moeten volgen. Met name een meer analytische behandeling van de inbreukvraag heeft m.i. tevens het voordeel, dat de in een rechtszaak ter discussie zijnde onderwerpen op voorhand duidelijker vaststaan.

') Ciba Geigy/Oté Opties, HR 13-1-95, NJ 1995, 391, met noot Verkade; AA 1995, pp. 511-519 met noot Brinkhof; BIE 1995, pp. 333-343.

2) Ciba Geigy/Oté Opties, HR 13-1-95, GRUR Int., 1995 pp. 727-729, met noot Ruysenaars.

3) ARF-Branders, HR 13-1-95, NJ 1995, 392 met noot Verkade; BIE 1995, pp. 238-246.

*) Wien in NJB 1995, 28, pp. 1035-1039. 5) Pieroen, Beschermingsomvang van octrooien in Neder

land, Duitsland en Engeland, van nationaal naar Europees recht, Diss. RUL 1988.

"Letterlijke Inbreuk" De benaderingswijze in Duitsland volgend6) is het m.i. zin

vol om onderscheid te maken tussen letterlijke inbreuk en inbreuk in het equivalentiebereik (ofwel inbreuk op "het wezen van de uitvinding").

Volgens de Duitse jurisprudentie6) 7) wordt steeds eerst bepaald wat een conclusie beoogt "letterlijk" te beschermen, de "Sinnzusammenhang" wordt bepaald. Indien geen inbreuk op de "Sinnzusammenhang", ofwel "betekenis" van een conclusie, wordt gevonden, wordt gekeken of er inbreuk wordt gemaakt in het equivalentiebereik.

Om de betekenis van de conclusie te bepalen moeten de termen daarvan worden geïnterpreteerd (of uitgelegd). Van oudsher wordt ook in Nederland de betekenis van de termen in de conclusies bepaald. De uitspraken van het Hof Arnhem (Stapelbare bak, 3 jan. 1989),8) Den Haag (Funderingspalen, 22 feb. 1990),9) Den Haag (Zelfpersende Afvalcontainer II, 6 mei 1993)10) en Den Haag (Schelfhorst-Flexsilo, 19 mei 1994)11) volgen deze lijn met een uitleg binnen het begrippenkader van het octrooi.

Echter in de uitspraken van het Hof Den Haag in Metsel-profiel (7 juli 1994)12) en van de HR in Ciba Geigy /Oté Opties1) wordt m.i. met wisselend succes gepoogd termen in het licht van het wezen van de uitvinding, breder uit te leggen dan bij normale lezing van een octrooischrift te doen gebruikelijk is.13)

In Metselprofiel werd het woord "venster" uitgelegd. Volgens het octrooischrift was het "venster" een opening in een kokervormig aluminiumprofiel. Deze opening maakt het mogelijk om een in het profiel opgenomen houten balkje te zien, waarbij er planken op het profiel ter plaatse van het venster vastgespijkerd konden worden. De inbreukmaker bracht koker-vormige aluminiumprofielen met een houten balkje in de handel waarbij het aluminium ter plaatse van het hout gedeeltelijk was weggefreesd. Omdat door half ingefreesde profielen ook gewone spijkers konden worden geslagen (bij een niet-ingefreesd profiel moest men speciale spijkers gebruiken), vond de rechter dat er inbreuk was - los van een equivalentievraag - omdat de vakman de functie van het venster zou begrijpen. De beschermingsomvang was aldus ook niet onbillijk. Hoewel de uitkomst wel terecht lijkt te zijn, is de redenering m.i. ongelukkig. Met name was er overwogen dat een normale interpretatie van het woord venster door de vakman meebracht, dat men hierdoor heen moet kunnen kijken. Indien in een octrooi-

6) BGH 17-3-1994, Zerlegvorrichtung für Baumstamme, GRUR 1994, pp. 597-602, in het bijzonder blz. 599 laatste alinea, blz. 600 eerste alinea.

7) BGH 14-6-1988, lonenanalyse, GRUR 1988, pp. 896-900 i.h.b. p. 899 linker kolom, 273e alinea.

8) BIE 1991, pp. 4-9. 9) 6/E1991, pp. 319-322. 10) BIE 1994, pp. 117-118. " ) B/E 1996, pp. 14-17. 12) e/E 1995, pp. 288-292. 13) Deze benadering is well icht geïnspireerd door het arti

kel van Hamaker (IER 1994, pp. 161-168) waarin wordt betoogd dat het niet toegestaan is conclusies "u i t te breiden" met equivalenten, maar dat termen van een conclusie wel (breed) mogen worden geïnterpreteerd. M.i. is het toepassen van de equivalentiedoctrine een middel om een conclusie te interpreteren, en op die wijze is dat b.v. in de VS sinds jaar en dag gedaan. Het feit dat equivalenten in de Zwitserse wet een gecodificeerde plaats hebben doet m.i. hier niet aan af.


schrift geen (eigen, brede) definitie staat, lijkt m.i. de rechtszekerheid te eisen, dat aan een woord zijn normale (beperkte) betekenis gegeven wordt, en dat "inbreuk naar de letter" daartoe ook beperkt wordt. Dit omdat inbreuk in het equivalentie-bereik meer bewijs vraagt van de octrooihouder. Een tweede merkwaardig punt is, dat werd onderzocht of het billijk was om de conclusie zo breed uit te leggen; normaal wordt het billijkheidscriterium slechts toegepast bij inbreuk in het equivalentiebereik.

In Ciba Geigy/Oté Opties werd door eiseres getracht de uitdrukking "isotone keukenzoutoplossing" uit te leggen als iso-tone oplossing met (wat) keukenzout. Deze redenering werd afgewezen met de argumentatie dat het octrooischrift duidelijk eist dat er een isotone keukenzoutoplossing gebruikt moet worden. Eventuele onduidelijkheid in een octrooischrift komt ten nadele van de uitvinder. Echter, vergelijkt men deze uitspraak met die in "Metselprofiel", dan is het de vraag waarom in het metselprofiel-geval de octrooihouder niet "onduidelijk" was, c.q. waarom bij Ciba Geigy/Oté Opties, de vakman de gewraakte term niet functioneel uit zou leggen. Dit probleem geeft m.i. ook aan waarom het te prefereren is om inbreuk naar de letter van de conclusie in een eerste stap, bij de bepaling of er sprake is van inbreuk, te beoordelen naar de betekenis van de conclusie in enge zin. Indien het evident is dat van letterlijke inbreuk geen sprake is, is het irrelevant om te onderzoeken of een vakman een octrooi al dan niet onduidelijk zou vinden. Tevens speelt het billijkheidscriterium hier geen rol. De vraag van onduidelijkheid speelt eventueel bij een interpretatie - in engere zin - van wat het octrooi betekent ("Sinnzusammenhang" zoals dat nu in de Duitse jurisprudentie wordt gebezigd). De betekenis van "een isotone keukenzoutoplossing" staat, lijkt mij, buiten twijfel. Niettemin zou in het geval van Ciba Geigy wel degelijk sprake kunnen zijn van inbreuk in het equivalentiebereik.

Inbreuk in het equivalentiebereik In het "Epilady" arrest (20 febr. 1992)14) heeft het Hof

Den Haag uitgelegd hoe hij in principe te werk gaat. De eerste vraag is, of een maatregel functioneel equivalent is en vervolgens wordt beoordeeld of er een billijke beschermingsomvang wordt verkregen. De uitwerking van het billijk zijn van de beschermingsomvang geschiedt veelal door te beoordelen of de aanvrager te kort geschoten is in zijn verplichting tot een zorgvuldige formulering van de claim. Dit in navolging van Dupont/Globe (HR 9 nov. 1990).15)

In "ARF-branders"3) heeft de HR zo'n benaderingswijze van het hof goedgekeurd, in die zin dat de beoordeling of iets functioneel equivalent is ook betekent dat het wezen van de uitvinding is bepaald. Spijtig genoeg zegt de HR niet dat deze methode in principe gevolgd moet worden om te bepalen of er inbreuk is buiten de letterlijke betekenis van de conclusies. De HR volgt hiermee zijn oude pad, waarbij vele manieren om "het wezen van de uitvinding" te bepalen worden goedgevonden, zolang er maar een op zich deugdelijke redenering aan ten grondslag ligt.16) Wien17) doet de ARF-branders zaak af met de opmerking dat het een technisch foefje betrof. Mijns inziens is dat een miskenning. Octrooien betreffen de bescherming van technische maatregelen, en de essentie is nu net of je op het geclaimde samenstel van maatregelen inbreuk maakt. Essentieel is dus de feitelijke bewijsvoering ten aanzien van de mate van overeenstemming van de technische maatregelen.

In de zaak Ciba Geigy/Oté Opties zou men zich ook de vraag kunnen stellen, of er sprake is van een functioneel equivalent (substantieel dezelfde functie/resultaat en wijze waarop het resultaat wordt bereikt). Als ik Ciba goed lees, was er geen feiten-materiaal om de functionele equivalentie te bewijzen: Is een katalyse oplossing met alleen 0,13 gew% keukenzout ook stabiel? of met 0,13 gew% NaCl èn 0,2 gew% fosfaat? etc. De bewijslast (feitelijke grondslag) voor het aanwezig zijn van functionele equivalentie ligt uiteraard bij de octrooihouder die een derde van inbreuk beschuldigt. Indien dat bewijs niet

u ) BIE 1992, pp. 285-292. 15) BIE 1991, pp. 137-150 met nt. Ste. 16) Zie Pieroen, o .c . Hoofdstuk V, pp. 212-244. 17) Wien, o.c, in het bijzonder pg. 1038 linker kolom.

wordt aangevoerd is inbreuk niet bewezen en wordt de vordering afgewezen.

Billijkheidscriterium De wijze waarop het billijkheidscriterium in Nederland

wordt uitgelegd is nogal afwijkend van wat in het buitenland gangbaar is. Zoals bekend heeft het Duitse BGH zich reeds lang moeite getroost om expliciet een betere uitleg te vinden dan "het wezen van de uitvinding". Het BGH vereist zowel een wezenlijk zelfde "functie en resultaat" van een equivalente maatregel, als het feit dat de vakman bij studie van de in de conclusies omschreven uitvinding de bij de vermeend inbreukmakende inrichting toegepaste afwijkende middelen met gebruik van zijn vakkennis kon afleiden, zie bijvoorbeeld: Formstein,18) Ionenanalyse19) en Zerlegvorrichtung für Baum-stamme.20)

In een recente uitspraak van de Court of Appeal (PLG Research Ltd. vs Ardon Int. Ltd.)21) is met de opmerking

"The precise meaning of Lord Diplocks words in Cat-nic [...] should now be left to legal historians. The com-mon law approach which he expounded had been re-placed by the approach laid down by the Protocol".

aansluiting gezocht bij de Duitse rechtspraak betreffende de equivalenten bij inbreuk. Deze uitspraak heeft echter tot discussie geleid binnen de Engelse rechtspraak. In de zaak Kast-ner vs Rizla22) komen drie andere rechters tot de conclusie, dat "Catnic"23) wel gevolgd moet worden.

In ieder geval vraagt de Engelse rechter zich - op systematische wijze - af: (indien er geen sprake is van letterlijke inbreuk)

1) of de beweerdelijk inbreukmakende variant op in wezen dezelfde wijze werkt 2) of dat voor de gemiddelde vakman (op de dag van publicatie van de aanvrage) duidelijk is, en 3a) of: "de vakman niettemin de termen van de conclusie zo zou hebben verstaan, dat men niet van de letterlijke bewoording af mocht wijken" (Catnic) 3b) of: "de functionele equivalent voor de vakman afleidbaar was uit de bewoording van de conclusie" (PLG Research). De Nederlandse rechter doet eigenlijk iets precies tegenge-

stelds. De Nederlandse rechter stelt zich veelal de vraag, of van de aanvrager van het litigieuze octrooi mocht worden verwacht dat, indien hij bescherming had gewenst, hij dat ook in de conclusie tot uiting had gebracht.24) Indien equivalente maatregelen bij de vakman (goed) bekend zijn komt de Nederlandse rechter soms dus tot de conclusie dat de octrooihouder onzorgvuldig is geweest bij de formulering van zijn octrooi, zodat hij geen bescherming krijgt (steenbestrating, Hof Den Haag).25) De beschermingsomvang van Nederlandse octrooien kent dus een dip, direct buiten de letterlijke tekst van een conclusie.

18) BGH 29-4-1986, Formstein, GRUR1986, pp. 803-806, in het bijzonder pg. 805, rechterkolom, 2e al.

19) lonenanalyse, zie noot 7), in het bijzonder pg. 899, rechterkolom, laatste alinea.

20) Zerlegvorrichtung für Baumstamme, zie noot 6), in het bijzonder pg. 600, linkerkolom eerste alinea.

21) Lord Justice Neil l, Belam en Millett in PLG Research Ltd. and another vs Ardon International Ltd. and others, R.P.C. (1995) pp. 287-311, in het bijzonder p. 309, laatste al.

22) Lord Justice Balcombe, Otten en Aldous in Kastner vs. Rizla Ltd. and another, R.RC. 1995 pp. 585-605, i.h.b. pg. 594, 604 en 605.

23) Catnic Components Ltd. vs Hill & Smith Ltd., R.P.C. (1982) pp. 183 e.v.

24) HR 9-11-1990, Dupont/Globe, BIE 1991, pp. 137-150 mt. nt. Ste.; Citaat van pg. 141: "Zi j het niet een uitwerking, die zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te sni jden".

25) S/E 1988, pp. 272-273.


equivalenten die de octrooihouder mee had moeten

kenbare equivalenten

letterlijke bewoording van de conclusie

In Duitsland zijn direct kenbare equivalenten duidelijk voor de vakman afleidbaar en die vallen dus in principe binnen de beschermingsomvang van een octrooi. In Engeland is dit type equivalenten meebeschermd, tenzij het duidelijk was dat er afstand van was gedaan; vergelijkbaar (wellicht) aan de zaak ARS/Organon.26)

Als je als octrooihouder in Nederland geluk hebt, kan de rechter oordelen dat de vakman de term die je hebt gebruikt in het octrooi functioneel-breed zal verstaan (zoals bijvoorbeeld in de zaak Metselprofiel) waardoor het gat in de beschermingsomvang kan worden gedicht. Het is echter evenzeer mogelijk, dat de rechter de conclusie onduidelijk vindt en dus geen bescherming geeft.

De Duitse benadering volgend zou - bijvoorbeeld in het geval van Ciba Geigy - indien is bepaald dat er sprake is van een functioneel equivalent, er nog bewijs geleverd moet worden dat de vakman met zijn vakkennis e.e.a. kon afleiden (b.v. is het bekend dat katalase oplossingen met 0,1 gew.% NaCl stabiel zijn? Is het zo, dat samenstellingen van een isotone oplossing algemeen bekend zijn?). In zo'n benadering is de discussie over vermeende onduidelijkheid van een conclusie teruggebracht naar een analyse waarin voor een aantal feiten bewijs aangedragen kan worden.

De equivalentiedoctrine in de VS De Court of Appeals of the Federal Circuit heeft in zijn (en

. band) beslissing van 8 augustus 1995 (van alle 12 rechters) de equivalentiedoctrine en de toepassing daarvan nader toegelicht.27) Er was een trend om de equivalentiedoctrine slechts in gevallen van evident copiëren van een uitvinding toe te passen (alleen onder "equitable" omstandigheden). Dit zou mede tot gevolg hebben, dat jury's hier geen uitspraak meer over konden doen, omdat inbreuk in het equivalentiebereik dan een rechtsvraag, en geen feitenvraag zou zijn. De meerderheid (7:5) vond echter, dat iedere octrooihouder recht had op toepassing van de equivalentiedoctrine, en dat inbreuk op equivalenten een feitelijke vraag is, die door een jury beantwoord kan worden. De belangrijkste vraag die gesteld wordt om te beoordelen of er sprake is van equivalentie is of de eventueel equivalente maatregel in hoofdzaak dezelfde functie heeft, in hoofdzaak hetzelfde resultaat bewerkstelligt, en dat op in hoofdzaak dezelfde manier. Deze richtlijn is een (belangrijk) hulpmiddel om te beoordelen of er gezien het totaal van verschillen/overeenkomsten inbreuk in het equivalentiebereik kan worden aangenomen of niet.

Uiteraard wordt ook gekeken of de octrooihouder (zoals uit het verleningsdossier expliciet moet blijken) zich bewust beperkt had (file wrapper estoppel), en of een equivalente

26) BIE1995, pp. 122-129. 27) De Suprème Court heeft deze zaak ter beoordeling aan

genomen.

uitvoeringsvorm zo dicht bij een stand der techniek ligt, dat de octrooihouder daarvoor geen rechten kan doen gelden.

Niet onbelangrijk is, dat de beoordeling van de feiten plaatsvindt met de kennis die de vakman heeft op het moment van inbreuk.

De hierboven geschetste in de VS gebruikelijke beoordelingswijze sluit nauw aan bij de beslissingen in b.v. de Epilady en de ARF-branderszaak, voor zover het het vaststellen van equivalentie betreft. Mijns inziens heeft een dergelijke benadering in zich, dat, indien (nauwe) aansluiting wordt gezocht bij de maatregelen in de conclusie van een octrooi, de beschermingsomvang op redelijke wijze kan worden bepaald. De volledig hypothetische overweging of een uitvinder zijn octrooi zorgvuldiger had moeten of had kunnen formuleren kan dan achterwege blijven; wel moet er uiteraard beoordeeld worden of er sprake is van een file wrapper estoppel, en/of van toepassing van de vrije stand der techniek.

Een dergelijke benadering sluit ook nauw aan bij de beoordeling van inbreuk in Duitsland en Engeland. Een verschil dat blijft is het moment van beoordeling of een maatregel equivalent is aan een maatregel beschreven in een conclusie. Duitsland gaat terug naar de prioriteitsdag, Engeland naar de dag van publicatie van de aanvraag, en Nederland (over het algemeen) en de USA naar de dag van inbreuk.28) Dit tijdstip is uiteraard zeer relevant, met name voor de beoordeling of een later ontwikkelde variant inbreuk maakt. In bijvoorbeeld de Epilady zaak is het zeer de vraag of de gemiddelde vakman de inbreukmakende variant op de prioriteitsdag uit de conclusies kan afleiden. Pas als je de variant kent, is het duidelijk dat er sprake is van een equivalent.

Slot De beslissing in Ciba Geigy/Oté Opties en ARF-branders

geven noch octrooihouder, noch een derde die wil onderzoeken of een handeling onder een octrooi valt, duidelijke richtlijnen: Bij de analyse om te bepalen of er inbreuk is buiten de letter van de conclusie mag nog steeds iedere methode toegepast worden die naar het wezen van een uitvinding zoekt.

Als zodanig is het een terecht uitgangspunt dat "onduidelijkheid" ten nadele van de octrooihouder komt, en de uitspraak in Ciba Geigy/Oté Opties draagt daarvoor bij tot het verkrijgen van meer rechtszekerheid bij het bepalen van de betekenis van een conclusie. Echter, equivalenten staan per definitie niet in een octrooi, dus de invloed van deze uitspraak op de bepaling van de beschermingsomvang buiten de letterlijke betekenis van een conclusie zou wel eens vrij klein kunnen zijn. Hoewel de uitspraak in Ciba Geigy/Oté Opties de Nederlandse jurisprudentie meer in lijn brengt met Art. 69 EOV en het bijbehorende protocol, betekent dat niet dat de rechtspraak in Nederland betreffende de uitleg van octrooien is geharmoniseerd, daartoe is het noodzakelijk dat de HR aansluiting zoekt bij de uitleg van octrooien zoals gangbaar in Duitsland en Engeland.

Geleen, 23 januari 1996.

28) Pieroen, o.c, pg. 317.


Jurisprudentie

Nr 20. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 9 juni 1994.

(verlaagd plafond)

Mr E.J. Numann.

Art. 2 Rijksoctrooiwet. Voor de vraag of het voor een werkwijze verleend octrooi

bij gebrek aan nieuwheid gedoemd is nietigverklaard te worden, is bepalend of de betreffende werkwijze op de prioriteitsdatum al dan niet reeds "openbaar toegankelijk" was geworden. Daarvan is sprake wanneer de werkwijze anders dan in het geheim is toegepast, zodat de doorsnee vakman desgewenst op legale wijze toegang tot de vinding moet hebben gehad. Wil van niet openbaar toegankelijke toepassing sprake zijn, dan is vereist dat voor derden, die van de werkwijze kennis hebben kunnen nemen, terzake een geheimhoudingsplicht heeft gegolden, danwei dat hun tenminste duidelijk is of moet zijn geweest dat de werkwijze hun vertrouwelijk geopenbaard is.

In casu niet-nieuwheid aangenomen nu vóór de prioriteitsdatum in drie proefwoningen plafonds volgens de betrokken werkwijze zijn aangebracht en vooral omdat in alle openheid offertes van de geoctrooieerde systeemplafonds aan een tweetal aannemers zijn gedaan, in één geval zelfs met een bijgevoegde schets van het ophangsysteem die nagenoeg overeenstemt met de bij het octrooischrift behorende tekening. Dat door het doen van die offertes bedongen vertrouwelijkheid is geschonden, leidt er niet toe dat de bekendheid van de genoemde aannemers en eventuele andere derden met de uitvinding het karakter van openbaarheid mist.

Art. 43, lid 2 Row. j° art. 6:162 Burgerlijk Wetboek Nu een serieuze, geenszins te verwaarlozen kans aanwezig

is dat het omstreden octrooi de nietigheidsprocedure niet zal overleven en eventueel in kort geding ingestelde inbreukacties hoogst waarschijnlijk zullen falen wanneer de gedaagde het nietigheidsverweer opwerpt, handelt eiseres tegenover gedaagde als haar concurrent onrechtmatig door haar aanspraken op grond van het octrooi tegenover (potentiële) afnemers en leveranciers van gedaagde als onaantastbaar af te schilderen dan gerechtvaardigd is. Het aan gedaagde op te leggen verbod terzake van haar octrooi desbewustheidsexploiten aan derden te doen uitbrengen zonder dat daarin is aangegeven dat in kort geding is geoordeeld, dat een geenszins te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi (met terugwerkende kracht) zal worden nietigverklaard, is een maatregel die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van eiseres, zonder afbreuk te doen aan de rechtsgevolgen van de betreffende exploiten voor het geval het octrooi uiteindelijk toch rechtsgeldig mocht worden bevonden.

Mors Projectafbouw B.V. te Opmeer, eiseres [in kort geding], procureur Mr E. Grabandt, advocaat Mr T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen Faay Vianen B.V. te Vianen, gedaagde [in kort geding],

procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr C.A.J. Crul te Amsterdam.

Overwegingen ten aanzien van het recht: 1. In dit kort geding kan van het navolgende worden uit

gegaan. a. Faay fabriceert, verhandelt en monteert sedert meer dan

25 jaar scheidingswanden en systeemplafonds. b. Faay is rechthebbende op een ook voor Nederland gel

dend Europees octrooi voor een werkwijze voor het aanbrengen van een verlaagd plafond met behulp van aan de muren van de betreffende ruimte aan te brengen kantlatten, die klossen dragen waartussen profielbalken aan hun flenzen worden

opgehangen. De plafonddelen worden vervolgens aan de onderzijde van die profielbalken bevestigd. Het Europese octrooi is op 30 januari 1989 aangevraagd en op 8 mei 1991 (onder nr. EP 0329213 BI) verleend met prioriteit van een voorafgaande Nederlandse aanvrage d.d. 17 februari 1988.

c. In het laatste kwartaal van 1987 is de uitgevonden werkwijze - die zich in het bijzonder leent voor toepassing bij de renovatie van gebouwen - besproken tussen gedaagdes direk-teur CA. Faay en vertegenwoordigers van de toenmalige vennootschap onder Firma Mors - hierna ook: Mors v.o.f. - , althans met haar vennoot J.A. (Jan) Mors, zulks met het oog op de mogelijke toepassing van de werkwijze bij de renovatie van een complex van enkele honderden woningen te Amsterdam of Zaanstad, waarbij Mors v.o.f. als montagebedrijf zou optreden. De vinding is vervolgens door Faay en Mors v.o.f. allereerst in enkele woningen beproefd.

d. Nadat in 1989 de octrooiaanvrage was gepubliceerd is tussen Mors v.o.f. en Faay onenigheid ontstaan over de nieuwheid van de uitvinding, welke geleid heeft tot een begin-1990 tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Mors v.o.f. tegen een relatief geringe vergoeding een exclusieve licentie verkreeg voor de toepassing van de te octrooieren werkwijze met minerale plafonddelen en waarbij Faay zich ertoe verbond de werkwijze niet met andere dan gipsen plafonddelen toe te passen. Mors v.o.f. heeft vervolgens minerale plafonds volgens de geoctrooieerde werkwijze onder de naam GP 21 in de markt aangeboden en gemonteerd.

e. Mors v.o.f. is op 13 januari 1994 in staat van faillissement verklaard. Faay heeft de overeenkomst daarop krachtens een desbetreffende beding beëindigd. De activa van de gefailleerde onderneming zijn door Mors uit de boedel overgenomen. Mors voert en monteert haar volgens de geoctrooieerde werkwijze aan te brengen systeemplafonds thans onder de naam MR 20.

f. Faay is niet bereid gebleken met Mors een nieuwe licentieovereenkomst aan te gaan op de oude of voor Mors anderszins commercieel aantrekkelijke voorwaarden. Faay heeft op 5 april 1994 aan Mors een desbewustheidsexploit doen betekenen. Op 18 mei 1994 heeft Mors Faay voor deze de rechtbank doen dagvaarden tot nietigverklaring van het octrooi bij gebreke van nieuwheid.

2. Mors vordert in dit kort geding, kort gezegd, dat Faay zal worden verboden aan derden te kennen te geven dat Mors met de toepassing van haar MR 20-plafonds inbreuk maakt op gedaagdes octrooi, dat Faay in door haar uit te brengen desbe-wustheidexploiten terzake van dit octrooi zal aangeven dat de president omtrent de beweerde inbreuk van de MR 20-plafonds voorlopig anders heeft geoordeeld en dat Faay aan Mors opgave zal doen van de derden aan wie zij intussen dergelijke mededelingen heeft gedaan, alles op straffe van een dwangsom.

3. Het verweer van Faay komt in hoofdzaak hierop neer (a) dat van nieuwheidsschadelijke bekendheid van de werkwijze voorafgaand aan de prioriteitsdatum geen sprake is geweest, gelet op het vertrouwelijke karakter van de sfeer waarin CA. Faay aan J.A. Mors de gegevens over de vinding heeft toevertrouwd, de beperkte schaal waarop de werkwijze voor die datum is toegepast en de aard van die projekten, alsmede (b) dat de gedragingen die Mors Faay verboden wenst te zien niet onrechtmatig zijn, zolang het octrooi niet nietig is verklaard.

4. Voor de vraag of het octrooi bij gebrek aan nieuwheid gedoemd is nietig verklaard te worden is bepalend of de betreffende werkwijze op de prioriteitsdatum al dan niet reeds 'openbaar toegankelijk' was geworden. Van zodanige toegankelijkheid is sprake wanneer de werkwijze anders dan in het geheim is toegepast, zodat de doorsnee vakman desgewenst op legale wijze toegang tot de vinding moet hebben gehad. Wil van niet openbaar toegankelijke toepassing sprake zijn, dan is vereist dat voor derden, die van de werkwijze kennis hebben kunnen nemen, terzake een geheimhoudingsplicht heeft gegolden, dan


wel dat hun ten minste duidelijk is of moet zijn geweest dat de werkwijze hun vertrouwelijk geopenbaard is.

5. Mors stelt dat de geoctrooieerde werkwijze door Mors v.o.f. in de periode voorafgaande aan 17 februari 1988 aan (ten minste) zes aannemers is aangeboden en ook daadwerkelijk is toegepast in (ten minste) drie woningen, zonder dat daarbij van vertrouwelijkheid of geheimhouding sprake is geweest. Faay betoogt daar tegenover dat Faay Jan Mors slechts vertrouwelijk heeft geïnformeerd en dat van toepassing van de uitvinding vóór 17 februari 1988 slechts sprake is geweest in een enkele proefwoning (o.m. aan de Egidiusstraat te Amsterdam), die destijds bewoond waren en mitsdien niet openbaar toegankelijk.

6. Naar het voorlopig oordeel van de president is de uitvinding voorafgaande aan de prioriteitsdatum inderdaad in zodanige mate bekend geworden dat van openbare toegankelijkheid in de zin van art. 2.2 Row/54.2 EOV gesproken moet worden. Vast staat dat GP 21-plafonds in die periode door Mors v.o.f. in enkele - blijkens de door Mors overgelegde weekstaten: drie - (proef)woningen zijn aangebracht. Dat die woningen bewoond waren kan niet hebben verhinderd dat het daar mogelijk aanwezige personeel van de hoofdaannemers van de werkwijze heeft kennis genomen; bovendien kan iedere belangstellende zich ook na de montage gedurende de renovatie vergewist hebben van de wijze van bevestiging van het plafond (door een plaat daarvan op te tillen). Belangrijker is evenwel dat blijkens de door Mors overgelegde stukken door Mors v.o.f. op 2 en 9 februari 1988 in alle openheid offertes van de geoctrooieerde systeemplafonds aan een tweetal aannemers zijn gedaan, in één geval zelfs met een bijgevoegde schets van het ophangsysteem die nagenoeg overeenstemt met de bij het octrooischrift behorende tekening. Dat de heer J.A. Mors door een en ander wellicht de bedongen vertrouwelijkheid heeft geschonden - Mors betwist het vertrouwelijk karakter van de mededelingen van Faay aan J.A. Mors overigens - leidt er niet toe dat de bekendheid van de genoemde aannemers en eventuele andere derden met de uitvinding het karakter van openbaarheid mist.

7. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat een serieuze, geenszins te verwaarlozen kans aanwezig is dat het omstreden octrooi de nietigheidsprocedure niet zal overleven. Eventuele inbreukacties die Faay in kort geding tegen Mors of haar afnemers en leveranciers mocht instellen, zullen derhalve hoogstwaarschijnlijk falen, wanneer de gedaagden het nietigheids-verweer opwerpen.

Onder die omstandigheden handelt Faay tegenover Mors als haar concurrent onrechtmatig door haar aanspraken op grond van het octrooi tegenover (potentiële) afnemers en leveranciers van Mors als onaantastbaarder af te schilderen dan gerechtvaardigd is.

8. Mors kan er daarom aanspraak op maken - en heeft er, gezien haar concurrentiepositie ook een spoedeisend belang bij - dat Faay in kort geding wordt verboden op zodanige wijze onrechtmatig te handelen. Het gevorderde onder (1) is evenwel slechts toewijsbaar in voege als na te melden, nu Faay er terecht op heeft gewezen dat haar bezwaarlijk kan worden verboden zich op het standpunt te stellen dat Mors inbreuk maakt op haar octrooi, nu in confesso is dat eiseres dat juist wel doet. Het onder (2) gevorderde is eveneens, als na te melden, toewijsbaar, nu het een maatregel is die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van Mors, zonder afbreuk te doen aan de rechtsgevolgen van de betreffende exploiten voor het geval het octrooi uiteindelijk toch rechtsgeldig mocht worden bevonden. Voor toewijzing van de vordering sub (4) bestaat in het kader van dit kort geding naar het oordeel van de president geen aanleiding, nu een opgave als daar verlangd enerzijds Mors inzicht zou verschaffen in het bedrijfsdebiet van Faay, terwijl anderzijds de aldus benaderde gegadigden veelal reeds voor een plafond van Faay zullen hebben gekozen, zodat van die maatregel weinig heil te verwachten valt.

9. Dit alles leidt tot de volgende beslissing. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Faay in de proceskosten te worden verwezen.

Beslissing: De president

Verbiedt Faay met onmiddellijke ingang aan afnemers en/of leveranciers van Mors of aan anderen - anders dan in rechte -mededelingen te doen waarin wordt gesteld dat het in het verkeer brengen of toepassen van de MR 20-systeemplafonds van Mors op grond van gedaagdes octrooi niet geoorloofd is;

Verbiedt Faay terzake van het ten processe bedoelde octrooi desbewustheidsexploiten (als bedoeld in art. 43 lid 2 Row) aan derden te doen uitbrengen zonder dat daarin is aangegeven dat in dit kort geding is geoordeeld dat er een geenszins te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi (met terugwerkende kracht) zal worden nietig verklaard;

Bepaalt dat Faay een dwangsom zal verbeuren van ƒ 50.000,- voor iedere keer dat zij een van deze verboden mocht overtreden;

Veroordeelt Faay in de kosten van het geding, aan de zijde van Mors tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 1.850,-. Enz.

Nr 21. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 7 juli 1994.

(grondbewerkingsmachine)

Mrs JJ. Brinkhof, J.F. van Nieuwkuyk en G. Hamaker.

Art. 2A Rijksoctrooiwet. Het hof acht een aanzienlijke kans aanwezig dat in de nietig

heidsprocedure zal worden geoordeeld, dat de stap die een deskundige, gesteld voor het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing wil bieden - voor het onderkennen van welk probleem overigens geen inventiviteit vereist is — moet zetten om tot de geoctrooieerde voorziening te komen, onvoldoende inventief te achten is. Gelet op de stand van de techniek zijn de voorgestelde maatregelen immers als op het relevante tijdstip voor een deskundige voor de hand liggend aan te merken.

C. van der Lely N.V. te Maasland, appellante, tevens incidenteel geïntimeerde in het incidenteel appel [in kort geding], procureur Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper,

tegen 1. Sieberg B.V. te Veenendaal, en 2. Eberhardt Pflüge GmbH te Waldstetten, Bondsrepubliek

Duitsland, geïntimeerden, tevens appellanten in het incidenteel appel [in kort geding], procureur Mr G.M.H. Hoogvliet, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amersterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 22 februari 1993 (Mr H.J. van den Hul).

2. De feiten In dit geding wordt van het navolgende uitgegaan:

- Van der Lely is houdster van het Nederlandse octrooi 179439, aangevraagd op 25 augustus 1975 en haar verleend met dagtekening van 19 augustus 1986 voor een "Grondbewerkingsmachine"; - conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

"Grondbewerkingsmachine voorzien van een gestel, waaraan een aantal bewerkingsorganen is aangebracht, die in een zich dwars op de voortbewegingsrichting van de machine uitstrekkende rij naast elkaar zijn opgesteld en om althans nagenoeg verticale assen motorisch aandrijfbaar zijn, waarbij twee naast elkaar opgestelde bewerkingsorganen in tegengestelde zin roteren en elk bewerkingsorgaan ten minste één op een afstand van de rotaties (lees: rotatieas) van het bewerkingsorgaan opgesteld element bevat, dat zich naar beneden uitstrekt en de bewerkingselementen van twee naast elkaar opgestelde bewerkingsorganen elkaar overlappende stukken grond bewerken, waarbij gerekend in de voortbewegingsrichting achter de rij bewerkingsorganen een van grondverdichtende elementen voorziene rol is aangebracht, die tijdens het bedrijf ten minste een deel van het gewicht van de machine draagt, met het kenmerk, dat in bovenaanzicht gezien tussen de rol en de rij bewerkingsorganen - daar waar de stroken grond bewerkt door de bewerkingselementen elkaar overlappen -


een inrichting aanwezig is voor het opvangen en onder verdelen zijdelings geleiden van de bewerkte aarde";

- een uitvoeringsvoorbeeld volgens fig. 1 van het octrooischrift is ... [onderstaand; Red.] afgebeeld. Daarop zijn de overlappende stroken grond ingetekend en is A de rijrichting. De bewerkingsorganen zijn aangeduid met 5, de rol met 51 en de inrichting volgens het kenmerk met 61;

- Eberhardt brengt, door tussenkomst van Sieberg als haar importeur/distributeur, in Nederland in het verkeer een grond-bewerkingsmachine (een zogenaamde rotorkopeg) die is voorzien van een tussen de rol en de rij bewerkingsorganen aangebrachte zogenaamde egalisatiebalk. Een kopie van een detailfoto waarop de egalisatiebalk zichtbaar is wordt hieronder afgebeeld;

Egalisatiebalk achter, traploos in hoogte verstelbaar voor kluitenterugvoer in het verkruimelingsproces. Daardoor ook onder ongunstige omstandigheden een ideaal zaaibed realiseerbaar. (Optie)

- Van der Lely heeft op 28 april 1992 aan Sieberg een desbe-wustheidsexploit doen betekenen.

3. De vorderingen, de grondslag en het verweer 3.1. Van der Lely vordert - na vermindering van eis -

zakelijk weergegeven: 1. een verbod inbreuk te maken op het Nederlandse octrooi

179.439; 2. een bevel tot het verschaffen van een lijst van afnemers; 3. een bevel aan bedoelde afnemers een mededeling te stu

ren dat de aan hen geleverde inrichting naar het voorlopig oordeel van de President inbreuk maakt op het octrooi van Van der lely, met aanbieding die inrichting terug te nemen dan wel te modificeren;

alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Eberhardt c.s. in de kosten.

3.2. Van der Lely grondt haar vordering op de stelling dat Eberhardt c.s. door het in het verkeer brengen van rotorkop-eggen voorzien van een egalisatiebalk tussen rol en bewerkingsorganen, inbreuk maken op haar octrooi.

3.3. Eberhardt c.s. voeren gemotiveerd verweer. 4. Beoordeling van de vorderingen 4.1. Eberhardt c.s. betwisten allereerst het spoedeisend ka

rakter van de vorderingen. Zij stellen daartoe dat Van der Lely reeds in januari 1992 op de hoogte was van de uitvoering van de rotorkopeg van Eberhardt.

Van der Lely stelt daartegenover dat zij eerst nog heeft getracht de zaak met Eberhardt in der minne te schikken. Eerst in november/december 1992 is haar duidelijk geworden dat Eberhardt niet tot overleg bereid was.

4.2. Aan Eberhardt c.s. kan worden toegegeven dat een periode van 12 maanden tussen het ontstaan van een vermoeden van inbreuk en het vragen van een datum voor een kort geding te lang is, indien de octrooihouder in de tussenliggende periode heeft stilgezeten.

Van der Lely heeft op 28 april 1992 een desbewustheidsex-ploit doen uitbrengen, hetgeen niet onredelijk lang is na de Landbouw RAI 1992, waar medewerkers van Van der Lely de rotorkopeg van Eberhardt hebben gezien. Niet bestreden is dat toen (in april) het "verkoopseizoen" 1992 eigenlijk al voorbij was, zodat voor Van der Lely de druk van de ketel was. Evenmin is bestreden dat door Van der Lely en (de Duitse octrooigemachtigde van) Eberhardt een afspraak is gemaakt voor september 1992, welke afspraak door omstandigheden niet is doorgegaan. Nieuwe pogingen om tot een afspraak te komen hadden geen succes, blijkbaar omdat Eberhardt niet (langer) bereid was de onderhavige kwestie te regelen. Ondertussen stond het verkoopseizoen 1993 voor de deur, waarop Van der Lely het onderhavige kort geding heeft aangespannen.

Onder de geschetste omstandigheden kan niet worden gezegd dat Van der Lely te lang heeft stilgezeten, waarbij wordt aangetekend dat in kort geding bezwaarlijk de juistheid van de stelling van Eberhardt kan worden onderzocht dat het Van der Lely aanstonds duidelijk moet zijn geweest dat zij niet tot een minnelijke regeling bereid was. Het desbetreffende verweer van Eberhardt c.s. wordt verworpen.

4.3. Vervolgens stellen Eberhardt c.s. dat zij geen inbreuk maken op het octrooi van Van der Lely. De President begrijpt dit verweer aldus dat zij niet bestrijden directe dan wel indirecte inbreuk te plegen indien de egalisatiebalk geacht wordt te vallen binnen de beschermingsomvang van bedoeld octrooi. Het feit dat de egalisatiebalk slechts een accessoire is (waarvoor op de rotorkopeg bevestigingsmiddelen zijn aangebracht) speelt alleen een rol bij de aard van de eventueel toe te wijzen vorderingen.

Door Van der Lely is niet betwist dat de egalisatiebalk een volkomen rechte balk is zonder uitstulpingen, die in de breedte-richting van de machine in hoogte verstelbaar tussen de rij bewerkingselementen en de rol is opgesteld.

4.4. De vakman die de hoofdconclusie van het octrooi leest zal daarin - naar Eberhardt c.s. terecht opmerken - geen constructieve maatregelen aantreffen maar slecht leren dat een inrichting volgens het octrooi moet voldoen aan een aantal "topografische" en functionele kenmerken, te weten zich bevinden tussen de rol en de rij bewerkingsorganen daar waar de bewerkte stroken grond elkaar overlappen, met als doel het


opvangen en onder verdelen zijdelings geleiden van de bewerkte aarde.

Indien de vakman vervolgens te rade gaat bij de beschrijving en de tekeningen wordt hij uitsluitend gewezen op de in figuur 1 getoonde inrichtingen 61 ("snorren"). Uit blz. 1, regel 24-26 en uit conclusie 2, waar wordt gesproken van een zich "zijwaarts uitstrekkend verdeelorgaan" zal de vakman begrijpen dat het octrooischrift zich niet beperkt tot een verzameling afzonderlijke middelen, maar dat ook een inrichting wordt beschermd die zich over (vrijwel) de gehele werkbreedte van de machine uitstrekt, mits die inrichting is voorzien van middelen voor het ter plaatse van de overlappende stroken grond opvangen en onder verdelen zijdelings geleiden van de bewerkte aarde. Hij zal hieruit niet leren dat de beschermingsom-vang zich uitstrekt tot de op zichzelf reeds bekende vlakke egalisatiebalk.

4.5. Indien de vakman ter bevestiging hiervan het verleningsdossier raadpleegt zal hij het bovenstaande bevestigd vinden. Immers, in de door Van der Lely overgelegde brief van 5 februari 1985 schrijft de Octrooiraad: "Onderscheidend is dan dat gerekend in de voortbewegingsrichting van de machine achter elk overlappingsgebied en in bovenaanzicht gezien tussen de rij bewerkingsorganen en de rol een afzonderlijke inrichting is aangebracht voor het zijdelings (..) verdelen van de bewerkte aarde. De aanduiding "afzonderlijk" moet in het onderscheidend kenmerk van conclusie 1 worden opgenomen, om te voorkomen dat uitsluitende rechten worden gegeven voor een doorlopend balk- of stripvormig orgaan, zoals later door aanvraagster werd ontwikkeld" (cursivering Pres.).

Van der Lely heeft hierop bij brief van 2 augustus 1985 een nieuwe conclusie 1 aan de Octrooiraad gezonden, waarin het woord "afzonderlijk" niet was opgenomen. Zij wijst er daarbij op dat de door de Octrooiraad gesignaleerde latere ontwikkeling betreft een in de openbaarmaking 175.251 beschreven specifiek aangebracht en opgesteld balkvormig orgaan, dat is te beschouwen als een species van het genus volgens de aanvrage voor het octrooi 179.439. De Octrooiraad heeft vervolgens de voorgestelde conclusie (dus zonder het woord "afzonderlijk") aanvaard.

4.6. Terecht stelt Van der Lely - zakelijk weergegeven -dat daaruit de bedoeling van de Octrooiraad blijkt ook bescherming te verlenen voor één enkel, over de hele breedte van de machine opgesteld verdeelelement. Van der Lely wijst erop dat de Octrooiraad daarbij als voorbeelden noemt "doorlopende balk of stripvormig orgaan". Van der Lely ziet daarbij echter over het hoofd dat de Octrooiraad daaraan de hierboven gecursiveerde woorden heeft toegevoegd. Daaruit blijkt dat de Octrooiraad niet het oog had op de reeds bekende vlakke egalisatiebalk, maar op het specifiek door Van der Lely ontwikkelde doorlopend balk- of stripvormig orgaan voorzien van uitstulpingen voor het zijdelings geleiden van bewerkte aarde ter plaatse van de overlappende stroken grond, zoals beschreven in de openbaarmaking 175.251.

De beschermingsomvang is dus in elk geval beperkt in die zin dat een vlakke egalisatiebalk die niet is voorzien van middelen om ter plaatse van de overlappende stroken grond de bewerkte aarde zijdelings te geleiden, daar buiten valt.

4.7. Dat een vlakke egalisatiebalk wel geschikt is voor het opvangen en terugwerpen van onvoldoende bewerkte aarde naar de bewerkingsorganen (een functie waartoe de inrichtingen 61 uit figuur 1 nauwelijks geschikt lijken, de meeste onbewerkte aarde zal immers niet bij die inrichtingen terecht komen) maakt geen verschil, nu uit conclusie 1 en de beschrijving moet worden afgeleid dat het zijdelings geleiden wezenlijk is voor de uitvinding. Dit wordt bevestigd door de beschrijvingsinleiding van de aanvrage 75.09993 waarin het tegengaan van "ruggen" in de overlappende stroken grond als enig doel van de uitvinding staat vermeld.

4.8. De conclusie luidt dat met een rotorkopeg voorzien van de door Eberhardt c.s. als optie geleverde egalisatiebalk geen inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Van der Lely. Dit houdt in dat de vorderingen van Van der Lely moeten worden afgewezen, met veroordeling van Van der Lely in de kosten van dit kort geding.

Eberhardt c.s. menen dat Van der Lely (vanwege het door haar op het laatste moment verminderen van de eis wegens het verstrijken van de geldigheidsduur van NO 179.964) "de facto terzake van twee afwijzingen veroordeeld moet worden". De President begrijpt deze rijkelijk kryptische formulering aldus dat bij de toeschatting van het salaris rekening moet worden gehouden met de tijd besteed aan het ingetrokken deel van de vordering. Dat - niet door Van der Lely bestreden - standpunt komt in beginsel juist voor.

4.9. Eberhardt c.s. voeren als meer subsidiair verweer dat het octrooi van Van der Lely in een door hen aanhangig te maken bodemprocedure nietig zal worden verklaard, althans dat de kans daartoe zodanig is dat een inbreukverbod in kort geding niet op zijn plaats is.

Eberhardt c.s. voeren daartoe drie gronden aan. In de eerste plaats is het octrooi nietig op grond van art. 51

lid 1 sub c van de Rijksoctrooiwet (ROW) omdat het onderwerp niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage.

In de tweede plaats volgt uit de Duitse Offenlegungsschrif-ten 1.807.202, 1.757.038 en 2.132.676 alsmede het Amerikaanse octrooischrift 2.132.676 dat de in NO 179.439 beschermde uitvinding niet nieuw, althans niet inventief was.

In de derde plaats volgt de nietigheid uit de herroeping in twee instanties van het Duitse paralleloctrooi 2.637.830.

4.10. Gelet op het onder 4.8 gegeven oordeel behoeft dit verweer, dat niet a priori onjuist voorkomt, geen bespreking. Niettemin wordt opgemerkt dat, naar Eberhardt c.s. ter zitting hebben erkend, onder het op het onderhavige octrooi toepasselijke art. 51 lid 1 zoals dat vóór 1 december 1987 luidde, het als eerste gestelde geen grond tot nietigverklaring van het octrooi oplevert.

Hoewel dat in de eerste alinea van par. 4.3 van de pleitnota van de advocaat van Eberhardt c.s. zou kunnen worden gelezen, vormt ook het herroepen van een paralleloctrooi door een buitenlandse octrooiinstantie of -rechter geen nietigheidsgrond. Eberhardt c.s. hebben dat uiteraard ook niet zo bedoeld. Kennelijk bedoelen zij dat zij aan hun vordering tot nietigverklaring ook het Duitse Offenlegungsschrift 1.927.422 ten grondslag zullen leggen, waarop de Duitse beslissingen zijn gestoeld en dat uit de Duitse beslissingen blijkt dat die anticipatie serieus moet worden genomen. In hoeverre dat juist is kan zonder kennisneming van bedoeld document, dat niet is overgelegd, niet worden beoordeeld. Juist is echter dat bij het bepalen van de kans op nietigverklaring het oordeel van buitenlandse (en met name Duitse) instanties/rechters dient te worden meegewogen.

5. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: Wijst de vorderingen af. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit kort geding, tot op

deze uitspraak aan de kant van gedaagden begroot op ƒ 550,-voor griffierecht en ƒ 5000,- voor salaris. Enz.

b) Het Hof, enz.

Beoordeling van het hoger beroep in het incidenteel en principaal appel 5. Door de grieven wordt het geschil in volle omvang aan

het oordeel van het hof onderworpen. 6. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Van der Lely is houdster van het Nederlands octrooi

179.439, aangevraagd op 25 augustus 1975 en haar verleend met dagtekening van 19 augustus 1986 voor een "Grond-bewerkingsmachine ".

b. Conclusie 1 van dit octrooi luidt: [zie vorenstaand vonnis Pres.; Red.].

c. Een uitvoeringsvoorbeeld volgens figuur 1 van het octrooischrift wordt hieronder afgebeeld [zie eveneens vorenstaand vonnis Pres.; Red.]. Daarop zijn de overlappende stroken grond ingetekend en is A de rijrichting. De bewerkingsorganen zijn aangeduid met het cijfer 5, de rol met het cijfer 51 en de inrichting volgens het kenmerk met het cijfer 61.


d. Eberhardt brengt, door tussenkomst van Sieberg als haar importeur/distributeur, in Nederland in het verkeer grond-bewerkingsmachines (zogenaamde rotorkopeggen) die kunnen worden voorzien van een tussen de rol en de rij bewerkingsorganen aangebrachte zogenaamde egalisatiebalk. Deze egalisatiebalk heeft een rechthoekige doorsnede, is recht en heeft geen uitstulpingen.

e. Inmiddels hebben Sieberg en Eberhardt een procedure aanhangig gemaakt tot nietigverklaring van het octrooi van Van der Lely.

7. Partijen zijn verdeeld zowel over de vraag of de door Sieberg en Eberhardt verhandelde machine onder de bescher-mingsomvang van het octrooi van Van der Lely valt, als over de vraag of een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi in de nietigheidsprocedure geheel of gedeeltelijk zal worden nietigverklaard.

8. In aanmerking nemende dat: (i) uit het octrooi van Van der Lely blijkt dat uit de Neder

landse octrooiaanvrage 6807548 een machine bekend was van de soort waartoe de machine volgens het octrooi van Van der Lely behoort, voorzien van een verdeelinrichting, die gerekend in de voortbewegingsrichting van de machine is opgesteld vóór het overlappingsgebied tussen twee bewerkingsorganen en wel vóór die overlappingsgebieden waarin de bewerkingsorganen naar voren bewegen, met behulp van welke constructie de door de bewerkingsorganen naar voren verplaatste aarde kan worden opgevangen en verdeeld, waarna deze aarde via de respectieve bewerkingsorganen naar achteren kan afvloeien;

(ii) dat op 19 juni 1969 ter inzage is gelegd een Duits Offenlegungsschrift 1.807.202 ten name van Van der Lely betreffende een "Bodenbearbeitungsmaschine" welke voorzien is van een gestel, waaraan naast elkaar een aantal bewerkingsorganen is aangebracht, welk Offenlegungsschrift in figuur 4 een machine openbaart waarbij zich - gerekend in de voortbewegingsrichting - achter de bewerkingsorganen "eine Abschirmkappe" bevindt, welke "durch Druckfedern gegen den Boden gedrückt ... so dass der bearbeitete Boden geebnet wird";

(iii) dat op 23 maart 1968 ter inzage is gelegd een Duits Offenlegungsschrift 1.757.038 ten name van Van der Lely betreffende een "Bodenbearbeitungsmaschine" welke voorzien is van een gestel, waaraan naast elkaar een aantal bewerkingsorganen is aangebracht, welke Offenlegungsschrift in de figuren 1, 2 en 6 een machine openbaart waarbij zich -gerekend in de voortbewegingsrichting - achter de bewerkingsorganen "einen Schutten" bevindt waarmee "der ganze bearbeitete Gelandestreifen zur Bildung eines gewünschten Saat-beetes weiter geebnet werden";

(iv) dat op 10 februari 1972 ter inzage is gelegd een Duits Offenlegungsschrift 2.132.676 betreffende een "landwirtschaft-liches Bodenbearbeitungsgerat", welk Offenlegungsschrift in de figuren 1 en 2 een machine openbaart waarbij zich - gerekend in de voortbewegingsrichting - achter het bewerkingsorgaan en vóór een "Glattwalze" "nivellierend wirkende Gleit-schiene" bevinden; is het hof voorshands van oordeel dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi van Van der Lely zo al niet in zijn geheel zal worden nietigverklaard omdat datgene waarvoor octrooi is verleend, voor een deskundige op het relevante tijdstip, gegeven de stand van de techniek, voor de hand lag, in ieder geval om die reden zal worden nietigverklaard voorzover onder bescherming is gesteld een machine voorzien van een egalisatiebalk als door Sieberg en Eberhardt in het verkeer gebracht.

9. Ter verduidelijking van het voorgaande voegt het hof hieraan nog het volgende toe.

Blijkens de beschrijving van de uitvinding doet zich bij de reeds bekende machine het probleem voor dat onder ongunstige omstandigheden, zoals bijvoorbeeld kunnen voorkomen op zware gronden tijdens een nat voor- respectievelijk najaar, die machine niet altijd in staat is de samenhang van de aarddelen voldoende te verbreken waardoor een onregelmatige structuur van het te vormen zaaibed kan ontstaan (octrooischrift bladzijde 1, regels 16 e.v.).

Uit de beschrijving blijkt voorts dat dit probleem zich manifesteert daar waar de stroken grond bewerkt door de bewerkingselementen elkaar overlappen; daar immers moet de voorziening volgens het octrooi haar werk verrichten (octrooischrift bladzijde 1, regels 24 e.v.).

Tenslotte blijkt uit de beschrijving dat toepassing van de voorgestelde constructie de mogelijkheid geeft om, indien onvoldoende verkruimelde aarde aanwezig is, deze opnieuw binnen het werkbereik van de bewerkingselementen van de respectieve bewerkingsorganen te brengen, terwijl verder een homogene verdeling van de voldoende verkruimelde aarde in zijwaartse richting kan worden gestimuleerd (octrooischrift bladzijde 1, regels 27 e.v.).

Het hof nu acht een aanzienlijke kans aanwezig dat in de nietigheidsprocedure zal worden geoordeeld, dat de stap die een deskundige, gesteld voor het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing wil bieden - voor het onderkennen van welk probleem overigens geen inventiviteit vereist is - moet zetten om tot de geoctrooieerde voorziening te komen, onvoldoende inventief te achten is - hetzij omdat het, gelet op het feit dat de vanouds bekende over de grond voortgetrokken sleepbalk (mede) tot effect heeft dat aarddelen worden voortbewogen in de bewegingsrichting en zijdelings worden verdeeld, voor de hand ligt achter de bewerkingsorganen een voorziening als de traditionele sleepbalk aan te brengen die de onvoldoende verkruimelde aarde opnieuw binnen het werkbereik van de bewerkingselementen brengt en aarde zijwaarts verdeelt; - hetzij omdat het, in het licht van de Nederlandse octrooiaanvrage 6807548, voor de hand ligt (ook) een verdeelinrichting te plaatsen achter de bewerkingsorganen, gelet op de werking van zo'n verdeelinrichting; - hetzij omdat het, in het licht van de Duitse Offenlegungs-schriften 1.807.202 en 1.757.038 met hun egalisatie-inrichtingen achter de bewerkingsorganen en in het licht van het Duitse Offenlegungsschrift 2.132.676 met zijn egalisatieinrichting tussen de bewerkingsorganen en de "Glattwalze", voor de hand ligt een verdeelinrichting als in genoemde Nederlandse octrooiaanvrage achter de bewerkingsorganen en vóór de rol aan te brengen.

10. Uit dit oordeel vloeit voort dat de president terecht de vorderingen van Van der Lely heeft afgewezen, dat de daartegen gerichte grieven geen afzonderlijke bespreking behoeven en dat het vonnis in dit opzicht moet worden bekrachtigd.

11. Grief 3 van Van der Lely bestrijdt het oordeel van de president dat bij de toeschatting van het salaris rekening moet worden gehouden met de tijd door de advocaat van Sieberg en Eberhardt besteed aan het door Van der Lely op een laat moment ingetrokken deel van de vordering. Deze grief gaat niet op. Het hof acht het oordeel van de president juist. Van der Lely voert wel aan dat ten laste van haar een salaris is toe-geschat "als waren er twee afzonderlijke kort gedingprocedures gevoerd", doch daarvan blijkt niets. Uit de kosten-veroordeling is slechts op te maken dat de president - terecht - rekening heeft gehouden met de gecompliceerdheid van de zaak welke mede werd bepaald door de op een laat tijdstip ingetrokken vordering.

Beslissing in het incidenteel en principaal appel: Het gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en

veroordeelt Van der Lely in de kosten van het hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Sieberg en Eberhardt begroot op ƒ 7.500,-. Enz.


Nr 22. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 8 november 1994.

(etiketteertang)

Mr E.J. Numann.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. De etiketteertang van gedaagde is voorzien zowel van een

wegklappende bodem als van een klepje aan de bovenzijde van het huis ter plaatse waar zich de ruimte voor de etiketten-voorraadrol bevindt, welk klepje een opening afsluit via welke eveneens een rol kan worden ingelegd. Het feit dat bij die tang in de ruimte tussen bodem en (ruimte voor de) etikettenrol twee nokjes aanwezig zijn, die iets minder dan 1 cm in de tussenruimte uitsteken, heeft niet tot gevolg dat die tang niet meer beantwoordt aan het deelkenmerk van de conclusie dat in het inwendige van het huis de ruimte tussen de bodem en etiketten-voorraadrol ter breedte van de etiketten vrij is van ingebouwde delen, zodat de etikettenvoorraadrol door de opening die door de uitgezwenkte transportinrichting is vrijgegeven "losjes" -zijnde de juiste vertaling van het woord "lose" - van onderaf in het huis kan worden ingelegd. De enkele aanwezigheid van het extra klepje in de bovenzijde van de tang (naast de wegklapbare/uitzwenkbare bodem) is octrooirechtelijk vanzelfsprekend irrelevant, terwijl het aanbrengen van voorzieningen in de tussenruimte tussen bodem en etikettenrolruimte een etiketteertang niet eerder buiten het bereik van de conclusie brengt, dan indien het inleggen van een etikettenvoorraadrol vanaf de onderzijde verhinderd wordt, dan wel zo zeer bemoeilijkt dat die wijze van laden zoveel omslachtiger of tijdrovender wordt dan het inleggen van de rol vanaf de bovenzijde van de tang, dat een redelijk handelende gebruiker de voorkeur zal geven aan de laatstbedoelde methode. Daarvan is bij de etiketteertang van gedaagde geen sprake.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Mer-kenwet.

Het teken Compact, dat, mede gelet op de stylering daarvan, bepaald niet louter als generieke aanduiding voor een compact apparaat wordt gebruikt, vertoont alleen al in auditief opzicht een zo sterke gelijkenis met het merk Contact dat er bij het in aanmerking komende publiek - zoals kopers -gevaar voor associatie tussen teken en merk aanwezig is.

1. Klaus-Dieter Hermann te Hirschhom, Bondsrepubliek Duitsland, en

2. K-D Hermann GmbH te Hirschhorn, Bondsrepubliek Duitsland, eisers [in kort geding], procureur Mr G.M.H. Hoogvliet, advocaat Mr R.J. Prins te Amsterdam,

tegen Gerardus Johannes Albertinus Maria Frankhuizen, h.o.d.n.

J.F. Etiketteerbenodigdheden, te Wijk bij Duurstede, gedaagde [in kort geding], procureur Mr R. Kossen, advocaat Mr J.H. van der Velden te Utrecht.

Overwegingen ten aanzien van het recht: 1. In dit kort geding kan van het navolgende worden uit

gegaan. a. Hermann is houder van het Europees octrooi nummer

0039803, hem op 7 augustus 1985 verleend met prioriteitsdatum 8 mei 1980 onder meer voor Nederland, voor een hand-etiketteertoestel - hierna ook: het octrooi.

b. Conclusie 1 van het octrooischrift luidt: Handetikettiergerat mit einem Gehause (1), bei dem ein Etikettenband (53) von einem Etikettenvorratswickel (11) im Gehause (11)1) zu einer Umlenkkante (36) und von dieser zu einem im Bereich unterhalb des Etiket-tenvorratswickels (11) vorgesehenen, durch einen Hand-bedienhebel (2) über eine StoBklinke (22) schrittweise antreibbaren, das Tragerband formschlüssig fördernden Transportrad (26) mit Rücklaufsperre (40) geführt ist, wobei die Umlenkkante (36) dem vorderen, dem Hand-

y) De president leest: (1).

bedienhebel (2) abgewandten Ende des Gerates zuge-wandt ist und ferner als gemeinsame Transportvorrich-tung (4) das Transportrad (26) mit Rücklaufsperre (40) sowie die Umlenkkante (36) an einem Gerateboden (3) angebracht sind, der urn eine geratefeste, im rückwarti-gen Bodenbereich angeordnete Achse (33) aus dem Gehause (1) ausschwenkbar ist, dadurch gekennzeich-net, daB zum vollstandigen Ausschwenken der Trans-portverrichtung (4) aus dem Gehause (1) in der Ruhe-lage die Anlenkachse (23) der StoBklinke (22) zumindest etwa mit der Schwenkachse (33) des Bodens (3) fluch-tet und daB im Inneren des Gehauses (1) der Bereich zwischen Boden (3) und Etikettenvorratswickel (11) in Etikettenbreite frei von Einbauten ist, so daB der Etikettenvorratswickel (11) durch die von der herausge-schwenckten Transportverrichtung (4) freigegebene Öff-nung hindurch. lose von unten in das Gehause (1) einlegbar ist. Bij het octrooischrift behoren onder meer de navolgende

F>9 2

c. Hermann GmbH is krachtens een exclusieve octrooilicentie van Hermann gerechtigd het geoctrooieerde handetiket-teringstoestel - hierna: de etiketteertang - te vervaardigen en te verhandelen.

d. Hermann GmbH is rechthebbende op het woordmerk/ beeldmerk 'Contact' zoals op 23 april 1985 gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau en aldaar onder nummer 410177 ingeschreven voor - kort gezegd - etiketteertoestellen.

e. Hermann GmbH fabriceert sedert enkele jaren onder het gedeponeerde merk een etiketteertang met de geoctrooieerde kenmerken, die hier te lande door een sub-licentiehouder in het verkeer wordt gebracht.

f. Frankhuizen is in de loop van dit jaar met een door hem geïmporteerde etiketteertang op de Nederlandse markt gekomen, voorzien van het merk 'LM Compact'. Nadat hem namens eisers te kennen was gegeven dat met die etiketteertang inbreuk werd gemaakt op het octrooi en met het gebruik van het teken 'LM Compact' inbreuk op het merkrecht van Hermann GmbH, heeft Frankhuizen in augustus van dit jaar de handel in zijn etiketteertang opgeschort. Nadat in de hem geleverde tang door de fabrikant de nader te bespreken modificatie


was aangebracht en het merk was gewijzigd in 'Prokent', heeft Frankhuizen de verhandeling van de etiketteertang hervat.

2. Eisers stellen dat de thans door Frankhuizen verhandelde etiketteertang nog steeds inbreuk maakt op het octrooi en dat Frankhuizen voorts nog immer gebruikt maakt van het merk Compact en dat dat teken overeenstemt met het merk Contact. Frankhuizen voert gemotiveerd verweer, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde komt. Het door eisers gestelde spoedeisende belang bij het door hen gevorderde is door Frankhuizen niet bestreden en volgt uit de aard van het gevorderde.

Octrooi inbreuk? 3. Eisers hebben ter terechtzitting een drietal etiketteer

tangen getoond die achtereenvolgens door Frankhuizen hier te lande op de markt zouden zijn gebracht. Van de eerste - een beigekleurige tang, ter zitting gemerkt A - , die een nagenoeg getrouwe kopie van de geoctrooieerde tang vormt, zoals die door Hermann GmbH wordt vervaardigd, en die zonder twijfel inbreukmakend is, heeft Frankhuizen betwist dat hij die ooit heeft verhandeld. De tweede getoonde etiketteertang - B — is de tang waarin Frankhuizen in augustus jl. de handel heeft opgeschort. Dat ook die inbreuk op het octrooi maakt, wil Frankhuizen blijkbaar - terecht - niet bestrijden. De derde tang - C - is het model dat thans door hem wordt verhandeld. De tangen B en C zijn beide voorzien van zowel van een weg-klappende bodem als in het octrooischrift bedoeld, als van een klepje aan de bovenzijde van het huis ter plaatse waar zich de ruimte voor de etikettenvoorraadrol bevindt, welk klepje een opening afsluit via welke eveneens een rol kan worden ingelegd.

4. Vooropgesteld wordt dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi volgens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag bepaald wordt door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

5. Uit conclusie 1 van het octrooischrift blijkt - naar tussen partijen ook niet in geschil is - dat het kenmerk van die conclusie uiteenvalt in twee deelkenmerken, te weten

(a) dat de scharnierbevestigingsas (23) van de stootklink (22) in de ruststand (gesloten toestand) op één lijn ligt, althans ongeveer, met de zwenkas (33) van de bodem (3), zodat de transportinrichting (4) van de etikettenstrook volledig uit het huis (1) kan zwenken; en

(b) dat in het inwendige van het huis (1) de ruimte tussen de bodem (3) en etikettenvoorraadrol (11) ter breedte van de etiketten vrij is van ingebouwde delen, zodat de etikettenvoorraadrol (11) door de opening die door de uitgezwenkte transportinrichting (4) is vrijgegeven, Vose'van onder afin het huis (1) kan worden ingelegd.

6. Frankhuizen betoogt dat het woord 'lose' (in de Franse en Engelse vertaling van het octrooischrift vertaald met resp. 'par chargement libre' en 'loosely') overeenkomt met het Nederlandse woord 'losjes' en dat daarvan geen sprake (meer) is bij de thans door hem verhandelde etiketteertang (C). Daarin is namelijk een voorziening aangebracht die volgens hem het van onder inleggen van een etikettenvoorraadrol zozeer bemoeilijkt dat aan deelkenmerk (b) niet meer is voldaan. Frankhuizen doelt hiermede op de aanwezigheid in de ruimte tussen bodem en (ruimte voor de) etikettenrol van twee naast elkaar aan geleideplaat (37) bevestigde nokjes die iets minder dan 1 cm in de tussenruimte uitsteken.

7. Beantwoordt de etiketteertang van Frankhuizen daarmede niet langer aan conclusie 1 van het octrooi omdat van het 'losjes' - hetgeen de president inderdaad de juiste vertaling van het woord lose acht - kunnen inleggen van de rol geen sprake meer is? Naar het voorlopig oordeel van de president is dat geenszins het geval. De enkele aanwezigheid van het extra klepje in de bovenzijde van de tang (naast de wegklapbare/ uitzwenkbare bodem) is octrooirechtelijk vanzelfsprekend al irrelevant. Het aanbrengen van voorzieningen in de tussenruimte tussen bodem en etikettenrolruimte brengt een etiketteertang, zo wordt voorshands geoordeeld, in elk geval niet eerder buiten het bereik van de conclusie dan indien het inleg

gen van een etikettenvoorraadrol vanaf de onderzijde verhinderd wordt, dan wel zozeer bemoeilijkt dat die wijze van laden zo veel omslachtiger of tijdrovender wordt dan het inleggen van de rol vanaf de bovenzijde van de tang, dat een redelijk handelende gebruiker de voorkeur zal geven aan de laatstbedoelde methode.

8. Daarvan is bij de etiketteertang van Frankhuizen geen sprake. Het inleggen van de rol via het klepje aan de bovenzijde van de tang is, naar de octrooigemachtigde van Frankhuizen ter terechtzitting ook ongewild doch overtuigend heeft aangetoond, tamelijk omslachtig doordat de etikettenrol de neiging heeft zich af te wikkelen of uit zijn verband te raken en het loshangende uiteinde van de etikettenstrook met behulp van de zwaartekracht op de juiste wijze door het huis van de tang moet worden gevoerd. Daar staat voor wat betreft het inleggen vanaf de onderzijde slechts tegenover dat om de rol langs de nokjes te voeren enige (geringe) druk moet worden uitgeoefend en deze nokjes op enkele van de buitenste etiketten twee onbetekenende groefjes achterlaten.

9. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de etiketteertang van Frankhuizen inbreuk maakt op het octrooi van Hermann. De vordering onder A. is daarom in elk geval, in voege als na te melden, toewijsbaar. De vorderingen onder C. (voor zover betrekking hebbend op de octrooi-inbreuk) en E. zijn eveneens toewijsbaar als een passend middel om de onrechtmatige toestand te beëindigen. Anders dan Frankhuizen wil, is daarvoor desbewustheid zijnerzijds niet vereist. Wel zal daarbij een beperking in de tijd worden aangebracht tot 19 juli 1994, zijnde de dag waarop Frankhuizen bekend werd met de inbreukclaim van eisers.

10. Voor toewijzing van het onder D. bestaat geen aanleiding, nu namens Frankhuizen ter terechtzitting is opgegeven van wie hij de gewraakte etiketteertang heeft betrokken, zijnde de fabrikant daarvan, Andreas Pscherer, dan wel de gelijknamige GmbH, die eisers reeds als wederpartij uit de Duitse korte gedingen bekend is.

Merkinbreuk? 11. Ingevolge het bepaalde in art. 37A Benelux-Merkenwet

is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu de gestelde merkinbreuken mede in het arrondissement 's-Gravenhage plaatsvinden.

12. Ten processe staat vast dat Frankhuizen het merk LM Compact heeft gebruikt voor de waren waarvoor het merk Contact is ingeschreven. Frankhuizen betoogt evenwel (a) dat hij het gewraakte merk niet meer gebruikt en (b) dat van overeenstemmende tekens geen sprake is.

13. Het argument (a) gaat in zoverre niet op dat eisers ter terechtzitting aanschouwelijk hebben gemaakt dat de aanduiding Compact (naast de aanduiding Prokent) nog steeds op de door Frankhuizen aangeboden etiketteertang voorkomt, en wel op twee plaatsen aan de buitenzijde (op de onderplaat en op de stempelunit), benevens aan de binnenzijde (op de geleideplaat). Het verweer onder (b) wordt voorshands evenzeer verworpen. Wat er zij van de door Frankhuizen beweerde ondergeschiktheid van de aanduiding Compact onder de letters LM, bij het gebruik dat Frankhuizen thans nog van het merk maakt komen die letters niet voor. Het teken Compact dat, mede gelet op de stylering daarvan, bepaald niet louter als generieke aanduiding wordt gebruikt voor compact apparaat, zoals Frankhuizen wil, vertoont alleen al in auditief opzicht een zo sterke gelijkenis met het merk van Hermann GmbH dat er bij het in aanmerking komende publiek - zoals kopers - gevaar voor associatie tussen teken en merk aanwezig is.

14. Ingevolge het bepaalde in art. 13A sub 1 kan Hermann GmbH zich mitsdien verzetten tegen het gebruik door Frankhuizen van het teken Compact voor zijn etiketteertang. De vordering onder B. is derhalve, in voege als na te melden, eveneens toewijsbaar. Gelet op art. 1 van de Wet bestrijding namaak-produkten geldt hetzelfde voor de vordering onder C , voor wat betreft de merkinbreuk.

Voorschot schadevergoeding? 15. Eisers hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat zij

schade hebben geleden als gevolg van de inbreuken op het octrooien het merkrecht. In aanmerking genomen enerzijds dat van desbewustheid in de zin van art. 43 lid 2 ROW tot het


moment waarop de dagvaarding in dit kort geding werd uitgebracht geen sprake is geweest, en anderzijds dat gedaagde een eenmanszaak is (met alle onzekerheden van dien voor toekomstig schadeverhaal) en door zijn handelwijze eisers welbewust tot het maken van kosten van rechtsbijstand heeft genoopt, zal gedaagde worden bevolen bij wijze van voorschot op de vergoeding van de schade waarvoor hij aansprakelijk te achten is, een bedrag van ƒ 10.000,- te voldoen.

16. Een en ander leidt tot de navolgende beslissingen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Frankhuizen in de proceskosten te worden verwezen.

Beslissing: De president Verbiedt Frankhuizen met onmiddelijke ingang na beteke

ning van dit vonnis iedere betrokkenheid bij handelingen die inbreuk maken op Europees octrooi 0039803, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 50.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat hij dit verbod mocht overtreden;

Verbiedt Frankhuizen met onmiddelijke ingang na betekening van dit vonnis iedere betrokkenheid bij handelingen die inbreuk opleveren op het uitsluitend recht op het onder nummer 410177 ingeschreven Benelux-woord/beeldmerk Contact, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 50.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat hij dit verbod mocht overtreden;

Beveelt Frankhuizen binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eisers schriftelijke opgave te verstrekken houdende vermelding van alle afnemers aan wie Frankhuizen sedert 19 juli 1994 inrichtingen heeft afgeleverd, aangeboden of verkocht, die vallen onder de beschermingsom-vang van Europees octrooi 0 039 803 en/of inbreuk maken op het evenvermelde Benelux-merk, en daarbij de data van de betreffende handelingen en de daarbij betrokken hoeveelheid inrichtingen te vermelden, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat hij dit bevel niet mocht nakomen;

Beveelt Frankhuizen om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eisers een afschrift te doen toekomen van een aan al zijn afnemers van na 19 juli 1994 van de inbreukmakende inrichtingen gezonden brief met het verzoek hem in de gelegenheid te stellen de inbreukmakende inrichtingen terstond terug te nemen, onder het aanbod de daarmee in redelijkheid gemoeide kosten te vergoeden, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat hij dit bevel niet mocht nakomen;

Beveelt Frankhuizen om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan eisers te voldoen een bedrag van ƒ 10.000,-ten titel van voorschot op de door eisers in een bodemprocedure te vorderen schadevergoeding.

Veroordeelt Frankhuizen in de kosten van het geding, aan de zijde van eisers tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 2.000,-waarin begrepen het griffierecht.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 23. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 4 maart 1993.

(Ocean Stix/Surimi Sticks)

Mrs J.J. Brinkhof, J.B.A. van den Ende-Wiefkers en C. Eskes.


Geen overeenstemming tussen de merken vanAffish (Ocean Stix, Ocean Chunks en Ocean Crablets) en de tekens van Toorenburg (Surimi Sticks, Surimi Chunks en Surimi Crabbles) voor visprodukten. De totaalindrukken van de merken en tekens worden met name bepaald door de bestanddelen Ocean en Surimi, omdat aannemelijk is dat het publiek de bestanddelen Stix, Sticks en Chunks zal opvatten als aanduidingen van de vorm van de produkten en de bestanddelen Crablets en

Crabbles als aanduidingen van de hoedanigheid van de waar. (Anders president).

Gerard Meinhardus van Toorenburg, h.o.d.n. "Van T Seafood", te Rhoon, appellant [in kort geding], procureur Mr J.F. Langelaar, advocaat Mr Th.J. van 't Hoen te Rotterdam,

tegen Affish B.V. te Rotterdam, geïntimeerde [in kort geding],

procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr E.I.M.C. de Vilder te Amsterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 21 oktober 1991 (Mr C.H.B. Boot).

De vordering van eiseres (hierna: Affish) berust op de grondslag, dat gedaagde (hierna: Van Toorenburg) inbreuk maakt op het merkrecht van Affish. Affish brengt Surimi-produkten op de markt onder de namen Ocean Stix, Ocean Chunks en Ocean Crablets; zij heeft het merkrecht op die namen. Van Toorenburg brengt Surimi-produkten op de markt onder de namen Surimi Sticks, Surimi Chunks en Surimi Crabbles.

Affish stelt dat die merken overeenstemmend zijn (in de zin die aan het woord is toegekend door het Benelux Gerechtshof) omdat de merken in hun geheel en ook in hun samenhang beschouwd zodanig gelijkenis vertonen dat allicht de consument de waren zoal niet verwart deze associatief op één lijn stelt. Tegen die achtergrond voert Affish nog aan dat de presentatie van de produkten ook overigens (de verpakking!) in hoge mate gelijksoortig is.

Van Toorenburg voert daartegen aan dat hij, hoewel gelijkenissen niet zijn te ontkennen (het zijn immers in wezen dezelfde produkten), hij in elk geval die gelijkenissen niet groter heeft gemaakt dan nodig was. Hij heeft geprobeerd zijn merken maximaal te onderscheiden van de merken van Affish, maar hij kan niet voorkomen de zaken bij hun naam te noemen.

Naar Ons voorlopig oordeel maakt de handelwijze van Van Toorenburg niettemin inbreuk op het merkrecht van Affish. De associatieve verwarring van beide produkten ligt in hoge mate voor de hand. Wij vermogen (al is dat voor de beslissing op zichzelf nauwelijks mede redengevend) ook niet in te zien waarom de serieprodukten van Van Toorenburg niet in gro-te(re) mate zouden kunnen afwijken van die van Affish dan thans het geval is.

Overigens achten Wij, gelet op de (niettemin) aanzienlijke verschillen die tussen de merken en presentatie bestaan de vordering slechts ten dele spoedeisend genoeg om een veroordeling in kort geding te rechtvaardigen; een beginseluitspraak en een daarmee samenhangende veroordeling in hoofdzaak is echter spoedeisend.

De President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam

rechtdoende in kort geding: Veroordeelt gedaagde met ingang van 1 januari 1992 ieder

gebruik in de Benelux voor visprodukten van met de merk-depots van eiseres overeenstemmende tekens, zoals STICKS, CHUNKS en CRABBLES na te laten, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 5.000- voor iedere overtreding van dit verbod met een maximum van ƒ 500.000,- onder aantekening dat als overtreding alleen wordt aangemerkt een concrete handeling in strijd met dit verbod na 1 januari 1992 en dus niet bijvoorbeeld het nog in de winkel aanwezig zijn van een "verboden produkt" na 1 januari 1992 mits dat produkt niet na 1991 is aangeleverd.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Compenseert de proceskosten, dat iedere partij de eigen

kosten draagt. Enz.


b) Het Hof, enz.

4. Met de eerste grief komt Van Toorenburg op tegen het oordeel van de president dat de tekens die Van Toorenburg gebruikt ter aanduiding van visprodukten, in de zin van de Benelux Merkenwet (BMW) overeenstemmen met de merken van AFFISH.

5. Vast staat dat AFFISH in de Benelux houdster is van de woordmerken OCEAN STIX, OCEAN CHUNKS en OCEAN CRABLETS. Deze merken zijn ingeschreven voor de waar: vis in gekoelde of bevroren toestand.

Voorts staat vast dat Van Toorenburg visprodukten op de markt brengt onder de aanduidingen SURIMI STICKS, SU-RIMI CHUNKS en SURIMI CRABBLES.

6.1. Van overeenstemming tussen de merken van AFFISH en de tekens van Van Toorenburg is in de zin van art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en onder 1 BMW sprake, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van de merken - merken en tekens, elk in hun geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met de tekens wordt geconfronteerd associaties tussen de tekens en de merken worden gewekt.

6.2. Het hof stelt voorop dat de bestanddelen OCEAN enerzijds en SURIMI anderzijds geen enkele auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis vertonen. Een dergelijke gelijkenis is er wel russen STIX en STICKS, tussen CHUNKS en CHUNKS alsmede tussen CRABLETS en CRABBLES.

6.3. Het hof is van oordeel dat de totaalindrukken van de merken en tekens met name bepaald worden door de bestanddelen OCEAN en SURIMI. De bijdrage van de bestanddelen STDC, STICKS, CHUNKS, CRABLETS en CRABBLES aan de totaalindrukken wordt minder groot geacht omdat aannemelijk is dat het publiek de bestanddelen STDC, STICKS en CHUNKS, in verband met het gebruik van de woorden STICKS en CHUNKS door andere producenten van voedingsmiddelen ter aanduiding van de vorm van de produkten, zal opvatten als aanduidingen van de vorm van de waar en de bestanddelen CRABLETS en CRABBLES door de daarin besloten liggende verwijzing naar krab, als aanduidingen van een hoedanigheid van de waar. Op grond hiervan acht het hof niet aannemelijk dat bij iemand die met de tekens van Van Toorenburg wordt geconfronteerd, associaties worden gewekt tussen die tekens en de merken van AFFISH. Aan de accentuering van de bestanddelen OCEAN en SURIMI dragen partijen overigens zelf bij door deze woorden het vaste bestanddeel te laten zijn van een serie merken en tekens. Doch zelfs als aangenomen zou moeten worden dat de nadruk in de merken en tekens in gelijke mate op het eerste en tweede bestanddeel valt, acht het hof associatie niet waarschijnlijk vanwege het grote verschil tussen de bestanddelen OCEAN en SURIMI. Aan dit oordeel doet niet af de eventuele grote bekendheid van de merken van AFFISH. Het oordeel wordt evenmin anders als het in aanmerking komende publiek zou weten dat SURIMI de aanduiding is van een bepaalde soort visprodukten die AFFISH en Van Toorenburg met hun litigieuze merken en tekens aanduiden.

6.4. Over de bijzondere omstandigheden waarmee volgens AFFISH bij de beoordeling van de overeenstemming tussen haar merken en de tekens van Van Toorenburg rekening moet worden gehouden, overweegt het hof het volgende.

Het seriemerken-argument maakt, zoals hierboven al is aangegeven, het associatiegevaar minder groot aangezien door het gebruik van OCEAN en SURIMI als vaste elementen in de merken en tekens de nadruk op deze bestanddelen komt te vallen en deze bestanddelen geen enkele gelijkenis met elkaar vertonen.

Tussen de advertentie van Van Toorenburg in het Vis-magazine en de presentatie van AFFISH van haar produkten bestaat een zekere gelijkenis. De presentatie van AFFISH is echter zo weinig karakteristiek dat niet aannemelijk is dat door de gelijkenis het gevaar dat de tekens van Van Toorenburg met de merken van AFFISH geassocieerd worden, vergroot wordt. In het midden kan blijven of de presentatie van produkten een

faktor mag zijn bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken.

Niet valt in te zien dat het enkele feit dat Van Toorenburg een ex-werknemer van AFFISH is, ertoe zal bijdragen dat het publiek de tekens van Van Toorenburg eerder zal associëren met de merken van AFFISH.

6.5. Uit het voorgaande vloeit voort dat de eerste grief opgaat. Het gevolg daarvan is dat het vonnis niet in stand kan blijven en dat de vorderingen van AFFISH die gebaseerd zijn op de stelling dat overeenstemming bestaat tussen haar merken en de tekens van Van Toorenburg, afgewezen zullen moeten worden.

Beslissing Het Gerechtshof:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep; en opnieuw rechtdoende:

- wijst de vorderingen van AFFISH af; - veroordeelt AFFISH in de kosten van het geding in eerste en tweede instantie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van Toorenburg begroot op respectievelijk ƒ 1.250,— en ƒ 4.569,-. Enz.

Nr 24. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 7 april 1994.

(Please Auto Lease/P-Lease)


Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet.

Aannemelijk is dat P-Lease zal worden uitgesproken als "Pé Lease" dus als twee lettergrepen (en niet als Please).

De tekens van partijen vertonen zo geringe visuele (zie afb.), auditieve en begripsmatige overeenstemming, dat de mogelijkheid van associatie moet worden uitgesloten.

WW. Smit B.V. te Amstelveen, appellante [in kort geding], procureur Mr J.R. Mantz, advocaat Mr H.J. Hofland te Amsterdam,

tegen Van Heek & Co. B.V. te Schiedam, geïntimeerde [in kort

geding], procureur Mr E. Grabandt, advocaat Mr J.W. Lange-ler te Rotterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 30 december 1992 (Mr C.H.B. Boot).

In deze merkenzaak is het standpunt van eiseres dat gedaagde inbreuk maakt op haar gedeponeerde beeldmerk "Please Auto Lease" (waarbij het woord Please op een opvallende wijze gestalte is gegeven die sterk afwijkt van de hier gedrukte tekst) met de benaming "P-Lease", onder welke aanduiding gedaagde de 'personal lease' van (veelal gebruikte) auto's propageert. Zij vordert verbod van gebruik van het merk (teken) P-Lease door gedaagde.

In aanmerking genomen dat het woord "Lease" de be-drijfsaktiviteiten aanduidt, zijn wij van oordeel dat de merken onvoldoende overeenstemmen om inbreuk aan te nemen en (dus) om het gevraagde verbod toewijsbaar te achten.

Rechtdoende in kort geding Weigeren de gevraagde voorzieningen. Veroordelen eiseres in de kosten van deze procedure, tot op

heden aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 250,- aan verschotten en ƒ 800,- aan salaris voor de procureur. Enz.

b) Het Hof, enz.

Beoordeling van het hoger beroep 5. Door de grieven wordt het geschil in volle omvang aan

het oordeel van het hof onderworpen. 6. Het hof gaat uit van de volgende feiten:


a. Smit B.V. is in de Benelux houdster van het volgende beeldmerk voor de dienst Leasing:

b. Van Heek B.V. maakt voor activiteiten op het gebied van het leasen van auto's gebruik van de naam P-Lease Company. Van Heek B.V. gebruikt in dit kader tevens het teken P-Lease op de volgende wijze:

P en Lease worden in onderling verschillende kleuren gebruikt. 7. Aan haar vordering legt Smit B.V. de stelling ten grond

slag dat P-Lease Company en P-Lease overeenstemmen met haar merk. Van Heek B.V. bestrijdt deze stelling.

8. Bij de beoordeling van de vraag of overeenstemming aanwezig is neemt het hof als uitgangspunt het criterium zoals door het Benelux Gerechtshof geformuleerd in zijn arrest in de zaak Julien/Verschuere (20 mei 1983, NJ 1984, 72) [B.I.E. 1984, nr40, blz. 137; Red.]. In dat arrest heeft het Benelux Gerechtshof voor recht verklaard dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.

9. Wat de visuele gelijkenis betreft tussen het teken P-Lease Company en het beeldmerk van Smit B.V, stelt het hof het volgende vast: - het teken en het merk, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, vertonen weinig overeenkomst; - enige overeenkomst bestaat tussen de respectievelijke bestanddelen P-Lease en Please, zij het dat P-Lease door de aanwezigheid van het verbindingsstreepje als een samenstel van twee woorden zal worden gezien.

10. Wat de visuele gelijkenis betreft tussen het teken P-Lease en het beeldmerk van Smit B.V, stelt het hof het volgende vast: - teken en merk, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, vertonen weinig overeenkomst: de lettertypes en de hoeveelheid woorden wijken af; - enige overeenkomst bestaat tussen het teken en het bestanddeel Please, zij het dat de aanwezigheid van het verbindingsstreepje en het verschil in kleur tussen P en Lease zullen bewerkstelligen dat het teken wordt gezien als een samenstel van twee elementen.

11. Wat de auditieve gelijkenis tussen de tekens P-Lease Company en P-Lease enerzijds en het merk van Smit B.V. anderzijds betreft, neemt het hof aan dat P-Lease zal worden uitgesproken als "Pé Lease", dus als twee lettergrepen. Geen aanleiding bestaat voor de veronderstelling dat P-Lease zal worden uitgesproken als "please". De auditieve gelijkenis is zeer gering.

12. Wat de begripsmatige gelijkenis tussen de tekens van Van Heek B.V. en het merk van Smit B.V. betreft, acht het hof aannemelijk dat het publiek de tekens in verband zal brengen met leasing in het algemeen en het merk van Smit B.V. met leasing van auto's. Het hof acht tevens aannemelijk dat slechts weinigen van het publiek waarvoor de dienst bestemd is, het bestanddeel "please" in het merk van Smit B.V. niet zullen herkennen als het Engelse woord voor "alstublieft". Dat het publiek bij het zien en horen van de tekens van Van Heek B.V. deze in verband zal brengen met "please", acht het hof evenwel niet aannemelijk. De begripsmatige gelijkenis is er dus slechts op het punt van leasing, de dienst waarvoor het merk is gedeponeerd. Deze gelijkenis is merkenrechtelijk zonder betekenis.

13. Over de onderscheidende kracht van het merk van Smit B.V. is niets gesteld. Ter zitting is door Smit B.V. niet bestreden dat zij het merk zelfs niet in telefoonboeken of uitgaven als de Gouden Gids gebruikt. Evenmin heeft Smit B.V. ter zitting betwist dat in de praktijk van feitelijke associatie bij het publiek niet is gebleken. Dat in casu sprake is van een merk met een grote onderscheidende kracht, is gesteld noch gebleken. Het hof zal uitgaan van een gemiddelde onderscheidende kracht van het merk van Smit B.V.

14. Uitgaande van een gemiddelde onderscheidende kracht van het merk van Smit B.V. acht het hof, gelet op het hierboven overwogene, de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het beeldmerk van Smit B.V. en de tekens van Van Heek B.V, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, zo gering dat de mogelijkheid moet worden uitgesloten dat bij iemand die met de tekens wordt geconfronteerd, associaties tussen de tekens en het merk worden gewekt.

15. Hieruit vloeit voort dat de grieven moeten falen en dat het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd.

Beslissing Het gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en

veroordeelt Smit B.V. in de kosten van het hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van Heek B.V. begroot op ƒ 4.500,-. Enz.

Nr 25. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 12 juni 1991.*)

(Athena/Athene)

Mr J.J. Brinkhof.


Het verweer dat tussen de merken Athena en Athene geen overeenstemming bestaat kan nauwelijks serieus genomen worden.

Art. 13 onder A, tweede lid BMW j " art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Aangenomen dat van de partij van 90.000 stuks overhemden tenminste 20.000 stuks zijn verkocht en in aanmerking genomen dat eiseres buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt, wordt een voorschot op schadevergoeding ad ƒ 25.000,- passend geacht

Eminence S.A. te Nimes, Frankrijk, eiseres [in kort geding], procureur Mr R.D. Vriesendorp,

tegen Jan Zeeman B.V. te Alphen aan den Rijn, gedaagde [in kort

geding], procureur Mr N. de Leeuw, advocaat Mr B.E. van der Molen te Woerden.

Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan. a. Eiseres is houdster van het warenmerk ATHENA dat op

haar naam internationaal geregistreerd is onder nr. 343000 d.d.

*) In beroep is de zaak geschikt; Red.


27 februari 1968 en verlengd op 27 februari 1988 voor de warenklassen 23, 25 en 26, alsmede (onder andere ten behoeve van de Benelux) onder nr. 535378 d.d. 27 februari 1989 voor de warenklassen, 24, 25 en 26.

b. Eiseres gebruikt haar merk ATHENA al sinds 1983 in de Benelux in verband met de verkoop en distributie van kleding, welke door of namens haar geschiedt.

c. Gedaagde heeft op 27 december 1989 het merk ATHENE onder nr. 472379 gedeponeerd voor de warenklasse 25.

d. Op 18 oktober 1990 is gedaagde namens eiseres gesommeerd de merkinschrijving door te halen.

e. Gedaagde heeft op 24 april 1991 toegezegd haar merkinschrijving te doen doorhalen.

f. Gedaagde gebruikt het merk ATHENE ter onderscheiding van haar waren, herenoverhemden in het bijzonder.

2. Eiseres vordert - kort gezegd - gedaagde op straffe van dwangsommen:

(i) te verbieden inbreuk te maken op haar merkrechten; (ii) te bevelen produkten voorzien van een inbreukmakend

merk die in haar winkels en filialen aan het publiek worden aangeboden of in voorraad gehouden, terug te nemen, de inbreukmakende delen te (doen) vernietigen en aan eiseres ter controle een lijst met namen en adressen te verschaffen onder vermelding van de teruggenomen hoeveelheden;

(iii) te bevelen rekening en verantwoording af te leggen terzake van onder het merk ATHENE verkochte produkten;

(iv) te bevelen haar toezegging tot doorhaling van het merk na te komen;

(v) te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding ten bedrage van ƒ 135.000,-.

3. Aan haar vorderingen legt eiseres ten grondslag: - dat het depot van gedaagdes merk in rangorde komt na de depots van eiseres; - dat gedaagdes merk ATHENE overeenstemt met het merk ATHENA van eiseres; - dat gedaagde het merk ATHENE gebruikt voor waren waarvoor eiseres haar merk heeft ingeschreven of voor soortgelijke waren; - dat niet gebleken is dat gedaagde haar toezegging met betrekking tot de doorhaling van haar merk is nagekomen.

4. Gedaagde verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde.

5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 5.1. Allereerst wordt vastgesteld dat, nu gedaagde geves

tigd is in dit arrondissement, de president ingevolge het bepaalde in art. 37 onder A, eerste lid van de Benelux Merken-wet (BMW) bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

5.2. In de tweede plaats wordt het verweer verworpen dat eiseres geen spoedeisend belang heeft. Vast staat dat eiseres pas onlangs heeft ontdekt dat gedaagde het merk ATHENE daadwerkelijk is gaan gebruiken. Volgens eiseres maakt gedaagde daarmee inbreuk op haar merkrechten. Eiseres heeft dan als merkhoudster een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vordering die erop gericht is aan de inbreuk een halt toe te roepen.

5.3. In de derde plaats kan het verweer van gedaagde dat tussen het merk ATHENA van eiseres en ATHENE van gedaagde geen overeenstemming bestaat, nauwelijks serieus worden genomen. Beide merken vertonen auditief, visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met ATHENE wordt geconfronteerd associaties met ATHENA worden gewekt. Dat verwarring over de herkomst uitgesloten is, wordt irrelevant geacht.

5.4. Nu gedaagde voorts niet betwist dat zij haar merk ATHENE gebruikt voor de waren waarvoor eiseres haar merk heeft ingeschreven, is aan de voorwaarden voor toewijzing van het inbreukverbod voldaan.

5.5. Aangezien eiseres gedaagde al op 18 oktober 1990 heeft gesommeerd de merkinschrijving door te halen en gedaagde desondanks met het gebruik van het merk ATHENE is begonnen en voortgegaan, is er geen aanleiding gedaagde nog een termijn te gunnen.

5.6. Ook de vordering als omschreven in rechtsoverweging 2 onder (ii) is als na te melden toewijsbaar.

5.7. De vordering omschreven in rechtsoverweging 2 onder (iii) zal worden toegewezen; het betreft een efficiënte maatregel zo niet ter voorkoming dan in ieder geval ter vereenvoudiging van een eventuele bodemprocedure.

5.8. Gedaagde heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij het merk ATHENE heeft doen doorhalen. De op nakoming van de toezegging gerichte vordering heeft gedaagde niet bestreden. Zij zal worden toegewezen.

5.9. Mede gelet op het in rechtsoverweging 5.5. overwo-gene is een voorschot op de schadevergoeding in beginsel toewijsbaar. Bij de bepaling van de hoogte ervan is een probleem dat gegevens ontbreken omtrent de aantallen door gedaagde onder het merk ATHENE verkochte overhemden. Aangenomen dat van de partij van 90.000 stuks tenminste 20.000 stuks zijn verkocht en in aanmerking genomen dat eiseres buitengerechtelijke kosten heeft moeten maken, wordt na te melden bedrag als voorschot passend geacht.

6. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing De President: 1. Verbiedt gedaagde met onmiddellijke ingang na beteke

ning van dit vonnis direct en indirect inbreuk te maken op de rechten van eiseres op het merk ATHENA, en meer in het bijzonder gebruik te maken van het teken ATHENE.

2. Beveelt gedaagde binnen vier dagen na betekening van dit vonnis alle produkten en/of verpakkingen daarvan met daarop vermeld ATHENE of een ander op het merk ATHENA inbreuk makend teken, die in haar winkels, filialen, en/of andere plaatsen aan het publiek worden aangeboden of in voorraad worden gehouden, terug te nemen en de inbreukmakende delen daarvan te (doen) vernietigen of anderszins aan het verkeer te onttrekken danwei blijvend onzichtbaar te maken, en aan eiseres ter controle een volledige lijst met namen en adressen van dergelijke winkels, filialen en andere plaatsen te verschaffen zulks met vermelding van teruggenomen hoeveelheden, alsmede binnen drie dagen na afloop van de betrokken termijn aan de advocaat van eiseres bewijs te leveren dat aan voormelde bevelen is voldaan.

3. Beveelt gedaagde binnen één maand na betekening van dit vonnis deugdelijke - en door een accountant geaccordeerde - rekening en verantwoording af te leggen terzake van de aantallen door of namens gedaagde onder het teken ATHENE verkochte produkten.

4. Beveelt gedaagde haar toezegging d.d. 24 april 1991 om de merkinschrijving van ATHENE met onmiddellijke ingang te doen doorhalen, gestand te doen en onmiddellijk na te komen.

5. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van ƒ 10.000,- (...) voor, naar keuze van eiseres, elke dag dat, of elke keer waarop, zich mocht voordoen dat gedaagde handelt in strijd met de hierboven gevorderde verboden of een gedeelte daarvan of dat een aangevangen overtreding voortduurt danwei dat gedaagde een of meer van de hierboven gevorderde bevelen niet of niet volledig nakomt.

6. Veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseres van een voorschot op de door gedaagde aan eiseres te betalen schadevergoeding, welk voorschot wordt begroot op ƒ 25.000,- (...).

7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 8. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.


Nr 26. Gerechtshof te Amsterdam, 9 september 1993.

(Dunhill kleurmerk)

Mrs R.H.L. Cornelissen, D.H. Beukenhorst en F.O. van Manen.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

Het doosje waarin Van der Meer zijn Freestyle condooms op de markt brengt is ten aanzien van het kleurmerk -(Bourgondisch) rood en goud — van Dunhill voor sigaretten-verpakkingen een overeenstemmend teken.

Toevoegingen waarmee c.q. een speciale gebruiksvorm waarin het gedeponeerde merk in de praktijk wordt gebruikt kunnen (mede) grond opleveren om associatie tussen merk en teken aanwezig te achten indien in het teken die toevoegingen of speciale gebruiksvorm zijn nagebootst. De navolging van de speciale gebruiksvorm van het merk, zoals gedeponeerd, levert namelijk een van de "bijzondere omstandigheden van het geval" op die associatie mogelijk maakt. Ook neemt het hof in aanmerking dat aannemelijk is dat de merken van Dunhill grote bekendheid genieten waardoor zich eerder associatie zal voordoen dan wanneer het om minder bekende merken gaat.

Risico voor schade aanwezig geacht, met name aantasting van de wervende kracht en het kooplustopwekkend vermogen van de merken van Dunhill.

Art. 5, aanhef en onder 4 BMW. Het gegeven dat Dunhill haar litigieuze beeldmerken in de

praktijk ter onderscheiding van haar waren niet op exact dezelfde wijze bezigt als zij gedeponeerd zijn, maar steeds met enige (niet-gedeponeerde) toevoegingen, kan de door Van der Meer getrokken gevolgtrekking dat die merken dus niet gebruikt worden, niet rechtvaardigen. Dat zou wel het geval zijn indien de door Dunhill gebruikte sigarettenverpakkingen zozeer zouden afwijken van de gedeponeerde beeldmerken dat aangenomen zou moeten worden dat de in feite als verpakking gebruikte merken andere merken zijn dan de gedeponeerde merken en dat deze laatste - als gevolg van non-usus - zijn vervallen, maar daarvan is in casu geen sprake.

Petrus Willem Frederik van der Meer te 's-Gravenhage, appellant [in kort geding], procureur Mr R.J.G. Abeln, advocaat Mr F.M. Wachter te 's-Gravenhage,

tegen Alfred Dunhill Ltd. te Londen, Groot-Brittannië, geïnti-

meerde [in kort geding], procureur Prof. Mr Ch. Gielen.

a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 11 maart 1993 (Mr M.Y.C. Poelmann).

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. Dunhill [eiseres; Red.] heeft op 20 januari 1971, 6 au

gustus 1979, en 2 juli 1992 een viertal beeldmerken bij het Benelux Merkenbureau voor de voor en/of achterzijde van sigarettenverpakkingen gedeponeerd in de kleuren (bourgon-disch) rood en goud. Het goud omkadert daarbij als een smalle buitenrand het rode binnenvlak.

Het eerste depot bevat daarnaast onder meer het woord Dunhill in goud. Het laatste depot betreft een verpakking waar de gouden buitenrand van de verpakking van een smalle rode streep is voorzien waardoor de kleuren, vanaf de buitenkant van de verpakking gezien, elkaar afwisselen in goud en rood en goud en rood.

b. De verpakking van Dunhill bevat boven de naam Dunhill een wapenteken eveneens in goud.

c. Van der Meer brengt condooms op de markt van het merk Freestyle. De condooms zijn verpakt in een rood doosje dat aan de voor- en achterzijde omkaderd is door een gouden buitenrand die weer is voorzien van een smalle rode streep. Daarnaast bevindt zich op het doosje boven de naam Freestyle een wapenteken. Zowel de naam als het wapenteken zijn uitgevoerd in goud.

d. Dunhill en Van der Meer zetten hun producten onder meer af in tabakspeciaalzaken.

2. De in het petitum van de dagvaarding geformuleerde eis steunt op de stelling dat Dunhill als merkhouder aan het depot van de beeldmerken exclusieve rechten kan ontlenen en, nu voldaan is aan de vereisten die gesteld worden in artikel 13A, eerste lid, aanhef en sub 2 van de Benelux Merkenwet (hierna B.M.W.), zich met succes kan verzetten tegen het gebruik van Van der Meer van de Freestyle-verpakking.

3. Van der Meer heeft betwist dat de Freestyle-verpakking een overeenstemmend teken is zoals genoemd in artikel 13A, eerste lid, aanhef en sub 2 van de B.M.W. Voorts heeft hij nog aangevoerd dat wanneer er al sprake zou zijn van overeenstemming tussen merk en teken hij door het op de markt brengen van de verpakking van Freestyle geen schade aan Dunhill heeft toegebracht.

4. Tot uitgangspunt dient dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is indien mede gezien de bijzonderheden van het geval, het ingeroepen merk en het aangevallen teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.

5. De merken waarop Dunhill zich beroept zijn zogenaamde kleurmerken, waarbij de kleuren (bourgondisch) rood en goud in een speciale lay-out zijn gedeponeerd. Niet is betwist dat Dunhill deze kleuren in de gedeponeerde lay-out reeds tientallen jaren wereldwijd gebruikt, terwijl evenmin is betwist dat de door Dunhill gebruikte verpakkingen in deze kleurstelling over de hele wereld bekendheid genieten.

6. Bij de beschouwing van het beeldmerk van het laatste depot en het aangevallen teken - elk in zijn geheel - valt op dat beide van (nagenoeg) dezelfde kleuren zijn en dat de vlakverdeling van de kleuren bij beide doosjes op de voorzijde identiek is. Vanaf de buitenrand gezien betreft het bij beide immers een gouden rand met daarin een rode smalle streep en vervolgens een groot rood binnenvlak. Dat het rood van de Freestyle-verpakking iets feller is dan het door Dunhill gebruikte bourgondisch rood, doet aan de algemene gelijkenis niet af. Voorts is het opvallend dat Van der Meer eveneens de speciale gebruiksvorm van het beeldmerk navolgt in de vorm van het doosje en het aanbrengen van een wapen boven de naam Freestyle op de voorzijde van de verpakking. Dat de naam Freestyle op het doosje geheel niet aan de naam Dunhill doet denken, zoals Van der Meer aanvoert, is nu het hier de bescherming van beeldmerken betreft, niet relevant. Een en ander leidt tot de conclusie dat de Freestyle-verpakking bij het publiek associaties zal oproepen aan de Dunhill-verpakking, mede nu Dunhill houdster is van een beeldmerk dat een groot onderscheidend vermogen bezit.

7. Met Van der Meer moet worden aangenomen dat condooms noch in uiterlijk, noch tastbaar noch in gebruiksmogelijkheden ook maar in de geringste mate gelijksoortig aan of zelfs maar verwant zijn met de sigaretten van Dunhill. Hieraan doet echter niet af dat Dunhill wel schade kan lijden nu beide producten via tabakspeciaalzaken op de markt worden gebracht. Aantasting van de aantrekkingskracht van het merk Dunhill alsmede verlies van exclusiviteit liggen daarmee immers voor de hand.

8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering voor toewijzing vatbaar is met dien verstande dat de dwangsommen daarbij worden gematigd. Nu Dunhill omtrent de hoogte van de door haar gevorderde schadevergoeding geen nader bewijs heeft aangedragen en Van der Meer bovendien heeft aangegeven pas onlangs met de verkoop van condooms in Freestyle-verpakking te zijn begonnen, wordt het voorschot op de schadevergoeding gematigd als volgt.

Het bedrag tot voldoening waarvan Van der Meer wordt veroordeeld geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen hij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn.

9. Van der Meer wordt als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.


Beslissing: 1. Veroordeelt Van der Meer na de betekening van dit von

nis elk gebruik van de Freestyle-verpakking, dan wel enige andere met de merken van Dunhill overeenstemmende verpakking in de Benelux te staken en gestaakt te houden.

2. Veroordeelt Van der Meer om binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis aan al haar afnemers van de Freestyle-producten een brief te schrijven met de volgende inhoud:

"Bij vonnis van de fungerend President van de Rechtbank te Amsterdam van 11 maart 1993 zijn wij veroordeeld om onmiddellijk elk gebruik van de Freestyle-verpakking te staken en gestaakt te houden omdat deze verpakking inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van Alfred Dunhill Ltd. op de verpakkingen van het sigarettenmerk Dunhill. Wij verzoeken U hierbij dringend alle door ons aan u geleverde producten in de rood-gouden Freestyle-verpakking naar ons terug te sturen en wij bieden u hierbij terugbetaling van de koopprijs en van de door u te maken transportkosten aan. Hoogachtend, Medcim Export Company" 3. Veroordeelt Van der Meer binnen 10 dagen na de bete

kening van dit vonnis om aan de raadsman van Dunhill een volledige lijst te overhandigen van alle afnemers in de Benelux aan wie de voornoemde producten zijn verkocht.

4. Veroordeelt Van der Meer binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis schriftelijk aan de raadsman van Dunhill op te geven het totale aantal der ingekochte Freestyle-producten, gedocumenteerd aan de hand van copieën van de desbetreffende facturen, alsmede de totale hoeveelheid van de op het moment van betekening nog in voorraad aanwezig zijnde producten.

5. Veroordeelt Van der Meer om op een adres dat binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis aan de raadsman van Dunhill schriftelijk zal worden opgegeven de op het moment van betekening aanwezige voorraad producten alsmede de als gevolg van de hiervoor bedoelde brief terug te zenden producten ter beschikking van Dunhill te houden totdat bij gewijsde over dit geschil zal zijn beslist.

6. Veroordeelt Van der Meer tot betaling van een dwangsom van ƒ 1.000,- aan Dunhill voor iedere keer of dag dat Van der Meer in strijd met de onder 1 gegeven veroordeling handelt, alsmede voor iedere dag dat Van der Meer nalaat aan één van de onder 2 tot en met 5 gegeven veroordelingen te voldoen, met een maximum van ƒ 50.000,-.

7. Veroordeelt Van der Meer om aan Dunhill te voldoen ƒ 1.000-(...).

8. Veroordeelt Van der Meer in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Dunhill begroot op ƒ 365,96 aan verschotten, waaronder ƒ 290,- wegens vastrecht en op ƒ 800,- aan salaris procureur.

9. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 10. Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

b) Het Hof, enz.

3.1 Met zijn eerste grief bestrijdt Van der Meer de vaststelling door de president in overweging 1 sub a van het vonnis dat Dunhill haar litigieuze beeldmerken "voor de voor en/of achterzijde van sigarettenverpakkingen" heeft gedeponeerd. Deze omschrijving is inderdaad niet juist omdat, zoals Van der Meer terecht opmerkt, de depots blijkens de diverse aanduidingen verricht zijn voor tabak, tabaksproducten, rokersartikelen, sigaren en sigaren-etuis van leer en kunststof, pijpen, lucifers, sigaren- en sigarettenaanstekers.

Dat neemt niet weg dat, zoals onbestreden vaststaat, de gedeponeerde beeldmerken in de praktijk de voor- c.q. achterkant van de door Dunhill gebruikte sigaretten-verpakkingen zijn.

3.2 Dunhill wijst er, wat de tweede grief betreft, terecht op dat het in dit geding niet gaat om Dunhill-verpakkingen in andere kleuren dan rood en goud en waarop eventueel noch de naam Dunhill noch een wapenteken voorkomen. De vorderingen van Dunhill worden gebaseerd op de, door haar bij acte ter

gelegenheid van het pleidooi overgelegde rood/gouden-verpakkingen en deze bevatten behalve de naam Dunhill een daar boven geplaatst wapenteken in goud. De grief faalt dan ook.

3.3 Dit laatste geldt ook voor de derde grief. De omstandigheden dat Van der Meer de verpakking van haar condooms als beeldmerk gedeponeerd heeft en dat het woord Freestyle daarvan een belangrijk onderdeel uitmaakt - zoals Van der Meer in de toelichting op deze grief stelt- laten onverlet dat de omschrijving die de president in overweging 1 sub c van die verpakking geeft, juist is. Het hof verenigt zich met die omschrijving.

3.4 Het voorgaande betekent dat ook het hof, zij het met inachtneming van het hiervóór onder 3.1 overwogene, uitgaat van de feiten die door de president in overweging 1 sub a tot en met d vermeld zijn.

4. Beoordeling 4.1 De vierde grief is gericht tegen de overweging van de

president dat Van der Meer niet betwist zou hebben dat Dunhill de kleuren (bourgondisch) rood en goud in de gedeponeerde lay-out reeds tientallen jaren wereldwijd gebruikt en dat de door Dunhill gebruikte sigaretten-verpakkingen in die kleur-stelling over de gehele wereld bekendheid genieten.

4.2 Blijkens de toelichting stelt Van der Meer zich in de eerste plaats op het standpunt dat Dunhill haar beeldmerken -waarvan er drie uit niets anders dan een rood kleurvak met een gouden omkadering bestaan terwijl het vierde in het rode kleurvak het in gouden kapitalen gedrukte woord Dunhill bevat - in de praktijk in het geheel niet gebruikt zodat ook van enige bekendheid daarvan geen sprake kan zijn. Dunhill gebruikt die merken immers niet zoals zij gedeponeerd zijn, aldus Van der Meer, doch slechts met toevoeging van allerlei niet-gedeponeerde elementen en soms ook wel met weglating van wèl gedeponeerde elementen. Het laatste depot, door de president cruciaal geacht, dateert van 2 juli 1992 en kan dus al zeker niet tientallen jaren door Dunhill wereldwijd gebruikt zijn en wereldwijde bekendheid genieten, aldus nog steeds Van der Meer.

Tenslotte licht Van der Meer zijn grief toe met er op te wijzen dat Dunhill zich met sterk uiteenlopende verpakkingen en geheel verschillende kleuren presenteert, waarbij ook het woord Dunhill in verschillende lettertypes wordt weergegeven, waaraan Van der Meer de conclusie verbindt dat bij het publiek niet één bepaald vast en met Dunhill te associëren visueel beeld qua kleurstelling en/of lay-out bestaat.

4.3 Het - op zich vaststaande - gegeven dat Dunhill haar litigieuze beeldmerken, de kleuren (bourgondisch) rood en goud in de gedeponeerde lay-out, in de praktijk ter onderscheiding van haar waren niet op exact dezelfde wijze bezigt als zij gedeponeerd zijn maar steeds met enige (niet-gedeponeerde) toevoegingen, kan de door Van der Meer getrokken gevolgtrekking dat die merken dus niet gebruikt worden, niet rechtvaardigen. Dat zou wèl het geval kunnen zijn indien de door Dunhill gebruikte sigaretten-verpakkingen zozeer zouden afwijken van de gedeponeerde beeldmerken dat aangenomen zou moeten worden dat de in feite als verpakking gebruikte merken andere merken zijn dan de gedeponeerde merken en dat deze laatsten - als gevolg van non-usus - zijn vervallen, maar daarvan is in casu geen sprake. Waar enerzijds de toevoegingen er derhalve niet aan in de weg staan om merkgebruik aan te nemen en anderzijds Van der Meer niet betwist dat de merken, zoals zij in de praktijk met de toevoegingen als sigaretten-verpakkingen gebruikt worden, reeds tientallen jaren op grote schaal wereldwijd door Dunhill gebezigd worden, acht het hof voorshands voldoende aannemelijk dat die merken grote bekendheid gekregen hebben. Dat één van de depots pas op 2 juli 1992 werd verricht, doet aan dat langdurig gebruik en de daardoor verkregen bekendheid niet af. De door Dunhill bij pleidooi (pagina 8/9) genoemde - en niet weersproken - hoge omzetcijfers, zowel wereldwijd als binnen de Benelux, steunen het voorlopig oordeel dat de merken van Dunhill grote bekendheid genieten terwijl ook de genoemde - en evenmin weersproken - hoge bedragen die aan het promoten van de producten van Dunhill, wereldwijd en binnen de Benelux, besteed worden, reden geven aan te nemen dat die merken mede als gevolg van de daarvoor gemaakte reclame grote bekendheid verworven hebben.


4.4 Het gegeven dat Dunhill ook in anders gekleurde verpakkingen haar producten op de markt brengt, leidt het hof niet tot een ander oordeel omdat dit gegeven op zich zeker geen afbreuk behoeft te doen aan de bekendheid bij het publiek van de rood/gouden merken en geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden zijn waaruit zou volgen dat het publiek, als gevolg van het op de markt zijn van anders gekleurde verpakkingen, de rood/gouden merken niet met Dunhill zou associëren. Zeer wel denkbaar is dat zowel de rood/gouden merken als ook een of meer van de anders gekleurde beeldmerken van Dunhill grote bekendheid genieten en door het publiek met de producten van Dunhill geassocieerd worden.

4.5 Met zijn vijfde grief verwijt Van der Meer de president dat deze geoordeeld heeft dat de Freestyle-verpakking bij het publiek associaties zal oproepen aan de Dunhill-verpakkingen, mede nu Dunhill houdster is van een beeldmerk met een groot onderscheidend vermogen.

4.6 Voorop gesteld zij dat de president terecht - en in hoger beroep ook niet bestreden - heeft overwogen dat van overeenstemming - in de zin van de Benelux Merkenwet (BMW) -tussen merk en teken sprake is indien, mede gezien de bijzonderheden van het geval, merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.

4.7 De in dit geding te beantwoorden vraag is derhalve, kort gezegd, of het door Van der Meer als verpakking voor de door hem verhandelde condooms gebruikte teken een zodanige gelijkenis vertoont met de door Dunhill gedeponeerde beeldmerken, dat - mede gelet op de bijzonderheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van de merken - confrontatie met dat teken associaties met die beeldmerken wekt.

4.8 De in de toelichting op deze grief aangevoerde stelling dat de combinatie van de kleuren bourgondisch-rood en goud (een gouden omkadering) voor zeer uiteenlopende producten -zoals wijn, thee, parfum, een wetboek - gebruikt wordt om die producten een accent van luxe of feestelijkheid te geven, moge waar zijn maar kan niet dienen ter ondersteuning van de stelling dat deze kleurencombinatie in de gedeponeerde lay-out onderscheidend vermogen zou missen. Relevant is immers slechts of de beeldmerken voor de waren waarvoor zij gedeponeerd zijn, onderscheidend vermogen hebben.

4.9 Dat de onderhavige kleurencombinatie voor die waren (meer speciaal voor sigaretten) in de Benelux vaker voorkomt of zelfs gebruikelijk is, is niet aannemelijk geworden.

4.10 In dit verband heeft Van der Meer bij memorie van grieven (als productie 6) een kleurenfoto overgelegd waarop, naast twee pakjes Dunhill-sigaretten, zeven pakjes sigaretten van andere merken zijn afgebeeld die alle in de kleuren rood en goud in een soortgelijke lay-out als de beeldmerken van Dunhill zijn uitgevoerd en waarop voorts, evenals bij de Dunhill-verpakkingen, een heraldisch wapen en, in gouden letters, een naam voorkomen.

4.11 Bij pleidooi heeft Dunhill daaromtrent gesteld dat de Belgrave- en Peter Stokkebye-verpakkingen haar totaal onbekend zijn en in ieder geval in de Benelux niet op de markt gebracht worden, dat de Crown- en Sampoerna-verpakkingen alleen in Indonesië en niet in Europa gebruikt worden, dat het merk Oscar niet in de Benelux te koop is, dat het merk St Moritz met toestemming van Dunhill op de markt gebracht wordt en, tenslotte, dat de op de foto afgebeelde Pall Mali-verpakking in de Benelux niet te koop is.

4.12 Gelet op deze gedetailleerde en overigens door Van der Meer niet weersproken stellingname, moet er van uitgegaan worden dat de op de foto voorkomende sigaretten-verpakkingen - behoudens, uiteraard, de Dunhill-verpakkingen en de met toestemming van Dunhill op de markt gebrachte St Moritz-verpakking - binnen de Benelux niet verhandeld worden.

4.13 In de tweede plaats verwijt Van der Meer de president in de toelichting op deze grief dat deze, bij de beantwoording van de vraag naar overeenstemming in de zin van de BMW mede in aanmerking heeft genomen dat Van der Meer de speciale gebruiksvorm van het beeldmerk in de vorm van een

doosje navolgt en dat Van der Meer op de voorzijde van dat doosje boven de naam Freestyle een wapen heeft aangebracht. Dunhill heeft geen doosje gedeponeerd en heeft ook niet enig exclusief recht met betrekking tot een doosje terwijl in de beeldmerken van Dunhill een wapen niet voorkomt, aldus Van der Meer, die daaraan het verwijt koppelt dat de president ten onrechte niet op het merk maar op de verpakking van Dunhill zoals die in de praktijk wordt gebruikt, gelet heeft.

4.14 Het hof kan Van der Meer hierin niet volgen. Toevoegingen waarmee c.q. een speciale gebruiksvorm waarin het gedeponeerde merk in de praktijk wordt gebruikt, kunnen wel degelijk in de overwegingen betrokken worden en (mede) grond opleveren om associatie tussen merk en teken aanwezig te achten indien in het teken die toevoegingen of speciale gebruiksvorm zijn nagevolgd. De navolging van de speciale gebruiksvorm van het merk, zoals gedeponeerd, levert namelijk een van de "bijzonderheden van het geval" op die associatie mogelijk maakt.

4.15 Toepassing van het voormelde criterium leidt tot het oordeel dat, mede gezien de bijzonderheden van het geval, de beeldmerken van Dunhill en de door Van der Meer gebezigde verpakking voor de Freestyle-condooms, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, visueel een zodanige gelijkenis vertonen, dat bij iemand die met de Freestyle-verpakking wordt geconfronteerd, associaties tussen deze verpakking en de beeldmerken gewekt worden.

4.16 Daartoe geldt dat Van der Meer voor zijn verpakking nagenoeg dezelfde kleuren in een ongeveer gelijke lay-out bezigt als de Dunhill-beeldmerken, te weten een rood kleurvak met een gouden omkadering, dat hij de bijzondere gebruiksvorm van de beeldmerken navolgt door een doosje te gebruiken van een gelijksoortige vorm en gelijksoortige afmetingen als de verpakking van de Dunhill-sigaretten en doordat hij op de voorzijde van dat doosje in het rode kleurvak boven het in gouden letters uitgevoerde woord Freestyle een, eveneens in goud uitgevoerd wapen heeft aangebracht, zulks terwijl Dunhill op de voorzijde van haar doosje in het rode kleurvak in gouden letters de naam Dunhill met daarboven een in goud uitgevoerd wapen heeft aangebracht. Voorts neemt het hof in aanmerking dat, zoals in rechtsoverweging 4.3 werd overwogen, aannemelijk is dat de merken van Dunhill grote bekendheid genieten waardoor zich eerder associatie zal voordoen dan wanneer het om minder bekende merken gaat.

4.17 Van der Meer heeft nog gewezen op de verschillen die tussen de merken en zijn verpakking bestaan en daartoe met name opgemerkt dat de naam Freestyle in het geheel niet aan de naam Dunhill doet denken - terwijl toch die namen zijns inziens de elementen met de sterkste onderscheidende kracht zijn -, dat de door hem gebruikte kleuren rood en goud niet geheel identiek zijn aan de door Dunhill gebruikte kleuren rood en goud, dat de afmetingen van de door partijen gebruikte doosjes niet geheel gelijk zijn en dat er op de doosjes onderling afwijkende opschriften voorkomen.

4.18 Dienaangaande overweegt het hof dat er zeker punten van verschil tussen de merken en de Freestyle-verpakking aanwezig zijn, maar dat bij de totaalindrukken van merken en teken de punten van overeenstemming zo in het oog springend en manifest zijn, dat de aanwezige verschillen aan het oproepen van associaties niet in de weg staan.

4.19 Een en ander betekent dat ook de vijfde grief vruchteloos wordt voorgedragen.

4.20 De zesde grief strekt tevergeefs ten betoge dat de president ten onrechte geoordeeld heeft dat Dunhill schade kan lijden door het gebruik dat Van der Meer van de Freestyle-verpakking maakt.

4.21 Aan Van der Meer kan worden toegegeven, zoals ook de president deed, dat condooms noch in uiterlijk, noch tastbaar, noch in gebruiksmogelijkheden ook maar in de geringste mate gelijksoortig of verwant zijn aan/met de sigaretten van Dunhill, maar met die vaststelling is het risico van schade voor Dunhill nog niet uitgesloten.

4.22 De omstandigheden waaronder Van der Meer van het gewraakte overeenstemmend teken gebruik maakt, hebben naar 's hofs voorlopig oordeel, en anders dan Van der Meer lijkt te menen, niet enkel en alleen tot gevolg het verlies aan "unique-


ness" en associatief vermogen van de merken van Dunhill dat nu eenmaal inherent is aan de enkele omstandigheid van het gebruik van dat teken voor de producten die Van der Meer verhandelt, maar scheppen wel degelijk het risico van schade voor de merkhoudster Dunhill.

4.23 Daarbij dient met name gedacht te worden aan een aantasting van de wervende kracht en het kooplustopwekkend vermogen van die merken. Hoezeer ook mèt Van der Meer geoordeeld moet worden dat condooms heden ten dage geen bedenkelijk of minderwaardig product (meer) zijn, moet toch aangenomen worden dat niettemin in de hedendaagse maatschappelijke opvattingen een zekere discrepantie in waardering bestaat tussen het imago van de Dunhill-sigaretten enerzijds en dat van condooms anderzijds, waardoor zeker het risico bestaat dat het luxe imago, de werfkracht en de reputatie van de Dunhill-merken aan kracht inboeten wanneer de associatie met condooms gelegd wordt. Dat alles klemt te meer nu de merken van Dunhill, naar het hof eerder overwoog, bekende merken zijn. Voorts speelt een rol - de president nam dat terecht al in aanmerking - dat de verkoop van der partijen producten gedeeltelijk vanuit dezelfde verkooppunten plaatsvindt en deze producten aldus onder de ogen van het zelfde publiek gebracht worden.

4.24 De zevende grief tenslotte mist zelfstandige betekenis en deelt derhalve het lot van de voorgaande grieven.

4.25 De slotsom luidt dat het beroepen vonnis bekrachtigd moet worden met verwijzing van Van der Meer in de kosten van het hoger beroep.

5. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt appellant in de op het hoger beroep gevallen

kosten, deze tot op heden aan de zijde van geïntimeerde begroot op ƒ 4.500,-;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr 27. Gerechtshof te Amsterdam, 11 augustus 1994.

(biergeschenkdoos)

Mrs A. Boekwinkel, D.H. Beukenhorst en F.B. Bakels.

2

O O O O O

^

B (gedeponeerd model van Frensen)

Art. 1 j° art. 4, aanhef en onder 1 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.

Gelet op hetgeen gedaagden hebben gesteld omtrent de standaarddoosjes volgens de fefco-code, kan niet worden uitgesloten dat de door eiseres Frensen gedeponeerde modellen hetzelfde uiterlijk vertonen als, dan wel slechts ondergeschikte

verschillen vertonen met dozen die voorafgaand aan het depot in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid hebben genoten.

Art. 4, aanhef en onder 3 BTMW. De depots bevatten geen driedimensionale afbeeldingen en

zijn niet van maten voorzien, zodat niet vast staat of de kenmerkende eigenschappen wel voldoende uit het depot blijken.

Verkoopkantoor Frensen B.V. te Doetinchem, appellante [in kort geding], procureur Mr H.C.M. Hoomeman, advocaat Mr D.H. ter Beek te Arnhem,

tegen 1. Marcel van Praag te Amsterdam, en 2. Omgrove Limited te Amsterdam, geïntimeerden [in kort

geding], procureur Mr A. de Boer, advocaat Mr J. Hentenaar te Baarn.

a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 10 januari 1991 (Mr CL. Kuijper-Keijzer).

Gronden van de beslissing: 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. Frensen Beheer B.V. heeft op 20 april 1990 een ge

schenkverpakking als model gedeponeerd. Het betreft een uitvouwbare rechthoekige kartonnen doos, waarvan de voorzijde grotendeels open is teneinde het geschenk zichtbaar te doen zijn. In een klep aan de binnenzijde van de bovenkant van de doos zijn ronde gaten aangebracht. Deze geschenkverpakking is bestemd voor flesjes V.O.C.-bier, die door het steken van de hals in de ronde gaten op hun plaats worden gehouden.

b. Frensen is een dochteronderneming van Frensen Beheer B.V. Zij is op 27 april 1990 met Van Praag overeengekomen dat zij hem bier en geschenkverpakking zou leveren. Deze overeenkomst is vastgelegd in een door beide partijen voor akkoord ondertekend concept-contract van 15 mei 1990. Het bier zou in flesjes en geëtiketteerd worden geleverd door Lindeboom Bierbrouwerij B.V.

c. De overeenkomst is in juni 1990 met wederzijds goedvinden beëindigd, waarbij Frensen aan Van Praag een bedrag van ƒ 1.875,- heeft voldaan.

d. Van Praag, die directeur is van Omgrove, is er nadien toe overgegaan om zelf V.O.C.-bier in een qua vorm identieke geschenkverpakking als onder la omschreven in de handel te brengen. De verschillen zijn gelegen in de kleur en het opschrift. Ook de geschenkverpakking van Van Praag bevat ronde gaten, doch deze zijn door een rechthoekige uitsnijding tussen deze gaten gedeeltelijk met elkaar verbonden.

e. Op 29 november 1990 is tussen Frensen Beheer B.V. en Frensen een licentieovereenkomst met betrekking tot de onder la omschreven verpakking tot stand gekomen, waarin is opgenomen dat Frensen het exclusieve recht heeft om de geschenkverpakking in de Benelux in het verkeer te brengen en voorts dat Frensen in het geval van modelinbreuk is gevolmachtigd "om datgene te doen dat nodig is ter bescherming/ instandhouding van het modelrecht, zowel in het kader van te entameren verbodsacties als met betrekking tot schadevergoedingsacties". Deze licentie is krachtens het bepaalde in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen aangetekend.

f. Bij akte van cessie van 10 december 1990 heeft Lindeboom Bierbrouwerij B.V. aan Frensen een door haar gepretendeerde vordering gecedeerd van ƒ 20.714,86 uit hoofde van door Lindeboom voor Van Praag gefabriceerd bier in flesjes.

2. Frensen vordert in dit geding, kort gezegd: 1) dat Omgrove en Van Praag wordt verboden om de onder

ld vermelde geschenkverpakking te (doen) vervaardigen, in te voeren, te verkopen, ten toon te stellen, te leveren, te gebruiken of in voorraad te hebben,

2) dat zij deze verpakkingen uit de handel nemen onder aanbieding van restitutie van de kosten aan de betreffende afnemers,

3) dat hen wordt bevolen aan haar een lijst over te leggen van de betreffende afnemers aan wie de geschenkverpakking is


geleverd, een en ander op verbeurte van een dwangsom, en voorts

4) dat Omgrove en Van Praag aan haar een bedrag van ƒ 20.714,86 voldoen. Zij legt aan haar vorderingen onder 1, 2 en 3 primair ten grondslag dat Omgrove en Van Praag op grond van de gesloten beëindigingsovereenkomst jegens haar wanprestatie plegen, omdat in het kader daarvan tussen hen is overeengekomen dat Van Praag er niet toe zou overgaan om de geschenkverpakking, waarvan de modelrechten bij Frensen Beheer berusten, in de handel te brengen. Haar subsidiaire grondslag berust op inbreuk op model- en/of auteursrecht. De vordering onder 4 grondt Frensen op de cessie tussen haar en Lindeboom.

3. Tegenover de betwisting van Omgrove en Van Praag en bij gebreke van bescheiden ter staving van haar standpunt heeft Frensen voorshands niet aannemelijk gemaakt dat de beëindigingsovereenkomst tevens behelst een toezegging van Van Praag en Omgrove dat zij geen geschenkverpakkingen op de markt zullen brengen. Dit vergt een nader onderzoek dat het kader van dit geding te buiten gaat. Voor toewijzing van de vorderingen onder 1, 2 en 3 op basis van nakoming van de beëindigingsovereenkomst is derhalve geen plaats.

4. Vervolgens is aan de orde de vraag of er zijdens Omgrove en Van Praag sprake is van inbreuk op het model- c.q. auteursrecht op de ten processe bedoelde geschenkverpakking. Omgrove en Van Praag voeren aan dat deze verpakking geen bescherming geniet, omdat er sprake is "van een ingeburgerd doosje, zoals elke kartonfabrikant die levert aan klanten volgens internationale standaardnormen" en voorts omdat uit de gedeponeerde tekening onvoldoende blijkt van de kenmerkende eigenschappen van dit model in afwijking van de gewone standaard.

5. Dit verweer slaagt. Niet kan worden geoordeeld dat de verpakking voldoet aan

het nieuwheidsvereiste als bedoeld in de Eenvormige Benelux-wet inzake Tekeningen of Modellen. Er is sprake van een rechthoekige kartonnen doos met een opening aan de voorzijde die het betreffende artikel zichtbaar maakt. In deze vormgeving zijn vele geschenkverpakkingen al sinds jaar en dag in de handel. Omgrove en Van Praag stellen zich derhalve terecht op het standpunt dat de doos als een standaardmodel moet worden aangemerkt.

Voor zover Frensen beoogt te stellen dat de ronde gaten in de klep in de doos nu juist als afwijking van het standaardmodel moeten worden gezien en dat daarmee de modelrechte-lijke bescherming is gecreëerd, kan dit standpunt niet worden aanvaard. De aangebrachte ronde gaten dienen ertoe dat de bierflesjes in de doos op hun plaats kunnen worden gehouden. De geschenkverpakking is hiermee beter geschikt gemaakt voor zijn gebruiksfunctie. In zoverre moet dan ook worden geoordeeld dat er sprake is van een technisch effect dat model-rechtelijke bescherming ontbeert. De geschenkverpakking van Frensen komt evenmin voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, omdat, mede op grond van het voorgaande, niet kan worden geoordeeld dat er sprake is van een oorspronkelijk werk dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

6. Met betrekking tot de vordering uit hoofde van de overeenkomst van cessie betwisten Omgrove en Van Praag dat zij nog enig bedrag aan Lindeboom verschuldigd zijn. Blijkens een brief van Lindeboom aan Van Praag van 21 november 1990 is eerstgenoemde ertoe overgegaan om de door Van Praag bestelde kratten bier en dozen met glazen aan derden door te verkopen. Het gaat niet aan, zo betogen zij voorts, dat Lindeboom voor deze partij van hen vervolgens ook nog eens betaling vordert.

7. Gelet op deze gemotiveerde betwisting is onvoldoende komen vast te staan dat Omgrove en Van Praag een bedrag van ƒ 20.714,86 verschuldigd zijn aan Lindeboom. Evenmin kan worden vastgesteld of zij wellicht een lager bedrag dienen te voldoen. Een en ander vereist een - het kader van dit geding te buiten gaand - nader onderzoek. Bij deze onzekerheid is derhalve voor toewijzing van dit deel van de vordering van Frensen evenmin plaats.

8. De gevraagde voorzieningen zijn op grond van het voorgaande niet voor toewijzing vatbaar. In dit verband behoeft het

betoog van Omgrove - inhoudende dat Van Praag bij het aangaan van de overeenkomst met Frensen voor zichzelf handelde en niet als directeur van Omgrove, zodat de vorderingen jegens haar niet kunnen worden toegewezen - geen bespreking. Frensen wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, met de proceskosten belast.

Beslissing: 1. Weigert de gevraagde voorzieningen. 2. Veroordeelt Frensen in de kosten van dit geding, tot

heden aan de zijde van Omgrove en Van Praag begroot op ƒ 250,- wegens vastrecht en op ƒ 700,- aan salaris procureur. Enz.

b) Het Hof, enz.

4. De beoordeling van het hoger beroep 4.1. In hoger beroep is nog slechts aan de orde de beslis

sing van de president voorzover die betrekking heeft op de in geding zijnde geschenkverpakking. De vordering van Frensen terzake die hiervoor onder 1.1. is vermeld, is gebaseerd op drie grondslagen. De eerste luidt dat Van Praag en Omgrove wanprestatie plegen in het kader van de beëindigingsovereenkomst die tussen partijen werd gesloten, welke wanprestatie daaruit bestaat dat Van Praag en Omgrove de biergeschenkverpakking van Frensen namaken, terwijl de overeenkomst tussen partijen inhield dat Van Praag zich daarvan zou onthouden. De tweede grondslag houdt in dat Van Praag en Omgrove door hun handelwijze inbreuk maken op de rechten die aan Frensen toekomen krachtens het modeldepot van 20 april 1990 onder nummer DM/016481. Als derde grondslag stelt Frensen dat Van Praag en Omgrove inbreuk maken op aan Frensen toekomend auteursrecht met betrekking tot de gedeponeerde geschenkverpakking.

4.2. De president heeft alle drie de grondslagen ondeugdelijk bevonden en de gevraagde voorzieningen geweigerd. Tegen die beslissing richten zich de grieven, die hierna aan de orde komen.

4.3. Bij overgelegde brief van 29 juni 1990 heeft de advocaat van Frensen aan de advocaat van Van Praag het volgende geschreven, voorzover hier van belang:

"Hierbij bevestig ik ons telefonisch onderhoud dd heden waarbij wij overeenkwamen dat mijn cliënt aan Uw cliënt ter beëindiging van het tussen partijen bestaande geschil omtrent de overeenkomst tot levering van het V.O.C.-bier, een bedrag betaalt van ƒ 1875,-. Na betaling van dit bedrag zullen partijen over en weer van hun verplichtingen uit hoofde van betreffende overeenkomst zijn ontslagen met finale kwijting over en weer. Het bedrag zal door cliënt worden overgemaakt binnen dertig dagen na heden. Ter vermijding van problemen in de toekomst stelt cliënt er prijs op Uw cliënt te laten weten, dat op het bierdoosje een modelrecht rust en dat hij niet toestaat, dat dit bierdoosje door Uw cliënt of een ander op de markt wordt gebracht". 4.4. Vaststaat dat Frensen het bedrag van ƒ 1875,- aan

Van Praag heeft voldaan. Tegenover de gemotiveerde betwisting door Van Praag en Omgrove volgt echter noch uit de hiervoor geciteerde brief van 29 juni 1990 noch overigens uit de overgelegde, voordien tussen (de raadslieden van) partijen gevoerde correspondentie dat Van Praag en/of Omgrove zich tegenover Frensen zou hebben verbonden om zich te onthouden van het namaken van de bewuste biergeschenkverpakking waarop Frensen exclusieve rechten pretendeert. Het enkele feit dat Van Praag niet meer op de brief van 29 juni 1990 heeft gereageerd brengt dat evenmin mee. De eerste grondslag voor de vordering van Frensen is dus ondeugdeijk en grief I faalt.

4.5. Frensen is krachtens licentieovereenkomst die in het vonnis van de president onder 1 sub e. wordt genoemd licentiehouder van de op 20 april 1990 door Frensen Beheer BV onder nummer DM/016481 bij het Benelux Merkenbureau voor tekeningen of modellen gedeponeerde twee modellen voor "boxes (packaging)", of wel verpakkingsdozen. Ingevolge verzoek van Frensen Beheer BV is de omschrijving van


het depot op 30 november 1990 aldus gecorrigeerd dat dit betrekking heeft op "beer giftboxes (packaging)", of wel bier-geschenkdozen. Frensen stelt dat Van Praag en Omgrove in strijd handelen met de rechten die haar als licentiehouder krachtens het depot toekomen door biergeschenkdozen op de markt te brengen die hetzelfde uiterlijk vertonen als het gedeponeerde model, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen.

4.6. Van Praag en Omgrove hebben hiertegenover als verweer gevoerd dat de door Frensen Beheer BV gedeponeerde modellen als hiervoor bedoeld niet nieuw zijn en een gestandaardiseerd produkt betreffen, dat een samenstelling vormt van de standaarddoosjes nrs 0443 en 0444 volgens de internationale fefco-code, in gebruik bij de Vereniging van Nederlandse Golfkartonfabrikanten. Zij hebben in dat verband verwezen naar door hen overgelegde afbeeldingen van die standaarddoosjes. Van Praag en Omgrove hebben tevens gesteld dat de door Frensen in eerste aanleg als produktie 15 overgelegde gedeponeerde modellen slechts een eendimensionele tekening tonen zonder enige maten of volledige afbeelding van hetgeen bedoeld kan zijn. Tenslotte hebben zij onder verwijzing naar een door hen overgelegde brief van Smurfit Mercurius Verpakking BV te Soest van 12 december 1990 aangevoerd dat de constructie van de gewraakte, door Van Praag in de handel gebrachte bierflesverpakking het model 0443 van de fefco-code is, welk model vrij kan worden aangepast met bijvoorbeeld een uitgestanst gedeelte voor een betere presentatie en/of gaten om flessen en potjes en dergelijke te fixeren.

4.7. De beoordeling van het hiervoor onder 4.6. weergegeven verweer van Van Praag en Omgrove zou een nader feitelijk - en mogelijk ook een deskundig - onderzoek vergen dat de grenzen van dit kort geding te buiten gaat. Hier kan worden volstaan met de constatering dat wanneer bedoeld verweer in een eventuele bodemprocedure zou worden gevoerd, dit niet op voorhand kansloos lijkt. Daartoe geldt het volgende.

In de eerste plaats bestrijdt Frensen niet dat - zoals ook op eerdergenoemde produktie 15 valt te zien - de gedeponeerde modellen van de bierdozen geen driedimensionale afbeeldingen bevatten en bovendien niet van maten zijn voorzien, zodat op de betwisting door Van Praag en Omgrove niet vaststaat of de kenmerkende eigenschappen van de modellen wel voldoende uit het depot blijken, hetgeen - zoals volgt uit artikel 4 aanhef en sub 3 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen - BWTM - voor het verkrijgen van een uitsluitend recht vereist is.

In de tweede plaats kan, gelet op hetgeen Van Praag en Omgrove hebben gesteld omtrent de standaarddoosjes volgens de fefco-code, niet worden uitgesloten dat de door Frensen Beheer BV gedeponeerde modellen hetzelfde uiterlijk vertonen als, dan wel slechts ondergeschikte verschillen vertonen met dozen die voorafgaand aan het depot in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van net Beneluxgebied feitelijk bekendheid hebben genoten als bedoeld in artikel 4 aanhef en sub l.a. van het BWTM, hetgeen eveneens aan het verkrijgen van een uitsluitend recht door Frensen Beheer BV in de weg zou staan.

In de derde plaats kan daaraan - ten overvloede - nog worden toegevoegd dat blijkens de tekening van de door Van Praag in de handel gebrachte doos - produktie 1 bij memorie van antwoord - deze wel lijkt op de door Frensen Beheer BV gedeponeerde modellen, maar dat voldoende duidelijke gegevens ontbreken om reeds thans te kunnen vaststellen dat de doos van Van Praag hetzelfde uiterlijk vertoont als althans slechts ondergeschikte verschillen vertoont met de Frensen Beheer BV gedeponeerde modellen, een en ander als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de BWTM.

Zulks betekent dat ook de tweede grondslag van de vordering van Frensen deze niet kan dragen, en dat de grieven II en III falen.

4.8. Hetzelfde geldt voor de derde grondslag en grief IV. Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.7. werd overwogen staat geenszins vast dat de door Frensen Beheer BV gedeponeerde biergeschenkdoos het persoonlijk stempel van de maker draagt en als oorspronkelijk werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, nog daargelaten of - zo dat

wel het geval zou zijn - het dan Frensen is die die bescherming zou kunnen inroepen.

4.9. Nu de grieven moeten worden verworpen zal het vonnis waarvan beroep worden bekrachtigd, met verwijzing van Frensen als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het hoger beroep.

5. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; verwijst appellante in de kosten van het hoger beroep, tot

op deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerden begroot op ƒ 1.700,-. Enz.

Nr 28. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 31 januari 1995.

(Rapid Ice/Quick Cool)

Mrs J.J.M, van Benthem, A.H.Q. Goossens en P.A.M. Meijknecht.

(gedeponeerd model van Vacu)


Art. 4, aanhef en onder 3 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.

Het door appellante verrichte internationale modeldepot (tekst en foto's) van haar "Rapid Ice" bepaalt de omvang van de modelbescherming die zij aan dat depot kan ontlenen. Bij de vraag of geïntimeerden met hun "Quick Cool" inbreuk hebben gemaakt op het modelrecht van appellante krachtens voormeld depot, kan het Hof slechts afgaan op de bij het depot behorende foto's, nu de tekst van het depot geen uitsluitsel geeft omtrent het model, waarvan bescherming werd gevraagd. Dit betekent dat bij vergelijking van beide flessenkoelers buiten beschouwing dient te blijven, dat de buitenzijde van beide koelers is uitgevoerd in een aluminiumkleurig materiaal met opdruk.

Art. 14, lid 1 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Daar bij vergelijking van beide flessenkoelers buiten be

schouwing dient te blijven dat de buitenzijde van beide koelers is uitgevoerd in een aluminiumkleurig materiaal met opdruk, resteert de vraag of beide koelers in uiterlijk en dessin op elkaar gelijken. Van een dergelijke gelijkenis is naar het oordeel van het Hof geen sprake.

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Het Hof vermag niet in te zien dat geïntimeerden op hun

verpakking hebben aangehaakt aan de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de flessenkoeler van appellante. De verschillende stadia van het gebruik zijn bij de flessenkoeler van appellante schematisch aangegeven door middel van foto's in verticale richting en bij de flessenkoeler van geïntimeerde door tekeningen in horizontale richting, als gevolg waarvan die gebruiksaanwijzingen en ook de verpakkingen in hun geheel totaal verschillend zijn. Evenmin valt in te zien dat geïntimeerden door een gelijke prijsstelling ten opzichte van appellante onrechtmatig hebben gehandeld, terwijl het daarbij bovendien gaat om een prijsstelling door de detaillist, die in beginsel daaromtrent geheel vrij is. Met appellante neemt het Hof aan dat de "Rapid Ice" van appellante van betere kwaliteit is dan de "Quick Cool" van geïntimeerden, doch het is niet zo dat geïntimeerden in de huidige concurrentie-maatschappij tegenover appellante gehouden zijn produkten van uitstekende kwaliteit op de markt te brengen.

Vacu Products B.V. te Delft, appellante [in kort geding], procureur Mr W.M.C, van Eerden, advocaten Mrs CL. Capel te Rotterdam en G. de Hoogd te Purmerend,

tegen 1. United Industries Nederland B.V. te Gilze, gemeente

Gilze en Rijen, en 2. Connabride Plastics Limited te Conna, Ierland, geïnti

meerden [in kort geding], procureur Mr M.C. Bijleveld-van de Slikke, advocaat Mr K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Breda, 12 juli 1994 (Mr P.R.C.M. Paalvast).

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: De gedaagden zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid

als respectievelijk "United Industries" en "Connabride". United Industries is gevestigd binnen het Arrondissement

Breda, zodat de president ingevolge artikel 29 van de Benelux-wet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) bevoegd is van de op die wet gebaseerde vorderingen kennis te nemen.

Eiseres vervaardigt en brengt onder de naam "Rapid Ice" in het verkeer een door haar directeur ontworpen zogenaamde koelmanchet, bestemd voor het snel koelen van flessen wijn en andere dranken. De koeler bestaat uit een aluminiumkleurige flexibele buitenmantel, met aan de binnenzijde zes los van elkaar staande compartimenten, waarin zich een koelvloeistof bevindt. De koeler wordt in het vriesvak van een koelkast of in een diepvriezer gekoeld en in gekoelde staat om een fles geschoven, waardoor de inhoud van de fles snel koelt.

Eiseres heeft het model van de vorenomschreven koeler op 5 maart 1992 als internationaal model (OMPI/WIPO) gedepo

neerd voor de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië, Liechtenstein, Monaco en Zwitserland.

In Amerika is octrooi op de koeler verkregen. Voor Europa is door de directeur van eiseres octrooi aangevraagd doch nog niet verkregen. Connabride betwist in die procedure de nieuwheid van de koeler.

Connabride vervaardigt en verhandelt onder de naam "Quickcool" sedert enige tijd eveneens een koelmanchet, bestaande uit een flexibele aluminiumkleurige buitenmantel, met aan de binnenzijde zes afzonderlijke compartimenten, waarin zich een koelvloeistof bevindt. Ook deze koeler wordt in de vrieskast gekoeld en in gekoelde staat om de te koelen fles geschoven.

De Quickcool van Connabride is in Nederland in de detailhandel (met name door Blokker) verkocht. United Industries betwist dat zij bij dit in het verkeer brengen van de Quickcool betrokken is geweest.

Ingevolge artikel 7 van de Herziene Overeenkomst van 's-Gravenhage 1960 wordt de bescherming krachtens het internationale depot van eiseres beheerst door de bepalingen van de nationale wet betreflfende de bescherming van tekeningen of modellen. In de eerste plaats staat derhalve ter beoordeling het verweer van gedaagden dat het depot ingevolge de bepalingen van de Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen nietig is, omdat de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit het depot blijken, omdat het model niet nieuw is en omdat het model (voornamelijk) bestaat uit elementen welke noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect.

Het laatstbedoelde verweer is gegrond. Het model van de koeler van eiseres wordt nagenoeg ge

heel bepaald door de afzonderlijke compartimenten met koelvloeistof binnen de flexibele buitenwand, een en ander van zodanig afmetingen dat de koeler nauw om een wijnfles van normale diameter en hoogte sluit.

Deze factoren zijn onmisbaar voor het verkrijgen van het technische effect van koeling van de inhoud van de fles. De bescherming van deze factoren kan daarom niet verkregen worden krachtens de BTMW doch, indien aan de daartoe

'gestelde eisen wordt voldaan, slechts krachtens het octrooirecht. Het feit dat de directeur van eiseres een octrooiaanvraag heeft ingediend die voornamelijk is gebaseerd op vorenbedoelde factoren bevestigt dat eiseres geen modelbescherming daarvoor kan inroepen.

Ook het feit dat de Quickcool evenals Rapid Ice zes compartimenten met koelvloeistof heeft moet worden aangemerkt als noodzakelijk te zijn voor ruimtebesparing in de vrieskast en voor het verkrijgen van een maximaal koeleffect. Dank zij de flexibele mantel kunnen de koelers worden dubbelgevouwen, om in het vriesvak zo min mogelijk ruimte in te nemen. Daartoe is een even aantal compartimenten vereist. Vier compartimenten zouden rond de fles een vierkant vormen, waardoor het raakvlak tussen de fles en de koelelementen wordt verkleind, meer dan zes compartimenten levert eveneens verlies aan koeleffect op doordat er meer niet-effectieve ruimte tussen de koelelementen ontstaat, terwijl, naar onweersproken stelling van gedaagden, de produktiekosten hoger zullen zijn.

De octrooi-aanvraag van de directeur van eiseres houdt in onder het hoofd "Claims" sub 6: "Device according to claim 5, characterized in that each compartment comprises an even number, preferably six subcompartments", waarmee te kennen wordt gegeven dat juist zes compartimenten van belang zijn voor het verkrijgen van het gewenste technische effect. Ten processe is bovendien gebleken dat er een ouder Amerikaans model snelkoeler bestaat met niet flexibele buitenwand, doch wel met zes koelcompartimenten.

Het vorenstaande brengt mee dat eiseres geen modelbescherming kan inroepen voorzover het model bepaald wordt door de zes koelcompartimenten.

Voorzover er daarnaast en desondanks nog plaats kan zijn voor bescherming van het model van eiseres moet worden geoordeeld dat de Quickcool van Connabride geen inbreuk op het modelrecht van eiseres op de Rapid-Ice maakt, omdat de Quickcool voor het overige wezenlijk van het gedeponeerde model van eiseres verschilt.


Nog in het midden latend of de aluminiumkleur van de buitenmantel van beide koelers een technisch gegeven is, omdat die mantel is vervaardigd van een aluminiumhoudend materiaal, uit de afbeeldingen van de koeler zoals gedeponeerd blijkt niet dat de kleur van de buitenmantel een kenmerkende eigenschap van het model is, terwijl dit ook niet wordt vermeld. Het opgedrukte dessin op de buitenmantel van de Quick-cool is wezenlijk anders dan het dessin op de buitenmantel van de Rapid Ice.

De Rapid Ice heeft twee rijen van telkens drie koelcompartimenten, met daartussen vrije ruimte. De koelcompartimenten hebben een opstaande rand van circa 1 cm hoogte. Dubbelgevouwen met telkens twee compartimenten op elkaar, heeft de Rapid Ice een hoogte van circa 2,5 cm.

Bij de Quickcool zijn aan de boven- en onderzijde de koelelementen direct verbonden met de buitenmantel, waardoor de Quickcool in dubbelgevouwen toestand veel platter is dan de Rapid Ice. Het effect van de zichtbare koelcompartimenten, door eiseres als afbeelding gedeponeerd, ontbreekt nagenoeg geheel bij de Quickcool, zowel in opgevouwen toestand als wanneer om de te koelen fles geschoven.

De Rapid Ice bevat een witte koelvloeistof, terwijl de Quickcool gevuld is met een blauwe koelvloeistof, naar tussen partijen in confesso is van andere samenstelling dan de koelvloeistof van de Rapid Ice.

Tenslotte is de Quickcool 2 cm. langer dan de Rapid Ice. De verpakking van de Quickcool - twee stuks achter een

langwerpige kaart met een afbeelding van een wijnfles, het geheel omhuld met doorzichtige folie - is totaal verschillend van het doosje waarin de Rapid Ice wordt verpakt.

De stellingen van eiseres dat gedaagden onrechtmatig jegens haar handelen door slaafs aan te haken bij de tekst op haar verpakking en door de prijsstelling - een detailhandelprijs van ƒ 14,95 voor de Rapid Ice, en eveneens ƒ 14,95 voor 2 Quickcoolers van groot (wijnfles) formaat en voor 4 Quick-coolers van klein formaat - moet worden verworpen.

De tekst op de verpakking van de Quickcool bevat zakelijke instructies voor de wijze van gebruik, geïllustreerd met schematische tekeningetjes. De tekst is gesteld in andere bewoordingen dan eiseres op de Rapid Ice bezigt voor haar gebruiksaanwijzing en de tekeningetjes zijn duidelijk anders dan de fotografische illustraties van eiseres.

Waar, gelijk vorenoverwogen, voorshands moet worden aangenomen dat de Quickcool vrij mag worden verkocht, is het niet onrechtmatig jegens eiseres daarvoor een prijs vast te stellen als door eiseres gesteld, ook al betekent dit dat één grote Rapid Ice evenveel kost als twee, in één verpakking verkochte, grote of vier kleine Quickcools.

De stelling van gedaagden dat de bedoelde detailhan-delsprijs is vastgesteld door de wederverkoper (in casu Blokker) lijkt bovendien alleszins aannemelijk.

Het is ook niet onrechtmatig jegens eiseres indien juist zou zijn dat de Quickcool van mindere zelfs van slechte kwaliteit zou zijn. Niet valt in te zien dat aan de reputatie van de Rapid Ice afbreuk wordt gedaan door het enkele feit dat er, in een vrije markt, een produkt met dezelfde gebruiksbestemming wordt verkocht, dat goedkoper doch van mindere kwaliteit is dan de Rapid Ice.

Tenslotte kan ook de stelling van eiseres dat gedaagden zich schuldig maken aan misleidende reclame door op de verpakking van de Quickcool in strijd met de waarheid te vermelden "binnen 5 tot 6 minuten kan men de drank al serveren" en "houdt de dranken urenlang koel" niet tot toewijzing van enige vordering leiden.

Op de verpakking van de Quickcool wordt niet vermeld hoe groot de koeling binnen 5 a 6 minuten zal zijn, zodat er in zoverre geen sprake is van een misleidende mededeling.

De bewijslastverdeling van artikel 6.195 lid 1 BW, daarop neerkomend dat ingeval van geschil degene die wordt beticht van misleidende (reclame)mededelingen de juistheid daarvan moet bewijzen, mist in kort geding directe toepassing.

Gezien het spoedeisende karakter van het kort geding had van eiseres verwacht mogen worden dat zij haar stelling dat de mededeling op de verpakking dat de drank urenlang koel wordt gehouden misleidend is redelijk zou hebben onderbouwd.

Eiseres heeft in dit verband in het geding gebracht een door haar als "testrapport" aangemerkt stuk, dat afkomstig blijkt te zijn van een eigen werknemer en daarom slechts als een partijverklaring kan worden aangemerkt. Gedaagden hebben de in dat stuk vermelde bevindingen betwist en er terecht op gewezen dat uit het bedoelde schemaatje niet blijkt onder welke omstandigheden de test is uitgevoerd. Het grafiekje geeft slechts de daling van de flestemperatuur aan, die na twaalf minuten in de Quickcool weer de begintemperatuur zou hebben aangenomen, hetgeen voorshands weinig aannemelijk lijkt. Wat moet worden verstaan onder de gemiddelde temperatuur in de fles van 16.4 graden Celsius blijkt niet.

Gegeven de vaagheid van de ter beschikking staande gegevens omtrent de koelingskwaliteiten van de Quickcooler kan in het kader van dit kort geding niet met zo grote mate van zekerheid worden aangenomen dat de gewraakte mededeling omtrent de koelingsduur van de Quickcooler misleidend is, dat bij wijze van een voorziening bij voorraad een verbod tot het plaatsen van die mededeling op de verpakking kan worden gegeven.

Waar de conclusie van al het vorenstaande moet zijn dat geen van de tegen Connabride als producente van de Quickcool gerichte vorderingen toewijsbaar is, hoeft op het geschil over de vraag of United Industries reeds daadwerkelijk betrokken is geweest bij het in het verkeer brengen van de Quickcool niet nader te worden ingegaan, daar, ook indien dit wel het geval zou zijn, de tegen haar gerichte vorderingen niet kunnen worden toegewezen.

4. De kosten: Eiseres dient als in het ongelijk gestelde partij in de kosten

van het geding te worden verwezen.

5. De beslissing in kort geding: De President: Weigert de gevraagde voorzieningen bij voorraad; Verwijst eiseres in de kosten van het geding en veroordeelt

haar aan gedaagden te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 2.830,-;

Verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; enz.

c) Het Hof, enz.

4. De beoordeling Ook in hoger beroep gaat het om de volgende 2 vragen: A. Hebben United Industries Nederland CS. inbreuk ge

maakt op voormeld modeldepöt?; B. Hebben United Industries Nederland CS. ook los daar

van onrechtmatig tegenover Vacu Products gehandeld als hiervoor sub 1 vermeld?

Ad A: Onder nummer DM /022.221 heeft Vacu Products bij de Organisation Mondiale de la Propiété Intellectuelle te Ge-nève gedeponeerd een model van een flessenkoeler.

De omschrijving in de tekst van dit model luidt als volgt: "Owner Vacu Products B.V., 202. Rotterdamseweg, NL-2628 AS Delft (Netherlands) - Nationality, residence, establishment: Netherlands - Representative: Markgraaf B.V., P.O. Box 22722, NL-1100 DE Amsterdam (Netherlands) - Number of designs: 1 - Article: Bottle-cooler - Cl. 7-01. States concerned: 1. Benelux, France, Germany, Hungary, Italy, Liechtenstein, Monaco, Switzerland." In dat depot zijn aan die tekst toegevoegd vijf fotografische

opnamen betreffende deze flessenkoeler, genummerd 1.1 t/m 1.5, welke foto's kenbaar zijn uit productie 2a, die door Vacu Products in eerste aanleg is overgelegd.

Deze foto's geven de flessenkoeler van Vacu Products weer in gevouwen toestand (1.1 t/m 1.3) en in uitgevouwen toestand (1.4 en 1.5).

Dit depot (tekst en foto's) bepaalt de omvang van de modellenbescherming, die Vacu Products aan dat depot kan ontlenen.

Partijen hebben in hoger beroep bij gelegenheid van de pleidooien de flessenkoelers van partijen getoond en gedemon-


streerd en voorbeelden daarvan overgelegd bij de procesdossiers.

Bij de vraag of United Industries Nederland CS. met haar "Quick Cool" inbreuk hebben gemaakt op het modelrecht van Vacu Products krachtens voormeld depot van de "Rapid Ice", kan het Hof slechts afgaan op de hiervoor bedoelde vijf foto's, nu de tekst van het depot op zich geen uitsluitsel geeft omtrent het model, waarvan bescherming werd gevraagd.

Dat betekent allereerst, dat bij vergelijking van beide flessenkoelers buiten beschouwing dient te blijven, dat de buitenzijde van beide koelers is uitgevoerd in een aluminium-kleurig materiaal met opdruk.

Aldus resteert de vraag of beide koelers in uiterlijk en in dessin op elkaar gelijken.

Van een dergelijke gelijkenis is, naar het oordeel van het Hof, geen sprake.

Hetgeen de President daaromtrent heeft overwogen op pagina 4 tweede, derde, vierde en zesde alinea van zijn vonnis onderschrijft het Hof volledig.

Evenmin als de President is het Hof van oordeel dat er in deze sprake is van een inbreuk op het gedeponeerde model van Vacu Products.

Dat betekent dat grief II faalt en derhalve grief I geen verdere behandeling meer behoeft.

De grieven III t/m V richten zich tegen het oordeel van de President omtrent het gestelde onrechtmatig handelen van United Industries Nederland CS.

Ook deze grieven falen. Beide soorten koelers ontlenen hun koelend vermogen aan

het feit dat zij voor het gebruik zelf in de diepvriezer of het vriescompartiment van de koelkast moeten worden gekoeld.

De koelers moeten voor gebruik vervolgens bijvoorbeeld om de hals van een te koelen fles worden geschoven, waarna na enige tijd als de inhoud van de fles is gekoeld, deze inhoud in een glas kan worden geschonken.

Op de verpakking van beide koelers zijn deze stadia schematisch aangegeven. Bij de "Rapid Ice" gebeurt zulks door middel van foto's in verticale richting en bij de "Quick Cool" door tekeningen in horizontale richting.

Het Hof vermag niet in te zien, dat United Industries Nederland CS. in deze hebben aangehaakt aan de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de "Rapid Ice" van Vacu Products.

Het feit dat United Industries Nederland CS. evenals Vacu Products op de verpakking stellen dat het koelend effect reeds na 6 minuten is bereikt, leidt het Hof niet tot een ander oordeel.

De betreffende gebruiksaanwijzingen verschillen deels van inhoud en wijken in vormgeving geheel van elkaar af; de picturale weergave in de gebruiksaanwijzing van de "Quick Cool" kan inhoudelijk niet anders zijn, gelijk hiervoor overwogen, en wijkt in vormgeving volledig af van die op de verpakking van de "Rapid Ice".

Als geheel beschouwd, zijn de verpakkingen van beide producten totaal verschillend.

Evenmin als de President kan het Hof voorts inzien, dat United Industries Nederland CS. door een gelijke prijsstelling ten opzichte van Vacu Products onrechtmatig hebben gehandeld.

Daarenboven gaat het hier om een prijsstelling door de detaillist, die in beginsel daaromtrent geheel vrij is.

Vacu Products vermoedt wel enige afspraken daaromtrent, doch zij heeft geen feiten gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, die een dergelijke desbewuste samenspanning van United Industries Nederland CS. met de detailhandel om het pro-dukt van Vacu Products uit de markt te drukken waarschijnlijk maken.

Met Vacu Products neemt het Hof aan dat haar product, de "Rapid Ice", van betere kwaliteit is dan de "Quick Cool", zoals pijnlijk duidelijk is geworden tijdens de demonstratie van deze laatste flessenkoeler door de raadsman van United Industries Nederland CS. ter gelegenheid van de pleidooien; bij die demonstratie raakte de "Quick Cool" spontaan lek.

Het is echter niet zo, dat United Industries Nederland CS. in de huidige concurrentie-maatschappij, tegenover Vacu Pro

ducts gehouden zijn producten van uitstekende kwaliteit op de markt te brengen.

Nu, zoals hiervoor overwogen, United Industries Nederland CS. in de presentatie van haar product voldoende afstand hebben genomen van het product van Vacu Products, acht het Hof niet aannemelijk dat de mindere kwaliteit van het product van United Industries Nederland CS. zal terugslaan op dat van Vacu Products.

De vergissing, waarvan Vacu Products gewag maakt - doelend op de overgelegde brief van een zekere Allard - kan daaraan niet afdoen.

De vermelding op de verpakking van de "Quick Cool" dat men binnen 5 tot 6 minuten de drank al kan serveren en dat de dranken urenlang koel worden gehouden kunnen, naar het voorlopig oordeel van het Hof, niet als misleidend worden aangemerkt.

Ook uit de door Vacu Products overgelegde vergelijkende rapportage van TNO, blijkt dat een duidelijke verkoeling van dranken optreedt na 5/6 minuten en dat de dranken gedurende 3 uur nadien gekoeld blijven.

Zulks geldt zowel ten aanzien van de "Rapid Ice" als de "Quick Cool"; alleen koelt de eerste - grosso modo - beter dan de tweede.

Nu de grieven I tot en met V niet leiden tot vernietiging van het beroepen vonnis, slaagt grief VI evenmin.

Dit betekent ook dat de vordering tot terugbetaling terzake van de proceskosten in eerste aanleg moet worden afgewezen.

Vacu Products zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

Het Hof ziet geen aanleiding in de beslissing omtrent de proceskostenveroordeling mede te betrekken de kosten verbonden aan het overleggen van het door United Industries Nederland CS. in het geding gebrachte rapport, hetwelk bovendien blijkens de inhoud ook niet speciaal voor dit geding is vervaardigd.

5. De beslissing Het Gerechtshof: bekrachtigt het vonnis, waarvan beroep. Veroordeelt Vacu Products in de kosten van het geding in

hoger beroep tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 420,- aan verschotten en ƒ 4.200,- voor salaris procureur.

Wijst af de vordering van Vacu Products tot terugbetaling van de proceskosten in eerste aanleg, welke zij inmiddels op basis van dat vonnis aan United Industries CS. had voldaan. Enz.

Nr 29. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 2 februari 1995.

(merk en handelsnaam NAI of NAi)


Art. 5 Handelsnaamwet. Niet is aannemelijk geworden dat de letters NAI of NAi op

zich zelfbij het publiek bekendheid genieten terwijl die letters gebruikt in combinatie met de woorden Nederlands Arbitrage Instituut en Nederlands Architectuurinstituut als afkorting daarvan begrepen zullen worden. Nu de woorden Nederlands en Instituut weinig onderscheidende kracht hebben, zijn de kenmerkende bestanddelen van de handelsnamen respectievelijk Architectuur en Arbitrage. Geen gevaar voor verwarring bij het publiek, zeker niet nu de aard van de ondernemingen aanmerkelijk verschilt.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 en 2 Benelux Merkenwet.

Het dienstmerk NAI van appellante is ten nauwste verbonden met arbitrage; de activiteiten van geïntimeerden - voorlichting op het gebied van architectuur en stedebouw — hebben daarmee niets van doen. Artikel 13 A aanhef en onder 1 BMW mist toepassing. Het hof acht voorts niet aannemelijk dat door het gebruik van de letters NAI of NAi door geïntimeerden, het-


geen plaats vindt in het kader van activiteiten die verband houden met architectuur, aan de merkhouder schade kan worden toegebracht. Dus ook art. 13 A aanhef en onder 2 mist toepassing.

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek In aanmerking genomen dat geïntimeerden de letters NAi

en NAI steeds gebruiken in de context van de woorden Nederlands Architectuurinstituut, acht het Hof niet aannemelijk dat het publiek op enigerlei wijze wordt misleid.

Stichting Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, appellante [in kort geding], procureur Mr G.M.H. Hoogvliet, advocaat Mr Th.R. Bremer te Amsterdam,

tegen 1. Stichting Nederlands Instituut voor Architectuur en Ste

debouw te Rotterdam, en 2. Nai B.V. te Rotterdam, geïntimeerden [in kort geding],

procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr E.M. Polak te Amsterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 4 januari 1994 (Mr C.H.B. Boot).

2. De beoordeling. De vordering van NAI Arbitrage strekt er in hoofdzaak toe

dat aan NAI Architectuur het gebruik van de letters NAI als handelsnaam en/of merk wordt verboden. Aan die vordering zijn nevenvorderingen verbonden. Alle vorderingen berusten op de grondslag dat NAI Architectuur op grond van de Handelsnaamwet, de Merkenwet, en op grond van het gemene recht (het BW), niet gerechtigd is zichzelf als NAI te afficheren of anderszins voor zichzelf de korte aanduiding NAI te gebruiken, omdat die lettercombinatie al deccenia lang rechten regelmatig door NAI Arbitrage wordt gebruikt. Het verweer luidt hoofdzakelijk dat de beide instituten in zo gescheiden werelden opereren, dat het gebruik door NAI Architectuur van de lettercombinatie NAI niet op enigerlei grond onrechtmatig is, dat immers verwarring noch schade voor NAI Arbitrage te duchten is.

Wij zijn dat met NAI Architectuur eens. Wij overwegen hierbij dat inderdaad beide instituten zich tot verschillende doelgroepen richten, de doelgroep van degenen die een geschil willen beslechten enerzijds, en de doelgroep van degenen die geinteresseerd zijn in bouwkunst anderzijds. Dat kunnen natuurlijk ook wel eens dezelfde personen zijn, maar juist diegenen zullen geen moeite hebben de instituten, die onder gelijke naamsaanduiding naar buiten treden, van elkaar te onderscheiden. Wij vermogen niet in te zien dat het publiek de beide instituten associatief zal vereenzelvigen of vergelijken. Wij kunnen ons ook moeilijk voorstellen dat NAI Arbitrage op enigerlei wijze minder gemakkelijk in de wereld komt te staan nu bovendien een te goeder naam en faam bekend staand architectuur-instituut als NAI (of NAi) naar buiten treedt. Gesuggereerd is in dit verband dat NAI Arbitrage in hoge mate afhankelijk is van de absolute overtuiging bij het publiek dat het een onpartijdig instituut is, terwijl het bestaan van NAI als architectuur-instelling licht aan die onafhankelijkheid zou kunnen doen twijfelen. Wij vermogen de gedachtengang van iemand die aan de onpartijdigheid van een arbitrage-instituut gaat twijfelen omdat een architectuur-instituut onder dezelfde naam opereert, niet te volgen. Het is als met de letter-reeks NOB, ook deze is maatschappelijk voor meer dan één instelling gangbaar. Dat kan best, al zal men even de context moeten weten, waarin over of door NOB gesproken wordt (bijv. Belastingadviseurs, Beroepsgoederenvervoer). Bij dit alles houden wij in gedachten dat NAI Arbitrage niet actief wervend een groot publiek bespeelt en bereikt, maar selectief diegenen benadert, die typisch (door de hoofdletters heen) in arbitrage zijn geïnteresseerd. Die zullen niet licht denken dat NAI Architectuur, dat in beginsel veel meer in de openbaarheid treedt, ook geredelijk de 'man in the street' bereikt, op een bepaalde wijze verbonden zou zijn met het arbitrage-instituut. Dat is, naar ons voorlopig oordeel, te ver gezocht, of, zo men wil, koudwatervrees.

Tenslotte overwegen wij dat de gevraagde voorzieningen van zo vergaande strekking zijn, en zo kostbaar te effectueren zijn, dat ook bij groter twijfel onzerzijds over de mogelijkheid dat het gebruik van de aanduiding NAI door het architectuurinstituut onrechtmatig zou zijn, de vordering allicht niet zou zijn toegewezen op de grond dat dan toch een bodemprocedure passender wordt geacht.

3. De beslissing. De President van de Arrondissementsrechtbank te Rotter

dam rechtdoende in kort geding: Weigeren de gevraagde voorzieningen. Veroordelen eiseres in de kosten van deze procedure, tot op

heden aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 275,- aan verschotten en op ƒ 1200,- aan salaris voor de procureur, enz.

b) Het Hof, enz.

Beoordeling van het hoger beroep 6. Door de grieven wordt het geschil in volle omvang aan

het oordeel van het hof onderworpen. 7. Het hof gaat uit van de volgende feiten die enerzijds zijn

gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken:

a. Appellante werd in 1949 opgericht en heeft ten doel het bevorderen van arbitrage, bindend advies en andere wettige middelen tot het voorkomen, beperken en oplossen van geschillen en al hetgeen daartoe in de ruimste zin van het woord dienstig kan zijn.

b. Appellante is rechthebbende op het merk NAI, welk merk op 5 juni 1992 is gedeponeerd voor waren in klasse 16 (boeken, periodieken) en diensten in klasse 42 (arbitrage-diensten en aanverwante diensten).

c. Geïntimeerde sub 1 is op 17 augustus 1988 opgericht en heeft ten doel "het bijeenbrengen, behouden en toegankelijk maken van collecties, archieven, bibliotheek en documentatie op het gebied van Nederlandse architectuur en stedebouw en het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de culturele aspecten van de gebouwde omgeving".

d. Geïntimeerde sub 2 is opgericht op 11 december 1990 en heeft ten doel de zelfstandige ontwikkeling en de exploitatie van de centrale publiekshal van het gebouw in het Museumpark te Rotterdam ten behoeve van de door geïntimeerde sub 1 uit te oefenen publieksactiviteiten.

8. Appellante heeft aan haar vorderingen in de eerste plaats ten grondslag gelegd dat geïntimeerden handelen in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet. Doordat geïntimeerden zich presenteren en activiteiten ontplooien onder gebruikmaking van de naam Nederlands Architectuurinstituut en het teken "NAi" en/of NAI, is volgens appellante, gelet op het feit dat zij zowel nationaal als internationaal algemeen bekend is onder de handelsnaam "NAI", welke handelsnaam zij sedert 1949 voert, verwarring bij het publiek te duchten tussen haar en geïntimeerden, mede gezien de plaats waar zij in Rotterdam kantoor houden, alsmede de aard van de betrokken ondernemingen.

9. Voor de beoordeling van de vraag of geïntimeerden handelen in strijd met de Handelsnaamwet is het noodzakelijk vast te stellen onder welke namen partijen aan het handelsverkeer deelnemen.

10. Wat de handelsnaam van appellante betreft, hebben geïntimeerden aangevoerd dat appellante mede optreedt onder de afkorting NAI, waarmee zij kennelijk bedoelen dat de afkorting NAI steeds in verbinding met de woorden Nederlands Arbitrage Instituut wordt gebezigd.

11. Uit de door appellante overgelegde produkties blijkt het volgende. In de statuten van appellante, in het uittreksel uit het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en op het briefpapier komt de afkorting NAI niet voor. In de opvolgende reglementen van appellante is wel sprake van NAI, doch hetzij in combinatie met de woorden Nederlands Arbitrage Instituut hetzij nadat met zoveel woorden is aangegeven of voor de lezer door de vermelding van Nederlands Arbitrage Instituut duidelijk is gemaakt dat NAI als afkorting wordt gebruikt voor Nederlands Arbitrage Instituut. Voor de meeste


andere produkties, waaronder een advertentie, geldt hetzelfde, zij het dat NAI kennelijk ook als afkorting wordt gebruikt ter aanduiding van Netherlands Arbitration Institute. Slechts in het Tijdschrift voor Arbitrage komt enkele keren de aanduiding NAI voor zonder verwijzing naar Nederlands Arbitrage Instituut.

Veronderstellenderwijze aannemende dat het gebruik van de afkorting NAI in de overgelegde produkties steeds als het voeren van een handelsnaam is aan te merken, oordeelt het hof dat voorshands niet voldoende aannemelijk is geworden dat appellante regelmatig uitsluitend onder de afkorting NAI aan het handelsverkeer deelneemt. Het hof houdt het ervoor dat appellante als handelsnaam voert Nederlands Arbitrage Instituut NAI of NAI Nederlands Arbitrage Instituut.

12. Wat de handelsnaam van geïntimeerden betreft overweegt het hof het volgende.

Uit de overgelegde produkties blijkt dat geïntimeerde sub 1 gebruik maakt van de afkorting NAi doch steeds ofwel in combinatie met de woorden Nederlands Architectuurinstituut ofwel nadat daaraan vooraf is gegaan het gebruik van die woorden. Daarom houdt het hof het ervoor dat geïntimeerde sub 1 als handelsnaam gebruikt NAi Nederlands Architectuurinstituut en/of Nederlands Architectuurinstituut NAi.

Geïntimeerde sub 2 heeft als naam NAI B.V. Aan de vraag of zij in strijd handelt met de Handelsnaamwet komt het hof niet toe omdat appellante het verweer van geïntimeerde sub 2 dat zij in het handelsverkeer niet naar buiten optreedt, niet heeft weten te weerleggen.

13. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de handelsnaam van geïntimeerde sub 1 in zo geringe mate afwijkt van de handelsnaam van appellante dat, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring te duchten is.

14. Omdat enerzijds niet aannemelijk is geworden dat de letters NAI of NAi op zich zelf bij het publiek bekendheid genieten terwijl die letters gebruikt in combinatie met de woorden Nederlands Arbitrage Instituut en Nederlands Architectuurinstituut als afkorting daarvan begrepen zullen worden, en anderzijds de woorden Nederlands en Instituut weinig onderscheidend vermogen hebben, zijn de kenmerkende bestanddelen van de handelsnamen respectievelijk Architectuur en Arbitrage. De verschillen tussen deze woorden acht het hof zo groot dat verwarring bij het publiek niet te duchten is, zeker niet nu, gelet op het overwogene in rechtsoverweging 7 onder a en c, de aard van de onderneming van geïntimeerde sub 1 naar het oordeel van het hof aanmerkelijk verschilt van die van appellante. Hieraan doet niet af dat partijen in eikaars nabijheid zijn gevestigd en dat appellante ook arbitrages in de bouw verzorgt. Het hof acht niet aannemelijk dat bij het publiek dat bekend is met geïntimeerden en vervolgens in aanraking komt met appellante, de mening zou kunnen postvatten dat beide ondernemingen op een bepaalde wijze met elkaar zijn verbonden. Bij een ander speelt nog een rol dat zowel appellante als geïntimeerde sub 1, gelet op hun doelstellingen, in overwegende mate met meer dan gemiddeld oplettend publiek te maken zullen hebben. Overigens is van enige serieuze verwarring bij het publiek tot nu toe niet gebleken. De gestelde verkeerde telefoonverbindingen leveren zodanige verwarring niet op en moeten door partijen door een duidelijke vermelding in telefoongidsen en dergelijke vermeden kunnen worden. Van handelen in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet is daarom geen sprake.

15. In de tweede plaats heeft appellante aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat geïntimeerden inbreuk maken op haar merkrechten. Appellante beroept zich zowel op artikel 13 onder A, aanhef en sub 1, als op artikel 13 onder A, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

16. Wat artikel 13 onder A, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet betreft: het hof kan appellante niet volgen in haar redenering dat geïntimeerden het teken NAI of NAi gebruiken voor de diensten waarvoor het merk van appellante is ingeschreven of voor soortgelijke diensten. De redenering van appellante is dat zij lezingen en symposia organiseert en dat geïntimeerden ook tentoonstellingen, studiedagen, excursies, lezingen en congressen organiseren. Appellante miskent dat haar merk niet is

ingeschreven voor de dienst: het organiseren van lezingen en symposia los van de inhoud van de lezingen en de symposia, maar voor arbitragediensten, waaronder voorlichting omtrent arbitrale en niet-arbitrale procedures etcetera. Haar merk is dus ten nauwste verbonden met arbitrage. De activiteiten van geïntimeerden hebben daarmee niets van doen. Die hebben betrekking op voorlichting op het gebied van architectuur en stedebouw. In de visie van appellante zou elk instituut dat lezingen en symposia organiseert, ongeacht de onderwerpen, dezelfde dienst verrichten als waarvoor haar merk is ingeschreven of een soortgelijke dienst. De merkinschrijving van appellante heeft niet een zo wijd bereik.

Gebruiken geïntimeerden het teken NAI of NAi voor waren waarvoor het merk van appellante is ingeschreven of voor soortgelijke waren? Volgens appellante is dit het geval. Geïntimeerden bestrijden het. Naar hun mening wordt de aanduiding NAi uitsluitend gebruikt voor folders, brochures en dergelijke die de dienstverlening ondersteunen.

Steen des aanstoots voor appellante is de als produktie 31 in eerste aanleg overgelegde catalogus. Op de bladzijde voorafgaande aan pagina 1 is onder andere vermeld: Catalogus Catalogue NAi Uitgevers / Publishers

Nederlands Architectuurinstituut Netherlands Architecture Institute

Op zichzelf is de aanduiding NAi Uitgevers als handelsnaam te beschouwen. Het hof acht aannemelijk dat het publiek het gebruik van die aanduiding in de catalogus zo zal verstaan dat daarmee wordt aangegeven dat de catalogus afkomstig is van NAi Uitgevers welke uitgevers blijkbaar ten nauwste verbonden zijn met het Nederlands Architectuurinstituut. Het hof acht derhalve niet aannemelijk dat het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op een of meer bepaalde, door NAi Uitgevers - verhandelde of ter levering aangeboden waren welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de letters NAi in het cursusboek van geïntimeerde sub 2 en Teleac (produktie 36) en voor het gebruik van de woorden als NAi-collectie en NAi-Studiecentrum in het Programma van het Nederlands Architectuurinstituut (produktie 30). Dit betekent dat artikel 13 onder A, aanhef en sub 1 BMW toepassing mist.

17. Volgens appellante maken geïntimeerden inbreuk op haar rechten aangezien zij zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruik maken van het merk of van een overeenstemmend teken onder zodanige omstandigheden dat aan haar schade kan worden toegebracht (artikel 13 onder A, aanhef en sub 2 BMW). Geïntimeerden betwisten met name dat schade kan worden toegebracht.

18. Niet aannemelijk is geworden dat het merk van appellante grote bekendheid geniet. Voorzover appellante tot nu toe gebruik heeft gemaakt van het merk gebeurde dit, naar thans kan worden nagegaan, vrijwel steeds in samenhang met de woorden Nederlands Arbitrage Instituut.

Het gebruik van de letters NAi of NAI door geïntimeerden vindt plaats in het kader van activiteiten die verband houden met architectuur, hetgeen tot uitdrukking wordt gebracht doordat in de context de woorden Nederlands Architectuurinstituut worden gebruikt.

Gelet op een en ander, alsmede op de in de visie van het hof grote verschillen tussen de activiteiten van partijen, is niet te verwachten dat het publiek enigerlei verbinding zal leggen tussen partijen. Daarom acht het hof niet aannemelijk dat door het gebruik van de letters NAi of NAI door geïntimeerden aan de merkhouder schade kan worden toegebracht. Het hof vermag niet in te zien hoe door het gebruik door geïntimeerden van de letters NAi of NAI afbreuk kan worden gedaan aan de reputatie van appellante als algemeen, onpartijdig en onafhankelijk arbitrage-instituut.

19. In de derde plaats heeft appellante aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat geïntimeerden door het gebruik van het teken NAi en/of NAI onrechtmatig handelen aangezien het publiek daardoor wordt misleid omtrent de aard en de herkomst van de aangeboden waren en/of diensten en de identiteit van degene door wie de waren worden aangeboden en/of diensten worden verricht.


20. Geïntimeerden bestrijden dat van enige misleiding van het publiek sprake is.

21. In aanmerking nemende dat geïntimeerde de letters NAi en NAI steeds gebruiken in de context van de woorden Nederlands Architectuurinstituut, acht het hof niet aannemelijk dat het publiek op enigerlei wijze wordt misleid, te minder nu niet gebleken is dat het merk van appellante op zich zelf beschouwd, dat wil zeggen: niet gebruikt in samenhang met de woorden Nederlands Arbitrage Instituut, bekendheid geniet.

22. Tenslotte is door appellante nog aangevoerd dat de onderscheidende kracht en de reputatie van haar merk en handelsnaam worden aangetast.

23. Om de redenen genoemd in rechtsoverweging 18, acht het hof die stelling van appellante niet aannemelijk.

24. Uit al het voorgaande vloeit voort dat de vorderingen terecht zijn afgewezen. De grieven behoeven geen afzonderlijke bespreking.

Beslissing Het gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en

veroordeelt appellante in de kosten van het hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerden begroot op ƒ 4.550,-, enz.

Nr 30. President Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 29 november 1993.

(clown Bassie/pop Bastiaan)

Mr J.J. van Oostveen.

Art. 6:162 Burgerlijk 'Wetboek. Ook al vertoont pop Bastiaan een aantal trekken van de

standaard-Auguste-clown, in veel opzichten stemt hij nodeloos en verregaand overeen met de creatie clown Bassie.

Aanhaken aan andermans populariteit is in beginsel niet onrechtmatig, behoudens bijzondere omstandigheden. Daarvan is in dit geval sprake, nu eiser een substantieel deel van zijn inkomen verwerft uit exploitatie van Bassie 's populariteit, gedaagde niet bereid was daarvoor een redelijke vergoeding te betalen, en het voor haar zeer wel mogelijk was geweest een geheel andere Augusteclown met een andere naam te creëren.

1. Bastiaan van Toor te Vlaardingen, en 2. Bassie Produkties B.V. te Vlaardingen, eisers [in kort

geding], procureur Mr A.J.H. Ozinga, advocaat Mr W.J.M. Diekman te 's-Gravenhage,

tegen 1. V.o.f. Atelier Niesje Wolters van Bemmel te Wissel,

gemeente Epe, 2. Niesje Wolters-van Bemmel te Wissel, gemeente Epe,

en 3. Max Hildo Wolters te Wissel, gemeente Epe, gedaagden

[in kort geding], advocaat Mr H.A. Kater te Amsterdam.

ten aanzien van het recht: 1. de vaststaande feiten: 1.1. Eiser sub 1, hierna te noemen van Toor, vormt sinds

1964 tezamen met zijn broer een clown/acrobaatduo. Zij treden op onder de naam Bassie en Adriaan. Van Toor heeft daarbij de rol van clown Bassie.

1.2. In de loop van de jaren hebben Bassie en Adriaan een zodanige bekendheid en populariteit verworven dat zij deze populariteit commercieel kunnen exploiteren door onder meer het op de markt brengen van zogenaamde merchandising-artikelen en door het tegen vergoeding verlenen van medewerking aan (reclame)campagnes van derden. De commerciële exploitatie van clown Bassie heeft Van Toor in handen gegeven van eiseres sub 2, hierna te noemen Bassie Produkties.

1.3. Bassie Produkties heeft op 13 augustus 1993 de merken "Bassie en Adriaan" en "clown Bassie" gedeponeerd bij het Beneluxmerkenregister.

1.4. Gedaagde sub 1, hierna te noemen Atelier Niesje Wolters, is uitgeefster van (les)boeken op het gebied van het zelf

maken van poppen, teddyberen en aanverwante creatieve vaardigheden.

1.5. Bij brief van 27 april 1992 heeft Atelier Niesje Wolters Van Toor het volgende voorgelegd:

"Er komt dit jaar een nieuw boek uit over Clowns, een opdracht van ons aan de bekende poppenmaakster Bets van Boxel uit Waspik. In dit boek komen een aantal beroemde clowns als pop te staan (...) Zeer herkenbaar (...) De volgende clowns komen aan bod (...) en Bassie. Op de omslag komt, als u er mee accoord gaat, de clownsfiguur Bassie te staan. Populair en herkenbaar als Nederlandse clown. Om elke vorm van inbreuk op de door u bedachte figuur te voorkomen, vragen wij u hiermee toestemming om een plaat naar deze pop gemaakt te mogen gebruiken voor het omslag (...)." 1.6. Van Toor heeft Atelier Niesje Wolters enkele dagen na

ontvangst van deze brief telefonisch meegedeeld geen toestemming te verlenen voor het gebruik van clown Bassie.

1.7. Door Atelier Niesje Wolters is eind augustus 1993 het boek Clowns 2 op de markt gebracht. In dit boek worden onder meer aanwijzingen gegeven voor het maken van een clownspop met de naam Bastiaan. Blijkens de beschrijving in het boek is Bastiaan "typisch een voorbeeld van een clown die is ontstaan uit de fantasie van de poppenmaakster. De inspiratiebron kwam van verschillende andere clowns, maar het geheel is een nieuwe clown." Een foto van pop Bastiaan siert de omslag van het boek.

1.8. Aan de sommatie zijdens Van Toor en Bassie Produkties de uitgave van dit boek te staken, heeft Atelier Niesje Wolters geen gevolg gegeven.

2. Vordering, grondslag en verweer 2.1. Van Toor en Bassie Produkties vorderen na vermeer

dering van eis ten principale, samengevat, Atelier Niesje Wolters te verbieden het boek Clowns 2, althans de daarin gepubliceerde afbeeldingen van de clown welke in dat boek Bastiaan is genoemd, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, haar te gebieden aan al haar afnemers aan wie zij het betreffende boek heeft geleverd een brief te zenden met de in de dagvaarding omschreven inhoud, haar te gebieden aan Van Toor en Bassie Produkties kopieën van de ingevolge het vonnis toegezonden brieven toe te zenden, alsmede haar te gebieden alle nog in voorraad zijnde of geretourneerde exemplaren van het betreffende boek, althans van de gedeelten van die boeken waarop de clown genaamd Bastiaan voorkomt, ter vernietiging aan Van Toor en Bassie Produkties te overhandigen.

2.2. Zij baseren deze vorderingen op de vaststaande feiten alsmede op de stelling dat Atelier Niesjes Wolters onrechtmatig jegens hen handelt door zonder hun toestemming de clownsfiguur Bassie commercieel te exploiteren door afbeeldingen te publiceren van een pop, Bastiaan genaamd, welke sprekende gelijkenis vertoont met de clown Bassie. Niet alleen maakt Atelier Niesje Wolters inbreuk op het auteursrecht van Van Toor terzake van clown Bassie en op het merkrecht van Van Toor en Bassie Produkties, ook haakt zij op ongeoorloofde wijze aan aan de populariteit welke Van Toor zich als de clown Bassie heeft verworven.

Van Toor en Bassie Produkties hebben een spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening.

2.3. Op het verweer van Atelier Niesje Wolters zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

3. Beoordeling van het geschil. 3.1. Atelier Niesje Wolters heeft primair aangevoerd dat

pop Bastiaan een geheel eigen creatie van een clown van het Augustetype is die weliswaar mede op clown Bassie geïnspireerd is, maar voor het overige - buiten de algemene kenmerken van een clown van dit type - geen directe gelijkenis daarmee vertoont. Dit verweer moet verworpen worden op grond van het volgende.

De op de omslag van het boek Clowns 2 afgebeelde pop heeft, net als Bassie, vlassig rood haar dat gedeeltelijk in een kuif omhoog staat, een bolle rode neus en boven ieder oog een wit met zwart omlijnd vlak dat over het voorhoofd tot iets onder de haargrens doorloopt. Pop Bastiaan is, net als Bassie, gekleed in een truitje met brede verticale rode en witte strepen,


waarboven een witte kraag met een groen strikje, een colbertjasje met een overwegend rood Schots ruitpatroon, met zwarte revers en daaronder bretels, terwijl uit de werkbeschrijving blijkt dat pop Bastiaan evenals clown Bassie sportschoenen van normale grootte draagt. Het enkele feit dat pop Bastiaan bij de mond een bredere rode schminkrand heeft dan clown Bassie is - gelet op alle hiervoor aangegeven overeenkomsten - onvoldoende om de conclusie dat pop Bastiaan geen gelijkenis vertoont met clown Bassie te kunnen rechtvaardigen.

3.2. Ook kan Atelier Niesje Wolters niet gevolgd worden in haar stelling dat pop Bastiaan slechts gelijkenis met clown Bastiaan vertoont voor zover dit de onvermijdbare, prototypische kenmerken van een Auguste-clown betreft. Weliswaar draagt een standaard-Auguste een strikje om de hals, een loszittende, veel te grote bandplooibroek en veel te grote schoenen en heeft hij een zwaar geschminkt gezicht met rood/wit omrande mond; uit vergelijking van de pop met de clown blijkt genoegzaam dat waar de mogelijkheid was om binnen die standaardkenmerken pop Bastiaan een ander uiterlijk te geven dan clown Bassie (bijvoorbeeld door een andere kleding/ schoenenkeus, en door afwijkende schmink) deze mogelijkheden niet benut zijn. Integendeel, pop Bastiaan is zowel wat betreft schmink, als wat betreft kleding en schoeisel vrijwel identiek aan clown Bassie en draagt daarbij nog een sterk aan Bassie en Adriaan (Bastiaan) refererende naam. Dat die gelijkenis vermijdbaar was, volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen. Tenslotte is nog redengevend, dat het standpunt van Atelier Niesje Wolters in deze minder geloofwaardig voorkomt, mede gelet op het hiervoor sub 1.3. weergegevene.

3.3. Van Atelier Niesje Wolters kan gezegd worden dat zij door het op de omslag van haar boek Clowns 2 plaatsen van een afbeelding van een sterk op clown Bassie gelijkende pop, geprofiteerd heeft van de populariteit die Van Toor zich door zijn persoonlijke presentatie en creatieve inspanningen als clown Bassie heeft verworven.

In beginsel is aanhaken aan andermans populariteit echter niet onrechtmatig. Dit beginsel kan echter uitzondering lijden door bijkomende omstandigheden.

3.4. Van Toor heeft ter zitting onweersproken gesteld dat hij niet alleen uit zijn optredens voor publiek en in televisieseries maar ook een substantieel deel van zijn inkomen verwerft uit exploitatie van Bassie's populariteit, onder meer door tegen betaling zijn medewerking te verlenen aan merchandising voor derden. Uit de sub 1.5 genoemde brief blijkt genoegzaam, dat Atelier Niesje Wolters zich er van bewust was dat zij inbreuk op de rechten van Van Toor zou maken indien zij zonder zijn toestemming gebruik zou maken van een afbeelding van een pop die clown Bassie voorstelt. In dit verband heeft Van Toor verklaard, dat hij, indien Atelier Niesje Wolters een redelijke vergoeding voor het mogen afbeelden van (een clown met het uiterlijk van) clown Bassie in en op het boek had aangeboden, zijn toestemming wel verleend zou hebben. Om die reden heeft hij in het telefoongesprek met Atelier Niesje Wolters haar aangeraden contact op te nemen met het bureau dat voor hem de merchandising verzorgt, welk advies - naar vaststaat - niet is opgevolgd.

Atelier Niesje Wolters heeft door haar handelwijze Van Toor en Bassie Produkties de mogelijkheid ontnomen een vergoeding te bedingen voor het gebruik van clown Bassie. Voor Atelier Niesje Wolters was het bovendien zeer wel mogelijk geweest om - na de weigering van Van Toor zijn toestemming te verlenen - een andere Auguste-clown met een geheel ander uiterlijk en andersluidende naam te creëren. Het gebruik van de kenmerken van clown Bassie is, zoals hiervoor al overwogen, immers niet onvermijdbaar. Al deze omstandigheden maken, dat de handelwijze van Atelier Niesje Wolters voorshands als onrechtmatig moet worden aangemerkt.

3.5. Al hetgeen hiervoor is overwogen en het onvoldoende weersproken spoedeisend belang van Van Toor en Bassie Produkties bij toewijzing van de vorderingen leidt tot toewijzing van de vorderingen. Tegen de verschillende onderdelen van die vorderingen op zich heeft Atelier Niesje Wolters geen bezwaar gemaakt. De overige door Van Toor en Bassie Produkties gestelde en door Atelier Niesje Wolters betwiste inbreuken op

het auteurs- en merkrecht van Van Toor en Bassie Produkties behoeven thans geen bespreking meer. Na te noemen dwangsommen komen genoegzaam voor.

3.6. Atelier Niesje Wolters zal als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld worden in de kosten van deze procedure.

Beslist Verbiedt Atelier Niesje Wolters om na betekening van dit

vonnis aan haar het boek Clowns 2, althans de daarin gepubliceerde afbeeldingen van de clown welke in dat boek Bastiaan is genoemd, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken;

Gebiedt Atelier Niesje Wolters aan al haar afnemers aan wie zij het betreffende boek heeft geleverd een brief te zenden met de in de inleidende dagvaarding omschreven inhoud;

Gebiedt Atelier Niesje Wolters binnen een week na betekening van dit vonnis aan haar aan Van Toor en Bassie Produkties (per adres Holland Licenties B.V. Kralingseweg 415, 3065 RE Rotterdam) kopieën van de ingevolge dit vonnis toegezonden brieven toe te zenden;

Gebiedt Atelier Niesje Wolterse binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan haar alle exemplaren van het betreffende boek, althans van de gedeelten van die boeken waarop de clown genaamd Bastiaan voorkomt, die zij in voorraad heeft en/of die door haar afnemers aan haar worden geretourneerd ter vernietiging aan Van Toor en Bassie Produkties (per adres Holland Licenties) te overhandigen;

Veroordeelt Atelier Niesje Wolters tot betaling aan Van Toor en Bassie Produkties van een dwangsom ad. ƒ 10.000,-voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen, danwei - ter keuze aan Atelier Niesje Wolters - tot betaling van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor ieder boek dat zij in strijd met dit vonnis openbaar heeft gemaakt en/of heeft verveelvoudigd of niet aan Van Toor en Bassie Produkties ter vernietiging heeft overhandigd en voor iedere brief die zij in strijd met dit vonnis niet heeft verzonden;

Veroordeelt Atelier Niesje Wolters tot betaling van de kosten van deze procedure, aan de zijde van Van Toor en Bassie Produkties tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 453,60 voor verschotten en ƒ 1.500,- voor salaris procureur;

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 31. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 12 oktober 1995.

(cilazapril)

Mr W. Neervoort, Drs J.A.H. Arwert en Mr Ir R.A. Grootoonk.

Art. 1, aanhef en onder b) j° art. 3 EEG-Verordening nr 1768/92 (Aanvullend beschermingscertificaat).

De Afdeling van Beroep sluit zich, voor wat betreft de uitleg van het begrip "produkt" aan bij de eerdere beslissing van 12 juli 1995, B.I.E. 1995, nr67, blz. 280.')

Art. 8, lid 1, aanhef onder b en j " artt. 1 en 3 Verordening. Als (afschrift van) de vergunning dient te worden beschouwd

het bericht van inschrijving (in het register van farmaceutische spécialités); daarin is in het algemeen het produkt of de werkzame stof (de samenstelling van werkzame stoffen) geïdentificeerd.

Art. 4 Verordening. Nu de door het certificaat verleende bescherming zich niet

mag uitstrekken buiten de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming en het basisoctrooi de basisverbindingen, de hydraten, de zouten en de esters van de basis-

^) Voor overeenkomstige, niet gepubliceerde beslissingen, vgl. A.V.B. 12-10-1995 inzake Certificaataanvrage 930065; A.v.B. 12-10-1995 inzake Certificaataanvrage 930066 en A.v.B. 19-10-1995 inzake Certificaataanvrage 930139. Red.


verbindingen omvat, wordt het certificaat verleend voor "cila-zapril, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch toepasbaar zout of ester, of in de vorm van een hydraat, in het bijzonder het monohydraat".

Art. 8, lid 1, aanhef en onder b) Verordening. Als "datum van de vergunning" in de zin van dit artikel

heeft te gelden de datum waarop officieel vergunning wordt gegeven het geneesmiddel in de handel te brengen. Deze datum is in Nederland de datum van inschrijving in het register van farmaceutische spécialités.

Beschikking nr 16999/art. 24a Rijksoctrooiwet inzake certificaataanvrage 930055.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooi

gemachtigde Drs F.J. Wiegerink, vergezeld van Mr Drs G.F. Landolt en dr W. Gwyn Cole;

Gezien de stukken: Overwegende, dat aanvraagster bij tijdig ingediende memo

rie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Bijzondere Afdeling van 16 augustus 1993, waarbij werd besloten het op aanvraag 930055 verlangde aanvullende be-schermingscertififcaat te verlenen;

dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep van 9 november 1994 het standpunt van zijn opdrachtgeefster nader heeft toegelicht en verdedigd, onder het overleggen van een pleitnota;

dat de inhoud van vorengenoemde stukken als hier ingelast dient te worden beschouwd;

dat de Bijzondere Afdeling in haar besluit van 16 augustus 1993 een certificaat heeft verleend voor het produkt "Cila-zaprilum Monohydricum", en zij daarbij onder punt 1 van haar besluit heeft aangegeven: — voor het aanduiden van het produkt de voorkeur te geven aan Cilazaprilum Monohydricum, omdat de in Vak nr VI van het aanvraagformulier gebruikte aanduiding Cilazapril gezien de door U meegezonden informatie, ontleend aan The Merck Index, 11e editie (1989), staat voor een bepaald monohydraat en de in de Nederlandse vergunningen RVG 15132, 15133, 15134 en 15135 gebruikte aanduiding cilazaprilum monhydri-cum volgens de Bijzondere Afdeling dan eenduidiger is;

dat verzoekster daarentegen het produkt in het certificaat omschreven wenst te zien als "cilazapril" danwei "cilazapril en de voor farmaceutische doeleinden aanvaardbare zouten en/of hydraten hiervan";

O. dienaangaande: dat in deze aanvrage, evenals in eerdere aanvragen, aan de

orde is de uitleg van het begrip "produkt", zoals genoemd in artikel 1, onder b van de EEG-Verordening nr 1768/92, nader te noemen de Verordening;

dat ten aanzien van dit begrip een engere en een ruimere uitleg denkbaar zijn, welke beide standpunten uitvoerig zijn uiteengezet in de beschikking van de Afdeling van Beroep van 12 juli 1995 (B.I.E. 1995, blz. 280), met betrekking tot de certificaataanvraag 930006;

dat daarbij is overwogen dat de Europese Commissie een bijeenkomst in Brussel heeft belegd op 3 februari 1995, waarbij vragen van uitleg van de Verordening aan de orde zijn geweest, en waar de betrokken landen werden vertegenwoordigd door personen die belast zijn met toepassing van de Verordening;

dat de Afdeling van Beroep in genoemde beschikking aan de hand van het verslag van deze bijeenkomst tot de slotsom kwam dat de Commissie zich heeft uitgesproken voor een ruimere uitleg van het begrip produkt, in die zin dat - in het algemeen - een voor een produkt afgegeven certificaat mede de farmaceutisch aanvaardbare zouten en esters van dat produkt omvat;

dat de Afdeling van Beroep vervolgens overwoog dat zij een door de lidstaten toegepaste uniforme uitleg van de verordening wenselijk achtte en zich dan ook bij deze opvatting wilde aansluiten;

dat de huidige Afdeling van Beroep, in het voetspoor van de aangehaalde beslissing, zich eveneens bij de hierboven omschreven opvatting wil aansluiten, waarbij zij voor wat de onderhavige aanvrage betreft, tot de volgende overwegingen komt;

dat aanvraagster zich beroept op de vergunningen RVG 15132, 15133, 15134 en 15135, welke vergunningen per 18 februari 1992 door het College ter beoordeling van geneesmiddelen werden ingeschreven in het register van farmaceutische spécialités, van welke inschrijvingen bericht is gedaan op 19 februari 1992;

dat de tekst van het bericht van inschrijving van de vergunning RVG 15132, voorzover hier van belang, luidt:

"REGISTER VAN FARMACEUTISCHE SPÉCIALITÉS BERICHT VAN INSCHRIJVING. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen heeft ten name van Roche Nederland B.V. te Mijdrecht per 18 februari 1992 onder RVG 15132 in het register van farmaceutische spécialités ingeschreven: Vascase 0,5, tabletten 0,5 mg Samenstelling: per tablet:

cilazaprilum monohydricum overeenkomend met cilazaprilum (anh.) 0,5 mg ...enz...";

dat de vergunningen RVG 15133 tot en met 15135 dezelfde tekst vermelden behoudens de hoeveelheid cilazaprilum monohydricum die telkens in een tablet is opgenomen en die achtereenvolgens overeenkomt met 1, 2,5 en 5 mg cilazaprilum (anh.);

dat de Afdeling van Beroep van oordeel is, dat het bericht van inschrijving beschouwd dient te worden als het (afschrift van) de vergunning, zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b van de Verordening en dat in het algemeen daarin dan ook het produkt ofwel de werkzame stof (danwei de samenstelling van werkzame stoffen) is geïdentificeerd;

dat bij de vermelding van de samenstelling per tablet, als omschreven in de hierboven geciteerde tekst van de vergunning, de hoeveelheid cilazaprilum monohydricum die in het geneesmiddel (de tablet) wordt opgenomen, is gerelateerd aan de hoeveelheid cilazaprilum (anh.): hieruit is af te leiden, dat het College ter beoordeling van geneesmiddelen kennelijk als werkzame stof beschouwt cilazaprilum (dus ongeacht of het cilazaprilum op enigerlei wijze is gehydrateerd);

dat het onder al de hiervoor genoemde omstandigheden naar het oordeel van de Afdeling van Beroep aanvaardbaar is cilazaprilum als het produkt te beschouwen bedoeld in de artikelen 1 en 3 van de Verordening, voor welk produkt dan ook in beginsel een cerificaat zou kunnen worden verleend;

dat nog wel dient te worden gewezen op artikel 4 van de Verordening, waaruit onder meer volgt, dat de door het certificaat verleende bescherming zich niet uitstrekt buiten de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming;

dat in de memorie van grieven is vermeld (zie pag. 2 onder 1 en 3), dat cilazapril de verbinding 9-(l-ethoxycarbonyl-3-fenylpropyl-amino)-octahydro-6,10-dioxo-6H-pyridazo[l,2a] [l,2]-diazepine-l-carbonzuur is - hierna te noemen verbinding A - en dat cilazapril expliciet in conclusie 23 van het basisoctrooi wordt genoemd;

dat weliswaar deze verbinding A inderdaad in de overgelegde Nederlandse vertaling van het als basisoctrooi ingeroepen Europese octrooi 0.094.095 is terug te vinden, maar merkwaardig is, dat in de authentieke Duitse tekst van het basisoctrooi in conclusie 23 als verbinding is vermeld: 9-(1 -Aethoxy-3-phenylpropy lamino)-octahydro- 10-oxo-6H-pyri-dazo [l,2a][l,2]-diazepin-l-carbonsaure, hierna te noemen verbinding B (eenzelfde eigenaardigheid doet zich voor in conclusie 25; echter in conclusie 36 corresponderen de beide teksten weer met elkaar);

dat de Afdeling van Beroep er nu van uitgaat, dat de Nederlandse vertaling van de conclusies 23 en 25 (gedeeltelijk) op een vergissing berust en dat verbinding B (en niet A) cilazapril voorstelt, mede gezien de Merck Index (eleventh edition, 1989) waarin onder nr2276 voor cilazapril is vermeld: [lS-[la,9a


(R*)]]-9-{l-(ethoxycarbonyl)-3-phenyl-propyl]amino}octa-hydro-10-oxo-6H-py ridazino[ 1,2a] [ 1,2]diazepine-1 -carboxy lic acid monohydrate;

dat de Afdeling van Beroep er voorts van uitgaat, dat het ringsysteem door aanvraagster aangeduid met "pyridazo" identiek is met het systeem dat in de Merck Index met "pyrida-zino" is aangeduid, waarbij aan deze laatste overigens de voorkeur lijkt te moeten worden gegeven;

dat bij nadere analyse van het basisoctrooi EP 0.094.095 (Duitse tekst) blijkt, dat dit octrooi zesendertig conclusies omvat;

dat daarbij - in de stofconclusie 1 een groep van verbindingen alsmede de farmaceutisch toepasbare zouten daarvan is geclaimd, door welke groep cilazapril wordt omvat; - conclusies 2 t/m 7 van conclusie 1 afhankelijke stof-conclusies zijn, die gericht zijn op voorkeursgroepen van verbindingen; - de onafhankelijke stofconclusies 8-24 elk zijn gericht op bepaalde verbindingen als zodanig (de "basisverbindingen"), waarbij conclusie 23 cilazapril als zodanig omvat; - conclusie 24 esters van bepaalde basisverbindingen omvat, waaronder de benzylester van cilazapril; - de conclusies 27 en 28 andere groepen van verbindingen omvatten die in dit verband niet terzake doen; - de conclusies 29 en 30 een bepaalde basisverbinding of een farmaceutisch aanvaardbaar zout als werkzame stof, resp. als antihypertensivum omvatten; - de conclusies 31 en 32 werkwijzen betreffen voor het bereiden van de verbindingen of de farmaceutisch toepasbare zouten daarvan, terwijl de conclusies 33 en 34 het preparaat omvatten waarin één van de bedoelde verbindingen of een farmaceutisch toepasbaar zout daarvan is opgenomen; - conclusie 35 de toepassing van elk van deze verbin-

Mededelingen

LES-Conferentie "Successful Licensing through Research".

LES-France, de Franse afdeling van LES International is de gastheer van de internationale conferentie van LES in 1996 die van 2-5 juni plaatsvindt in Cannes. LES-France geeft de volgende toelichting:

"The Conference theme is "Successful Licensing through Research". The plenary sessions will discuss various licensing experiences involving results of publicly and privately funded research, in fields like agro-business, biotechnology, pharma-ceuticals and software, examining the factors which contribute to success or failure of such ventures.

Twenty-four workshops will be devoted to specific licensing issues which arise in various industrial fields (Health Care, Chemistry, Electronics/Telecoms) and there will also be workshops devoted to trademark licensing issues. The speakers come from multinational companies with considerable ex-perience in licensing (LVMH, INNOVATRON, CIBA-GEIGY,...) and from prestigious public and private research and technology promotion institutes (ESA, BTG).

The Conference will take place at the same time as the cru-cial intergovernmental conference which is to review Europe's progress, or lack of it, towards economics and political union. A special series of conference workshops will be devoted to licensing issues in Europe."

Inschrijving is mogelijk d.m.v. het inschrijformulier in "Les Nouvelles" of via Sophie Mallet, ICS Conseils, 32 Rue Olivier de Serres, 75015, Parijs. Tel (33 1) 45324574; telefax (33 1) 45322219.

dingen of zout daarvan, en conclusie 36 de toepassing van cilazapril voor het vervaardigen van een antihypertensivum omvat; - tenslotte uit de voorbeelden blijkt, dat ook hydraten mede worden omvat (zie voorbeeld 1, voor een mono-hydraat); dat derhalve het basisoctrooi de basisverbindingen, de hy

draten, de zouten en de esters van de basisverbindingen omvat; dat de Afdeling van Beroep op grond van het bovenstaande

bereid is een certificaat te verlenen voor: "cilazapril, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch toepasbaar zout of ester, of in de vorm van een hydraat, in het bijzonder het monohydraat";

dat de Afdeling van Beroep ambtshalve nog opmerkt naar aanleiding van de in Vak nrlV van het aanvraagformulier genoemde datum van 19 februari 1992 als afgiftedatum van de eerste vergunning, dat deze datum niet de datum is die als "datum van de vergunning" in de zin van artikel 8, lid 1, onder b van de Verordening heeft te gelden;

dat tijdens het hiervoor genoemde overleg tussen de lidstaten te Brussel naar voren is gekomen, dat het in deze gaat om de datum waarop officieel vergunning wordt gegeven het betreffende geneesmiddel in de handel te brengen (dit vindt bevestiging in de brief van de Europese Commissie van 30 juni 1995, Ref. PL/pl-XV/E-3);

dat volgens het College ter beoordeling van geneesmiddelen deze datum in Nederland is de datum van inschrijving in het register van farmaceutische spécialités; het is ook deze datum die wordt gepubliceerd in de Staatscourant;

dat dit in het onderhavige geval inhoudt dat 18 februari 1992, zijnde de datum van inschrijving, dient te worden aangemerkt als de in artikel 8, lid 1, onder b bedoelde datum en niet de door aanvraagster gekozen datum van 19 februari 1992, zijnde de datum van het bericht van inschrijving van het College aan de vergunninghouder; enz.

Studiemiddag "Toegang tot de Kabel".

Op 22 maart 1996 organiseert de Vereniging voor Media-en Communicatierecht (VMC) samen met de Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM) een Studiemiddag over het onderwerp "toegang tot de kabel" in het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam; aanvang 14.00 uur.

De twee inleiders zijn (co)auteur van de rapporten die onlangs over het onderwerp zijn verschenen. Mr P.B. Hugen-holtz (advocaat te Amsterdam/Instituut voor Informatierecht) werkte samen met dr N.A.N.M. van Eijk en mr A.W. Hins aan het onderzoek "Toegang tot de kabel II" van het Instituut voor Informatierecht. Mr T.M. Snoep (advocaat te Den Haag) is auteur van "Toegang tot de kijker: een kink in de kabel?". Na de inleidingen is er gelegenheid tot discussie onder leiding van Prof mr E.C.M. Jurgens, Voorzitter van de VMC.

Aanmelden bij mr C. Zaborszky-Van Boxtel, Kennedy Van der Laan, Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam, tel: 020-5506640, fax: 020-5506740.


Boekaankondigingen

ECTA, European Communities Trade Mark Association, nr 11 Trade Marks on Trial (Conference organized by ECTA, Luxembourg, May 25 to 28, 1994). Londen, ECTA, 1994, 189 blz.

ECTA - men heeft ervoor geopteerd de naam ondanks Maastricht zo te laten - heeft deze bijeenkomst besteed aan gedachten over de toekomst, en omdat de toekomst nog wel eens verschuift, zijn deze gedachten ook nu nog actueel. Het gaat dan om de vraag hoe het merkenrecht door de inwerkingtreding van de Verordening op het gemeenschapsmerk zal worden beïnvloed en wat er terecht zal komen van een toekomstige Verordening op een gemeenschapsmodel, waarvoor het Bureau in Alicante ook het centrum zal vormen.

ECTA heeft zijn werkterrein inmiddels uitgebreid tot het modelrecht - zie ook mijn vorige bespreking in BIE 1994, p. 380 - en tot geografische aanduidingen, en bij de bespreking komen niet enkel de ontwikkelingen binnen de EU aan de orde maar ook het TRIPS verdrag, voor zover het merkrecht en het modelrecht raakt.

Omdat vrijwel alle lijnen in de te verwachten rechtspraak uiteindelijk naar het Hof in Luxemburg zullen leiden (nationaal vanwege de richtlijn, voor het gemeenschapsmerk - later het gemeenschapsmodel - via beroepsprocedures) zijn er allereerst twee omvangrijke beschouwingen gewijd aan het systeem van deze rechtspraak en aan de, niet altijd even enthousiast ontvangen, uitspraken van het Hof over merkrechten. Het eerste onderwerp werd behandeld door Tom Kennedy, hoofd van het Information Office van het Hof, het tweede door David Keeling, Legal Secretary to A-G Jacobs. Hoewel ik tijdens het lezen nog wel eens de neiging had om te denken "Elementary, my dear Watson", is het toch wel nuttig alles nog eens keurig op een rijtje te hebben.

De volgende dag werd de vergadering voortgezet onder leiding van de heer Edmond Simon, adjunct directeur van het Benelux Merkenbureau, met een aantal heel verschillende onderwerpen, zoals: komt er een ECTA documentation centre (Claude Sautory), hoe ver is men gevorderd met het ontwerp voor een harmonisatierichtlijn voor modellen en met de voorgestelde Verordening voor een gemeenschapsmodel (Tibor Z. Gold), wat bevat het "Trips Regime for Trademarks, Geogra-phical Indications and Industrial Designs in the Framework of the World Trade Organization" (Matthijs Geuze), een bespreking van de Verordening op geografische en andere herkomstaanduidingen voor agricultural products and foodstuffs, dus meest wijn en kaas (Shane Smyth) en een inleiding over de wijze waarop het gemeenschapsmerk zal gaan werken van Erik Nooteboom. De laatste lezing is inmiddels al wel een beetje verouderd sinds wij op 7 november van het vorig jaar een meer recente verhandeling over hetzelfde onderwerp hebben kunnen beluisteren van Alexander v. Mühlendahl, inmiddels benoemd tot "Vïce-President for Legal Affairs" van het bureau in Alicante (in het ECTA boekje staat nog slechts zijn kandidatuur voor deze functie vermeld), maar voor het overige betreffen eigenlijk alle lezingen toekomstverwachtingen die ook nu nog als zodanig kunnen gelden.

Ik vond het minder interessant dan vorige verslagen, waar de verschillende afgevaardigden vertelden over de ontwikkelingen van het recht in hun eigen land, maar het grote aantal afgevaardigden, van Thailand en Korea tot en met Zuid Amerika, dus niet beperkt tot de EU, laat wel zien dat deze jaarlijkse informatie-uitwisseling aan een behoefte beantwoordt.

S.B.

18 maart 1996, 64e jaargang, nr 3 Bijblad bij De Industriële … · 2013. 11. 1. · 18 maart 1996...

Documents

Transcript of 18 maart 1996, 64e jaargang, nr 3 Bijblad bij De Industriële … · 2013. 11. 1. · 18 maart 1996...