Due Diligence in de praktijk Intellectuele Eigendom...eigendom, de rechtsgeldigheid of de...

Due Diligence in de praktijk – Intellectuele Eigendom

20 oktober 2016

Inhoud

2

1. Inleiding – IER

2. IER Due diligence – Hoe verloopt het?

3. IER Due diligence – Courante problemen?

4. Hoe omgaan met deze problemen?

5. Overzichtstabel


3

= (1) de verzamelterm voor (2) een aantal beschermingsregimes die de begunstigde

ervan (3) een tijdelijk monopolie toekennen voor (4) zijn creatieve activiteit of zijn

investering

Octrooirecht Technische oplossing

Auteursrecht en de naburige rechten Werken van letterkunde en

kunst

Databankenrecht Data

Merkenrecht Onderscheidende tekens

Modellenrecht Vormgeving

Kwekersrecht Planten

Bedrijfsgeheimen (knowhow)

…

IER verlenen bepaalde EXCLUSIEVE RECHTEN voor een bepaalde periode en een

bepaald gebied BEPERKTE MONOPOLIES

Regimes kunnen worden GECUMULEERD, indien voldaan is aan de diverse

beschermingsvoorwaarden


4

Tekeningen- &

modellenrechtMerken Auteursrecht Octrooirecht

AuteursrechtMerkenTekeningen- &

modellenrechtOctrooirecht

Deze exclusieve vermogensrechten zijn overdraagbaar:

• Toepassing

• Ruimte / Territorium

• Type van rechten (exclusiviteit, gebruiksrecht, licentie)

• Afgeleiden

• Exploitatievorm

Verschillende types van overeenkomst:

• Overdracht (geheel of gedeeltelijk)

• Licentie

• Samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomsten


5

Bijzonder geval – Knowhow

• Geen omschrijving in de Belgische wet

• Confidentialiteit niet vermoed (>< in de NL)

• Art. 2 Richtlijn 2016/943 m.b.t. bedrijfsgeheim / art. 39 TRIPS-overeenkomst :

Knowhow = IE-rechten indien geheim en indien commerciële waarde

o Onrechtmatig >< rechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen

+ uitzondering

o Verplichte omzetting door Lidstaten tegen 9 juni 2018!


6

Zie casus :

• “Het recept van de befaamde Lutos healthy bar met chiazaden wordt strikt geheim gehouden”

Hoe beschermen?

Geen exclusieve rechten (>< andere IE rechten)

• Overeenkomsten (NDA)

• Oneerlijke Concurrentie

• Art. 1382 BW– Algemene burgerlijke aansprakelijkheid

Hoe transfereren?

Beperkte transfer (overdracht v. licentie)


7

(A) Inleiding

Toenemend belang van IER

Nuttig IP onderzoek vereist:

• Voldoende informatie over transactie en betrokken onderneming(en)

• Duidelijke omlijning (van belang) van IP onderzoek

• Informeren van niet IP advocaten


8

(B) Beschrijving van de transactie en de onderneming

Informatie over structuur van transactie

• Definiëring van de te verkopen onderneming(en)

• Definiëring van de over te dragen activiteit(en)

Informatie over structuur van onderneming

• Voorgeschiedenis en structuur van onderneming of groep van ondernemingen

• Activiteiten van onderneming

• Kerntechnologie van onderneming


9

(C) Het onderzoek: hoe kom je aan de nodige informatie?

Basisonderzoek

(i) Vragenlijst: lijst met informatie en documentatie die men wenst te onderzoeken en

beschikbaar worden gesteld in een dataroom, betreffende:

• Alle IER die onderneming bezit of gebruikt, incl. registratie-informatie

• IER-overeenkomsten met derde partijen

• Aanspraken of procedures i.v.m. IER?

• Schendingen of inbreuken i.v.m. IER?

• Policy en documentatie i.v.m. uitvindingen en creaties door werknemers / uitzendkrachten / interns /

freelancers / …

(ii) Verificatie van deze informatie via publieke bronnen


10

(i) Publieke bronnen: Online databanken


11

• Tekeningen en modellen

www.boip.com (Benelux Bureau Intellectuele Eigendom,

Benelux en Europese merken)

www.tmdn.org/tmview (EUIPO, Europese en

internationale merken)

• Domeinnamen

https://www.whois.net/

www.dns.com

www.instra.com (global domain name searches)

• Octrooien

www.bpp.economie.fgov.be (Belgische octrooien)

www.epo.com (Europese octrooien en internationale octrooien)

www.wipo.com (internationale octrooien)

• Merken

www.boip.com (Benelux Bureau Intellectuele Eigendom, Benelux

en Europese merken)

www.tmdn.org/tmview (EUIPO, Europese en internationale

merken)

www.wipo.com (internationale merken)

http://www.boip.com/

http://www.tmdn.org/tmview

https://www.whois.net/

http://www.dns.com/

http://www.instra.com/

http://www.bpp.economie.fgov.be/

http://www.epo.com/

http://www.wipo.com/

http://www.boip.com/

http://www.tmdn.org/tmview

http://www.wipo.com/

Grondig onderzoek

(i) Geldigheidsanalyse van IER

(ii) Gesprekken met designers, wetenschappers, R&D departement, CTO binnen het

bedrijf


12

(i) IER Geldigheidsanalyse

• Geldigheidsvoorwaarden?

• Slaagkansen inbreuk- of ongeldigheidsprocedures?

• Stand van zaken registratieproces?

(ii) Gesprekken met designers, wetenschappers, R&D departement, CTO

binnen het bedrijf

• Informatie i.v.m. IP strategie van de onderneming

• Meer toelichting van personen verantwoordelijk voor IP beleid


13

(A) Eigendom van de rechten

Feitelijke eigenaar vs. juridische eigenaar?

Mede-eigendom?

• Auteursrecht

• Octrooirecht

Uitdrukkelijke overdracht?

3. IER Due diligence – Courante problemen

14

Auteursrecht (incl.

software)- Natuurlijke persoon (auteur)

Octrooien - Natuurlijke persoon (uitvinder)

Designs - Natuurlijke persoon (designer)

Chips - Natuurlijke persoon (producent)

(i) Overdracht van werknemers, consultants en leveranciers naar de

onderneming

Clausules in arbeidsovereenkomsten of contracten vaak onduidelijk of

onvolledig

Probleempunten:

• Enkel “uitvindingen” en niet andere werken?

• Bijkomende vergoeding?

• Morele rechten?

• Vermelden van overdracht voor software rechten - enkel WN

Casus: “Een tiental jaar geleden werden verscheidene consultants ingeschakeld die op zelfstandige

basis het bedrijf adviseren op het vlak van innovatie en onderzoek & ontwikkeling”

• “Op vraag van de consultants heeft Lutos enkele jaren geleden zwaar geïnvesteerd in innovatieve

software programma’s en vooruitstrevende processen”


15


16

(ii) Overdracht tussen ondernemingen, universiteiten, overheden

R&D activiteiten gebruikelijk bij consortium van verschillende ondernemingen

en onderzoeksinstellingen, universiteiten, overheden

Vaak onvoldoende afspraken omtrent:

Investering in

Gebruik van

Eigendom van


17

“Background IP”

en/of

“Foreground IP”

Samenwerking met universiteiten

Art. IV.75 van de codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen

betreffende het hoger onderwijs :

“Indien de prestaties kunnen leiden tot het nemen van octrooien, licenties of het vestigen van andere intellectuele rechten,

moet reeds bij het afsluiten van het contract tussen de universiteit of hogeschool en opdrachtgever in een regeling worden

voorzien die een billijke return verzekert voor de universiteit of hogeschool. Deze return kan niet alleen de vorm aannemen

van een reële en billijke financiële vergoeding, maar ook van het gedeelde eigendomsrecht van de onderzoeksresultaten,

zonder evenwel afbreuk te doen aan het geldende auteursrecht.”

Geen tegenhanger in Wallonië → zie universiteitsreglement

Casus:

“De R&D afdeling van Lutos is een van de beste in de sector. Lutos werkt op het vlak van

onderzoek en ontwikkeling regelmatig samen met Belgische universiteiten.”


18

Samenwerking met overheden (tenders)

Geen automatische overdracht aan overheid:

• Behoudens andersluidende bepaling; of

• Behoudens wanneer het voorwerp van de opdracht de creatie, de fabricage, of de ontwikkeling

van tekeningen en modellen, alsook van emblemen omvat (+ recht om die te deponeren, te laten

registreren en te laten beschermen)

IER ontstaan, ontwikkeld of gebruikt bij de uitvoering van de opdracht kunnen niet

tegen de aanbestedende overheid aangevoerd worden voor het gebruik van de

resultaten van de opdracht


19

(iii) Vormvereisten van overdracht

Specifieke regels voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten

Vaak niet in acht genomen

• Octrooien: schriftelijk (nietigheid) + inschrijven in register van octrooien

• Merken en modellen: schriftelijk (nietigheid) + inschrijven in register

• Auteursrechten:

o Voor elke exploitatiewijze: bepaling vergoeding + reikwijdte en duur overdracht

o Verplichting het werk overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken te exploiteren

o Beperking m.b.t. toekomstige werken

o NIET voor nog onbekende exploitatienormen (nietigheid)

o /!\ Behalve indien ter voldoening aan de arbeidsovereenkomst/statuten/bestelling eenvoudiger regime

• + Software = let op, geen automatische overdracht indien gemaakt door consultants

Casus: “zwaar geïnvesteerd in innovatieve software programma’s”


20

(B) Geldigheid

Zijn de rechten nog steeds geldig?

• Merken, tekeningen & modellen en domeinnamen niet vernieuwd

• Geregistreerde intellectuele rechten vernietigd door beslissing rechtbank

Nood aan vernieuwing registratie?

• Merken 10 jaar

• Domeinnamen, modellen 5 jaar

Nood aan uitbreiding van de registratie?

Casus: “Intussen worden de koekjes van Lutos wereldwijd verkocht, van de

hypermarkten in de VS tot de kleine buurtwinkel in Lillo.”


21

Hoe wordt met deze problemen omgegaan in de transactiedocumenten?

• Deal breakers:

Ongeldige core IP asset

Geen eigendom

Registratie,...

• Voor signing

Reorganiseren en updaten van intellectuele eigendomsportefeuille

“Valuation of IP" - gespecialiseerde assessors

Prijscorrecties


22

• Voor closing (zaken die tijd vergen - typisch via CP)

Eventueel aanpassen van arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met

(belangrijkste) leveranciers

‒ Overdrachten van rechten

‒ Regeling van morele rechten

‒ Doorvoeren van registraties

Eventueel aanpassen van o.m. (belangrijkste) R&D overeenkomsten

• Na closing:

Indemnities/penalties


23

• Representations en warranties


24

”Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. De Vennootschap is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten (octrooien,

octrooiaanvragen, handels- en andere merken, handels- en andere namen, auteursrechten, al dan niet

geregistreerde tekeningen en modellen, licenties, uitvindingen, goedkeuringen, knowhow (met

inbegrip van bedrijfsgeheimen en andere niet gepatenteerde of niet patenteerbare gedeponeerde of

confidentiële informatie, systemen of procedures), andere vergelijkbare rechten en gedeponeerde

kennis of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten) die zij op heden gebruikt (de

Intellectuele Eigendomsrechten) en de bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten of het

gebruiksrecht ervan zullen niet worden gewijzigd of beperkt door het afsluiten of de uitvoering van

deze Overeenkomst.

7.2. De Vennootschap gebruikt geen of heeft geen Intellectuele Eigendomsrechten gebruikt in

overtreding met of met inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde. De

Vennootschap heeft geen claim ontvangen of kennis gekregen van enige mogelijke claim wegens

inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van een derde en er zijn, naar het best weten van de

Verkopers, geen omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot dergelijke claim.

7.4. Er is geen claim hangende, of een schriftelijke dreiging van zulke claim, die de Verkopers hun

eigendom, de rechtsgeldigheid of de afdwingbaarheid van de Octrooien betwist.

7.5. Alle belastingen, taksen en lasten met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten zijn

steeds volledig en tijdig betaald.”

5. Overzichtstabel

25

Issue Risk Mogelijke oplossing

Geen Analyse / Waardering van de

bestaande IER

- Onzekerheid over/aantasting van de waarde van

het IP verminderen (pand,…)

- Materiële beoordeling

- Definitie van het IER toepassingsgebied

(grondgebieden, ...)

- Herwaardering, repricing of herstructurering

van de transactie

Target is niet in het bezit van kritieke IER

(octrooien, merken,…)

- IER geregistreerd/gebruikt door andere partijen

(concurrenten, werknemers,…)

- Target investeert substantieel, maar verwerft geen

rechten op gecreëerde werken

‒ Hernieuwing registratie of nieuwe

registratieaanvraag (voor de closing)

‒ Overdracht van de intellectuele rechten

‒ Beoordeling en aanpassing van

overeenkomsten

Bescherming van bedrijfsgeheimen - Een concurrent komt in het bezit van knowhow ‒ Opnemen van vertrouwelijkheidsclausules

‒ Aanpassen van bedrijfsprocessen

(toegang,,,

Bestaande overeenkomsten beperken

IER (Licentie, R&D, samenwerking,…)

- Economisch verlies (exploitatie ...) ‒ Beoordeling en aanpassing van

overeenkomsten

Target is onderdeel van (dreigende) IP

infringement procedure

- Economisch risico's (schadevergoedingen, ...)

- Verantwoordelijkheid

- IER ongeldig verklaren

- Identificatie van alle IPR-geschillen +

risicoanalyse

- Beoordeling van de IER

beschermingsomvang

- IER advocaten consulteren

IP onderzoek Due Diligence nuttiger naarmate meer informatie

Vaak nog beperkt tot basisonderzoek

Niet IP advocaten onderschatten belang van IER

Conclusie

26

St ibbe .com

Bedankt

27

Due Diligence in de praktijk Intellectuele Eigendom...eigendom, de rechtsgeldigheid of de...

Documents

Transcript of Due Diligence in de praktijk Intellectuele Eigendom...eigendom, de rechtsgeldigheid of de...