2006, Agenturen Kruyder /Buva Rationale 2006, Koninklijke ... · 408 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM...

407

NUMMER 7 • 25 JULI 2007 • JAARGANG 75

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

I N H O U D

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 76 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 11 jan.2006, Novogen Research /Care for Women e.a.(Wegens gebrek aan inventiviteit aanmerkelijke kansdat octrooi de opposities of nietigheidsprocedure nietzal overleven; belangenafweging leidt tot afwijzinggevorderde inbreukverbod; gegeven dat 19 partijenoppositie hebben ingesteld is geen omstandigheidwaardoor het ter handhaving van zijn recht zichberoepen op octrooi door octrooihouder onrechtmatigzou zijn; geen grond Novogen bij voorbaat te verbiedenonjuiste mededeling aan derden te doen.).

Nr. 77 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 21 sept.2006, Agenturen Kruyder /Buva RationaleBouwproducten e.a. (Volgens het octrooi kanhet beveiligingsuitsteeksel worden geplaatst ofweggelaten al naar gelang een beveiligd of onbeveiligdscharniet wordt gewenst; bij het Buvalux-scharnier kanhet beveiligingsuitsteeksel niet zonder meer wordenweggelaten indien een onbeveiligd scharnier wordtgewenst; geen inbreuk.).

Nr. 78 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 20 dec. 2006,Weasy Pack International /Octrooibureau A. (Uithet handelen van Weasy Pack mocht octrooibureauA. afleiden dat zij de facturen en tarievenaanvaardde; octrooibureau A. heeft het rechtnakoming van verbintenis op te schorten; geentoerekenbaar tekortschieten in de uitvoering vanverrichte werkzaamheden; dat premier depots vóóroctrooiverlening worden aangepast en dat conclusiesachteraf bezien ruimer of beperkter hadden kunnenluiden, betekent niet dat bij aanvrage niet de nodigezorgvuldigheid is betracht.).

Nr. 91 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 4 juni 2007,Pintail International /Gemini Medical Textiles Europe(Bij het doen van afstand van instantie door eiser,is eiser als de in het ongelijk gestelde partij tebeschouwen; de enkele goede trouw van eiser isonvoldoende grond om de door gedaagde opgevoerdekosten, mits redelijk en evenredig, te matigen.).

2 Merkenrecht

Nr. 85 Rechtbank te Haarlem, 17 mei 2006, SaabAktiebolag e.a./Saboservice Molenaar (Gebruikdomeinnamen door Sabo maakt inbreuk opmerkrechten Saab; indruk van commerciële bandgewekt door gebruik van merk; ongerechtvaardigdvoordeel uit het onderscheidend vermogen ofde reputatie van merk Saab; waarde van merkaangetast; inbreuk op merkrechten van SaabAktiebolag door gebruik van woorden ‘saabservice’of 'saabservicemolenaar’ in handels- en ofdomeinnamen.).

Nr. 86 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 31 maart2006, Koninklijke TPG Post/NMBS Holding/SNCBHolding (Visuele en auditieve verschillen tussenmerken ‘Worldpack’ en ‘Globalpack’ dermate grootdat ze opwegen tegen de duidelijke begripsmatigeovereenstemming; geen verwarringsgevaar.).

Nr. 90 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 2 okt. 2006,Pössl-Freizeit & Sport /K. Bosma (Niet aannemelijkdat aanduiding ‘Pössl’ gebruikelijk zou zijn gewordenin de handel; uit advertenties van buscampers die nietvan Pössl afkomstig zijn, kan geenszins zonder meergebruik van ‘Pössl’ als soortnaam worden afgeleid;Bosma maakt met verkoop van rode camper inbreuk enhandelt onrechtmatig jegens Pössl.).

Nr. 92 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 18mei 2005, Bacardi & Company /Food Brokerse.a. (Afbeelding van een vleermuis voert inzijn algemeenheid niet reeds tot een groteonderscheidingskracht; vleermuis is immers een

408 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 25 JULI 2007

C O L O F O N

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar; per los papieren nummer EUR 7,90

Nieuwe abonnementen: gelden per kalenderjaar. Nieuwe abonnementenkunnen worden aangegaan via aanmelding op de website.

Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratieuiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdigeopzegging wordt het abonnement automatisch verlengd.

Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280HV Rijswijk (Z.H.), T: (070) 398 64 28, F: (070) 398 65 27,E: [email protected] Bankrekeningnr. 1923.24.179

Redactie:prof. mr. J.J. Brinkhofmr. J.L. Driessendr. J.H.J. den Hartogjhr. mr. J.L.R.A. Huydecopermr. P. Nelemanprof. mr. C.J.J.C. van Nispenprof. mr. A.A. Quaedvliegmr. J.H. Spoormr. P.J.M. Steinhausermr. ir. J.H.F. Winckels

Correspondenten:F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)H. LaddieR.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adressturen t.a.v. de secretaris.

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie.

Vormgeving: Octrooicentrum Nederland.

Redactie-secretaris: Saskia van Gelder; [email protected]

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.),T: (070) 398 65 02, F: (070) 398 65 30

© Auteursrecht voorbehouden

algemeen bekend dier, dat bovendien ook voor anderewaren dan voor dranken als onderscheidingstekenwordt gebruikt; merk Bacardi zeer bekend en heeftgrote onderscheidingskracht, maar daarmee is nog nietgegeven dat een in combinatie daarmee gebruikt logoook zelfstandig een grote bekendheid geniet en daaraangrote onderscheidingskracht ontleent; punten vanvisuele overeenstemming, maar ook duidelijke puntenvan verschil; geen direct of indirect verwarringsgevaar(met noot A.A.Q.).).

3 Modelrecht

Nr. 71 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 2 nov.2006, TomTom International/Garmin Corporatione.a. (Model van Garmin wekt andere algemeneindruk dan het ingeschreven model; overeenkomstin vooraanzicht deels te wijten aan technischemaatregel van gebruik van aanraakscherm; hierdoorknoppenbank aan zijkant niet langer noodzakelijk;logisch om het lcd-scherm in het vooraanzichtsymmetrisch te plaatsen; daaraan doet onvoldoendeaf dat Garmin reeds een model op de markt hadmet een aanraakscherm, echter nog steeds voorzienvan knopjes aan de zijkant; gezien de technischeaard is keuze voor een interne antenne evenminonderscheidend.).

4 Auteursrecht

Nr. 73 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 23 maart 2006,Leoxx/J.K. tevens h.o.d.n. Colorline (Meesteonderscheiden elementen van Leoxx’ stalenboekenlaten al specifieke eigenschappen zien; rechtermag uitgaan van totaalindrukken die beide seriesstalenboeken maken; vanwege aard van stalenboekals werk van toegepaste kunst is inbreukbeschermingminder sterk dan bijv. bij werk van vrijekunst; ongeoorloofde verveelvoudiging; verbod enterugroepbevel.).

Nr. 89 Vzr. Rechtbank te Breda, 25 okt. 2006, SLCHolding /R.L. Stakenburg Beheer e.a. (Vordering totinzage van inbeslag genomen bescheiden beperkttoegewezen; SLC heeft rechtmatig belang bij inzagein beslagen gegevens om vast te stellen of deprogramma’s C-XE en/of VBS kunnen wordenaangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudigingof openbaarmaking van het programma Commerce;bewijs van overige gegevens die SLC wenst inte zien, kan ook d.m.v. deskundigenbericht wordenverkregen.).

Nr. 93 Hoge Raad der Nederlanden, 8 dec. 2006,T.H. de Vries/Laurus (Hof verwerpt de stellingdat wettelijke bewaartermijn en de fusies eenrechtvaardiging kunnen vormen voor het niet meeraanwezig zijn van de door het hof verzochte financiëlegegevens; dat niet kan worden voldaan aan de in art.

25 JULI 2007 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 409

27a Aw neergelegde plicht om terzake van de genotenwinst rekening en verantwoording af te leggen komtvoor rekening van De Boer zelf; HR: hof heeft inhet midden gelaten of De Boer met de ‘Sjopspel’-actie winst heeft behaald, zodat in cassatie ervan moetworden uitgegaan dat De Boer a.g.v. de inbreuk op hetauteursrecht een winst heeft behaald die de door hethof toegewezen schadevergoeding overtreft; nu in zo'ngeval de auteursrechthebbende aanspraak kan makenop afdracht van de door de inbreuk behaalde winst, isde klacht terecht voorgesteld.).

5 Onrechtmatige daad

Nr. 75 Vzr. Rechtbank te Dordrecht, 7 april 2006,Alfa Romeo Nederland /G. A. Houthuijzen e.a.(Vorderingen tot verbod aan Multicar om nieuwepersonenauto’s aan te kopen als vertegenwoordigeri.o.v. specifieke gebruikers of op eigen naamt.b.v. het door haar op eigen naam geëxploiteerdeautoleasebedrijf afgewezen; vorderingen gebaseerdop oneerlijke concurrentie door Multicar aan dedoor ARN erkende Alfa Romeo dealers stranden oponvoldoende belang van ARN zelf; enkele handelenmet iemand terwijl men weet dat deze door dithandelen een door hem met een derde geslotenovereenkomst schendt, levert nog geen onrechtmatigedaad op jegens die derde.).

Boekbesprekingen

Th.C.J.A. Van Engelen, Intellectuele eigendom eninternationaal privaatrecht, J.d.H.

Berichten

Nieuw boek: 'Spoorbundel (2007)'Nieuw boek: 'Blijf van m'n naam af!'Nieuw boek: 'Merk God en Verbod'

Officiële mededelingen

Register van octrooigemachtigden: naamswijzigingRegister van octrooigemachtigden: inschrijving 3 juli2007

Mededeling van de redactie

Samenvoeging nummers augustus en septemberIn verband met de vakantieperiode zullen denummers augustus en september van het papierenBijblad samengevoegd worden tot één nummer. Ditgecombineerde nummer zal in augustus verschijnen.


J U R I S P R U D E N T I E

Nr. 71 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 2november 2006*

(TomTom/Garmin)

Mr. E.F. Brinkman

Artt. 10 en 19 GModVoHet model van Garmin wekt op grond van (onder

4.4. en 4.5. gespecificeerde) verschillen een anderealgemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker dan hetingeschreven model. In dit kader verdient opmerking datvoorshands voldoende aannemelijk is geworden dat eendeel van de overeenkomst in het vooraanzicht te wijtenis aan de technische maatregel om een aanraakschermte gebruiken, waardoor een knoppenbank aan de zijkantdie bij de voorbekende modellen nog in zwang was, nietlanger noodzakelijk werd. Zo was het logisch om hetlcd-scherm in het vooraanzicht symmetrisch te plaatsen.Daaraan doet onvoldoende af dat er reeds een modelop de markt was met een aanraakscherm van Garminzelf, die echter nog steeds was voorzien van knopjesaan de zijkant van het scherm. Garmin heeft overtuigendtoegelicht dat deze knopjes werden gehandhaafd voorde bediening door motorrijders met handschoenen aan,terwijl deze eis voor de onderhavige modellen waslosgelaten. Evenmin is onderscheidend te achten de keuzevoor een interne antenne, die immers evenzeer technischvan aard is.

TomTom International BV te Amsterdam, eiseres,procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mrs. H.F.R. vanHeemstra en K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,tegen1 Garmin Corporation te Shijr, Taipei County, Taiwan,2 Garmin International Inc te Olathe, Kansas, VerenigdeStaten van Amerika,3 Garmin Europe Ltd te Romsey, Hampshire, VerenigdKoninkrijk,4 Garmin Ltd te George Town, Grand Cayman, KaaimanEilanden, gedaagden, procureur mr. P.J.M. Schmidt aufAltenstadt, advocaat mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam.

De feiten2.1 Op de zogenaamde CeBIT beurs, gehouden op 18maart 2004 te Hannover, Duitsland, heeft TomTomeen navigatieapparaat onder de naam 'TomTom GO'tentoongesteld, dat er als volgt uitziet:

2.2 Sedert eind 2004 brengt Garmin, althansgedaagde sub 3, eveneens een navigatieapparaat, mettypeaanduidingen C-320, C-330, C-340 alsmede C510,C-530 en C-550 op de markt in Europa, waaronderNederland. Deze modellen zien er als volgt uit:

2.3 TomTom heeft op 15 december 2004 een aanvraagingediend voor een Gemeenschapsmodel, welk model isgeregistreerd op 8 maart 2005 onder nummer 000267968-0001 met als omschrijving 'Draagbare elektronischenavigatie-inrichtingen'. Bij het model zijn de volgendetekeningen gevoegd:


3 Het geschil3.1 TomTom vordert - samengevat en na wijzigingvan eis - een verbod tot inbreuk op zowel haarbovengenoemde ingeschreven als haar niet ingeschrevenGemeenschapsmodelrecht in de EU, een en ander opstraffe van een dwangsom en met nevenvorderingen.3.2 Garmin voert verweer. Op de stellingen van partijenwordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordelingBevoegdheid4.1 Aangaande de internationale bevoegdheid wordt alsvolgt overwogen. Het is niet aannemelijk geworden datgedaagden sub 1, 2 en 4 een Europese vestiging hebbenbij gedaagde sub 3 (in het Verenigd Koninkrijk). Jegensdeze niet in de EU gevestigde gedaagden strekt debevoegdheid van de Nederlandse rechter zich uit tot hetgehele grondgebied van de EU (82 lid 2 juncto 83 lid1 GMoVo). Voor gedaagde sub 3 is de bevoegdheidbeperkt tot Nederland, nu die gedaagde in het VerenigdKoninkrijk is gevestigd (82 lid 5 juncto 83 lid 2 GMoVo).4.2 De uitsluitende bevoegdheid van devoorzieningenrechter te ’s-Gravenhage om kennis tenemen van vorderingen in kort geding op basis vaneen Gemeenschapsmodel berust voorts op artikel 81Gemeenschapsmodelverordening (Vo. 6/2002, hiernaGMoVo) juncto artikel 3 Uitvoeringswet.

Inbreuk modelrechten4.3 Tegen de stelling van TomTom dat sprake zou zijnvan een ongeoorloofde nabootsing van haar ingeschrevenmodel, heeft Garmin zich verweerd door erop tewijzen dat er onvoldoende overeenstemming tussende modellen bestaat. De voorzieningenrechter acht ditverweer gegrond, waartoe als volgt wordt overwogen.4.4 Het model van Garmin wekt naar voorlopig oordeeleen andere algemene indruk bij de geïnformeerdegebruiker dan het ingeschreven model. De volgendeverschillen geven daarbij de doorslag. De voorkantvan het model van TomTom is rechthoekig, terwijl demodellen van Garmin onder breder zijn dan boven, alseen afgeknotte piramide, en zijn de zijkanten enigszinsgebogen. Dit geeft de modellen van voren gezien (watvolgens TomTom het belangrijkste aanzicht is) een

duidelijk afwijkend uiterlijk. Voorts is opvallend datde hoeken aan de voorzijde van de Garmin modellenaanzienlijk scherper zijn (en hoofdzakelijk in een platvlak blijven) dan de vrij ronde hoeken (ook in de diepte,zie met name tekeningen 0001.3 en 0001.4 van hetmodel) van het TomTom model. Tot slot trekt van vorengezien de aandacht dat het model van TomTom aan deonderzijde nog een sleufje voor de geheugenkaart, eentweetal knopjes en een rond gaatje/lampje kent, terwijldit alles ontbreekt bij de modellen van Garmin. Zie devolgende vergelijkende figuur (links tekening 0001.1 vanhet model, midden de Garmin 300 serie en rechts deGarmin 500 serie):

4.5 Aan het voorgaande kunnen nog de eveneens zeeraanzienlijke verschillen in de overige aanzichten vande modellen worden toegevoegd. De volgende figurenspreken voor zich, waarbij naast vele afwijkingen opdetailpunten met name de beduidend hoekiger vormvan de modellen van Garmin opvalt (boven steeds dedesbetreffende tekening van het modeldepot, midden deGarmin 300 serie en onder de Garmin 500 serie):

Achteraanzicht (0001.2): Bovenaanzicht (0001.3):


Onderaanzicht (0001.4): Zijaanzicht (0001.5):

4.6 In dit kader verdient opmerking dat voorshandsvoldoende aannemelijk is geworden dat een deel vande overeenkomst in het vooraanzicht te wijten is aande technische maatregel om een aanraakscherm tegebruiken, waardoor een knoppenbank aan de zijkant diebij de voorbekende modellen nog in zwang was, nietlanger noodzakelijk werd. Zo was het logisch om hetlcd-scherm in het vooraanzicht symmetrisch te plaatsen.Daaraan doet onvoldoende af dat er reeds een model op demarkt was met een aanraakscherm, te weten de Streetpilot2610 van Garmin zelf, die echter nog steeds was voorzienvan knopjes aan de zijkant van het scherm. Garminheeft overtuigend toegelicht dat deze knopjes werdengehandhaafd voor de bediening door motorrijders methandschoenen aan, terwijl deze eis voor de onderhavigemodellen was losgelaten. Evenmin is onderscheidend teachten de keuze voor een interne antenne, die immersevenzeer technisch van aard is.

4.7 Het feit dat sommige journalisten en analisten in eenaantal publicaties hebben aangegeven dat de modellenvan Garmin namaak of een kopie zouden zijn van deTomTom GO, voor zover al relevant, maakt dit oordeelniet anders. Ten eerste is immers geenszins zeker datdit communis opinio zou zijn. Enig nader bewijs inde vorm van een ter zake dienend marktonderzoekontbreekt, terwijl voor verder onderzoek in het kader vandit kort geding geen plaats is. Ten tweede zullen dezeschrijvers niet bekend zijn geweest met het voorshandsaannemelijke feit dat enige overeenstemming in hetvooraanzicht vooral gebaseerd is op het gebruik vaneen aanraakscherm in de TomTom GO waarmee de totdan toe gebruikelijke knoppenbank aan de zijkant (bijreguliere toepassing in auto’s) overbodig was geworden.4.8 Volgens dezelfde analyse is er evenmin sprake vaninbreuk op het niet-ingeschreven modelrecht betreffendede TomTom GO.

Slotsom4.9 De vorderingen dienen te worden afgewezen omdatnaar voorlopig oordeel geen sprake is van inbreuk op demodelrechten van TomTom, althans onvoldoende zekeris dat de bodemrechter daartoe zal concluderen. Deoverige verweren van Garmin behoeven geen verderebespreking. TomTom zal als de in het ongelijk gesteldepartij in de proceskosten worden veroordeeld. De kostenaan de zijde van Garmin zijn niet betwist en worden,onder conforme toepassing van artikel 14 van deHandhavingsrichtlijn (Rl. 2004/48/EG), begroot op:- vast recht EUR 248,00- overige kosten 0,00- salaris advocaat 37.000,00 Totaal EUR 37.248,00

5 De beslissingDe voorzieningenrechter5.1 wijst de vorderingen af, enz.

*Beroep ingesteld. Red.

Nr. 73 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 23 maart 2006

(stalenboeken)

Mr. F.J. de Vries

Artt. 1 en 10 AwDe meeste onderscheiden elementen van Leoxx’

stalenboeken laten al specifieke eigenschappen zien (zienader rov. 4.4). Waar uitgegaan moet worden van decombinatie van elementen, moet Leoxx geacht wordeneen aantal persoonlijke en niet objectief bepaalde keuzes


te hebben gemaakt die uiteindelijk geresulteerd hebben instalenboeken met een eigen, oorspronkelijk karakter diehet stempel van de maker dragen. Niet aannemelijk wordtgeoordeeld dat het om gangbare elementen gaat waarvanhet gebruik uitsluitend voortvloeit uit functionele eisenwaaraan een stalenboek zou moeten voldoen. Dit blijktal uit het gegeven dat ook de stalenboeken die dezeelementen niet in zich dragen in de praktijk goedfunctioneren.

Art. 13 AwDoorslaggevend is of er sprake is van overname

van beschermde elementen van het beschermde werk.Niet van belang is de indruk die wordt gewekt bij hetpubliek. De rechter mag uitgaan van de totaalindrukkendie beide series stalenboeken maken.Vanwege de aard van het stalenboek als een werkvan toegepaste kunst is de inbreukbescherming mindersterk dan bijvoorbeeld bij een werk van vrije kunst.JK heeft echter niet betwist dat haar stalenboekenop de hiervoor bedoelde elementen - sortering opkleur, de buitenzijde die aangeeft welke kleur debinnenzijde bevat, de variatie in grootte van stalenen de indeling in drie (richt)prijsklassen - niet(wezenlijk) afwijken van de stalenboeken van Leoxx.Ongeoorloofde verveelvoudiging aangenomen. Verboden terugroepbevel.

Leoxx BV te Houten, eiseres, procureur mr. P.A.C. deVries, advocaat mrs. A.J. van den Hoven en B. Severs te’s-Hertogenbosch,tegenJ.K. BV tevens h.o.d.n. Colorline te Angerlo, gedaagde,advocaat mr. C.P.B. Kroep te Hengelo.

De feiten2.1 Leoxx exploiteert een onderneming die zich sedert1985 toelegt op de import en handel van (onder meer)projectvloerbedekking. JK exploiteert sedert 2003 eenonderneming die zich eveneens bezighoudt met de handelvan (onder meer) projectvloerbedekking. Beide partijenleveren uitsluitend aan professionele afnemers.2.2 Partijen bedienen zich van stalenboeken om dedoor hen aangeboden vloerbedekking bij de potentiëleafnemers te presenteren.

(...)4 De beoordeling4.1 Leoxx wordt verondersteld een spoedeisend belangbij haar vordering te hebben nu zij een voorzieningvraagt die ertoe moet strekken een einde te makenaan als stelselmatige inbreuk op een subjectief rechtaan te merken handelingen waarvan zij stelt schade teondervinden. Het feit dat Leoxx na de sommatie op 9september 2005 enkele maanden heeft gewacht met hetstarten van deze procedure doet daaraan niet af.

Is er sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk?4.2 Op grond van artikel 1 in samenhang met artikel10 Auteurswet 1912 is het auteursrecht het uitsluitendrecht van de maker van een werk van letterkunde,wetenschap of kunst, of van diens rechtsverkrijgenden,om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Omvoor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking tekomen moet het werk een oorspronkelijk karakter hebbenen moet de maker van het werk bij de vormgeving vanhet werk keuzes hebben gemaakt die subjectief bepaaldzijn en die dus niet uitsluitend op objectieve vereisten vantechnische of praktische aard zijn gebaseerd.4.3 Partijen verschillen van mening over de vraag destalenboeken van Leoxx een oorspronkelijk karakterhebben en het persoonlijk stempel van Leoxx dragen,zodat het als werk van toegepaste kunst in de zin vanartikel 10 lid 1 sub 11 Auteurswet 1912 auteursrechtelijkebescherming geniet.Leoxx heeft een scala aan elementen opgesomd die haarstalenboeken het eigen oorspronkelijk karakter zoudengeven. JK heeft van die elementen aangevoerd dat ze nietspecifiek zijn voor de stalenboeken van Leoxx dan weldat deze elementen geen auteursrechtelijke beschermingkunnen genieten. Hieronder zal de voorzieningenrechtereerst per element beoordelen of dit specifiek geachtmoet worden voor de stalenboeken van Leoxx,waarna beoordeeld zal worden of aan deze elementenauteursrechtelijke bescherming kan toekomen.4.4a Ter zitting hebben partijen een groot aantalstalenboeken van aanbieders van vloerbedekkinggetoond. Daaruit blijkt dat kleur bij het sorteren vanstalen een belangrijke factor is. Gebruikelijk is dat vanalle kleuren van een bepaalde kwaliteit de stalen in éénstalenboek bijeen zijn gebracht en dat de stalen op eenlogische manier zijn gerangschikt. (bijvoorbeeld van lichtnaar donker). Het bijzondere van de stalenboeken vanLeoxx is dat de stalen van de verschillende kwaliteiten/soorten vloerbedekking op kleur bijeen zijn gebracht inéén stalenboek: alle rode stalen in het rode stalenboeken,alle groene stalen in het groene stalenboek, etc.b De kleur van de kaft van het stalenboek duidt de kleurvan de in dat boek gepresenteerde vloerbedekking aan.Samenhangend met de ordening op kleur is de buitenkantvan de stalenboeken van Leoxx specifiek en creatief, indie zin dat die buitenkant in één oogopslag laat zien welkekleur vloerbedekking de binnenkant bevat.c Indeling in verschillende prijsgroepen. Uiteraard heeftJK gelijk waar zij stelt dat het vermelden van prijzenbij een product zeer gebruikelijk is, maar de indelingwaarvoor Leoxx heeft gekozen is naar het voorlopigoordeel van de voorzieningenrechter nieuw in die zindat Leoxx de door hem gepresenteerde stalen heeftgerubriceerd in categorieën prijs/kwaliteit.d Gevarieerde grootte van stalen. Ook hier heeft JKgelijk waar hij stelt dat ook in de overige stalenboekenverschillende grootten van stalen zijn gebruikt. Echter, terzitting is voldoende gebleken dat de variatie in de overige


stalenboeken minder groot en van een andere orde isdan in de boeken van Leoxx, waar de stalen per paginatenminste twee á drie verschillende groottes laten zien.e de zwarte achtergrond, de zilverkleurige letters, hetlettertype, de vermelding pictogrammen en het logo.Voldoende vast is komen te staan dat deze elementen ook,zij het in verschillende combinaties en op verschillendeplaatsen, opgenomen zijn in de andere stalenboeken. Vandeze elementen staat dan ook op voorhand vast dat zijde stalenboeken van Leoxx geen eigen oorspronkelijkkarakter kunnen geven dan wel daarop een persoonlijkstempel van Leoxx kunnen drukken. Deze elementenzullen in het hierna volgende daarom buiten beschouwingworden gelaten.4.5 Waar JK elk element afzonderlijk heeft beoordeeldop de mogelijkheid van auteursrechtelijke bescherming,is de voorzieningenrechter van oordeel dat uitgegaanmoet worden van de combinatie van elementen. Naarhet voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter moetLeoxx geacht worden ten aanzien van haar stalenboeken- door het gebruiken van de hiervoor onder 4.4. ondera t/m d genoemde elementen - een aantal persoonlijkeen niet objectief bepaalde keuzes te hebben gemaakt dieuiteindelijk geresulteerd hebben in stalenboeken met eeneigen, oorspronkelijk karakter die het stempel van demaker dragen. Niet aannemelijk wordt voorts geoordeelddat het om gangbare elementen gaat waarvan het gebruikuitsluitend voortvloeit uit functionele eisen waaraaneen stalenboek zou moeten voldoen. Dit blijkt zondermeer al uit het gegeven dat ook de stalenboeken diedeze elementen niet in zich dragen in de praktijk goedfunctioneren.Voorshands geoordeeld komt de stalenboeken van Leoxxdan ook de auteursrechtelijke bescherming van artikel 1in samenhang met artikel 10 van de Auteurswet toe.

Is er sprake van inbreuk?4.6 Onder verveelvoudiging van een auteursrechtelijkbeschermd werk wordt verstaan iedere gehele ofgedeeltelijke bewerking of nabootsing in bewerktevorm, welke niet als nieuw, oorspronkelijk werk moetworden aangemerkt. Doorslaggevend is of er sprakeis van overname van beschermde elementen van hetbeschermde werk. Niet van belang is de indruk diewordt gewekt bij het publiek (HR 13 oktober 1989,NJ 1990, 237). Daarbij mag de rechter uitgaan vande totaalindrukken die beide series stalenboeken maken(HR 29 december 1995, NJ 1996, 546). In de doorJK aangevoerde arresten waarin wel de vraag naarverwarring bij het publiek aan de orde kwam, was er welsprake van nabootsing, maar niet van auteursrechtelijkbeschermde werken.4.7 Vooropgesteld wordt dat de inbreukbescherming,vanwege de aard van het stalenboek als een werk vantoegepaste kunst minder sterk is dan bijvoorbeeld bijeen werk van vrije kunst (zie onder meer HR 5 januari1979, NJ 1979, 339). JK heeft echter niet betwist dathaar stalenboeken op de hiervoor genoemde elementen

- sortering op kleur, de buitenzijde die aangeeft welkekleur de binnenzijde bevat, de variatie in grootte vanstalen en de indeling in drie (richt)prijsklassen - niet(wezenlijk) afwijkt van de stalenboeken van Leoxx.Daarmee staat voldoende vast dat de stalenboeken van JKeen ongeoorloofde verveelvoudiging van de stalenboekenvan Leoxx zijn en dat JK inbreuk heeft gemaakt opde auteursrechten van Leoxx. De voorzieningenrechterzal JK daarom verbieden de stalenboeken nog langerte (doen) gebruiken en gebieden de reeds uitgegevenstalenboeken uit het verkeer te (doen) nemen.4.8 JK heeft ten aanzien van de vordering tot hetuit het verkeer (doen) wegnemen van de stalenboekenbetoogd dat zij onmogelijk aan een veroordeling hiertoezal kunnen voldoen omdat zij niet meer zou kunnenachterhalen aan wie zij deze stalenboeken allemaal heeftuitgegeven.4.9 De voorzieningenrechter is voorshands van oordeeldat dit in ieder geval onverlet laat dat JK alles in hetwerk kan en zal moeten stellen om de stalenboeken tetraceren en terug te halen. Zij zal daartoe haar contactenschriftelijk dienen te benaderen met het verzoek omretournering van de door haar afgegeven stalenboeken.(...)

De beslissing- verbiedt JK de stalenboeken, waarin de stalen perkleur in een stalenboek bijeen zijn gebracht, en anderestalenboeken waarin de in 4.4 onder a t/m d beschrevenauteursrechtelijk beschermde trekken in de stalenboekenzijn overgenomen te (doen) gebruiken en veroordeelt JKalles in het werk te stellen deze uit het verkeer te (doen)nemen en/of gebiedt JK deze van haar website te (doen)verwijderen, een en ander op straffe van een door haarte verbeuren dwangsom ter hoogte van een bedrag van€ 5.000,00 per overtreding althans per dag dat JK nalaataan een aan JK op te leggen gebod te voldoen, met eenmaximum van € 100.000,00,- bepaalt de termijn in de zin van artikel 50 lid 6 TRIPsop zes (6) maanden na de datum van dit vonnis,- veroordeelt JK in de kosten van deze procedure, totaan deze uitspraak aan de zijde van Leoxx bepaald op €816,00 voor salaris en op € 319,32 voor verschotten,- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,- weigert het anders of meer gevorderde. Enz.

Nr. 75 Vzr. Rechtbank te Dordrecht, 7 april 2006*

(selectief distributiestelsel)

Mr. W.P. Sprenger


Art. 6:162 BWVoor zover de vorderingen van ARN de strekking

hebben Multicar te verbieden nieuwe personenauto's vanhet merk Alfa Romeo aan te kopen als vertegenwoordigerin opdracht van specifieke eindgebruikers of op eigennaam ten behoeve van het door haar op eigen naamgeëxploiteerde autoleasebedrijf, stranden zij op art. 4 vande Verordening (EG) nr. 1400/2002 van 31 juli 2002.Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op gesteldeoneerlijke concurrentie door Multicar aangedaan aan dedoor ARN erkende Alfa Romeo dealers, stranden zij oponvoldoende belang van ARN (zelf).Het enkele handelen met iemand terwijl men weet datdeze door dit handelen een door hem met een derdegesloten overeenkomst schendt, is op zichzelf jegensdie derde niet onrechtmatig; of een dergelijk handelenjegens die derde onrechtmatig is, hangt af van deomstandigheden van het geval. Omstandigheden die hetgedrag van Multicar onrechtmatig doen zijn, zijn niet:- dat ARN een gesloten selectief distributiestelsel in standhoudt;- dat Multicar zich niet behoeft te houden aan de doorARN voorgeschreven verkoopstandaard;- dat Multicar in het verleden Alfa Romeo dealer isgeweest;- dat ARN aan de dealers nadere afleverinstructies geeft(waarvan sommige de veiligheid van de auto betreffen)en dat Multicar die instructies niet krijgt en ze dus ookniet naleeft.

Alfa Romeo Nederland te Hilversum, eiseres, procureurmr. V.J. Groot, advocaat mr. W.B.J. van Overbeek teAmsterdam,tegen1 George Alexander Houthuijzen te Gorinchem,2 Multicar BV te Gorinchem, gedaagden, procureurmr. C.F.W.A. Hamm, advocaat mr. S.E.A. Davina teAmsterdam.

De feiten2.1 Op grond van hetgeen enerzijds is gesteld enanderzijds erkend, danwel niet of niet voldoende betwist,alsmede op grond van de inhoud van de overgelegdeproducties, voor zover niet betwist, wordt naar voorlopigoordeel het volgende, zakelijk weergegeven, als tussenpartijen vaststaand aangemerkt.2.2 Sedert zomer 2005 maakt ARN als (een speciaalvoor het betreffende doel opgerichte dochtermaatschappijvan) de rechtsopvolger van Fiat Auto Nederland B.V.haar bedrijf van de alleen-invoer in Nederland vanpersonenauto's van het merk Alfa Romeo en van dedistributie daarvan middels een selectief distributiestelselvan dealers. Het is de Alfa Romeo dealers niet toegestaannieuwe personenauto's van het merk Alfa Romeo teverkopen aan niet binnen het distributiestelsel van ARNerkende wederverkopers.

2.3 Multicar is tot in 1994 erkende dealer(wederverkoper) van personenauto's van het merk AlfaRomeo geweest. Thans is Multicar geen dealer vanAlfa Romeo. Multicar verkoopt en biedt ten verkoopin haar bedrijf in Gorinchem aan (gebruikte en nieuwe)personenauto's van het merk Alfa Romeo.2.4 Voorts exploiteert Multicar aldaar eenautoleasebedrijf van personenauto's van het merk AlfaRomeo.2.5 Enig aandeelhouder en enig bestuurder vangedaagde Multicar B.V. is de besloten vennootschapmet beperkte aansprakelijkheid G.A. HouthuijzenBeheer B.V. Gedaagde Houthuijzen is enigbestuurder van G.A. Houthuijzen Beheer B.V. Enigaandeelhouder van G.A. Houthuijzen Beheer B.V.is Stichting Administratiekantoor G.A. HouthuijzenBeheer. Gedaagde Houthuijzen is de enig bestuurder vandie stichting.

3 De vorderingen3.1 ARN vordert (na wijziging van eis) - kort samengevat- Multicar te veroordelen1 om binnen twee werkdagen na betekening van hetvonnis:a primair: geen nieuwe motorvoertuigen van het merkAlfa Romeo meer te betrekken binnen de EER met hetoogmerk deze om commerciële redenen in nieuwstaat te(doen) wederverkopen;subsidiair: geen nieuwe motorvoertuigen van het merkAlfa Romeo meer te betrekken van een Alfa Romeo-dealer binnen de EER, althans Nederland, met hetoogmerk deze om commerciële redenen in nieuwstaat te(doen) wederverkopen;b geen nieuwe motorvoertuigen van het merk Alfa Romeomeer ten toon te stellen en te (weder-)verkopen zolangFiat Auto binnen de gehele EER selectief distribueert;c de door Houthuijzen en/of Multicar B.V. op voorraadgehouden, van erkende Alfa Romeo-dealers binnen deEER afgenomen nieuwe motorvoertuigen van het merkAlfa Romeo niet langer om commerciële redenen innieuwstaat te wederverkopen en met ARN in contact tetreden omtrent de bestemming van deze voertuigen;2 om binnen dertig werkdagen na betekening van hetvonnis een opgaaf te doen aan ARN van de identiteit vande Alfa Romeo-dealer(s) of andere onderneming(en) vanwie nieuwe voertuigen van het merk Alfa Romeo zijnbetrokken gedurende twaalf maanden voorafgaand aan dedatum van betekening van het vonnis;een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsomen met veroordeling van gedaagden in de kosten van hetgeding. ARN voert daartoe onder meer het volgende aan.(...)

5 De beoordeling(...)5.2 Kort samengevat strekken de vorderingen ertoe datMulticar de handel in c.q. de verkoop van nieuwe


personenauto's van het merk Alfa Romeo staakt en haartoeleverancier(s) van nieuwe personenauto's van het merkAlfa Romeo aan ARN mededeelt.5.3 Naar voorlopig oordeel stranden de vorderingen voorzover ze de strekking hebben om Multicar te verbiedenom als vertegenwoordiger in opdracht van specifiekeeindgebruikers nieuwe personenauto's van het merk AlfaRomeo aan te kopen, en wel op het in art. 4 vande Verordening (EG) Nr 1400/2002 van 31 juli 2002bepaalde. Een selectief distributiestelsel zoals dat vanARN kan de aangesloten dealers niet beperken in deverkoop van nieuwe personenauto's aan eindgebruikers,mitsdien evenmin aan een vertegenwoordiger van eeneindgebruiker.5.4 Naar voorlopig oordeel stranden de vorderingen voorzover ze de strekking hebben om Multicar te verbiedenom nieuwe personenauto's van het merk Alfa Romeoop eigen naam aan te kopen ten behoeve van het doorMulticar op eigen naam geëxploiteerde autoleasebedrijfeveneens op het in art. 4 van de Verordening (EG) Nr1400/2002 van 31 juli 2002 bepaalde. Daarbij treedtMulticar, immers, als eindgebruiker op, nu onvoldoendegesubstantieerd gesteld is dat Multicar anderszins lease-activiteiten ontplooit dan operational lease-activiteiten.5.5 Naar voorlopig oordeel stranden de vorderingenvoor zover ze gebaseerd zijn op gestelde oneerlijkeconcurrentie door Multicar aan de door ARN erkendeAlfa Romeo dealers aangedaan op onvoldoende belangvan ARN (zelf).5.6 Blijft ter beoordeling over de strekking van devorderingen om Multicar te verbieden om nieuwepersonenauto's van het merk Alfa Romeo op eigen naamin te kopen en weder te verkopen c.q. te koop aan tebieden. Daarover wordt het volgende overwogen.5.6.1 Kort samengevat grondt ARN haar vorderingentegen Multicar op de stelling dat Multicar onrechtmatighandelt jegens ARN door, in de wetenschap dat zodanigeverkoper handelt in strijd met zijn verplichtingen jegenszijn betreffende contractspartner in het desbetreffendegesloten selectieve distributienetwerk, al dan niet zijndeARN, van die verkoper nieuwe personenauto's van hetmerk Alfa Romeo te kopen en deze weder te verkopenc.q. ten wederverkoop aan te bieden.5.6.2 Multicar betwist dat zij nieuwe personenauto'svan het merk Alfa Romeo van een contractant vanARN inkoopt en wederverkoopt c.q. ten wederverkoopaanbiedt. Multicar voert aan dat zij de door haarverkochte nieuwe personenauto's van het merk AlfaRomeo van buitenlandse, maar binnen de EER gevestigdeAlfa Romeo dealers betrekt.In het midden kan blijven van of Multicar nieuwepersonenauto's van het merk Alfa Romeo van eenNederlandse of een buitenlandse Alfa Romeo dealerbetrekt.5.6.3 Het enkele handelen met iemand terwijl men weetdat deze door dit handelen een door hem met een derdegesloten overeenkomst schendt, is op zichzelf jegens diederde niet onrechtmatig; of een dergelijk, gewoonlijk als

profiteren of gebruikmaken van wanprestatie aangeduid,handelen jegens die derde onrechtmatig is, hangt af vande omstandigheden van het geval (vgl.: HR 1 november1991, NJ 1992, 423; HR 23 december 2005, NJ 2006, 33).5.6.4 Derhalve levert de enkele omstandigheid datMulticar wist c.q. weet dat de aan haar nieuwepersonenauto's van het merk Alfa Romeo verkopendedealer daardoor wanprestatie pleegt in het kader vanhet desbetreffende selectieve distributiestelsel nog geenonrechtmatige daad op jegens ARN (daargelaten de vraagof ARN zich kan beroepen op wanprestatie gepleegdin een ander selectief distributiestelsel dan het hare inNederland).5.6.5 De omstandigheid dat ARN c.q. Fiat eengesloten selectief distributiestelsel in stand houdtvormt niet zodanige bijkomende omstandigheiddie het gedrag van Multicar onrechtmatig doetzijn. Immers, zonder contractsbepalingen in hetdistributiestelsel die verkoop c.q. levering aanwederverkopers buiten het distributiestelsel verbieden(waardoor het distributiestelsel gesloten wordt) zouverkoop c.q. levering aan Multicar geen wanprestatievan de betreffende partij binnen het betreffendedistributienetwerk inhouden.5.6.6 De omstandigheid dat Multicar zich niet hoeftte houden aan de door ARN c.q. Fiat voorgeschrevenverkoopstandaard wordt niet als zodanige bijkomendeomstandigheid die het gedrag van Multicar onrechtmatigdoet zijn aangemerkt. Het is naar voorlopig oordeelniet waarschijnlijk dat tegenover de door Alfa Romeodealers te getroosten investeringen c.q. inspanningengeen voordelen voor hen staan.5.6.7 De omstandigheid dat Multicar in het verledenAlfa Romeo dealer is geweest wordt evenmin alszodanige bijkomende omstandigheid die het gedrag vanMulticar onrechtmatig doet zijn aangemerkt. Immers,gesteld, noch gebleken is dat Multicar haar Alfa Romeodealerschap heeft verloren wegens (de rechtsvoorgangervan) ARN c.q. Fiat c.q. het merk Alfa Romeo onwaardiggedrag.5.6.8 Nu Multicar betwist dat zij Alfa Romeo dealersaftroeft en ARN niet het begin van bewijs van diestelling heeft bijgebracht (het plaatsen van een zeerkleine advertentie in een landelijk dagblad wordt nietals zodanig aftroeven aangemerkt), leent die gesteldeomstandigheid zich niet voor beoordeling in kort geding.5.6.9 De enkele omstandigheid dat ARN c.q. Fiat aan dedealers nadere afleverinstructies geeft (waarvan sommigede veiligheid van de auto's betreffen) en dat Multicar dieinstructies niet krijgt en ze dus ook niet naleeft, wordt nietals zodanige bijkomende omstandigheid die het gedragvan Multicar onrechtmatig doet zijn aangemerkt. Immers,gesteld, noch gebleken is dat Multicar de personenauto'svan het merk Alfa Romeo betrekt van enige anderdan een erkende Alfa Romeo importeur c.q. dealer.Derhalve mag, behoudens bijzondere omstandighedenwelke gesteld noch gebleken zijn, worden aangenomendat de auto's ten tijde van de levering ervan aan


Multicar aan de Alfa Romeo standaard voldoen. Het is inbeginsel aan de toeleverancier van Multicar om eventuelenadien door of vanwege Fiat gegeven instructies tenaanzien van die aan Multicar geleverde auto's na televen. Gesteld, noch gebleken is dat Multicar de haardoor haar toeleverancier(s) ten aanzien van de aanhaar geleverde auto's gegeven instructies niet naleeft.Evenmin is gesteld of gebleken dat wederverkoop vanpersonenauto's van het merk Alfa Romeo door Multicarde aanmerkelijke kans doet ontstaan dat ARN jegensafnemers van personenauto's van het merk Alfa Romeowegens gebreken ervan aansprakelijk wordt.5.6.10 Nu Multicar betwist dat zij nieuwe personenauto'svan het merk Alfa Romeo buiten Nederland laatkentekenen en ze vervolgens in Nederland laat voorzienvan Nederlandse kentekens en daarvan het begin vanbewijs niet voorligt, leent die gestelde omstandigheidzich niet voor beoordeling in kort geding.5.6.11 Ook de (wel) aannemelijke omstandigheden inonderling verband beschouwd worden naar voorlopigoordeel niet als zodanige bijkomende omstandighedenaangemerkt dat ze het gedrag van Multicar onrechtmatigdoen zijn.5.6.12 ARN heeft geen andere aan Multicar toe terekenen feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijktdat Multicar door nieuwe personenauto's van het merkAlfa Romeo te (weder)verkopen schade toebrengt aanARN c.q. Fiat c.q. het merk Alfa Romeo, afgezien van hetprofiteren of gebruikmaken van wanprestatie.5.6.13 Bij voorlopig oordeel wordt daaromgeconcludeerd dat niet aannemelijk is geworden datMulticar onrechtmatig jegens ARN handelt.5.7 Op het vorenstaande stuiten de vorderingen af.5.8.1 ARN zal als de in het ongelijk gestelde partij wordenverwezen in de proceskosten.5.8.2 Multicar vordert bij de proceskostenveroordelingte bepalen dat deze binnen veertien dagenvoldaan zal moeten zijn, zodat Multicar vervolgensaanspraak kan maken op wettelijke rente overde proceskostenveroordeling. Die vordering komtniet voor toewijzing in aanmerking, omdat deproceskostenveroordeling opeisbaar is vanaf de datumvan (betekening van) het vonnis, mits het vonnisniet vernietigd wordt. Multicar heeft niet gevorderdde veroordeling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.Er wordt geen aanleiding gezien (slechts) deaan Multicar toegewezen proceskostenveroordelingambtshalve uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

De beslissing in kort gedingDe voorzieningenrechter:- wijst de vorderingen af;- veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot enmet dit vonnis aan de zijde van gedaagden gezamenlijkbepaald op € 1.632,- aan salaris van de procureur en op €248,- aan verschotten. Enz.

*Beroep ingesteld. Red.

Nr. 76 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 11januari 2006

(isoflavon-fyto-oestrogeen soja of klaver extract)

Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen

Art. 75, lid 1a j° art. 70 Row 1995Het octrooi betreft naar zijn wezen het idee om

de werkzame stoffen (isoflavone fyto-oestrogenen) uit deplant te concentreren, zodat de gebruiker niet meer grotehoeveelheden plantendelen tot zich behoeft te nemen,maar zich kan beperken tot de dagelijkse inname vanbijvoorbeeld een tablet of capsule. In verband met deinventiviteit gaat het dan om de vraag of het extraherenvan plantendelen in een waterige of organische vloeistof,en het concentreren daarvan om het in een tabletof capsule vorm (unit dosage form) te brengen, voorde vakman ten tijde van de prioriteitsdatum voor dehand liggend was. De door gedaagde aangevoerdekenbronnen voeren tot de aanname dat het extraherenvan plantendelen en het brengen van het extract ineen unit dosage form tot de algemene stand van detechniek behoorden. Indirect leren deze bronnen ookdat bij gebruik van deze technieken de werkzaamheidvan de actieve stof gehandhaafd blijft. Het gebruikvan deze technieken voor het extraheren van isoflavonefyto-oestrogenen uit plantendelen van bijvoorbeeld rodeklaver of soja ligt zodoende voor de hand. Omdatin de unit dosage form de geëxtraheerde stoffenin geconcentreerde vorm aanwezig zijn, is het geenverrassing dat het gewenste oestrogene effect zich ook indie toedieningsvorm voordoet. Meerdere door gedaagdeovergelegde documenten bevestigen dat deze techniekenvoor de prioriteitsdatum daadwerkelijk zijn toegepastmet betrekking tot het extraheren van isoflavone fyto-oestrogenen uit plantendelen van bijvoorbeeld rodeklaver of soja. Er is dus een aanmerkelijke kans dat hetoctrooi de opposities of een nietigheidsprocedure nietzal overleven wegens een gebrek aan inventiviteit. Eenafweging van belangen leidt ertoe dat het gevorderdeinbreukverbod zal worden afgewezen.

Art. 70 Row 1995 (wappercampagne)Uitgangspunt is dat de houder van een onderzocht

en verleend Europees octrooi niet onrechtmatig handeltdoor zich ter handhaving van zijn recht op het octrooi teberoepen. Slechts een bijzondere omstandigheid doet ditanders zijn. Het gegeven dat 19 partijen oppositie hebbeningesteld is zonder meer geen bijzondere omstandigheid.


De opposities tasten immers de prima facie geldigheidvan het octrooi niet aan. Er is dan ook geen sprakevan dat Novogen behoort te weten dat het octrooinietig is. De beslissing in conventie in deze zaak iswel een dergelijke bijzondere omstandigheid. Gedaagdeheeft echter niet aannemelijk gemaakt dat Novogen dezenieuwe omstandigheid niet naar behoren in aanmerkingzal nemen. In dat licht is er geen grond Novogen bijvoorbaat te verbieden onjuiste mededelingen aan derdente doen.

Novogen Research Pty Ltd te North Ryde, Australië,eiseres in conventie, verweerster in reconventie,procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,advocaten mrs. P. Burgers en M.A.R. Vermunt teAmsterdam,tegen1 Care for Women BV te Amersfoort,2 Care for Women Groothandel te Amersfoort,3 Care for Women International BV te Amersfoort,gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie,procureur mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat S. Dack,barrister te ‘s-Gravenhage.

2 De feiten2.1 Novogen is rechthebbende op Europees octrooi EP0 656 786 getiteld use of isoflavone phyto-oestrogenextracts of soy or clover, hierna het octrooi. Het octrooiis op een aanvrage van 19 mei 1993 verleend op 15september 2004 met prioriteitsdatum 19 mei 1992. Tegenhet octrooi lopen thans 11 opposities bij het EOB.(...)2.3 De conclusies in de Nederlandse vertaling luiden:1. Toepassing van een isoflavon-fyto-oestrogeen extractvan soja of klaver voor de bereiding van eengeneesmiddel voor toediening in de vorm van eenenkelvoudige dosering voor het behandelen vanpremenstrueel syndroom, symptomen die met demenopauze zijn verbonden of prostaatkanker.2. Toepassing volgens conclusie 1, waarbijhet geneesmiddel verder ten minste een voorvoedingsmiddelen geschikte excipiënt bevat.3. Toepassing volgens conclusie 1 of 2 waarbij hetisoflavon-fyto-oestrogeen wordt geëxtraheerd uit soja.4. Toepassing volgens conclusie 3, waarbij het isoflavon-fyto-oestrogeen wordt geëxtraheerd uit sojahypocotylen.5. Toepassing volgens conclusie 1 of 2, waarbij hetisoflavon-fyto-oestrogeen wordt geëxtraheerd uit klaver.6. Toepassing volgens één of meer van de conclusies 1-4,waarbij het isoflavon-fyto-oestrogeenextract één of meervan genisteïne, daïdzeïne omvat of glycosiden daarvan ofmetabolieten of derivaten daarvan.7. Toepassing volgens conclusie 1 of conclusie 2, waarbijhet isoflavon-fyto-oestrogeen genisteïne en/of biochanineA:daïdzeïne en/of formononetine omvat, aanwezig in eenverhouding van ongeveer 1:2 tot 2:1.

8. Toepassing volgens één of meer van de conclusies 1-7waar-bij de isoflavon-fyto-oestrogenen aanwezig zijn ineen hoeveelheid van ongeveer 20 mgtot 200 mg per enkelvoudige dosering, waarbij dehoeveelheid met name 50 mg tot 150 mg bedraagt.9. Toepassing volgens één of meer van de voorafgaandeconclusies, waarbij het toedienen van het geneesmiddelten minste dagelijks plaatsvindt gedurende een periodevan ten minste een maand.10. Toepassing volgens één of meer van de voorafgaandeconclusies, waarbij het extract coumestanen, lignanen enflavonen bevat.11. Toepassing volgens één of meer van de voorafgaandeconclusies, waarbij de vorm van een enkelvoudigedosering een tablet of capsule is.2.4 Novogen heeft licenties verleend aan derden omde uitvinding te exploiteren met betrekking tot soja-extracten.2.5 Care for Women verhandelt de producten Women'sMenopause en Women's Rode Klaver. Bij het productWomen's Menopause, onder het kopje informatie voor degebruiker, staat in de bijsluiter:Women's Menopause is een plantaardig supplement voorvrouwen met overgangsverschijnselen zoals opvliegersen nachtelijk zweten.onder samenstelling staat in de bijsluiter:1 capsule bevat rode klaver extract met 40 mg isoflavonenen soja extract 700 mg met 2 mg isoflavonen, daarnaastnog vulmiddel (mikro-kristallijn cellulose) en de capsuleis van gelatine.Bij het product Women's Rode Klaver, staat in debijsluiter onder informatie voor de gebruiker:Women's Rode Klaver is een plantaardig supplementvoor vrouwen met overgangsverschijnselen en nachtelijkzweten.en:1 capsule bevat 40 mg isoflavonen met rode Klaver,vulstof (mikrokristallijn cellulose),anti-klontermiddel (silicium dioxide), gelatine.3 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer(...)

4 De beoordeling van het geschilIn conventieBevoegdheid4.1 Gedaagde, Care for Women, is in Nederlandgevestigd, zodat volgens vaste rechtspraak de rechtbankin beginsel grensoverschrijdend bevoegd is. Nu Novogenniet heeft voldaan aan haar stelplicht ter zake vaninbreuk anders dan in Nederland, wordt alleen al opdie grond – eveneens volgens vaste rechtspraak – elkgrensoverschrijdend verbod afgewezen. Bij die standvan zaken kan blijven rusten of grensoverschrijdendeonbevoegdheid niet tevens voortvloeit uit artikel 22sub 4 EEX verordening. Het verweer betreffendede ongeldigheid van het octrooi betreft alleen hetNederlandse deel daarvan, daargelaten nog dat indiende nietigheid van het octrooi (tevens) naar buitenlands


recht zou zijn ingeroepen, de voorzieningenrechtergeen definitief oordeel behoeft te vellen over hetgeldigheidsverweer, maar slechts een inschatting dient temaken hoe de betreffende buitenlandse rechter daaroverin voorkomend geval zal oordelen.

De geldigheid van het octrooi4.2 Het verweer van Care for Women betreft degeldigheid van het octrooi. Zij stelt daartoe dat er sprakeis van gebrek aan inventiviteit en niet nawerkbaarheid.Daarover wordt het volgende overwogen.

Algemeen, het kennisgebied van het octrooi4.3 De uitvinding van het octrooi ziet op de behandelingvan premenstrueel syndroom, symptomen die metde menopauze zijn verbonden of prostaatkanker metfyto-oestrogenen. Planten bevatten een veelheid vanchemische stoffen die na consumptie van de plantook door het (menselijk) lichaam kunnen wordenopgenomen. Tot die stoffen behoren de zogenoemde fyto-oestrogenen, dit zijn oestrogenen, dat wil zeggen stoffenmet hormonale werking, van plantaardige herkomst.

4.4 Er zijn drie hoofdklassen van fyto-oestrogenenEen daarvan bestaat uit de zogenoemde isoflavonen.Het octrooi ziet met name op toepassing vandeze klasse. Iso-flavone fyto-oestrogenen beïnvloedenna consumptie door dier of mens het biologischfunctioneren. Dit effect wordt geassocieerd met denauwe structurele verwantschap met in de natuurvoorkomende oestrogenen. Hierdoor kunnen de fyto-oestrogenen de effecten van endogene (lichaamseigen)oestrogenen nabootsen. Op cellulair niveau werken debelangrijkste typen fytooestrogenen op dezelfde wijze,dat wil zeggen door interactie met oestrogeenreceptorenop het oppervlak van de cel. Dergelijke interacties leidenvervolgens tot een bepaalde biologische functie van diecel. Fyto-oestrogenen zijn in staat te binden aan deoestrogeenreceptoren vanwege het feit dat de structuurvan deze verbindingen zeer veel lijkt op die van hetendogene oestrogeen. In tegenstelling tot de dierlijkeoestrogenen activeren fyto-oestrogenen de receptorenslechts zwak.4.5 Endogene oestrogenen en fyto-oestrogenenconcurreren om de oestrogeenbindingsplaatsen op decellen. Daarom hebben de fyto-oestrogenen een anti-oestrogeen effect. Dit verschijnsel staat bekend alsconcurrerende inhibitie, waarmee wordt bedoeld dat hetbiologische effect van een actieve verbinding (endogeenoestrogeen) wordt verminderd door de concurrerendebinding aan een doelreceptor van een vergelijkbare, maarminder actieve, verbinding.4.6 Op hoge consumptie niveaus kunnen fyto-oestrogenen uit de voeding aanzienlijke fysiologischeeffecten veroorzaken. Dit is bijvoorbeeld waargenomenbij schapen in Australië die grazen op weiden die voor eengroot deel uit rode klaver bestaan. Deze plant kan tot 5%

van het droge gewicht aan fyto-oestrogenen bevatten. Hetconcurrerend inhiberend effect van de fyto-oestrogenenin de voeding leidt tot onvruchtbaarheid bij de schapen.4.7 Het gebruikelijke dierlijke en menselijkevoedingspatroon leidt tot een lagere inname van fyto-oestrogenen. Aangenomen wordt dat een gemiddeldinname niveau een gunstig effect heeft op degezondheid. Gewijzigde eetgewoonten in de westerse,ontwikkelde landen hebben evenwel geleid tot eenverwaarloosbare opname van fyto-oestrogenen. Er wordtverondersteld dat de relatieve deficiëntie van fyto-oestrogenen in het 'westerse' dieet heeft bijgedragenaan de ontwikkeling van 'westerse ziekten', zoalsborstkanker, baarmoederkanker, prostaatkanker, pre-menstrueel syndroom en menopauze-syndroom. Al dezeaandoeningen zijn in meer of mindere mate geassocieerdaan het oestrogeenmetabolisme. Bijvoorbeeld Japanse enIndiase diëten bevatten veel meer fytooestrogenen daneen westers dieet. De fyto-oestrogenen in kwestie zijnisoflavonen.4.8 Het gunstig effect van fyto-oestrogenen isgerapporteerd. In onderzoek heeft men de diëten vanvrouwen in de overgang aangevuld met producten zoalssoja, rode klaver en lijnzaad die een verhoogd fyto-oestrogeen gehalte hebben. Dit heeft tot verbetering vande klachten van de menopauze geleid.4.9 Een probleem is dat een aanzienlijke consumptie vanbijvoorbeeld soja of rode klaver niet past in een westersvoedingspatroon. De uitvinding beoogt een hanteerbaarvoedingssupplement aan te bieden om een tekort aanisoflavone fyto-oestrogenen aan te vullen.

De geldigheid van het octrooi, inventiviteit4.10 Desgevraagd heeft de raadsman van Novogenverklaard dat het octrooi bescherming claimt voor devinding dat het gebruik van op zich bekende extractenvoor op zich bekende doeleinden leidt tot een verrassendeffect, in die zin dat het gebruik door inname vanextracten, in plaats van de consumptie van de hele plant,niet tot een ander, althans niet tot een minder, fysiologischeffect leidt.4.11 Door het aanbieden van een extract in unitdosage form van de plant behoeven niet grotehoeveelheden van de plant te worden geconsumeerd. Devoorzieningenrechter begrijpt dat aldus het onder 4.9.geformuleerde probleem wordt opgelost.4.12 Uit de beschrijving van het octrooi blijkt datdient te worden uitgegaan van een ruime omschrijvingvan het begrip extract. Als vloeibaar extraheer middelkan dienen zowel water als een organisch oplosmiddelzoals bijvoorbeeld alcohol, waarbij alle mogelijkeverhoudingen zijn toegelaten (§71). Het extract wordtvervolgens geconcentreerd door indamping.4.13 Alles te samen genomen brengt dit devoorzieningenrechter voorshands tot de conclusie dathet octrooi naar zijn wezen betreft het idee om dewerkzame stoffen (isoflavone fyto-oestrogenen) uit deplant te concentreren, zodat de gebruiker niet meer grote


hoeveelheden plantendelen tot zich behoeft te nemen,maar zich kan beperken tot de dagelijkse inname vanbijvoorbeeld een tablet of capsule.4.14 In verband met de inventiviteit gaat het dan om devraag of het extraheren van plantendelen, bijvoorbeeldvan rode klaver of soja, in een waterige oforganische vloeistof, en het concentreren daarvan omhet in een tablet of capsule vorm (unit dosage form) tebrengen, voor de vakman ten tijde van de prioriteitsdatum(19 mei 1992), voor de hand liggend was.4.15 Care for Women stelt dat dit het geval isen beroept zich daartoe op een aantal documenten.Novogen stelt dat deze documenten, in elk gevaleen deel daarvan, door het EOB zijn gezien in deverleningsprocedure. Nu Novogen niet (de daartoerelevante delen van) het verleningsdossier heeftovergelegd kan de voorzieningenrechter niet uitgaan vande stelling van Novogen.4.16 Care for Women heeft overgelegd (bijlage11 bij productie 4), delen uit het handboekTechnologie pflanzicher Arzneibereitubngen, Stuttgart,1984. Hoofdstuk 7.1. van dit boek vangt aan metde zin: Die Verarbeitung von Pflanzenextrakten zuWeichgelatinekapseln verursacht im allgemeinen keinebesonderen Schwierigkeiten. Vermeld wordt verder dathet inbrengen in harde capsules bezwaarlijk is en voortswordt aangegeven hoe plantenextracten goed kunnenworden getabletteerd.Voorts zijn overgelegd bladzijden uit het Lehrbuch derpharmazeutischen Technologie, Berlin, 1984 (bijlage13 bij productie 4). Hierin is onder meer opgenomenhet hoofdstuk Durch Drogenextraction gewonneneArzneiformen met onder meer Hinweise zur Überführungvon Pflanzeninhaltsstoffen in Arzneiformen en eenbehandeling van de Prinzipien der Pflanzenextraktion.4.17 Voorshands voeren deze kenbronnen tot de aannamedat het extraheren van plantendelen en het brengen vanhet extract in een unit dosage form tot de algemene standvan de farmaceutische techniek behoorden. Indirect lerendeze bronnen ook dat bij gebruik van deze techniekende werkzaamheid van de actieve stof gehandhaafd blijft.Het gebruik van deze technieken voor het extraherenvan iso-flavone fyto-oestrogenen uit plantendelen vanbijvoorbeeld rode klaver of soja ligt naar voorlopigoordeel zodoende voor de hand. Omdat in de unit dosageform de geëxtraheerde stoffen in geconcentreerde vormaanwezig zijn, is het geen verrassing dat het gewensteoestrogene effect zich ook in die toedieningsvormvoordoet.4.18 Meerdere door Care for Women overgelegdedocumenten bevestigen dat deze technieken voorde prioriteitsdatum daadwerkelijk zijn toegepast metbetrekking tot het extraheren van iso-flavone fyto-oestrogenen uit plantendelen van bijvoorbeeld rodeklaver of soja. Onder meer:J. Sachse, QuantitativeHochdruckflüssigchromotographie von Isoflavonen inRotklee (Trifolium pratense L.), 1984, (bijlage 1 bij

productie 4). Hierin wordt onder meer de extractie vanrode klaver met water/alcohol beschreven;D.H. Curnow, Oestrogenic Activity of SubterraneanClover, 1953, (bijlage 2 bij productie 4), beschrijft ondermeer de extractie van klaver met ethanol;WO 89/05655 (bijlage 12 bij productie 1) betreft eenoctrooi voor een Dietary supplement and method forthe treatment of menopause and manifestations of aging.Hierin wordt beschreven het gebruik van oestrogenestoffen, onder meer uit soja, onder meer in alcohol, welkekunnen worden aangeboden, onder meer, in de vorm vaneen capsule;Grunert et al., Isoflavone in einigen Weiß- undRotkleesorten und ihre oestrogene Wirksamkeit beijuvenilen Mäusen (bijlage 8 bij productie 11), beschrijfteen onderzoek verricht in 1966, waarbij met behulp vanmethanol een geconcentreerd extract van klaver werdgemaakt, waarna dit extract aan het gewone voedsel vande proefdieren (muizen) werd toegediend ter bepalingvan een oestrogeen effect van het voedingssupplement.Dit effect werd vastgesteld bij rode klaver, niet bij witteklaver.4.19 Dit alles leidt tot de slotsom dat voorshands kanworden uitgegaan van de aanmerkelijke kans dat hetoctrooi de opposities of een nietigheidsprocedure niet zaloverleven wegens gebrek aan inventiviteit.

Inbreukverbod4.20 Nu naar voorlopig oordeel er een aanmerkelijkekans is dat het octrooi ongeldig zal worden bevondenleidt een afweging van belangen ertoe dat het gevorderdeinbreukverbod dient te worden afgewezen.4.21 Als in het ongelijk gesteld zal Novogen wordenveroordeeld in de kosten van de procedure in conventie.

in reconventie4.22 Care for Women stelt dat Novogen al enige tijdbezig is met een tegen haar gerichte wappercampagne.Onder verwijzing naar het octrooi heeft zij afnemersvan Care for Women gesommeerd om de aanbiedingen de verkoop van het product Women’s Menopause testaken. Dit handelen van Novogen is onrechtmatig jegensCare for Women omdat Novogen weet of behoort teweten dat de kans groot is dat het octrooi nietig is en inoppositie zal worden herroepen. Care for Women stelthierdoor grote schade te hebben geleden en er dan ookbelang bij te hebben dat de onjuiste mededelingen wordengerectificeerd en dat Novogen wordt verboden nogmaalsdergelijke onjuiste mededelingen te doen.4.23 Uitgangspunt is dat de houder van een onderzochten verleend Europees Octrooi niet onrechtmatig handeltdoor zich ter handhaving van zijn recht op het octrooi teberoepen. Slechts een bijzondere omstandigheid doet ditanders zijn.4.24 Het gegeven dat 19 partijen oppositie hebbeningesteld is zonder meer geen bijzondere omstandigheidin hiervoor bedoelde zin. De opposities tasten immers


de prima facie geldigheid van het octrooi niet aan. Er isdan ook geen sprake van dat Novogen weet of behoort teweten dat het octrooi nietig is.4.25 Met haar sommaties heeft Novogen feitelijkniet anders gedaan dan haar recht handhaven. Haarmededelingen waren onjuist noch onrechtmatig. Voorrectificatie is dan ook geen grond. De gevorderdegeboden zullen worden afgewezen.4.26 De beslissing in conventie van devoorzieningenrechter in deze zaak is wel een bijzondereomstandigheid zoals bedoeld hierboven onder 4.23. Carefor Women heeft echter niet aannemelijk gemaakt datNovogen deze nieuwe omstandigheid niet naar behorenin aanmerking zal nemen. In dat licht is er geen grondNovogen bij voorbaat te verbieden onjuiste mededelingenaan derden te doen. Het gevorderde verbod zal dan ookworden afgewezen.4.27 Als in het ongelijk gesteld zal Care for Womenworden veroordeeld in de kosten van de procedure inreconventie.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:in conventie:wijst de vorderingen af;veroordeelt Novogen in de kosten van dit geding, totdusverre aan de zijde van Care for Women begroot op €816 aan salaris procureur en € 244 aan griffierecht;verklaart dit vonnis in conventie, wat dekostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie:wijst de vorderingen af;veroordeelt Care for Women in de kosten van dit geding,tot dusverre aan de zijde van Novogen begroot op € 816aan salaris procureur. Enz.

Nr. 77 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 21 september2006

(scharnierset)

Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, S.U. Ottevangers en C.Eskes

Art. 53, lid 2 Row 1995De scharnierset volgens het octrooi is, kort

gezegd, een samenstel met een scharnier met twee bladen,dat is voorzien van één of meer beveiligingsuitsteeksels(zogenaamde dievenklauwen) met een verbrede voet en

een pen, welk tenminste ene beveiligingsuitsteeksel opniet permanente wijze is bevestigd in of aan één van descharnierbladen en, in het geval dat de scharnierbladentegen elkaar aanliggen (bij ‘dichtgeklapt’ scharnier),steekt in een opening in het andere scharnierblad.Om het doel van de uitvinding te bereiken is bij descharnierset volgens het octrooi in tenminste één van descharnierbladen een verdiept gebied in de van het anderescharnierblad afgewende zijde voorzien rond de opening,waardoorheen de pen van het beveiligingsuitsteeksel kansteken. Het verdiepte gebied is zodanig, dat de verbredevoet van het beveiligingsuitsteeksel achter het tenminsteene scharnierblad kan worden gehaakt in het verdieptegebied. De verbrede voet van het beveiligingsuitsteekselrust in het verdiepte gebied en, zodra het scharnierbladop een kozijn of paneel is bevestigd, is de verbrede voetvan het beveiligingsuitsteeksel tussen het scharnierbladen het kozijn ingeklemd, zodat het beveiligingsuitsteekseldan niet of vrijwel niet kan worden verwijderd.Volgens het octrooi kan het beveiligingsuitsteekselworden geplaatst of weggelaten, al naar gelang eenbeveiligd of onbeveiligd scharnier wordt gewenst. Debewoordingen ‘worden weggelaten’ en ‘eenvoudigwegvooraf ingestoken’ wijzen samen met het in de conclusiegebruikte ‘gehaakt kan worden’ op de losneembaarheidvan het beveiligingsuitsteeksel.Bij Buva wordt het beveiligingsuitsteeksel met verbredevoet tijdens het productieproces in het scharnierbladaangebracht door het uitsteeksel onder druk van achterenin de hulpopening in te brengen, welke hulpopening eendiameter heeft die kleiner is dan de grootste diametervan de pen van het beveiligingsuitsteeksel, zodat hetbeveiligingsuitsteeksel klemvast met het scharnierbladis verbonden. Bij dit scharnier is sprake van eenpermanente verbinding tussen de scharnierplaat ende ingestoken veiligheidsnok. Niet alleen kan bijhet Buvalux-scharnier het beveiligingsuitsteeksel niet’eenvoudigweg vooraf ingestoken’ worden, maar is voorhet insteken min of meer grote druk nodig om te bereikendat de pen van het beveiligingsuitsteeksel klemvast steektin de opening met geringere diameter, maar bovendienkan het beveiligingsuitsteeksel niet zonder meer wordenweggelaten, indien een onbeveiligd scharnier wordtgewenst. Van een ‘losse verbinding’ is geen sprake indienmet een klauwhamer of dergelijke tenminste enkele malenop de nokken wordt geslagen, waarbij het scharnier optwee (houten) blokjes dient te zijn gelegd. Evenmin sprakevan inbreuk bij wege van equivalentie.

Agenturen Kruyder Amersfoort BV te Amersfoort,appellante, geïntimeerde in het (voorwaardelijk)incidenteel appèl, procureur mr. P.J.M. von Schmidt aufAltenstadt, advocaat mr. B. Santen te Amsterdam,tegen1 Buva Rationale Bouwproducten BV te Barendrecht,2 BV Nederlandse Maatschappij van Handelaren inIJzerwaren en Gereedschappen ‘Necomij’ te Sassenheim,geïntimeerden, appellanten in het (voorwaardelijk)


incidenteel appèl, procureur, mr. H.C. Grootveld,advocaat mr. R.M. Kleemans te Amsterdam.

a Rechtbank te ‘s-Gravenhage, 23 juni 2004 (Mrs. J.W.du Pon, E.F. Brinkman en J.A. Dorp)

De feiten1 In deze zaak kan worden uitgegaan van het volgende:a Kruyder is tezamen met Charmag SA (gevestigd teZwitserland) houdster van Europees octrooi EP 0 810 341(hierna: ‘het octrooi’), dat betrekking heeft op een ‘hingeassembly’ (‘scharniersamenstel’). De octrooiaanvrage isingediend op 2 juni 1996 met prioriteitsdatum 31 mei1995. De verlening van het octrooi is openbaar gemaaktop 19 september 2001. Het octrooi geldt onder meer voorNederland.b Het octrooi kent 9 conclusies. De conclusies 1 en 2luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:(...)c De overige conclusies (3 tot en met 9) bouwen evenalsconclusie 2 voort op conclusie 1.d De onbestreden Nederlandse vertaling van deconclusies 1 en 2 luidt als volgt:1. Scharnierset bestemd voor de bevestiging op een kozijn(5) en een paneel (6), welk samenstel een scharnier omvatmet twee bladen (1, 2) die scharnierbaar aan elkaarzijn bevestigd en die elk openingen bezitten ter opnamevan bevestigingsschroeven, alsmede hulpopeningen (7,8), waarbij één van de bladen (1, 2) kan worden bevestigdaan het kozijn (5) en het andere aan het paneel (6),zodanig dat in de positie waarin het kozijn (5) enhet paneel (6) naar elkaar gezwenkt zijn de bladen(1, 2) tegenover elkaar liggen, welke hulpopeningen(7, 8) in één lijn ten opzichte van elkaar liggen inde positie waarin de bladen tegenover elkaar liggen,alsmede een beveiligingsuitsteeksel (11, 14, 19, 24,29) dat een verbrede voet en een pen bezit, welkbeveiligingsuitsteeksel kan worden opgenomen in eenhulpopening (7, 8), welke verbrede voet (12) vanhet beveiligingsuitsteeksel (11, 14, 19, 24, 29) eendwarsafmeting bezit die groter is dan de grootstedwarsafmeting van elke hulpopening (7), met hetkenmerk dat tenminste één van de bladen (2) aan zijnvan het andere blad (1) afgekeerde zijde een verdieptgebied (9) rond de hulpopening (7) bezit, zodanig dathet beveiligingsuitsteeksel (11) met de verbrede voet (12)achter dat tenminste ene blad (2) gehaakt kan worden enhet verdiepte gebied (9) daarvan aan de van het andereblad (1) afgekeerde zijde.2. Scharnierset volgens conclusie 1, waarbij de pennauwsluitend in een hulpopening (7) past.e Bij het octrooi behoren onder meer de volgende figuren1 en 2:

f Buva brengt onder de naam Buvalex eenveiligheidsscharnier op de markt, waarvan éénscharnierblad reeds tijdens het productieproces isvoorzien van een beveiligingsuitsteeksel (verder:veiligheidsnok of dievenklauw). Het gaat daarbij om eenveiligheidsnok met een verbrede voet die is aangebrachtin een daarvoor bestemde opening in het scharnierblad.Rond deze opening bevindt zich een verdiept gebied,waarin de verbrede voet van de veiligheidsnok isopgenomen. De verbrede voet en de achterzijde van hetscharnierblad, dat wil zeggen de zijde die na bevestigingnaar het kozijn is gekeerd, vormen aldus een vlak geheel.Naar Buva c.s. verder onweersproken hebben gesteld,kenmerken de Buvalexscharnieren zich voorts hierdoordat de diameter van de hulpopening en van het verdieptegebied kleiner is dan de diameter van de veiligheidsnoken de verbrede voet. De veiligheidsnok wordt tijdens hetproductieproces in het scharnierblad aangebracht doordeze onder grote druk van achteren in de hulpopening enhet verdiepte gebied te persen. De nok is hierna klemvastmet het scharnierblad verbonden.g Necomij heeft onder de naam Ivana eenveiligheidsscharnier op de markt gebracht dat identiekis aan het Buvalexscharnier. Vanaf januari 2002 is zijovergegaan op het verhandelen van scharnieren van


Charmag, mede-houdster van het hier in het geding zijndeoctrooi.h Op 21 mei 1999 heeft Kruyder aan Buva c.s.desbewustheidsexploiten doen betekenen, waarin zijBuva c.s. heeft gewezen op het bestaan van de (toen nog)aanvrage van bovenvermeld Europees octrooi. Onderverwijzing naar de meebetekende tekst en tekeningenvan deze aanvraag heeft zij Buva c.s. kort gezegd tekennen gegeven dat de door hen op de markt gebrachtescharnieren geheel voldoen aan de in die aanvraagopgenomen conclusies.i Op 19 juni 2002 heeft Buva tegen het octrooi oppositieingesteld.j Bij beslissing van 5 mei 2004 heeft de OppositieAfdeling van het Europees Octrooibureau alleaangevoerde oppositiegronden verworpen en het octrooizoals verleend in stand gelaten.

De vorderingen, de grondslagen daarvoor en deverweren(...)

Beoordeling van het geschilVerzet Buva c.s. tegen de wijziging van eis door Kruyder8 Kruyder heeft bij conclusie van repliek in conventieen van antwoord in reconventie niet alleen haar petitumgewijzigd, maar ook de grondslag van haar vorderingaangevuld: volgens Kruyder maken Buva c.s. niet alleeninbreuk op de in de dagvaarding vermelde conclusies1, 2 en 4 van het octrooi, maar ook op de conclusies3, 5, 6 en 11. Het verzet van Buva c.s is gericht tegendeze aanvulling van de grondslag van de vordering.Zij voeren daartoe kort gezegd aan dat het octrooigeen conclusie 11 kent, zodat Kruyder kennelijk uitgaatvan de conclusies bij de oorspronkelijke aanvrage.Aangezien die conclusies tijdens de verleningsprocedurezijn gewijzigd, weten Buva c.s. dan ook niet waartegenzij zich moeten verdedigen.9 Naar aanleiding hiervan heeft Kruyder in haar conclusievan dupliek in reconventie duidelijk gemaakt dat zij zichuitsluitend beroept op de conclusies 1, 2 en 4 van hetoctrooi zoals het is verleend en op de daarbij behorendefiguren 1-3. Buva c.s. zijn hierna bij pleidooi niet meerop hun verzet teruggekomen, zodat de rechtbank ervanuitgaat dat zij dit naar aanleiding van deze verduidelijkingniet langer handhaven. Nu Buva c.s. overigens geenbezwaren hebben geformuleerd tegen de wijzigingenin het petitum zal in conventie, met inachtneming vanhet voorgaande, dan ook worden uitgegaan van degewijzigde eis.

Verklaring voor recht; beschermingsomvang octrooi10 De rechtbank ziet aanleiding eerst te oordelen overde door Buva c.s. in reconventie gevorderde verklaringvoor recht. Deze vordering stelt de vraag aan de ordewat nu precies de technische omvang van het octrooi is.Het antwoord op deze vraag, die ook in het partijdebat

centraal heeft gestaan, vergt een uitleg van het octrooi,waarbij het met name aankomt op de interpretatiedoor de gemiddelde vakman van het kenmerk datde beveiligingsnok met zijn verbrede voet achter hetscharnierblad kan worden 'gehaakt' ('can be hooked').11 In haar beslissing van 5 mei 2004 heeft de OppositieAfdeling hieromtrent – zij het in het kader van de vraagof het octrooi voldoet aan de eisen van artikel 83 EOV –het volgende overwogen:'(…) Even if the term ['hooked', rechtbank] may appearsomewhat unusual, it is believed that it clearly appliesto a connection which can be disassembled withoutany damage being caused to the assembled parts, asfor instance with railway couplings. In this case, theconnection is ensured by the hook-shape of one ofthe elements which are to be assembled, not by anyinterference or forcing, and it is thus implicitly reversibleor releasable (a connection of this kind is described inGerman with the expression formschlüssig as opposed tokraftschlüssing). The term 'hooked' therefore excludes allconnections made by riveting, welding... etc, which causeirreversible deformation or modification of one or all ofthe elements to be assembled.Summarizing, if the lug with the widening is 'hooked'behind the leaf (2) in a recessed area thereof, as it is in thegranted patent, this simply means that the lug is insertedwith its widening in said recessed area maintained therinas with a hook, so that it can be removed from theleaf without being damaged, after the leaf has beendisassembled from the frame. Thus, the fit of the luginto the auxiliary opening may be loose, or also tightwithin certain limits, provided it can be extracted fromthe auxiliary opening without being damaged. The term'hooked' implies above all releasability of the connection.'12 De rechtbank kan deze uitleg in zoverreonderschrijven dat de term 'hooked' eerst en vooral totuitdrukking brengt dat de veiligheidsnok losneembaar is.Zij kan de Oppositie Afdeling echter niet volgen in haaroordeel dat daartoe reeds voldoende is dat de nok weeruit de hulpopening kan worden verwijderd 'without beingdamaged'. Daartoe wordt het volgende overwogen.13 In het octrooi wordt afgebakend van het Franseoctrooi FR-A-964465, dat een veiligheidsscharnierbeschrijft waarvan de veiligheidsnok door middel vanbijvoorbeeld lassen, klinken, persen e.d. permanent aanhet scharnierblad is bevestigd. Omdat de nok aldus nietkan worden verwijderd, kan het scharnier alleen wordentoegepast in gevallen waarin een veiligheidsscharniernodig is en niet ook in gevallen waar gewenst is dat denok wordt weggelaten.14 Volgens het octrooi wordt dit probleem opgelost metbehulp van een veiligheidsnok met een verbrede voet.Deze nok kan van achteren door een daarvoor bestemdgat in het scharnierblad worden gestoken, waarbij deverbrede voet (die niet door het gat kan) komt te rusten ineen aan de achterzijde van het scharnierblad aangebrachtverdiept gebied. Het octrooischrift vermeldt daarbijuitdrukkelijk dat aldus niet alleen een scharnierset wordt


verkregen waarvan de veiligheidsnok afhankelijk van deomstandigheden in de praktijk kan worden aangebrachtof verwijderd maar ook dat dit aanbrengen of verwijderen'zonder extra tijd of inspanning' kan worden gerealiseerd(pag. 1, regel 33-34). Indien een scharnier beveiligdmoet zijn, kan de veiligheidsnok 'eenvoudigweg' voorafworden ingestoken in de hulpopening van het betreffendescharnierblad, waarna het geheel vervolgens wordtvastgeschroefd op een kozijn (pag. 1, regel 28-30).Door de verbrede voet en het verdiepte gebied zit deveiligheidsnok hierna zeer stabiel bevestigd.15 In het licht van het voorgaande zal de gemiddeldevakman het octrooi op grond van de conclusies, gelezenin het licht van de beschrijving en de tekeningen,dan ook aldus begrijpen dat het wezenlijke van deonderhavige uitvinding is gelegen in het gebruik van eenveiligheidsnok die zonder moeite – derhalve zonder hetgebruik van gereedschappen of kracht – in het daarvoorbestemde gat in het scharnierblad kan worden gehaakt endaar ook zonder moeite weer uit kan worden losgenomen.Hij zal – anders gezegd – begrijpen dat de veiligheidsnoken het scharnierblad ‘formschlüssig’ zijn, dat wil zeggendat beide onderdelen sluitend in elkaar grijpen zonderdat daar kracht voor nodig is. Dat in het octrooi tevenswordt gesproken over een ‘nauwsluitende passing’ (‘tightfit’) doet daaraan niet af. Het octrooi leert immers dateen vaste, stabiele constructie eerst wordt verkregennadat het scharnierblad met de ingestoken veiligheidsnokop het kozijn is vastgeschroefd, aangezien de verbredevoet van de nok dan tussen het scharnierblad en hetkozijn zit vastgeklemd. Deze stabiliteit wordt blijkensde beschrijving nog vergroot, indien de nok hierna ookniet meer heen en weer kan worden bewogen in dehulpopening. De term ‘nauwsluitende passing’ (‘tightfit’) valt in dit licht dan ook niet anders te begrijpen dandat de nok en de verbrede voet precies in de hulpopeningen het daaromheen aangebrachte verdiepte gebied passen,zonder daarbij afbreuk te doen aan de losneembaarheid inde hiervoorbedoelde zin.16 Uit het voorgaande volgt dat het octrooi uitsluitend zietop een scharnierset met een losneembare veiligheidsnokmet een verbrede voet die zonder kracht of hulpmiddelendoor een daarvoor bestemde opening in het scharnierbladkan worden gestoken – zodat deze met de verbrede voetachter dat blad haakt – en die ook weer zonder krachtof hulpmiddelen kan worden verwijderd. De gevorderdeverklaring voor recht ligt daarmee voor toewijzinggereed.

Geldigheid octrooi17 Zowel in conventie als in reconventie hebben Buva c.s.zich op het standpunt gesteld dat het octrooi nietig is. Derechtbank zal thans die stelling als eerste onderzoeken,aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is.

a Nawerkbaarheid/duidelijkheid

18 Buva c.s. hebben tijdens de oppositieprocedurebetoogd dat – kort gezegd – het octrooi niet duidelijkis omdat het kenmerk van losneembaarheid van deveiligheidsnok niet is terug te vinden in conclusie 1.Het gebruik van de woorden ‘can be hooked’ volstaatdaartoe niet. Onder verwijzing naar de stukken inde oppositieprocedure hebben Buva c.s. dit standpuntuitdrukkelijk ook in deze procedure ingenomen.19 In haar beslissing van 5 mei 2004, derhalve hangendedeze procedure, heeft de Oppositie Afdeling van het EOBdit betoog ongegrond bevonden. Daartoe heeft zij met dehiervoor in r.o. 12 geciteerde motivering geoordeeld dat:'The term 'hooked behind' is [thus] sufficiently explainedand also conveniently illustrated by Fig. 1 of the thepatent, for a skilled person to carry out the hinge setaccording to the granted patent. The requirements ofArticle 83 EPC are thus fullfilled.'20 De rechtbank sluit zich hierbij aan, zulks metinachtneming van hetgeen hiervoor in r.o.12-16 werdoverwogen. Voorzover Buva c.s. deze nietigheidsgrondook na de uitspraak van het EOB hebben gehandhaafd –bij pleidooi hebben zij het niet meer genoemd, maar zijhebben het evenmin uitdrukkelijk prijsgegeven – wordtdeze dan ook verworpen.21 In de onderhavige procedure hebben Buva c.s.onder dit kopje voorts nog een nieuw bezwaaraangevoerd, dat de rechtbank als volgt begrijpt.Conclusie 1 noemt onder meer als kenmerk dat deverbrede voet van de veiligheidsnok een diameterheeft 'which is larger than the largest transverse ofeach auxiliary opening (7)' ('…die groter is dan degrootste dwarsafmeting van elke hulpopening (7)').Voorts valt in het prioriteitsdocument NL1003244 ende Europese octrooiaanvraag te lezen dat de uitvindingeen universeel te gebruiken scharnierset oplevert, omdatde veiligheidsnok achter beide scharnierbladen kanworden gehaakt, zodat het scharnier zowel links- alsrechtsdraaiend kan worden uitgevoerd. Volgens Buvac.s. is het octrooi daarmee niet nawerkbaar omdat, medegezien de tekeningen, in elk geval hulpopening (7) dante nauw is om de veiligheidsnok draaiend te kunnenbevatten.22 Dit betoog moet reeds daarom worden verworpennu noch in de conclusies noch in de beschrijving vanhet octrooi zoals dat uiteindelijk is verleend, is terug tevinden dat de scharnierset zowel links- als rechtsdraaiendkan worden uitgevoerd. Lezing van conclusie 1 insamenhang met de beschrijving en de bijbehorendefiguren zal de gemiddelde vakman dan ook leren datde onder bescherming gestelde scharnierset slechts éénscharnierblad (2) bezit, waarachter de beveiligingsnokmet de verbrede voet kan worden gehaakt. Op grondvan dit een en ander zal hem ook duidelijk zijn dathet woord ‘each’ (‘elke’), dat ook niet strookt methet daarachter opgenomen verwijzingscijfer (7), eenkennelijk verschrijving betreft en dat bedoeld is ‘the’(‘de’).


b Uitbreiding beschermingsomvang na octrooiverlening23 Onder verwijzing naar het verleningsdossier hebbenBuva c.s. aan deze nietigheidsgrond ten grondslaggelegd dat het EOB het octrooi eerst heeft verleendnadat Kruyder naar aanleiding van nieuwheids- eninventiviteitsbezwaren uitdrukkelijk had aangegeven datde in de aanvraag beschreven uitvinding betrekking heeftop losse veiligheidsnokken. Aangezien Kruyder zichvervolgens echter op het standpunt is gaan stellen datalle scharnieren met een veiligheidsnok met een verbredevoet, ongeacht of deze los of vast zitten, onder haaroctrooi vallen, is sprake van een uitbreiding van debeschermingsomvang, aldus Buva c.s. die zich in ditverband uitdrukkelijk hebben beroepen op het bepaaldein artikel 75 lid 1 onder d ROW en artikel 138 lid 1 onderd EOV.24 Deze stelling wordt gepasseerd, omdat van uitbreidingvan de beschermingsomvang geen sprake is. Zoalshiervoor reeds werd overwogen en beslist, vielen envallen vaste nokken immers niet onder het octrooi.

c Nieuwheid25 De rechtbank stelt hier voorop dat het bij debeoordeling van de vraag of een in een octrooineergelegde uitvinding nieuw is, erop aankomt ofalle kenmerken van die uitvinding op basis van éénenkele voorpublicatie aan een gemiddelde vakman,gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, expliciet ofimpliciet, maar dan wel direct en ondubbelzinning, zijngeopenbaard.26 De door Buva c.s. in het kader van de nieuwheidsvraagvoorgedragen publicaties (D1-D7) voldoen geen van alleaan deze eis. Geen van deze documenten openbaart eenscharnierset met een losneembare veiligheidsnok in dezin van het octrooi, dat wil zeggen een veiligheidsnok meteen verbrede voet die zonder kracht of hulpmiddelen ineen daartoe bestemde hulpopening van het scharnierbladkan worden gestoken en aldus met de verbrede voet achterhet scharnierblad haakt. De stelling dat het octrooi bijgebrek aan nieuwheid niet had mogen worden verleend,moet derhalve worden verworpen.

d Inventiviteit27 Op dit punt staat ter beoordeling of eenvakman, geconfronteerd met de aan een scharnier meteen permanente bevestigde beveiligingsnok verbondennadelen, bij de toenmalige stand van de techniek nietzonder inventieve denkarbeid zou zijn gekomen tot de inhet octrooi onder bescherming gestelde oplossing.28 Mede gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 12-16 werdoverwogen, beantwoordt de rechtbank deze vraag – metde Oppositie Afdeling – bevestigend. De door Buva c.s.aangevoerde documenten en de door hen voorgesteldecombinaties van die documenten kunnen daaraan nietafdoen, nu de vakman na kennisneming daarvan niettot voornoemde oplossing zal worden gebracht. De inD1, D2, D5 en D6 geopenbaarde scharnieren kennen

geen losneembare veiligheidsnokken, net zo min alsde in D4 beschreven veiligheidsstrip (‘Bandsicherung’).Hetzelfde geldt voor de veiligheidsscharnier in D3.Anders dan Buva c.s. in de nummers 40-42 van hunpleitnota nog hebben betoogd, zal de vakman uit defiguren 2 en 3 van dit Zwitserse octrooi afleiden dat deveiligheidsnok (18) aan het scharnierblad is geklonkenof geperst. Daarbij komt dat de in D7 beschreven‘hinge security stud’ een veiligheidsnok betreft metschroefdraad die - door een opening in een reeds ophet kozijn bevestigde scharnier - rechtstreeks in hetkozijn kan worden geschroefd. Duidelijk is derhalve datalternatieven voor een losneembare nok denkbaar zijn,zodat niet is komen vast te staan dat de vakman tot hetinzicht zal komen om gebruik te maken van een losseveiligheidsnok met een verbrede voet die van achterendoor een hulpopening kan worden gestoken en aldusachter het scharnierblad ‘haakt’.

Inbreuk29 Nu uit het voorgaande volgt dat het octrooi geldigmoet worden geacht, komt de rechtbank toe aan de vraagof Buva c.s. inbreuk op dat geldige octrooi maken. Dezevraag wordt ontkennend beantwoord, waartoe als volgtwordt overwogen.30 Zoals hiervoor reeds werd vermeld, kenmerken dedoor Buva c.s op de markt gebrachte scharnieren zichdoor het gebruik van een veiligheidsnok met verbredevoet en een scharnierblad met een verdieping rond eenhulpopening. Kenmerkend voor de hulpopening en deverdieping is voorts dat de diameter daarvan kleiner isdan die van de nok. De veiligheidsnok wordt reeds tijdenshet productieproces aangebracht, hetgeen geschiedt doorde nok onder grote druk (naar zeggen van Buva c.s.:van 40 ton) van achteren in de hulpopening en hetverdiepte gebied te persen. Naar ter zitting op grond vande demonstratie van de octrooigemachtigde van Kruyderis gebleken, is de aldus aangebrachte veiligheidsnokweliswaar weer te verwijderen, doch daarvoor moetdan wel gebruik worden gemaakt van een bankschroef.Teneinde beschadiging van de nok te voorkomen, zijndaarbij bovendien drie speciaal geprepareerde houtenplaatjes nodig. Bij die stand van zaken kan dan ookniet worden gezegd dat de scharnieren van Buva c.s.voldoen aan het kenmerk dat deze zijn voorzien vaneen veiligheidsnok die aan het scharnierblad kan worden‘gehaakt’ (‘can be hooked’), dat wil zeggen losneembaaris in de hiervoor omschreven zin. Reeds op deze grondmoet dan ook worden geconcludeerd dat de gewraaktescharnieren geen inbreuk op het octrooi maken.31 Van letterlijke octrooi-inbreuk is mitsdien geensprake. Bij pleidooi heeft Kruyder (voor het eerst)ook nog een beroep gedaan op octrooi-inbreuk in hetequivalentiebereik. Dit beroep faalt reeds, omdat Kruyderdit niet nader heeft uitgewerkt of toegelicht. Bovendienwordt in de scharnieren van Buva c.s. nu juist niethetzelfde resultaat verkregen als in het octrooi. Er is


immers geen sprak van een losneembare veiligheidsnokin de hiervoor bedoelde zin.

Onrechtmatige daad Buva c.s.32 Aan haar vordering in conventie heeft Kruyder –naast de door haar gestelde octrooi-inbreuk – ook nog tengrondslag gelegd dat Buva c.s. met de vormgeving van dedoor hen op de markt gebrachte scharnieren onrechtmatigjegens haar handelen.33 Naar de rechtbank begrijpt, heeft Kruyder hierbij hetoog op het leerstuk van de ‘slaafse nabootsing’: haarstellingen komen er immers kort gezegd op neer dat hetuiterlijk van de scharnieren van Buva c.s. ook op puntenwaar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid vanhet product niet nodig is, zodanig met het uiterlijk vanhaar scharnieren overeenstemt, dat daarmee verwarringwordt gesticht. Dit betoog miskent evenwel dat vooreen geslaagd beroep op dit leerstuk vereist is dat het‘nagebootste product’ onderscheidend vermogen heeft,dat wil zeggen dat het qua vormgeving op de markteen eigen plaats inneemt. Dat dit bij de scharnieren vanKruyder het geval is, is evenwel gesteld noch gebleken.Hierop stuit het beweerdelijk onrechtmatig handelenreeds af.

Onrechtmatige daad Kruyder34 Aangezien van octrooi-inbreuk geen sprake is, komtde rechtbank tot slot nog toe aan de door Buva c.s.opgeworpen vraag of Kruyder onrechtmatig handelenkan worden verweten wegens de wijze waarop zij dezeprocedure heeft gevoerd. Dienaangaande wordt als volgtgeoordeeld.35 Naar de rechtbank begrijpt, bestaat de aan Kruyderverweten onzorgvuldige wijze van procederen in (1) hetuitbrengen van een dagvaarding waarin de van belangzijnde feiten en de verweren van Buva c.s. niet volledigen naar waarheid zijn opgenomen, (2) het lange tijdonduidelijk laten in welk opzicht nu precies sprake isvan octrooi-inbreuk, onder meer door te verwijzen naartelkens andere en niet bestaande conclusies en (3) hetsteeds anders uitleggen van het octrooi. Volgens Buvac.s. heeft dit alles geleid tot een langdurige procedure,gedurende welke zij steeds in onzekerheid hebbenverkeerd over hun positie en Kruyder afnemers van Buvac.s. afkerig heeft kunnen maken van hun producten. Doordit alles lijden Buva c.s. schade, waarvoor zij Kruyder opgrond van artikel 6:162 BW aansprakelijk houden.36 De rechtbank kan Buva c.s hierin niet volgen.De wijze waarop Kruyder in deze procedure haarstandpunt heeft vormgegeven, verdient wellicht niet deschoonheidsprijs maar dit levert nog geen onrechtmatighandelen op. Daarvoor is nodig dat sprake is geweest vanmisbruik van procesbevoegdheid danwel procesrecht,hetgeen evenwel niet is gesteld en ook niet anderszinsis gebleken. De rechtbank merkt daarbij nog dat Buvac.s. hun stelling dat Kruyder ondertussen hun afnemersafkerig zou hebben gemaakt van hun producten, ook op

geen enkele wijze heeft gesubstantieerd. Voor zover ditafkerig maken erin heeft bestaan dat Kruyder tijdensdeze procedure derden heeft geattendeerd op haar –geldige – octrooi en de beschermingsomvang die datoctrooi volgens haar heeft, is dit noch op zichzelfnoch in combinatie met haar wijze van procesvoeringonrechtmatig te achten, in aanmerking genomen dat deconclusie dat de scharnieren van Buva c.s. geen inbreukmaken niet dusdanig voor de hand lag dat Kruyder kanworden verweten lichtvaardig te hebben opgetreden. Dein reconventie gevorderde schadevergoeding bij staat zaldan ook worden afgewezen.

Slotsom in conventie en in reconventie37 Nu van inbreuk op het octrooi en van slaafsenabootsing geen sprake is, ontbeert het in conventiegevorderde een deugdelijke grondslag. Kruyder zal inconventie worden veroordeeld in de proceskosten.38 In reconventie is gevorderde verklaring voor rechttoewijsbaar. Nu het octrooi geldig is te achten, dientde gevorderde vernietiging echter te worden afgewezen.Hetzelfde geldt voor de gevorderde schadevergoedingwegens de wijze van procederen door Kruyder. Als degrotendeels in het ongelijk gestelde partij zullen Buva c.s.de kosten van het geding in reconventie hebben te dragen.

Beslissing:De rechtbank:in conventie:- wijst het gevorderde af;- veroordeelt Kruyder in de op deze procedure inconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan dezijde van Buva c.s. begroot op € 193,- aan verschotten enop € 1580,- aan salaris procureur;

in reconventie:- verklaart voor recht dat scharnieren met vasteveiligheidsnokken niet onder de beschermingsomvangvan het octrooi EP 0 810 341 B1 vallen;- wijst het meer of anders gevorderde af;- veroordeelt Buva c.s. in de op deze procedure inreconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan dezijde van Kruyder begroot op nihil aan verschotten en op€ 780,- aan salaris procureur;- verklaart dit vonnis voor wat deproceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bijvoorraad. Enz.

b Het Hof, enz.

(...)Beoordeling van het hoger beroep(...)6 De scharnierset volgens het octrooi is aldus, kortgezegd, een samenstel met een scharnier met twee bladen,dat is voorzien van één of meer beveiligingsuitsteeksels


(zogenaamde dievenklauwen) met een verbrede voet eneen pen, welk tenminste ene beveiligingsuitsteeksel opniet permanente wijze is bevestigd in of aan één van descharnierbladen en, in het geval dat de scharnierbladentegen elkaar aanliggen (bij 'dichtgeklapt' scharnier),steekt in een opening in het andere scharnierblad.7 Blijkens de beschrijving bij het octrooi behoort eendergelijk samenstel, maar dan met permanent bevestigdeuitsteeksels, tot de stand van de techniek. Zo’n samenstelmet permanent bevestigde uitsteeksels is, zo stelt hetoctrooi, bekend uit FR-A-964465. Een nadeel vandat bekende samenstel is, aldus het octrooi, dat hetniet kan worden toegepast voor doeleinden waar geenuitsteeksels nodig zijn. Het octrooi beoogt dit nadeelte vermijden (Nederlandse vertaling van het octrooi,overgelegd door Kruyder als deel van productie 1 inprima, blz. 1, regels 16-19: 'Het doel van de uitvindingis een scharnierset te verschaffen van het hierbovengenoemde type dat in gebruik flexibeler is, en waarbijde betreffende uitsteeksels kunnen worden veiwijderdof aangebracht, afhankelijk van de omstandighedenin de praktijk’). Om dit doel te bereiken is bij descharnierset volgens het octrooi in tenminste één van descharnierbladen een verdiept gebied in de van het anderescharnierblad afgewende zijde voorzien rond de opening,waardoorheen de pen van het beveiligingsuitsteeksel kansteken. Het verdiepte gebied is zodanig, dat de verbredevoet van het beveiligingsuitsteeksel achter het tenminsteene scharnierblad kan worden gehaakt in het verdieptegebied.8 Naar het hof begrijpt rust de verbrede voet vanhet beveiligingsuitsteeksel in het verdiepte gebieden is, zodra het scharnierblad op een kozijn ofpaneel is bevestigd, de verbrede voet van hetbeveiligingsuitsteeksel tussen het scharnierblad en hetkozijn ingeklemd, zodat het beveiligingsuitsteeksel danniet of vrijwel niet kan worden verwijderd.9 Volgens het octrooi kan het beveiligingsuitsteekselworden geplaatst of weggelaten, al naar gelang eenbeveiligd of onbeveiligd scharnier wordt gewenst.(Nederlandse vertaling van het octrooi, blz.1, regels 25-30: 'De bevestigde positie, dat wil zeggen de positiewaarin een blad van het scharnier is bevestigd aaneen paneel, en het andere blad aan een kozijn, kanonbeveiligd of beveiligd zijn, zoals gewenst. In het eerstegeval kan het beveiigingsuitsteeksel worden weggelaten,en in het tweede geval wordt het eenvoudigwegvooraf ingestoken met de verbrede voet achter hetbetreffende blad, en vastgeschroefd samen met het blad'.)Naar het oordeel van het hof wijzen de gebruiktebewoordingen 'worden weggelaten' en 'eenvoudigwegvooraf ingestoken' samen met het in de conclusiegebruikte 'gehaakt kan worden' op de losneembaarheidvan het beveiligingsuitsteeksel.10 De vraag, die partijen verdeeld houdt is of descharnierset van Buva c.s. (hierna ook aangeduidals het Buvalux scharnier) is voorzien van eenbeveiligingsuitsteeksel, dat losneembaar is (dat wil

zeggen: op niet permanente wijze bevestigd) in de zinvan het octrooi. Niet weersproken is, dat het Buvaluxscharnier voldoet aan de omschrijving in de aanhef vanconclusie 1. Ook is ten minste één van de bladen vande scharnierset aan zijn van het andere blad afgekeerdezijde van een verdiept gedeelte rond de hulpopeningvoorzien. Bij Buva c.s. wordt het beveiligingsuitsteekselmet verbrede voet tijdens het productieproces in hetscharnierblad aangebracht door het uitsteeksel onderdruk van achteren in de hulpopening in te brengen,welke hulpopening, naar tussen partijen vaststaat, eendiameter heeft, die kleiner is dan de grootste diametervan de pen van het beveiligingsuitsteeksel, zodat hetbevei ligingsuitsteeksel klemvast met het scharnierblad isverbonden (vgl. de toelichting op grief 1 van Kruyder: 'depen zit geklemd in de opening').11 Door Kruyder is aangevoerd, dat hetbeveiligingsuitsteeksel bij het Buvalux scharnierweliswaar klemvast met het scharnierblad is verbonden,maar dat van een 'permanente verbinding' geen sprakeis. Zij heeft ter ondersteuning van deze stelling eenonderzoek door TNO (productie 1 bij memorie vangrieven) laten uitvoeren, waarvan de conclusie luidt: 'Deveiligheidsnokken zijn met behulp van een standaardklauwhamer uit de scharnieren te slaan en weer temonteren, beide handelingen, onder andere afhankelijkvan de stevigheid van de ondergrond, benodigen in demeeste gevallen slechts 2 hamertikken. Hieruit blijkt dater geen sprake is van een permanente verbinding tussende scharnierplaat en de ingestoken veiigheidsnok.'12 Naar het oordeel van het hof is, anders danKruyder in navolging van TNO meent, bij het Buvaluxscharnier wel degelijk sprake van een permanenteverbinding tussen de scharnierplaat en de ingestokenveiligheidsnok. Niet alleen kan bij het Buvalux scharnierhet beveiligingsuitsteeksel niet 'eenvoudigweg voorafingestoken' worden, maar is voor het insteken (bij devervaardiging in de fabriek en niet pas bij gebruik)min of meer grote druk nodig om te bereiken, dat depen van het beveiligingsuitsteeksel klemvast steekt inde opening met geringere diameter, maar bovendienkan het beveiligingsuitsteeksel niet zonder meer wordenweggelaten, indien een onbeveiligd scharnier wordtgewenst. Naar Kruyder zelf heeft gesteld (bespreking vanhet overgelegde TNO-rapport in de memorie van grieven)is voor dat laatste nodig dat met een klauwhamer ofdergelijke tenminste enkele malen op de nokken wordtgeslagen, waarbij het scharnier op twee (houten) blokjesdient te zijn gelegd. Het hof vermag in een dergelijkeconstructie geen 'losse verbinding' te zien.13 Bij het voorgaande komt nog, dat naar Buva c.s.heeft gesteld de beschermende zinklaag, die om denok en het scharnier zit, bij het uit het scharnierslaan van de nok wordt beschadigd, althans kanworden beschadigd. Door Kruyder wordt bestreden,dat beschadiging optreedt, maar dit overtuigt niet.Immers, door de nok te verwijderen, zal onvermijdelijkeen deel van het resterende scharnier, waarop geen


beschermende laag aanwezig is, komen bloot te liggen,welk onbeschermde deel vervolgens blootgesteld is aancorrosie. Een en ander wordt bevestigd door het doorBuva c.s. in het geding gebrachte testrapport betreffendeeen onderzoek naar corrosiebestendigheid (productie 3bij memorie van antwoord). Dat bij dat onderzoekte sterke middelen zouden zijn gebruikt (zoals doorKruyder wordt gesteld) doet niet af aan de conclusie datonbeschermde delen komen bloot te liggen.14 Door Kruyder is nog aangevoerd, dat met hetBuvalux scharnier op equivalente wijze hetzelfderesultaat wordt bereikt als met het scharnier volgenshet octrooi. Het hof verwerpt deze stelling. Het doorhet octrooi beoogde resultaat: een scharnier, waarbijnaar wens het beveiligingsuitsteeksel eenvoudigwegvooraf wordt ingestoken of wordt weggelaten, wordtmet het Buvalux scharnier niet bereikt. Het Buvaluxscharnier heeft een vast bevestigd, niet dan met krachtte verwijderen beveiligingsuitsteeksel en beoogt ookniets anders, getuige het feit dat, naar onweersprokenis gesteld, alle Buvalux scharnieren zijn gemerkt alsbehorend tot de categorie inbraakwerend. Zonder eenbeveiligingsuitsteeksel zijn zij dat niet en verdienen zijdat merkteken niet.15 Het vorenstaande leidt tot de conclusie, dat doorBuva c.s. geen inbreuk wordt of werd gemaakt op hetoctrooi van Kruyder en dat de grieven van Kruyder falen.Voorzover Kruyder in hoger beroep haar stelling mochthebben gehandhaafd dat Buva c.s. met de vormgevingvan de door hen op de markt gebrachte scharnierenonrechtmatig jegens haar handelen overweegt het hofdat het zich geheel kan verenigen met het oordeel vande rechtbank in rechtsoverweging 33 van het vonnis,waarvan beroep. Nu voorts de voorwaarde, waaronderBuva c.s. incidenteel appelleerden niet is vervuld, behoefthet incidentele appèl niet te worden behandeld. Hetvonnis, waarvan beroep zal worden bekrachtigd enKruyder zal als na te melden worden veroordeeld in dekosten.

BeslissingHet hof:bekrachtigt het vonnis waarvan beroep,verwijst Kruyder in de kosten van het beroep, tot op hedenaan de zijde van Buva c.s. begroot op € 2.970,--;verklaart dit arrest ten aanzien van deproceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 78 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 20 december2006

(retentierecht octrooigemachtigde)

Mrs. Chr.A.J.F.M. Hensen, P.W. van Straalen en J.A.Hagen

Artt. 3:290 en 6:52, lid 1 BWUit het handelen van Weasy Pack mocht

octrooibureau A. afleiden dat zij de facturen en detarieven van octrooibureau A. aanvaardde. Weasy Packheeft geen aanspraak op vermindering van de declaratiesalleen omdat andere octrooibureaus lagere tarievenhanteren.Nu er sprake is van opeisbare vorderingen, heeftoctrooibureau A. het recht de nakoming van haarverbintenis – overdracht octrooidossiers aan de nieuwegemachtigde van eiseres – op te schorten. De kosten voorhet beheer van de octrooiportefeuille kan octrooibureauA. tegen de ook voorheen door haar gehanteerde tarievenin rekening brengen.

Art. 6:74 BWOctrooibureau A. is niet toerekenbaar

tekortgeschoten in de uitvoering van de verrichtewerkzaamheden. Niet gebleken is dat octrooibureauA. onvoldoende zorg heeft betracht. De door derden-octrooigemachtigden beoordeelde octrooien zijn doorhen niet onderzocht op geldigheid in het lichtvan de stand van de techniek, en de bekritiseerdeaanvragen betreffen premier depots. Dat premier depotsaanpassingen ondergaan alvorens de aanvrage leidttot verlening van een octrooi en dat de conclusiesachteraf bezien ruimer, dan wel beperkter haddenkunnen luiden, betekent niet dat bij de aanvrage nietde nodige zorgvuldigheid is betracht. Dit is veeleereen gebruikelijke gang van zaken, waarbij de wijzevan formuleren bovendien tevens afhangt van gemaaktekeuzes inzake de beschermingsomvang.

Weasy Pack International Ltd te Lubuan, Malesië, eiseresin conventie, verweerster in reconventie, procureur mr.F. Quarles van Ufford, advocaat mr. J.A.F. Considine teRotterdam,tegenOctrooibureau A., te ’s-Gravenhage, gedaagde inconventie, eiseres in reconventie, procureur mr. D.M. deKnijff.

De feiten2.1 Weasy Pack drijft een onderneming die verpakkingenfabriceert en ontwikkelt.2.2 [Octrooibureau A.] voert een octrooibureau in onderandere Den Haag.2.3 Weasy Pack heeft op 2 oktober 2001 eeninternationale aanvrage ingediend voor een 'Foilcover with slanting tear line' (een schuin scheurendefolieopening). Deze aanvrage, die is geregistreerd ondernummer WO 02/32782 A1, is op 25 april 2002gepubliceerd. De aanvrage roept de prioriteit in van NL


1016337 van 5 oktober 2000 en van NL 1017396 van 19februari 2001. De uitvinding voor de schuin scheurendefolieopening is één van drie uitvindingen die wordttoegepast in de door Weasy Pack ontwikkelde 'Easy Cup-verpakking'.2.4 Weasy Pack heeft sedert omstreeks 1998 alhaar octrooiaanvragen door [octrooibureau A.] latenverzorgen, waaronder de hiervoor genoemde aanvragevoor de schuin scheurende folieopening. Zij heeft[octrooibureau A.] bij brief van 23 maart 2003 evenwelverzocht alle octrooien die geen betrekking hebben opde ‘Easy Cup’ over te dragen aan [octrooibureau B.].Op 27 mei 2003 heeft [octrooibureau A.] een deelvan de dossiers van Weasy Pack overgedragen aan[octrooibureau B.].2.5 Bij brief van 13 oktober 2003 is [octrooibureau A.]verzocht ook de dan nog bij haar in behandeling zijndedossiers aan [octrooibureau B.] over te dragen. Deze briefluidt - voor zover hier relevant - als volgt:'Het gaat hierbij om alle dossiers betreffende:- Blaasvorm- Schuin scheurende folie opening- Samendrukbare portieverpakking.'2.6 Omdat Weasy Pack sinds oktober 2002 eenachterstand in de betalingen heeft opgebouwd, heeft[octrooibureau A.] geweigerd de nog in haar bezitzijnde dossiers van Weasy Pack over te dragen. Bijbrief van 27 november 2003 heeft [octrooibureau A.]Weasy Pack laten weten dat de dossiers pas aan[octrooibureau B.] zullen worden overgedragen nadatbetaling is ontvangen. Nadat op 27 februari 2004 tenbehoeve van [octrooibureau A.]. een bankgarantie van€ 75.000,00 is gesteld, zijn de resterende dossiers (op 1maart 2004) aan [octrooibureau B.] overgedragen.

(...)4 De beoordelingin conventie4.1 Weasy Pack voert verschillende argumenten aan,op grond waarvan zij [octrooibureau A.] niets meerverschuldigd zou zijn uit hoofde van de door[octrooibureau A.] verrichte werkzaamheden en de inverband daarmee gemaakte kosten. Zij betoogt in deeerste plaats dat zij aanspraak maakt op een verminderingvan de declaraties van [octrooibureau A.]. Zij steltin dit verband dat de tarieven die [octrooibureauA.] voor een eerste depot van een octrooi hanteertweliswaar concurrerend zijn, maar dat de tarievenvoor de vervolgwerkzaamheden bijzonder hoog zijn invergelijking met de tarieven van andere octrooibureaus.4.2 Dit beroep op vermindering van de tarievengaat niet op. Weasy Pack heeft sinds ongeveer 1998haar octrooiaanvragen door [octrooibureau A.] latenverzorgen. Sinds die tijd is er regelmatig (in totaal vooreen bedrag van € 152.457,37) door [octrooibureau A.]gefactureerd ter zake van octrooien van Weasy Pack. Aldie jaren heeft Weasy Pack zonder bezwaar de facturenvoldaan. Voor zover dat niet het geval is geweest,

hing dat samen met betalingsonmacht van Weasy Pack.Nu bovendien niet is betwist dat de tarieven van[octrooibureau A.] (afgezien van een inflatiecorrectie)in die jaren niet zijn gewijzigd, mocht [octrooibureauA.] uit het handelen van Weasy Pack afleiden dat zij defacturen (en daarmee ook de tarieven) van [octrooibureauA.] aanvaardde. Weasy Pack kan dan nu niet betogen datzij aanspraak maakt op vermindering van de declaraties,enkel omdat zij er inmiddels achter is gekomen dat andereoctrooibureaus lagere tarieven hanteren. Zij is derhalvegebonden aan de door [octrooibureau A.] gehanteerdetarieven.4.3 Weasy Pack beroept zich er voorts op dat[octrooibureau A.] ten onrechte (een deel van) de dossiersheeft achtergehouden en zij om die reden hogere kostenheeft moeten maken dan het geval zou zijn geweest indienzij een ander (voordeliger) octrooibureau de betreffendewerkzaamheden zou hebben laten verrichten. De kostendie [octrooibureau A.] in rekening hebben gebrachtgedurende de periode waarin [octrooibureau A.] tenonrechte dossiers heeft achtergehouden en zich op haarretentierecht heeft beroepen, zouden om die reden nietverschuldigd zijn.4.4 Anders dan Weasy Pack stelt, is er wel degelijk eenwettelijke grondslag voor het door [octrooibureau A.]uitgeoefende retentierecht. De artikelen 3:290 en 6:52 lid1 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) geven [octrooibureauA.], nu sprake is van opeisbare vorderingen, het rechtde nakoming van haar verbintenis op te schorten totvoldoening van haar declaraties plaatsvindt. Het is derechtbank niet gebleken dat de uitoefening van hetretentierecht in het onderhavige geval naar maatstavenvan redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.Zo is gesteld noch gebleken dat [octrooibureau A.]gedurende de uitoefening van het retentierecht niet opzorgvuldige wijze het beheer over de octrooiportefeuillevan Weasy Pack heeft gevoerd. Omdat [octrooibureauA.] voor dit beheer van de octrooiportefeuille van WeasyPack kosten heeft gemaakt, kan [octrooibureau A.] diekosten in rekening brengen tegen de ook voorheen doorhaar gehanteerde tarieven.4.5 Weasy Pack stelt voorts dat zij [octrooibureauA.] niets meer verschuldigd is omdat [octrooibureauA.] toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoeringvan de verrichte werkzaamheden. Weasy Pack heeftin dit verband gewezen op communicatieproblementussen partijen en op een door [octrooigemachtigde B.]verrichte beoordeling van op naam van Weasy PackBV, L.R.H.A. Willemsen en W. Willemsen staandeoctrooien, aangevuld met een verklaring ter zake van[octrooigemachtigde C.] en [octrooigemachtigde D.].4.6 Ook dit argument gaat niet op. Gelet op de op[octrooibureau A.] rustende inspanningsverbintenis isvan een tekortkoming eerst sprake, indien [octrooibureauA.] niet voldoende zorg heeft betracht. Dat is nietgebleken. De door Weasy Pack overgelegde verklaringenvan [octrooigemachtigde B.]., [octrooigemachtigde C.]en [octrooigemachtigde D.] zijn onvoldoende om


een dergelijke gevolgtrekking te rechtvaardigen. Hetdoor hen verrichte onderzoek is slechts beperktvan aard. Zo zijn de (niet op naam van WeasyPack staande) octrooien door [octrooigemachtigdeB.] niet onderzocht op hun geldigheid in het lichtvan de aangevoerde of nog te onderzoeken standvan de techniek, terwijl de (korte) verklaring van[octrooigemachtigde C.] en [octrooigemachtigde D.] nietde indruk wekt dat een verdergaand onderzoek is verricht.De door [octrooigemachtigde B.], [octrooigemachtigdeC.] en [octrooigemachtigde C.] bekritiseerde aanvragenbetreffen bovendien zogenaamde ‘premier depots’. Hetkan in het begin van de verleningsprocedure aangewezenzijn conclusies ruim te formuleren. Mede aan de handvan het nog te verrichten nieuwheidsonderzoek kan danworden vastgesteld in hoeverre aanpassingen moetenworden verricht. Dat de premier depots aanpassingenondergaan alvorens de aanvrage leidt tot verleningvan een octrooi en dat de conclusies in de premierdepots achteraf bezien ruimer, dan wel beperkter haddenkunnen luiden, betekent niet dat bij de aanvrage nietde nodige zorgvuldigheid is betracht. Dit is veeleereen gebruikelijke gang van zaken, waarbij de wijzevan formuleren bovendien tevens afhangt van gemaaktekeuzes inzake de beschermingsomvang.(...)4.16 Nu geen van de door Weasy Pack aan degevorderde verklaring voor recht ten grondslag gelegdegronden slaagt, dient het gevorderde onder 1 te wordenafgewezen. Gelet hierop kan ook niet gezegd wordendat [octrooibureau A.] geen rechten meer zou kunnenontlenen aan de bankgarantie van 27 februari 2004. Ookhet gevorderde onder 2 wordt om die reden afgewezen.4.17 Omdat [octrooibureau A.] niet gehouden is enigeschade te vergoeden, dienen ook de overige vorderingenvan Weasy Pack te worden afgewezen.4.18 Weasy Pack wordt als de in het ongelijk gesteldepartij veroordeeld in de kosten van de procedure inconventie. Deze kosten worden begroot op € 17.379,00(zijnde € 12.844,00 aan salaris procureur en € 4.535,00aan vast recht).

in reconventie4.19 Weasy Pack is, onder verwijzing naar hetgeenzij in conventie heeft gesteld, van mening dat dereconventionele vorderingen van [octrooibureau A.]moeten worden afgewezen.4.20 Zoals de rechtbank in conventie heeft geoordeeld,is van een toerekenbaar tekortkomen door [octrooibureauA.] in de nakoming van de op haar rustendeinspanningsverplichting geen sprake geweest. Bovendienis Weasy Pack, gelet op hetgeen de rechtbank onder 4.2.heeft overwogen, gebonden aan de door [octrooibureauA.] gehanteerde tarieven. Blijkens het onder 4.4.overwogene is Weasy Pack eveneens gehouden[octrooibureau A.] de ten tijde van de uitoefeningvan haar retentierecht verrichte werkzaamheden tegendatzelfde tarief te vergoeden. Nu [octrooibureau A.]

voorts niet gehouden is enige schadevergoeding tebetalen in verband met het niet tijdig indienen van eenaanvrage voor de schuin scheurende folieopening, staatniets de toewijzing van het gevorderde in reconventie inde weg. De rechtbank zal daartoe dan ook overgaan.4.21 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Weasy Packin de kosten van de procedure in reconventie wordenveroordeeld. Deze kosten worden begroot op € 1.788,00aan procureurskosten.

5 De beslissingDe rechtbankin conventie:- wijst het gevorderde af;- veroordeelt Weasy Pack in de kosten van dezeprocedure, tot aan de uitspraak aan de zijde van[octrooibureau A.] begroot op € 17.379,00 aan salarisprocureur en vast recht;

in reconventie:- veroordeelt Weasy Pack aan [octrooibureau A.] tebetalen het bedrag van € 73.291,63, te vermeerderen metde wettelijke rente vanaf het moment van de aanmaningenter zake van de verschillende declaraties, tot aan hetmoment van algehele voldoening van het genoemdebedrag;- veroordeelt Weasy Pack in de kosten van dezeprocedure, tot aan de uitspraak aan de zijde van[octrooibureau A.] begroot op € 1.788,00 aan salarisprocureur;- verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bijvoorraad. Enz.

Nr. 85 Rechtbank te Haarlem, 17 mei 2006

(Saabservice/Molenaar)

Mrs. J.C.M. Swinckels, W. Veldhuijzen van Zanten enW.S.J. Thijs

Art. 13, lid 1a BMWHet gebruik van domeinnamen door Sabo maakt

inbreuk op de merkrechten van Saab.Daaraan doet niet af dat op de website van SaboserviceMolenaar staat vermeld dat van een band met SaabAktiebolag c.s. geen sprake is. Van belang is immers ofde indruk van een commerciële band wordt gewekt doorhet gebruik van het merk en niet of deze indruk nadienop enige wijze wordt weggenomen. Op dat moment heeftSaboservice Molenaar immers al ongerechtvaardigdvoordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of


de reputatie van het merk Saab en is de waarde vanhet merk al aangetast. Het gebruik door SaboserviceMolenaar van de woorden ‘saabservice’ of ‘saab-servicemolenaar' in haar handels- en/of domeinnamen isderhalve een ontoelaatbare inbreuk op de merkrechtenvan Saab Aktiebolag.

1 Saab Aktiebolag te Zweden,2 BV Auto Import Maatschappij A.I.M. te Vianen,eiseressen, procureur mr. H.K. Garvelink, advocaten mrs.D. van der Kolk en M.A. de Kemp te Amsterdam,tegenSaboservice Molenaar BV te Hoofddorp, gedaagde,procureur mr. M. van Olden, advocaten mrs. M. vanOlden en M. Bitter te Haarlem.

2 De feiten2.1 Saab aktiebolag vervaardigt voertuigen, auto-onderdelen en -accessoires die wereldwijd onder het merkSaab op de markt worden gebracht. AIM is de officiëleimporteur in Nederland.2.2 Saab Aktiebolag is onder meer houdster van hetBenelux woordmerk 'Saab'. AIM is licentiehoudstervoor nederland van dit woordmerk. AIM is gerechtigd(sub-)licenties te verstrekken aan saabdistributeursen erkend reparateurs die deel uitmaken van haardistributienetwerk.2.3 Saboservice Molenaar is een klein gespecialiseerdgaragebedrijf dat sinds 1989 Saab auto’s onderhoudten repareert en saab occasions verkoopt. SaboserviceMolenaar is niet aangesloten bij het distributienetwerkvan Saab Aktiebolag c.s.2.4 Saboservice Molenaar voerde sinds1993 de handelsnaam ‘Saabservice Molenaar’.Eind 2000 heeft Saboservice Molenaarook de domeinnamen ‘saabservice.nl’ en‘saabservicemolenaar.nl’ geregistreerd.2.5 In een brief van 18 december 2003 hebben SaabAktiebolag c.s. Saboservice Molenaar gesommeerd omvoor zover thans relevant - geen gebruik meer temaken van een handelsnaam waarvan het element ‘Saab’onderdeel uitmaakt.2.6 In reactie op deze brief schrijft de toenmaligeadvocaat van Saboservice Molenaar in een brief van 22december 2003 aan de advocaat van Saab Aktiebolag c.s.onder meer het volgende:'Cliënte heeft er geen moment aan gedacht dat haarhandelsnaam inbreuk pleegt op het recht van uw cliënte(...). Zij heeft onverwijld het Saab-logo van haar websitelaten verwijderen, terwijl - uiteraard - de vermelding inde telefoongids, Gouden Gids etc. ter gelegenheid vande eerstkomende uitgave zal zijn aangepast. Voorts zalcliënte op zeer korte termijn haar handelsnaam wijzigen.Begin volgend jaar overleg ik nader met cliënte, waarnau van mij verneemt. Behoudens uw omgaand tegenbericht

ga ik ervan uit uw cliënt met het bovenstaande naargenoegen te hebben bericht.'2.7 In een brief van 10 februari 2004 schrijft detoenmalige advocaat van Saboservice Molenaar aan deadvocaat van Saab Aktiebolag c.s. onder meer hetvolgende:'1. Het is voor cliënte zeer nadelig indien zij de naam'Saab Service Molenaar' niet langer mag gebruiken. (...)Voor het geval uw cliënte vasthoudt aan haar eis dat dehandelsnaam dient te worden gewijzigd staat cliënte, als'second-best-oplossing', het volgende voor ogen.1. Saboservice Molenaar B.V.2. Saboservice3. Sabo Molenaar B.V.(...)3. Cliënte verneemt gaarne, ter voorkoming vaneventualiteiten, het standpunt van uw cliënte metbetrekking tot het voortgezet gebruik van de huidigedomeinnaam op internet.'2.8 In reactie op deze brief van 10 februari 2004 schrijftde advocaat van Saab Aktiebolag c.s. in een brief aande toenmalige advocaat van Saboservice Molenaar ondermeer het volgende:'Cliënten houden vast aan de inhoud van mijnsommatiebrief van 18 december 2003. Uw cliënte dienthaar handelsnaam derhalve aan te passen aldus datdaarin het element Saab niet langer voorkomt. (...) Hetspreekt voor zich dat een wijziging van de handelsnaamook betekent dat de domeinnaam saabservicemolenaar.nlniet langer mag worden gebruikt.'2.9 In maart 2004 heeft Saboservice Molenaarhaar handelsnamen veranderd van 'Saabservice' en'Saabservice Molenaar' in 'Saboservice' en 'SaboserviceMolenaar'.(...)

5 De beoordeling5.1 Op grond van artikel 37 onder A EenvormigeBeneluxwet op de merken (BMW) is de rechtbankbevoegd om van het onderhavige geschil kennis tenemen.5.2 Saboservice Molenaar heeft aangevoerd dat zij alshandelsnamen nu slechts 'Saboservice' en 'SaboserviceMolenaar' gebruikt en dat de vordering tot het stakenen gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam'Saabservice Molenaar' reeds om die reden moet wordenafgewezen. Dit betoog faalt. Saab Aktiebolag c.s.hebben terecht gesteld dat Saboservice Molenaar erblijk van heeft gegeven de mogelijkheid open te latenin de toekomst haar oude handelsnaam weer te gaanvoeren. Saboservice Molenaar betwist immers dat dehandelsnaam inbreuk maakt en voert aan dat zij inde hiervoor onder 2.6 aangehaalde brief geen afstandheeft gedaan van haar handelsnamen 'Saabservice' en'Saabservice Molenaar'.5.3 Saab Aktiebolag c.s. stellen zich op hetstandpunt dat Saboservice Molenaar in bedoeldebrief heeft toegezegd de handelsnaam 'Saabservice


Molenaar' te zullen wijzigen. Volgens Saab Aktiebolagc.s. is onder deze toezegging mede begrepen dewijziging van de domeinnamen 'saabservice.nl' en'saabservicemolenaar.nl', aangezien deze domeinnamenworden gebruikt als handelsnaam. Saab Aktiebolag c.s.vorderen nakoming van deze toezegging.In bedoelde brief (zie 2.6) heeft de toenmalige advocaatvan Saboservice Molenaar aan Saab Aktiebolag c.s.bericht dat zijn cliënte haar handelsnaam zal wijzigen.Nu Saboservice Molenaar ten tijde van deze brief dehandelsnaam 'Saabservice Molenaar' gebruikte en SaabAktiebolag c.s. haar bij brief van 18 december 2003uitdrukkelijk heeft gesommeerd het gebruik van dezenaam te staken, kan deze mededeling niet anders wordenopgevat dan als een toezegging om de handelsnaam'Saabservice Molenaar' te wijzigen. De rechtbank neemtdaarbij in aanmerking dat in de hiervoor aangehaaldebrief van 10 februari 2004 namens Saboservice Molenaareen aantal opties wordt voorgesteld voor een nieuwehandelsnaam, voor het geval Saab Aktiebolag c.s.zouden vasthouden aan hun eis tot wijziging vande handelsnaam en dat Saboservice Molenaar haarhandelsnaam uiteindelijk ook heeft gewijzigd conformhaar eigen voorstel. Het betoog van SaboserviceMolenaar dat zij de toezegging slechts heeft gedaanom gerechtelijke stappen te voorkomen en dat zijdaarom thans niet langer aan de toezegging kan wordengehouden, kan niet slagen. Uit niets in de correspondentietussen partijen blijkt immers dat bij de toezegging doorSaboservice Molenaar een voorbehoud in die zin isgemaakt.5.4 Saboservice Molenaar heeft voorts aangevoerd dat zijheeft gedwaald en dat zij de overeenkomst waarop SaabAktiebolag c.s. zich beroepen om die reden vernietigt. Derechtbank begrijpt het betoog van Saboservice Molenaaraldus dat zij nooit heeft bedoeld afstand te doen vanhaar handelsnaam. In dat geval is evenwel geen sprakevan dwaling, maar zou het Saboservice Molenaar hebbenontbroken aan de wil om bedoelde toezegging te doen.Nu Saboservice Molenaar echter haar handelsnaamdaadwerkelijk heeft gewijzigd, kan zij niet gevolgdworden in haar betoog dat zij de toezegging om haarhandelsnaam te wijzigen destijds niet heeft gewild.5.5 Anders dan Saab Aktiebolag c.s. menen,kan meergenoemde mededeling namens SaboserviceMolenaar echter niet worden opgevat als een toezeggingom ook de domeinnaam 'saabservicemolenaar.nl' tewijzigen. Saboservice Molenaar heeft immers inhaar brief van 10 februari 2004 (zie 2.7) explicietgevraagd naar het standpunt van Saab Aktiebolagc.s. met betrekking tot het voortgezet gebruik vande huidige domeinnaam. Nu Saab Aktiebolag c.s.in hun sommatiebrief van 18 december 2003 welexpliciet de handelsnaam 'Saabservice Molenaar B.V.'hebben genoemd, maar op geen enkele wijze hebbenverwezen naar het gebruik van de domeinnaam'saabservicemolenaar.nl', kan de daarop gevolgdetoezegging van Saboservice Molenaar om haar

handelsnaam te wijzigen niet worden opgevat als eentoezegging om ook het gebruik van die domeinnaam testaken. De stelling van Saab Aktiebolag c.s. dat uit deliteratuur en jurisprudentie volgt dat een domeinnaamgekwalificeerd kan worden als een handelsnaam kan niettot een ander oordeel leiden. Het gaat er in dit gevalimmers om wat partijen zelf bij de sommatie en detoezegging voor ogen heeft gestaan.5.6 Op grond van het voorgaande zal de vorderingsub 3.1.1.1 tot nakoming van de toezegging wordentoegewezen voor zover deze ziet op de handelsnaam'Saabservice Molenaar'.5.7 Saab Aktiebolag c.s. hebben gesteld dat SaboserviceMolenaar met het gebruik van handels- en domeinnamenmet daarin het woord 'Saabservice' - al dan niet met detoevoeging 'Molenaar' - inbreuk maakt op haar rechten ophet woordmerk 'Saab'.Saboservice Molenaar heeft hiertegen in de eerste plaatsaangevoerd dat zij het woord 'Saab' alleen 'als begrip'gebruikt en dat de vorderingen reeds hierom moetenworden afgewezen. Voorzover Saboservice Molenaarhiermee wil betogen dat van merkinbreuk geen sprakeis, omdat zij geen gebruik maakt van het beeldmerkvan Saab, faalt dit verweer. Ook gebruik van hetwoord 'Saab' kan merkinbreuk opleveren, met name nuSaab Aktiebolag c.s. zich beroepen op hun woordmerk.Voorzover Saboservice Molenaar hiermee wil aanvoerendat zij het woord 'Saab' in haar domeinnaam gebruiktom het publiek te informeren over de aard van haardienstverlening, zal daarop in het hierna volgende naderworden ingegaan.5.8 In de tweede plaats heeft Saboservice Molenaaraangevoerd dat het merkrecht van Saab Aktiebolag c.s. isuitgeput. Dit verweer wordt verworpen op grond van hetvolgende.5.9 Niet in geschil is dat Saboservice Molenaar zich richtop reparatie en wederverkoop van auto's van het merkSaab die door of met toestemming van Saab Aktiebolagc.s. onder dit merk in de Europese Unie in de handel zijngebracht.5.10 Blijkens de uitspraak van het Hof van Justitievan de Europese Gemeenschappen in de zaak BMW/Deenik (HvJEG 23-02-1999, NJ 2001, 134) levertgebruik van een merk door een derde om bij hetpubliek aan te kondigen dat hij waren voorzien vandit merk wederverkoopt of reparatie en onderhoudaan waren voorzien van dit merk verricht, gebruikvan het merk op in de zin van artikel 5 lid 1sub a van de Merkenrichtlijn (artikel 13, lid 1aBMW). De merkhouder kan zich tegen dit merkgebruikverzetten, tenzij een van de in de Richtlijn/Merkenwetopgenomen uitzonderingsgevallen zich voordoet. Dezeuitzonderingen beogen de fundamentele belangen vande bescherming van de rechten op het merk en die vanhet vrije verkeer van goederen en het vrij verrichtenvan diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaarin overeenstemming te brengen, en wel zo dat hetmerkrecht wordt beschermd zonder de vrije mededinging


verder dan noodzakelijk te beperken. Voor wat betreftaankondigingen van de wederverkoop van tweedehandsauto's gaat het daarbij om de uitzonderingen van artikel7, lid 2 Richtlijn (artikel 13, lid 9 BMW). Voor watbetreft aankondigingen betreffende reparatie en service,waar het onderhavige geschil op ziet, gaat het om deuitzonderingen van artikel 6, lid 1c van de Richtlijn(artikel 13, lid 7c BMW), inhoudende dat de merkhouderzich niet kan verzetten tegen gebruik van het merk dooreen derde, wanneer dit nodig is om de bestemmingvan de waar - in dit geval de bestemming van deaangeboden dienst - aan te geven. In dat geval is hetrecht van de merkhouder uitgeput. Het is een merkhouderin die gevallen niet toegestaan een derde te verbiedenvan zijn merk gebruik te maken, tenzij het merk zowordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dater een commerciële band tussen de derde ondernemingen de merkhouder bestaat. Het gaat er daarbij om ofhet voor informatiedoeleinden bestemd gebruik van hetmerk dat in geschil is, noodzakelijk is om het recht vanreparatie en service te verzekeren en of dit de waardevan het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeelwordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan hetonderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.5.11 Met Saab Aktiebolag c.s. is de rechtbank vanoordeel dat door het gebruik van de domeinnamen'saabservice.nl' en 'saabservicemolenaar.nl' de indruk kanworden gewekt dat er een commerciële band bestaattussen Saboservice Molenaar en de Saaborganisatie. Dedomeinnaam 'saabservice.nl' kan de indruk wekken datdaarmee toegang wordt verkregen tot een website vanSaab Aktiebolag c.s., terwijl de toevoeging 'molenaar'kan suggereren dat de houder van die domeinnaamtot het netwerk van Saab Aktiebolag c.s. behoort. Hetgebruik van de door Saboservice Molenaar geregistreerdedomeinnamen is voorts niet noodzakelijk om het publiekte informeren over de aard van de dienstverlening doorSaboservice Molenaar. De rechtbank acht aannemelijkdat genoemde domeinnamen voor een relevant deel vanhet publiek een dergelijke informatiefunctie ook nietheeft en dat het publiek deze domeinnamen veeleerzal opvatten als wervend. Zodoende wordt door hetgebruik van het woordmerk 'Saab' in de domeinnamenvan Saboservice Molenaar ongerechtvaardigd voordeelgetrokken uit het onderscheidend vermogen of dereputatie van het merk Saab. Dit effect wordt nogversterkt doordat, anders dan Saboservice Molenaarbetoogt, de term 'saabservice' kan worden opgevat alsservice/onderhoud afkomstig van de Saaborganisatie enniet noodzakelijkerwijs uitsluitend zal worden opgevatals onderhoud verricht door niet tot de Saaborganisatiebehorende bedrijven. Het woord 'service' maakt immers,anders dan bijvoorbeeld het woord 'occasions', niet directduidelijk dat het om gebruikte auto's gaat, zodat hetpubliek niet onmiddellijk behoeft te begrijpen dat hethier ook een niet door de merk-/licentiehouder erkendeserviceverlener kan betreffen. Daaraan doet niet af dat opde website van Saboservice Molenaar staat vermeld dat

van een band met Saab Aktiebolag c.s. geen sprake is.Van belang is immers of de indruk van een commerciëleband wordt gewekt door het gebruik van het merk en nietof deze indruk nadien op enige wijze wordt weggenomen.Op dat moment heeft Saboservice Molenaar immersal ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit hetonderscheidend vermogen of de reputatie van het merkSaab en is de waarde van het merk al aangetast. Hetgebruik door Saboservice Molenaar van de woorden'saabservice' of 'saabservicemolenaar' in haar handels- en/of domeinnamen is derhalve een ontoelaatbare inbreuk opde merkrechten van Saab Aktiebolag c.s.5.12 Saboservice Molenaar heeft nog aangevoerd datSaab Aktiebolag c.s. geacht kunnen worden stilzwijgendakkoord te zijn gegaan met het gebruik door SaboserviceMolenaar van de naam 'Saabservice', dan wel datzij hun recht om tegen dat gebruik op te tredenhebben verwerkt, aangezien zij al sinds 1993 van hetconstante gebruik van deze naam op de hoogte zijn.Dit betoog kan niet slagen. Het enkele feit dat SaabAktiebolag c.s. niet eerder actie hebben ondernomentegen het gebruik door Saboservice Molenaar van denaam 'Saabservice' is immers onvoldoende om daaruit tekunnen afleiden dat zij stilzwijgend hebben ingestemdmet dat gebruik. Evenmin is enkel stilzitten of enkeltijdsverloop voldoende om rechtsverwerking aan tenemen. Voorts is de omstandigheid dat SaboserviceMolenaar haar onderdelen betrekt bij een officiëleSaab-dealer onvoldoende om op grond daarvan eenstilzwijgend akkoord van Saab Aktiebolag c.s. met hetgebruik van de naam 'Saabservice' aan te nemen. Eenberoep op goede trouw kan Saboservice Molenaar ookniet baten, aangezien zij op het moment dat zij denaam 'Saabservice' is gaan gebruiken van de ouderemerkrechten van Saab Aktiebolag c.s. op de hoogte wasof behoorde te zijn.5.13 Op grond van het voorgaande zullen de vorderingen3.1.2 tot en met 3.1.5 van Saab Aktiebolag c.s. wordentoegewezen met inachtneming van het navolgende.5.14 Aangezien de sub 3.1.3 gevorderde veroordelingtot het staken en gestaakt houden van iedere inbreukop het merkrecht van Saab Aktiebolag c.s. zal wordentoegewezen, komt de rechtbank aan de subsidiairgevorderde veroordeling tot het staken en gestaakthouden van ieder onrechtmatig handelen niet toe.5.15 De eigen aard van de technische exclusiviteit vande domeinnaam rechtvaardigt de sub 3.1.5 gevorderdeoverdracht. Zonder overdracht aan AIM blijft immers hetgevaar bestaan dat de domeinnaam wordt overgedragenaan derden, die op hun beurt inbreuk (kunnen) maken ofdreigen te (kunnen) maken op het merkrecht van SaabAktiebolag c.s. Het staat Saboservice Molenaar evenwelvrij om van Saab Aktiebolag c.s. te verlangen dat dezenals tegenprestatie aan haar de kosten van registratie bijSIDN vergoeden, voor zover deze kosten als gevolg vande overdracht worden bespaard.5.16 Aangezien Saab Aktiebolag c.s. sub 3.1.5 ondermeer heeft gevorderd dat Saboservice Molenaar bij SIDN


een verzoek zal indienen tot tenaamstelling, danweltot overdracht van de domeinnaam 'saabservice.nl'van respectievelijk aan Saab Aktiebolag c.s. en dezevordering dus een keuzemogelijkheid met zich brengt,zal de gevorderde bepaling dat dit vonnis in de zin vanart. 3:300 BW dezelfde kracht heeft als het sub 3.1.5genoemde verzoek worden afgewezen.5.17 De sub 3.1.6 gevorderde veroordeling totmedewerking aan verhuizing van de domeinnaam naar deprovider van AIM zal bij gebreke van een deugdelijkegrondslag worden afgewezen.5.18 In de omstandigheid dat Saab Aktiebolag c.s.nadat zij naar eigen zeggen op de hoogte wasgekomen van het met hun merkrecht strijdig gebruikenige tijd heeft gewacht met het instellen van deonderhavige vorderingen, ziet de rechtbank aanleidingom Saboservice Molenaar een langere termijn te gunnendan gevorderd om aan de veroordelingen te voldoen.Voorts zal de gevorderde dwangsom worden gematigd enaan een maximum worden gebonden.5.19 Saboservice Molenaar heeft aangevoerd dat eenwijziging van de domeinnaam voor haar dermategrote gevolgen heeft dat de gevorderde uitvoerbaarbij voorraad verklaring moet worden afgewezen.Saboservice Molenaar zou onevenredig zwaar wordenbenadeeld als zij haar domeinnamen moet opgeven,aangezien Saab kenners en liefhebbers haar via dezedomeinnamen weten te vinden, aldus SaboserviceMolenaar. Nu Saab Aktiebolag c.s., zoals hiervoor onder5.16 al overwogen, enige tijd gewacht heeft met hetinstellen van de onderhavige vorderingen, moet hetbelang van Saboservice Molenaar bij behoud van debestaande toestand tot op een eventueel in te stellenrechtsmiddel is beslist zwaarder wegen dan het belangvan Saab Aktiebolag c.s. bij onmiddellijke staking vanhet gebruik van de gewraakte domeinnamen. Voor zoverde veroordeling ziet op staking en/of overdracht vande domeinnamen zal daarom de daarvoor gevorderdeuitvoerbaar bij voorraad verklaring worden afgewezen.Dit geldt niet voor de veroordelingen die zien op dehandelsnaam 'Saabservice Molenaar' , aangezien dezethans al niet meer in gebruik is.5.20 Als de in het ongelijk te stellen partij zal SaboserviceMolenaar worden veroordeeld in de kosten van hetgeding. Deze kosten worden aan de zijde van SaabAktiebolag c.s. begroot op:- vast recht € 241,00- salaris procureur € 2.034,00 (4,5 punten x € 452,00)Totaal € 2.275,00

6 De beslissing

De rechtbank6.1 veroordeelt Saboservice Molenaar met onmiddellijkeingang na betekening van dit vonnis tot nakomingvan haar toezegging het gebruik van de handelsnaam'Saabservice Molenaar' te staken en gestaakt te houden;

6.2 verklaart voor recht dat de handelsnaam 'SaabserviceMolenaar' inbreuk maakt op de merkrechten van SaabAktiebolag c.s.6.3 verklaart dit vonnis in zoverre uitvoerbaar bijvoorraad;6.4 veroordeelt Saboservice Molenaar om binnen dertigdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op hetmerkrecht van Saab Aktiebolag op het woordmerk 'Saab'in de Benelux te staken en gestaakt te houden;6.5 veroordeelt Saboservice Molenaar om binnen dertigdagen na betekening van dit vonnis al datgene te doendat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam'saabservicemolenaar.nl' wordt doorgehaald bij de SIDN;6.6 veroordeelt Saboservice Molenaar om binnen dertigdagen na betekening van dit vonnis al datgene te doendat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam'saabservice.nl' onvoorwaardelijk op naam wordt gesteldvan, dan wel wordt overgedragen aan AIM - waarbijhet Saboservice Molenaar vrijstaat te verlangen datSaab Aktiebolag c.s. als tegenprestatie aan haar dekosten van registratie bij SIDN vergoeden, voor zoverdeze als gevolg van de overdracht worden bespaard- hetgeen onder meer inhoudt dat de tenaamstellingalthans de overdracht in overeenstemming dient te zijnmet het reglement voor Registratie Domeinnamen vande SIDN, en om binnen dertig dagen na betekeningvan dit vonnis, zowel per telefax als per aangetekendschrijven, (zo nodig via haar provider) een verzoektot tenaamstelling althans overdracht in te dienen bijde SIDN, alsmede om op eerste verzoek alle daartoedoor de SIDN eventueel nader verlangde informatie teverstrekken, onder gelijktijdig afschrift van alle op dezetenaamstelling, althans overdracht betrekking hebbendecorrespondentie aan mr. D. Van der Kolk, voornoemd;6.7 veroordeelt Saboservice Molenaar tot betaling vaneen dwangsom van € 1.000,-- (zegge: éénduizend euro)voor iedere dag of - zulks ter keuze van Saab Aktiebolagc.s. - voor ieder geval, van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige hierboven genoemde veroordeling,met een maximum van € 50.000,-- (zegge: vijftigduizendeuro);6.8 veroordeelt Saboservice Molenaar in de kosten vandit geding tot op heden aan de zijde van Saab Aktiebolagc.s. begroot op € 2.275,00.6.9 wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 86 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 31 maart2006*

(Worldpack/Globalpack)

Mr. J.W. du Pon


Art. 13a, lid 1 BMWWeliswaar is er duidelijke begripsmatige

overeenstemming tussen ‘Global’ en ‘World’ maar devisuele en auditieve verschillen tussen WORLDPACKen GLOBALPACK zijn dermate groot dat zij tegen diebegripsmatige overeenstemming opwegen, met als gevolgdat de totaalindruk van het teken zodanig met die vanhet merk verschilt dat verwarring bij het publiek niet teduchten valt.

Koninklijke TPG Post BV te ’s-Gravenhage, eiseres,procureur mr. W.E. Pors,tegen1 NMBS Holding/SNCB Holding,2 Nationale Maatschappij v/d Belgische Spoorwegen,3 ABX Logistics (Belgium) BV allen te Brussel, België,gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt aufAltenstadt, advocaat mr. M.A. Mak te Amsterdam.

2 De feiten2.1 Eiseres sub 1 is houdster van het woordmerk WORLDPACK, dat op basis van een depot d.d. 13 september 1995onder nummer 576127 is ingeschreven in het Benelux-merkenregister, en wel voor waren en diensten in deklasse 39 (onder andere: Transport de marchandises parchemin de fer; livraison de colis; services d’expédition).2.2 NMBS heeft TPG gedagvaard in kort geding eneen verbod tot het plegen van merkinbreuk gevorderdin verband met het gebruik door TPG van de termen'Worldpack Basic' en 'Worldpack Special' als aanduidingvoor een door haar verschafte dienst, inhoudende hetinternationaal vervoer van pakketten.2.3 Bij vonnis van 10 juni 2005 heeft devoorzieningenrechter in deze rechtbank de volgendeveroordeling tegen TPG uitgesproken:Beveelt gedaagde om uiterlijk vier maanden nabetekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkWORLD PACK van NMBS Holding - in het bijzonder hetgebruik van het teken WORLDPACK ter onderscheidingvan haar pakketverzending/vervoers-diensten - in degehele Benelux te staken en gestaakt te houden, zulks opstraffe van een dwangsom van € 50.000,-- per dag ofgedeelte van een dag dat in strijd gehandeld wordt metdit gebod.2.4 NMBS heeft het vonnis van 10 juni 2005 op 20 juni2005 aan TPG laten betekenen.2.5 TPG is tegen het vonnis van 10 juni 2005 inhoger beroep gekomen; het Gerechtshof alhier heeft depleidooien in dat hoger beroep bepaald op 22 mei 2006.2.6 TPG gebruikt sedert maart 2005 het tekenGLOBALPACK voor pakketvervoer. Dat gebruik is bijde behandeling van het kort geding dat heeft geleid tot hetvonnis van 10 juni 2005 niet ter sprake geweest.2.7 NMBS heeft bij dagvaarding van 9 december 2005een bodemprocedure tegen TPG aanhangig gemaaktbij deze rechtbank. In die procedure vordert NMBS

behalve een verklaring voor recht dat (onder meer) hetteken GLOBALPACK inbreuk maakt op de merkrechtenvan TPG een inbreukverbod alsmede een veroordelingvan TPG tot het betalen van dwangsommen wegensovertreding van het in het kort geding vonnis gegeveninbreukverbod. In die dagvaarding is ter onderbouwingvan die vordering opgenomen (i) dat TPG doorhet gebruiken van het teken GLOBALPACK inbreukmaakt op het merk WORLDPACK en (ii) dat TPGdwangsommen heeft verbeurd ten bedrage van EUR8.550.000,-- door dat teken GLOBALPACK na en instrijd met het in kort geding gegeven verbod te (blijven)gebruiken.

3 De vordering en de grondslag daarvoor3.1 TPG vordert samengevat dat NMBS zal wordenverboden het vonnis in kort geding van 10 juni 2005te executeren voorzover die executie is gebaseerd op destelling dat TPG niet heeft voldaan aan het opgelegdeinbreukverbod van het dictum van dat vonnis, metname voorzover dit gebaseerd is op het gebruik van deaanduiding GLOBALPACK, zulks op straffe van eendwangsom.3.2 Aan die vordering legt TPG bij dagvaarding destelling ten grondslag dat, nu bij gelegenheid van debehandeling van het kort geding dat heeft geleid tot hetvonnis van 10 juni 2005 het gebruik van GLOBALPACKdoor TPG niet ter sprake is geweest, terwijl NMBS vandat gebruik wel op de hoogte was althans had kunnen zijn,dat gebruik niet valt onder het dictum van bedoeld vonnis.3.3 Ter terechtzitting heeft TPG aan die onderbouwingnog toegevoegd de stelling dat zij een spoedeisendbelang bij toewijzing van de door haar gevraagdevoorziening heeft, hierin bestaan dat zij boekhoudkundigeen voorziening moet treffen zolang niet vaststaat ofer wel of niet dwangsommen zijn of worden verbeurd,hetgeen tot gevolg kan hebben dat TPG geen bonussenaan haar personeel kan uitkeren.

4 De beoordeling4.1 NMBS heeft als meest verstrekkend verweeraangevoerd dat TPG bij hetgeen zij thans vordert geenbelang heeft, laat staan een spoedeisend belang. Datverweer gaat niet op. De voorzieningenrechter vat devordering van TPG aldus op dat zij bedoelt te vorderendat de executie van het vonnis van 10 juni 2005 zalworden opgeschort voorzover die executie betrekkingheeft op het gebruik van het teken GLOBALPACK.Nu NMBS het vonnis van 10 juni 2005 heeft latenbetekenen en zich op het standpunt stelt dat terzake vanhet gebruik van GLOBALPACK dwangsommen wordenverbeurd, heeft TPG - in afwachting van de beslissing inde bodemprocedure - belang bij een voorlopig oordeelomtrent de vraag of dergelijke dwangsommen ook thansworden - en in de komende periode zullen worden -verbeurd.


4.2 De vraag of de enkele omstandigheid dat het gebruikvan het teken GLOBALPACK niet aan de orde is geweestbij de behandeling van het vorige kort geding - alhoewelvan dat gebruik toen al sprake was - reeds moet voerentot de slotsom dat een dergelijk gebruik niet valt onderhet dictum van dat vonnis, behoeft geen beantwoording.Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechterzou immers, indien dat gebruik bij die behandeling wèl tersprake zou zijn geweest, zijn geoordeeld dat dit gebruikgeen inbreuk oplevert op het merk WORLDPACK. Totdat oordeel is het volgende redengevend.4.3 Het teken GLOBALPACK kan niet op voorhandworden beschouwd als een met het merk WORLDPACKovereenstemmend teken in de zin van artikel 13 A lid1 onder b van de Benelux-Merkenwet. Weliswaar is erduidelijk begripsmatige overeenstemming tussen 'Global'en 'World' maar de visuele en auditieve verschillentussen WORLDPACK en GLOBALPACK zijn dermategroot dat zij tegen die begripsmatige overeenstemmingopwegen, met als gevolg dat de totaalindruk van het tekenzodanig met die van het merk verschilt dat verwarring bijhet publiek niet valt te duchten.4.4 De kans dat de bodemrechter zal oordelen dat door hetgebruik van het teken GLOBALPACK door TPG geendwangsommen zijn of worden verbeurd is in verbandmet het vorenoverwogene zodanig groot dat er aanleidingis de executie van het vonnis van 10 juni 2005 teschorsen voor zover die executie betrekking heeft op hetgebruik van dat teken, en wel totdat de bodemrechteronherroepelijk zal hebben beslist. De daartoe strekkendevordering van TPG is derhalve toewijsbaar.4.5 NMBS zal als de in het ongelijk gestelde partij in deproceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijdevan TPG worden begroot op:- vast recht EUR 248,00- overige kosten 116,32- salaris procureur 816,00Totaal EUR 1184,32

5 De beslissingDe voorzieningenrechter5.1 schorst - totdat in de bodemzaak een onherroepelijkebeslissing terzake zal zijn genomen - de executie van hetvonnis van de voorzieningenrechter in deze rechtbank,tussen partijen gewezen en op 10 juni 2005 uitgesproken,voorzover die executie ziet op het gebruik van het tekenGLOBALPACK door TPG;5.2 bepaalt, dat NMBS een dwangsom verbeurt van EUR50.000,-- voor iedere dag dat zij in strijd mocht handelenmet het onder 5.1. bepaalde;5.3 veroordeelt NMBS in de proceskosten, aan de zijdevan TPG tot op heden begroot op EUR 1184,32;5.4 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

*Zie ook BIE 2006, nr. 21, blz. 128. Red.

Nr. 89 Vzr. Rechtbank te Breda, 25 oktober 2006

(Inzage in beslag genomen gegevensdragers)

Mr. H. Lagas

Art. 843a RvVoor toewijzing van een vordering op grond van

deze bepaling is vereist dat daarvoor een rechtmatigbelang komt vast te staan, alsmede dat het gaat ombepaalde bescheiden. De twee beperkingen vermeld inhet vierde lid maken voorts duidelijk dat er grenzen zijnaan de verplichting tot het produceren van stukken. Deeerste houdt in dat gewichtige redenen daaraan in deweg kunnen staan. De tweede houdt in dat er geen goedegrond voor een exhibitieplicht bestaat indien productievan bewijsmiddelen uit een oogpunt van een behoorlijkerechtsbedeling kan worden gemist, wat in het algemeenhet geval zal zijn indien bewijs van de onderwerpelijkefeiten redelijkerwijs ook langs andere weg kan wordenverkregen.SLC heeft een rechtmatig belang bij inzage inde beslagen gegevens om vast te kunnen stellen ofde programma’s C-XE en/of VBS kunnen wordenaangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudiging ofopenbaarmaking van het programma Commerce. Devoorzieningenrechter heeft immers in het vonnis van20 februari 2006 geoordeeld dat aannemelijk is dathet programma C-XE een ongeoorloofde bewerking ofnabootsing is van het programma Commerce. Teneindedit te onderzoeken is het niet noodzakelijk om alle inbewaring genomen gegevens te onderzoeken. Uitsluitenddient inzage te worden verkregen in de softwarematigeopbouw en inhoud van de pakketten C-XE en VBS.Teneinde geheimhouding van vertrouwelijke gegevensvan de Valar Groep te waarborgen, zal de machtigingtot inzage uitsluitend aan de door SLC in te schakelenderde worden verleend en worden beperkt tot uitsluitenddie gegevens die noodzakelijk zijn om vast te kunnenstellen of de softwareprogramma's C-XE en VBS inbreukmaken op de auteursrechten op het computerprogrammaCommerce.Het bewijs van de overige gegevens die SLCwenst in te zien teneinde vast te stellen of ValarGroep pakketten Commerce, C-XE en/of VBS heeftverkocht of gelicenseerd kan redelijkerwijs ook langsandere weg worden verkregen, waarbij vooral aan hetdeskundigenbericht kan worden gedacht.

SLC Holding BV te Zevenberg, eiseres, procureur mr. E.van der Kolk,tegen1 R.L. Stakenburg Beheer BV te Breda,


2 Valar Groep BV te Capelle aan den IJssel, gedaagden,procureur mr. E.C.M. Wagemakers, advocaat mr. J.C.Debije te Rotterdam.

3 De feiten3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersprokenstellingen van partijen en de overgelegde productieswordt uitgegaan van de navolgende feiten:a Bij vonnis in kort geding van 20 februari 2006 heeft devoorzieningenrechter van deze rechtbank aan gedaagden(en een aantal andere (rechts-)personen) ondermeer eenverbod opgelegd om nog langer inbreuk te maken opde in eigendom aan SLC toebehorende intellectuele enindustriële eigendom en op de auteursrechten van hetsoftwarepakket Commerce, met alle daarbij behorendebroncodes en documentatie, op straffe van een dwangsomvan € 5.000,-- per dag met een maximum aan te verbeurendwangsommen van € 75.000,--.b Gedaagden en een aantal andere (rechts-) personenhebben tegen voornoemd kort geding vonnis hogerberoep ingesteld bij het Hof te ’s-Hertogenbosch enhebben op 27 juni 2006 een memorie van grievengenomen.c SLC heeft op 12 september 2006 ten laste vanValar Groep op grond van art. 843a Rv conservatoirbeslag gelegd op de in het proces-verbaal vanbeslaglegging genoemde gegevens en gegevensdragers,waarna kopieën van de in beslag genomen gegevensen gegevensdragers ter gerechtelijke bewaring zijnafgegeven aan deurwaarder W.W.H. van de Donk.d SLC heeft bij dagvaarding van 13 september 2006gedaagden en een aantal andere (rechts-)personengedagvaard in bodemprocedure waarin SLC vordert dezegedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van eenbedrag van € 248.846,91 tot vergoeding van schade dieSLC stelt te hebben geleden als gevolg van inbreuk ophaar auteursrechten op het softwarepakket Commerce.

4 De beoordeling4.1 SLC grondt haar vordering op de stelling dat zijspoedeisend belang heeft bij inzage in de in beslaggenomen gegevens en gegevensdragers om te kunnenverifiëren of Valar Groep dwangsommen heeft verbeurdingevolge overtreding van het bij vonnis in kort gedingvan 20 februari 2006 opgelegde verbod. SLC stelt datzij daartoe dient te controleren of de programma’sC-XE en VBS van Valar Groep een ongeoorloofdeverveelvoudiging vormen van het programma Commerceen tevens wenst te onderzoeken welke inkomsten doorValar Groep met de in eigendom aan SLC toebehorendesoftware en/of software rechten zijn gerealiseerd.4.2 Valar Groep stelt dat SLC de door de wetgeverbeoogde reikwijdte en bedoeling van art. 843a Rvvergaand heeft overschreden door beslag te leggenop werkelijk alle papieren en digitaal vastgelegdeadministratie, documenten en gegevens van Valar Groep,

terwijl de bijzondere exhibitieplicht van art. 843aRv nadrukkelijk de inzage, afschrift of uittreksel vanbepaalde bescheiden betreft. Het ontgaat Valar Groepwelk rechtmatig belang SLC zou hebben bij inzage inalle documenten en op computers aanwezige gegevens,zoals die aanwezig waren tijdens de beslaglegging,temeer nu toewijzing van de vordering zou betekenendat de complete blauwdruk van de onderneming inclusiefbedrijfsgeheimen ter beschikking zou komen van SLC.Valar Groep stelt zich op het standpunt dat zij volledigheeft voldaan aan de veroordelingen in het kort gedingvonnis van 20 februari 2006, waartoe zij aanvoert dat ersindsdien geen enkel pakket Commerce of CX-E meeris verkocht en dat overigens hetzelfde geldt voor decombinatie van software VBS. Valar Groep betwist datop enige wijze sprake is geweest van inbreuk op derechten op het softwarepakket Commerce.Kort samengevat voert Valar Groep hiertoe aan datCX-E een nieuw ontwikkeld programma is, dat vanbegin af aan is ontwikkeld door softwarespecialisten vanValar Groep en waarbij geen sprake is geweest vanovername van auteursrechtelijk beschermde elementenvan Commerce. Ten aanzien van VBS (Valar BusinessSolution) licht Valar Groep toe dat VBS een bundel isvan softwarepakketten, waarvan meestal ook standaardfinancieel-administratieve software (een zogenaamdboekhoudpakket) deel uitmaakt. Het boekhoudpakketdat door Valar Groep werd gebruikt als onderdeel vande totaaloplossing VBS was voorheen Commerce enlater CX-E. Valar Groep stelt dat zij sinds het vonnisin kort geding van 20 februari 2006 VBS zonderboekhoudpakket Commerce of CX-E aanbiedt, aangeziendit haar verboden is. Volgens Valar Groep is zij ernog niet in geslaagd om een alternatief te vinden voorhet financieel-economisch programma CX-E, en kan zijdaarom thans VBS niet aanbieden bij gebreke van definanciëel-administratieve component.4.3 Als uitgangspunt geldt dat voor toewijzing van eenvordering op grond van artikel 843a Rv is vereist datdaarvoor een rechtmatig belang komt vast te staan,alsmede dat het gaat om bepaalde bescheiden. Daarnaastheeft te gelden dat de twee beperkingen vermeld inlid 4 van art. 843a Rv duidelijk maken dat er grenzenzijn aan de verplichting tot het produceren van stukken.De eerste houdt in dat gewichtige redenen daaraanin de weg kunnen staan. De tweede houdt in dater geen goede grond voor een exhibitieplicht bestaatindien productie van bewijsmiddelen uit oogpunt van eenbehoorlijke rechtsbedeling kan worden gemist. Daarbijzal in het algemeen aangenomen kunnen worden dat eenbehoorlijke rechtsbedeling ook gewaarborgd is indienbewijs van de onderwerpelijke feiten redelijkerwijs ooklangs andere weg kan worden verkregen.4.4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat SLCeen rechtmatig belang heeft bij inzage in de beslagengegevens om vast te kunnen stellen of de programma’sC-XE en/of VBS in de zin van de Auteurswetkunnen worden aangemerkt als een ongeoorloofde


verveelvoudiging of openbaarmaking van het programmaCommerce. Ten aanzien van het programma C-XE heeftde voorzieningenrechter immers bij vonnis in kort gedingvan 20 februari 2006 geoordeeld dat aannemelijk is dathet programma C-XE een ongeoorloofde bewerking ofnabootsing is van het programma Commerce. Dat dit eenvoorlopig oordeel is, doet aan voornoemd belang niet af.Ten aanzien van de overige gegevens die SLCwenst in te zien teneinde vast te stellen of ValarGroep pakketten Commerce, C-XE en/of VBS heeftverkocht of gelicenseerd is de voorzieningenrechter vanoordeel dat het bewijs redelijkerwijs ook langs andereweg kan worden verkregen, waarbij vooral aan hetdeskundigenbericht kan worden gedacht. Aangenomenmoet worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ookgewaarborgd is zonder dat in de overige gegevens inzagewordt verstrekt op grond van art. 843a Rv.4.5 Teneinde te onderzoeken of sprake is van inbreuk opauteursrechten zoals hiervoor onder r.o. 4.4 overwogenis het niet noodzakelijk om alle in bewaring genomengegevens te onderzoeken. Uitsluitend dient inzage teworden verkregen in de softwarematige opbouw eninhoud van de pakketten C-XE en VBS. Teneindegeheimhouding van vertrouwelijke gegevens van deValar Groep te waarborgen, zal de machtiging tot inzageuitsluitend aan de door SLC in te schakelen derde: de 4iTrust Group B.V. worden verleend en worden beperkttot uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn omvast te kunnen stellen of de softwareprogramma’s C-XE en VBS inbreuk maken op de auteursrechten op hetcomputerprogramma Commerce.Voor zover de vorderingen van SLC er toe strekkenhaar te machtigen om de beslagen gegevens te bewerken,wordt dit uitdrukkelijk niet toegestaan. SLC heeft daarbijgeen rechtmatig belang en heeft overigens desgevraagdgeantwoord dat het zeker niet de bedoeling is om debeslagen gegevens te bewerken.Valar Groep heeft toegezegd haar medewerking teverlenen, maar gesteld dat zij niet in staat is broncodeste verstrekken van onderdelen van VBS die door ValarGroep zijn aangekocht, zoals het programma DL4.Met inachtname van het voorgaande zal de gevorderdemedewerking door Valar Groep worden toegewezen.De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als in debeslissing te melden.De gevorderde kostenveroordeling ten aanzien van dekosten van beslaglegging en forensisch accountant wordtop grond van het bepaalde in art. 843a lid 1 Rv.afgewezen.4.6 Valar Groep zal als de grotendeels in het ongelijkgestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.De kosten aan de zijde van SLC worden begroot op:- dagvaarding EUR 71,32- vast recht 248,00- overige kosten 0,00- salaris procureur 816,00Totaal EUR 1.135,32

4.7 De vorderingen jegens R.L. Stekelenburg BeheerB.V. worden als ongegrond afgewezen, aangezien debeslaglegging uitsluitend ten laste van Valar Groep heeftplaatsgevonden.4.8.SLC zal als de in het ongelijk gestelde partij in deproceskosten aan de zijde van R.L. Stekelenburg BeheerB.V. worden veroordeeld, welke worden begroot op:- vast recht 248,00- salaris procureur 816,00Totaal EUR 1.064,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter5.1 machtigt de door SLC ingeschakelde derde, te wetende 4i Trust Group B.V. tot inzage van de in beslaggenomen digitale gegevens en gegevensdragers metdien verstande dat de inzage uitsluitend als volgt zalgeschieden:a de 4i Trust Group B.V. zal de in beslag genomendigitale gegevens en gegevensdragers uitsluitend mogenverkennen voor zover het betreft gegevens dienoodzakelijk zijn om vast te kunnen stellen of desoftwareprogramma’s C-XE en VBS inbreuk makenop de auteursrechten op het computerprogrammaCommerce;b de 4i Trust Group B.V. zal vervolgens aan SLCuitsluitend mededeling doen van de hiervoor omschrevengegevens; mogelijk andere aangetroffen informatie zaluitdrukkelijk niet aan SLC bekend mogen wordengemaakt;c de 4i Trust Group B.V. zal op geen enkele wijze gebruikmaken van mogelijk andere aangetroffen informatie,indien deze haar al bekend zou worden.5.2 beveelt Valar Groep om binnen drie dagen nabetekening van dit vonnis volledige medewerking teverlenen aan de 4i Trust Group B.V. en desgevraagdbehulpzaam te zijn bij het verkrijgen van de hiervooronder 5.1.a omschreven inzage;5.3 bepaalt dat Valar Groep voor iedere keer dat zij instrijd handelt met het onder 5.2 bepaalde, aan SLC eendwangsom verbeurt van € 500,--, tot een maximum van€ 5.000,--,5.4 bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijnvoor matiging door de rechter, voorzover handhavingdaarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheidonaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen demate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst vande overtreding en de mate van verwijtbaarheid van deovertreding,5.5 veroordeelt Valar Groep in de proceskosten, aan dezijde van SLC tot op heden begroot op EUR 1.135,32,5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.5.7 weigert de jegens R.L. Stekelenburg Beheer B.Vgevorderde voorzieningen ;


5.8. veroordeelt SLC in de proceskosten aan de zijde vanR.L. Stekelenburg Beheer B.V, welke tot op heden zijnbegroot op EUR 1.064,--,5.9 verklaart dit onnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 90 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 2 oktober2006

(Pössl)

Mr. E.F. Brinkman

Art. 7, lid 1d j° art. 50, lid 1b GMVNiet aannemelijk is gemaakt dat de aanduiding

‘Pössl’ gebruikelijk zou zijn geworden in de handel.Bosma heeft bijvoorbeeld geen verklaringen vanpersonen werkzaam op het desbetreffende gebied,tijdschriftartikelen, boeken e.d. overgelegd. Hij heeftslechts een beperkt aantal advertenties overgelegdwaarin die aanduiding door derden-verkopers wordtgebruikt in verband met buscampers die niet van Pösslafkomstig zijn; bovendien wordt in een aantal van dieadvertenties duidelijk gemaakt dat het geen originelePössl camper betreft, zodat daaruit geenszins zondermeer gebruik van ‘Pössl’ als soortnaam kan wordenafgeleid. Daarbij komt dat Bosma niet heeft gesteld dat,zo al verwording tot soortnaam zou worden aangenomen,zulks te wijten zou zijn aan toedoen of nalaten van Pössl.

Art. 9, lid 1a GMVBosma’s stelling dat hij geen weet ervan had

dat de rode camper namaak was doet aan het feit dathij met de verkoop van die camper inbreuk maakteen aldus onrechtmatig jegens Pössl handelde niet af.De eventuele verwijtbaarheid speelt in het kader vaneventuele schadevergoeding of winstafdracht een rol,maar niet bij de vraag of onrechtmatig jegens Pössl isgehandeld.

Pössl-Freizeit & Sport GmbH te Ainring, Duitsland,eiseres, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. R.J.Leijssen te Enschede,tegenKlaas Bosma te Emmer-Compascuum, gedaagde,advocaat mr. J.H. Homveld te Emmen.

2 De feiten2.1 Pössl, een fabrikant van onder meer campers, isrechthebbende op het Gemeenschapswoordmerk PÖSSLmet nummer 003619673, waarvan de verlening isgepubliceerd op 5 september 2005, naar aanleiding van

een aanvraag gedateerd 30 januari 2004 (gepubliceerd op13 december 2004) voor waren en diensten in de klassen12, 22, 39, 41 en 42.2.2 Bosma handelt in (gebruikte) campers onder de naamBosma Campers.

3 Het geschil3.1 Pössl vordert – samengevat – Bosma te verbieden hetmerk PÖSSL of enig daarop gelijkend teken te gebruikenvoor campers die niet door Pössl gefabriceerd zijn, metdiverse nevenvorderingen, een en ander op straffe van eendwangsom, met buitengerechtelijke kosten ter hoogte vanEUR 350,-, nakosten van EUR 500,- en met proceskosten.3.2 Bosma voert verweer. Op de stellingen van partijenwordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling4.1 De uitsluitende bevoegdheid van devoorzieningenrechter van deze rechtbank om kennis tenemen van de vordering die een Gemeenschapmerkals grondslag heeft berust op artikel 92 vande Gemeenschapsmerkenverordering (GMeVo) junctoartikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzakehet Gemeenschapsmerk.4.2 Bosma heeft ten eerste aangevoerd dat de aanduiding'Pössl' gebruikelijk zou zijn voor een bepaald typebuscamper. De voorzieningenrechter overweegt datBosma vooralsnog onvoldoende aannemelijk heeftgemaakt dat die aanduiding inderdaad gebruikelijkzou zijn geworden in de handel. Bosma heeft teradstructie slechts een beperkt aantal (9) advertentiesovergelegd waarin de aanduiding 'Pössl' door derden-verkopers wordt gebruikt in verband met buscampersdie niet van Pössl afkomstig zijn. Bosma heeftbijvoorbeeld geen verklaringen van personen werkzaamop het betreffende gebied, tijdschriftartikelen, boeken, endergelijke overgelegd. Bovendien wordt in een aantal vanvoornoemde advertenties gebruik gemaakt van zinsnedenals 'Pössl ähnlicher ausbau' of 'ähnlich Pössl Duett' ofwordt anderszins duidelijk gemaakt dat het geen originelePössl camper betreft, zodat daaruit geenszins zondermeer gebruik van 'Pössl' als soortnaam kan wordenafgeleid. Daarbij komt dat Bosma niet heeft gesteld dat,zo al verwording tot soortnaam zou worden aangenomen,zulks te wijten zou zijn aan toedoen of nalaten vanPössl (artikel 50 lid 1 onder b GMeVo). Het verweerwordt dan ook gepasseerd, daargelaten nog dat evenmindoor Bosma is gesteld dat hij een nietigheidsprocedure isbegonnen (gelet op het in artikel 95 GMeVo bepaalde).4.3 Voorts stelt Bosma dat er geen reden zou zijn omeen verbod in kort geding op te leggen omdat Pösslniet heeft aangetoond dat de witte camper waarvan Pösslfoto’s heeft overgelegd van Bosma afkomstig is en hijde rode camper met daarop een sticker met 'Pössl' tegoeder trouw van een Duitse leverancier (Rauert) heeftbetrokken, die ook een officiële dealer is van Pössl.Volgens Bosma zal het dan ook Rauert zijn geweest die


de sticker met 'Pössl' op de rode camper heeft geplakt.De voorzieningenrechter overweegt dat niet bestreden isdat de rode en witte camper waarvan foto’s in het gedingzijn gebracht geen originele (dus namaak) ombouw/inbouw van Pössl hebben. Daarmee moet er voorshandsvanuit worden gegaan dat deze campers ten onrechte zijnvoorzien van het merk PÖSSL. Hetzelfde geldt voor dedoor Pössl overgelegde advertentie van Bosma waarineen drietal campers ten onrechte wordt aangeduid met'Pössl'. Met de verhandeling van de rode camper alsmedemet plaatsing van de advertentie heeft Bosma derhalveinbreuk gemaakt op de merkrechten van Pössl volgensartikel 9 GMeVo. Bosma’s stelling dat hij geen weetervan had dat de rode camper namaak was, doet aan hetfeit dat hij met de verkoop van die camper inbreuk maakteen aldus onrechtmatig jegens Pössl handelde niet af. Deeventuele verwijtbaarheid (waarbij vragen kunnen spelenof Rauert, Bosma of nog een derde de bewuste sticker opde camper heeft geplakt en of Bosma dit een en ander hadmoeten onderkennen) speelt in het kader van eventueleschadevergoeding of winstafdracht een rol, maar niet bijde vraag of onrechtmatig jegens Pössl is gehandeld. Nogdaargelaten dat Bosma voor wat betreft de advertentieniet erop heeft gewezen dat hij de aldaar aangebodencampers te goeder trouw en voorzien van het teken 'Pössl'van een derde zou hebben betrokken.4.4 Gegeven dat Bosma in het recente verleden (derode camper werd in januari 2006 nog door hemaangeboden terwijl de advertentie kennelijk nog kortna juni 2006 is verschenen) inbreuk heeft gemaakt, enbij gebreke aan een duidelijke, met boetes bedreigde,door Bosma ondertekende onthoudingsverklaring, isvoldoende serieuze dreiging voor verdere inbreukgegeven, zodat een verbod in kort geding gerechtvaardigdis. Voornoemde verwijtbaarheid kan overigens weer weleen rol spelen in de verbeuring van dwangsommen voorde verkoop van campers. Indien Bosma na het opgelegdeverbod – ondanks de van hem te verwachten zorg – eennamaak Pössl camper te koop zou aanbieden maar hijkan onderbouwen dat hij in redelijkheid niet behoefde teonderkennen dat het namaak betrof, kan zulks aanleidingvormen de verbeurde dwangsom te matigen als in hetdictum te bepalen.4.5 De overige vorderingen gaan het bestek van dit kortgeding te buiten. Ambtshalve zal de redelijke termijnvoor het aanspannen van een bodemprocedure wordenbepaald op 6 maanden in verband met het in artikel260 Rv bepaalde. Bosma zal als de grotendeels inhet ongelijk gestelde partij in de proceskosten wordenveroordeeld. Aangezien geen van de partijen een reëlekostenveroordeling heeft gevorderd, worden de kostenaan de zijde van Pössl begroot aan de hand van hetliquidatietarief op:- dagvaarding EUR 84,87- vast recht 248,00- overige kosten 0,00- salaris procureur 816,00Totaal EUR 1.148,87

5 De beslissingDe voorzieningenrechter5.1 verbiedt gedaagde de merknaam PÖSSL of enigdaarop gelijkend teken, te gebruiken voor de verkoopen het te koop aanbieden van campers, die niet dooreiseres of met haar toestemming in de Gemeenschapin het verkeer zijn gebracht, zulks op straffe vaneen dwangsom van € 20.000,00 voor elke gehele ofgedeeltelijke overtreding van dit gebod, althans geencampers te verkopen onder de merknaam Pössl, voorzover deze niet door eiseres of met haar toestemming inde Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht op straffevan voormelde dwangsom,5.2 bepaalt dat voornoemde dwangsommen vatbaarzullen zijn voor matiging door de rechter, voorzoverhandhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheiden billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerkinggenomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, deernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheidvan de overtreding,5.3 veroordeelt Bosma in de proceskosten, aan de zijdevan Pössl tot op heden begroot op EUR 1.148,87,5.4 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,5.5 bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijketussenkomst hun kracht verliezen, indien Pössl nietbinnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanafde dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaakheeft ingesteld en voorts Bosma een daartoe strekkendeverklaring bij de griffie van deze rechtbank heeftingediend,5.6 wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 91 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 4 juni 2007

(Pintail/Gemini)

Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen

Art. 14 Handhavingsrichtlijn 2004/48/EGBij het doen van afstand van instantie door

eiser, is eiser als de in het ongelijk gestelde partij tebeschouwen in de zin van art. 14 Handhavingsrichtlijn.Naar vaste jurisprudentie vormt de enkele goede trouwvan eiser onvoldoende grond om de door gedaagdeopgevoerde kosten, mits redelijk en evenredig, tematigen.

Pintail International BV te Amsterdam, verzoekster,advocaat mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam,tegenGemini Medical Textiles Europe BV te Oisterwijk,verweerster, advocaat mr. W.A.J. Hoorneman.


1 Verloop van de procedure1.1 Het op 7 mei 2007 ingekomen verzoek strekt totafgifte van een bevelschrift tot betaling van proceskostenex artikel 250 lid 4 Rv. Bij brief van 9 mei 2007 heeftGemini op het verzoek geantwoord. Bij brief van 11 en15 mei 2007 hebben Pintail respectievelijk Gemini hunstandpunten nader toegelicht.

2 Het verzoek2.1 Pintail legt aan haar verzoek het volgendeten grondslag. Gemini heeft haar op 10 oktober2006 gedagvaard in een versnelde bodemprocedureoctrooizaken. In de dagvaarding vordert Gemini eeninbreukverbod op het octrooi NL 1023144, metnevenvorderingen. De procedure is ingeschreven onderrolnummer 275997/HA ZA 06-3668. Op 25 april 2007heeft Gemini afstand van de instantie gedaan. Pintailwenst thans vergoeding van de volledige door haargemaakte proceskosten overeenkomstig artikel 14 vande Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG. Zij verzoekt derechtbank Gemini te bevelen aan haar te betaleneen bedrag van EUR 12.548,68 aan kosten van deoctrooigemachtigde en een bedrag van EUR 5.637,65 aanadvocaatkosten, in totaal derhalve EUR 18.186,33 (excl.BTW).2.2 Gemini voert gemotiveerd verweer. Het verzoek totveroordeling van haar in de volledige proceskosten dientte worden afgewezen. De kosten van Pintail dienen teworden begroot conform het gebruikelijke forfaitairetarief, althans dienen op basis van de redelijkheid en debillijkheid te worden vastgesteld op een lager bedrag danverzocht.

3 De beoordeling3.1 Met Pintail moet ervan worden uitgegaan datbij afstand van instantie de eiser als in het ongelijkgesteld is te beschouwen in de zin van artikel 14Handhavingsrichtlijn (Rl. 2004/48/EG). Doel van datartikel is immers te verzekeren dat bij een procedureals voormelde octrooizaak de in het ongelijk gesteldepartij in redelijke en evenredige kosten wordt veroordeeld(tenzij de billijkheid zich daartegen zou verzetten), welkdoel zou worden gefrustreerd indien wel reeds dergelijkekosten zijn gemaakt door de gedaagde partij maar deeiser vergoeding daarvan kan voorkomen door de zaakvroegtijdig in te trekken. Evenmin zou een andere uitlegte rijmen zijn met het feit dat indien de procedurewas voortgezet en de eisende partij in het ongelijk zouzijn gesteld, hij wel in de kosten conform artikel 14Handhavingsrichtlijn zou zijn veroordeeld.3.2 Naar vaste jurisprudentie verder vormt de enkelegoede trouw van Gemini, zo al aanwezig hetgeen isbetwist, onvoldoende grond om de door de Pintailopgevoerde kosten, mits redelijk en evenredig, tematigen. Verdere omstandigheden om tot matiging tekomen zijn gesteld noch anderszins gebleken.

3.3 Tot slot voert Gemini aan dat de door Pintailopgevoerde kosten onredelijk zouden zijn. Pintail heeftdeze kosten onderbouwd door er op te wijzen dat eendeugdelijk opzet van de verdediging vereiste dat eennietigheidsadvies bij het Octrooi Centrum Nederlanddiende te worden gevraagd met behulp van een tamelijkuitgebreid verzoekschrift. Gelet hierop en gegeven datGemini onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat enwaarom de door de advocaat en octrooigemachtigde vanPintail aan de zaak bestede uren, dan wel hun tarieven,onredelijk zouden zijn, dient ook dit verweer van Geminite worden gepasseerd.3.4 Het door eiser te betalen bedrag zal derhalve op EUR18.186,33 (excl. BTW) worden bepaald.

4 De beslissing

De rechtbankbeveelt dat Gemini een bedrag van EUR 18.186,33(excl. BTW) aan Pintail dient te voldoen ter zake vanproceskosten verband houdende met de procedure onderrolnummer 275997/HA ZA 06-3668. Enz.

Nr. 92 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 18 mei2005*

(Bacardi/Food Brokers c.s.)

Mr. J.W. du Pon

Art. 9, lid 1b GMVEen verstrekkende voorziening in kort geding

met gelding in de gehele gemeenschap, zoals hetthans gevorderde verbod, kan slechts worden gegevenindien met een grotere mate van waarschijnlijkheid teverwachten valt dat de bodemrechter tot een verbodvan het gebruik van het gewraakte onderscheidingstekenzal komen. De afbeelding van een vleermuis voertin zijn algemeenheid niet reeds tot een groteonderscheidingskracht. Een vleermuis is immers eenalgemeen bekend dier, dat bovendien ook voor anderewaren dan voor dranken als onderscheidingsteken wordtgebruikt.Eiseres heeft de door haar gestelde bekendheid vanhet beeldmerk voorshands onvoldoende aannemelijkgemaakt. Daarbij is van belang dat het beeldmerkvan eiseres vrijwel altijd wordt gebruikt in combinatiemet het prominent weergegeven woordmerk BACARDI.Het merk BACARDI is zeer bekend en geniet eengrote onderscheidingskracht, maar daarmee is nog nietgegeven dat een in combinatie daarmee gebruikt logo ook


zelfstandig een grote bekendheid geniet en daaraan groteonderscheidingskracht ontleent.Het moet er voor worden gehouden dat gedaagden hetlogo van Bat Beverage gebruiken voor dezelfde, in elkgeval voor soortgelijke waren als waarvoor de merkenvan eiseres zijn ingeschreven. Aan het feit dat het logovan Bat Beverage is uitgevoerd in dezelfde kleuren (zwarten rood) waarin het beeldmerk van eiseres in de praktijkaan het publiek wordt geopenbaard, kan geen argumentworden ontleend voor de gestelde overeenstemming vanhet merk met dat logo, aangezien het merk van eiseresin zwart-wit is uitgevoerd, zodat aan een vergelijkingvan kleuren niet wordt toegekomen. Zowel merk alslogo bevatten de afbeelding van een vleermuis, waarmeebegripsmatige overeenstemming is gegeven. Aangaandevisuele overeenstemming is duidelijk dat er punten vanvisuele overeenstemming bestaan, maar ook duidelijkepunten van verschil.Gedaagden gebruiken het gewraakte logo uitsluitend incombinatie met het woordmerk.Gelet op de als voormeld aangenomen beperkteonderscheidingskracht van het beeldmerk van eiseres,de in het oog lopende verschillen tussen het logo vanBat Beverage en dat merk alsmede de omstandigheiddat het logo uitsluitend in combinatie met een prominentwoordmerk wordt gebruikt, kan niet worden gezegddat in dit kort geding voorshands voldoende is vastkomen te staan dat er sprake is van direct of indirectverwarringsgevaar als vereist voor toewijzing van eeninbreukverbod in een bodempocedure. Dat betekent datde voorziening die eiseres vordert niet kan wordengegeven op basis van de door haar ingeroepen, thansbesproken bepalingen.

Art. 9, lid 1c GMV, art. 13A, lid 1c BMWDe grondslag, dat gedaagden door het gebruik

van het logo van Bat Beverage zonder geldige redenvoordeel trekken uit en/of afbreuk doen aan hetonderscheidend karakter of de reputatie van de merkenvan eiseres, is ongenoegzaam om tot toewijzing vande vordering te kunnen komen, reeds omdat voor eendergelijke toewijzing in elk geval is vereist dat er sprakeis van een bekend merk, terwijl geoordeeld wordt datdaarvan voorshands niet is gebleken.

Bacardi & Company Ltd te Nassau, Bahama’s, eiseres,procureur mr. H.C. Grootveld, advocaten mrs. W.J.H.Leppink en J.J.E. Bremer te Rotterdam,tegen1 Food Brokers BV te Zaltbommel,2 Bat Beverage GmbH te Mühlhausen, Duitsland,3 First Brands BV io te Zaltbommel,4 Ernst Paul Edward Ferdinand Klapwijk te Vlisssingen,5 R. Timmers Zaltbommel Holding BV te Zaltbommel,gedaagden, procureur mr. M.A.A. van Wijngaarden,advocaat mr. D.J. Straathof te ’s-Gravenhage.

Overwegingen ten aanzien van het recht:De feiten1 In dit kort geding kan van de volgende feiten wordenuitgegaan:a Eiseres is rechthebbende op het navolgende, in zwart-wit uitgevoerde, Gemeenschaps(beeld)merk:

b Dat Gemeenschapsmerk is op 25 mei 1998ingeschreven onder nummer 123265, en wel voor warenen diensten in (onder meer) de klassen 32 (niet-alcoholische dranken) en 33 (alcoholische dranken).c Eiseres is tevens houdster van het Benelux(beeld)merknr. 64894, ingeschreven voor dezelfde waren alsvoormeld Gemeenschapsmerk. Dit Beneluxmerk stemtmet het Gemeenschapsmerk overeen.d Gedaagde sub 2 (hierna ook te noemen: Bat Beverage)houdt zich bezig met de productie en verhandeling vanverschillende soorten dranken, waaronder zogenaamde'energy drinks'. Bat Beverage brengt (onder meer) indiverse landen in Europa dergelijke energy drinks opde markt onder de naam POWER BAT en MAD BAT.In haar reclame-uitingen voor dergelijke energy-drinksgebruikt Bat Beverage een logo dat er als volgt uitziet:

e Bat Beverage heeft, in samenwerking met de overigegedaagden, op de vakbeurs Horecava te Amsterdam in


januari 2005 producten aangeboden onder de naam MADBAT. Meer in het bijzonder hebben zij toen aangeboden(en bieden dat ook sedertdien nog steeds in Nederlandaan) een energy drink in een blikje van 25 cl. Dat blikjeis voorzien van de volgende opdruk:

f Bat Beverage heeft in verschillende Europese landenmerkdepots verricht. De door haar gedeponeerde merkenbestonen telkens uit het onder 1 sub d weergegeven logo,in combinatie met de woorden MAD BAT of POWERBAT. Eiseres heeft tegen dergelijke depots oppositieingesteld, telkens op de grond (samengevat) dat gevaarbestond voor verwarring van het merk van Bat Beveragemet het beeldmerk van eiseres, als weergegeven onder1 sub a. Voorzover Bat Beverage tegen die oppositiesverweer heeft gevoerd (en derhalve een beslissing optegenspraak is verkregen) hebben die opposities -althansin eerste aanleg - het volgende resultaat gehad:- In Engeland is de oppositie gegrond verklaard;- In Duitsland, Frankrijk en Zwitserland is de oppositieongegrond verklaard.

De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer2 Eiseres vordert (samengevat) dat gedaagden in deEuropese Gemeenschap respectievelijk in de Beneluxzullen worden bevolen ieder gebruik van het Gemeen-schapsmerk respectievelijk het Beneluxmerk van eiseresalthans met die merken overeenstemmende merken(bedoeld zal zijn: tekens) te staken en gestaakt te houden,met nevenvorderingen.3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legteiseres aan die vordering ten grondslag (samengevat)dat het gebruik door gedaagden van het onder 1sub d weergegeven logo als onderscheidingstekenvoor de producten van gedaagden heeft te geldenals inbreuk op het Gemeenschapsmerk respectievelijkhet Beneluxmerk van eiseres, primair omdat dat logoop verwarringwekkende wijze overeenstemt met hetbeeldmerk van eiseres en wordt gebruikt voor dezelfdealthans soortgelijke waren, en subsidiair omdat door

dat gebruik in elk geval afbreuk wordt gedaan aan deonderscheidende kracht van het beeldmerk van eiseres.4 Gedaagden hebben tegen de vordering van eiseresgemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover vanbelang, in het onderstaande nader worden ingegaan.

Beoordeling van het geschil5 Voorzover de vordering is gegrond ophet Gemeenschapsmerk berust de bevoegdheid vande voorzieningenrechter op artikel 92 van deGemeenschapsmerkenverordering juncto artikel 3van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake hetGemeenschapsmerk. De voorzieningenrechter steltverder vast dat hij ingevolge het bepaalde in artikel 37Avan de Benelux Merkenwet (BMW) bevoegd is kennis tenemen van de vordering ten aanzien van het Beneluxmerkomdat de beweerde inbreukmakende handelingen medein dit arrondissement plaatsvinden.6 Eiseres beroept zich in de eerste plaats op artikel 9lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening enartikel 13A lid 1 onder b BMW. Ingevolge die bepalingenkan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitendrecht verzetten tegen elk gebruik dat in het economischverkeer van het merk of een overeenstemmend tekenwordt gemaakt voor waren waarvoor het merk isingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoorde mogelijkheid bestaat dat verwarring ontstaat bijhet publiek, daaronder begrepen de mogelijkheid vanassociatie met het merk. De te hanteren maatstaf bijde beantwoording van de vraag of sprake is vanovereenstemmende tekens is of merk en teken, globaalbeoordeeld naar de totaalindruk die beide maken,auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenisvertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij hetin aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaande gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettendegewone consument van de betrokken soort producten)verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directeverwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enigverband bestaat tussen de rechthebbende op merk enteken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording vande vraag of sprake is van overeenstemming dienenalle relevante omstandigheden in aanmerking te wordengenomen. Eén van die omstandigheden kan zijn deonderscheidingskracht van het merk, en meer bepaald debekendheid daarvan.7 Bij de beoordeling (naar vorenstaande maatstaven)van een verstrekkende voorziening in kort gedingmet gelding in de gehele Gemeenschap, zoals thansgevorderd, staat voorop dat een dergelijke voorzieningslechts kan worden gegeven indien met een grotemate van waarschijnlijkheid te verwachten valt dat debodemrechter tot een verbod van het gebruik van hetgewraakte onderscheidingsteken zal komen.8 Partijen hebben (onder meer) gedebatteerd omtrentde volgende omstandigheden die een rol spelen bij deovereenstemmingsvraag:


- de bekendheid van het beeldmerk van eiseres en (medein verband daarmee) de onderscheidingskracht daarvan;- de vraag of het logo van Bat Beverage wordt gebruiktvoor gelijke en/of soortgelijke waren;- de feitelijke overeenkomsten en verschillen tussen hetmerk van eiseres en het logo van Bat Beverage;- de wijze waarop Bat Beverage haar logo gebruikt.Daaromtrent wordt het navolgende overwogen.

Bekendheid en onderscheidingskracht9 Uitgangspunt is dat de afbeelding van een vleermuisin zijn algemeenheid niet reeds voert tot een groteonderscheidingskracht. Een vleermuis is immers eenalgemeen bekend dier, dat bovendien ook voor anderewaren dan voor dranken als onderscheidingsteken wordtgebruikt (te denken valt aan de 'Batman' verhalen enfilms).10 Eiseres heeft evenwel betoogd dat haar beeldmerkdoor (onder meer) langdurig en intensief gebruik eengrote bekendheid geniet bij het in aanmerking komendepubliek en daarmee een grote onderscheidingskrachtheeft verworven. Gedaagden hebben die stellinggemotiveerd bestreden. Tegenover die betwisting heefteiseres de door haar gestelde bekendheid voorshandsonvoldoende aannemelijk gemaakt. Daarbij is van belangdat ten processe is gebleken dat het beeldmerk vaneiseres vrijwel altijd wordt gebruikt in combinatiemet het prominent weergegeven woordmerk BACARDIvan eiseres. Onbetwist is dat het merk BACARDIzeer bekend is en een grote onderscheidingskrachtgeniet, maar daarmee is nog niet gegeven dat eenin combinatie daarmee gebruikt logo ook zelfstandigeen grote bekendheid geniet en daaraan groteonderscheidingskracht ontleent. In concreto is omtrenteen grote bekendheid van het beeldmerk van eiseres teweinig komen vast te staan. Eiseres heeft weliswaar deresultaten van enig marktonderzoek overgelegd doch diezijn, gelet op de daarbij gehanteerde vraagstelling, nietop voorhand als voldoende concludent en overtuigend tebeschouwen.11 De slotsom uit het voorgaande is dat niet op voorhandis komen vast te staan dat het beeldmerk van eiseres hetzijvan huis uit, hetzij als gevolg van bekendheid, een groteonderscheidingskracht bezit voor de waren waarvoor hetis gedeponeerd.

Dezelfde en/of soortgelijke waren12 Tussen partijen is in confesso dat het logo van BatBeverage niet wordt gebruikt voor alcoholische dranken,doch uitsluitend voor niet-alcoholische dranken. Voorlaatst genoemde categorie zijn de merken van eiseresook ingeschreven, doch gedaagden hebben betoogd dateiseres die merken niet voor die categorie heeft gebruikt,zodat te verwachten valt dat die merken voor die categorievervallen zullen worden verklaard. Aan dat verweer vangedaagden zal voorbij worden gegaan, nu vast staat datvan een dergelijke vervallenverklaring in elk geval thans

(nog) geen sprake is. Daarbij komt dat, indien het al ooittot een vervallenverklaring zal komen, aannemelijk is datde bodemrechter in dat geval zal oordelen dat het gebruikvan het logo van Bat Beverage voor niet-alcoholischedranken kan gelden als gebruik voor waren, soortgelijkaan die waarvoor de merken van eiseres dan nog steedsingeschreven blijven.13 Het moet er dan ook voor worden gehouden datgedaagden het logo van Bat Beverage gebruiken voordezelfde, in elk geval voor soortgelijke waren alswaarvoor de merken van eiseres zijn ingeschreven.

Vergelijking merk en logo14 Eiseres heeft er onder meer op gewezen dat hetlogo van Bat Beverage is uitgevoerd in dezelfde kleuren(zwart en rood) waarin het beeldmerk van eiseres in depraktijk aan het publiek wordt geopenbaard, en daaraaneen argument ontleend voor de door eiseres gesteldovereenstemming van haar merk met dat logo. Datargument faalt, aangezien het merk van eiseres in zwart-wit is uitgevoerd, zodat aan een vergelijking van kleurenniet wordt toegekomen.15 Zowel merk als logo bevatten de afbeelding vaneen vleermuis, waarmee begripsmatige overeenstemmingis gegeven. Nu het hier een beeldmerk betreft, kanvan auditieve overeenstemming geen sprake zijn zodatnader moet worden bezien of er sprake is van visueleovereenstemming.16 Het is duidelijk dat tussen merk en logo puntenvan visuele overeenstemming bestaan. In beide gevallengaat het om een vanaf de voorzijde geziene vleermuismet uitgespreide vleugels, die in een omkadering wordtafgebeeld. Er zijn evenwel ook duidelijke punten vanverschil. De meest in het oog lopende daarvan zijn: deveel wijdere spreiding van de vleugels in het logo, deovale in plaats van ronde omkadering, het vooruit kijkenvan de vleermuis in het logo in plaats van opzij, en hetweergeven van een lichte vleermuis tegen een donkereachtergrond in plaats van andersom zoals bij het merk.

Gebruik van het logo17 Gedaagden hebben er op gewezen dat het logo vanBat Beverage op het in Nederland op de markt gebrachteproduct uitsluitend wordt gebruikt in combinatie methet prominent weergegeven merk MAD BAT. Daardooris, aldus gedaagden, het logo slechts één van defactoren die bijdragen aan de totaalindruk die door hetonderscheidingsteken van gedaagden als geheel (logoalsmede woordmerk) wordt opgeroepen. Het is ookjuist dit element dat, aldus gedaagden, een rol heeftgespeeld bij het mislukken van de opposities van eiserestegen de in Frankrijk en Duitsland door Bat Beveragegedeponeerde merken, die eveneens bestonden uit hetlogo, gecombineerd met een prominent woordmerk.18 Eiseres heeft hier tegenover gesteld dat gedaagdenhet logo van Bat Beverage in Nederland ook zonderbegeleidend woordmerk zouden gebruiken. Daartoe heeft


eiseres enige afdrukken van de website van Bat Beverageovergelegd, doch hoewel daarop het logo in een enkelgeval op enige afstand van het woordmerk wordtafgebeeld, is dat onvoldoende om tot zelfstandig gebruikals onderscheidingsteken te kunnen gelden. Het moeter dan ook voor worden gehouden dat gedaagden hetgewraakte logo inderdaad uitsluitend in combinatie methet woordmerk gebruiken.

Slotsom overeenstemmingsvraag19 Gelet op de als voormeld aangenomen beperkteonderscheidingskracht van het beeldmerk van eiseres,de in het oog lopende verschillend tussen het logo vanBat Beverage en dat merk alsmede de omstandigheiddat het logo uitsluitend in combinatie met een prominentwoordmerk wordt gebruikt, kan niet worden gezegd dat indit kort geding voorhand voldoende is vast komen te staandat er sprake is van direct of indirect verwarringsgevaarals vereist voor toewijzing van een inbreukverbod in eenbodemprocedure. Dat betekent dat de voorziening dieeiseres vordert niet kan worden gegeven op basis van dedoor haar ingeroepen, thans besproken bepalingen.

Verwatering20 Subsidiair heeft eiseres haar vorderinggegrond op artikel 9 lid 1 sub c van deGemeenschapsmerkenverordening en artikel 13A lid 1onder c BMW, en daaraan de stelling meegegevendat gedaagden door het gebruik van het logo van BatBeverage zonder geldige reden voordeel trekken uit en/of afbreuk doen aan het onderscheidend karakter of dereputatie van de merken van eiseres.21 Ook die grondslag is ongenoegzaam om tot toewijzingvan de vordering van eiseres te kunnen komen, reedsomdat voor een dergelijke toewijzing in elk geval isvereist dat er sprake is van een bekend merk terwijl,zoals uit het vorenoverwogene blijkt, geoordeeld wordtdat daarvan voorshands niet is gebleken.

Algehele slotsom22 De vordering van eiseres zal worden afgewezen.Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, wordenveroordeeld in de op deze procedure vallende kosten.Enz.

*Zie de noot van A.A.Q. bij deze uitspraak. Red.

NOOT

Associatie en presentatieHet vonnis stelt dat de afbeelding van een vleermuisin zijn algemeenheid niet reeds tot een groteonderscheidingskracht voert omdat een vleermuis eenalgemeen bekend dier is en ook voor andere warendan dranken als onderscheidingsteken wordt gebruikt.

Het eerste argument gaat niet op. De onderscheidendekracht van een merk moet steeds beoordeeld worden inrelatie tot de waren en/of diensten waarvoor het merkgebruikt wordt (HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, Philips/Remington; HvJEG 16 september 2004, zaak C-404/02,IER 2005, nr. 9, blz. 38, Nichols plc/Registrar of TradeMarks, rov. 23 en 34). Een vleermuis, hoe bekend ookals zodanig, is bepaald geen voor de handliggend, en duseen sterk onderscheidend, teken voor rum. Het dier deolifant is nog bekender dan de vleermuis en nietteminhoogst onderscheidend als merkteken voor juridischedienstverlening. Het tweede argument is evenmin juist:dat de olifant één categorie waren siert als merk – ondermeer de bekende Jumbo-spelen – doet niet af aan hetmogelijk onderscheidend vermogen voor àndere waren ofdiensten.Met de bekendheid van het merk BACARDI, zo steltde Voorzitter, is nog niet gegeven dat het logo ookzelfstandig een grote bekendheid geniet. Dat moge zozijn, in ieder geval kan de mogelijkheid niet wordenuitgesloten dat een merk onderscheidend vermogen (enmitsdien, mag men aannemen, ook bekendheid, A.A.Q.)kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merkals een deel van of in samenhang met een ingeschrevenmerk, besliste het HvJEG kort daarna op 7 juli 2005 inNestlé (‘Have a break’), zaak C-353/03. Geschiedt hetgebruik in combinatie met een zeer bekend merk, dan zoudat een vermoeden van enig onderscheidend vermogenkunnen rechtvaardigen, zolang er geen omstandighedenzijn die op het tegendeel wijzen.Aan het feit dat het logo van Bat Beverage isuitgevoerd in dezelfde kleuren (zwart en rood) waarinhet beeldmerk van eiseres in de praktijk aan hetpubliek wordt geopenbaard, kan geen argument wordenontleend voor de gestelde overeenstemming van hetmerk met dat logo, aangezien het merk van eiseres inzwart-wit is uitgevoerd, stelt het vonnis. Ongetwijfeld,maar een andere vraag is m.i. of die omstandigheidniet toch zou kunnen bijdragen aan de associatie vanmerk en teken. Anders dan in een beslissing overhet verwarringsgevaar in het kader van de GMVeigenlijk zou moeten, wordt evenwel in deze uitspraakaan de mogelijkheid van associatie geen afzonderlijkeaandacht besteed. Bij de vraag of het wenselijk is datbijkomende omstandigheden een rol mogen spelen bijde vergelijking van de tekens, loert steeds het gevaarvan vermenging van argumenten aangaande het objectvan het merk enerzijds en de beschermingsomvangvan het exclusief recht anderzijds. In feite vervullendeze beide een onafhankelijke, doch niettemin mogelijkelkaar aanvullende rol. De overeenstemmingsvraag kanuiteraard alleen beslist worden aan de hand van hetmerk zoals geregistreerd. De basis van de inbreukvraagblijft het vaststellen van die mate van overeenstemmingtussen merk en teken die minimaal benodigd is omrelevant te zijn voor inbreuk. Doch van die vraag dient teworden onderscheiden de vraag in hoeverre het publiekhet in de minimaal relevante mate overeenstemmende


merk en teken associeert. Die associatie kan wel degelijkmede bevorderd worden door een wijze van presentatiedie buiten het eigenlijk beschermde teken valt. Als errelevante, maar niettemin nogal matige overeenstemmingis, kan een hoge mate van associatie dat ‘aanvullen’om tot een bevestiging te komen van het gevaar voorverwarring. Een en ander lijkt mij in overeenstemmingmet de ratio van het merkenrecht. Die is immers omverwarring in het handelsverkeer tegen te gaan. Het druistin tegen die ratio als nabootsers de mogelijkheid hebbenom met een op het merk geïnspireerd teken net buiten degrens van overeenstemming te gaan zitten, om vervolgensdoor een uitgekiende presentatie toch concreet gevaarvoor verwarring tussen merk en teken te scheppen in dezin waarin het HvJEG dit rechtsbegrip heeft ingevuld.Een maatstaf die voor de inbreukvraag alleen afstemt opde formele vraag welk perceel van het publiek domeinde merkhouder middels de registratie voor zichzelf heeftafgezonderd en welke mate van overeenstemming het vaninbreuk beschuldigde teken met die registratie vertoont,is daarom te eenzijdig. Samenvattend: de vraag, wat hetobject van het merk is, dient onderscheiden te worden vande vraag, wat de beschermingsomvang is; voor die laatsteis niet alleen de mate van overeenstemming, maar ookvan associatie van belang.Zie in verband hiermee o.m. de korte, geconcentreerdediscussie tussen Brinkhof en Van NieuwenhovenHelbach in BIE 1991, januari, blz. 3 en 4 naar aanleidingvan HR 2 maart 1990, BIE 1990, 63, blz. 199, ntvNH, Droste/Baronie; zie ook de noot van Verkadebij het genoemde arrest in NJ 1991, 148, alsmede debeschouwingen van Spoor in zijn oratie 'De gestage groeivan merk, werk en uitvinding'.

A.A.Q.

Nr. 93 Hoge Raad der Nederlanden, 8 december2006

(De Vries/De Boer)

Mrs. J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, A.M.J. vanBuchem-Spapens, P.C. Kop en W.D.H. Asser en E.J.Numann

Art. 27a Aw 1912Hof Arnhem, 7 september 2004: het hof verwerpt

de stelling van De Boer dat de wettelijke bewaartermijnen de fusies een rechtvaardiging kunnen vormen voor hetniet meer aanwezig zijn van de door het hof verzochtefinanciële gegevens. De fusies zijn in elk geval geenrechtvaardiging. Ook het betoog ten aanzien van dewettelijke bewaartermijn gaat niet op. Tot 1 juni 1998bedroeg de wettelijke bewaartermijn 10 jaar. In 1992

heeft De Vries de veroordeling van De Boer gevorderdom een verklaring van een registeraccountant ter handte stellen omtrent het aantal openbaar gemaakte en nogin voorraad zijnde ‘Sjopspellen’. In 1997 heeft De Vrieswinstafdracht op de voet van artikel 27a Auteurswetgevorderd. Dit laatste was, gelet op het feit dat De Boerhet ‘Sjopspel’ in het najaar van 1989 op de markt heeftgebracht, nog ruimschoots binnen de periode van 10jaar. De Boer had, in verband met deze vorderingen,tijdens de lopende procedure alle (financiële) gegevensmet betrekking tot het ‘Sjopspel’ behoren te bewaren.Dit betekent echter niet, dat het bewijsaanbod van DeBoer om door middel van getuigen te bewijzen dat methet De Boer ‘Sjopspel’ geen winst is gemaakt en dat eenaanzienlijke partij spellen is overgebleven, gepasseerddient te worden. Immers, bewijs mag met alle middelenrechtens geleverd worden. Voor rekening van De Boerkomt dat De Boer wegens het ontbreken van de verzochte(financiële) gegevens niet kan voldoen aan de in artikel27a Auteurswet neergelegde plicht om terzake van degenoten winst rekening en verantwoording af te leggen.Hof Arnhem, 19 april 2005: Bij zoveel onzekerheden tenaanzien van de vraag of De Boer wel winst heeft behaaldmet de ‘Sjopspel’-actie en zo ja, hoeveel, dient te wordenvolstaan met de berekening van de schade die De Vriesdoor de auteursrechtinbreuk heeft geleden, nu die schadezich wèl laat berekenen. De door De Vries gevorderdecumulatie van winstafdracht en schadevergoeding is dusniet aan de orde.Hoge Raad, 8 december 2006: Het hof heeft in het middengelaten of De Boer met de ‘Sjopspel’-actie winst heeftbehaald, zodat in cassatie veronderstellende wijs ervanmoet worden uitgegaan dat De Boer als gevolg van deinbreuk op het auteursrecht een winst heeft behaald die dedoor het hof toegewezen schadevergoeding overtreft. Nu,naar uit het hiervoor overwogene volgt, in een zodaniggeval de auteursrechthebbende aanspraak kan maken opafdracht van de ten gevolge van de inbreuk behaaldewinst, is de klacht terecht voorgesteld.

Artt. 6:248 en 6:162 BWHet hof verwerpt het pas bij het tweede pleidooi

na de verwijzing gevoerde verweer van De Boer dat DeVries zijn rechten heeft verwerkt dan wel misbruik maaktvan procesrecht door in een zo laat stadium van koerste veranderen en naast de oorspronkelijke vordering,afdracht van winst te vorderen. Dit verweer is tardief,nu bedoelde vermeerdering van eis reeds in 1997 heeftplaatsgevonden en het daartegen door De Boer gedaneverzet is verworpen door het gerechtshof te Leeuwardenin zijn arrest van 25 maart 1998.

Theo Menno de Vries te Groningen, eiser tot cassatie,advocaat mr. H.A. Groen,tegenLaurus NV (rechtsopvolgster van De Boer UnigroNV, voorheen De Boer Winkelbedrijven NV) te ‘s-


Hertogenbosch, verweerster in cassatie, advocaat mr. T.Cohen Jehoram.

a Tussenarrest Gerechtshof te Arnhem, 27 augustus 2002(mrs. A.P.M. Houtman, A. Smeeïng-Van Hees en C.M.Hilverda)

1 Het geding tot aan de verwijzing;Voor het verloop van het geding tot aan de verwijzingwordt verwezen naar het door de Hoge Raad tussenpartijen (hierna te noemen: De Vries en De Boer)gewezen arrest van 18 februari 2000. Een fotokopie vandit arrest is gehecht aan het onderhavige arrest.

2 Het geding na de verwijzing2.1 Bij exploot van 15 november 2001 heeft De Vries DeBoer opgeroepen om voort te procederen na verwijzing,een memorie genomen, producties overgelegd engeconcludeerd dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bijvoorraad:A De Boer zal gebieden met onmiddellijke ingang,althans met onmiddellijke ingang na betekening van hetten deze te wijzen arrest, elke vorm van openbaarmakingen/of verveelvoudiging van het door De Vries (mede)gemaakte 'Shoppingspel' te staken en gestaakt te houden,op straffe van een aan De Vries te verbeuren dwangsomvan f 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat,of elk exemplaar waarmede, zulks ter keuze van De Vries,De Boer geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan ditgebod te voldoen;B De Boer zal veroordelen om aan De Vriesschadevergoeding te betalen, nader op te maken bij staaten te vereffenen volgens de wet;C De Boer zal veroordelen om aan De Vries het bedragvan ƒ 238.824,- te vermeerderen met compensatoireinteressen over ƒ 79.608,- vanaf 3 januari 1989, overƒ 79.608,- vanaf 17 mei 1989 en over ƒ 79.608,-vanaf 31 oktober 1989, ten titel van gedeeltelijkeschadevergoeding te betalen;D De Boer zal veroordelen om binnen een maandna betekening van het ten deze te wijzen arrest aanDe Vries een verklaring van een registeraccountant terhand te stellen, waaruit het aantal door of vanwege DeBoer openbaar gemaakte en het aantal nog bij De Boeraanwezige Sjopspellen blijkt;E De Boer zal veroordelen om aan De Vries tentitel van winstafdracht het bedrag van ƒ 637.773,- (exBTW), vermeerderd met compensatoire interessen vanaf1 november 1989 te betalen;F De Boer zal veroordelen in de proceskosten in eersteinstantie, in hoger beroep en in deze procedure naverwijzing. Enz.

b Tussenarrest Gerechtshof te Arnhem, 21 oktober 2003(mrs. A.P.M. Houtman, A. Smeeïng-Van Hees en C.M.Hilverda)

2.5 Het hof komt nu toe aan de beoordeling van detoewijsbaarheid van de vorderingen van De Vries metbetrekking tot de auteursrechtinbreuk door De Boer.De Vries vordert naast de veroordeling van De Boer totbetaling van schadevergoeding ook de veroordeling vanDe Boer tot het afdragen van de door deze ten gevolgevan de auteursrechtinbreuk genoten winst (artikel 27aAuteurswet 1912).Volgens De Vries heeft De Boer 50.100 Sjopspellenafgenomen van Score Promotions tegen een prijs van ƒ12,54 (exclusief BTW) per spel en heeft De Boer diespellen aan haar klanten verkocht voor ƒ 29,95 inclusiefBTW (ƒ 25,27 exclusief BTW), zodat De Boer eenwinst heeft gerealiseerd van ƒ 12,73 exclusief BTW perspel, dus in totaal ƒ 637.773,-, te vermeerderen metcompensatoire rente vanaf 1 november 1989, zijnde hetmidden van de periode (september tot en met kerstmis1989) waarin De Boer het Sjopspel aan haar klanten heeftverkocht.2.6 De Boer betwist dat zij met het Sjopspel winst heeftbehaald. Volgens De Boer ging het om een promotie-artikel, waarvoor de klanten gratis zegels konden sparen,waarmee zij het spel met bijbetaling van ƒ 2,50 kondenkrijgen. De Boer ontkent dat zij spellen in de winkelheeft verkocht voor het bedrag van ƒ 29,95 inclusiefBTW. De Boer voegt daaraan toe dat zij na afloop van deactie met een grote hoeveelheid spellen is blijven zittendie vervolgens gratis ter beschikking zijn gesteld aanziekenhuizen, bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen endergelijke. De Boer biedt terzake uitdrukkelijk bewijsaan, eventueel door een door het hof te bevelenextern accountantsonderzoek. Overigens maakt De Boerbezwaar tegen de berekening van De Vries, omdat daarinslechts rekening is gehouden met de directe kosten en nietmet de indirecte kosten (overheadkosten).2.7 In verband met dit bewijsaanbod en voorts omdatéén van de vorderingen van De Vries is het veroordelenvan De Boer om de verklaring van een registeraccountantover te leggen waaruit het aantal door of vanwege DeBoer openbaar gemaakte en het aantal nog bij De Boeraanwezige Sjopspellen blijkt, ziet het hof aanleiding,om De Boer op te dragen door een externe (dit wilzeggen: een andere dan de vaste accountant van DeBoer) registeraccountant gedetailleerd en onderbouwddoor bescheiden te laten rapporteren over:- het aantal door De Boer tegen inlevering van spaarzegelsen bijbetaling van ƒ 2,50 afgeleverde Sjopspellen;- het aantal door De Boer voor ƒ 29,95 verkochteSjopspellen;- het aantal Sjopspellen waarmee De Boer zou zijn blijvenzitten;- het aantal Sjopspellen dat De Boer gratis zouhebben ter beschikking gesteld aan ziekenhuizen,bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en dergelijke;- het aantal Sjopspellen dat nog bij De Boer aanwezig is;- een berekening van de winst die De Boer metde aflevering van Sjopspellen tegen inlevering vanspaarzegels en betaling van ƒ 2,50 alsmede met de


verkoop van Sjopspellen voor ƒ 29,95 heeft behaald,waarbij alleen de (door de accountant te specificeren)aantoonbaar gemaakte directe kosten in mindering mogenworden gebracht; in dit kader dient de registeraccountantgegevens te verstrekken waaruit kan blijken of gedurendede periode van de actie met de Sjopspellen een hogere dannormale omzet is behaald.Het hof verzoekt De Boer om vorenbedoeldaccountantsrapport bij akte in het geding te brengen. DeVries zal bij antwoordakte hierop mogen reageren. Enz.

c Tussenarrest Gerechtshof te Arnhem, 7 september 2004(mrs. A.P.M. Houtman, A. Smeeïng-Van Hees en C.M.Hilverda)

2.3 De Boer heeft vervolgens bij akte laten weten datzij niet kan voldoen aan het verzoek van het hof, omdatmet betrekking tot de periode waarin de onderhavigekwestie speelde geen (financiële) gegevens bewaard zijngebleven dan wel in de administratie zijn aangetroffen.Dat die gegevens niet bewaard zijn gebleven, is volgensDe Boer het gevolg van het verstrijken van de wettelijkebewaartermijn en de fusies die in de loop der jaren hebbenplaatsgevonden. De Boer stelt dat zij wel in staat enbereid is door middel van het horen van getuigen (huidigeen voormalige medewerkers) te bewijzen dat met haarSjopspei geen winst is gemaakt en een aanzienlijkepartij spellen is overgebleven die is geschonken aanbejaardencentra en ziekenhuizen e.d.2.4 Het hof verwerpt de stelling van De Boer dat dewettelijke bewaartermijn en de fusies een rechtvaardigingkunnen vormen voor het niet meer aanwezig zijn vande onderhavige (financiële) gegevens. De fusies zijn inelk geval geen rechtvaardiging, maar ook het betoog tenaanzien van de wettelijke bewaartermijn gaat niet op. Tot1 juni 1998 bedroeg de wettelijke bewaartermijn tien jaar.De onderhavige procedure dateert van 16 oktober 1991.Bij conclusie van repliek houdende vermeerdering vaneis, d.d. 23 juni 1992, heeft De Vries de veroordelingvan De Boer gevorderd om een verklaring van eenregisteraccountant ter hand te stellen waaruit het aantaldoor of vanwege De Boer openbaar gemaakte en hetaantal nog bij De Boer in voorraad zijnde Sjopspellenblijken. Daarna heeft De Vries bij conclusie na enquêtehoudende verandering en vermeerdering van eis, d.d.9 april 1997, winstafdracht op de voet van artikel 27aAuteurswet gevorderd. Dit laatste was, gelet op het feitdat De Boer het Sjopspel in het najaar van 1989 opde markt heeft gebracht, nog ruimschoots binnen deperiode van tien jaar. De Boer had, in verband metdeze vorderingen, tijdens de lopende procedure alle(financiële) gegevens met betrekking tot het Sjopspelbehoren te bewaren. Nu zij dit niet heeft gedaan, dienende gevolgen daarvan voor haar rekening te komen. Ditbetekent echter niet, anders dan De Vries betoogt, dathet bewijsaanbod van De Boer om door middel vangetuigen te bewijzen dat met het De Boer Sjopspel geen

winst is gemaakt en dat een aanzienlijke partij spellen isovergebleven die geschonken is aan bejaardencentra enziekenhuizen e.d., gepasseerd dient te worden, immers,bewijs mag met alle middelen rechtens geleverd worden.Bij de beoordeling van het bewijs zal het hof uiteraardvoor rekening van De Boer laten komen dat De Boerwegens het ontbreken van de door het hof verzochte(financiële) gegevens in zoverre niet kan voldoen aande in artikel 27a Auteurswet neergelegde plicht om terzake van de (al of niet) genoten winst rekening enverantwoording af te leggen.2.5 Het hof verwerpt het pas bij het tweede pleidooi nade verwijzing gevoerde verweer van De Boer dat DeVries zijn rechten heeft verwerkt dan wel misbruik maaktvan procesrecht door in een zo laat stadium van koerste veranderen en naast de oorspronkelijke vordering totbetaling van 10% van de productieprijs als winstderving/licentievergoeding, afdracht van winst te vorderen. Ditverweer is tardief, nu bedoelde vermeerdering van eisreeds in 1997 heeft plaatsgevonden en het daartegen doorDe Boer gedane verzet is verworpen door het gerechtshofte Leeuwarden in zijn arrest van 25 maart 1998 onder 3.Enz.

d Eindarrest Gerechtshof te Arnhem, 19 april 2005(mrs. A.P.M. Houtman, A. Smeeïng-Van Hees en C.M.Hilverda)

2 De verdere beoordeling van het geschil na verwijzing2.1 Het hof blijft bij hetgeen is overwogen en beslist invoormeld tussenarrest van 7 september 2004.2.2 Bij dat arrest is De Boer toegelaten tot bewijsleveringvan feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat methet De Boer Sjopspel geen winst is gemaakt en dateen aanzienlijke partij spellen is overgebleven diegeschonken is aan bejaardencentra en ziekenhuizen e.d.2.3 De Boer heeft de volgende vier getuigenvoorgebracht:A.J. Bakker, in 1989 hoofd interne controle bij De Boer;K. Schmalz, in 1989 financieel-economisch directeur bijDe Boer;J. Slof, in 1989 coördinator reclame en promotie bij DeBoer;H.J. Stoter, in 1989 concerncontroller bij De Boer.Hun verklaringen stemmen op de volgende puntenovereen. Het Sjopspel was een promotieartikel, waarvoorkon worden gespaard via zegels. Het aanbieden vanhet Sjopspel was een van de vele promotieactiviteitenom klanten naar de winkels te krijgen. De actiemet het Sjopspel verliep niet zo goed. Daarom isaan klanten de mogelijkheid geboden extra zegels tesparen bij de aankoop van sommige artikelen. Bijhet eind van de actie, eind december 1989, warener veel spellen over. De schattingen lopen uiteenvan enkele duizenden tot bijna 20.000 spellen dieover waren. Begin 1990 heeft De Boer een nieuwlogo gekregen, zodat de Sjopspellen, omdat die nog


voorzien waren van het oude Togo, niet meer bruikbaarwaren. Promotieartikelen met het oude logo mochtenniet meer verschijnen. Daarom zijn de overgeblevenSjopspelen weggegeven aan bijvoorbeeld verenigingen,ziekenhuizen, bejaardenhuizen en dergelijke. Tijdensde looptijd van de actie waren de Sjopspellen ookte koop in de winkel, omdat dit destijds een vereistewas van de Wet beperking cadeaustelsel. De getuigenveronderstellen dat niet of nauwelijks gebruik is gemaaktvan de mogelijkheid het Sjopspel te kopen, nu klantenervoor konden sparen via zegels. Ten aanzien van heteffect van de Sjopspelactie op de omzet van De Boer,verklaart A.J. Bakker dat hij niet weet of met die actieextra omzet is gegenereerd, dat dit natuurlijk wel isbeoogd, maar dat het resultaat vaak enkel het behoud vanklanten is. K. Schmalz verklaart hierover dat hij niet weetof het Sjopspel een bijdrage heeft geleverd aan de omzet,maar dat de actie niet zo goed liep. J. Slof verklaart datde actie geen succes was. H.J. Stoter verklaart dat hij nietweet of het Sjopspel een positief effect op de omzet heeftgehad, maar dat hij veronderstelt dat het geen groot effectis geweest, omdat er van het Sjopspel veel exemplarenzijn overgebleven.2.4 Gelet op bovenvermelde getuigenverklaringen achthet hof het bewijs geleverd dat de actie met het Sjopspelgeen succes is geweest, nu het nodig was extra zegelste geven bij een aantal producten en nu vele duizendenexemplaren van het spel zijn overgebleven. Het is echteronduidelijk of de Sjopspelactie wel of niet tot extra omzeten daarmee tot extra winst voor De Boer heeft geleid,mede omdat uit de getuigenverklaringen volgt dat hetSjopspel een van de vele promotieartikelen was en dater altijd van dergelijke promotieacties zijn. Daarom alis het de vraag in hoeverre uit de administratie van DeBoer is af te leiden of het Sjopspel, als promotieartikel,tot extra omzet dan wel winst heeft geleid. Duidelijkheidis echter niet meer te verkrijgen vanwege het feit dat DeBoer de financiële gegevens uit 1989 niet heeft bewaard.Dit niet-bewaren is, zoals onder 2.4 van het tussenarrestvan 7 september 2004 is overwogen, een omstandigheiddie voor rekening van De Boer dient te komen. In verbanddaarmee zou het hof de berekening kunnen volgen dienamens De Vries in de pleitnota van 17 juni 2002 isgegeven op pagina’s 11, laatste alinea, en 12, waarbij DeVries ervan uitgaat dat van het bedrag van ƒ 1.125,- datdoor de klant diende te worden besteed om voldoendezegels te sparen voor het verkrijgen van een Sjopspel (45spaarzegels x ƒ 25,-) zo'n vijf procent bestaat uit omzetdie zonder de spaarzegelactie niet zou zijn gemaakt. Vijfprocent van ƒ 1.125,- is een bedrag van ƒ 56,25. DeVries stelt vervolgens dat de gemiddelde winstmarge inde detailhandel op verkochte artikelen 100% bedraagt.Aldus berekent De Vries de winst (als gevolg van deextra gerealiseerde omzet) per voor ƒ 2,50 verkocht spelop ten minste (ƒ 28,13 + ƒ 2,50) ƒ 30,63. Het hof achtdeze berekening van De Vries echter te speculatief watbetreft zijn aanname dat de extra omzet zon vijf procentzou bedragen, met name gelet op hetgeen de getuigen

verklaard hebben over het weinig succesvolle verloop vande Sjopspelactie. Bovendien acht het hof onjuist dat DeVries de gemiddelde winstmarge in de detailhandel opverkochte artikelen hanteert. De Boer is een supermarkt,zodat zou moeten worden uitgegaan van de gemiddeldewinstmarge in de supermarktbranche.Wat hiervan ook zij, bij zoveel onzekerheden ten aanzienvan de vraag of De Boer wel winst heeft behaald met deSjopspelactie en zo ja, hoeveel, dient te worden volstaanmet de berekening van de schade die De Vries door deauteursrechtinbreuk heeft geleden, nu die schade zich wèllaat berekenen. De door De Vries gevorderde cumulatievan winstafdracht en schadevergoeding is dus niet aan deorde.2.5 De Vries stelt zijn schade op het bedrag van dewinst die hij zelf zou hebben gemaakt als De Boer hetShoppingspel bij hem zou hebben gekocht. De Vriesmeent dat hij dan dezelfde winst zou hebben behaald alsScore Promotions, welke winst De Vries op basis vande brief van R.A.D. Gijs Timmermans B.V., overgelegdals productie 2 bij de conclusie na enquête houdendeverandering en vermeerdering van eis, d.d. 9 april 1997,berekent op ƒ 238.824,-. Het hof verwerpt dit betoog.Het is immers aannemelijk dat, indien De Boer hetShoppingspel bij De Vries zou hebben gekocht, De Vriesals vergoeding hetzelfde zou hebben gevraagd als hijheeft gedaan in zijn brief van 17 juli 1989 aan DeBoer (productie 1 bij de conclusie van antwoord van 24maart 1992, namelijk 10 procent van de productieprijs. Inaanmerking nemende dat de productieprijs van het spel,zoals vervaardigd door Score Promotions, ƒ 12,54 was endat De Boer 50.100 spellen heeft laten vervaardigen (zieproductie 7 bij de conclusie na enquête van 5 maart 1997),dus voor een totaal bedrag van ƒ 628.254,-, resulteert 10%daarvan in een bedrag van ƒ 62.825,40 dat De Vries tengevolge van de auteursrechtinbreuk door De Boer heeftgederfd. Naar het oordeel van het hof dient de schade vanDe Vries daarom te worden bepaald op genoemd bedragvan ƒ 62.825,40.2.6 Toewijsbaar is dus het bedrag van ƒ 62.825,40 datDe Vries ten gevolge van de auteursrechtinbreuk door DeBoer heeft gederfd. In euro’s is dit bedrag € 28.508,92.2.7 De Vries heeft, nu in deze zaak nog het recht vanvóór 1 januari 1992 van toepassing is, gevorderd om hettoe te wijzen bedrag te vermeerderen met compensatoireinteressen. In de pleitnota van 3 mei 2004 is namens DeVries bepleit dat de rentevoet, waarnaar de compensatoirerente moet worden berekend, ex aequo et bono zal wordengesteld op die van de wettelijke rente. Nu De Boerdaartegen geen verweer heeft gevoerd, zal het hof ditaldus toewijzen.2.8 De vordering van De Vries om De Boer te veroordelentot betaling van schadevergoeding nader op te makenbij staat en te vereif enen volgens de wet, zal wordenafgewezen. De Vries heeft niet onderbouwd welke andereschade hij, naast de schade die onder 2.5 aan de orde isgekomen, nog heeft geleden.


2.9 Bij de vordering van De Vries dat De Boerwordt geboden met onmiddellijke ingang na betekeningvan dit arrest elke vorm van openbaarmaking en/ofverveelvoudiging van het Shoppingspel van De Vrieste staken en gestaakt te houden, heeft De Vries geenbelang meer, omdat niet gebleken is dat De Boer na 1989,althans het begin van de jaren 1990, nog Sjopspellen heeftaangeboden.2.10 De conclusie is dat het tussen partijen gewezenvonnis van de rechtbank Assen van 26 juli 1994, waarbijde vorderingen van De Vries zijn afgewezen, moetworden vernietigd. Nu de vorderingen van De Vriesslechts voor een beperkt deel worden toegewezen, zal hethof de proceskosten van partijen in eerste aanleg, in hogerberoep en in deze procedure na verwijzing compenseren.

3 De beslissingHet hof, rechtdoende in hoger beroep na verwijzing:vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van derechtbank Assen van 26 juli 1994;

en opnieuw rechtdoende:veroordeelt De Boer om aan De Vries te betalenhet bedrag van € 28.508,92, te vermeerderen metcompensatoire interessen over € 9.502,97 vanaf 3 januari1989, over € 9.502,97 vanaf 17 mei 1989 en over €9.502,98 vanaf 31 oktober 1989 en bepaalt daarbij dat derentevoet, waarnaar de compensatoire rente moet wordenberekend, ex aequo et bono zal worden gesteld op die vande wettelijke rente;compenseert de proceskosten tussen partijen aldus datelke partij de eigen kosten draagt van de eerste aanleg, hethoger beroep en deze procedure na verwijzing;verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

e Conclusie A.-G. mr. F.F. Langemeijer, 15 september2006

1 De feiten en het procesverloop1.1 Deze zaak is eerder bij de Hoge Raad geweest: zie HR18 februari 2000, NJ 2000, 309.1

Het ging toen om de vraag óf inbreuk is gemaakt ophet auteursrecht van De Vries (thans eiser tot cassatie).Voor het verloop van de procedure totdien zij verwezennaar dat arrest. In de procedure na verwijzing heeft hetgerechtshof vastgesteld dat inderdaad inbreuk op hetauteursrecht is gemaakt. In het huidige cassatieberoepis de vraag aan de orde welke rechtsgevolgen aan dezeinbreuk worden verbonden.1.2 In het arrest van 18 februari 2000 is de Hoge Raaduitgegaan van het volgende:1.2.1 De Vries heeft in oktober en november1986 tezamen met [betrokkene 1] het zogenoemde'Shoppingspel' ontwikkeld. [Betrokkene 1] heeft zijnauteursrechten op dit spel overgedragen aan De Vries.

1.2.2 Het spel is in het voorjaar van 1987 op verzoekvan De Vries door [betrokkene 2] getoond aan De Boer,die dit spel gedurende enige tijd in haar kantoor teBeilen onder zich heeft gehouden en vervolgens heeftlaten weten voor dit spel geen belangstelling te hebben.[Bedoeld is hier: De Boer Winkelbedrijven N.V., laterDe Boer Unigro N.V., nadien Laurus N.V., de huidigeverweerster in cassatie, noot A-G]. De Boer heeft het spelin september 1989 op verzoek van De Vries aan hemgeretourneerd.1.2.3 De Boer heeft in 1989, en ook nog wel nadien, inhaar winkels via een spaaractie het 'Sjopspel' aan haarklanten ter beschikking gesteld. Dit spel is in opdrachtvan De Boer door Score Promotions ontworpen.1.3 De Vries heeft in dit geding gesteld dat sprake is vaneen inbreuk op zijn auteursrecht. Hij heeft, samengevat,gevorderd dat de rechter De Boer zal gelasten de inbreukop zijn auteursrecht te staken en de geleden schade tevergoeden, op te maken bij staat en te vereffenen volgensde wet. Nadat deze vorderingen in eerste aanleg warenafgewezen, heeft De Vries hoger beroep ingesteld bij hetgerechtshof te Leeuwarden. Na de tweede wijziging vaneis hield de vordering, voor zover hier van belang, inA dat aan De Boer zal worden gelast elke vormvan openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het'Shoppingspel' te staken en gestaakt te houden op straffevan verbeurte van een dwangsom, en voorts:B De Boer te veroordelen om aan De Vries eenschadevergoeding te betalen, nader op te maken bij staaten te vereffenen volgens de wet;C De Boer te veroordelen om aan De Vrieshet bedrag van ƒ 238.824,-, te vermeerderen metcompensatoire interessen (...), ten titel van gedeeltelijkeschadevergoeding te betalen;D De Boer te veroordelen de door deze ten gevolge vande inbreuk genoten winst aan De Vries af te dragen endienaangaande rekening en verantwoording af te leggen;E (...).F (...).1.4 Bij arrest van 25 maart 1998 heeft het hofte Leeuwarden op het principaal hoger beroep het(afwijzende) eindvonnis van de rechtbank bekrachtigd enafgewezen hetgeen De Vries in hoger beroep meer ofanders had gevorderd.1.5 Dit arrest is op 18 februari 2000 door de Hoge Raadvernietigd. De Hoge Raad stelde in rov. 3.4 voorop datvaststaat (i) dat het 'Shoppingspel' een auteursrechtelijkbeschermd werk is, en (ii) dat De Boer bijzondereomstandigheden moet bewijzen waaruit kan volgen dat,ondanks de door het hof aangenomen overeenstemmingtussen beide spellen, het 'Sjopspel' een zelfstandigeschepping is die niet de vrucht is van (onbewuste)ontlening. Na gegrondverklaring van één van de klachtenbesloot de Hoge Raad dat na verwijzing opnieuw zalmoeten worden beoordeeld of De Boer in het haaropgedragen bewijs is geslaagd (rov. 3.7). De zaak is terverdere behandeling verwezen naar het gerechtshof teArnhem.


1.6 Na verwijzing heeft De Vries zijn eis wederomgewijzigd, in die zin dat de onder (D) gevorderdewinstafdracht is gepreciseerd op ƒ 637.773,- excl. BTW,te vermeerderen met compensatoire interessen.1.7 Bij tussenarrest van 27 augustus 2002 heeft hetgerechtshof te Arnhem beslist dat De Boer niet in hetaan haar opgedragen bewijs is geslaagd (rov. 3.2 - 3.3).Bij pleidooi na verwijzing heeft De Boer zich beroepenop een nieuw feit dat, indien juist, aan de door De Vriesgepretendeerde auteursrechtelijke bescherming in de wegzou kunnen staan. Het hof heeft hieromtrent aan De Boereen bewijsopdracht gegeven.2

1.8 Bij tussenarrest van 21 oktober 2003 heeft het hofvastgesteld dat het bewijs van het gestelde nieuwe feitniet is geleverd (rov. 2.3). Daarmee stond vast dat DeBoer zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk op hetauteursrecht van De Vries. Vervolgens kwam het hof toeaan de vraag naar de toewijsbaarheid van de vorderingen.Het hof besprak eerst de vordering tot winstafdracht (art.27a Aw 1912).Volgens De Vries heeft De Boer van Score Promotions50.100 'Sjopspellen' afgenomen voor ƒ 12,54 excl. BTWper stuk en deze spellen aan klanten doorverkochtvoor ƒ 25,27 excl. BTW, zodat De Boer met deauteursrechtinbreuk een winst heeft behaald van ƒ 12,73excl. BTW per spel, dat wil zeggen ƒ 637.773,- in totaal(rov. 2.5). De Boer heeft deze stelling bestreden. Hetzou slechts gaan om een zgn. promotie-artikel: klantenkonden gratis zegels sparen waarmee zij het spel kondenkrijgen met ƒ 2,50 bijbetaling. Deze promotie-actie isgeen succes geworden: De Boer is na afloop met eengrote hoeveelheid 'Sjopspellen' blijven zitten, die zijuiteindelijk gratis heeft weggegeven aan tehuizen eninstellingen (rov. 2.6). Het hof heeft De Boer gelegenheidgegeven om de juistheid van deze stellingen te staven meteen rapport van een externe accountant.1.9 De Boer heeft laten weten niet aan dit verzoek vanhet hof te kunnen voldoen, omdat met betrekking totde relevante periode geen (financiële) gegevens meeraanwezig waren. De Boer heeft echter bewijs doorgetuigen aangeboden. Bij tussenarrest van 7 september2004 heeft het hof De Boer toegelaten feiten enomstandigheden te bewijzen waaruit blijkt dat met het'Sjopspel' geen winst is gemaakt en dat een aanzienlijkepartij spellen is overgebleven, die aan bejaardencentra,ziekenhuizen e.d. geschonken is.1.10 Bij eindarrest van 19 april 2005 heeft het hof nagetuigenverhoor bewezen geacht dat de actie met het'Sjopspel' geen succes is geweest. Volgens het hof isonduidelijk of de 'Sjopspel'-actie tot extra omzet endaarmee tot extra winst voor De Boer heeft geleid.Duidelijkheid hierover is niet meer te verkrijgen vanwegede omstandigheid dat De Boer haar (financiële) gegevensuit 1989 niet heeft bewaard. De keuze om deze gegevensniet te bewaren dient voor rekening van De Boer teblijven. Dit betekent echter niet dat in dit geding moetworden uitgegaan van de berekening die De Vries hadgemaakt van de vermoedelijk door De Boer ten gevolge

van de inbreuk behaalde winst. Het hof noemt dieberekening te speculatief, voor wat betreft de aannamedat de hiermee door De Boer behaalde extra omzet circavijf procent heeft bedragen.3 Bovendien acht het hofonjuist dat in die berekening de gemiddelde winstmargein de gehele detailhandel wordt gehanteerd; het gaat hierom de winstmarge in een supermarkt. Wat daarvan zij,bij zoveel onzekerheden ten aanzien van de vraag of DeBoer winst heeft behaald met de 'Sjopspel'-actie en, zoja, hoeveel, dient volgens het hof te worden volstaanmet de berekening van de schade die De Vries zelf heeftgeleden door de auteursrechtinbreuk. Die schade laat zichwél berekenen (rov. 2.4). Het hof heeft de winstdervingvan De Vries berekend op ƒ 62.825,40 (= € 28.508,92;rov. 2.5 - 2.6). Na vernietiging van het eindvonnisvan de rechtbank heeft het hof, opnieuw rechtdoende,De Boer veroordeeld om een schadevergoeding van €28.508,92 aan De Vries te betalen, te vermeerderen meteen compensatoire rente gelijk aan de wettelijke rente.Het hof heeft het meer of anders gevorderde afgewezen.Het hof heeft de proceskosten in eerste aanleg, in hogerberoep en in de fase na verwijzing gecompenseerd.4

1.11 De Vries heeft - tijdig - cassatieberoep ingesteldtegen het eindarrest. De Boer heeft geconcludeerd totverwerping van het beroep. Beide partijen hebben hunstandpunten schriftelijk laten toelichten, waarna De Vriesheeft gerepliceerd.

2 Bespreking van het cassatieberoep2.1 Het middel valt uiteen in twee onderdelen. Heteerste onderdeel heeft betrekking op de afwijzing vande vordering tot winstafdracht. Het tweede is uitsluitendgericht tegen de beslissing tot compensatie van deproceskosten.2.2 In het algemene vermogensrecht bepaalt art. 6:104BW dat wanneer iemand die op grond van eenonrechtmatige daad jegens een ander aansprakelijk isdoor die daad winst heeft genoten, de rechter op vorderingvan die ander de schade kan begroten op het bedrag vandie winst of een gedeelte ervan. In HR 24 december1993, NJ 1995, 421 m.nt. CJHB, is uitgemaakt datart. 6:104 BW niet ertoe strekt aan degene jegens wieonrechtmatig is gehandeld een zelfstandige`vordering totwinstafdracht' te geven. Art. 6:104 BW vormt blijkenszijn plaatsing, zijn bewoordingen en de parlementairegeschiedenis slechts een uitwerking voor een bijzondergeval van de regel van art. 6:97 BW. Ingevalschadevergoeding is gevorderd, verleent art. 6:104 BWaan de rechter een discretionaire bevoegdheid om deschade te begroten op het bedrag van de door hetonrechtmatig handelen genoten winst of een gedeeltedaarvan. In het Nederlandse schadevergoedingsrechtgeldt het beginsel dat de schade moet worden vergoed:niet méér en niet minder. Zo is er geen plaats voortoekenning van punitive damages.5

2.3 In het Nederlandse intellectuele eigendomsrecht is devordering tot winstafdracht bij wet van 12 januari 1977,


Stb. 160, opgenomen in de toenmalige Rijksoctrooiwetals art. 43 lid 3. In de wet werd de vordering totwinstafdracht geformuleerd als een alternatief voorschadevergoeding.6 De toelichting beschouwde dit vooralals een faciliteit van bewijsrechtelijke aard voorde benadeelde octrooihouder: bij een vordering totwinstafdracht is de octrooihouder ontslagen van hetleveren van bewijs van de door hem geleden schadeen ligt het in de rede de inbreukmaker rekening enverantwoording te doen afleggen van de als gevolg vande inbreuk gemaakte winst. De toelichting vervolgt:'Weliswaar kan men tegen deze vordering aanvoeren,dat de gemaakte winst mede het gevolg is van factoren,die de verdienste zijn van de inbreukmaker, zoals bijv.diens kennis en inspanning, doch hiertegenover staat datde uitvinding van de octrooihouder, op wiens octrooiinbreuk wordt gepleegd, voor deze winst de basis vormde.Het is evenwel denkbaar, dat er gevallen zijn, waarinde winst in zodanige mate bepaald wordt door factoren,die de inbreukmaker kunnen worden toegerekend, dat hetonredelijk zou zijn deze winst aan de octrooihouder tengoede te doen komen.'7

2.4 Bij een daarop volgende herziening van deAuteurswet 1912 werd aanvankelijk een bepalingvoorgesteld die inhoudelijk aansloot bij het bestaande art.43 lid 3 ROW.8 Echter, als gevolg van een amendementvan het Tweede Kamerlid Koetje9 werd het zinsdeel'In plaats van schadevergoeding' vervangen door deformulering: 'Naast schadevergoeding'. De toelichting opdit amendement luidde:'Het amendement strekt ertoe de maker of zijnrechtverkrijgende in de gelegenheid te stellen om naastschadevergoeding ook een afdracht van de gemaaktewinst te vorderen van de inbreukmaker. Ook wanneerde gemaakte winst niet geheel kan worden toegerekendaan het inbreukmakend voorwerp zelf heeft de rechterop basis van dit artikel de mogelijkheid de vordering totwinstafdracht gedeeltelijk toe te wijzen, gecumuleerd meteen schadevergoeding.'Het amendement is aangenomen. Sedert deinwerkingtreding10 bepaalt art. 27a, eerste lid, Aw 1912:'Naast schadevergoeding kan de maker of zijnrechtverkrijgende vorderen dat degene die inbreuk op hetauteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de doordeze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af tedragen en dienaangaande rekening en verantwoording afte leggen.'2.5 Gedurende enige tijd heeft onzekerheid bestaanover de vraag of een vordering van de benadeelde totschadevergoeding kan worden toegewezen náást eenvordering tot winstafdracht als bedoeld in art. 27a Aw1912. Het gevaar van dubbeltelling ligt voor de hand,omdat de winst van de één (de inbreukmaker) tevens dewinstderving van de ander (de auteursrechthebbende) kanzijn. In HR 14 april 2000, NJ 2000, 489 m.nt. DWFV,11

werd omtrent de uitleg van deze wettelijke bepalingoverwogen:

'Indien, zoals hier, behalve vergoeding van schadebestaande in gederfde licentievergoedingen tevensafdracht van winst wordt gevorderd, brengt een redelijke,binnen het algemene stelsel van het vermogensrechtpassende, uitleg van die bepaling mee dat niet meer daneen bedrag gelijk aan het grootste van die beide bedragenkan worden toegewezen. Dit laat overigens onverletdat schade van andere aard, niet bestaande in gederfdewinst met betrekking tot de verkochte inbreukmakendeproducten, wel toewijsbaar kan zijn naast het bedrag vande tengevolge van de inbreuk genoten winst.'2.6 Met de zojuist geciteerde beslissing was hetmaximum aangegeven dat de rechter kan toewijzen (teweten: niet méér dan het hoogste van de twee: eigenschade of winstafdracht). Daarmee was niet het minimumaangegeven. Anders gezegd: daarmee was nog niet beslistof de auteursrechthebbende recht heeft op afdracht vande winst die de inbreukmaker als gevolg van de inbreukheeft behaald. Het verschil tussen beide bedragen hangtsamen met de commerciële werkelijkheid, die meebrengtdat het ene bedrijf nu eenmaal beter in staat is met deexploitatie van een product of dienst winst te maken danhet andere bedrijf, namelijk door schaalvoordelen, zijnrelatienetwerk, een efficiëntere bedrijfsvoering etc. Hetis hierdoor mogelijk dat de inbreukmaker als gevolg vande inbreuk een (veel) hogere winst behaalt dan de winstdie de auteursrechthebbende zou hebben behaald indienhij het beschermde werk zelf had geëxploiteerd of eenlicentie tot exploitatie had verstrekt. Anderzijds mag ookweer niet uit het oog worden verloren dat de winst van deinbreukmaker niet noodzakelijkerwijs de schade van deauteursrechthebbende overtreft.2.7 Ik heb me even afgevraagd of het probleem teondervangen is met een vordering tot schadevergoedinguit ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW).Ik meen van niet. Weliswaar is in geval van eenauteursrechtinbreuk sprake van een ongerechtvaardigdeverrijking aan de zijde van de inbreukmaker wanneerdeze winst maakt, maar diens verrijking gaat - zoalshiervoor uiteengezet - niet steeds gepaard met eenevenredige materiële verarming aan de zijde vande auteursrechthebbende: de auteursrechthebbende isdikwijls niet in staat door middel van exploitatie vanhet auteursrecht eenzelfde winst te behalen als deinbreukmaker kan behalen door middel van de inbreuk.De verarming van de auteursrechthebbende bestaatuit zijn vermogensschade (zoals inkomstenderving eneventueel andere vermogensschade); die schade kan hijreeds vergoed krijgen op grond van de onrechtmatigedaad, bestaande in de inbreuk op het auteursrecht.Daarnaast lijdt de auteursrechthebbende immaterieelnadeel: hij moet met lede ogen toezien dat een ander'er met zijn werk vandoor gaat'. Vooralsnog achtik niet aannemelijk dat dit immateriële nadeel voorde toepassing van art. 6:212 BW als 'verarming' inaanmerking komt.12

2.8 Een vordering tot winstafdracht komt ook eldersin het intellectueel eigendomsrecht voor. In art. 70 lid


4 Rijksoctrooiwet 1995 is een aan art. 27a Aw 1912ontleende bepaling opgenomen.13 In het eenvormigeBenelux-Merkenrecht bepaalde art. 13.A lid 5 BMWdat de merkhouder naast of in plaats van een vorderingtot schadevergoeding een vordering kan instellen tot hetafdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winstalsmede tot het afleggen van rekening en verantwoordingdienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat ditgebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandighedenvan het geval tot zulk een veroordeling geen aanleidinggeven, wijst de rechter de vordering af.14 Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken entekeningen of modellen) brengt hierin geen verandering.15

De uitleg van het begrip 'winst' in art. 13.A lid5 BMW was aan de orde in BenGH 24 oktober2005 (Delhaize/Dior).16 De term 'winst' moet volgenshet Benelux-Gerechtshof worden uitgelegd naar hetnormale spraakgebruik. Dit brengt mee dat wanneer eenonderneming een door de merkhouder geproduceerdewaar onrechtmatig heeft verkocht, onder 'winst' niethet verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijsmoet worden verstaan, maar de door de onderneminggenoten nettowinst, die wordt berekend door niet alleende aankoopprijs maar ook bepaalde belastingen enkosten van de verkoopprijs af te trekken. Uitsluitend debelastingen en kosten die rechtstreeks samenhangen metde verkoop van de desbetreffende waren komen vooraftrek in aanmerking. Daarbij gaat het, aldus het Benelux-gerechtshof, om de gedachte dat de onderneming diete kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruikheeft gemaakt, ontmoedigd dient te worden opnieuwmerkinbreuk te plegen.2.9 Het TRIPs-verdrag verplicht alleen tot toekenningvan compensatoire schadevergoeding.17 De mogelijkheidvan een vordering tot winstafdracht is uitdrukkelijkovergelaten aan de wetgever in de lidstaten; zie art. 45lid 2:'In passende gevallen kunnen de Leden de rechterlijkeautoriteiten de bevoegdheid verlenen om invorderingvan winsten en/of betaling van vooraf vastgesteldeschadevergoeding te gelasten, zelfs wanneer deinbreukmaker niet wist of geen redelijke gronden had omte weten dat hij inbreuk pleegde.'2.10 Een rechtstreekse verplichting om de benadeeldeeen vordering tot winstafdracht te geven is evenminte vinden in de EG-richtlijn betreffende de handhavingvan intellectuele eigendomsrechten.18 Wel bevat dezerichtlijn voor ons onderwerp relevante bepalingen over devaststelling van schade.19 Artikel 13 van de richtlijn luidt:'1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegderechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partijde inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moetenweten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbendeeen passende vergoeding te betalen tot herstel van deschade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.De rechterlijke instanties die de schadevergoedingvaststellen:

a. houden rekening met alle passende aspecten,zoals de negatieve economische gevolgen, waaronderwinstderving, die de benadeelde partij heeftondervonden, de onrechtmatige winst die deinbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen,andere elementen dan economische factoren, onder meerde morele schade die de rechthebbende door de inbreukheeft geleden,ofb. kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a),in passende gevallen de schadevergoeding vaststellenals een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoalsten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingendat verschuldigd was geweest indien de inbreukmakertoestemming had gevraagd om het desbetreffendeintellectuele eigendomsrecht te gebruiken.2. De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijkeinstanties invordering van winsten of betaling van eenvooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten,indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijshad moeten weten dat hij inbreuk pleegde.'2.11 In HR 16 juni 2006 (LJN: AU8940) kwam ditvraagstuk aan de orde. In cassatie werd opgekomentegen een beslissing tot toewijzing van een vorderingtot winstafdracht. Het middel behelsde de klacht dat eenredelijke uitleg van art. 27 (lees: 27a) Aw 1912 meebrengtdat een vordering tot winstafdracht niet toewijsbaaris indien niet voldoende aannemelijk is geworden datde auteursrechthebbende door de inbreuk daadwerkelijkverlies heeft geleden of winst heeft gederfd. De HogeRaad overwoog dienaangaande:'De klacht onder (a) faalt. Art. 27a Aw, waaraan mededezelfde gedachte ten grondslag ligt als aan art. 6:104BW, biedt de auteursrechthebbende de mogelijkheidin geval van inbreuk schadevergoeding te verkrijgen,begroot op het bedrag van de door de inbreukmakermet de inbreuk behaalde winst, juist teneinde derechthebbende tegemoet te komen indien zijn schademoeilijk aantoonbaar is, maar de aanwezigheid van enige(vorm van) schade aannemelijk is.' (rov. 3.5.2).2.12 Op zichzelf is helder dat art. 27a Aw beoogt derechthebbende tegemoet te komen indien zijn schademoeilijk aantoonbaar is. Het strookt bovendien met degedachte in art. 13, lid 1 onder a, van de Richtlijn,dat bij de vaststelling van de schade mede rekeningmag worden gehouden met de onrechtmatige winst diede inbreukmaker heeft genoten. Meer moeite heb ikmet de juiste uitleg van de tussenzin ('waaraan mededezelfde gedachte ten grondslag ligt als aan art. 6:104BW'). Indien hiermee bedoeld zou zijn dat aan deauteursrechthebbende nimmer een hoger bedrag kanworden toegewezen dan de schade die deze werkelijkheeft geleden (vgl. alinea 2.2 hiervoor), zou dezetussenzin op gespannen voet staan met het amendement-Koetje, dat nu juist beoogde dat naast schadevergoedingook een vordering tot afdracht van de winst kan wordentoegewezen - mits, zo voeg ik toe, ervoor wordt gewaaktdat geen dubbeltelling plaatsvindt (dit laatste vloeit


voort uit het arrest van 14 april 2000). De wettekstgeeft, wanneer een inbreukmaker winst heeft behaaldals gevolg van de inbreuk op het auteursrecht, deauteursrechthebbende in beginsel een aanspraak op deafdracht van die winst, ook al zou die winst het bedrag vande eigen vermogensschade van de auteursrechthebbendeovertreffen.20 De verwerping van de bovengenoemdeklacht in het arrest van 16 juni 2006 duidt m.i. erop datde Hoge Raad zich bij deze wettekst heeft aangesloten.2.13 Subonderdeel 1.1 klaagt dat het hof in rov. 2.4 vanhet eindarrest heeft miskend dat de rechter, indien daartoevoldoende feiten zijn komen vast te staan, verplicht is devordering tot winstafdracht toe te wijzen. Voor zover 'shofs oordeel hierop berust dat de door De Boer als gevolgvan de inbreuk op het auteursrecht gemaakte winst niet, ofniet voldoende nauwkeurig, kan worden berekend, heefthet hof volgens het middelonderdeel miskend dat de doorDe Boer behaalde winst kan worden geschat en, geletop het imperatieve karakter, zelfs moet worden geschatmits daartoe voldoende feiten en omstandigheden zijngesteld en zijn komen vast te staan, althans aannemelijkbevonden.2.14 Het hof heeft in rov. 2.4 van het eindarrest bewezengeacht dat de 'Sjopspel'-actie geen succes is geweesten heeft in het midden gelaten of De Boer winst heeftbehaald met de 'Sjopspel'-actie, en zo ja, hoeveel. Indienin deze rechtsoverweging het impliciete oordeel wordtgelezen dat de door De Boer als gevolg van de inbreukop het auteursrecht behaalde winst lager moet zijngeweest dan het (toegewezen) bedrag van de door DeVries geleden winstderving, en daarom geen onderzoekbehoeft, zou De Vries geen belang hebben bij zijn klacht.2.15 Ik lees de bestreden rechtsoverweging anders. Hethof heeft onduidelijk geacht of de 'Sjopspel'-actie welof niet tot extra omzet en daarmee tot extra winst voorDe Boer heeft geleid. Het hof heeft mitsdien in hetmidden gelaten of De Boer hiermee winst heeft behaald,en zo ja, hoeveel. Dit in het midden laten brengt mee,dat het cassatiemiddel dient te worden beoordeeld opeen hypothetische grondslag, namelijk op basis van destelling dat De Boer als gevolg van de inbreuk op hetauteursrecht een winst heeft behaald die de toegewezenvergoeding voor winstderving overtreft. In een zodaniggeval biedt art. 27a Aw de auteursrechthebbende eenaanspraak op afdracht van de tengevolge van de inbreukbehaalde winst. Het hof heeft dit miskend, zodat derechtsklacht slaagt.2.16 Voor zover het hier bestreden oordeel slechtsop de gedachte berust dat het, bij gebreke van debenodigde gegevens, praktisch onmogelijk is de omvangvan de door De Boer hiermee behaalde winst vast testellen, komt de tweede klacht van dit middelonderdeelmij gegrond voor. Zonder nadere uitwerking, welkeontbreekt, is ongewis waarop het oordeel is gebaseerd datelke vorm van winstafdracht achterwege dient te blijven.Het hof heeft vooropgesteld dat het niet-bewaren van degegevens voor rekening van De Boer dient te komen.Een aantal basisgegevens (aantal ingekochte spellen e.d.)

was bekend. Het hof had zich zo nodig kunnen latenvoorlichten door deskundigen omtrent de winst die op dittype producten wordt gemaakt, respectievelijk omtrentde extra omzet die uit dit type promotie-acties is teverwachten.2.17 Na een gegrondbevinding van de vorige klachtenbehoeft subonderdeel 1.2 geen behandeling meer.Ten overvloede volgt een korte bespreking. In ditsubonderdeel wordt geklaagd dat, voor zover in 's hofsoverwegingen besloten ligt dat onvoldoende gegevensaanwezig waren om zelfs maar een schatting te makenvan de door De Boer als gevolg van de inbreuk behaaldewinst, dit oordeel onjuist althans onbegrijpelijk is. Inhet subonderdeel is een aantal feiten en omstandighedenopgesomd, aan de hand waarvan het hof een schatting vande behaalde winst had kunnen maken.2.18 De berekening, die De Vries heeft gemaakt vande zijns inziens door De Boer behaalde winst,21 gaatuit van de gedachte dat álle door De Boer ingekochte'Sjopspellen' aan klanten zijn verkocht, hetzij tegen dewinkelwaarde hetzij voor f 2,50 met een bepaald aantalzegels. Voor zover de klacht berust op de veronderstellingdat De Boer deze berekening van De Vries niet voldoendegemotiveerd heeft betwist, faalt zij bij gebreke vanfeitelijke grondslag. Voor het overige berust de klachtop het standunt dat het nauwelijks verschil maakt, ofde winst van De Boer nu wordt berekend aan de handvan een verkoopprijs van f 29,95 dan wel aan de handvan het uitgangspunt dat de 'Sjopspellen' aan klantenwerden verstrekt tegen inlevering van 45 spaarzegels enf 2,50 bijbetaling: tegenover de ingeleverde spaarzegelsstaat een omzetvermeerdering, die volgens De Vrieskan worden gesteld op 5 %, waarover de gebruikelijkewinstmarge kan worden berekend.2.19 Het hof heeft overwogen dat deze schatting van5 % te speculatief is. Dit oordeel is voorbehoudenaan de rechter die over de feiten oordeelt. Het is nietonbegrijpelijk. Hetzelfde geldt voor de verwerping doorhet hof van de stelling van De Vries, dat de gemiddeldewinstmarge in de detailhandel 100 % bedraagt. Voorzover de klacht ertoe strekt dat onbegrijpelijk is waaromhet hof de berekening van De Vries niet heeft gevolgd,faalt zij dan ook. Voor zover de klacht inhoudt dat het hof,na te hebben beslist dat het de berekening van De Vriesniet kon overnemen, heeft nagelaten zelf een schatting temaken van de extra omzet en de extra winst die De Boerheeft genereerd door de 'Sjopspellen' voor spaarzegelsen f 2.50,- bijbetaling te verstrekken aan klanten teverstrekken, is zij gegrond om de bij subonderdeel 1.1besproken redenen.2.20 In subonderdeel 1.3 wordt - subsidiair - betoogddat de door het hof gehanteerde argumenten voor hetafwijzen van de door De Vries gemaakte berekeningonbegrijpelijk zijn. In de eerste plaats valt volgens hetmiddel niet in te zien waarom een afzet van 30.000- 50.000 spellen als weinig succesvol is aangemerkt.Voor zover de Hoge Raad hieraan toekomt, faalt dezeklacht. Het hof heeft uiteengezet dat het voor De Boer


nodig was, extra zegels te geven bij een aantal productenen dat 'vele duizenden' exemplaren van het spel zijnovergebleven. Daarmee heeft het hof een begrijpelijkemotivering gegeven van zijn oordeel dat de reclame-actie met de zegels en 'Sjopspellen' weinig succesvol isgeweest.2.21 Daarnaast wordt in dit middelonderdeel geklaagd datde argumentatie niet concludent is, omdat de gestelde 5% niet ziet op de totale omzet van De Boer, maar op deomzet per gespaard spel: de aanname is, dat de spaarders5 % meer inkopen deden dan zij gedaan zouden hebbenzonder de premie van het 'Sjopspel'. Ook deze klachtfaalt. Het bestreden arrest noch de gedingstukken biedeneen aanknopingspunt voor de veronderstelling dat het hofdit onderscheid over het hoofd heeft gezien.2.22 Tenslotte wordt geklaagd dat het hof het verweervan De Boer ontoelaatbaar heeft aangevuld (art. 24 Rv).Volgens het middel heeft De Boer de winstmarge die DeVries in zijn berekening van de door De Boer behaaldewinst heeft gehanteerd, nimmer bestreden. Deze klachtmist m.i. feitelijke grondslag. De Boer heeft, na dewijziging van de eis van De Vries, de door De Vriesgemaakte winstberekening bestreden, waarbij niet alleende berekeningsmethodiek als zodanig werd aangevochtenmaar ook is aangevoerd dat in de berekening van De Vriesten onrechte alleen met directe productiekosten rekeningis gehouden en niet met indirecte kosten.22 Het hof heefthierin een betwisting door De Boer van de door De Vriesgehanteerde winstmarge mogen lezen.2.23 Subonderdeel 1.4 herhaalt de klacht dat het hof,zo het de door De Vries gemaakte winstberekening nietwilde aanvaarden, ten minste een eigen schatting hadmoeten maken van de door De Boer behaalde winstals gevolg van de inbreuk. Deze klacht behoeft na hetvoorgaande geen afzonderlijke bespreking.2.24 Onderdeel 2 richt een motiveringsklacht tegen rov.2.10. Het hof heeft beslist dat de proceskosten in eersteaanleg, in hoger beroep en in het geding na verwijzingworden gecompenseerd, nu de vorderingen van De Vriesslechts voor een beperkt deel zijn toegewezen. In hetmiddelonderdeel wordt primair aangevoerd, dat indienmiddelonderdeel 1 slaagt, dit ook gevolgen moet hebbenvoor de beslissing over de proceskosten. Dat is juist. Inzoverre deelt dit onderdeel het lot van onderdeel 1.2.25 Subsidiair wordt in onderdeel 2 geklaagd datde beslissing om de proceskosten te compenserenonbegrijpelijk is zonder nadere motivering, welkeontbreekt. De klacht vermeldt dat alle vorderingenvan De Vries waren gegrond op een inbreuk ophet auteursrecht die in dit geding uiteindelijk iskomen vast te staan. Van de diverse, door De Vriesingestelde vorderingen is in ieder geval de vorderingtot schadevergoeding toegewezen. De vordering totrekening en verantwoording lag op zich voor toewijzinggereed, maar is uiteindelijk niet toegewezen nu DeBoer de desbetreffende gegevens niet heeft bewaard. Deafwijzing van de gevorderde winstafdracht is volgensDe Vries ten onrechte geschied, in welk verband De

Vries naar onderdeel 1 verwijst. Slechts door de langeduur van de procedure bleek toewijzing van de overigevorderingen (te weten: een verbod van verdere inbreuken aanvullende schadevergoeding, op te maken bijstaat) niet langer aangewezen. Dit neemt volgens hetmiddelonderdeel niet weg dat destijds het instellen vandeze vorderingen gerechtvaardigd was.2.26 Aangenomen dat de Hoge Raad aan deze klachttoekomt, behoort zij te worden verworpen. Voorop staatdat de wetgever de rechter de bevoegdheid heeft verleendom proceskosten te compenseren indien partijen over enweer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld; zie art.237 lid 1 Rv. Aan deze wettelijke voorwaarde is in ditgeding voldaan: een gedeelte van de vorderingen is weltoegewezen, een ander gedeelte niet.2.27 Bij de beslissing, welke partij kan wordenaangemerkt als 'in het ongelijk gesteld', komt het inbeginsel aan op een vergelijking van de vordering (hetpetitum) met hetgeen uiteindelijk door de rechter istoegewezen. Niet beslissend is of bepaalde ten processeaangevoerde argumenten door de rechter zijn aanvaard ofverworpen.23 Getoetst aan deze maatstaf, is de beslissingtot compensatie van de proceskosten niet onbegrijpelijk:slechts een gedeelte van de door De Vries ingesteldevorderingen is toegewezen.2.28 Aan de steller van het middel kanworden toegegeven, dat deze regels voor deproceskostenveroordeling niet behoeven te wordentoegepast als ware het een wet van Meden en Perzen.Uit de rechtspraak over de hoofdregel van art. 237 Rv24

dat de in het ongelijk gestelde partij in de kosten wordtveroordeeld, kan worden afgeleid dat de rechter met eenglobale beoordeling mag volstaan. Indien bijvoorbeeld95 % van het gevorderde bedrag is toegewezen, mag derechter de veroordeelde gedaagde beschouwen als degenedie 'in wezen' of 'in hoofdzaak' in het ongelijk is gesteld;25

de rechter behoeft in dit voorbeeld niet de proceskostengedeeltelijk te compenseren (95/5 %).2.29 Voor zover het middelonderdeel bedoelt datonbegrijpelijk is waarom het hof De Boer niet heeftbeschouwd als de - ten minste op hoofdpunten - inhet ongelijk gestelde partij, leidt de klacht niet totcassatie: de waardering hiervan is voorbehouden aanhet hof als rechter die over de feiten oordeelt. Deuitkomst is niet onbegrijpelijk wanneer het petitum methet dictum van het toewijzend vonnis wordt vergeleken.De bewering dat de proceskosten zijn opgelopen doordatDe Boer in het stadium na verwijzing een nieuw verweerheeft opgeworpen, dat tot een nader feitenonderzoek enuiteindelijk tot verwerping van dat verweer heeft geleid,brengt hierin geen verandering. Overigens heeft derechter steeds een mogelijkheid om nodeloos gemaaktekosten - ongeacht de uitkomst van het geschil - voorrekening te brengen van de partij die deze heeftveroorzaakt. Klaarblijkelijk heeft het hof geen aanleidinggezien van deze bevoegdheid gebruik te maken.


2.30 Met het oog op de toekomst kan tot slot nog wordengewezen op een voorgesteld nieuw art. 1019h Rv, dat totimplementatie van de in alinea 2.9 genoemde Richtlijnstrekt.26

3 Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestredenarrest en tot verwijzing van de zaak naar een andergerechtshof. Enz.

1 Het arrest is ook gepubliceerd in Informatierecht/AMI 2000, blz. 89 e.v. m.nt.

F.W. Grosheide.2 Ik zal niet gedetailleerd ingaan op deze kwestie, nu zij in cassatie geen rol meer

speelt.3 Zie pleitnota zijdens [eiser] van 17 juni 2002, blz. 11-12.

4 Over de proceskosten in het eerste cassatieberoep had de Hoge Raad al een

beslissing genomen.5 Zie over dit onderwerp: A.J. Verheij, Punitive damages, immateriële schade en

fundamentele rechtsbeginselen, Ars Aequi 1997 p. 71-81; A.T. Bolt en J.A.W.

Lensing, Privaatrechtelijke boete, preadvies Ned. Ver. voor Rechtsvergelijking

1993; C.J.J.C. van Nispen, Sancties in het vermogensrecht, Mon. NBW A-11,

2003. Punitive damages worden doorgaans verklaard vanuit een preventieve

functie van het onrechtmatige daadsrecht. Dit wil niet zeggen dat elke

verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad de

benadeelde tevens aanspraak geeft op winstafdracht. Internationaal wordt aan

schadevergoeding, naast een compensatoire functie, een preventieve functie

toegekend. Zie bijv. art. 10:101 van de Principles of European Tort Law:

'Damages are a money payment to compensate the victim, that is to say, to restore

him, so far as money can, to the position he would have been in if the wrong

complained of had not been committed. Damages also serve the aim of preventing

harm.' De Principles verplichten niet tot winstafdracht; de toelichting wijst wel op

de bestaande vorderingen tot winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendom;

European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law, Text and

Commentary, 2005 (ISBN-10 3-211-23084-X), blz. 152.6 Art. 43 lid 3 ROW: 'In plaats van schadevergoeding kan worden gevorderd,

dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te

dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; indien de

rechter evenwel van oordeel is, dat de omstandigheden van het geval tot zulk een

veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding

kunnen veroordelen.' Zie over dit voorschrift: HR 9 november 1990, NJ 1991,

169 m.nt. DWFV.7 Kamerstukken II 1974/75, 13 209 (R 967), nr. 3, blz. 58-59.

8 Uit de MvT: 'De aan de maker of zijn rechtverkrijgenden toekomende vordering

tot schadevergoeding behoeft in de praktijk niet altijd doeltreffend te zijn,

aangezien de schade soms moeilijk is vast te stellen. (...) Een en ander kan ertoe

leiden dat de inbreukmaker de door hem onrechtmatig genoten winst geheel

of gedeeltelijk kan behouden. In verband hiermee wordt voorgesteld om de

maker of zijn rechtverkrijgenden naar analogie van artikel 43 Rijksoctrooiwet de

mogelijkheid te geven om in plaats van schadevergoeding afdracht van de door

de inbreuk genoten winst te vorderen. De rechthebbende ziet zich bij deze laatste

vordering niet geplaatst voor de problemen die zich kunnen voordoen bij een

vordering tot vergoeding van de geleden schade. De rechthebbende is bij deze

vordering immers niet gehouden de door hem geleden schade te bewijzen. De

inbreukmaker zal rekening en verantwoording moeten afleggen van de door hem

als gevolg van de inbreuk gemaakte winst.' (Kamerstukken II, 1986/87, 19 921,

nr. 3, blz. 9).9 Kamerstukken II, 1987/88, 19 921, nr. 11.

10 Per 1 oktober 1989. In de feitelijke instanties is door partijen kort gestreden

over de vraag of dit artikel temporeel wel van toepassing is: de beweerdelijke

inbreuk is gedeeltelijk vóór die datum begaan. Zie akte uitlating producties (De

Boer) d.d. 7 mei 1997, punt 13, en de reactie daarop van de zijde van De Vries,

conclusie na verwijzing, punt 15 (kort samengevat: ook na 1 oktober 1989 zou

het beschermde werk nog door De Boer zijn verhandeld). Nadien is deze kwestie

uit het zicht verdwenen. Het hof heeft zonder meer aangenomen dat art. 27a

Auteurswet 1912 van toepassing is; in cassatie is daarover niet geklaagd.11

Zie ook: AMI 2000, 134 m.nt. T.E. Deurvorst.12

Zie over de vereisten van verrijking en verarming: Asser-Hartkamp, 4-III,

2006, nrs. 354-355. Nu in het onderhavige geding geen beroep is gedaan op

ongerechtvaardigde verrijking, volsta ik met deze korte aantekening.13

'Naast schadevergoeding kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld

wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening

en verantwoording af te leggen; indien de rechter evenwel van oordeel is, dat de

omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven,

zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen.'14

Zie ook art. 14 lid 3 eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

en art. 16 van de Wet op de naburige rechten.15

Trb. 2005, 96; zie art. 2.21 lid 2 m.b.t. de merkhouder resp. art. 3.17 lid 2 m.b.t.

tekeningen of modellen.16

Zaak A 2004/5, Jurisprudentie/jurisprudence 2005, blz. 34 e.v.17

Trb. 1995, 130. Art. 45 lid 1: 'De rechterlijke autoriteiten hebben de

bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht een

toereikende schadevergoeding te betalen ter compensatie van de schade die de

houder van het recht heeft geleden (...)'.18

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april

2004, Pb EG L 157 resp. L 195. De implementatietermijn van deze richtlijn is

op 29 april 2006 verstreken.19

De considerans van de Richtlijn vermeldt onder 26 onder meer: 'De bedoeling

is niet een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-compensatoire

schadevergoeding, maar wel schadeloosstelling mogelijk te maken die op een

objectieve grondslag berust (...)'.20

Vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, 2005, blz. 504: 'Als de eiser

winstafdracht wil, moet de rechter die toewijzen.'21

Zie de pleitnota namens De Vries d.d. 17 juni 2002.22

22 Akte uitlating producties d.d. 7 mei 1997, punt 13; pleitnota aan de zijde

van Laurus N.V. d.d. 17 juni 2002, punten 4.4 - 4.8.23

Vgl. mijn ambtgenoot Verkade in (alinea 3.19 van) zijn conclusie voor HR 31

januari 2003, LJN: AF1305.24

Voorheen art. 56 (oud) Rv. Zie i.h.a. over compensatie van proceskosten: losbl.

Burgerlijke Rechtsvordering, aant. 8 op art. 237 (E.J. Numann).25

Vgl. HR 8 mei 1998, NJ 1998, 640; HR 10 september 1985, NJ 1986, 199.26

26 Het voorgestelde artikel luidt: 'Voor zover nodig in afwijking van de tweede

paragraaf van de twaalfde afdeling van de tweede titel van het eerste Boek en

in afwijking van artikel 843a, eerste lid, wordt de in het ongelijk gestelde partij

desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere

kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich

daartegen verzet.' Deze bepaling kan gevolgen hebben voor de hoogte van de te

liquideren proceskosten (zie daarover: D.J.G. Visser, in AMI 2006, blz. 17).

f Hoge Raad, enz.


1 Het verloop van het gedingDe Hoge Raad verwijst voor het verloop van dit gedingtussen eiser tot cassatie - verder te noemen: De Vries- en (de rechtsvoorgangster van) verweerster in cassatie- verder te noemen: De Boer - naar zijn arrest van 18februari 2000, nr. C98/212HR, NJ 2000, 309.Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het arrest van hetgerechtshof te Leeuwarden van 25 maart 1998 vernietigden het geding naar het gerechtshof te Arnhem verwezenter verdere behandeling en beslissing.Na verwijzing heeft De Vries zijn eis onder (D)gewijzigd, in die zin dat de gevorderde winstafdracht isgepreciseerd op ƒ 637.773,-- excl. BTW, te vermeerderenmet compensatoire interessen.Bij tussenarrest van 27 augustus 2002 heeft het hof DeBoer een bewijsopdracht gegeven. Na getuigenverhooren een tussenarrest van 21 oktober 2003, heeft hethof bij tussenarrest van 7 september 2004 De Boertoegelaten feiten en omstandigheden te bewijzen waaruitblijkt dat met het 'Sjopspel' geen winst is gemaakt endat een aanzienlijke partij spellen is overgebleven, dieaan bejaardencentra en ziekenhuizen e.d. is geschonken.Na getuigenverhoor heeft het hof bij eindarrest van 19april 2005 het vonnis van de rechtbank Assen van 26juli 1994 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, De Boerveroordeeld om aan De Vries te betalen het bedragvan € 28.508,92, te vermeerderen met compensatoireinteressen. Het meer of anders gevorderde heeft het hofafgewezen.Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het tweede geding in cassatieTegen het arrest van het hof heeft De Vries beroepin cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan ditarrest gehecht en maakt daarvan deel uit.De Boer heeft geconcludeerd tot verwerping van hetberoep.De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten,voor De Vries mede door mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai,en voor De Boer mede door mr. V.A.J. Gassler, beidenadvocaat bij de Hoge Raad.De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F.Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestredenarrest en tot verwijzing van de zaak naar een andergerechtshof.De advocaat van De Vries heeft bij brief van 28 september2006 op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel3.1 In deze zaak, waarin het in cassatie thans gaat overde vordering van De Vries tot winstafdracht op grond vanart. 27a Auteurswet 1912, kan van het volgende wordenuitgegaan.i De Vries heeft in oktober en november 1986 samenmet [betrokkene 1] het zogenoemde 'Shoppingspel'ontwikkeld. [Betrokkene 1] heeft zijn auteursrechten opdit spel overgedragen aan De Vries.

ii Het spel is in het voorjaar van 1987 getoond aan DeBoer, de rechtsvoorgangster van Laurus, die het enigetijd in haar kantoor te Beilen onder zich heeft gehoudenen vervolgens heeft laten weten voor het spel geenbelangstelling te hebben. In september 1989 heeft DeBoer het spel geretourneerd aan De Vries.iii De Boer heeft in 1989 - en nadien - in haar winkelsvia een spaaractie het 'Sjopspel' aan haar klanten terbeschikking gesteld. Dit spel is in opdracht van De Boerontworpen door Score Promotions.iv De Vries heeft in 1991 een procedure aanhangiggemaakt tegen De Boer. Stellende dat sprake is vaninbreuk op zijn auteursrecht, vorderde De Vries nawijziging van eis onder meer de veroordeling van DeBoer tot vergoeding van de door hem geleden schadealsmede tot afdracht van de ten gevolge van de inbreukdoor De Boer genoten winst.v Nadat de vorderingen van De Vries erste aanleg en inhoger beroep waren afgewezen, heeft de Hoge Raad inzijn arrest van 18 februari 2000, nr. C98/212, NJ 2000,309 het arrest van het hof te Leeuwarden vernietigd en hetgeding ter verdere behandeling en beslissing verwezennaar het hof te Arnhem.3.2 In de procedure na verwijzing heeft het hofvastgesteld dat inbreuk is gemaakt op het auteursrechtvan De Vries. Het hof heeft vervolgens, kort gezegd, devordering tot schadevergoeding deels toegewezen en dietot winstafdracht afgewezen. Het overwoog daartoe inrov. 2.4 als volgt:'Gelet op bovenvermelde getuigenverklaringen acht hethof het bewijs geleverd dat de actie met het Sjopspel geensucces is geweest (...). Het is echter onduidelijk of deSjopspelactie wel of niet tot extra omzet en daarmee totextra winst voor De Boer heeft geleid (...).(...) bij zoveel onzekerheden ten aanzien van de vraag ofDe Boer wel winst heeft behaald met de Sjopspelactieen zo ja, hoeveel, dient te worden volstaan met deberekening van de schade die De Vries door deauteursrechtinbreuk heeft geleden, nu die schade zich wèllaat berekenen.'3.3 Onderdeel 1.1, dat hiertegen onder meer met eenrechtsklacht opkomt, betoogt dat het hof heeft miskenddat de rechter verplicht is de vordering tot winstafdrachtals bedoeld in art. 27a Auteurswet 1912 toe te wijzen,indien daartoe voldoende feiten zijn komen vast te staan.Bij de beoordeling van deze klacht moet wordenvooropgesteld dat indien, zoals hier, behalve vergoedingvan schade (in dit geval bestaande in de door deauteursrechthebbende gederfde winst), tevens afdrachtwordt gevorderd van de door de inbreukmaker genotenwinst, slechts één van beide vorderingen voor toewijzingvatbaar is, met dien verstande dat de rechter de hoogstevan beide vorderingen zal dienen toe te wijzen (vgl. HR14 april 2000, nr. C98/270, NJ 2000, 489).Het hof heeft in het midden gelaten of De Boer metde Sjopspelactie winst heeft behaald, zodat in cassatieveronderstellenderwijs ervan moet worden uitgegaandat De Boer als gevolg van de inbreuk op het


auteursrecht een winst heeft behaald die de door hethof toegewezen schadevergoeding overtreft. Nu, naar uithet hiervoor overwogene volgt, in een zodanig geval deauteursrechthebbende aanspraak kan maken op afdrachtvan de ten gevolge van de inbreuk behaalde winst, is deklacht terecht voorgesteld. De overige klachten van hetmiddel behoeven geen behandeling.

4 BeslissingDe Hoge Raad:vernietigt het arrest van het gerechtshof te Arnhem van19 april 2005;verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam terverdere behandeling en beslissing;veroordeelt Laurus in de kosten van het geding incassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van De Vriesbegroot op € 5.897,78 aan verschotten en € 2.600,- voorsalaris. Enz.


B O E K B E S P R E K E N I N G E N

Th.C.J.A. Van Engelen, Intellectuele eigendom eninternationaal privaatrecht;Boom Juridische Uitgevers; ISBN 978 90 5454 7747; €45,-; 220 blz.

De auteur beschrijft in een handzaam boek de positievan de vele verschillende IE rechten in het internationaalprivaatrechtelijke landschap. Een relevant onderwerp,dat alleen maar aan relevantie zal winnen vanwege detoenemende belangstelling om IE-rechten wereldwijd uitte baten. De eerste zin in het voorwoord bij dit boek luidtals volgt:'Vijftig jaar na dato is de observatie van Bodenhausen inzijn inaugurele rede van 1946 nog steeds actueel.'Je vraagt je wel af of dit voorwoord 10 jaar geledengeschreven is, of dat de schrijver wat slordig heeft geteld:1946 is nu echt wel zestig jaar geleden.

Het boek is overzichtelijk opgebouwd en het geeft eengoed beeld welke punten allemaal aan de orde kunnenzijn. In hoofdstuk 1 komen de relevante verdragen, IEwetten en het toepasselijk vermogensrecht aan de orde.Er wordt een mooi onderscheid gemaakt tussen mogelijktoepasselijk recht zijnde het recht van het land waar deIE is ontstaan (lex originis), en dat van het land waarhet recht kan worden uitgeoefend (lex protectionis). Inhoofdstuk 2 wordt het onstaan en voortbestaan van devele IE rechten beschreven; verder ingedeeld in rechtenontstaan na verlening, en die die van rechtswege ontstaan.In hoofdstuk 3 passeert de rechthebbende de revu(inclusief werknemers en mogelijke rechtsopvolgers).In hoofdstuk 4 komen overgang, pand, licenties, enbeslag aan de orde, en in hoofdstuk 5 internationalerechtshandhaving. De auteur heeft bij de opbouw ervoorgekozen dat de verschillende hoofdstukken afzonderlijkleesbaar zijn, hetgeen wel wat herhalingen oplevert.

Gezien het feit dat er weinig op dit gebied gepubliceerd is,is het boek zeker de moeite waard om een beeld te krijgen.Er zijn ook een aantal tabellen opgenomen die een helderoverzicht geven over de steeds wisselende situaties.

Enige kritiek is wel mogelijk: In het hoofdstuk overhandhaving wordt uitgebreid ingegaan op cross-borderinjunctions, hoewel dat leerstuk sinds GAT/LuK toch welaan belang heeft ingeboet. Echter de richtlijn 2000/48(handhaving IE rechten) ontbreekt zowel in hoofdstuk 1als 5. Octrooirecht is typisch een recht dat ontstaat naverlening. Echter, vermogensrechtelijk is de aanspraakop een uitvinding (zelfs als er nog geen octrooiaanvrageis ingediend) en aanspraak op de octrooiaanvraag zekerzo relevant, en daar had wel meer aandacht aan besteedkunnen worden. De auteur is verder – art. 3:83(3) BWciterend - stellig over het feit dat prioriteitsrechten naar

Nederlands recht niet overdraagbaar zijn. Aangezienrecent zelfs het recht op een uitvinding (waarvoor noggeen octrooiaanvraag is ingediend) overdraagbaar werdgeacht, is het de vraag of de auteur in zijn standpuntgevolgd zal worden. Bij mede-eigendom wordt voortsde positie ingenomen dat de onderlinge verhoudingvan mede-eigenaren wordt bepaald door het land vanorigine. Hoewel dat een eenduidige simpele oplossingzou zijn, is het algemeen aanvaard, in ieder geval in deoctrooipraktijk, dat de verhouding wordt bepaald doorhet land waar een IE recht aangevraagd of van kracht is(tenzij anders is overeengekomen).

Kortom, een nuttig boek, zolang de lezer maarvoorzichtig omspringt met de ingenomen standpunten.

J.d.H.


B E R I C H T E N

Nieuw boek: 'Spoorbundel (2007)'

'Een eigen oorspronkelijk karakter. Spoorbundel'.Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor; onderredactie van: D.J.G. Visser en D.W.F. Verkade;Uitgeverij deLex, Amsterdam 2007 (www.delex.nl);ISBN 978-90-8692-008-2;€ 65,- (incl BTW);405 blz.

Nieuw boek: 'Blijf van m'n naam af!'

Bas Kist, 'Blijf van m'n naam af!' BN'ers in conflictover merken, portretten en privacy; Uitgeverij Podium,Amsterdam 2007;ISBN 978 90 5759 217 1;€ 17,50176 blz.

Nieuw boek: 'Merk God en Verbod'

Caspar van Woensel, 'Merk, God en Verbod. Oneigenlijkgebruik en monoplisering van tekens met een grotesymbolische waarde'; proefschrift;Uitgeverij deLex;ISBN 978 90 8692 010 5;507 blz.

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N

Register van octrooigemachtigden: naamswijziging

Op 22 juni 2007 is in het Register vanoctrooigemachtigden de naam van de heer H.K.G. TjonTiel Ril op zijn verzoek gewijzigd in de heer H.K.G. Tjon.

Register van octrooigemachtigden: inschrijving 3 juli2007

De directeur van Octrooicentrum Nederland maaktbekend dat op 3 juli 2007 mevrouw dr. W. Teunissen isingeschreven in het register van octrooigemachtigden.

2006, Agenturen Kruyder /Buva Rationale 2006, Koninklijke ... · 408 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM...

Documents

Transcript of 2006, Agenturen Kruyder /Buva Rationale 2006, Koninklijke ... · 408 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM...