Alles wat u moet weten omtrent de intellectuele eigendomsrechten van IT-

projecten Johan Vandendriessche, advocaat

Avondconferentie 21 juni 2012

Algemene overwegingen

Een overzicht van diverse intellectuele eigendomsrechten die kunnen bestaan bij IT-projecten.

Overzicht

Algemene overwegingen

Aandachtspunten bij IT-projecten

Contractuele aandachtspunten

Inleiding

Overzicht van (intellectuele) (eigendoms)rechten

Auteursrecht

Software

Databanken

Handelsmerken

Domeinnamen

Portretrechten

Know-how

Overzicht van IE-rechten Auteursrecht

Exclusief recht op “werken van letterkunde en kunst” Ruime interpretatie

Materialisatie Originaliteit

Patrimoniaal recht Exclusief recht op exploitatie (in de ruime zin van het woord)

(Onvervreemdbaar) Moreel recht Recht op vaderschap Recht op integriteit

Auteur? Natuurlijke persoon Rechtspersoon?

Overzicht van IE-rechten Beschermingsmodaliteiten?

Loutere creatie Geen registratie vereist (“registered copyright”), maar soms wel

nuttig

Overdracht Strikte voorwaarden Schriftelijk ten aanzien van auteur

Relatie werkgever – werknemer Basisprincipe: het auteursrecht komt toe aan de auteur

Overdraagbaar via arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst (b.v. arbeidsreglement)

Opgelet voor de regels van dwingend recht (winstdeelname)

Overzicht van IE-rechten

Relatie opdrachtgever – aannemer

Basisprincipe: het auteursrecht komt toe aan de aannemer

Versoepelde overdracht via overeenkomst onder bepaalde voorwaarden:

Niet-culturele sector of reclamewereld

Overdracht uitdrukkelijk bedongen

Overdracht toekomstige exploitatiewijzen mogelijk

Probleem bij wijziging van aannemer (“lock-in”)

Opgelet: heel wat ondernemingen verliezen deze regels uit het oog en zijn bijgevolg geen eigenaar van hetgeen de werknemers/aannemers creëren Risico bij garanties aan klanten

Probleem bij overname onderneming

Overzicht van IE-rechten

Software

Computerprogrammatuur in de ruime zin van het woord, met inbegrip van schema’s, broncode, ...

OPGELET: handleiding is geen software!

GUI: recente ontwikkelingen plaatsen de bescherming van de GUI bij het auteursrecht, dus niet als software

Impact op regime overdracht

Recente tendens assimileert functionaliteiten met ideeën (in principe onbeschermd)

Bescherming via auteursrecht

Relatie werkgever – werknemer

Vermoeden van overdracht van eigendom

Tegendeel kan bewezen worden

Overzicht van IE-rechten

Databanken

Verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk toegankelijk met elektronische of andere middelen

Dubbele bescherming

Sui generis-bescherming

Substantiële (kwantitative of kwalitatieve) investering

Inhoud van de databank

Auteursrechtelijke bescherming

Vorm, structuur, schikking, lay-out of voorstellingswijze

Overzicht IE-rechten

Titulariteit van de rechten

Sui generis

Producent van de databank (persoon die het initiatief neemt en het risico draagt)

Producten is vrijwel altijd de werkgever of opdrachtgever

Auteursrechtelijk

Vermoeden van overdracht ten aanzien van werknemers

Geen vermoeden van overdracht ten aanzien van aannemers

Opgelet: beperkingen

Overzicht van IE-rechten

Handelsmerk Tekst / afbeelding / combinatie tekst en afbeelding / geluiden /

geuren

Functie: identificatie producten en of diensten van een onderneming

Exclusiviteit (territoriaal beperkt)

Registratie

Geschillen inzake merkinbreuken

Opgelet bij overeenkomsten Verbod op het gebruik van handelsmerk, handelsnaam en/of logo

Specifiek gebruik toegelaten?

Opgelet bij aanmaak grafische elementen van het handelsmerk door derden Auteursrechtelijk beschermd

Overzicht van IE-rechten

Domeinnamen Contractueel recht

cctld.be => DNS VZW

Cybersquatting Efficiënte wetgeving en procedures

Fenomeen wordt minder problematisch, maar is niet verdwenen

Opgelet: registratie website is publiek => informatie over project?

Overzicht IE-rechten

Portretrecht

Recht op portret (persoonlijkheidsrecht op een afbeelding)

Verbod op reproductie of publiek maken zonder toestemming van de betrokken

Specifieke, uitdrukkelijke toestemming voor een welbepaalde doelstelling en duur

Grondslag voor recht op anonimiteit

Uitzonderingen

Overzicht IE-rechten

Know-how

Technische kennis, ervaring, methodes, uitvindingen die niet worden beschermd door een octrooi, ….

Strikt genomen geen intellectueel eigendomsrecht

Geen specifieke bescherming voor know-how

Fabriekgeheim (art. 309 Sw.)

Oneerlijke mededinging

Vertrouwelijkheidsovereenkomsten

Wettelijke vertrouwelijkheidsbepalingen

Aandachtspunten bij IT-projecten

Aandachtspunten bij IT-projecten: hoe wordt het regime van de intellectuele eigendomsrechten vorm gegeven?

Overzicht

Algemene overwegingen

Aandachtspunten bij IT-projecten

Contractuele aandachtspunten

Make or buy?

Impact van make or buy?

Samenwerking

Welke oplossing voor de intellectuele eigendomsrechten binnen een project?

Eigendomsoverdracht m.b.t. deliverables

Licentie

Garanties en vrijwaringen

Escrowovereenkomst

Make or Buy?

IT-projecten Make

Interne middelen

Opgelet: free-lancers / zelfstandige medewerkers zijn een specifiek geval (geen werknemers!) dat dikwijls over het hoofd wordt gezien

Buy Externe middelen

Combinatie van Make & Buy Interne middelen

Externe middelen

Interne middelen Regime van intellectuele eigendomsrechten van werknemers

Externe middelen Regime van intellectuele eigendomsrechten van aannemers

Make or buy?

Element van beoordeling van Make or Buy? Wat omvat het IT-project?

Welke intellectuele eigendomsrechten worden gecreëerd?

Wie creëert intellectuele eigendomsrechten?

Welke rechten heeft de opdrachtgever nodig in het kader van zijn bedrijfsvoering? Strategische deliverables?

Vervangbare deliverables?

Resultaat analyse = keuze van regime Eigendomsoverdracht (voor zover niet reeds vermoed of

voorzien)

Licentieovereenkomst

Aanvullende escrow als zekerheid

Samenwerking

Gezamenlijke ontwikkeling van deliverables Wie is eigenaar van de resultaten?

Welke rechten verkrijgen beide partijen op de deliverables

Mogelijke varianten (voorbeelden) Gezamenlijke eigendom

Opgelet: regime van gezamenlijke eigendom van auteursrechten!

Cessie met retrolicentie Een partij wordt eigenaar van het geheel

De andere partij verkrijgt een (ruime) licentie op het geheel

Cessie (al dan niet met licentie) met een royaltiemodel bij commercialisering (early adopters)

Vertrouwelijkheid onderliggende materialen!

Eigendomsoverdracht

Wettelijk of contractueel georganiseerde overdracht van de intellectuele eigendomsrechten Voordelen

Nadelen

Omvang is afhankelijk van het betreffende intellectuele eigendomsrecht Analyse geval per geval

Standaardclausules die ruimst mogelijk overdracht genereren

Overdracht is in de praktijk niet altijd mogelijk of wenselijk “voorafbestaande intellectuele eigendomsrechten”

Strategisch asset van de opdrachtgever

Eigendomsoverdracht

“Voorafbestaande intellectuele eigendomsrechten” / “background IP” Sommige elementen van de deliverables zijn voorafbestaand of

eigendom van een derde

Eigendom kan niet worden overgedragen

Risico Uitholling van het eigendomsrecht op de deliverables

‘Vendor lock-in’

Oplossing Ruime licentie (eigendomsbenaderend) op deze elementen

Enkel elementen toelaten waarvan de eigendom kan worden overgedragen (kostenverhogend?)

Enkel toelaten voor eenvoudig vervangbare elementen

Licentie

Wettelijke recht of een overeenkomst

Tussen licentiegever en licentienemer

Met betrekking tot een of meerdere rechten op een intellectueel eigendomsrechten

Gebruik

Wijziging

Vertaling

Recht om afgeleide werken te creëren

Afzonderlijke overeenkomst of beding in een overeenkomst

Omvang?

Licentie

Aandachtspunten

Omvang licentie voldoende ruim?

Worden alle gebruikers omvat?

Worden alle activiteiten omvat?

Toekomstbestendigheid (strategische deliverables / vervangbaarheid)

Financiële modaliteiten?

Exclusiviteit?

Garanties en vrijwaringen

Inhoudelijke garanties met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht Geldig en afdwingbaar

Afwezigheid van bepaalde elementen, b.v. open source software

Garanties met betrekking tot de afwezigheid van inbreuken van rechten van derden Omvang?

Herstelplicht?

Werkwijze Informatie

Controle van de procedure

Vrijwaring ten aanzien van vorderingen

Beperkend (‘sole remedy’) of cumulatief met schadevergoeding?

Escrowovereenkomst

Context IT-projecten

Overeenkomst met betrekking tot de broncode software

Tussen maker en klant en escrowagent

Tussen maker en klant (b.v. escrow in eigen hand)

Tussen maker en escrowagent, met klant als derdebegunstigde

Probleem van een licentie op een strategische software

Afhankelijkheid van leverancier voor onderhoud en ontwikkeling

Escrow is niet altijd een praktische oplossing

Complexiteit software?

Begeleidende maatregelen?

Escrowovereenkomst

Wezenlijke inhoud van de overeenkomst Omschrijving van de te deponeren materialen

Afspraken rond het nazicht van de te deponeren materialen

Afgiftegronden (‘trigger events’) Faillissement

Stopzetten onderhoud

Overname

Prijsverhogingen

Wijze van afgifte

Rechten na afgifte Essentie van de escrowovereenkomst: het doel is continuïteit

garanderen

Dikwijls stiefmoederlijk behandeld

Contractuele aandachtspunten

Enkele overwegingen vanuit zuiver contractueel aandachtspunt.

Overzicht

Algemene overwegingen

Aandachtspunten bij IT-projecten

Contractuele aandachtspunten

Beding tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten

Licentieovereenkomst

Beding tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten

Doorgaans standaardclausules in overeenkomsten Ruime definitie

Overdracht van patrimoniale rechten

Bepalingen met betrekking tot morele rechten

Eventueel: licentie op “voorafbestaande materialen” en materialen van derden

Bijstandplicht (voor zover nodig) met het oog op registratie

Garantie dat werknemers en onderaannemers van aannemer de nodige rechten hebben overgedragen om de verdere overdracht mogelijk te maken

Twee situaties Werknemer

Aannemer

Licentieovereenkomst Omvang van de licentie

Persoonlijk / niet-persoonlijk Exclusief / niet-exclusief Overdraagbaar / niet-overdraagbaar Herroepbaar / onherroepbaar Toegekende rechten

Intern gebruik

Gebruik binnen de ondernemingsgroep, door dienstverlener / outsourcer

Andere rechten?

Beperkingen Territoriaal

Koppeling aan hardware, besturingssysteem, locatie of gebruikers

Duur (indien afwijkend van de overeenkomst zelf) Bepaalde duur

Onbepaalde duur (opgelet: opzegbaar op elk ogenblik met redelijke opzeggingstermijn)

Eeuwigdurend (opgelet: naar Belgisch recht in principe geherkwalificeerd naar onbepaalde duur, gelet op het beginsel dat eeuwigdurende verbintenissen niet geldig zijn)

Voor de duur van de bescherming van het betreffende intellectueel eigendomsrecht

Licentieovereenkomst

Licentievergoeding

Vaste, eenmalige vergoeding (‘lump sum’)

In functie van periode (b.v. vaste jaarlijkse of maandelijkse vergoeding)

Variabel, in functie van gebruik / aantal gebruikers

Combinatie van voorgaanden

Audit in verband met gebruik?

Wie?

Regelmaat?

Modaliteiten

Kostprijs

Licentieovereenkomst Garanties

Titulariteit van de intellectuele eigendomsrechten Kwaliteit van de software Conformiteit met specificaties en/of functionaliteiten Vergelijking naar industriestandaarden? Afwezigheid van ongedocumenteerde functionaliteiten Afwezigheid van schadelijke code (virussen, Trojaanse paarden, …) Compatibiliteit? Conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving

Garantietermijn Remedies

Herstel in natura Schadevergoeding Uitsluiting van andere rechten en verhaalsmogelijkheden (‘sole remedy’)? Uitsluitingen uit garanties

Dank u voor uw aandacht. Vragen?