SAI IP bij IT projecten
-
Upload
johan-vandendriessche -
Category
Business
-
view
261 -
download
0
Transcript of SAI IP bij IT projecten
Alles wat u moet weten omtrent de intellectuele eigendomsrechten van IT-
projecten Johan Vandendriessche, advocaat
Avondconferentie 21 juni 2012
Algemene overwegingen
Een overzicht van diverse intellectuele eigendomsrechten die kunnen bestaan bij IT-projecten.
Overzicht
Algemene overwegingen
Aandachtspunten bij IT-projecten
Contractuele aandachtspunten
Inleiding
Overzicht van (intellectuele) (eigendoms)rechten
Auteursrecht
Software
Databanken
Handelsmerken
Domeinnamen
Portretrechten
Know-how
Overzicht van IE-rechten Auteursrecht
Exclusief recht op “werken van letterkunde en kunst” Ruime interpretatie
Materialisatie Originaliteit
Patrimoniaal recht Exclusief recht op exploitatie (in de ruime zin van het woord)
(Onvervreemdbaar) Moreel recht Recht op vaderschap Recht op integriteit
Auteur? Natuurlijke persoon Rechtspersoon?
Overzicht van IE-rechten Beschermingsmodaliteiten?
Loutere creatie Geen registratie vereist (“registered copyright”), maar soms wel
nuttig
Overdracht Strikte voorwaarden Schriftelijk ten aanzien van auteur
Relatie werkgever – werknemer Basisprincipe: het auteursrecht komt toe aan de auteur
Overdraagbaar via arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst (b.v. arbeidsreglement)
Opgelet voor de regels van dwingend recht (winstdeelname)
Overzicht van IE-rechten
Relatie opdrachtgever – aannemer
Basisprincipe: het auteursrecht komt toe aan de aannemer
Versoepelde overdracht via overeenkomst onder bepaalde voorwaarden:
Niet-culturele sector of reclamewereld
Overdracht uitdrukkelijk bedongen
Overdracht toekomstige exploitatiewijzen mogelijk
Probleem bij wijziging van aannemer (“lock-in”)
Opgelet: heel wat ondernemingen verliezen deze regels uit het oog en zijn bijgevolg geen eigenaar van hetgeen de werknemers/aannemers creëren Risico bij garanties aan klanten
Probleem bij overname onderneming
Overzicht van IE-rechten
Software
Computerprogrammatuur in de ruime zin van het woord, met inbegrip van schema’s, broncode, ...
OPGELET: handleiding is geen software!
GUI: recente ontwikkelingen plaatsen de bescherming van de GUI bij het auteursrecht, dus niet als software
Impact op regime overdracht
Recente tendens assimileert functionaliteiten met ideeën (in principe onbeschermd)
Bescherming via auteursrecht
Relatie werkgever – werknemer
Vermoeden van overdracht van eigendom
Tegendeel kan bewezen worden
Overzicht van IE-rechten
Databanken
Verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk toegankelijk met elektronische of andere middelen
Dubbele bescherming
Sui generis-bescherming
Substantiële (kwantitative of kwalitatieve) investering
Inhoud van de databank
Auteursrechtelijke bescherming
Vorm, structuur, schikking, lay-out of voorstellingswijze
Overzicht IE-rechten
Titulariteit van de rechten
Sui generis
Producent van de databank (persoon die het initiatief neemt en het risico draagt)
Producten is vrijwel altijd de werkgever of opdrachtgever
Auteursrechtelijk
Vermoeden van overdracht ten aanzien van werknemers
Geen vermoeden van overdracht ten aanzien van aannemers
Opgelet: beperkingen
Overzicht van IE-rechten
Handelsmerk Tekst / afbeelding / combinatie tekst en afbeelding / geluiden /
geuren
Functie: identificatie producten en of diensten van een onderneming
Exclusiviteit (territoriaal beperkt)
Registratie
Geschillen inzake merkinbreuken
Opgelet bij overeenkomsten Verbod op het gebruik van handelsmerk, handelsnaam en/of logo
Specifiek gebruik toegelaten?
Opgelet bij aanmaak grafische elementen van het handelsmerk door derden Auteursrechtelijk beschermd
Overzicht van IE-rechten
Domeinnamen Contractueel recht
cctld.be => DNS VZW
Cybersquatting Efficiënte wetgeving en procedures
Fenomeen wordt minder problematisch, maar is niet verdwenen
Opgelet: registratie website is publiek => informatie over project?
Overzicht IE-rechten
Portretrecht
Recht op portret (persoonlijkheidsrecht op een afbeelding)
Verbod op reproductie of publiek maken zonder toestemming van de betrokken
Specifieke, uitdrukkelijke toestemming voor een welbepaalde doelstelling en duur
Grondslag voor recht op anonimiteit
Uitzonderingen
Overzicht IE-rechten
Know-how
Technische kennis, ervaring, methodes, uitvindingen die niet worden beschermd door een octrooi, ….
Strikt genomen geen intellectueel eigendomsrecht
Geen specifieke bescherming voor know-how
Fabriekgeheim (art. 309 Sw.)
Oneerlijke mededinging
Vertrouwelijkheidsovereenkomsten
Wettelijke vertrouwelijkheidsbepalingen
Aandachtspunten bij IT-projecten
Aandachtspunten bij IT-projecten: hoe wordt het regime van de intellectuele eigendomsrechten vorm gegeven?
Overzicht
Algemene overwegingen
Aandachtspunten bij IT-projecten
Contractuele aandachtspunten
Make or buy?
Impact van make or buy?
Samenwerking
Welke oplossing voor de intellectuele eigendomsrechten binnen een project?
Eigendomsoverdracht m.b.t. deliverables
Licentie
Garanties en vrijwaringen
Escrowovereenkomst
Make or Buy?
IT-projecten Make
Interne middelen
Opgelet: free-lancers / zelfstandige medewerkers zijn een specifiek geval (geen werknemers!) dat dikwijls over het hoofd wordt gezien
Buy Externe middelen
Combinatie van Make & Buy Interne middelen
Externe middelen
Interne middelen Regime van intellectuele eigendomsrechten van werknemers
Externe middelen Regime van intellectuele eigendomsrechten van aannemers
Make or buy?
Element van beoordeling van Make or Buy? Wat omvat het IT-project?
Welke intellectuele eigendomsrechten worden gecreëerd?
Wie creëert intellectuele eigendomsrechten?
Welke rechten heeft de opdrachtgever nodig in het kader van zijn bedrijfsvoering? Strategische deliverables?
Vervangbare deliverables?
Resultaat analyse = keuze van regime Eigendomsoverdracht (voor zover niet reeds vermoed of
voorzien)
Licentieovereenkomst
Aanvullende escrow als zekerheid
Samenwerking
Gezamenlijke ontwikkeling van deliverables Wie is eigenaar van de resultaten?
Welke rechten verkrijgen beide partijen op de deliverables
Mogelijke varianten (voorbeelden) Gezamenlijke eigendom
Opgelet: regime van gezamenlijke eigendom van auteursrechten!
Cessie met retrolicentie Een partij wordt eigenaar van het geheel
De andere partij verkrijgt een (ruime) licentie op het geheel
Cessie (al dan niet met licentie) met een royaltiemodel bij commercialisering (early adopters)
Vertrouwelijkheid onderliggende materialen!
Eigendomsoverdracht
Wettelijk of contractueel georganiseerde overdracht van de intellectuele eigendomsrechten Voordelen
Nadelen
Omvang is afhankelijk van het betreffende intellectuele eigendomsrecht Analyse geval per geval
Standaardclausules die ruimst mogelijk overdracht genereren
Overdracht is in de praktijk niet altijd mogelijk of wenselijk “voorafbestaande intellectuele eigendomsrechten”
Strategisch asset van de opdrachtgever
Eigendomsoverdracht
“Voorafbestaande intellectuele eigendomsrechten” / “background IP” Sommige elementen van de deliverables zijn voorafbestaand of
eigendom van een derde
Eigendom kan niet worden overgedragen
Risico Uitholling van het eigendomsrecht op de deliverables
‘Vendor lock-in’
Oplossing Ruime licentie (eigendomsbenaderend) op deze elementen
Enkel elementen toelaten waarvan de eigendom kan worden overgedragen (kostenverhogend?)
Enkel toelaten voor eenvoudig vervangbare elementen
Licentie
Wettelijke recht of een overeenkomst
Tussen licentiegever en licentienemer
Met betrekking tot een of meerdere rechten op een intellectueel eigendomsrechten
Gebruik
Wijziging
Vertaling
Recht om afgeleide werken te creëren
Afzonderlijke overeenkomst of beding in een overeenkomst
Omvang?
Licentie
Aandachtspunten
Omvang licentie voldoende ruim?
Worden alle gebruikers omvat?
Worden alle activiteiten omvat?
Toekomstbestendigheid (strategische deliverables / vervangbaarheid)
Financiële modaliteiten?
Exclusiviteit?
Garanties en vrijwaringen
Inhoudelijke garanties met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht Geldig en afdwingbaar
Afwezigheid van bepaalde elementen, b.v. open source software
Garanties met betrekking tot de afwezigheid van inbreuken van rechten van derden Omvang?
Herstelplicht?
Werkwijze Informatie
Controle van de procedure
Vrijwaring ten aanzien van vorderingen
Beperkend (‘sole remedy’) of cumulatief met schadevergoeding?
Escrowovereenkomst
Context IT-projecten
Overeenkomst met betrekking tot de broncode software
Tussen maker en klant en escrowagent
Tussen maker en klant (b.v. escrow in eigen hand)
Tussen maker en escrowagent, met klant als derdebegunstigde
Probleem van een licentie op een strategische software
Afhankelijkheid van leverancier voor onderhoud en ontwikkeling
Escrow is niet altijd een praktische oplossing
Complexiteit software?
Begeleidende maatregelen?
Escrowovereenkomst
Wezenlijke inhoud van de overeenkomst Omschrijving van de te deponeren materialen
Afspraken rond het nazicht van de te deponeren materialen
Afgiftegronden (‘trigger events’) Faillissement
Stopzetten onderhoud
Overname
Prijsverhogingen
Wijze van afgifte
Rechten na afgifte Essentie van de escrowovereenkomst: het doel is continuïteit
garanderen
Dikwijls stiefmoederlijk behandeld
Contractuele aandachtspunten
Enkele overwegingen vanuit zuiver contractueel aandachtspunt.
Overzicht
Algemene overwegingen
Aandachtspunten bij IT-projecten
Contractuele aandachtspunten
Beding tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten
Licentieovereenkomst
Beding tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten
Doorgaans standaardclausules in overeenkomsten Ruime definitie
Overdracht van patrimoniale rechten
Bepalingen met betrekking tot morele rechten
Eventueel: licentie op “voorafbestaande materialen” en materialen van derden
Bijstandplicht (voor zover nodig) met het oog op registratie
Garantie dat werknemers en onderaannemers van aannemer de nodige rechten hebben overgedragen om de verdere overdracht mogelijk te maken
Twee situaties Werknemer
Aannemer
Licentieovereenkomst Omvang van de licentie
Persoonlijk / niet-persoonlijk Exclusief / niet-exclusief Overdraagbaar / niet-overdraagbaar Herroepbaar / onherroepbaar Toegekende rechten
Intern gebruik
Gebruik binnen de ondernemingsgroep, door dienstverlener / outsourcer
Andere rechten?
Beperkingen Territoriaal
Koppeling aan hardware, besturingssysteem, locatie of gebruikers
Duur (indien afwijkend van de overeenkomst zelf) Bepaalde duur
Onbepaalde duur (opgelet: opzegbaar op elk ogenblik met redelijke opzeggingstermijn)
Eeuwigdurend (opgelet: naar Belgisch recht in principe geherkwalificeerd naar onbepaalde duur, gelet op het beginsel dat eeuwigdurende verbintenissen niet geldig zijn)
Voor de duur van de bescherming van het betreffende intellectueel eigendomsrecht
Licentieovereenkomst
Licentievergoeding
Vaste, eenmalige vergoeding (‘lump sum’)
In functie van periode (b.v. vaste jaarlijkse of maandelijkse vergoeding)
Variabel, in functie van gebruik / aantal gebruikers
Combinatie van voorgaanden
Audit in verband met gebruik?
Wie?
Regelmaat?
Modaliteiten
Kostprijs
Licentieovereenkomst Garanties
Titulariteit van de intellectuele eigendomsrechten Kwaliteit van de software Conformiteit met specificaties en/of functionaliteiten Vergelijking naar industriestandaarden? Afwezigheid van ongedocumenteerde functionaliteiten Afwezigheid van schadelijke code (virussen, Trojaanse paarden, …) Compatibiliteit? Conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving
Garantietermijn Remedies
Herstel in natura Schadevergoeding Uitsluiting van andere rechten en verhaalsmogelijkheden (‘sole remedy’)? Uitsluitingen uit garanties
Dank u voor uw aandacht. Vragen?