Russische staatsonderneming wint strijd om Wodka-merken9 April 2015 – Auteur: Marten van Hasselt

Sinds 2003 twisten de Russische staatsonderneming FKP en

Spirits International B.V. over de merkrechten op de wodka-

merken "Moskovskaya", "Stolichnaya" en "Na Zdorovye".

Hierover zijn diverse procedures gevoerd, tot en met de

Hoge Raad aan toe.

Geschil over eigendom

De merkenrechten op de wodka’s zijn wereldwijd veel geld

waard en de belangen zijn dus groot. In deze zaak vordert

de Russische staatsonderneming deze rechten, die vroeger

aan de Sovjet Unie toebehoorden, terug. Spirits stelt op haar

beurt dat zij rechthebbende is, dat FKP inbreuk maakt op

haar merken en zijn eist dat FKP wordt verboden om deze

merken te gebruiken. De rechtbank Rotterdam heeft op 25

maart 2015 vonnis gewezen en dat vonnis valt grotendeels

in het voordeel van FKP uit, met grote gevolgen voor Spirits.

Belang goede overdracht

Uit dit geschil blijkt hoe belangrijk het is om bij een

overdracht met merken, maar ook van andere intellectuele

eigendomsrechten, zeker te weten dat de overdracht

rechtmatig is en dat aan alle wettelijke eisen is voldaan. Als

achteraf blijkt dat de transactie geen stand houdt, kunnen

de gevolgen groot zijn zeker als het gaat om bekende

merken.

Transacties niet geldig

Spirits is van mening dat zij eigenaar is geworden van de

merkrechten als gevolg van transacties die plaatvonden

tijdens het uiteenvallen van de Sovjet Unie. Partijen

procederen al jaren en in het geschil hebben het hof en de

Hoge Raad diverse beslissingen genomen en de rechtbank

Rotterdam ziet geen aanleiding om terug te komen op

eerdere eindbeslissingen. De rechtbank beslist dat de merken

niet rechtsgeldig aan Spirits zijn overgedragen en dat deze

dus nog van de oude eigenaar (de Russische staat) zijn.

Nieuwe merken verwarrend

Een groot aantal nieuwe merken dat Spirits heeft ingeschreven, lijkt te veel op de Stolichnaya en Moskovskaya-merken. De rechtbank oordeelt dat daardoor verwarring kan ontstaan omdat het publiek zal denken dat het om nieuwe wodka-merken van FKP gaat. Spirits mag die merken dus ook niet meer gebruiken.Fantasienaam Stoli mag welAlleen het merk “Stoli” mag nog worden gebruikt omdat dat merk volgens de rechtbank niet tot verwarring leidt. De overeenstemming met het merk “Stolichnaya” is namelijk beperkt, Stoli lijkt een fantasienaam en de doelgroepen verschillen.

Grote gevolgen Spirits

De gevolgen voor Spirits zijn aanzienlijk. Zij moet de

Benelux merkregistraties voor Moskovskaya, Stolichnaya en

Na Zdorovye op naam stellen van FKP. Verder worden

ongeveer 40 merken van Spirits met gelding voor de

Benelux nietig verklaard en moet zij ieder onrechtmatig

gebruik, waaronder verhandeling, import, export of ander

gebruik, van wodkaflessen met de misleidende

geografische (herkomst)aanduiding "Russian" (al dan niet

in andere talen) staken en gestaakt houden.

Dwangsom van € 1.000.000,-

Ook moet Spirits aan FKP een dwangsom betalen van €

100.000,00 per overtreding tot een maximum van €

1.000.000,00 per jaar én moet zij een schadevergoeding

betalen aan FKP, op te maken bij staat en te vereffenen volgens

de wet, voor de schade die FKP als gevolg van de inbreuk op

haar (merk)rechten heeft geleden. Voorzienbaar is, dat het

bedrag aan schadevergoeding hoog zal zijn en dat daarover de

nodige juridische strijd zal volgen. De proceskostenveroordeling

van bijna € 20.000,- komt daar in ieder geval bovenop.

Reactie Spirits: teleurstelling maar

geen rampSpirits heeft in reactie op het vonnis laten weten dat zij

teleurgesteld is, maar dat zij nog steeds in 190 landen de

merkenrechten op Moskovskaya en Stolichnaya bezit, maar

niet in Rusland en nu dus ook niet meer in de Benelux. Zij

verwijst naar succes in procedures in Chili, Australië en de

Verenigde Staten. De oorzaak van het geschil is volgens

Spirits een decreet van president Poetin uit 2000 en Spirits

houdt vol dat zij de rechten op legale wijze heeft verkregen

en laat weten dat zij haar strijd voorzet.

MKB praktijk

Gelukkig voor de meeste ondernemers zijn zij niet in een

wereldwijde strijd verwikkeld met de Russische staat. Maar ook in

de dagelijkse MKB praktijk komt het voor dat partijen intellectuele

eigendomsrechten overdragen waarover later een geschil

ontstaat. Dan blijkt dat onvoldoende is onderzocht of de rechten

aan de verkoper toebehoren met het risico dat de overdracht

geen stand houdt. Los van een gedegen onderzoek, al dan niet in

het kader van een due diligence, is van belang om te zorgen voor

passende garanties van de verkoper en voor het tijdig en juist

overdragen en registeren van rechten.

Flib Strijd Wodka-merken