16 februari 1989, 57e jaargang, nr 2 Bij blad bij De …...second reagent consisting of a...

29

16 februari 1989, 57e jaargang, nr 2 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof/Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H.Telefoonnr (070) 9863 73.

Inhoud van deze aflevering

Officiële mededelingen.

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. -Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Orde van Octrooigemachtigden. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien.

Jurisprudentie.

a. Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht.

Nr 10. President Rechtbank Zutphen, 18 september 1987, St. Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis/Laboratorium Service Benelux B.V. en Diagnostic Products Corp. (volgens vaste jurisprudentie, ook toepasbaar op een voor Nederland verleend Europees octrooi, is het wezen van de uitvinding bepalend voor de beschermingsomvang van het octrooi, d.w.z. dat niet in het octrooi vermelde, doch op dezelfde uitvindingsgedachte berustende toepassingen, onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen; inbreuk aangenomen; verbod opgelegd onder voorwaarde dat binnen drie maanden een bodemprocedure wordt gestart).

Nr 11. President Rechtbank 's-Gravenhage, 6 juli 1988, Diagnostic Products Corp. en Laboratorium Service Benelux B.V/St. Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (ondanks het feit dat sedert 1 december 1987 de Pres. Rb. te 's-Gravenhage bij uitsluiting bevoegd is van octrooigeschillen kennis te nemen, behoort met het oog op de goede procesorde een kort geding gericht op de schorsing van het verbod [op inbreuk, zie hiervoor Nr 10] te worden aangebracht bij de Pres. die het verbod heeft uitgesproken).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 57e jaargang

De Industriële Eigendom

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f80,'- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 98 66 55. Postgirorekeningnr 17 300.

Nr 12. President Rechtbank Zutphen, 25 juli 1988, Diagnostic Products Corp. en Laboratorium Service Benelux B.V./St. Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (voor schorsing van het in kort geding gegeven verbod is vereist een wijziging van omstandigheden, die van invloed zijn op hetzij het oordeel omtrent de onrechtmatigheid, hetzij het oordeel omtrent de na afweging van wederzijdse belangen gegeven voorziening; noch de mogelijkheid van nietigverklaring van het octrooi vanaf 1 december 1987, noch de thans gunstige marktomstandigheden leveren een zodanige wijziging van omstandigheden op).

2. Merkenrecht.

Nr 13. Hof Amsterdam, 27 november 1986, Gebr. van Gilse Kandijfabriek B.V./B.V. Bijenstand Mellona v/h Joh. de Meza e.a. ("schenkstroop" is een voor de hand liggende omschrijving van het produkt en daarom te beschouwen als een uitsluitend beschrijvende aanduiding, die onderscheidende kracht mist; zodanige inburgering van "schenkstroop" dat het voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen is niet aannemelijk).

Nr 14. Voorzitter Rechtbank Brussel, 27 oktober 1987, Nutricia N.V./N.V. Vitalac (de aanvankelijk geringe onderscheidende kracht van de gedeponeerde kleuren is verhoogd door inburgering; het teken van verweersters maakt inbreuk, er is visuele associatie door gebruik van de kleurencombinatie en begripsmatige associatie door de aanwezigheid van renners op het etiket).

Nr 15. Voorzitter Rechtbank Brussel, 22 december 1987, Procter & Gamble Ltd. e.a./N.V. Aldi (een vordering gebaseerd op art. 13A BMW kan slechts worden ingesteld door de merkhouder en niet door de merkhouder en een

Nr 2 Blz. 29-56 Rijswijk, 16 februari 1989

30 Bijblad Industriële Eigendom, nr 2 16 februari 1989

licentienemer gezamenlijk; merkhouder is slechts de vennootschap of natuurlijke persoon die het depot verrichtte en niet de gehele groep waartoe zij behoort; stilzitten en gebrek aan optreden tegen onrechtmatig merkgebruik leidt nog niet tot rechtsverwerking).

Nr 16. Hof 's-Gravenhage, 30 juni 1988, R. Hoogstrate/ Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland (nietigheid van het merk CBT wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en misleiding van het publiek niet aannemelijk).

Nr 17. Hof Amsterdam, 28 januari 1988, CPC International Inc. e.a./P.K. Trading B.V. (auditief, begripsmatig en visueel is de gelijkenis tussen Dextro Energy en Sport-Energy niet zodanig dat associatie te duchten valt, in aanmerking genomen het verschil in aard van de produkten van partijen).

3. Handelsnaamrecht.

Nr 18. President Rechtbank Haarlem, 31 juli 1987, Golan B.V./Netteke's Boutique B.V. h.o.d.n. Lipstick (de afwijking tussen de handelsnamen Friends en Lipstick en Friends - waarin het bestanddeel Friends op gelijksoortige wijze wordt geschreven als de handelsnaam Friends - is zodanig gering dat verwarring tussen de ondernemingen kan ontstaan; de aanduiding Lipstick & Friends stemt ook overeen met het merk Friends for ever).

4. Auteursrecht.

Nr 19. President Rechtbank Haarlem, 28 juni 1988, M. A. A. van Schijndel/V.o.f. Handelsonderneming J. Vrenegoor & A. Vermeer e.a. (de vaas Delta is als een werk van toegepaste kunst te beschouwen; de door gedaagde ontworpen vaas is een nabootsing van de vaas Delta).

b. Beschikking Octrooiraad.

Nr 20. Bijzondere Afdeling, 19 november 1987 (in de verwachting dat de aanvrage zou moeten vervallen heeft gemachtigde deze op haar beloop gelaten en zich niet vergewist van de gevolgen voor- de aanvrage van nieuwe ontwikkelingen, en aldus niet de nodige zorgvuldigheid betracht).

Mededeling.

Octrooipublikaties in de bibliotheek van de Octrooiraad aanwezig op 31 december 1988 (blz. 54/6)

Boekbespreking.

Dr R. Schulte, Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europaischen Rechtsprechung (4e druk), Keulen, 1987, besproken door Prof. Mr J. J. Brinkhof (blz. 56).

Officiële mededelingen

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op 24 maart 1989 (Goede Vrijdag) voor het publiek gesloten zijn (kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Direkteur van het Bureau voor de Industriële 002endom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom).

Personeel.

Beëindiging dienstverband. Aan de heer Ir L. van Bommel, plv. lid van de

Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 december 1988 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 20 december 1988, nr 1788/12395).

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Ir C. W. A. M. Klavers op zijn verzoek op 21 december 1988 in bovengenoemd Register is ingeschreven.

Orde van Octrooigemachtigden.

Het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden is voor het Ordejaar 1988-1989 als volgt samengesteld: Mr Ir J. H. F. Winkcels - voorzitter Drs J. P. Potter - secretaris Ir J. J. H. Van kan - penningmeester Drs F. Barendregt \ Ir L. H. M. Faessen ( . , J. P. van Gent , e d e n

Drs A. van Grafhorst '

Het secretariaat van de Orde is gevestigd: Raamweg 44, 2596 HN 's-Gravenhage, tel. 070-461705.

De Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden is voor het Ordejaar 1988-1989 als volgt samengesteld:

Ir E. J. van der Brugh Ir L. C. de Bruijn Drs A. Kupecz Drs E. J. Mebius Mr Ir H. Mulder

A. J. M. Dries Drs H. J. Schenkman Ir F. J. Smit Ir J. J. H. Van kan Ir H. Vellekoop

- voorzitter - secretaris

• leden

plv. leden

Het secretariaat van de Raad van Toezicht is gevestigd: Raamweg 44, 2596 HN 's-Gravenhage, tel. 070^61705

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT).

Op 21 december 1988 is Burkina Faso toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington, 19 juni 1970 (Trb. 1986, 3).

Het Verdrag zal voor Burkina Faso op 21 maart 1989 in werking treden.

De in Bijblad I.E. 1988, blz. 242, meegedeelde verklaring van Noorwegen, ex art. ,64(2) (a) (ii) van het Verdrag wordt voor Noorwegen van kracht op 1 april 1989.

(Mededelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.)

16 februari 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr 2 31

Jurisprudentie

Nr 10. President Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 18 september 1987.

(antistoffenbepaling I)

Mr J.J. Makkink.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Conform art. 30 lid 2 Row. wordt de beschermingsomvang

van een octrooi bepaald door de conclusies van het octrooischrift. Volgens vaste jurisprudentie, welke ook gebezigd kan worden bij de uitleg van een (voor Nederland verleend) Europees octrooi, is het wezen van de uitvinding bepalend voor de beschermingsomvang van het octrooi, welke regel medebrengt, dat toepassingen die op dezelfde uitvin-dingsgedachte berusten, doch niet in het octrooischrift zijn vermeld, toch onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen.

De werkwijze verwoord in de Europese octrooiaanvrage van DPC valt, voorzover zij de bepaling van antilichamen betreft, onder de uitvindingsgedachte van het CLB-octrooi, omdat in deze methode evenzeer de antigenen vrij, d.w.z. niet gebonden aan een vaste drager aan de antilichamen in de oplossing worden aangeboden, zodat de "onnatuurlijke" aanbodsituatie op de vaste drager wordt vermeden en evenzeer, zij het langs een gecompliceerdere route, die wellicht praktische voordelen biedt, met behulp van de herkenbare groep de koppeling met de onoplosbare drager wordt tot stand gebracht. Het gebruik van monoklonale lichamen in de methode van DPC biedt geen wezenlijk onderscheid met de werkwijze van het CLB-octrooi, nu die typering slechts op de vermeerderingswijze van dergelijke antilichamen ziet en het CLB-octrooi geen beperking tot bepaalde typen antilichamen inhoudt. Inbreuk aangenomen.

Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Verbod met dwangsom wegens octrooiinbreuk opgelegd

onder bepaling dat het verbod vervalt indien eiseres niet binnen drie maanden gedaagde dagvaardt voor een bodemprocedure terzake van de aangenomen octrooiinbreuk.

Stichting Centraal Laboratorium van de Bloedtransfu-siedienst van het Nederlandse Rode Kruis te Amsterdam, eiseres [in kort geding], procureur Mr A.J.H. Ozinga, advocaat Mr S.U. Ottevangers te 's-Gravenhage,

tegen 1. Laboratorium Service Benelux B.V. te Ugchelen,

(gem. Apeldoorn), 2. Diagnostic Products Corporation te Los Angeles,

Ver.St.v.Amerika, gedaagden [in kort geding], procureur Mr J.B. Bitter, advocaat Mr Th.R. Bremer te Amsterdam.

ten aanzien van het recht: 1. In dit geding staat het volgende tussen partijen vast: a. Eiseres is houdster van het Europese, mede voor

Nederland verleende octrooi nr. 0.064.318, publikatieda-tum van verlening 28 augustus 1985 (hierna ook: het CLB-octrooi), waarvan de korte aanduiding luidt "A method and a kit for the assay of antibodies to soluble antigens" en van welk octrooi de conclusies 1 en 9 luiden: 1. A method for the detection and assay of antibodies to

soluble antigens in an aqueous sample, in particular in body fluids, such as blood serum or blood plasma, by contacting said sample with an antigen in vitro, wherein antibodies, if present, are bound by said antigens, characterized in that an antigen is used that is modified with a recognizable group, and said modified antigen being soluble in the test sample so that an interaction between antigen and antibody occurs in a homogeneous solution, whereupon the modified antigen with the

antibody bound on it, if present, is separated from the solution with a precipitating or an insoluble reagent that interacts with the recognizable group, any bound antibody then being detected and/or quantified by procedures known in the art.

9. A kit for the detection and assay of antibodies directed against certain antigens in a homogeneous aqueous solution suitable for use in the method according to claims 1 - 8, characterized in that said kit contains a first reagent consisting of an antigen modified with a recognizable group and soluble in aqueous solution, a second reagent consisting of a precipitating or insoluble reagent that can interact with the recognizable group, and a third reagent consisting of a labeled anti-lg. b. Eiseres heeft binnen de termijn genoemd in artikel 29

P van de Rijksoctrooiwet aan de Octrooiraad een vertaling in het Nederlands van de tekst van het octrooischrift doen toekomen, welke vertaling was gewaarmerkt door een octrooigemachtigde, zodat het octrooi ingevolge artikel 29 M van die wet in Nederland dezelfde rechtsgevolgen heeft als een overeenkomstig die wet verleend octrooi.

c. DPC heeft op 11 maart 1987 bij het Europees Octrooibureau te München een octrooiaanvrage ingediend voor een uitvinding aangeduid als "Method of measuring antigens or antibodies in biological fluids using ligand labeled antigens or ligand labeled antibodies", met een prioriteit ontleend aan de overeenkomstige octrooiaanvrage in de Verenigde Staten van 20 mei 1986, van welke Europese octrooiaanvrage de claims - voorzover van belang - luiden: 1. A method for measuring the level of an antigen

(Agi), antibody (Abi) or hapten (H) in a liquid sample, which comprises forming in a liquid phase reaction a soluble xomplex wherein said antigen (Agi) antibody (Abi) or hapten (H) is linked through, respectively, a specific antibody (Ab), antigen (Ag) or antihapten (Anti-H), to a matrix which is soluble in the liquid phase and carries a ligand (X), subsequently forming an insolubilised complex comprising a solid support linked to the ligand (X) of said soluble complex through an anti-ligand (Y), the insolubilised complex carrying a label (Z) linked to the antigen (Agi) through an anti-antigen (Anti-Agi), to the antibody (ABi) through an anti-antibody (Anti-Abi) or to the hapten (H), washing the insolubilised complex, and checking the washed insolubilised complex for the presence of the label (Z) to pro vide a measure of the level of said antigen (Agi), antibody (Abi) or hapten (H) in said sample.

7. A method according to any one of the preceding claims wherein the ligand (X) is avidin, the solid support is a coated tube coated with avidin, and biotin is added to effect the immobilization of the soluble complex onto the avidin coated tube.

8. A method according to any of claims 1 to 6 wherein the ligand (X) is biotin, the solid support is a coated tube coated with an anti-avidin antibody, and avidin is added to effect the immobilization of the soluble complex onto the anti-avidin antibody coated tube.

9. A method according to any one of claims 1 to 6 wherein the ligand is biotin, the solid support is a coated tube coated with biotinylated protein, and avidin is added to effect the immobilization of the soluble complex onto the biotinylated protein coated tube. d. De gedaagde sub 1 is voornemens sets reagentia in

Nederland in de handel te brengen, welker toepassing - te verrichten door haar afnemers - gebaseerd is op de werkwijze vermeld onder c. hiervoor.

e. Gedaagde sub 2 is voornemens gedaagde sub 1 met dergelijke sets - ook wel aangeduid als kits - te beleveren.

f. Eiseres heeft gedaagden geen toestemming verleend


voor toepassing van de werkwijze en de inrichting vermeld in de hierboven geciteerde conclusies van het CLB-octrooi.

g. Eiseres heeft een spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening.

2. Eiseres vordert na wijziging van eis - kort gezegd -gedaagden te verbieden een specifiek IgE systeem als omschreven in de voormelde Europese octrooiaanvrage van DPC en de daarbij behorende kits in Nederland in te voeren, te gebruiken, in het verkeer te brengen, te verhandelen of in voorraad te hebben.

Zij baseert haar vordering op de stelling dat de toepassing van de specifieke IgE-methode zoals beschreven in de voormelde Europese octrooiaanvrage van DPC binnen de beschermingsomvang van het CLB-octrooi valt. De in het CLB-octrooi beschermde uitvinding betreft een werkwijze voor het aantonen en bepalen van antilichamen in menselijk bloed, van welke methode kenmerkend is dat de koppeling van de antilichamen uit een bloedmonster plaats heeft met "gemodificeerde" antigenen die zich vrij in een homogene oplossing bevinden, waarna het stelsel antilichaam-antigeen met behulp van de "modificatie" aan een vaste drager wordt gebonden. Hiermede wordt het nadeel van de tevoren bekende technieken, veroorzaakt doordat de antigenen vastzitten op de vaste drager, ondervangen en worden de omstandigheden waaronder koppeling van antigenen en antilichamen in het menselijk lichaam plaatsvindt beter benaderd.

De methode vervat in voormelde Europese octrooiaanvrage van DPC geeft een oplossing voor hetzelfde bij de bekende technieken voorkomende probleem en draagt dezelfde kenmerken. Weliswaar zijn in die methode een of meer maatregelen toegepast die niet in het CLB-octrooi zijn beschreven, doch deze vallen onder het wezen van dit octrooi. Een en ander is in het bijzonder geadstrueerd in het aanvullend rapport van mr. drs. C.J.J. van Loon van 24 augustus 1987.

3. Gedaagden menen dat de vordering van eiseres moet worden afgewezen. .

Zij voeren daarbij - naar de kern - het volgende aan: De werkwijze vervat in vorenbedoelde Europese octrooiaanvrage van DPC valt buiten de beschermingsomvang van het CLB-octrooi, nu eerstgenoemde werkwijze zich op een aantal punten wezenlijk onderscheidt van de in het CLB-octrooi beschreven werkwijze, te weten:

a. De op te sporen antilichamen worden gebonden met antigenen die, verspreid over de gehele keten, geplaatst zijn op een oplosbare polymere matrix.

b. Er wordt - voor de binding aan de vaste drager - geen gebruik gemaakt van een met de herkenbare groep reagerende groep, doch hetzij: van dezelfde herkenbare groep als het antigeen hetzij: een groep, die evenals deze herkenbare groep reageert met het middel dat reageert met herkenbare groepen.

c. De bindingsreactie aan de vaste drager wordt tot stand gebracht doordat het reagens dat op de herkenbare groep reageert en oplosbaar is, afzonderlijk wordt toegevoegd.

d. Er worden steeds monoklonale lichamen gebruikt. Gedaagden hebben hun zienswijze geadstrueerd met

rapporten van drs. S. Elzas van 16 juni 1987 en 7 augustus 1987, in welk laatste rapport met name ook wordt betoogd dat, gelet op de voorgaande stand der techniek, de conclusies van het CLB-octrooi beperkt dienen te worden uitgelegd en dat men buiten de beschermingsomvang van het octrooi komt indien men bepaalde maatregelen uit de conclusies wijzigt of vervangt door andere maatregelen.

4. Gedaagden hebben voorts bezwaren opgeworpen tegen de gang van zaken bij de voorbereiding van zowel de eerste als de tweede zitting in dit kort geding. Eiseres zou telkens te kort voor de zitting het rapport onderscheidenlijk het aanvullende rapport van mr. drs. Van Loon aan hen hebben doen toekomen. Zij menen dat in verband met onvoldoende voorbereidingstijd voor het verweer daarop

thans in ieder geval niet gekomen kan worden tot een toewijzing van eiseresse's vordering.

5. Aan het onder 4. weergegeven betoog van gedaagden dient voorbijgegaan te worden, nu reeds bij de eerste zitting duidelijk is geworden dat de rechtsstrijd tussen partijen zich zou toespitsen op de vraag of de werkwijze gebezigd in de toen aangekondigde nieuwe kits van DPC, dat wil zeggen de werkwijze verwoord in voormelde Europese octrooiaanvrage, inbreuk op het CLB-octrooi zou opleveren. Beide partijen - ook gedaagden - hebben de gelegenheid gehad en ook benut om zich omtrent die vraag voor en bij de voortgezette behandeling te doen bijstaan door deskundigen, zodat genoegzame gelegenheid is geboden tot deskundige adstructie van de standpunten van partijen. Gelet hierop en op het karakter van het kort geding kan hier niet de eis gesteld worden dat gedaagden veel ruimer dan in feite is geschied tevoren op de hoogte gebracht worden van de zienswijze van eiseresse's partijdeskundige.

6. Wat de zaak zelve betreft wordt voorlopig oordelend het volgende overwogen.

a. Partijen worden gescheiden gehouden door de vraag of de beschermingsomvang van het CLB-octrooi zodanig is dat daaronder ook de werkwijze verwoord in vorenbedoelde Europese octrooiaanvrage van DPC valt. Die beschermingsomvang wordt, conform artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet, bepaald door de conclusies van het octrooischrift. Volgens vaste jurisprudentie, welke ook gebezigd kan worden bij de uitleg van een Europees octrooi als het onderhavige, is het wezen van de geoctrooieerde uitvinding bepalend voor de beschermingsomvang van het octrooi. Deze regel brengt met zich mede dat toepassingen die op dezelfde uitvindingsgedachte berusten doch niet in het octrooischrift zijn vermeld, toch onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen.

b. Het wezen van de uitvinding, die zijn neerslag heeft gevonden in het CLB-octrooi, kan als volgt worden getypeerd. Het bij de bekende stand der techniek zich voordoende probleem bij de opsporing van antilichamen in een oplossing, in het bijzonder van menselijk bloed, bestond daarin dat een groot aantal antigeenmoleculen geconcentreerd op een oppervlakte (van vaste stof) werd aangeboden aan de antilichamen bevattende oplossing, hetgeen een voor de zo goed mogelijke opsporing en bepaling van antilichamen in de vloeistof minder gunstige omstandigheid vormde. De stap die met de uitvinding vervolgens is gezet, is deze dat de binding van de antilichamen plaatsvindt met in de vloeistof opgeloste antigeenmoleculen, welk samenstel met behulp van de reeds aan de antigeenmoleculen aangebrachte herkenbare groep vervolgens alsnog aan de vaste stof wordt gekoppeld, opdat volgens bekende methoden uitwassing en bepaling kan plaatsvinden. Essentie is dus het in de vloeistof opgelost aanbieden van antigeen onder handhaving dat een koppeling met een vaste drager wordt totstandgebracht, zodat - volgens bekende technieken - de bepaling van de gebonden antilichamen kan plaatsvinden.

c. De werkwijze verwoord in vorenbedoelde Europese octrooiaanvrage van DPC valt, voorzover zij de bepaling van antilichamen betreft, derhalve onder de aldus omschreven uitvindingsgedachte. In deze methode worden immers evenzeer de antigenen vrij, dat wil zeggen niet gebonden aan een vaste drager, aan de antilichamen in de oplossing aangeboden zodat de "onnatuurlijke" aanbodsituatie op de vaste drager wordt vermeden, en wordt evenzeer, zij het langs een gecompliceerdere route die wellicht praktische voordelen biedt, met behulp van de herkenbare groep de koppeling met de onoplosbare drager tot stand gebracht. Het gebruik van monoklonale lichamen in de methode van DPC wordt geen wezenlijk onderscheid met de werkwijze van het CLB-octrooi geoordeeld nu die typering slechts op de vermeerderingswijze van dergelijke antilichamen ziet en het CLB-octrooi geen beperking tot bepaalde typen antilichamen inhoudt.

d. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat gedaagden indien zij in Nederland kits voor de bepaling van


antilichamen in de handel brengen c.q. afleveren welker toepassingswijze is beschreven in bovengenoemde Europese octrooiaanvrage van DPC, inbreuk zullen maken op het CLB-octrooi, respectievelijk derden de middelen tot octrooiïnbreuk zullen verschaffen, hetgeen jegens eiseres onrechtmatig geoordeeld wordt.

6. Eiseres heeft er belang bij dat gedaagden niet met een op haar voornoemd octrooi inbreukmakend produkt op de Nederlandse markt komen, waardoor zij benadeeld kan worden in haar mogelijkheden om haar octrooi te exploiteren. Gedaagden hebben - naar voorlopig oordeel -geen rechtmatig belang om tot het verhandelen van dit produkt op de Nederlandse markt over te gaan. Onder die omstandigheden komt de navolgende voorlopige voorziening geboden voor. Gelet op de gemotiveerde betwisting door gedaagden van de gestelde dreigende octrooiïnbreuk, komt het echter juist voor dat het gevraagde verbod verleend wordt onder na te noemen voorwaarde.

7. Gedaagden zullen, nu zij in het ongelijk worden gesteld, in de kosten moeten worden verwezen.

Rechtdoende in kort geding: Verbiedt gedaagden met onmiddellijke ingang een

specifiek IgE-systeem zoals omschreven in voormelde Europese octrooiaanvrage van gedaagde sub 2 in of voor hun bedrijf in Nederland in te voeren, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander aan te bieden of in voorraad te hebben, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- voor iedere overtreding van voormeld verbod.

Bepaalt dat dit verbod vervalt indien eiseres gedaagden niet binnen 3 maanden na heden dagvaardt voor een bodemprocedure terzake van vorenbedoelde (dreigende) octrooiïnbreuk.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding aan

de zijde van eiseres, tot op heden begroot op ƒ 2.200,- voor salaris procureur en ƒ 436,20 voor verschotten. Enz.

Nr 11. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 6 juli 1988.

(antistoffenbepaling II)

Mr J.J. Brinkhof.

Art. 54, lid 3(nw) Rijksoctrooiwet. Voorop wordt gesteld dat niet ter beoordeling staat of door

eiseressen verrichte handelingen strijdig zijn met een octrooi; dat is al beslist door de President van de Rechtbank te Zutphen (hiervoor gepubliceerd onder nr 10).

Art. 54, lid 2(nw)j ° art. 56, lid 3 (nw) en art. 51, lid 5(nw) Rijksoctrooiwet.

Vanwege de nauwe samenhang van de beslissing omtrent de schorsing van een verbod met de beslissing houdende het verbod, behoort met het oog op de goede procesorde, die in het algemeen vergt dat de ene President niet aan de beslissing van de andere President de werking ontneemt, een kort geding gericht op de schorsing van het verbod te worden aangebracht bij de President, die het verbod heeft'uitgesproken, dit ondanks het feit dat sedert 1 december 1987 de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage bij uitsluiting bevoegd is van octrooigeschillen kennis te nemen en ondanks het feit dat de grond waarop eiseressen schorsing vorderen, verband houdt met een andere wijziging van de octrooiwet, die eveneens op 1 december 1987 in werking is getreden. Ter bepaling van de relatieve bevoegdheid is het feit dat het kort geding, gericht op de schorsing van het verbod, een sequeel is van het kort geding waarbij het verbod is uitgesproken, van grotere betekenis dan het feit dat in het kort geding gericht op schorsing ook

octrooirechtelijke kwesties spelen, die sinds 1 december 1987 tot de uitsluitende bevoegdheid van de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage behoren.

1. De vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika Diagnostic Products Corporation te Los Angeles en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Laboratorium Service Benelux B.V. te Ugchelen, (gem. Apeldoorn), eiseressen [in kort geding], procureur Mr D. den Hertog, advocaat Mr Th.R. Bremer te Amsterdam,

tegen de Stichting Centraal Laboratorium van de Bloedtrans-

fusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis te Amsterdam, gedaagde [in kort geding], procureur Mr S.U. Ottevangers.

Overwegingen ten aanzien van het recht: 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. De President van de arrondissementsrechtsbank te

Zutphen heeft bij vonnis d.d. 18 september 1987 op vordering van thans gedaagde aan eiseressen een verbod opgelegd met betrekking tot een specifiek IgE-systeem zoals omschreven in de Europese octrooiaanvrage van eiseres sub 1. De president was van oordeel dat dit systeem een inbreuk vormt op het Europees octrooi nr. 0064318 van gedaagde.

b. De President heeft tevens bepaald dat het verbod zou vervallen indien gedaagde niet binnen drie maanden na 18 september 1987 eiseressen zou dagvaarden voor een bodemprocedure ter zake van octrooi-inbreuk.

c. In verband daarmee heeft gedaagde eiseressen op verkorte termijn gedagvaard tegen 26 november 1987 voor de arrondissementsrechtbank te Zutphen.

d. Na wisseling van de conclusies van eis en antwoord is door partijen aan de rechtbank gevraagd voorlichting te vragen aan deskundigen.

e. Bij dagvaarding van 19 januari 1988 heeft eiseres sub 1 gedaagde voor de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage gedagvaard tegen 9 februari 1988. In die procedure vordert eiseres sub 1 de nietigverklaring van het Europese octrooi van gedaagde.

f. Na wisseling van de conclusies hebben partijen de rechtbank in overweging gegeven deskundigen te benoemen. Partijen hebben dezelfde deskundigen voorgesteld als in de procedure in Zutphen.

2. Eiseressen vorderen de schorsing te bevelen van het verbod als bedoeld in rechtsoverweging 1 onder a. en aan gedaagde te verbieden de naleving van dat verbod op enigerlei wijze af te dwingen en in het bijzonder enige dwangsom in te vorderen.

3. Gedaagde verzet zich gemotiveerd tegen toewijzing van het gevorderde.

4. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 4.1. Toewijzing van de vordering heeft feitelijk tot

gevolg dat aan het vonnis van de President te Zutphen de kracht wordt ontnomen. Het behoeft geen betoog dat het in het algemeen in strijd is met de goede procesorde als de ene president aan de beslissing van de andere president de werking ontneemt. Wie van mening is dat een verbod niet (langer) gehandhaafd mag worden, dient ofwel in hoger beroep te gaan ofwel zich - in verband met nieuwe omstandigheden - te wenden tot dezelfde president die het verbod heeft uitgesproken.

4.2. Eiseressen nebben ook hoger beroep ingesteld. Zij hebben evenwel niet van grieven gediend en op 16 februari 1988 is de appelprocedure geroyeerd.

4.3. Is in dit geval aanvaardbaar dat de President van deze rechtbank beoordeelt of het door de Zutphense President uitgesproken verbod geschorst moet worden?

4.4. Eiseressen beantwoorden deze vraag bevestigend; gedaagdes antwoord luidt ontkennend. Eiseressen wijzen er op dat vanaf 1 december 1987 ingevolge het bepaalde in art. 54 derde lid van de Rijksoctrooiwet de President van deze rechtbank "uitsluitend bevoegd" is voor onder meer "alle vorderingen welke worden ingesteld door een ander dan de


octrooihouder teneinde te doen vaststellen dat bepaalde door hem verrichte handelingen niet strijdig zijn met een octrooi."

4.5. De opvatting van eiseressen komt voorshands niet juist voor. Voorop wordt gesteld dat nu niet ter beoordeling staat of door eiseressen verrichte handelingen strijdig zijn met een octrooi. Dat is immers al beslist door de Zutphense President. Thans gaat het er echter om of die beslissing geschorst moet worden. Vanwege de nauwe samenhang van de beslissing omtrent de schorsing van een verbod met de beslissjng houdende het verbod, behoort - zo wordt voorlopig geoordeeld - met het oog op de goede procesorde als bedoeld in rechtsoverweging 4.1. een kort geding gericht op schorsing van het verbod te worden aangebracht bij de president die het verbod heeft uitgesproken, en dit ondanks het feit dat sedert 1 december 1987 de president van deze rechtbank bij uitsluiting bevoegd is van - kort gezegd - octrooigeschillen kennis te nemen en ondanks het feit dat de grond waarop eiseressen schorsing vorderen verband houdt met een andere wijziging van de octrooiwet die eveneens op 1 december 1987 in werking is getreden: de bepaling omtrent de terugwerkende kracht van de nietigverklaring. Anders gezegd: ter bepaling van de relatieve bevoegdheid wordt het feit dat het kort geding gericht op schorsing van een verbod, een sequeel is van het kort geding waarbij het verbod is uitgesproken, van grotere betekenis geacht dan het feit dat in het kort geding gericht op schorsing ook octrooi-rechtelijke kwesties spelen, die sinds 1 december 1987 tot de uitsluitende bevoegdheid van deze president behoren. Het belang van de goede procesorde weegt in dit geval zwaarder dan het belang dat octrooigeschillen door één bepaalde rechter worden beslecht.

4.6. De conclusie uit het voorgaande moet zijn dat eiseressen aan het verkeerde adres zijn.

5. Eiseressen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

<. Beslissingen De President: 1. Verklaart zich onbevoegd van de vordering van

eiseressen kennis te nemen. 2. Veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding,

tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op f. 950,-. Enz.

Nr 12. President Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 25 juli 1988.

(antistoffenbepaling III)

Mr J.J. Makkink.

Art. 56, lid 3 (nw) j ° art. 51, lid 5 (nw) Rijksoctrooiwet. Voor de gevorderde schorsing van het jegens eiseressen in

kort geding uitgesproken verbod is vereist dat gebleken is van zodanige wijziging van omstandigheden die van invloed zijn op hetzij het oordeel omtrent het onrechtmatig karakter van het door eiseressen in Nederland in de handel brengen van de kits van DPC, hetzij het oordeel omtrent de na afweging van de wederzijdse belangen getroffen voorziening, dat de werking van dit verbod vooralsnog opgeschort dient te worden. Wat het eerste oordeel betreft 'opent weliswaar de wijziging van de Row. per 1 december 1987 de mogelijkheid dat het CLB-octrooi met ingang van die datum nietig wordt verklaard, zodat bij toewijzing van de nietigheidsvordering van DPC eiseressen met de kits van DPC ten onrechte vanaf dien van de Nederlandse markt zullen zijn geweerd, maar dat baat eiseressen niet omdat nietigverklaring van het CLB-octrooi niet waarschijnlijk is te achten. Houvast voor zo 'n uitspraak is bij gebreke van een deskundigenrapport niet aanwezig en de - overigens betwiste - algemene typering van het octrooiverleningsbeleid van het EOB is daartoe onvoldoen

de, zodat het gegeven voorlopig oordeel omtrent het onrechtmatig karakter van het voorgenomen handelen van eiseressen door de aangevoerde omstandigheden niet wordt gewijzigd.

Louter de thans gunstige marktomstandigheden voor eiseressen en de kans dat die later minder zullen worden, zijn -gewogen tegen het belang van CLB bij eigen commercialisering van haar octrooi, aan welk belang door schorsing van het verbod afbreuk zal worden gedaan - onvoldoende om tot schorsing van het verbod, ook slechts tot een beslissing omtrent de nietigheid van het CLB-octrooi in de bodemprocedure, te komen.

1. De vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika Diagnostic Products Corporation te Los Angeles,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Laboratorium Service Benelux B.V. te Ugchelen, (gem. Apeldoorn), eiseressen [in kort geding], procureur Mr J.G. Bitter, advocaat Mr Th.R. Bremer te Amsterdam,

tegen de Stichting Centraal Laboratorium van de Bloedtrans-

fusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis te Amsterdam, gedaagde [in kort geding], procureur Mr A.J.H. Ozinga, advocaat Mr S.U. Ottevangers te 's-Gravenhage.

ten aanzien van het recht: 1. In dit geding staat het volgende tussen partijen vast: a. Bij vonnis in kort geding van 18 september 1987,

rolnummer 129/87, heeft de president van deze rechtbank op vordering van thans gedaagde terzake van dreigende inbreuk op het Europese, mede voor Nederland verleende octrooi nr. 0.064.318 van gedaagde eiseressen verboden een specifiek IgE-systeem zoals omschreven in de Europese octrooi-aanvrage van DPC, vermeld in dat vonnis, voor hun bedrijf in Nederland in te voeren, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, etc. Dit vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.

b. Bij dagvaarding van 26 november 1987 heeft CLB tegen thans eiseressen voor deze rechtbank een bodemprocedure aangespannen terzake van inbreuk op haar voormeld octrooi.

In dat geding is bij vonnis van 30 juni 1988 een onderzoek door deskundigen gelast naar de vraag of de toepassing van het specifiek IgE-systeem, zoals beschreven in vorenbedoelde Europese octrooi-aanvrage en de van dit systeem deel uitmakende testkits binnen de beschermings-omvang van het voor Nederland geldende CLB-octrooi valt.

c. Bij dagvaarding van 19 januari 1988 heeft DPC tegen CLB voor de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage een procedure tot nietigverklaring van voormeld octrooi van CLB aangespannen. In deze zaak is bij vonnis van 5 juli 1988 een onderzoek door dezelfde deskundigen gelast naar de vraag of dit octrooi op één of meer door DPC aangevoerde gronden nietigverklaard dient te worden.

2. Eiseressen vorderen thans schorsing van het bij voormeld vonnis van 18 september 1987 gegeven verbod en verlangen voorts dat het aan gedaagde verboden zal worden de naleving van het vonnis van 18 september 1987 op enigerlei wijze, in het bijzonder door invordering van dwangsommen, af te dwingen.

Zij doen hun vordering op het navolgende steunen: a. Door de per 1 december 1987 in werking getreden

wijziging van de Rijksoctrooiwet komt aan de nietigverklaring van een Nederlands octrooi terugwerkende kracht toe, voor wat betreft octrooien verleend voor die datum: tot 1 december 1987.

b. Doordat het verleningsbeleid van het Europese Octrooibureau zowel ten aanzien van de nieuwheidseis als ten aanzien van de inventiviteit geen strenge eisen stelt, zeker niet vergeleken met de voorheen in Nederland geldende maatstaven, zal de Nederlandse rechter eerder tot een nietigverklaring van een Europees octrooi dan van een eigen Nederlands octrooi moeten komen.


c. Ten aanzien van het octrooi van CLB geldt dat de nietigverklaring daarvan waarschijnlijk is te achten, nu de werkwijze beschermd door dat octrooi geen uitvinding is te achten in het licht van de techniek beschreven in de Europese octrooi-aanvrage nr. 0.005.271, waarvan deze slechts door een - niet-octrooieerbare - omkering of omdraaiing van het reactiepatroon verschilt. Ook is geen octrooieerbaar verschil aanwezig te achten doordat het bij laatstgenoemde octrooi-aanvrage gaat om een competitieve methode en bij het CLB-octrooi om een non-competitieve methode.

d. Tijdens een belangrijke beurs in München hebben de testkits van DPC, die het eerste volledig geautomatiseerde systeem op de markt brengt, grote belangstelling getrokken. Om ten opzichte van de concurrentie een goede marktpositie te kunnen verwerven zal DPC thans ook onverwijld met haar kits op de Nederlandse markt moeten kunnen komen.

3. Voorzover nodig zal op het verweer van gedaagde nader worden ingegaan.

4. Voor de gevorderde schorsing van het jegens eiseressen bij vonnis van 18 september 1987 uitgesproken verbod is vereist dat gebleken is van een zodanige wijziging van omstandigheden die van invloed zijn op hetzij het oordeel omtrent het onrechtmatig karakter van - kort gezegd - het door eiseressen in Nederland in de handel brengen van de kits van DPC hetzij het oordeel omtrent de na afweging van de wederzijdse belangen getroffen voorziening, dat de werking van dit verbod vooralsnog opgeschort dient te worden.

Weliswaar opent de wijziging van de Rijksoctrooiwet per 1 december 1987 de mogelijkheid dat het CLB-octrooi met ingang van die datum nietig wordt verklaard, zodat bij toewijzing van de onder lc genoemde nietigheidsvordering van DPC eiseressen met de kits van DPC ten onrechte vanaf dien van de Nederlandse markt zullen zijn geweerd, zulks baat eiseressen echter thans niet. Dezerzijds wordt namelijk niet met eiseressen het oordeel gedeeld dat de nietigverklaring van het CLB-octrooi waarschijnlijk is te achten. Houvast voor zo'n uitspraak is, nu deskundigen nog niet hun rapport hebben uitgebracht, niet aanwezig. De -overigens betwiste - algemene typering van het octrooiver-leningsbeleid van het Europees Octrooibureau is daartoe onvoldoende, terwijl summier onderzoek als in kort geding evenmin leidt tot het oordeel dat het Europees Octrooibureau in het licht van de Europese octrooi-aanvrage nr. 0.004.271 klaarblijkelijk lichtvaardig tot verlening van het CLB-octrooi is overgegaan.

Het op 18 september 1987 gegeven voorlopig oordeel omtrent het onrechtmatig karakter van het voorgenomen handelen van eiseressen wordt dan ook door de door eiseressen aangevoerde omstandigheden niet gewijzigd.

4. Louter de thans gunstige marktomstandigheden voor gedaagden (lees: eiseressen; Red.) en de kans dat die later minder zullen worden, zijn - gewogen tegen het belang van CLB bij eigen commercialisering van haar octrooi, bij voorbeeld door licentieverlening, aan welk belang door schorsing van het verbod afbreuk zal worden gedaan -onvoldoende om tot schorsing van het verbod, ook slechts tot een beslissing omtrent de nietigheid van het CLB-octrooi in de bodemprocedure, te komen.

5. De gevraagde voorziening zal derhalve moeten worden geweigerd met verwijzing van eiseressen in de proceskosten.

Rechtdoende in kort geding: Weigert de gevraagde voorziening. Veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding, tot

op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 250,- aan verschotten en ƒ 1.100,- aan salaris. Enz.

Nr 13. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 27 november 1986.

(Schenkstroop/Schenkhoning)

Mrs J.A. Vermeulen, A.N.G.E. Mijnssen en Th.R. Bremer.

Art. 1 Benelux Merkenwet. De aanduiding "schenkstroop" kan slechts worden

aangemerkt als een zodanig voor de hand liggende omschrijving van het betreffende produkt dat een ieder de vrijheid moet hebben dezelfde of soortgelijke produkten aldus aan te duiden. Zij is daarom als een uitsluitend beschrijvende, aan de gangbare taal ontleende aanduiding te beschouwen welke onderscheidende kracht mist.

Het hof is van oordeel dat uit de overgelegde rapporten geenszins aannemelijk is geworden dat de aanduiding "schenkstroop" zodanig is ingeburgerd dat zij voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen om voor merken-rechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gebroeders van Gilse Kandijfabriek B.V. te Roosendaal, appellante [in kort geding], procureur Mr B.J.H. Crans, advocaat Mr W.A. Hoyng te 's-Gravenhage,

tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprake

lijkheid B.V. Bijenstand Mellona v/h Joh. de Meza te Santpoort-Zuid, gem. Velsen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quaker Oats B.V. te Dordrecht, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr H.J.M. Boukema.

a) Fungerend-President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 5 september 1985 (Mr J. Vrij).

Het geschil van partijen 1. De vaststaande feiten Als gesteld en erkend dan wel niet (voldoende)

bestreden alsmede op grond van overgelegde bescheiden, voor zover niet weersproken, staat tussen partijen het volgende vast: - Van Gilse is rechthebbende met betrekking tot het woordmerk Schenkstroop, dat op 6 september 1979 onder nummer 359992 in de Benelux is gedeponeerd voor de warenklasse 30: Stroop en Stroopprodukten; - Van Gilse gebruikt dit merk voor schenkbare stroop, welke zij vanaf 1980 in de handel brengt; - Sedert enige tijd is Mellona op de markt met een schenkbare honing welke zij onder het (eveneens gedeponeerde) merk Schenkhoning te koop aanbiedt; - Bij de aanprijzing van haar produkt maakt Van Gilse gebruik van de slagzin "Schenkstroop de zonder knoeien stroop", terwijl Mellona op de verpakking van haar produkt heeft aangebracht de slagzin "Schenkhoning lekker zonder knoeien"; - Beide partijen brengen hun produkten in de handel in een platte fles voorzien van een doseerdop, waardoor de stroop respectievelijk de honing zonder morsen door de konsument kan worden uitgeschonken over etenswaren; op de platte zijde van deze fles zijn etiketten aangebracht met daarop onder meer bovenstaande merken.

2. De (grondslag van de) vordering Onder I vordert Van Gilse primair een verbod van

direkte of indirekte inbreuk op haar merk Schenkstroop, meer in het bijzonder door gebruik van het merk Schenkhoning subsidiair een verbod van gebruik van laatstgenoemd merk. Van Gilse vordert sub II een terughaalgebod ten aanzien van de nog bij afnemers van Mellona aanwezige produkten voorzien van het merk Schenkhoning. Aan de vordering onder I en de daaraan gekoppelde neven vordering sub II verbindt Van Gilse een vordering tot betaling van een dwangsom.

Haar primaire vordering sub I baseert Van Gilse op merkinbreuk, te weten handelen in strijd met artikel 13


onder A sub 1 en/of 2 B.M.W. alsmede het uitlokken van merkinbreuk door haar afnemers en haar subsidiaire vordering is gebaseerd op een onrechtmatig handelen van haar tegenpartij, hierin bestaande dat deze bij het publiek verwarring opwekt omtrent de herkomst van de waren en/of te eigen bate en ten nadele van de eisende partij profiteert van en parasiteert op de met aanzienlijke inspanning en kosten verworven werfkracht van het merk Schenkstroop en/of door het door voormeld gebruik de onderscheidende en wervende kracht van haar merk aan te tasten, door welk handelen Van Gilse aanzienlijke schade heeft geleden, lijdt en nog dreigt te lijden.'Tenslotte stelt zij dat zij bij de door haar gevraagde voorzieningen een spoedeisend belang heeft.

3. Het verweer Mellona voert in hoofdzaak tegen de vordering op

grond van merkinbreuk de volgende verweren: a. Het merk van Van Gilse is ondeugdelijk. b. Het depot van dit merk is te kwader trouw verricht. c. Er bestaat geen overeenstemming tussen de merken

van partijen. Tegen de vordering uit onrechtmatige daad voert

Mellona de volgende verweren: d. Naast een aktie uit merkinbreuk is er geen plaats

voor een onrechtmatige-daadsaktie. e. Er bestaat geen verwarring bij het publiek omtrent de

herkomst der waren. f. Er is geen sprake van profiteren en parasiteren als

door Van Gilse gesteld.

Beoordeling van het geschil 4. Bevoegdheid De Fungerend-President stelt ambtshalve ingevolge

artikel 37 onder B van de B.M.W. vast dat hij in verband met de woonplaats van gedaagde sub 1. en de plaats waar de gevraagde voorziening onder meer moet worden geëffektueerd bevoegd is van deze zaak kennis te nemen.

De hoofdvordering ^ Het verweer sub a. 5. Volgens Mellona is het merk Schenkstroop ondeug

delijk omdat het uitsluitend beschrijvend is, immers aanduidt de eigenschap dat de stroop zo visceus is dat zij kan worden geschonken, en daarom niet voldoet aan de definitie van merk uit artikel 1 B.M.W.. Van Gilse ontkent dit en stelt dat het hier gaat om een verwijzend merk. Van een uitsluitend beschrijvend (woord)merk is naar het oordeel van de Fungerend-President sprake indien het desbetreffende woord aan de gangbare taal wordt ontleend en slechts een eigenschap van de waar waarvoor het is bestemd weergeeft, in dier voege dat derden zouden worden verhinderd gelijke eigenschap van dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden.

6. De controverse tussen partijen spitst zich nu in de eerste plaats toe op de vraag of het woord Schenkstroop al dan niet behoort tot de gangbare taal, het Nederlands, en daarin op gebruikelijke wijze evenbedoelde hoedanigheid aanduidt. Op grond van overgelegde produkties is aannemelijk, enerzijds dat Schenkstroop niet voorkomt in enig woordenboek der Nederlandse Taal en evenmin is geregistreerd bij de databank van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, doch anderzijds - blijkens een recente verklaring van de oud-redakteur van Van Dale woordenboeken - dat het woord behoort tot een type van woordvorming dat thans (reeds sedert 1928) algemeen gangbaar is en in toenemende mate wordt gebruikt, waarbij als voorbeelden worden genoemd: kookroom, snijboon, mestos en dergelijke. Het betreft hier aldus een neologisme dat past in een proces van woordvorming dat reeds tientallen jaren op gang is en welk woord in zijn betekenis voor het Nederlands publiek (onmiddellijk) kenbaar blijkt te zijn, klaarblijkelijk omdat het is samengesteld uit de twee zeer bekende woorden Schenk (afgeleid van het werkwoord schenken) en Stroop. Dat het hier gaat om een nieuw gevormd woord doet niet af

aan de, ook door evengenoemde oud-redakteur getrokken, conclusie dat het hier gaat om een woord uit de gangbare taal. Evenmin is van belang dat meergenoemde hoedanigheid ook op een andere, meer gangbare wijze zou kunnen worden aangeduid zoals Van Gilse stelt.

7. Een tweede geschilpunt van partijen raakt de vraag of het merk Schenkstroop wellicht gaandeweg door inburgering voldoende onderscheidende kracht heeft verkregen om merkenrechtelijk te worden beschermd zoals Van Gilse betoogt. Aangenomen dat een merk als het onderhavige, een kombinatie van soortnaam en beschrijvende aanduiding van het produkt, in beginsel voor inburgering in aanmerking kan komen, uit het door Mellona geproduceerde marktonderzoek, wat daarvan overigens ook zij, blijkt dat ondanks de door Van Gilse gevoerde reclamecampagne vrijwel alle deelneemsters aan dat onderzoek (circa 97%) meenden dat Schenkstroop het produkt beschreef en niet de merknaam van de producent van Van Gilse was. Daar tegenover heeft Van Gilse onvoldoende feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt op grond waarvan het tegendeel moet worden aangenomen, zodat vooralsnog de door Van Gilse geponeerde en door de wederpartij betwiste stelling betreffende inburgering niet aannemelijk is geworden.

8. Uitkomst van het voorgaande is dat aan Van Gilse geen merkenrechtelijke bescherming toekomt, zodat de andere twee verweren tegen de aktie uit merkinbreuk - b en c - onbesproken kunnen blijven. Dat Mellona op haar beurt het woord Schenkhoning als merk heeft gedeponeerd kan in het voorgaande uiteraard geen wijziging aanbrengen.

9. Ten aanzien van de subsidiaire, op artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek gebaseerde vordering geldt het volgende. Het verweer onder d., inhoudend dat in casu voor een onrechtmatige-daadsaktie geen ruimte is naast een aktie wegens merkinbreuk, kan niet slagen in verband met het bepaalde in artikel 12B B.M.W. omdat in dit geval depot van het - hierboven ondeugdelijk bevonden - litigieuze merk heeft plaatsgehad. Ook artikel 13 A aanhef ("onverminderd ") gaat uit van een mogelijkheid van samenloop van beide vorderingen.

10. De verweren onder e. en f. zijn daarentegen beide gegrond. Wat het verweer onder e. betreft, in dit geval heeft Van Gilse onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er verwarring omtrent de herkomst der waren bij het publiek is gerezen. Meergenoemd marktonderzoek, het zij herhaald: wat daarvan overigens ook zij, wijst in geheel andere richting en vergelijking van het uiterlijk van de verpakking van de produkten van partijen (de fles en de daarop geplakte etiketten) leert dat deze onderling op zoveel punten - vorm, lettertype, kleur, opmaak en dergelijke - van elkaar afwijken dat verwarring als evenbedoeld niet is te duchten. De enkele punten van overeenstemming zoals door Van Gilse genoemd doen aan het voorgaande niet af. Hierbij blijft uitdrukkelijk buiten beschouwing de identieke slagzin als bovenbedoeld nu Mellona te kennen heeft gegeven daarvan in het vervolg geen gebruik meer te zullen maken.

11. Het verweer onder f. is eveneens terecht voorgedragen. Door gebruik van de beschrijvende aanduiding Schenkhoning wordt - wellicht onvermijdelijk - aangehaakt bij en geprofiteerd van de werfkracht die is veroorzaakt door Van Gilse die de aanduiding Schenkstroop heeft geïntroduceerd, doch daardoor wordt dat gebruik van het woord Schenkhoning niet onrechtmatig. Dit zou namelijk niet overeenstemmen met het wettelijk stelsel met betrekking tot de bescherming van commerciële aanduidingen, waarin voor exclusiviteitsbescherming van dergelijke aanduidingen buiten de B.M.W. geen plaats is, behoudens bijzondere omstandigheden waarvan in casu niet is gebleken.

12. Slotsom en kosten Op grond van het vorenoverwogene kan de gevraagde

voorziening niet worden verleend en dient eiseres als de verliezende partij met de kosten te worden belast.


Beslissingen: De Fungerend-President, rechtdoende in kort geding: Weigert de gevraagde voorziening. Verwijst eiseres in de proceskosten, tot heden aan de

zijde van gedaagden begroot op f. 250,- aan verschotten en op f. 1.500,- aan salaris van de procureur. Enz.

b) Het Hof, enz.

3. Feiten waarvan het hof uitgaat. 3.0. Geen grief is aangevoerd tegen de eerste drie

rechtsoverwegingen in het bestreden vonnis onder het hoofd "Het geschil van partijen". Het hof gaat daarom uit van de juistheid van hetgeen in die overwegingen is vermeld.

3.1. Voorts gaat het hof er vanuit dat schenkbare stroop in Nederland al enige jaren door de twee grote suikerfabrikanten CSM en de Suikerunie (van welke laatste Van Gilse een dochtervennootschap is) in platte flessen op de markt wordt gebracht. Van een octrooi- of modelrecht is geen sprake; het staat een ieder vrij de aldus verpakte schenkbare stroop of honing te produceren (pleitnota mr. Hoyng eerste aanleg no. 7).

4. Beoordeling van het hoger beroep. 4.0. Blijkens de grieven en de daarop gegeven

toelichting wenst Van Gilse het geschil van partijen ten volle aan de beoordeling van het hof te onderwerpen. Het standpunt van Van Gilse komt er kort gezegd op neer dat zij sinds 1980 schenkbare stroop op de markt brengt (een einde makend aan de haars inziens klevende bezwaren aan het huishoudelijk gebruik van stroop uit strooppotten). Voordien heeft zij intensief naar een passende -merkenrechtelijk te beschermen - benaming voor de stroop gezocht. Na "brainstormen en testen door Van Gilse's reclame bureau" is men uiteindelijk op de gedachte gekomen de schenkbare stroop "schenkstroop" te noemen (pleitnota Van Gilse in hoger beroep onder 8). Deze naam is in 1979 als woordmerk geregistreerd. Van Gilse verzet zich tegen het oordeel van de president dat het hier om een uitsluitend beschrijvende benaming gaat. Maar ook al zou dat het geval zijn, dan meent zij dat de aanduiding "schenkstroop" inmiddels onderscheidend vermogen heeft verkregen omdat het publiek die aanduiding, dankzij een intensieve reclamecampagne en het (aanvankelijk) ongestoord gebruik, als een van Van Gilse afkomstige schenkbare stroop beschouwt. Meer subsidiair handhaaft Van Gilse haar in eerste aanleg verdedigde standpunt dat Mellona onrechtmatig handelt door de door haar geproduceerde schenkbare honing als "schenkhoning" te verkopen. Van Gilse wijst er in dat verband op, dat "schenkhoning" op gelijke wijze en op gelijke plaats op het etiket van de fles is afgedrukt als "schenkstroop". De fles met "schenkhoning" zou voorts wat betreft vorm, glas, etiket met rand en slagzin ("lekker zonder knoeien") gevaar voor verwarring en associatie met "schenkstroop" meebrengen.

4.1. Het hof deelt het - op zichzelf overigens niet weersproken - oordeel van drs. C. Kruyskamp, oud-redac-teur van Van Dales woordenboeken, vermeld in een zich bij de stukken bevindende brief van 15 juli 1985. Daarin staat dat samengestelde naamwoorden, waarvan het eerste deel een handeling aanwijst, die de in het tweede deel genoemde zaak kan ondergaan, in toenemende mate worden gebruikt, en als gangbaar Nederlands kunnen worden beschouwd. Het hof meent dat het gebruikelijk is dat - onder meer in de huishouding gebruikte - producten waarvan meerdere variëteiten bestaan op vorenbedoelde wijze worden aangeduid (bakvet, doperwt, kook- en slagroom, smeerkaas, snijboon -biet, stoofpeer, kauwgum, etc). De aanduiding "schenkstroop" behoort eveneens tot bedoelde samengestelde naamwoorden en kan, gelet op het voorgaande, slechts worden aangemerkt als een zodanig voor de hand liggende omschrijving van het betreffende product dat een ieder de vrijheid moet hebben dezelfde of soortgelijke producten aldus aan te duiden. Zij is daarom

als een uitsluitend beschrijvende, aan de gangbare taal ontleende aanduiding te beschouwen welke onderscheidende kracht mist. Dat "schenkstroop" (nog) niet in enig gangbaar Nederlands woordenboek is opgenomen doet in dit verband niet ter zake en behoeft overigens geen verwondering te wekken, nu het product - naar Van Gilse zelf stelt - nog maar korte tijd geleden zijn intrede in de Nederlands'e huishoudens heeft gedaan. Of de betreffende stroop (of honing) wellicht ook op andere wijzen kan worden beschreven doet aan het voorgaande evenmin af omdat er ten aanzien van één product uiteraard meer uitsluitend beschrijvende aanduidingen gelijkelijk toepasselijk kunnen zijn. Ten overvloede merkt het hof in dit verband op dat het oordeel van het Instituut voor Nederlandse lexicologie, vermeld in de zich bij de stukken bevindende brief van 12 augustus 1985, in dit verband minder relevant is. De in die brief genoemde "zeer voor de hand liggende" aanduidingen als "vloeibare honing" en "vloeibare stroop" geven immers niet aan dat beide - uit hun aard gewoonlijk al vloeibare - producten door hun samenstelling schenkbaar zijn. Gelet op het hierboven onder 4.1. vermelde toenemende gebruik van samengestelde naamwoorden, is voorts aannemelijk dat de in de brief -op suggestie van de raadsman van Van Gilse - genoemde omschrijving "stroop om te schenken" het als gangbare aanduiding in dit geval zal afleggen tegen de benaming "schenkstroop".

4.2. Omdat blijkens het voorgaande niet mag worden verhinderd dat dezelfde of soortgelijke waar - als schenkbare stroop - met het woord "schenkstroop" wordt aangeduid, dient aan dat woord merkenrechtelijke bescherming te worden onthouden. Het hof is voorts - met de president - van oordeel dat zelfs indien een uitsluitend beschrijvende aanduiding als waarvan hier sprake is door inburgering voldoende onderscheidend vermogen zou kunnen verkrijgen, zulks in dit geval niet aannemelijk is geworden. Uit een door het marketingbureau Socmar verricht onderzoek - in eerste aanleg door Mellona in het geding gebracht - zou zijn gebleken dat vrijwel alle respondenten (97%) "schenkstroop" en "schenkhoning" als de beschrijving van een product beschouwden. Van Gilse heeft in hoger beroep ook een rapport overgelegd waarin het resultaat van een door de N.V. v/h Nederlandse Stichting voor statistiek (NSS) (telefonisch) verricht onderzoek is neergelegd. Onderzocht is of de aanduiding "schenkstroop" al dan niet wordt opgevat als aanduiding die door Van Gilse wordt gebruikt om producten van haar onderneming te doen' onderscheiden. Gebleken zou onder meer zijn dat van de 82.8% van de ondervraagden die de aanduiding - het rapport vermeldt "merk" - "schenkstroop" kennen, iets minder dan de helft (36.2%) verband legt tussen die benaming en de naam Van Gilse. Naar de raadsman van Van Gilse bij pleidooi in hoger beroep heeft verklaard, is niet onderzocht of de ondervraagden die de aanduiding "schenkstroop" - al dan niet na "doorvragen spontaan bekend" of "geholpen bekend" - kenden, die aanduiding uitsluitend beschouwden als de beschrijving van een bepaald soort - schenkbare - stroop. Partijen hebben eikaars methoden van onderzoek en de onderzoeksresultaten bekritiseerd en betwist. Het hof is van oordeel dat uit de overgelegde rapporten geenszins aannemelijk is geworden dat de aanduiding "schenkstroop" (voorzover zulks zoals gezegd al mogelijk is) zodanig is ingeburgerd dat zij voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen om voor een merkrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Nu dit kort geding zich niet leent voor een nader onderzoek naar een mogelijke inburgering van de aanduiding "schenkstroop", wordt ook het subsidiair door Van Gilse verdedigde standpunt verworpen.

4.3. Hetgeen hiervoor onder 3.1. en 4.0. t /m 4.2. is overwogen in aanmerking genomen en gelet op de aard van de onderwerpelijke producten, meent het hof dat Mellona zich niet onrechtmatig jegens Van Gilse gedraagt en geen verwarring bij het publiek heeft veroorzaakt door schenkbare honing onder de naam "schenkhoning" in het

38 Bijblad Industriële

verkeer te brengen. Ook hetgeen hiervoor in het slot onder 4.0. is gesteld kan, zoals uit het navolgende blijkt, niet tot een ander oordeel leiden. Bij de stukken bevinden zich een aantal afbeeldingen, onder meer van de flessen "schenk-stroop" van Van Gilse, "schenkhoning" van Mellona, "Westerstroop" van CSM Suiker B.V., "Log Cabin Syrup", en "Camp" "Zuiver Esdoornstroop". Het zijn alle enigszins van elkaar afwijkende platvormige flessen. Ook de etiketten

• wijken min of meer van elkaar af. Op het etiket van de fles "schenkhoning" zijn over het gehele oppervlak de regelmatige zes-hoeken van een honingraat zichtbaar en er staat een insect op afgebeeld dat kennelijk een honingbij moet voorstellen. Het etiket wijkt voorts wat betreft vorm, kleur en opdruk belangrijk af van het op de fles "schenkstroop" aangebrachte etiket. Ook de vorm van de fles "schenkhoning" wijkt aanzienlijk af van de fles "schenkstroop". Op de fles "schenkstroop" staat niet de door Van Gilse gebruikte aanduiding "Zonder-knoeien-stroop"; op de fles "schenkhoning" stond aanvankelijk "lekker zonder knoeien", maar Mellona heeft in eerste aanleg verklaard dat zij van laatstgenoemde "slagzin" geen gebruik meer maakt. Van Gilse heeft ten tijde van de pleidooien in hoger beroep nog flessen "schenkhoning" met bedoelde slagzin in één of meerdere winkels aangetroffen en daaruit afgeleid dat de oude etiketten nog steeds gebruikt worden. De raadsman van Mellona heeft bevestigd dat er ten gevolge van een misverstand nog flessen "schenkhoning" met oude etiketten in omloop zijn; hij verklaarde dat in het vervolg alleen nog maar etiketten zonder de slagzin zullen worden gebruikt. Het hof ziet geen aanleiding om aan deze gang van zaken de conclusie te verbinden dat Mellona zich aan onbehoorlijke mededinging schuldig dreigt te maken of zodanige verwarring heeft veroorzaakt dat haar moet worden verboden gebruik te maken van de aanduiding "schenkhoning", zoals Van Gilse vordert.

4.4. De grieven leiden niet tot vernietiging van het vonnis. Nu het principaal appèl ongegrond is, kan het voorwaardelijk ingestelde incidenteel appèl buiten beschouwing blijven.

5. Slotsom. Het bestreden vonnis wordt bekrachtigd. Van Gilse

draagt de kosten, zowel die in het principaal als in het incidenteel appèl.

6. Beslissing. Het hof:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; - verwijst Van Gilse in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Mellona tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 5.650,-. Enz.

Nr 14. Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, 27 oktober 1987.

(chocomelbeeldmerken)

Mr G. Bogaerts.

Art. 1 Benelux Merkenwet. De als merk gedeponeerde kleuren geel en oranjegeel, resp.

de kleuren bruin-geel-bruin in parallelle horizontale banen. zijn tekens met een aanvankelijk geringe onderscheidende kracht, maar deze is verhoogd doordat eiseres deze tekens sinds jaren voor haar produkten heeft gebruikt waardoor inburgering is ontstaan.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet.

Verweersters teken maakt inbreuk op het woord/beeldmerk met de kleuren geel, rood, blauw en wit en de afbeelding

van renners. In dat teken worden dezelfde kleuren gebruikt in een combinatie die associatief werkt; visueel bestaat er dus reeds een globale gelijkenis die volstaat om onterechte associatie op te wekken; ook begripsmatig bestaat associatiegevaar want de aanwezigheid van zes renners op verweersters etiket zal bij hem die met dit teken wordt geconfronteerd, worden geassocieerd met de renners die voorkomen in het merk van eiseres.

Nutricia N.V. te Zoetermeer, eiseres [in kort geding], advocaat Mr Th. van Innis te Brussel,

tegen de N.V. Vitalac te Herent, verweerster [in kort geding],

advocaat Mr Ph. Peters, loco Mrs J.-J. Evrard en Ph. VanderHasselt te Brussel.

De feiten. Eiseres is een bekend zuivelfabrikant die, zoals blijkt uit

het door haar nedergelegde dossier, een belangrijke marktpositie bekleedt op het gebied van chocolademelk; zij brengt deze produkten op de markt onder de benaming "Cecemel" in België en "Chocomel" in Nederland;

Zij is houdster, in verband met de onderscheiding van deze produkten, van drie merkinschrijvingen bij het Benelux-Merkenbureau en wel de volgende: - nr. 378.625 van 24.5.1982 voor de klasse 30 met als opgave van de waren waarvoor het merk is bestemd: chocolademelk; het merk bestaat uit de kleuren geel en oranjegeel. - nr. 382.368 van 22.7.1982 voor de klasse 30 met als opgave van de waren waarvoor het merk is bestemd: chocoladedrank; het merk bestaat uit de kleuren bruingeel-bruin in parallelle horizontale banden. (Waar het om zuivere kleurmerken gaat, heeft het weinig zin deze alhier in zwart-wit weer te geven.) - nr. 382.508 van 21 januari 1983 voor de klasse 30 met als opgave van de waren waarvoor het merk bestemd is: chocoladedrank; dit merk bestaat uit een combinatie beeldmerk - woordmerk waarin worden gebruikt de kleuren geel - rood - blauw en wit.

Het stelt vier renners voor in rood, op aangehouden gele fond; de letters zijn rood en blauw met enige kleine strepen of vlakken in het wit, rood zijn de woorden "Nutricia" en "Sporting", de overige woorden zijn in het blauw geschreven: de woorden "met druivesuiker" in een wit met blauw omrand vlak.

Dit merk komt voor als volgt:

Eiseres beklaagt er zich nu over dat verweerster onder de benaming "Chocovit" een chocoladedrank uit magere gesteriliseerde melk, suiker, cacao, zetmeel en een


stabilisator op de markt brengt in flessen, die voorzien zijn van een etiket dat als teken een flagrante inbreuk zou uitmaken op hare rechten als merkhouder.

Het door verweerster gebruikte teken ziet er, verkleind en in zwart-wit reproduktie uit als volgt:

waarin de fond geel is, de letters blauw (behalve dan de letters "nieuw - nouveau" die in het wit op een rood veld zijn aangebracht), de renners zijn gekleed in resp. een rood, een blauw en een groen shirt met overwegend wit broekje en schoeisel in dezelfde kleur als het shirt.

Bespreking. (...) Wij stellen vast dat eiseres regelmatig de tekens als

warenmerk bij het Beneluxbureau heeft laten inschrijven; van het ogenblik van die inschrijving af kan zij de door de wet bepaalde bescherming van haar merk (of haar merken) inroepen;

Verweerster betwist trouwens de geldigheid van deze inschrijvingen niet.

Verweerster, harerzijds, beroept zich op geen depot voor haar teken.

De vraag is nu of er voldoende overeenstemming bestaat tussen het teken van verweerster en de merken van eiseres opdat wij met het oog op onze voorlopige beschikking de bepalingen van art. 13.A.1 B.M.W. toepasbaar zouden achten.

Blijkens een, thans gevestigde, rechtsspraak van het Benelux gerechtshof bestaat er "overeenkomst" wanneer, mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name "de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd - auditief, visueel of begripmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt..." (Benelux gerechtshof 20 mei 1983, R.W. 1983-84, 153 en vlgn. [ B.I.E. 1984, nr40 blz. 137 m.n. D.W.F. V. (Jullien/Verschuere). Red.].

In casu toegepast op de zaak die ons werd voorgelegd stellen wij vast dat de gele kleur, voorwerp van depot nr. 378.625 alsmede de bruin-geel-bruine kleurencombinatie, voorwerp van depot nr. 382.368 wel degelijk als merk gedeponeerde tekens zijn met een initiaal eerder geringe onderscheidende kracht doch dat blijkt dat deze tekens sinds jaren door eiseres werden gebruikt voor het vereenzelvigen van haar produkten waardoor inburgering van het merk is ontstaan, wat de onderscheidende kracht ervan heeft verhoogd.

Anderzijds komt het ons voor dat het verschil in kleurschakering niet volstaat om te stellen dat ieder gevaar van associatie vermeden moet worden, immers is de wijze waarop dit verschil wordt waargenomen en de associatie dus al dan niet gebeurt, voor een groot deel afhankelijk van externe omstandigheden die niets met de tint waarin het teken oorspronkelijk werd gebruikt te maken hebben.

Het associatiegevaar wordt échter naar wij menen het grootst in verband met het teken van verweerster en het merk nr. 382.508.

Immers worden hier dezelfde kleuren gebruikt in een combinatie die associatief werkt, nml. geel als grond, blauw voor de schrifttekens en rood; tevens wordt ook gebruik gemaakt van wit, visueel bestaat er dus reeds een globale gelijkenis die volstaat om onterechte associatie tussen merk en teken op te wekken; ook begripsmatig bestaat gevaar van associatie want de aanwezigheid van de zes renners op het etiket van verweerster zal bij hem die met dit teken wordt

geconfronteerd, worden geassocieerd met de renners die voorkomen op het merk van eiseres; waar dit merk en het teken in hun geheel dienen beoordeeld is het duidelijk dat het gemiddelde publiek dat met merk en teken wordt geconfronteerd bv. in de rekken van een grootwarenhuis, niet zal blijven stilstaan bij de eerst bij nader onderzoek waarneembare detailverschillen zoals bv. het feit dat op het etiket van verweerster zes renners voorkomen tegen vier op het etiket van eiseres; het publiek zal hoofdzakelijk aandacht hebben voor de loutere aanwezigheid van renners op het etiket, in verband met de eerder beschreven kleurencombinatie.

Anderzijds kan niet betwist worden dat het aangevochten teken gebruikt wordt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, deze waren zijnde chocolademelk of voor gelijkaardige waren zijnde een drank vervaardigd uit melk, cacao en suiker.

Het past dus dat, ten voorlopigen titel en in afwachting van een eindvonnis ten gronde, de volgende maatregelen zouden worden bevolen; het past ook dat de dwangsom zou aangepast worden op de hiernabepaalde wijze en dat aan verweerster een termijn zou worden gegund om onze beschikking uit te voeren. (...)

Om deze redenen, Wij, Georges Bogaerts, Ondervoorzitter in de Recht

bank van Koophandel te Brussel, zetelend in het Gerechtsgebouw, ter openbare terechtzitting inzake kortgeding, ter vervanging van de wettelijk belette Voorzitter, bijgestaan door Anna Frans, Griffier;

Gelet op art. 4 en volgende van de wet van 15 juni 1935 alhier toegepast;

Wijzende op tegenspraak en onder voorbehoud van alle rechten van partijen ten gronde;

Leggen verweerster voorlopig verbod op nog verder voor haar koopwaar chocolademelk als onderscheidingsteken gebruik te maken van de gele kleur, de kleurencombinatie waarin op gele fond en met geel als dominante kleur voorkomen de kleuren blauw en rood alsmede de afbeelding van renners, zulks onder verbeurte van een dwangsom van vijfhonderd frank per eenmalig gebruik van die tekens; zeggen dat deze dwangsom niet verder zal worden verbeurd wanneer het gekumuleerd bedrag ervan de 1.000.000 frank zal hebben bereikt;

Bevelen en gelasten verweerster alle produkten waarop de tekens voorkomen, waarvan het gebruik bij deze beschikking voorlopig verboden werd, en die zich bij haar rechtstreekse afnemers bevinden terug te halen binnen de termijn van drie weken volgende op de betekening van onze beschikking, zulks onder verbeurte van een dwangsom van duizend frank per produkt dat na verstrijken van de hierboven gestelde termijn niet zou zijn teruggenomen; zeggen dat verweerster ook zal ophouden deze dwangsom te verbeuren van zodra zij het bedrag van 2.500.000 fr zal hebben bereikt; enz.

Nr 15. Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, 22 december 1987.

(Dreft-fles/Una-fles)

Mr J.-L. Duplat.

Art. 13 onder A Benelux Merkenwet. Onder het regime van de BMW kan een op art. 13 A van

die wet gebaseerde vordering slechts worden ingesteld door de merkhouder en niet gezamenlijk door de merkhouder en door een licentiehouder. Dit is het logisch gevolg van de bepalingen verwoord in art. 12 A BMW die expressis verbis voorzien dat merkvorderingen ontoelaatbaar zijn zo het merk niet werd gedeponeerd door diegenen die de merkinbreuk inroepen.

Als merkhouder kan alleen worden bestempeld de vennoot-


schap of de natuurlijke persoon, die het depot van het merk verrichtte en niet de gehele groep tot dewelke zij behoort. Eiseressen zijn niet gerechtigd een gemeenschappelijke stopzetting te bekomen op grond van twee verschillende merkde-pots.

De figuur van rechtsverwerking mag niet leiden tot een extra of parajudiciële verjaring en het louter stilzitten en het gebrek aan optreden tegen een onrechtmatig merkgebruik volstaat niet om te besluiten dat merkhouders hun vorderingsrecht, gegrond op het merk, verwerkt zouden hebben, zeker niet indien dit stilzitten gegrond is op redenen die niet met de handhaving van het merkrecht onverenigbaar zijn.

1. De vennootschap naar Engels recht Procter & Gamble Limited te Gosforth, Newcastle-upon-Tyne, Groot-Brittan-nië,

2. de vennootschap naar het recht van de Staat Ohio The Procter & Gamble Company te Cincinnati, Ohio, Ver.St.v.Amerika,

3. de naamloze vennootschap Procter & Gamble Benelux te Brussel, eiseressen [in kort geding], advocaat Mr J.-M. Nelissen-Grade te Brussel,

tegen de naamloze vennootschap Aldi te Erpe-mere, verweer

ster [in kort geding], advocaat Mr A. De Caluwé te Brussel.

A. De feiten. 1. Eerste eiseres is sedert 20.1.1982, voor het Beneluxge-

bied, houdster van het merk - dat zij in haar dagvaarding en eerste besluiten bestempeld als "samengesteld merk" en in haar tweede besluiten definieert als "complex merk" - bestaande uit het woordmerk "DREFT", het beeldmerk dat een druppel voorstelt, de vorm van de verpakking en de kleuren groen, wit en rood.

Dit merk werd in het Beneluxmerkenbureau ingeschreven onder het nummer 378.351 voor waren van de klasse 3 en o.m. voor zepen en vaatwasmiddelen.

2. Tweede eiseres deponeerde op 11.5.1983 voor<het Bene-luxgebied een merk, bestaande uit de vorm en de groene kleur van de verpakking van het detergent verkocht onder de benaming DREFT. Dit tweede merk werd in het Beneluxmerkenbureau ingeschreven onder het nummer 389.171 insgelijks voor goederen van de klasse 3. Tweede eiseres houdt in eerste konklusie voor dat dit merk "dat een deel vormt van het samengesteld merk van eerste eiseres, louter voorzichtigheidshalve afzonderlijk werd gedeponeerd" (blz. 3 eerste alinea).

3. Derde eiseres is licentiehoudster van het "complex" of "gecombineerd" merk neergelegd onder nummer 378.351 en "van het deel van dit merk dat het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijk depot". Uit de Ons voorgelegde stukken blijkt dat de licentie van het merk nr 378.351 op 18.10.82 werd ingeschreven en de licentie van het merk nr 389.171 op 2.12.83.

4. Verweerster betwist niet dat de eiseressen sedert ettelijke jaren voorafgaand aan de Beneluxdepots onder de naam "DREFT" vaatwasmiddelen op de Belgische markt brengen verpakt in een groene metalen verpakking.

Eiseressen houden voor in de jaren 1967 te zijn overgestapt van de metalen verpakking naar de plastieke cylinder-vormige groene fles.

5. Verweerster, in de distributiesektor aktief, baat kennelijk met succes een aantal winkels uit van middelgrote omvang waar een vrij beperkt aantal produkten te koop worden aangeboden tegen "scherpe" prijzen.

Eiseressen houden in besluiten voor dat de verkoopspo-litiek van verweerster gesteund is op het aanbieden van produkten die qua presentatie een sterke gelijkenis vertonen met goed in de markt liggende merkprodukten die, zo houden zij voor, tegen hogere prijzen verkocht worden in andere handelszaken, veelal grootwarenhuisketens.

6. Op 3.11.1986 schreef de N.V. Procter & Gamble Euro-pean Technical Center (H.R. Brussel nr 300.789), niet betrokken in huidig geding, o.m. het volgende aan de N.V. Despe:

"Nous constatons que votre société est fabricant du detergent vaisselle UNA distribué par ALDI pour lequel vous utilisez une bouteille dont la forme et la couleur sont identiques a la bouteille que nous utilisons déja pendant des années pour notre produit DREFT liquide. Nous sommes propriétaires des marques suivantes pour Ie Benelux: 1) marque n° 378.351, enregistrée en date du 20.01.1982 et qui est constituée par les couleurs vert, rouge et blanc utilisées sur la bouteille de DREFT Liquide (voir copie en annexe), 2) marque n° 389.171, enregistrée en date du 11.05.1983 et qui est constituée en partie par la forme du condition-nement, en partie par la couleur verte du conditionnement d'une bouteille que nous utilisons actuellement pour DREFT Liquide (voir copie en annexe). Nous attirons votre attention sur Ie fait que 1'utilisation d'une bouteille dont la forme et la couleur sont identiques a celles qui sont revendiquées par nos marques n ° 378.351 et n° 389.171, constitue une violation de nos droits de marques. Afin de protéger nos droits de marques et afin d'éviter toute confusion aux yeux des consommateurs entre notre bouteille DREFT Liquide et la bouteille que vous utilisez pour Ie produit UNA, nous vous prions d'urgence de cesser immédiatement toute utilisation de cette bouteille. Nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer dans la quinzaine que vous allez donner suite a notre requête". De N.V. Despe antwoordde - de brief wordt echter niet

voorgelegd - dat zij dit UNA produkt enkel in opdracht van Aldi vervaardigt, dat het etiket ook dat is van Aldi en dat de kleur van de fles eveneens conform is aan de door Aldi gegeven instructies (zie o.m. brief dd. 7.1.87 door hogerver-noemde N.V. aan Aldi gericht).

7. Op 7.1.87 vroeg de N.V. Procter & Gamble European Technical Center aan Aldi N.V. "elk gebruik van de desbetreffende fles onmiddellijk te staken",

8. Bij telex dd. 27.1.87door de raadsman van verweerster aan Procter & Gamble European Technical Center gericht, preciseerde verweerster o.m. dat het geviseerde afwasmiddel UNA door Aldi sedert september 1980 betrokken wordt bij Grada. Tevens vroeg zij mededeling ener kopij der twee ingeroepen depots.

9. Op 2.2.1987 liet het "Trademarks Department" van de N.V. Procter & Gamble European Technical Center aan de raadsman van verweerster een kopij der twee merkinschrij-vingen geworden. Belangwekkend is dat aan verweerster ook gevraagd werd "stelling te nemen" uiterlijk op 2.3.87 (door Ons onderlijnd).

10. Op 30.9.1987 werd huidige procedure ingeleid. Zij stoelt eksklusief op artikel 13 Al van de Beneluxmerkenwet dat bepaalt dat "men zich verzetten kan tegen elk gebruik dat van een merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren".

B. Bespreking. 1. Overwegende dat verweerster in limine litis een aantal

excepties inroept die als volgt kunnen worden samengevat en door Ons worden besproken:

a) Derde eiseres, licentiehouder, is weliswaar, houdt verweerster voor, gerechtigd om, samen met de merkhouder(s), vergoeding voor geleden schade tengevolge van een merkin-breuk te vorderen voor de bodemrechter (art. 11 D van de E.B.M.W.) doch mag niet in rechte optreden om de stopzetting te bekomen van een merkinbreuk (art. 13 Al van de Beneluxmerkenwet) zodat de door derde eiseres ingestelde kort geding procedure onontvankelijk is;

O. dat deze eerste exceptie als gegrond voorkomt; O. inderdaad dat onder het regime van de Beneluxmer

kenwet een op artikel 13 A van die wet gebaseerde vordering slechts kan worden ingesteld door de merkhouder en niet gezamenlijk door de merkhouder en door een licentiehouder (zie o.m. beschikking dd. 12.6.87, President Arrondissementsrechtbank te Haarlem inzake Gardisette tegen Intra-dex in Bijblad Industriële Eigendom, 1987, n r l l , nr73, p.


307, en A. BRAUN, "Précis des marques de produits et de services", 2e uitgave, nr 339, p. 261);

O. dat wat voorafgaat het logisch gevolg is van de bepalingen vervat in artikel 12 A van de E.B.M.W. die expressis verbis voorzien dat merkvorderingen ontoelaatbaar zijn zo het merk niet werd gedeponeerd door diegenen die de merk-inbreuk inroepen;

O. dat de merkhouder - en hij alleen - in kort geding handelen kan zodra hij het depot verrichtte;

O. dat licentiegever en licentiehouder weliswaar samen artikel 11 D van de E.B.M.W. kunnen inroepen en schade herstel kunnen vorderen van derden die onrechtmatig het merk zouden gebruiken;

O. dat schade herstel echter niet tot de bevoegdheid van een kort geding rechter behoort doch eksklusief tot deze van de bodemrechter;

O. dat nu derde eiseres zich slechts beroept op artikel 13 A 1 van de E.B.M.W. en geen merkhoudster is, de vordering in haren hoofde als onontvankelijk dient te worden beschouwd;

b) Eerste en tweede eiseressen zijn, houdt verweerster voorts voor, niet gerechtigd een gemeenschappelijke stopzetting te bekomen op grond van twee verschillende merkdepots zodat eerste eiseres slechts handelen kan wat haar depot betreft (nr 378.351) terwijl tweede eiseres het slechts kan doen wat haar depot betreft (nr 389.171), zodat de vordering onontvankelijk is wat eerste eiseres betreft voor zover zij gegrond is op het depot 389.171 en onontvankelijk wat tweede eiseres betreft voor zover zij stoelt op het depot nr 378.351;

O. dat ook deze exceptie als gegrond voorkomt; O. inderdaad dat het merkenrecht het begrip "groep van

vennootschappen of vennootschappen die tot een zelfde groep behoren" niet kent zodat de twee eerste eiseressen ten onrechte poneren dat de kort geding rechter rekening zou moeten houden met het fenomeen groep, dat de practici van het vennootschapsrecht goed kennen;

O. dat alleen als merkhouder kan worden bestempeld de vennootschap, of de fysische persoon, die het depot van het merk verrichtte en niet de gehele groep tot dewelke zij behoort;

c) Er is, roept verweerster als derde exceptie in, rechtsver-werking, nu verweerster inderdaad op de markt kwam met het litigieuze produkt in september 1980 en de verpakking onder het merk UNA in België verkocht wordt sedert juli 1982 en eiseressen slechts einde september 1987 reageren, aldus door hun onverschilligheid de schijn "verwekkend" van verzaking aan hun gebeurlijke rechten;

O. dat deze derde exceptie niet kan worden aangehouden;

O. inderdaad dat eerst en vooral dient benadrukt dat uit geen enkel stuk blijkt dat de aangevochten UNA verpakking sedert 1982 zou bestaan en dat het GRADA produkt, onder de aangevochten verpakking, sedert 1980 op de markt zou zijn;

O. inderdaad dat verweerster zich beperkt tot het voorleggen van een aantal fakturen waaruit blijkt dat zij sedert 1981 en 1982 bij de B.V. GRADA PRODUKTEN te Amsterdam een aantal UNA superafwas produkten en Casa produkten aankocht;

O. dat dit echter niet bewijst dat deze produkten in de jaren 1981 en 1982 aangekocht werden onder de aangevochten cylindervormige groene fles;

O. dat uit de Ons voorgelegde stukken alleen duidelijk vaststaat dat eiseressen in november 1986 wisten dat de aangevochten verpakkingen van UNA vaatwas produkten in de ALDI keten te koop werden aangeboden;

O. dat de figuur van de rechtsverwerking niet mag leiden tot een extra of parajudiciële verjaring (zie onze beschikking nr 116/84, dd. 15.5.84 inzake BURBERRYS LTD tegen SARMA-PENNEY LTD) en het louter stilzitten en het gebrek aan optreden tegen een onrechtmatig merkgebruik niet volstaat om te besluiten dat merkhouders hun vorderingsrecht, gegrond op het merk, zouden verwerkt hebben, zeker niet indien dit stilzitten gegrond is op redenen die niet met

de handhaving van het merkrecht onverenigbaar zijn (zie onze hierboven reeds geciteerde beschikking dd. 15.5.84);

O. dat wat de door eiseressen voor november 1986 aangenomen houding, voor zover zij op dat ogenblik wisten of moesten weten - wat niet evident is - dat de UNA verpakkingen reeds massaal in de ALDI keten te vinden waren, om commerciële redenen niet op te treden, niet onverenigbaar is met het behoud van hun gebeurlijk merkrechtelijke bescherming van de vorm en de kleur van de verpakkingen;

O. dat er derhalve geen sprake kan zijn van rechtsverwerking;

2. O. dat verweerster voorts onze "onbevoegdheid" inroept, voorhoudend dat er in casu geen spoedeisendheid zou zijn;

O. dat deze stelling in zijn principe dient bijgetreden doch niet qua gevolgen nu het gebrek aan urgentie een ontvankelijkheidsprobleem is en niet een bevoegdheidspro-bleem (zie infra);

O. inderdaad dat uit de hierboven uiteengezette feiten (zie A6 tot A9) blijkt dat, niet de eiseressen doch een andere vennootschap die tot hun groep behoort, als uiterste datum 2.3.87 had vooropgesteld opdat verweerster een standpunt zou innemen nopens de beweerde door haar gepleegde inbreuken op de merkenrechten van sommige eiseressen;

O. dat door tussen 2.3.1987 en 30.9.1987 niet te reageren zonder dat in deze periode nog tussen partijen enige onderhandeling werd gevoerd om bijvoorbeeld de zaak in der minne te regelen, de twee eerste eiseressen thans niet meer gerechtigd zijn de urgentie in te roepen en dit des te meer dat zij zich op geen enkel konkreetfeit beroepen om te stellen dat zij enerzijds door de verkoop van UNA produkten schade lijden en anderzijds dat die schade zou toenemen;

O. dat het bevreemdend voorkomt dat de twee eerste eiseressen geen enkele brief, telex, memo of nota voorleggen uitgaande van hun kliënten-afnemers, de meeste Belgische grootwarenhuis ketens, waaruit zou moeten blijken, enerzijds dat de verkoop van DREFT produkten vermindert of stagneert gelet op het sukses van het UNA produkt en anderzijds da,t deze afnemers het voornemen zouden hebben geuit zich niet meer verder bij de twee eerste eiseressen te bevoorraden, zo deze laatsten niet in rechte zouden optreden tegen ALDI;

O. dat de kort geding rechter, inzake urgentie, niet alleen moet nagaan of de eiseressen niet gedraald of getalmd hebben met het instellen van hun vordering - wat hier onbetwistbaar vaststaat (bijna 7 maanden gingen voorbij tussen 2.3.87 en 30.9.87, en de twee eerste eiseressen bleven inak-tief) - doch ook aan belangenafweging moet doen;

O. dat, wat dit laatste punt betreft, de twee eerste eiseressen zelfs geen allereerste begin van stuk qua gevaar voor schade of geleden schade voorleggen terwijl verweerster, bij ontstentenis aan reaktie van de twee eerste eiseressen in de dagen volgend op 2.3.87 redelijkerwijze mocht afleiden dat de door haar raadsman ontwikkelde argumentering (zie su-pra A 6 tot A 9) de tegenpartij had overtuigd;

O. dat er derhalve in casu een schrijnend en kennelijk manifest gebrek aan urgentie is;

O. dat conform onze constante rechtspraak en een gedeelte van de rechtsleer (C. Cambier, Droit judiciaire civil, tome II, p. 337, J. Laenens, "Overzicht van de rechtspraak 1973-1978, de Bevoegdheid in T.P.R. 1979, p. 259 en 291, D. Lindemans; R. W. 1979-1980, kol. 1908-1909 en voetnoot 24, J. Van Compernolle in "L'évolution du référé: mutation ou renouveau?, J.T. 1985, p. 519 n° 7 in fine) derhalve dient besloten te worden niet dat Wij onbevoegd zouden zijn doch dat bij gebrek aan urgentie de voor Ons ingestelde vordering onontvankelijk is;

3. O., wat de tegeneis betreft, dat uit: a) de door beide partijen uitvoerig uitgewisselde besluiten, b) de tijd die verweerster nodig had om haar besluiten op te stellen (zes weken na betekening van de dagvaarding ter griffie neergelegd), c) de termijn die eiseressen nodig hadden om op de eerste konklusie door verweerster opgesteld op omstandige manier te antwoorden (meer dan twee volle weken),


d) de zeer belangrijke principiële vragen die tijdens de debatten werden opgeworpen (zie punten B 1 a), b) en c)), niet blijkt dat eiseressen voortvarend, onbesuisd, lichtzinnig of op onverantwoorde wijze zijn te werk gegaan om Ons te adiëren;

O. dat het doel van het procesrecht het ordenen is van het geding opdat een partij (in casu eiseres) over een passende, rechtmatige en uitvoerbare titel kan beschikken;

O. dat procederen kan worden gedefinieerd als "het voortschrijden naar hoger geciteerd einddoel";

O. dat er alleen dan van procedurerechtsmisbruik sprake kan zijn als iemand het proces voor een ander doel en zonder enig redelijk belang aanwendt (zie Marcel Storme, "Over het tergend geding voor een roekeloze vriendschap" in Liber Amicorum Jan Ronse ,blz. 66 en 67, nr 21 en 25);

O. dat, zoals hierboven toegelicht, niet blijkt dat eiseressen zich plichtig zouden hebben gemaakt aan procesrechts-misbruik zodat de ingestelde tegeneis, tegen de drie verweersters op tegeneis derhalve als ongegrond dient te worden afgewezen;

Om deze redenen: Wij, Jean-Louis Duplat, Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Brussel, zetelend in het Gerechtsgebouw, ter openbare terechtzitting inzake kort geding, bijgestaan door Ghislena Vanderstappen, griffier,

1) Verklaren de door derde eiseres ingestelde vordering in zijn geheel onontvankelijk nu de thans gevoerde procedure eksklusief stoelt op artikel 13 A 1 van de E.B.M.W.,

2) Verklaren de door eerste eiseres ingestelde vordering onontvankelijk, in zoverre zij gegrond is op een beweerde inbreuk op het depot nr 389.171, dat slechts door tweede eiseres in Benelux verband werd verricht,

3) Verklaren de door tweede eiseres ingestelde vordering onontvankelijk in zoverre zij stoelt op een beweerde inbreuk op het depot nr 378.151 dat slechts door eerste eiseres in Benelux verband werd verricht,

4) Stellen vast dat er in casu geen urgentie is zoéat de door eerste en tweede eiseressen ingeleide vorderingen, zoals hierboven sub 3 beperkt, als onontvankelijk dienen te worden verklaard,

5) Verklaren de ingestelde tegeneis ontvankelijk doch ongegrond,

6) Veroordelen eiseressen tot de kosten, heden vereffend wat hun betreft op zesduizend honderd en een frank en wat verweerster betreft op drieduizend tweehonderd frank. Enz.

Nr 16. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Eerste Kamer, 30 juni 1988.

(C.B.T.-fruitkisten)

Mrs C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, A.S.M. Horstink en J. C. Fasseur-van Santen.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 en artt. 1 en 4, aanhef en onder 2 Benelux Merkenwet.

Nietigheid van de aanduiding C.B.T., omdat het geen onderscheidend vermogen zou hebben en misleidend zou zijn voor het publiek, wordt niet aannemelijk geacht. Het Hof is voorshands van oordeel dat de aanduiding C.B.T. op de lange zijden van de krat duidelijk afsteekt tegen de gekleurde vlakken en naast "Holland", de aanduiding van de geografische herkomst, opvalt en een zelfstandige plaats inneemt. De aanduiding C.B.T wil niet meer zeggen dan dat het fruit afkomstig is van de veiling. Niet aannemelijk is gemaakt dat ten aanzien van de aard van de waren of de herkomst een verkeerde (misleidende) indruk bij het publiek wordt gewekt.

Rinus Hoogstrate te Goes, appellant [in kort geding], procureur Mr J.L.M. Dassen,

tegen de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Centraal

Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland te 's-Gravenhage, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr D. den Hertog.

a) President Arrondissementsrechtbank te Middelburg, 6 oktober 1987 (Mr G.R. André de la Porte).

2. De feiten 2.1. CBT [eiseres in eerste aanleg. Red] is rechthebben

de op een aantal ingeschreven merken, waaronder het op 14 maart 1983 ingeschreven merk

C.IB.7. Dit merk is ingeschreven voor onder meer groenten en fruit.

2.2. CBT heeft haar leden, veilingen, licentie verleend om dit merk ten behoeve van haar leden, de individuele groente- en/of fruittelers, te gebruiken. Daartegenover hebben deze leden zich verplicht bij het aanbieden van hun producten op de veilingen uitsluitend gebruik te maken van verpakkingsmateriaal waarop het merk C.B.T. is afgebeeld.

2.3. Zoals uit de getoonde kisten blijkt komt het merk daarop tweemaal voor, terwijl daarnaast de kisten zijn versierd met een blauwe band, waarin in het midden van de vier zijden een uitsparing is gemaakt voor een op rode ondergrond in grote letters geplaatst woord Holland. Aan de lange zijden staat in de blauwe band, eveneens op rode ondergrond, maar in kleinere letters - en daardoor minder opvallend dan het woord Holland - het merk C.B.T. Verder komt het merk in grotere letters op de beide korte zijden voor en wel op het onbeschilderde deel van het hout, daardoor opvallend. Dit alles betreft de gewone fruitkisten. Er bestaan ook andere modellen kisten, bijvoorbeeld voor aardbeien, waarop het merk op niet wezenlijk verschillende wijze is aangebracht.

2.4. Het Nederlandse aanbod van groenten en fruit gaat voor ongeveer 75% via de veilingen, leden van CBT, en voor de rest buiten de veilingen om rechtstreeks naar de handel.

2.5. Hoogstrate koopt rechtstreeks van de telers, die het fruit in kisten aan hem leveren. Deze kisten verkoopt hij vervolgens door aan zijn afnemers.

2.6. Deze kisten zijn soms (zo niet altijd) van CBT afkomstig en voorzien van de C.B.T.-merken.

2.7. Vroeger werd door CBT geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar kisten, die overigens met het fruit samen in eigendom worden overgedragen, door derden, maar sinds korte tijd - het merk is pas in 1983 ingeschreven en dit is pas het tweede kort geding - tracht CBT haar merk te profileren en te handhaven.

3. Het geschil 3.1. CBT stelt dat Hoogstrate door het verhandelen van

fruit in kisten met het C.B.T.-merk onrechtmatig jegens haar handelt.

3.2. Hoogstrate voert hiertegen in de eerste plaats aan dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft. Het is geen zichtbaar teken voor het in de winkels kopende publiek. De kisten worden dikwijls zo opgesteld dat het merk in het geheel niet zichtbaar is. Soms wordt het fruit uit de kratten verwijderd en in de schappen gedaan, waardoor iedere band met het merk wordt verbroken. Het merk is ook te eenvoudig en wordt door het publiek niet als merk opgevat. Een onderscheid tussen C.B.T.-appelen en andere appelen bestaat niet. Het wordt ook niet gebruikt als merk omdat het in combinatie met andere elementen een ondergeschikte plaats inneemt. Zie de wijze waarop het op de kist is aangebracht. Het merk is ook misleidend, omdat het aan het publiek suggereert dat er verschil zou bestaan tussen op de veiling gekocht fruit en buiten de veiling om aangevoerd fruit, terwijl dit verschil niet bestaat. Alle fruit dient te voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De fruitkist is altijd vrij verhandelbaar geweest en CBT heeft alleen de


bedoeling om de handel buiten de veiling om zonder redelijke grond te treffen.

3.3. CBT heeft dit laatste betwist. Zij stelt dat Hoogstrate in wezen zich beroept op nietigheid van het merk, maar daarover kan in kort geding geen uitspraak gedaan worden en het zou onjuist zijn daarover in kort geding een voorlopig oordeel te geven. Zij bestrijdt bovendien de door Hoogstrate gestelde gronden voor nietigheid. Er bestaat, aldus CBT, wel degelijk onderscheid tussen het fruit dat op de veilingen van haar leden wordt verkocht en het andere fruit, omdat CBT een eigen kwaliteitscontrole uitvoert.

4. De beoordeling van het geschil 4.1. CBT heeft gelijk dat in kort geding niet de

nietigheid van een merk kan worden vastgesteld. Wel kan de rechter in kort geding rekening houden met de aannemelijkheid dat een merk nietig zal worden verklaard.

4.2. Voorshands lijkt mij niet aannemelijk dat dit het geval zal zijn, in ieder geval niet zodanig aannemelijk dat waarschijnlijk geacht mag worden dat CBT zich niet te goeder trouw op het merk zou mogen beroepen. Ter toelichting hiervan het volgende.

4.3. Het merk is zichtbaar op de kratten aangebracht. Dat de kratten in de winkel soms zodanig geplaatst worden dat het merk onzichtbaar wordt maakt het merk als zodanig nog niet onduidelijk en de omstandigheid dat soms het fruit uit de kratten wordt gehaald alvorens de waar voor het publiek ten toon te stellen heeft geen gevolgen voor de kracht van het merk.

4.4. Ook kan niet gezegd worden dat het merk te eenvoudig is. De letters C.B.T. in een kenmerkende vormgeving zijn niet eenvoudiger dan menig ander merk.

4.5. Voor wat betreft het gebruik van het merk kan aan Hoogstrate worden toegegeven dat het op de bovenrand van de kist een minder opvallende plaats inneemt dan het woord Holland. Op de korte zijde van de kist komt het echter duidelijk naar voren en in zijn totaliteit kan, naar mijn voorlopig oordeel, niet gezegd worden dat het een zodanig ondergeschikte plaats inneemt dat het kennelijk niet als merk wordt gebruikt.

4.6. Van misleiding van het publiek is ook geen sprake. Zelfs al zouden de vruchten in de C.B.T.-kisten zich in niets onderscheiden van vruchten in andere kisten, dan nog is naar mijn voorlopig oordeel geen sprake van misleiding van het publiek in de zin van de wet. Daarbij komt dat voorshands aannemelijk voorkomt dat CBT, zoals zij stelt, een eigen keuring toepast en of die keuring al dan niet strengere eisen stelt dan de wet is niet relevant.

4.7. Dat de fruitkisten vroeger vrij verhandelbaar zijn geweest is geen reden om CBT de merkenrechtelijke bescherming te onthouden voor kisten die voorzien zijn van het merk. Hoogstrate stelt zelf dat CBT dit merk pas sinds de deponering ervan op de kisten is gaan gebruiken en er kan dus niet gezegd worden dat Hoogstrate en andere kistengebruikers jarenlang van het C.B.T.-merk voorziene kisten hebben kunnen gebruiken zonder dat enig beroep op merkenrechtelijke bescherming werd gedaan, waarbij in het midden kan blijven welke gevolgen aan een dergelijke omstandigheid verbonden zouden kunnen worden. De C.B.T.-kratten mogen standaardkratten zijn, bij de behandeling van het kort geding is geenszins aannemelijk geworden dat Hoogstrate niet in staat is soortgelijke kratten, maar dan zonder C.B.T.-merk, aan te schaffen en hetzelfde geldt natuurlijk voor de fruittelers die hem de gevulde kratten leveren.

4.8. De verweren van Hoogstrate falen dus. In aanmerking nemende dat in het verleden algemeen gebruik gemaakt is van de C.B.T.-kratten en dat daartegen blijkbaar nog slechts nauwelijks is opgetreden hoewel het C.B.T.-merk reeds in 1983 is ingevoerd en sindsdien op de kratten is aangebracht, komt het mij bij belangenafweging niet redelijk voor om Hoogstrate te verplichten reeds direct gebruik, van de C.B.T.-kratten te staken. Hij moet de gelegenheid krijgen om andere kratten aan te schaffen. Het ligt voor de hand dat hij, alvorens dit te doen, hierover

overleg pleegt met de niet bij CBT aangesloten fruittelers en anderen in een soortgelijke positie als hij zelf. Daarvoor is enige tijd nodig en daarom zal ik hem verbieden om na zes maanden na betekening van het vonnis verdere inbreuk op het merkenrecht van CBT te maken. Verder acht ik de gevorderde dwangsom van ƒ 10.000,- per krat te hoog. Een bedrag van ƒ 1.000,- komt mij voldoende voor.

5. De beslissing De president, rechtdoende in kort geding, verbiedt

Hoogstrate om, ingaande zes maanden na betekening van dit vonnis, verdere inbreuk te maken op het merkenrecht van CBT, zoals dat onder de nummers 388429 en 388491 in het Benelux Merkenregister is ingeschreven, zulks op verbeurte van een dwangsom ten bedrage van ƒ 1.000,-voor elk exemplaar van een verpakking waarmee of ten aanzien waarvan Hoogstrate in strijd met dit verbod of enig deel daarvan mocht handelen.

De president verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Hij ontzegt het meer of anders gevorderde. Hij veroordeelt Hoogstrate in de proceskosten, tot op

deze uitspraak aan de zijde van CBT vastgesteld op ƒ 1.500,- voor procureurssalaris en ƒ 298,75 voor verschotten. Enz.

b) Het Hof, enz.

Ten aanzien van het recht: 1. In hoger beroep staat tussen partijen als niet, althans

onvoldoende betwist, het volgende vast: a. Geïntimeerde is rechthebbende op het woordmerk

"C.B.T.", het merk C.B.T. in speciaal lettertype en het collectieve beeldmerk bestaande uit een meisje in klederdracht met zon, welke merken te haren name zijn ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder respectievelijk de nummers 388.491, 388.429 en 348.502.

b. Geïntimeerde heeft haar leden - verenigingen die groente- en/of fruitveilingen houden - licentie verleend om haar merken ten behoeve van de leden van die veilingen -individuele telers van groente en/of fruit - te gebruiken met betrekking tot waren die via de veilingen worden verkocht. Daartegenover hebben de telers zich verplicht om de door hen ter veiling aangeboden produkten uitsluitend te verpakken in fust waarop een CBT-merk is afgebeeld.

c. Appellant verhandelt buiten de veiling om en zonder toestemming van geïntimeerde fruit, waaronder appels in zogenaamde hoge appelkratten waarop het, op 14 maart 1983 ingeschreven merk C.B.T. in speciaal lettertype staat afgebeeld.

d. Tot op heden heeft appellant geen bodemprocedure ingesteld strekkende tot nietigverklaring van het depot van voormelde merken.

2. Voorop gesteld wordt dat het in deze zaak uitsluitend gaat om het merk C.B.T. in speciaal lettertype, dat onder nr. 388.429 in het Benelux Merkenregister is ingeschreven en is afgebeeld op voormelde appelkratten. Bij een verbod tot inbreuk op het woordmerk heeft geïntimeerde in dit geding geen belang.

3. Uit eigen waarneming heeft het hof bij pleidooi geconstateerd dat de vier zijkanten van de, ter terechtzitting getoonde appelkrat telkens worden gevormd door twee houten plankjes boven elkaar; dat op die bovenste planken een blauwe band is aangebracht waarin telkens in het midden een uitsparing is gemaakt voor het, op een rode ondergrond met groene rand met enige uitsparing daartussen geplaatste woord "Holland", terwijl aan de lange zijden van de krat links van het woord "Holland" in die band op een rode rechthoek, met een uitsparing in de vorm van een rand, de aanduiding C.B.T. is aangebracht en voorts aan de korte zijden de aanduiding C.B.T. in zwarte letters op de ongeschilderde onderste planken voorkomt. Het woord "Holland" en de aanduiding C.B.T. (aan de lange zijden) zijn gevormd door uitsparingen in de rode ondergrond, waarbij de letters van het woord "Holland"


groter zijn dat die van de aanduiding C.B.T. Voorts staan op de krat enkele losse letters en is aan één van de korte zijden nog een kistkaart aangebracht.

4. Appellant beroept zich op nietigheid van het depot van het merk, daartoe aanvoerende dat de aanduiding C.B.T. ten opzichte van de overige op de krat aangebrachte aanduidingen, met name ten opzichte van het woord "Holland", een ondergeschikte plaats inneemt en derhalve geen onderscheidend vermogen heeft, alsmede dat het merk misleidend is voor het publiek. Voorts heeft appellant nog aangevoerd dat de aanduiding C.B.T. slechts kan worden gezien als afkorting van de (handels)naam van geïntimeerde, welke nieuwe stelling eerst bij pleidooi naar voren is gebracht doch waartegen geïntimeerde zich niet heeft verzet.

5. Naar het voorlopig oordeel van het hof brengt de enkele omstandigheid dat een merk tevens de afkorting van de (handels)naam van de rechthebbende is geen nietigheid van het depot mede. Dit zou anders zijn indien de aanduiding C.B.T. door het publiek slechts als afkorting van die (handels)naam zou worden opgevat. Dat dit laatste het geval is, is ten processe niet aannemelijk gemaakt. Daartoe is niet voldoende dat door geïntimeerde op het voorblad van haar Voorschriften en Adviezen voor de aangesloten veilingen de letters C.B.T. als afkorting van haar naam worden gebruikt, te minder daar het in casu gaat om het merk C.B.T. in speciaal lettertype.

6. Op grond van hetgeen is waargenomen is het hof voorshands van oordeel dat de aanduiding C.B.T. op de lange zijden van de krat duidelijk afsteekt tegen de gekleurde vlakken en naast "Holland", de aanduiding van de geografische herkomst, opvalt en een zelfstandige plaats inneemt. Dit laatste geldt eveneens voor de aanduiding C.B.T. op het onbeschilderde hout van de korte zijden van de krat.

7. Appellant heeft in dit verband nog aangevoerd dat op de korte zijkant van de krat een kistkaart is aangebracht waardoor de aanduiding C.B.T. minder opvallend is. Voorts worden in de winkels, aldus appellant, de appels soms uit de kratten verwijderd en in schappen gedaan waardoor de band met het merk C.B.T. wordt verbroken, terwijl in andere gevallen de kratten zodanig naast en boven elkaar op planken worden geplaatst dat de aanduiding C.B.T. niet zichtbaar is voor het publiek. Hierdoor wordt echter niet aannemelijk gemaakt dat de aanduiding C.B.T. die voorkomt op alle zijkanten van de krat, in alle gevallen niet waarneembaar is en evenmin dat het publiek daarin slechts een onzelfstandig onderdeel van de combinatie met andere elementen van de krat ziet.

Het hof acht het gezien het bovenstaande voorshands dan ook niet aannemelijk dat in een eventuele bodemprocedure een vordering tot nietigverklaring van het depot door de rechter op grond van het ontbreken van ieder onderscheidend vermogen zal worden toegewezen.

8. Volgens appellant is het merk misleidend, aangezien daardoor ten onrechte de indruk wordt gewekt dat er verschil bestaat tussen de appels die via de veilingen worden verhandeld en de appels die buiten de veilingen om worden verkocht, terwijl de appels in beide gevallen zijn onderworpen aan de ingevolge de Landbouwkwaliteitswet gestelde voorschriften en controles van het Kwaliteits Controle Bureau en de Algemene Inspectie Dienst.

Naar het voorlopig oordeel van het hof wil de aanduiding C.B.T. niet meer zeggen dan dat het fruit afkomstig is van de veiling. Het hof acht dan ook niet aannemelijk gemaakt dat ten aanzien van de aard van de waren of de herkomst een verkeerde indruk bij het publiek wordt gewekt.

9. Uit het bovenstaande volgt dat in dit geding moet worden uitgegaan van de deugdelijkheid van het merk C.B.T.. Hierna komt aan de orde of de president het verbod tot merkinbreuk als in het vonnis omschreven terecht heeft gegeven.

Dienaangaande is van belang dat - naar door geïntimeerde bij pleidooi is toegegeven - ongeveer 2/3 deel

van het aanbod van groente en fruit in Nederland via de veilingen van geïntimeerde plaatsvindt, hetgeen betekent dat geïntimeerde een overwegende marktpositie heeft. Geïntimeerde gebruikt het merk C.B.T. sinds 1983 op haar verpakkingsmateriaal. Zij heeft met de aangesloten veilingen bewerkstelligd dat er voor appels standaardkratten zijn (en worden) vervaardigd, welke bij alle veilingen kunnen worden gekocht en ingeleverd en ook bij telers, afnemers in binnen- en buitenland verkrijgbaar zijn, terwijl de kratten vanwege de veilingen worden gesorteerd en gecontroleerd, waarmee een economisch belang wordt gediend.

Appellant heeft aangevoerd dat, indien hem het gebruik van de standaardkrat voor appels wordt verboden, hij, evenals andere handelaren die fruit verhandelen buiten de veilingen om, zelf kratten moet laten vervaardigen, hetgeen meebrengt dat de afnemers en de groothandel meer sorteerwerk zullen moeten verrichten en een eigen voorraadadministratie zullen moeten voeren, hetgeen kostenverhogend werkt.

10. Nu appellant - anders dan door hem was aangekondigd - niet is overgegaan tot het instellen van een bodemprocedure als voormeld en erkent dat hij van de algemene verhandelbaarheid van de kratten met het merk C.B.T. profiteert en daarvan blijkens zijn stellingen, wil blijven profiteren, heeft de president mede gelet op het bovenstaande, terecht de belangen van geïntimeerde bij een verbod tot merkinbreuk zwaarder laten wegen dan de belangen van appellant.

11. Uit het vorenstaande vloeit voort dat grief I gegrond is hetgeen leidt tot vernietiging van het vonnis voor zover daarbij appellant wordt verboden verdere inbreuk te maken op het woordmerk C.B.T., zoals dat onder m\ 388.491 in het Benelux Merkenregister is ingeschreven en dat de oorspronkelijke vordering van geïntimeerde in zoverre moet worden afgewezen. Uit het bovenstaande volgt tevens dat de overige grieven niet tot vernietiging van het vonnis kunnen leiden. Appellant dient als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit beroep te worden verwezen.

Rechtdoende in hoger beroep: Vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover

appellant daarbij wordt verboden verdere inbreuk te maken op het merkenrecht van C.B.T., zoals onder nummer 388.491 in het Benelux Merkenregister is ingeschreven;

Bekrachtigt voormeld vonnis voor het overige; Wijst af de vordering van geïntimeerde voor zover deze

betrekking heeft op voormeld in het Benelux Merkenregister onder nummer 388.491 ingeschreven merk;

Veroordeelt appellant in de kosten van dit beroep en begroot deze tot op heden aan de zijde van geïntimeerde op ƒ 3.850,-. Enz.

Nr 17. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 28 januari 1988.

(Dextro-Energy/Sport-Energy)

Mrs J.A. Vermeulen, A.N.G.E. Mijnssen en A.L.G.A. Stille.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux-Mer-kenwet.

Het voor een druivesuiker bevattende vruchtendrank en druivesuikertabletten gevoerde merk DEXTRO ENERGY en het voor een isotone drank en een poeder voor de bereiding van die drank gebruikte teken SPORT-ENERGY vertonen, mede in aanmerking genomen het geringe onderscheidend vermogen van de woorden waaruit dat merk en dat teken bestaan, zowel in hun geheel als in onderling verband beschouwd, auditief en begripsmatig niet een zodanige gelijkenis


dat gevaar voor associatie te duchten valt, terwijl het in visueel opzicht niet anders is, ook wat het beeldmerk van appellante betreft. Mede in aanmerking moet worden genomen dat de aard van de onderscheiden produkten van partijen sterk verschilt. Het resultaat van het door appellante gehouden marktonderzoek doet aan één en ander niet af reeds omdat de respondenten slechts met een bepaalde in een bepaalde kleur uitgevoerde doos zijn geconfronteerd en voorts geen rekening is gehouden met de uit de verschillen tussen de produkten voortvloeiende omstandigheden.

1. CPC International Inc. te Englewoods Cliffs, New Jersey, Ver.St.v.Amerika,

2. Maizena Gesellschaft GmbH te Heilbronn, Bondsrep. Duitsland en

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CPC Benelux B.V. te Utrecht, appellanten [in kort geding], procureur Mr C.A.J. Crul te Amsterdam,

tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk

heid P.K. Trading B.V. te Volendam, gemeente Edam-Vo-lendam, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr K.H.C. Arts, advocaat Mr A.J. Bouma te Opmeer (N.-H.).

a) President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 12 mei 1987 (Mr H.F. van den Haak).

2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weer

sproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat tussen partijen in dit geding het volgende vast:

a. Eiseressen sub 3. en 4., hierna ook aan te duiden als "Maïs-Monda" respectievelijk "CPC Benelux" brengen op basis van een door eiseres sub 2., hierna ook aan te duiden als "Maïzena", verleende licentie onder de aanduiding DEXTRO ENERGY een tweetal produkten op de Belgische respectievelijk Nederlandse markt, te weten een (hypertone) druivesuiker bevattende vruchtendrank en (eveneens hypertone) druivesuiker tabletten. - Eiseressen sub 2. tot en met 4. zullen hierna waar mogelijk ook tezamen worden aangeduid als "CPC c.s.". -

De tabletten zijn uitgevoerd in de smaken naturel, cassis, sinas en citroen. Daarmee corresponderend zijn de respectievelijke verpakkingen van de tabletten alsmede de dozen waarin deze (staafvormige) verpakkingen voorkomen, telkens ten dele, uitgevoerd in de kleuren rood, paars, oranje en geel.

b. Maïzena heeft voornoemde merkenaanduiding op 15 januari 1986 bij het Benelux Merkenbureau doen deponeren. Het beeldmerk DEXTRO ENERGY is op 16 januari 1986 gedeponeerd. De merken zijn onder de nummers 415355 respectievelijk414485 in het Benelux Merkenregister ingeschreven.

c. Gedaagde brengt onder de aanduiding SPORT-ENERGY eveneens een tweetal produkten op de Nederlandse en Belgische markt, te weten een (isotone) drank en een poeder voor de bereiding van die drank. Beide produkten zijn verkrijgbaar in de smaken citroen en sinaasappel.

d. De merkaanduiding SPORT-ENERGY is op 6 januari 1986 onder nummer 680413 bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd.

e. De door gedaagde op de markt gebrachte poeders zijn onder meer verpakt in bussen en in sachets. Laatstgenoemde sachets zijn op hun beurt verpakt in dozen van ongeveer dezelfde afmetingen als de dozen waarin de door CPC c.s. op de markt gebrachte tabletten zijn verpakt. Het vooraanzicht van deze dozen is (verkleind) afgebeeld op bijlage I bij dit vonnis. De door partijen op de markt gebrachte dranken zijn verpakt in blikken van dezelfde afmetingen. Dominante kleurstelling van de DEXTRO ENERGY blikken is blauw. De SPORT-ENERGY blikken kenmerken zich door een witte achtergrond waarop in gekleurde kaders opdrukken zijn aangebracht. De opdrukken zijn uitgevoerd in de kleu

ren blauw, geel en (in twee tinten) rood. De merkaanduidin-gen zijn op beide verpakkingen aangebracht in rode letters.

f. Zowel Maïs-Monda en CPC Benelux als gedaagde richten zich met hun produkten primair op de markt van sportbeoefenaren. Zij schrijven aan hun produkten energie-aanvullende, fitheid en prestatievermogen verhogende, althans instandhoudende eigenschappen toe.

g. De sub c. bedoelde produkten worden onder meer in het arrondissement Haarlem verhandeld.

h. Gedaagde is namens eiseressen bij schrijven van 6 november 1986 gesommeerd om het gebruik van de op voormelde bijlage bij dit vonnis afgebeelde SPORT-ENERGY verpakking met onmiddellijke ingang te staken. Gedaagde heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

(...) Postalia: 3. Beoordeling van het geschil Spoedeisend belang! 3.1. Uit de ten processe overgelegde produkties blijkt dat

C PC Benelux bij schrijven van 6 maart 1986 - in voorzichtige bewoordingen - heeft aangegeven bezwaren te hebben tegen het gebruik van de aanduiding SPORT-ENERGY voor de door gedaagde op de markt gebrachte sportdrank (poeder). Op dat moment waren partijen (nog) in onderhandeling over exclusieve verkooprechten voor CPC Benelux met betrekking tot voornoemd poeder.

Bovendien staat vast dat op 6 november 1986 namens eiseressen de in 2.1 sub h. omschreven sommatie is uitgegaan. Onder die omstandigheden hebben eiseressen met het aanhangig maken van het onderhavige geding voldoende spoed betracht om in hun vordering ontvankelijk te zijn.

Merkinbreukl 3.2. De President stelt uitdrukkelijk voorop bevoegd te

zijn om van de op de Benelux Merkenwet gebaseerde onderdelen van de vordering kennis te nemen, nu vast staat dat de gestelde merkinbreuk onder meer in het arrondissement Haarlem plaats vindt.

3.3. Eiseressen ageren op basis van merkrechten, voortvloeiend uij de in 2.1 sub b. aangeduide inschrijvingen en stoelen hun vordering op artikel 13 A van de Benelux Merkenwet. Onder het regime van die wet komt de bevoegdheid om een dergelijke rechtsvordering in te stellen echter uitsluitend toe aan de merkhouder. Licentiehouders missen deze bevoegdheid, ook wanneer zij tezamen met de merkhouder optreden, tenzij deze bevoegdheid aan hen is overgedragen of zij de vordering instellen krachtens volmacht. Van het een noch het ander is in casu echter gebleken. Ook is niet gebleken dat de bevoegdheid om meergenoemde vordering in te stellen aan eiseres sub 1. toekomt. Een en ander betekent dat alleen Maïzena kan worden ontvangen in de onderdelen van de vordering die op artikel 13 A van de Benelux Merkenwet zijn gebaseerd.

3.4. De President laat vooralsnog in het midden of gedaagde zich terecht op de rechtsgeldigheid van haar depot heeft beroepen. De door gedaagde ter terechtzitting gegeven feitelijke onderbouwing van de betreffende stelling is weliswaar consistent en op zichzelf niet onaannemelijk, maar is tegenover de met produkties gestaafde betwisting door Maïzena, gelet op het thans voorhanden bewijsmateriaal onvoldoende zeker.

Veronderstellenderwijs uitgaande van de kwade trouw van dit depot zal de President derhalve (eerst) bezien of sprake is van inbreuk op de merkrechten van Maïzena. Daarbij is, eveneens veronderstellenderwijs, uitgangspunt dat de in het geding zijnde aanduidingen worden gebruikt voor soortgelijke Waren.

3.5. Bij de beoordeling van de door partijen terzake over en weer ingenomen standpunten geldt als maatstaf dat van overeenstemming tussen Maïzena's merk en het door gedaagde gebruikte teken sprake is wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van Maïzena's merk - merk en teken, beide in hun geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat


bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associatie tussen het teken en het merk wordt gewekt.

3.6. Bij de volgens deze maatstaf noodzakelijke vaststelling van de onderscheidende kracht van het merk waarvoor in dit geding bescherming wordt gevraagd geldt als uitgangspunt dat de bescherming die in artikel 13 A van de Benelux Merkenwet aan het exclusieve recht van de merkhouder wordt gegeven berust op een afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van zijn concurrenten, hetgeen onder meer impliceert dat merkbestanddelen die in die zin beschrijvend zijn dat zij een eigenschap van de daarmee aangeduide waar aangeven niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

3.7. Bij de beantwoording van de vraag of van (uitsluitend) beschrijvende merkbestanddelen sprake is moet in aanmerking worden genomen: - in hoeverre het relevant te nemen deel van het kopend publiek de betreffende aanduiding in beschrijvende zin opvat; - de beschikbaarheid van synoniemen die evenzeer kunnen dienen ter beschrijving van de met de aanduiding aangegeven eigenschap;

- de commerciële betekenis van de eigenschap die met de aanduiding wordt aangegeven; - de bekendheid van het merk waarvan de aanduiding het bestanddeel vormt.

3.8. Tussen partijen staat vast dat het bij toepassing van het voorgaande in casu gaat om het merkbestanddeel ENERGY. Ook staat vast dat dit bestanddeel (mede) wordt gebruikt om de energieverschaffende eigenschap die door partijen aan de in het geding zijnde produkten wordt toegeschreven, aan te geven. Vast staat bovendien dat partijen zich met hun produkten beide met name richten op de markt van sportbeoefenaren. Voorts kan worden aangenomen dat DEXTRO ENERGY een redelijke mate van bekendheid geniet.

3.9. De President acht voldoende aannemelijk dat de aanduiding ENERGY door het vorenomschrexen deel van het publiek in beschrijvende zin zal worden opgevat. Redengevend is daarvoor niet alleen dat de Engelse taal in de Benelux in belangrijke mate als voertaal dient, maar ook de nauwe verwantschap van het woord "energy" met zijn Nederlandse equivalent "energie". Dit is, naar het de President voorkomt, tevens het enige bruikbare synoniem om vorenbedoelde eigenschap aan te duiden. Gebruik van die aanduiding doet echter aan de door Maïzena gestelde overeenstemming niet noemenswaardig af, hetgeen Maïzena zich blijkens onderdeel 3. van haar vordering ook bewust is.

3.10. Op grond van de indruk die partijen ter terechtzitting over en weer hebben gelegd op het belang van de energieverschaffende eigenschappen voor de commerciële aantrekkingskracht c.q. het commerciële succes van hun produkten is voorts buiten twijfel dat de eigenschap die met de aanduiding ENERGY wordt aangegeven commercieel gezien wezenlijk is.

3.11. Nu gedaagde bovendien onweersproken heeft aangevoerd dat het bestanddeel ENERGY wordt gebruikt ter aanduiding van tientallen andere produkten in de warenklassen waarvoor de litigieuze depots hebben plaatsgevonden is de President van oordeel dat het merkbestanddeel ENERGY onderscheidende kracht mist. Reeds op deze grond is van inbreuk op Maïzena's woordmerk geen sprake.

3.12. Ook van inbreuk op Maïzena's beeldmerk is geen sprake. Niet alleen heeft gedaagde terecht gewezen op de verschillen in de typografie waarin beide aanduidingen op de door partijen gebruikte verpakkingen voorkomen, ook de verpakkingen als geheel vertonen verschillen. De ten betoge van het tegendeel door eiseres gemaakte vergelijking van de in geel uitgevoerde doos voor DEXTRO ENERGY tabletten met citroensmaak met de eveneens in geel uitgevoerde SPORT-ENERGY sachets-doos is niet overtuigend. Uit waarneming van de door gedaagde getoonde dozen voor de DEXTRO ENERGY tabletten in de andere smaken blijkt dat de gele kleur in de presentatie van de druivesuikertablet-ten geen constant element is en derhalve niet wordt gebruikt

in de zin van artikel 1 van de Benelux Merkenwet. Deze kleurstelling kan derhalve niet als merkenrechtelijk relevant, identiteit verschaffend element worden beschouwd.

3.13. Aan het voorgaande doet de bekendheid van DEXTRO ENERGY niet af. Ook de resultaten van het door Maïzena overgelegde marktonderzoek kunnen daaraan niet afdoen.

Gedaagde heeft terecht aangevoerd dat aan de conclusies van dit onderzoek geen betekenis toekomt, onder meer omdat, naar onweersproken is gebleven, de respondenten in het onderzoek slechts zijn geconfronteerd met de verpakkingen in de gele kleurstelling, waarbij bovendien op beide verpakkingen de merkbestanddelen DEXTRO respectievelijk SPORT waren afgeplakt. Een zodanige vergelijking levert merkenrechtelijk geen zuivere toets op.

Onrechtmatige nabootsing? 3.14. Ter beantwoording van de vraag of de verpakking

van de SPORT-ENERGY sachets een onrechtmatige nabootsing is van die van de DEXTRO ENERGY tabletten is maatstaf of de overeenstemming van de beide verpakkingen zodanig is dat verwarring is te duchten.

3.15. De President beantwoordt die vraag ontkennend. Daarbij stelt de President voorop dat eiseressen hun stellin-genname hebben gebaseerd op de overeenkomst in kleurstelling van beide verpakkingen als bovenbedoeld.

Zoals hiervoor is overwogen betreft dit aan de zijde van eiseressen slechts de "citroenvariant". De gele kleur is derhalve geen constant element. Bovendien is geel als kleur ter aanduiding van citroensmaak geboden verpakkingen van dranken en "snoepachtige" produkten zo voor de hand liggend dat eiseressen deze kleur, ook los van het voorgaande, niet kunnen monopoliseren. De kleurstelling buiten beschouwing latend stemmen voornoemde verpakkingen niet zodanig overeen dat verwarring is te duchten. Zowel lay-out en stilering van de op de verpakkingen geplaatste teksten als de op de verpakkingen voorkomende afbeeldingen vertonen aanzienlijke verschillen.

Misleiding? 3.16. Tenslotte moet worden bezien of het gebruik van de

aanduiding ENERGY voor de door gedaagde op de markt gebrachte sportdrank(poeder) misleidend is. Daarbij kan in het midden blijven of gedaagdes produkten, bezien vanuit het oogpunt van voedingsleer, een meer prestatieverhogen-de uitwerking hebben dan de DEXTRO ENERGY produkten. Eiseressen hebben tegenover de gemotiveerde en met produkties gestaafde betwisting door gedaagde onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een drank met isotone eigenschappen (mits op het juiste tijdstip geconsumeerd) geen positieve invloed op de door de consument te leveren fysieke prestaties kan hebben en hebben bovendien niet betwist dat de door gedaagde onder de gewraakte aanduiding op de markt gebrachte drank(poeder) isotone eigenschappen heeft. Onder die omstandigheden is van misleiding geen sprake en wordt het gebruik van de aanduiding SPORT-ENERGY ook niet geblokkeerd door artikel 4 lid 2 van de Benelux Merkenwet.

3.17. Slotsom: De slotsom van het voorgaande is dat, voor zover eiseres

sen in de verschillende onderdelen van hun vordering al ontvankelijk zijn, de gronden waarop de vordering is gestoeld voor wat betreft alle onderdelen ervan ondeugdelijk zijn. De gevraagde voorzieningen dienen derhalve te worden geweigerd, waarbij eiseressen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding moeten worden veroordeeld.

4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Weigert de gevraagde voorzieningen; 4.2. Veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding,

tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van gedaagde begroot op f. 250,- aan verschotten en f. 1.500,- aan procureurssalaris. Enz.


b) Het Hof, enz.

2. De aangevoerde grieven. De grieven houden in dat de president in het bestreden

vonnis ten onrechte: grief 1 heeft overwogen dat niet gebleken is dat appellante

sub 1, CPC International Inc., de bevoegdheid toekomt vorderingen wegens merkinbreuk in te stellen; (...)

3. Waarvan het hof uitgaat. 3.0. De inhoud van de overwegingen 2.1 tot en met 3.2 en

3.5 wordt in hoger beroep niet bestreden zodat ook het hof daarvan uitgaat.

3.1. In hoger beroep is niet bestreden dat het merkbë-standdeel ENERGY (mede) wordt gebruikt om de energie-verschaffende eigenschap aan te geven die partijen aan de in het geding zijnde producten toeschrijven en dat zij zich met hun producten met name richten op de markt van sportbeoefenaren (vonnis onder 2.1.f en 3.8).

3.2. Het hof verenigt zich met het - overigens in hoger beroep niet bestreden - oordeel van de president dat de Engelse taal in de Benelux in belangrijke mate wordt gebruikt, naar het hof begrijpt in het bijzonder ook voor de aanduidingen (al dan niet als merk) en aanprijzingen van industriële produkten als de onderwerpelijke. P.K. Trading heeft bij pleidooi in hoger beroep onweersproken gesteld het voornemen te hebben haar produkten ook naar landen buiten de Benelux te exporteren, onder meer naar Engelstalige landen als het Verenigd Koninkrijk en de U.S.A.

3.3. Evenmin is in hoger beroep bestreden hetgeen in het vonnis onder 3.10 is overwogen, zodat er in hoger beroep ook van wordt uitgegaan dat buiten twijfel is dat de eigenschap die met de aanduiding Energy wordt aangegeven commercieel gezien wezenlijk is voor het met succes op de markt kunnen brengen van de onderwerpelijke produkten.

3.4. Dat in de warenklassen 29 en 30 naast DEXTRO ENERGY "nog slechts twee andere inschrijven (bestaan) waarvan het woord ENERGIE deel uitmaakt", doet niet af aan de overweging in het vonnis onder 3.11, "dat het bestanddeel ENERGY wordt gebruikt ter aanduiding van tientallen andere produkten in de warenklassen waarvoor de litigieuze depots hebben plaatsgevonden" (de warenklasse van het produkt van P.K. Trading is no. 32).

3.5. Ten tijde van de mondelinge behandeling van dit kort geding in eerste aanleg, waren de onder de naam DEXTRO-ENERGY (of DEXTRO-ENERGEN) door CPC International c.s. op de markt gebrachte druivesuikertabletten in vele smaken en kleuren verkrijgbaar, onder meer in citroen-, sinaasappel-, cassis-, pepermunt- en naturelsmaak, onderscheidenlijk op de verpakking aangegeven met de kleuren geel, oranje, paarsrood, wit en wit-rood.

3.6. Onder verwijzing naar door haar in het geding gebrachte bescheiden, waaronder literatuur betreffende de voedingsleer, heeft P.K. Trading genoegzaam aannemelijk gemaakt dat de door haar geproduceerde isotone drank de sportieve prestaties van sportbeoefenaren in positieve zin kan beïnvloeden (en dat het gebruik van een hypertone drank als DEXTRO ENERGIE ook nadelige effecten bij de sportbeoefening kan hebben). Een door CPC International c.s. "gesponsorde top-athleet" (triathlon), Van Zeist te Opmeer, heeft in een brief aan de advocaat van P.K. Trading - waarvan de inhoud door CPC International c.s. op zichzelf niet is betwist - geschreven, zakelijk, dat hij de drank SPORT-ENERGY van P.K. Trading verkiest boven de drank van CPC International c.s. en met toestemming en op kosten van CPC International c.s. bij de sportbeoefening gebruik maakt van de isotone drank SPORT-ENERGY en daarmee gunstige ervaringen heeft. Per 100 ML bevat DEXTRO ENERGIE 244 kilojoules en SPORT-ENERGY 126.40 kilojoules; beide dranken bevatten derhalve koolhydraten en voegen bij inname (verbran-dings)energie toe aan het lichaam.

4. Beoordeling van het hoger beroep. 4.0. De eerste grief is gegrond. Uit het in eerste aanleg

overgelegd bewijs van vernieuwing van de inschrijving van het Benelux-Merkenbureau van 25 november 1986 (inschrij

vingsnummer 92047, warenklasse 30, met name "dextrose-tabletten, puur of met een smaak") blijkt dat appellante sub 1, CPC International Inc., rechthebbende is op het Benelux-merk DEXTRO ENERGIE, zodat zij naast appellante onder 2 (Maizena) in haar vordering kan worden ontvangen. De gegrondheid van deze grief brengt op zichzelf echter niet mee dat het bestreden vonnis - waarin de gevraagde voorzieningen geweigerd werden - niet in stand kan blijven.

4.1. De overige grieven [2 t /m 8. Red.] komen voor een gezamenlijke bespreking in aanmerking en hebben kennelijk de strekking het geschil ten volle aan het oordeel van het hof te onderwerpen.

4.2. CPC International c.s. hebben in de dagvaarding in eerste aanleg (onder 23) gesteld dat "de aanduiding SPORT-ENERGY volledig beschrijvend is, althans louter beschrijft wat het produkt pretendeert te zijn, en als zodanig ongeschikt is als merk in de zin van artikel 1 BMW". Daar zit veel waars in; de woorden SPORT en ENERGY zijn met betrekking tot de onderwerpelijke waar op zichzelf inderdaad beschrijvend. Of de combinatie van beide woorden - wellicht mede door inburgering - thans merkenrechtelijke bescherming verdient kan hier buiten beschouwing blijven. Ook indien dat niet het geval is leidt zulks niet tot het oordeel dat het P.K. Trading niet is toegestaan de aanduiding SPORT-ENERGY op haar produkten te voeren. Hetgeen hier ten aanzien van de aanduiding SPORT-ENERGY is overwogen geldt overigens, naar P.K. Trading in eerste aanleg - pleitnota no. 23 - terecht opmerkt, ook in belangrijke mate voor de (bestanddelen van de) door CPC International c.s. als merk gekozen aanduiding DEXTRO ENERGY. Wellicht verdient die combinatie als merk bescherming; mede gelet op de stellingen van partijen (voorzover onbetwist) en op grond van de overgelegde produkties, is aannemelijk dat een relevant deel van het kopend publiek de merkaanduiding DEXTRO ENERGY beschrijvend zal op-

• vatten, te weten van een (goeddeels) uit dextrose (druivesui-ker) bestaand produkt dat de eigenschap heeft bij consumptie (verbrandings)energie te leveren. Er hier van uitgaande dat de benaming DEXTRO ENERGY als merk aanvaardbaar is, geldt in ieder geval dat het merk een gering onderscheidend vermogen heeft en deswege ook een geringe beschermingsom vang. Zelfs in het geval het merk van CPC International c.s. in belangrijke mate is ingeburgerd - hetgeen in dit kort geding overigens onvoldoende aannemelijk is geworden - heeft zulks, hetgeen hiervoor onder 3 is overwogen in aanmerking genomen, niet tot gevolg dat P.K. Trading kan worden verhinderd het woord energie of zijn Engels aequivalent ENERGY in verband met haar produkten te gebruiken; dat woord geeft immers een eigenschap van het door P.K. Trading op de markt gebrachte produkt aan en is - kennelijk ook in de opvatting van CPC International c.s. blijkens het gestelde in de dagvaarding in eerste aanleg onder 23 - slechts beschrijvend van aard. CPC International c.s. hebben nog gesuggereerd in de plaats van ENERGY (of energie) woorden als "lichaamskracht" of "uithoudingsvermogen" te gebruiken. Blijkens hetgeen hiervoor onder 3, in het bijzonder 3.2, is overwogen dient aan die suggestie te worden voorbijgegaan, waarbij zij opgemerkt dat die woorden ook voor het Nederlandse taalgebied in commercieel opzicht geen deugdelijk alternatief voor het woord energie inhouden.

4.3. De president heeft in het bestreden vonnis in het midden gelaten of P.K. Trading zich terecht op de rechtsgeldigheid van haar depot beroept. Het hof is van oordeel dat dat beroep inderdaad terecht is. In dit kort geding is immers niet aannemelijk geworden dat P.K. Trading de aanduiding SPORT-ENERGY op 6 januari 1986 (vonnis 2.1.d) te kwader trouw als merk heeft gedeponeerd. Op grond van de overgelegde produkties is eerder aannemelijk dat, naar P.K. Trading heeft aangevoerd (vonnis onder 2.3.1 eerste alinea) en door CPC International c.s. niet (voldoende) gemotiveerd is weersproken, de introductie van haar produkten onder de naam SPORT-ENERGY van eerdere datum was dan de introductie van de door CPC International c.s. geproduceerde produkten onder de naam DEXTRO


ENERGY. Daaraan doet niet af dat appellanten sub 1 en 2, CPC International Inc. en Maizena voordien onderscheidenlijk reeds DEXTRO ENERGIE en DEXTRO-ENER-GEN als merk hebben doen inschrijven. Blijkens hetgeen hiervoor onder 4.2 is overwogen kan P.K. Trading immers niet worden verhinderd gebruik te maken van het woord energie of ENERGY (al dan niet gecombineerd met het woord SPORT) nu dat slechts een eigenschap van de door P.K. Trading geproduceerde waar aangeeft en P.K. Trading de vrijheid moet behouden dat woord als (onderdeel van) een (merk)aanduiding voor die waar te blijven gebruiken.

4.4. Op grond van hetgeen hiervoor onder 3 en 4 is overwogen, in het bijzonder het onder 4.2 aan de orde gekomen onderscheidend vermogen van het merk DEXTRO ENERGIE, volgt dat dat merk en de aanduiding (het teken) SPORT-ENERGY zowel in hun geheel als in onderling verband beschouwd, auditief en begripsmatig niet een zodanige gelijkenis vertonen dat de in het vonnis onder 3.5 bedoelde associatie te duchten is. In visueel opzicht is dat niet anders. Het beeldmerk van CPC International c.s. en het door P.K. Trading gebruikte teken verschillen voldoende om associatie in visueel opzicht te voorkomen. Weliswaar zijn merk en teken in rode letters uitgevoerd, maar daarmee houdt de gelijkenis van beide ook op. De vorm van de letters is duidelijk verschillend; het valt op dat de letters in het beeldmerk van CPC International c.s. met een hoek van ongeveer 30 graden naar voren hellen; die in het beeldmerk van P.K. Trading met een hoek van ongeveer 10 graden. CPC International c.s. hebben hun beeldmerk niet horizontaal, maar schuin naar boven op de verpakking laten afdrukken, op de dozen met een hoek van ongeveer 20 graden en op de blikken met een hoek van ongeveer 30 graden. Op de dozen en blikken van P.K. Trading is het teken SPORT-ENERGY uitsluitend horizontaal of verticaal afgedrukt. Behalve de voor blikken van 250 ml inhoud gangbare afmetingen hebben zij vrijwel niets gemeen. Ook het uiterlijk van de dozen verschilt duidelijk; zij hebben daarenboven ook onderling van elkaar afwijkende afmetingen; de doos van CPC International c.s. meet (LxBxH), 16.5 x 10 cm x 7 cm, die van P.K. Trading 18.5 cm x 8 cm x 7.5 cm. Op de verpakking (blikken en dozen) van CPC International c.s. staat een drietal pictogrammen, terwijl het uiterlijk van de dozen en blikken van P.K. Trading wordt gedomineerd door min of meer natuurgetrouw afgebeelde, zich in verschillende takken van sport uitslovende, dames en heren. Dat CPC International c.s. de door haar geproduceerde druivesuiker met citroensmaak met de voor die smaak gebruikelijke gele kleur aangeeft (de tabletten met andere smaken worden blijkens hetgeen hiervoor onder 3.5 is vermeld eveneens met de voor die smaken algemeen gebruikelijke kleuren aangeduid) kan P.K. Trading niet verhinderen haar sachets (zakjes) met een - naar het hof overigens heeft kunnen vaststellen enigszins zuur smakend - poeder in gedeeltelijk in geel uitgevoerde dozen te verpakken. Het hof verenigt zich dan ook met het oordeel van de president'dat de gele kleur in de presentatie van de druivesuikertabletten geen constant element in het beeldmerk van CPC International c.s. is en derhalve ook geen gebruik oplevert in de zin van artikel 1 BMW. Dat wordt niet anders indien de - door P.K. Trading betwiste en door CPC International c.s. op geen enkele wijze aannemelijk gemaakte - stelling van CPC International c.s. juist is dat de druivesuiker met citroensmaak het meest wordt verkocht.

4.5. Aan het voorgaande kan nog worden toegevoegd - zoals ook steeds door CPC International c.s. op indringende wijze is beklemtoond - dat de aard van de onderscheiden produkten van partijen sterk verschilt (vonnis onder 2.1.a). Voorts is nog van belang dat de bij CPC International c.s. in gebruik zijnde dozen in beginsel bestemd zijn om op de toonbank van de detaillist te worden geplaatst, van waaruit de 24 zich in die doos bevindende pakjes druivesuikertabletten afzonderlijk worden verkocht; de dozen van P.K. Trading welke 5 sachets met ieder 90 gram poeder bevatten zijn daarentegen bestemd om door de consument te worden gekocht. De inhoud van de sachets dient eerst in water te

worden opgelost, waarna de drank voor consumptie geschikt is. Bij pleidooi in hoger beroep hebben CPC International c.s. desgevraagd niet nader kunnen aangeven hoe zij zich voorstellen dat de door hen gestelde verwarring ten aanzien van de bij partijen in gebruik zijnde dozen plaatsvindt. Voormelde omstandigheden brengen al evenzeer mee dat niet aannemelijk is dat het publiek het beeldmerk van CPC International c.s. met het door P.K. Trading gehanteerde teken zal verwarren of associëren.

4.6. Het resultaat van het door CPC International c.s. gehouden marktonderzoek doet aan hetgeen hiervoor in 4.1 tot en met 4.5 is overwogen niet af, reeds omdat naar ook de president heeft overwogen de respondenten slechts met de geelgekleurde doos met de naar citroen smakende tabletten zijn geconfronteerd en voorts geen rekening is gehouden met de hiervoor onder 4.5 vermelde omstandigheden.

4.7. CPC International c.s. hebben aangevoerd dat de aanduiding ENERGY in het merk van P.K. Trading misleidend is. Zoals uit het hiervoor onder 3.1 en 3.3 gestelde blijkt, richten partijen zich met hun produkten met name ook op de markt van de sportbeoefenaren; zij hebben de pretentie dat het gebruik van hun produkten onder meer tot hogere sportieve prestaties zal leiden. CPC International c.s. hebben haar visie te dien aanzien breed uitgemeten, onder meer in een zich bij de stukken bevindend boekje geheten: "DEXTRO ENERGY geeft energie voor uw konditie", onder meer inhoudend "Uw persoonlijk konditie-logboek" en "richtlijnen voor de trimmer, die zijn gezondheid van dienst wil zijn" etc. Zij treden zoals hiervoor onder 3.6 is vermeld op als sponsor van de triathlon-athleet Van Zeist te Opmeer. Nu, gelet op het voorgaande en op hetgeen onder 3.6 is overwogen, in dit kort geding aannemelijk is geworden dat de isotone drank "SPORT-ENERGY" van P.K. Trading een gunstige invloed kan uitoefenen op te verrichten sportieve prestaties, moet hiervan worden uitgegaan dat P.K. Trading zich niet aan misleiding in de door CPC International c.s. bedoelde zin schuldig maakt door haar produkt met de merkbenaming SPORT-ENERGY aan te duiden. Dat het produkt energie toevoegt aan een - al dan niet door sportieve prestaties uitgeput - lichaam kan, gelet op het hiervoor onder 3.6 (laatste alinea) gestelde overigens moeilijk worden betwist.

4.8. In hoger beroep hebben CPC International c.s. als grondslag voor haar vordering toegevoegd dat de - overigens niet in het appèl betrokken - vennootschap Mais-Monda N.V. te Antwerpen op 28 april 1971 onder nummer 24453 het merk DEXTRO SPORT bij het Benelux-Merken-bureau heeft gedeponeerd. Deze omstandigheid doet aan hetgeen hiervoor is overwogen niet af. In de eerste plaats is Mais-Monda N.V. geen partij (meer) in dit geding, voorts is niet duidelijk of van bedoeld merk na het depot een normaal gebruik is gemaakt in de zin van artikel 5 sub 3 BMW (de omstandigheid dat CPC International c.s. zich van het bestaan van het merk in deze procedure - naar zij bij pleidooi in hoger beroep verklaarde - aanvankelijk niet bewust is geweest doet vermoeden dat zulks niet het geval is) en tot slot geldt dat ook de aanduiding SPORT op gronden als hiervoor zijn aangegeven met betrekking tot het woord ENERGIE (ENERGY) niet als bestanddeel van een merk voor de onderwerpelijke waar kan worden gemonopoliseerd.

4.9. Nu de grieven 2 tot en met 8 niet tot vernietiging van het bestreden vonnis kunnen leiden, geldt zulks ook voor de eerste grief (hiervoor onder 4.0); het bestreden vonnis dient daarom te worden bekrachtigd. CPC International c.s. dragen als de in het ongelijk gestelde partijen de kosten van het hoger beroep.

5. Beslissing. Het hof:

- bekrachtigt het bestreden vonnis; - veroordeelt CPC International c.s. in de kosten van dit hoger beroep, tot op heden aan de zijde van P.K. Trading begroot op ƒ3.850,-. Enz.


Nr 18. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 31 juli 1987.

(Friends (for ever)/Lipstick & Friends)

Mr H.F. van den Haak.

Art. 5 Handelsnaamwet. De handelsnaam Lipstick & Friends wijkt slechts in

geringe mate van de handelsnaam FRIENDS af; het bestanddeel Friends functioneert als een minstens aan Lipstick gelijkwaardig element en wordt op de gevel van gedaagdes winkel op soortgelijke wijze geschreven als de handelsnaam Friends (in schuin lopend handschrift).') De afwijking is zodanig gering dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen kan ontstaan, gegeven de aard en plaats van vestiging van de ondernemingen.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

De aanduiding Lipstick & Friends stemt, met name in visueel opzicht, zodanig overeen met het merk Friends for ever, met name met het beeldmerk, dat schade voor eiseres is te duchten. Eiseres heeft in casu bij voorzieningen op grond van merkinbreuk slechts belang voorzover ze gedaagdes activiteiten in Nederland betreffen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Golan B.V. te Amsterdam, eiseres [in kort geding], procureur Mr J.P. van Vulpen, advocaat Mr G.A.E.M. van Zinnicq Bergmann te Soest,

tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk

heid Netteke's Boutique B.V., h.o.d.n. Lipstick, te Haarlem, gedaagde [in kort geding], procureur Mr S.M. Gaasbeek-Wielinga, advocaat Mr F. Verhulst te Rotterdam.

1. Verloop van de procedure 1.1. Eiseres, hierna ook te noemen "Golan", heeft ter

terechtzitting van 15 juli 1987 overeenkomstig de dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. gedaagde te gelasten binnen vierentwintig uur na betekening van het te wijzen vonnis de naam "Friends" van de winkelgevel van het pand Anegang 28 te Haarlem te verwijderen en verwijderd te houden;

b. gedaagde te gelasten zich binnen vierentwintig uur na betekening van het te wijzen vonnis te onthouden van het gebruik, op welke wijze dan ook, van verkoop- en/of reclamemateriaal met daarop de naam "Friends";

c. gedaagde te verbieden binnen vierentwintig uur na betekening van het te wijzen vonnis ook overigens op enigerlei wijze gebruik te maken van de naam "Friends" als handelsnaam, warenmerk of anderszins, al of niet in samenstelling met andere woorden, merken of aanduidingen; een en ander op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere overtreding yan het te wijzen vonnis en/of voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagde nalatig mocht blijven gevolg te geven aan het te wijzen vonnis, zulks ter keuze van Golan; met veroordeling van gedaagde in de kosten van het geding.

1.2. (...) 2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende

weersproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voorzover niet betwist, staat tussen partijen in dit geding het volgende vast:

a. Golan exploiteert onder de handelsnaam Friends een

') Volgens de gevestigde leer vormt de schrijfwijze geen onderdeel van de handelsnaam; zie S. Boekman, De Handelsnaam (1977), nr 14. Red.

detailhandel in (voornamelijk) vrijetijdskleding met vestigingen in Alkmaar en in Haarlem.

b. Golan is rechthebbende op het warenmerk Friends for ever, op 5 maart 1985 gedeponeerd bij Benelux-Merken-bureau voor de Warenklasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels) onder nummer 672605 en op 11 september 1986 voor dezelfde warenklasse (als individueel woorden beeldmerk) onder nummer 686666. Het beeldmerk ziet er uit als op onderstaande afbeelding.

fh FOREUER

c. Netteke heeft dertien kledingzaken in een aantal steden in Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht, Arnhem, Utrecht, Haarlem en Alkmaar. Al deze zaken zijn onder de handelsnaam Lipstick in het handelsregister ingeschreven.

d. Netteke gebruikt sinds begin 1986 aan de gevel van haar vestiging in Rotterdam, sinds mei 1986 aan die van haar vestiging in Amsterdam en sinds januari 1987 aan de gevels van haar vestigingen in Breda en Haarlem de aanduiding Lipstick & Friends in de vorm als hierna afgebeeld:

e. De overige vestigingen van Netteke worden gedreven onder de handelsnaam Lipstick. Netteke verkoopt in deze zaken modieuze kleding (onder andere spijkerkleding) voor een jeugdig, vrouwelijk publiek, hetgeen Netteke met het gebruik van de naam Lipstick tot uitdrukking beoogt te brengen. In de zaken die handelen onder de naam Lipstick & Friends wordt door Netteke ook kleding voor mannen en kinderen verkocht.

f. Bij schrijven van 5 juli 1987 heeft Golan Netteke gesommeerd om het woord Friends van de gevel van haar Haarlemse vestiging te verwijderen en zich ook overigens te onthouden van ieder gebruik van de aanduiding Friends. Netteke heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

(...) Post alia: 3. Beoordeling van het geschil Onderdeel a. van de vordering: 3.1. Niet in 'geschil is dat Golan de handelsnaam

Friends reeds rechtmatig voerde voordat Netteke de handelsnaam Lipstick feitelijk wijzigde in Lipstick & Friends. Aan de door artikel 5 van de Handelsnaamwet gestelde vereisten van prioriteit en rechtmatig gebruik is derhalve in casu voldaan.

3.2. In geschil is de vraag of de door Netteke gevoerde handelsnaam Lipstick & Friends in zo geringe mate van Golans handelsnaam Friends afwijkt dat in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij


gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten.

3.3. De President is van oordeel dat de handelsnaam Lipstick & Friends slechts in geringe mate van de handelsnaam Friends afwijkt, ook wanneer ervan wordt uitgegaan dat de bestanddelen Lipstick enerzijds en Friends anderzijds uitsluitend samen worden gebruikt.

3.4. Daartoe is in de eerste plaats redengevend dat het bestanddeel Friends voor het totaalbeeld van de benaming Lipstick & Friends, vergeleken met (het oorspronkelijke) Lipstick, zodanig substantieel bepalend is dat het er een hoofdbestanddeel van uitmaakt, of, anders gezegd, dat het functioneert als een minstens aan Lipstick gelijkwaardig dominant element in de combinatie Lipstick & Friends. Dit wordt nog in de hand gewerkt doordat het &-teken - zoals dat in handelsnamen veel voorkomend is - enig samenwerkingsverband tussen partners suggereert. Als tweede reden voor het constateren van bedoelde geringe afwijking geldt dat de aanduiding Friends in Lipstick & Friends als aangebracht op de gevel van Netteke's boutique in de Anegang te Haarlem op soortgelijke wijze is geschreven als de handelsnaam Friends, te weten in lopend schuin handschrift.

3.5. De President is voorts van oordeel dat de afwijking tussen beide handelsnamen zodanig gering is dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen kan ontstaan.

3.6. Immers, partijen hebben ieder een bedrijfvestiging in het centrum van Haarlem en op zeer korte afstand van elkaar, respectievelijk in de Grote Houtstraat en de Anegang; deze bedrijven trekken bovendien voor een belangrijk deel hetzelfde jongere, op modieuze althans eigentijdse kleding gerichte publiek. Beide bedrijven bieden deze kleding ook aan, zij het met accentverschillen naar aard en prijs.

3.7. De omstandigheid dat het aanzicht van de gevels van beide vestigingen verschilt is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te leiden. H<et is geen onbekend verschijnsel dat gevels van verschillende vestigingen van eenzelfde bedrijf verschillen in aanzicht vertonen.

3.8. Een en ander leidt tot de conclusie dat aan de door artikel 5 van de Handelsnaamwet gestelde vereisten voor een verbod van het voeren van de litigieuze handelsnaam is voldaan zodat onderdeel a. van Golans vordering voor toewijzing vatbaar is.

De onderdelen b. en c. van de vordering 3.9. De onderdelen b. en c. van Golans vordering zijn

gebaseerd op artikel 5a van de Handelsnaamwet en artikel 13A lid 1, aanhef en sub 2 van de Benelux-Merkenwet.

Eerstgenoemd artikel eist voor het opleggen van een verbod onder meer dat ten gevolge van de (eventuele) overeenstemming tussen Golans merk Friends for ever en Nettekes aanduiding Lipstick & Friends bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de door Golan onder het merk Friends for ever in het verkeer gebrachte waren is te duchten. Laatstgenoemde artikel stelt voor een verbod onder meer de eis dat het (eventueel) overeenstemmende teken Lipstick & Friends zonder geldige reden in het economisch verkeer op zodanige wijze wordt gebruikt dat aan Golan als houdster van het merk Friends for ever schade kan worden toegebracht.

3.10. Nu vast sta?t dat het teken Friends for ever [lees wel: Lipstick & Friends; Red. ] in het economisch verkeer wordt gebruikt en Netteke zich niet heeft beroepen op de aanwezigheid van een geldige reden zal de toewijsbaarheid van de onderdelen b. en c. van het petitum worden beoordeeld aan de hand van artikel 13 A lid 1, aanhef en sub 2 van de Benelux-Merkenwet, de bepaling die in casu de meest verstrekkende bescherming biedt.

3.11. De President verklaart zich ingevolge artikel 37 onder B Benelux-Merkenwet in verband met het onder A van dat artikel gestelde ook uitdrukkelijk bevoegd voor het onderhavige geschil naar de maatstaven van de evenge-noemde wet te oordelen, aangezien de beweerdelijk door

Netteke gepleegde merkinbreuk (ook) in het arrondissement Haarlem plaats vindt.

3.12. De President is van oordeel dat de aanduiding Lipstick & Friends, met name in visueel opzicht, zodanig overeenstemt met Golans merk Friends for ever, met name met het beeldmerk, dat schade voor Golan is te duchten. Daarbij merkt de President op dat het bestanddeel Friends in Golans beeldmerk overheersend is en dat de schrijfwijze van het bestanddeel Friends in de aanduiding Lipstick & Friends een vérgaande gelijkenis vertoont met de schrijfwijze van dit bestanddeel in het beeldmerk Friends for ever.

3.13. De voor Golan mogelijke schade zou niet alleen kunnen bestaan in het bij het publiek optredende verwarring omtrent de herkomst van de onder het merk Friends for ever in het verkeer gebrachte waren - welke verwarring temeer niet uitgesloten is omdat Netteke de gewraakte aanduiding gebruikt als handelsnaam voor vestigingen van een onderneming die soortgelijke waren in het verkeer brengt - maar ook in het doen van afbreuk aan de onderscheidende en wervende kracht van Golans merk, zoals Golan terecht heeft opgemerkt.

3.14. Aan Netteke moet worden toegegeven dat de actieradius van het merk Friends for ever althans op dit moment nog is beperkt tot een gedeelte van Nederland -Golan heeft vestigingen in Alkmaar en Haarlem. Een en ander betekent echter niet dat de door Golan in de onderdelen b. en c. van het petitum gevraagde voorzieningen "veel te ver gaan". Het kan immers niet worden ontkend dat Golans merk in ieder geval in de steden waar de aanduiding Lipstick & Friends momenteel wordt gebruikt en ook elders, indien Netteke de aanduiding in de toekomst op grotere schaal zou gaan gebruiken aan onderscheidende kracht en werfkracht zou kunnen inboeten. Golans belang om haar merk ten behoeve van (eventuele) verkopen elders in Nederland voor "beschadiging" te vrijwaren is een belang dat merkenrechtelijk gezien voor bescherming in aanmerking komt.

3.15. Een en ander leidt tot de slotsom dat ook de onderdelen b. en c. van Golans vordering voor toewijzing vatbaar zijn. Gelet op hetgeen Golan bij monde van haar directeur ter terechtzitting heeft opgemerkt moet worden geoordeeld dat Golan bij deze voorzieningen slechts belang heeft voor zover ze Netteke's activiteiten in Nederland betreffen. De voorzieningen zullen dienovereenkomstig worden beperkt. De sub c. gevraagde voorziening is wat te ruim geformuleerd en zal derhalve wat beperkter worden gegeven.

Termijnen en dwangsom 3.16. Netteke zal om te bewerkstelligen waartoe zij

rechtens gehouden is na te melden termijn worden gegund. 3.17. De gevorderde dwangsom komt enigszins exces

sief voor en zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

Kosten: 3.18. Netteke dient als de overwegend in het ongelijk

gestelde partij in de kosten van het geding te worden veroordeeld.

4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Gelast Netteke om uiterlijk vijf dagen na

betekening van dit vonnis de naam Friends van de winkelgevel van het pand Anegang 28 te Haarlem te verwijderen en nadien verwijderd te houden;

4.2. Gelast Netteke om zich met ingang van vijf dagen na betekening van dit vonnis te onthouden van het gebruik, op welke wijze dan ook, van verkoop- en/of reclamemateriaal met daarop de naam Friends;

4.3. Verbiedt gedaagde om met ingang van vijf dagen na betekening van dit vonnis de naam Friends, al of niet in samenstelling met andere woorden, merken of aanduidingen, als handelsnaam en/of warenmerk te gebruiken;

4.4. Bepaalt dat de werking van de onder 4.2. en 4.3. vermelde voorzieningen is beperkt tot het grondgebied


van Nederland; 4.5. Bepaalt dat Netteke voor iedere overtreding van het

sub 4.3. omschreven verbod en/of voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Netteke nalatig mocht blijven gevolg te geven aan de sub 4.1. en 4.2. gegeven bevelen een dwangsom verbeurt van ƒ 5.000,-, zulks tot een maximum van ƒ 200.000,-;

4.6. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.7. Wijst het meer of anders gevorderde af; 4.8. Veroordeelt Netteke in de kosten van het geding, tot

aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Golan begroot op ƒ303,75 aan verschotten en ƒ1.100,- aan procureurssalaris. Enz.

Nr 19. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 28 juni 1988.

(Delta-vaas)

Mr H.F. van den Haak.

Art. 10, lid 1, aanhef en onder 11 ° (voorheen 10 °) Auteurswet 1912.

De door Van Schijndel ontworpen vaas Delta vertoont in zijn totaliteit bezien een zodanig eigen en oorspronkelijk karakter en draagt alsprodukt van industriële vormgeving een zodanig persoonlijk stempel van de ontwerper, dat het als een werk van toegepaste kunst als bedoeld in art. 10, lid 1 onder 10 (thans 11, RedJ Auteurswet 1912 moet worden beschouwd.

Art. 13 Auteurswet 1912. De vereisten waaraan een uit vlakke glazen platen

gevormde vaas moet voldoen laten een grote vormvariëteit toe, zodat er vazen met een zeer uiteenlopend uiterlijk op de markt zijn. In het licht hiervan is de overeenstemming tussen de vaas Delta enerzijds en de door gedaagden ontworpen vaas anderzijds des te opvallender. De vaas Delta heeft gedaagden tot voorbeeld gediend en de door hen ontworpen vaas is te beschouwen als een nabootsing van de vaas Delta. Het feit dat een der vlakken van de door gedaagden ontworpen vaas de vorm heeft van een parallellogram heeft niet tot gevolg dat er van een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden gesproken.

Martinus Anthonius Aloysius van Schijndel te Utrecht, eiser [in kort geding], procureur Mr H.J. Pot, advocaat Mr J.W. Knipscheer te Amsterdam,

tegen 1. de vennootschap onder firma Handelsonderneming

J. Vrenegoor & A. Vermeer te Haarlem, 2. Abraham Vermeer te Haarlem, 3. Jacob Vrenegoor te Haarlem, gedaagden [in kort

geding], gemachtigde H.L.M. Hermans.

2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet

of onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op basis van de overgelegde bescheiden, voor zover niet weersproken, staat tussen partijen het volgende vast: a. Eiser heeft in oktober 1981 de vaas Delta ontworpen met een model waarvan een afbeelding hieronder is weergegeven. b. Sinds 1983 wordt de vaas Delta voor rekening van eiser geproduceerd en verkocht onder het merk Martech. c. Gedaagden sub 2. en 3. zijn vennoten van gedaagde sub 1.; geen der gedaagden heeft het recht verkregen de vaas Delta te vervaardigen en te verkopen. d. Gedaagden hebben een vaas ontworpen die gelijkenis vertoont met de vaas Delta, met dien verstande dat een der

drie constituerende vlakken de vorm heeft van een parallellogram. e. Van Schijndel heeft gedaagden gesommeerd het verhandelen van laatstgenoemde vaas te staken. Aan deze sommatie hebben gedaagden niet voldaan.

2.2. De grondslag van de vordering Van Schijndel, stellende een spoedeisend belang te

hebben, legt aan zijn vordering ten grondslag dat gedaagden door het verhandelen van de sub 2. Ld. bedoelde vaas inbreuk maken op zijn auteursrecht terzake.'

2.3. Het verweer van gedaagden Gedaagden hebben, zakelijk samengevat, tegen de

vordering aangevoerd: - de vaas Delta wordt door hen niet vervaardigd of in de handel gebracht; - met betrekking tot de vaas Delta is sprake van een genus-artikel; - het petitum is dermate ruim geformuleerd dat toewijzing van de vordering zal lijden tot misbruik van recht. - de vordering leent zich niet voor behandeling in kort geding; - eiser heeft geen spoedeisend belang bij zijn vordering

3. Beoordeling van het geschil Spoedeisend belang en behandeling in kort geding 3.1. Gedaagden nebben hun verweren voor zover

inhoudend dat de onderhavige vordering zich niet leent voor behandeling in kort geding en eiser daarbij geen spoedeisend belang heeft, geadstrueerd met de stelling dat een diepgaand onderzoek noodzakelijk is, nu zij ontkennen dat de door hen ontworpen vaas gelijkvormig is aan de vaas Delta. Voor zulk een onderzoek is een bodemprocedure veel meer geëigend dan een procedure in kort geding.

3.2. Deze verweren treffen geen doel. - Gedaagden lijken er in hun voormelde argumentatie aan voorbij te gaan dat de President in zijn oordeelsvorming in kort geding verdisconteert het vermoedelijk rechtsoordeel van de bodemrechter, ware het geschil hem voorgelegd. In zoverre mag de President zich uitspreken over hetgeen naar zijn in kort geding per definitie voorlopig oordeel de verhoudingen tussen partijen rechtens betekenen. - De vordering is, als gericht op het nu effectief bezweren van mogelijk voortgaande aantasting van auteursrecht -waaraan gedaagden zich volgens hun eigen stellingen in oktober 1987 (ook) reeds jegens eiser hebben schuldig gemaakt - naar haar aard in alle onderdelen bovendien


voldoende spoedeisend om behandeling in kort geding te rechtvaardigen en Van Schijndel niet te nopen de uitslag van een relatief langdurige bodemprocedure af te wachten. - Het karakter van de objecten die onderwerp van geschil zijn alsmede de aard en de mate van de gepretendeerde inbreuk zijn voorts zodanig dat de President een diepgaand(er) onderzoek als door gedaagden bepleit voor een verantwoorde oordeelsvorming niet noodzakelijk acht.

Auteursrechtelijke beschermingswaardigheid 3.3. Ten betoge dat Van Schijndel geen bescherming op

grond van de Auteurswet 1912 toekomt hebben gedaagden aangevoerd dat een ieder bij gebruikmaking van (drie) dezelfde glazen platen en lijm, onvermijdelijk uitkomt op een met de vaas Delta vergelijkbare constructie. Gedaagden hebben in dit verband gewezen op produkten van de firma Daskas te Amsterdam en de heer Bulo te Lelystad.

3.4. Anders dan gedaagden stellen, vraagt Van Schijndel echter geen bescherming van alle toepassingen van drie gelijkvormige, verlijmde platen vlakglas. Dit volgt reeds uit de omstandigheid dat eiser zich niet verzet tegen het verhandelen door gedaagden van vazen gelijkend op het model Delta, waarbij de platen tevens poten vormen. Bescherming wordt verzocht van het model Delta, waarbij de combinatie van elementen die het totaalbeeld opleveren dient te worden beschouwd. Het model Delta is een ruimtelijk voorwerp in de vorm van een vaas dat zich van voorgaande modellen en tevens qua oorspronkelijkheid onderscheidt door het feit dat zij in haar totaliteit uit drie gelijkvormige vlakke platen (zogenaamd bevroren) glas bestaat die worden verbonden door acryl-acetaat. Tussen partijen is in confesso dat een vaas met een dergelijke mathematische vorm niet bestond voor oktober 1981.

3.5. Naar het oordeel van de President vertoont de door Van Schijndel ontworpen vaas Delta in zijn totaliteit bezien een zodanig eigen en oorspronkelijk karakter en draagt het als produkt van industriële vormgeving een zodanig persoonlijk stempel van de ontwerper, dat het ais een werk van toegepaste kunst als bedoeld in artikel 10, lid 1 onder 10 Auteurswet 1912 moet worden beschouwd.

3.6. Daartoe is redengevend: - de eigen waarneming van de President van het betrokken model Delta, dat treft door kenbaar doordacht vormeven-wicht tussen de drie constitutieve glazen platen, zowel uit een oogpunt van maatvoering als uit een oogpunt van lijnenspel dat zich binnen de configuratie van de drie vaasfunctie-constituerende glazen platen intrigerend ontwikkelt in een meetkundige quasi-tegenstelling tussen enerzijds de omgekeerde driezijdige piramide als vat en anderzijds de telkens "doorlopende" zijden van dat vat waardoor steundriehoeken worden gesuggereerd die ervoor zorgen dat het piramidevat "blijft staan"; - de door Van Schijndel overgelegde produkties waaruit blijkt dat het model Delta in 1984 uit honderd inzendingen vanuit over de hele wereld verspreide landen de eerste prijs won in de vijfde Arango International Design Competition in Miami, Florida, onder de titel "Glass that works", welke prijs wijst op innovatieve vormgeving; - de door Van Schijndel overgelegde produktie The International Design Yearbook 1986/87, waarin een afbeelding van de vaas Delta is opgenomen; dit boek behelst een keuze van de samenstellers uit afbeeldingen van voorwerpen van meer dan 2500 ontwerpers voor de hele wereld en bevat volgens het voorwoord "a selection of the best, the most characteristic, the most distinctive and the most memorable domestic designs of 1986 from around the world".

3.7. Met het oog op de gevraagde voorziening wordt er daarom van uitgegaan dat aan Van Schijndel ten aanzien van de vaas Delta de door hem gestelde auteursrechtelijke bescherming toekomt.

Inbreuk? 3.8. Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of

gedaagden met de openbaarmaking van de sub 2.1.d.

genoemde vaas inbreuk maken op Van Schijndels auteursrecht.

3.9. Bij de beoordeling hiervan wordt vooropgesteld, dat de vereisten waaraan een uit vlakke glazen platen gevormde vaas moet voldoen, blijkens de door gedaagden overgelegde afbeeldingen - bijvoorbeeld van ontwerpen van Daskas en Bulo - een grote vormvariëteit toelaten, zodat er vazen met een zeer uiteenlopend uiterlijk op de markt zijn.

3.10. In het licht hiervan is de overeenstemming tussen de vaas Delta enerzijds en de door gedaagden ontworpen vaas anderzijds des te opvallender. Ook laatstgenoemde vaas heeft immers dezelfde uiterlijke kenmerken als hiervoor ten aanzien van de vaas Delta zijn genoemd, met dien verstande dat een der drie vlakken is uitgevoerd in de vorm van een parallellogram. Op grond daarvan moet ervan worden uitgegaan dat de vaas Delta gedaagden tot voorbeeld heeft gediend en dat de door hen ontworpen vaas te beschouwen is als een nabootsing van de vaas Delta. Een en ander is temeer waarschijnlijk nu de door gedaagden ontworpen vaas gelijke althans nagenoeg gelijke afmetingen heeft als de vaas Delta en evenals deze is uitgevoerd in zogenaamd frosted glass.

3.11. Het feit dat een der vlakken van de door gedaagden ontworpen vaas de vorm heeft van een parallellogram doet - zoals ook volgt uit de door eiser overgelegde schriftelijke verklaringen d.d. 2 juni 1988 en 8 juni 1988 van respectievelijk prof. W.H. Crouwel en Premsela Vonk - aan de overeenstemming van de vazen als geheel geen afbreuk. Dit klemt eens temeer daar dit element bij beschouwing vanuit een bepaalde hoek niet zichtbaar is. Deze afwijking heeft dan ook niet tot gevolg dat van een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden gesproken.

3.12. Voor zover gedaagden in dit verband nog hebben aangevoerd dat zij de evenbedoelde inbreukmakende vaas niet (meer) in de handel brengen of produceren en er derhalve in het geheel geen belang bij een inbreukverbod bestaat, treft dit verweer geen doel.

3.13. Immers, wat er zij van de vraag of gedaagden inderdaad deze inbreukmakende handelingen niet (meer) verrichten - eiser heeft overigens het begin van bewijs van het tegendeel geleverd -, de dreiging van deze inbreuk is voldoende aannemelijk, op basis van de door eiser overgelegde schriftelijke verklaringen van het echtpaar Bulo-Willems, inhoudende:

dat wij bij ons bezoek d.d. 10-05-1988 aan Vrenegoor & Vermeer te Haarlem de volgende toezegging hebben gekregen t.w.: "Indien u geïnteresseerd bent in de Mart van Schijndel-vaas, dan zijn wij bereid deze voor uw verantwoording voor u te maken zoveel als u wilt. Mocht er echter rotzooi van komen dan weten wij van niets". Het bovenstaande ben ik bereid onder ede voor de rechter te verklaren.

De formulering van het petitum 3.14. Voor zover gedaagden hebben aangevoerd dat het

petitum te ruim is geformuleerd om te kunnen worden toegewezen, hetgeen de President begrijpt als: te algemeen geformuleerd, wordt dit verweer verworpen.

3.15. In gevallen als de onderhavige brengt de aard van het door de veroordeling - in casu het bevel - te beschermen belang mee dat de omschrijving van het bevel, teneinde dit effectief te doen zijn, slechts kan geschieden in meer algemene termen, maar dat dan ook, naar een redelijke uitlegging, de draagwijdte van dat bevel beperkt moet worden geacht tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld, dat zij - mede gelet op het belang tegen aantasting waarvan het bevel is gegeven - inbreuken opleveren als door de rechter ingevolge het bevel niet toegestaan.

In dit verband tekent de President aan dat eiser ter zitting heeft verklaard niet geïnteresseerd te zijn in door gedaagden gemaakte, ter zitting getoonde glazen vazen met


een vierkante opening of met een driehoekige opening maar met lang doorlopende "poten".

3.16. Aldus bezien voldoet het overeenkomstig het petitum te geven bevel aan de eis, dat in de omschrijving ervan, te verstaan in verband met de motivering van het vonnis, een voldoende afbakening te vinden is ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het bevel valt.

Slotsom en kosten 3.17. De gevraagde voorziening is mitsdien voor

toewijzing vatbaar in voege als na te melden. Gedaagden hebben als in het ongelijk gestelde partij de kosten van dit geding te dragen.

4. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Verbiedt gedaagden ieder voor zich het (doen)

vervaardigen of het op de markt (doen) brengen van vazen die gelijk of nagenoeg gelijk zijn aan de vaas Delta;

4.2. Veroordeelt gedaagden ieder voor zich ten titel van dwangsom aan eiser te betalen ƒ 1.000,- voor (...) iedere overtreding van het hiervoor gegeven verbod;

4.3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.4. Weigert het meer of anders gevorderde; 4.5. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk, des dat de een

betalende de anderen zullen zijn bevrijd, in de kosten van het geding aan de zijde van eiser gevallen en tot op deze uitspraak begroot op ƒ 336,45 aan verschotten en ƒ 1.500,-wegens procureurssalaris. Enz.

Nr 20. Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 19 november 1987.

Mr J. de Bruijn.

Art. 17A, lid 1 Rijksoctrooiwet. In de verwachting dat de aanvrage zou moeten vervallen,

heeft de gemachtigde deze aanvrage op haar beloop gelaten, en aldus niet de nodige zorgvuldigheid betracht. Bovendien was gemachtigde tijdig vóór de vervaldag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, doch heeft hij daarop nagelaten zich te vergewissen van de consequenties die deze ontwikkelingen zouden kunnen hebben voor de octrooiportefeuille, om vervolgens de benodigde maatregelen te nemen; ook'hier is de gemachtigde te kort geschoten in zorgvuldigheid.

Herstel geweigerd.

Beschikking op grond van artikel 17A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 00.00000.

De Octrooiraad, Bijzondere Afdeling; Gezien de stukken; Gehoord verzoekster, bij monde van haar octrooige

machtigde X; Overwegende: dat verzoekster met betrekking tot de Nederlandse

octrooiaanvrage 00.00000 niet binnen de daartoe in artikel 22K van de Rijksoctrooiwet gestelde termijn een verzoek heeft ingediend tot het nemen van een beslissing omtrent de verlening van octrooi op de evengenoemde aanvrage - een zogenaamd V.B.O. - waardoor de aanvrage per ... 1987 is vervallen;

dat verzoekster op ... 1987 een verzoekschrift heeft ingediend tot herstel in de vorige toestand, als bedoeld in artikel 17A van de Rijksoctrooiwet, gelijktijdig met een verzoek tot het nemen van een beslissing omtrent de verlening van octrooi op de onderhavige aanvrage (V.B.O.); enz.

O. dienaangaande: (...) dat verzoekster dan ook in haar verzoek formeel

ontvankelijk is; dat de Bijzondere Afdeling thans zal nagaan of het

verzoek gegrond is, d.w.z. voldaan is aan de eis, die artikel 17A van de Rijksoctrooiwet voor de inwilliging van een dergelijk verzoek stelt, namelijk dat alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid is betracht;

dat verzoekster dienaangaande in haar verzoekschrift het volgende naar voren heeft gebracht:

"Ten tijde van het aflopen van de in artikel 22K gestelde termijn ging de behandelende gemachtigde op vacantie, terwijl zijn vervanger net van vacantie terugkwam. Deze omstandigheid heeft ertoe geleid dat ondergetekende gemachtigde door een misverstand in de interne communicatie heeft verzuimd de gestelde termijn aan te houden. Hierin speelt mede een rol dat binnen de onderneming van aanvraagster een tijd lang ter discussie heeft gestaan om de activiteiten te beëindigen welke verband houden met de techniek waarop ook deze aanvrage betrekking heeft. Zeer recente ontwikkelingen binnen de onderneming, welke ontwikkelingen goeddeels plaatsvonden tijdens genoemde vacantieperiode hebben het echter alsnog zeer wenselijk gemaakt om deze aanvrage in stand te houden." dat gemachtigde van verzoekster voorts ter zitting heeft

medegedeeld, dat gegeven de ter discussie staande activiteiten van aanvraagster op het onderhavige gebied van de techniek men besloten had niet te veel kosten meer te maken;

dat men er daarbij ten aanzien van de onderhavige aanvrage van uitging, dat deze waarschijnlijk wel zou vervallen, reden waarom men de 7 jaren termijn van artikel 22K, eerste lid van de Rijksoctrooiwet volledig heeft benut;

dat gemachtigde voorts verklaard heeft, dat hij eerst laat op de hoogte werd gesteld van het feit, dat door nieuwe ontwikkelingen binnen de onderneming van aanvraagster, het onderhavige gebied van de techniek weer in de belangstelling kwam te staan, hetgeen ook een instandhouding van de onderhavige octrooiaanvrage wenselijk maakte;

dat men, zich hierbij, naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling, wellicht kan afvragen of aanvraagster in dit opzicht in de communicatie met haar Octrooiafdeling te kort is geschoten;

dat de Bijzondere Afdeling evenwel opmerkt, dat wat hier ook van zij, dit de Octrooiafdeling van aanvraagster niet ontslaat van haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de termijnbewaking;

dat gemachtigde ter zitting desgevraagd heeft verklaard, dat er dienaangaande bij de Octrooiafdeling van aanvraagster een dubbel controlesysteem bestaat, namelijk enerzijds via de computer en anderzijds via een kaartsysteem;

dat gemachtigde daarbij echter tevens heeft verklaard, dat de intervallen tussen het activeren van de computer terzake van het termijnbestand groot waren, en dat met name voor het verval van de onderhavige aanvrage door het verloop van de zeven-jarentermijn voor het laatst een half jaar tevoren was gewaarschuwd;

dat om onduidelijke redenen ook het secretariaat van de Octrooiafdeling, dat het kaartsysteem beheerde, heeft nagelaten gemachtigde tijdig op de hoogte te stellen van het verval van de betreffende termijn;

dat daargelaten de vraag of het bewakingssysteem op de Octrooiafdeling van aanvraagster wel effectief functioneert, de Bijzondere Afdeling zich niet aan de indruk kan onttrekken, dat men de onderhavige aanvrage op haar beloop heeft gelaten, er daarbij vanuitgaande, dat deze aanvrage toch wel zou vervallen;

dat de Bijzondere Afdeling in deze opvatting wordt gesterkt door de opmerking van gemachtigde ter zitting, dat als het hier om levende techniek zou zijn gegaan, hij deze zaak ook wat alerter had behandeld;

dat de Bijzondere Afdeling deze nonchalante wijze van handelen door gemachtigde verwijtbaar acht en dan ook van oordeel is, dat gemachtigde in dit opzicht niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht;

dat de Bijzondere Afdeling er in dit verband op wil


wijzen, dat men bij de bewaking van termijnen juist niet voorzichtig genoeg kan zijn;

dat de Bijzondere Afdeling bovendien uit de opmerkingen van gemachtigde ter zitting is gebleken, dat gemachtigde kennelijk wel tijdig voor de vervaldatum van de onderhavige aanvrage - ... - op de hoogte was van de nieuwe ontwikkelingen binnen de onderneming;

dat dit immers valt op te maken uit de mededeling van gemachtigde ter zitting, dat hij bij zijn vertrek met vacantie op ... 1987, geen bericht over de nieuwe ontwikkelingen binnen de onderneming voor zijn waarnemer heeft achtergelaten;

dat de Bijzondere Afdeling het in dit licht bezien evenzeer verwijtbaar acht, dat gemachtigde, zodra hij op de hoogte was van de nieuwe ontwikkelingen binnen de

onderneming, zich niet onmiddellijk heeft vergewist van de consequenties, die deze zouden kunnen hebben voor de octrooiportefeuille om vervolgens de benodigde maatregelen te nemen;

dat de Bijzondere Afdeling dan ook van oordeel is, dat gemachtigde ook in dit opzicht in zorgvuldigheid te kort is geschoten;

dat de Bijzondere Afdeling, gezien het bovenstaande, tot de slotsom komt, dat de zorgvuldigheid, die in artikel 17A van de Rijksoctrooiwet wordt geëist, i.c. niet in acht is genomen;

dat het onderhavige verzoek om herstel in de vorige toestand derhalve ongegrond moet worden geacht en dit verzoek mitsdien niet kan worden ingewilligd; enz.

Mededeling

Octrooipublikaties, in de bibliotheek van de Octrooiraad aanwezig op 31 december 1988.

Opgave van de octrooipublikaties, die tot en met 31 december 1988 werden ontvangen en inmiddels zijn opgenomen in de numerieke verzamelingen van de bibliotheek van de Octrooiraad.

Niet alle nummers, liggend tussen het eerste aanwezige nummer en het laatste ontvangen nummer, zijn in de numerieke verzamelingen aanwezig, daar vele series niet doorlopend genummerd zijn.

code Eerste aanwezige nummer Laatste ontvangen nummer

Australië AU Octrooien A 1 (1904) 296 236 (1970) Octrooiaanvragen A 26 703 (1963) 78 454 (1975) Octrooien B 400 001 (1970) 578 008

België BE Octrooien ^ A 331376(1926) 1 000 230

Brazilië BR Octrooiaanvragen A 7 907 001 (1979) 8 800 256

Bulgarije BG Octrooien A 2 (1955) 365 (1965) Octrooien A 10 001 (1962) 38 616

Canada CA Octrooien/Reissues A/B 453 746 (1949) 1 245 400

China CN Octrooiaanvragen A 85 100 001 (1985) 88 105 867 Octrooien B 85 100 001 (1985) 87 104 260 Gebruiksmodellen Y 85 200 001 (1985) 88 212 775

Denemarken DK Octrooien Openbaargemaakte

C 1 (1895) 110 250(1974)

octrooiaanvragen B 111001 (1968) 154 530

Duitse Bondsrepubliek DE Patentschriften C 1 (1877) 3 811629

Auslegeschriften B 1000 001 (1957) 3 035 187 (1982) Offenlegungsschriften A 1 400 001 (1968) 3 821 221 Gebrauchsmustern U 1994 701 (1968) 8 812 458

Duitse Democratische Republiek DD Octrooiaanvragen A 111001 (1971) 261 905

Octrooien B 1 (1951) 252 527

Finland FI Octrooien Openbaargemaakte

C 19 872 (1944) 37 834 (1968)

octrooiaanvragen B 40 001 (1968) 76 906 Frankrijk FR Brevets d'invention A 1 (1791) 302 562 (1900)

Brevets d'invention A 317 502(1902) 1 605 566 (1981) Additions a des brevets d'invention E 1 (1902) 96 688 (1976) Brevets de medicament M 1 (1961) 8 483 (1973) Additions a des brevets de medicament M 1 (1961) 353 (1972) Demandes de brevet A 2 000 001 (1969) 2 615 790 Brevets B 2 000 001 (1969) 2 600 240


code Eerste aanwezige nummer Laatste ontvangen nummer

Hongarije HU Octrooien B 53 389(1911) 195 384

Ierland IE Octrooien A 10 001 (1929) 53 135

India IN Octrooien A 73 093 (1963) 155 050(1977)

Italië IT Octrooien A 1 (1886) 1 062 000

Japan JP Openbaargemaakte octrooiaanvragen Terinzage gelegde octrooiaanvragen Openbaargemaakte gebruiksmodellenaan vragen Terinzage gelegde gebruiksmodellenaan vragen

B

A

Y

U

1 (1950)

1 (1971)

1 (1950)

1 (1971)

57 000

272 500

42 960

172 600

Korea, Zuid- KR Octrooien A 61 (1978) 96 (1980)

Luxemburg LU Octrooien A 27 767 (1945) 86 977

Nederland NL Octrooiaanvragen Openbaarmakingen/ octrooien Terinzage gelegde octrooiaanvragen Openbaarmakingen/ octrooien

A

B/C

A

B/C

1 (1912)

1 (1913)

6 400 001 (1964)

120 001 (1964)

303 059 (1963)

114 127(1973) •

8 820 103

184 302

Nieuw-Zeeland NZ Octrooien A 142 553 (1980) 221 295

Noorwegen NO Octrooien Openbaargemaakte octrooiaanvragen

C

B

8 624 (1899)

115 001 (1968)

113 564(1977)

159 570

O.A.P.I. OA Octrooien B 1 (1966) 8 346

Oostenrijk AT Octrooien B 1 (1899)> 386 813

Polen PL Octrooien B 1 (1924) 144 938

Roemenië RO Octrooien A 39 481 (1957) 96 033

Sovjet-Unie SU Octrooien Octrooien

A A

69 (1897) 64 532 (1945)

26 525 (1914) 1 427 606

Spanje ES Octrooien 8 600 001 (1986) 8 802 500

Tsjechoslowakije CS Octrooien B 1 (1919) 256 934

Verenigd Koninkrijk GB Octrooien Openbaargemaakte octrooiaanvragen Octrooien

A

A B

51 (1630)

2 000 001 (1979) 2 000 001 (1982)

1 605 308

2 206 270 2 201781

Verenigde Staten van Amerika US Octrooien A

Reissues E Plant patents P Defensive publicationsH (T) S.I.R. H

1 326 889 (1920) 14 785(1920)

1 (1931) T 859 001 (1969)

1 (1985)

4 788 721 32 793

6 436 T 107 801

537

Zweden SE- Octrooien Openbaargemaakte octrooiaanvragen

C

B

1 (1885)

300 001 (1968)

227 865 (1976)

457 224

Zwitserland CH Octrooien Openbaargemaakte octrooiaanvragen

A/B/E 1 (1888)

A 20 576 (1955)

668 347

16 333 (1976)

Patent Cooperation Treaty (P.C.T.)1) WO Octrooiaanvragen A 7 8/00 001 (1978) 88/08 245

Europees Octrooiverdrag2) EP Octrooiaanvragen

Octrooien A B

1 (1978) 1 (1978)

297 090 260 276

•)2) Zie blz. 56.


') Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, Washington, 19 juli 1970, Tractatenblad 1973, nr 20 en laatstelijk 1986, nr. 3.

2) Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, München, 5 oktober 1973, Tractatenblad 1975, nr 108, 1976, nr 101,1977, nr 144, 1978, nr 91, 1981, nr 213 en 1985, nr 81.

De bibliotheek van de Octrooiraad beschikt tevens over een systematische collectie van:

- De "Auslegeschriften" van de Bondsrepubliek Duitsland (DE - B - publikaties), systematisch verzameld volgens de Duitse klasse-indeling tot 1975; daarna volgens de Int. Cl. (International Patent Classification), Ie, 2e, 3e en 4e editie.

- De Nederlandse octroopublikaties gerangschikt volgens de "Indeling der Techniek" tot 1 juli 1973 en daarna volgens de Int. Cl., Ie, 2e, 3e en 4e editie.

- De Europese octrooipublikaties gerangschikt volgens de Int. Cl., 2e, 3e en 4e editie.

Genoemde litteratuur kan worden geraadpleegd in de openbare leeszaal:

Voor nadere informatie over deze collectie wende men zich tot de openbare leeszaal van de Octrooiraad, Patentlaan 2, telefoonnummer 070-986541, alwaar men ook gratis andere inlichtingenbladen kan verkrijgen.

Boekbespreking

Dr R. Schulte, Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europaischen Rechtsprechung (4e herziene druk).

Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1987. XXXV en 987 blz. Prijs DM 140,-.

1. Zoals aan iedereen bekend is, hebben de Verdragen van Straatsburg over de eenmaking van bepaalde onderdelen van het octrooirecht (1963), van München inzake de verlening van Europese octrooien (1973) en van Luxemburg betreffende een Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt (1975) geleid tot aanpassingen van de nationale octrooiwetgevingen van de verdragsstaten. Die aanpassingen betreffen kernpunten van het octrooirecht zoals nieuwheid, uitvindingshoogte, beschermings-omvang en nietigheidsgronden. Wat deze punten aangaat zijn de wetgevingen zoal niet gelijkluidend dan toch in ieder geval wezenlijk identiek geworden.

2. Deze gemeenschappelijke bepalingen moeten door de octrooiverlenende en rechterlijke instanties in de verdragsstaten worden toegepast. Het is uiteraard de bedoeling dat die toepassing eenvormig is. Zekerheid dat een eenvormige toepassing daadwerkelijk geschiedt, is er niet. Niet voorzien is in het in het leven roepen van een internationaal rechterlijk college waaraan vragen van uitleg van de gemeenschappelijke bepalingen kunnen worden gesteld.

3. Nationale octrooiverlenende en rechterlijke instanties zullen er zelf voor dienen te zorgen dat zij met elkaar in de pas blijven lopen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan; wie geeft de maat aan?

4. De eerste voorwaarde om tot een enigszins eenvormige toepassing te komen is dat de nationale instanties weten wat de buitenlandse collega's doen. Zo goed en zo kwaad als dat gaat, zullen zij kennis moeten nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen buiten de grenzen. Niet om zich daarbij klakkeloos aan te sluiten, maar om tot een afweging te komen: verdient het aanbeveling het buitenlandse voorbeeld te volgen of juist niet?

5. Het is geen eenvoudige zaak om in de meestal

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Tevens kan men kopieën van de gewenste litteratuur

maken of doen maken tegen vergoeding van de op het moment geldende kosten.

Voor een vlotte en prompte verwerking en levering van een schriftelijke bestelling van kopieën uit de collectie is het wenselijk, dat men de soort octrooipublikatie aangeeft en ook vermeldt of het een A-, B-, C-, E-, H-, P-, M-, U-of Y-publikatie betreft (Een inlichtingenblad over deze lettercode is verkrijgbaar in de openbare leeszaal). In een aantal gevallen behoort men ook het jaar van publikatie op te geven (o.a. bij sommige Australische publikaties, de Britse van vóór het jaar 1916, alle Japanse en sommige Zwitserse octrooipublikaties).

Het besteladres luidt: Octrooiraad Documentatiedienst Postbus 5820 2280 HV Rijswijk (ZH) Telex 33265 octrd nl Telefax 070 - 900190

Daar is ook aanwezig een lijst van instellingen in Nederland die op verzoek van derden octrooirecherches uitvoeren of informatie op octrooigebied verstrekken.

beperkte tijd die ter beschikking staat voor het voorbereiden van een beslissing, te achterhalen hoe de buitenlandse praktijk, de jurisprudentie en de doctrine zijn. Als het over de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland gaat, worden wij op een voortreffelijke wijze geholpen door het boek van Dr Schulte dat al zijn vierde druk beleeft.

6. Het boek is een artikelsgewijs commentaar op de Duitse octrooiwet. Het bevat de tekst van de wetsartikelen en bondige commentaren op de wettekst met uitvoerige verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur. Het commentaar is uiterst overzichtelijk en door bij elk artikel een inhoudsopgave te geven van de behandelde onderwerpen is men in staat zeer snel te vinden wat men zoekt.

7. Naast het Duitse octrooirecht wordt bij elk artikel voorzover mogelijk de tekst weergegeven van de corresponderende artikelen van het Europees octrooiverdrag in de Engelse en Franse tekst. Voorts wordt - en dat is nieuw ten opzichte van de vorige druk - verwezen naar beslissingen van het Europees octrooibureau. Door een en ander is het mogelijk het Duitse octrooirecht en de toepassing ervan te vergelijken met het Europese octrooirecht en zijn toepassing door het Europees octrooibureau.

8. Het geheel wordt gecompleteerd door registers van de uitspraken van het Bundesgerichtshof en het Europees Octrooibureau, door een concordantietabel van de artikelen van het verdrag en de octrooiwet alsmede door een overzicht van de Duitse en buitenlandse literatuur op het gebied van het octrooirecht.

9. Het boek is voor iedereen die met het octrooirecht in de praktijk te maken heeft, een - zoals het in het Duits zo mooi wordt uitgedrukt - Fundgrube. Het verleent de beoefenaar van het octrooirecht toegang tot de - zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht - indrukwekkende jurisprudentie en doctrine in de Bondsrepubliek. Dr Schulte is een gekwalificeerde gids: hij is een voormalig lid van het Bundespatentgericht en thans lid van de Kamers van Beroep van het Europees octrooibureau. Het is, kortom, een boek om in Nederland jaloers op te zijn. Zouden dit soort boeken in alle verdragstaten bestaan dan zou de eenvormige toepassing van het octrooirecht wat minder utopisch zijn. Br.

16 februari 1989, 57e jaargang, nr 2 Bij blad bij De …...second reagent consisting of a...

Documents

Transcript of 16 februari 1989, 57e jaargang, nr 2 Bij blad bij De …...second reagent consisting of a...