Download - De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

Transcript
Page 1: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/20

12 B

MM

Bul

letin

ja

arga

ng 3

8

2

Desondanks gebruiken partijen, en hun advocaten, steeds vaker marktonderzoeken om hun feitelijke stellingen te onderbouwen. Steeds vaker gebruiken rechters in hun uitspraken gegevens uit die onder-zoeken om hun beslissingen te motiveren. Hoewel de rechtspraak nog geen eenduidig beeld geeft hopen wij met dit artikel te laten zien dat met de toegenomen kwantiteit ook de kwaliteit is gegroeid. Wij moeten constateren dat zowel in Nederland als op Europees niveau, het marktonderzoek aan waarde heeft gewon-nen en nog steeds meer wint als bewijsmiddel in, vooral, merkenzaken. Dit artikel zal het oorspronke-lijke wantrouwen van de rechter jegens marktonder-zoeken onderzoeken, de algemene vereisten be-schrijven die aan marktonderzoeken moeten worden gesteld en vervolgens de rol van het marktonderzoek onderzoeken in de verschillende deelgebieden waarin marktonderzoek van belang kan zijn.Het marktonderzoek kan op verschillende gebieden binnen het intellectuele eigendomsrecht een rol spe-len, zoals in merken- en modellen zaken, bij slaafse nabootsing, in het reclamerecht, etc. Dit artikel gaat alleen in op het gebruik van marktonderzoeken in

merkenrechtelijke geschillen. Voorts beperkt dit ar-tikel zich tot de situatie in Nederland, met een klein uitstapje naar Duitsland.

Soorten marktonderzoek

Voordat we de rol van het marktonderzoek in IE-za-ken gedetailleerd gaan bekijken, is het allereerst van belang om vast te stellen dat voor IE-zaken voorals-nog maar één type marktonderzoek van belang blijkt te zijn; het kwantitatieve onderzoek. In een kwantita-tief onderzoek wordt een groot aantal respondenten dezelfde vragen gesteld, waardoor cijfermatig inzicht kan worden verkregen en de mogelijkheid bestaat om procentuele verhoudingen weer te geven. Kwanti-tatief onderzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door methoden als face-to-face, schriftelijk, tele-fonisch of online onderzoek. Een goed uitgevoerd kwantitatief onderzoek is controleerbaar en zou in beginsel bij herhaling precies dezelfde resultaten moeten opleveren. In bijvoorbeeld marketing maakt men ook wel gebruik van kwalitatieve onderzoe-ken. Als men bijvoorbeeld wil weten of een bepaald nieuw product goed zal worden ontvangen door de consument en men meer diepgaande informatie nodig heeft over de reden waarom men een bepaalde mening is toegedaan, is kwalitatief onderzoek een meer geschikte methode. Kwalitatief onderzoek geeft een beeld van de wensen, ervaringen, meningen of behoeften van de doelgroep. Kwalitatief onder-zoek wordt in het algemeen uitgevoerd door middel van diepte-interviews of groepsdiscussies met een beperktere groep respondenten. De vragen liggen slechts in hoofdlijn van tevoren vast en zullen voor een deel worden bepaald door de antwoorden en reacties van de respondenten. Voor gerechtelijke pro-cedures is deze methode minder geschikt omdat deze minder objectief en nauwelijks controleerbaar is. In dit artikel zal dan ook alleen worden gekeken naar de rol die het kwantitatieve onderzoek in IE-zaken kan spelen.

Het wantrouwen van de rechter jegens marktonderzoeken

Hoyng constateert in zijn artikel dat één van de be-langrijkste redenen dat de Nederlandse rechter des-tijds niet veel in marktonderzoeken zag, de opvatting is dat een marktonderzoek geen betrouwbaar bewijs kan geven voor de inbreukvraag.5 Marktonderzoeken zouden door moeilijkheden die inherent zouden zijn

Gregor Vos advocaat en Tim Iserief Professional support lawyer

beiden bij Klos Morel Vos & Schaap

De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

Marktonderzoeken in intellectuele eigendomszaken blijven intrigeren. Al decennia lang wordt er met regelmaat over gepubliceerd en steeds vaker komen ze voor in rechtspraak. De reden voor deze grote interesse ligt voor de hand; in een rechtsgebied als het intellectuele eigendom waarin meer nog dan in menig ander rechtsgebied zeer feitelijke situaties alleen maar kunnen, of zelfs moeten, worden uitgelegd aan de hand van abstracte normatieve begrippen, is de behoefte aan, maar ook de angst voor empirisch bewijs groot. De behoefte bestaat daar waar men feitelijk wil kunnen aantonen dat er sprake is van onderscheidend vermogen, bekendheid of inbreuk. De angst bestaat daar waar de juridische duiding opzij gezet zou kunnen worden door onwrikbare metingen. Een onderwerp waar behoefte en angst zo gelijk op-gaan is vanzelfsprekend fascinerend. De vraag is nu of de aloude fascinatie in-middels ergens toe heeft geleid. Heeft het marktonderzoek als bewijsmiddel in intellectuele eigendomszaken een vaste plek gekregen of is er uiteindelijk nog niet zo veel veranderd? In het vorige BMM Bulletin dat over markton-derzoeken ging, dat al weer elf jaar geleden verscheen, schreef Willem Hoor-neman dat de resultaten van marktonderzoeken in de Benelux rechtspraak een weinig belangrijke rol spelen.1 In hetzelfde nummer constateert Willem Hoyng dat rechters weinig houvast ontlenen aan marktonderzoeken en veelal meer waarde hechten aan hun eigen oordeel.2 Ook Van Westendorp noteerde dat een effectieve acceptatie en toepassing van marktonderzoek in het merkenrecht vrij zeldzaam was.3 Tien jaar later lijkt de situatie nauwe-lijks verbeterd. Zo tekende Visser uit de mond van een ervaren IE-rechter op dat: “als het overeenkomt met onze eigen perceptie nemen we het dankbaar over natuurlijk. Willen we de andere kant op dan is het maar lastig, want dan moet je het wegschrijven.”4

1 BMM Bulletin 2001/1, p. 1.2 W. Hoyng, ‘Het marktonderzoek en de inbreukvraag ex art. 13A lid

1 sub b BMW’, BMM Bulletin 2001/1, p. 2, 3.3 P.H. Van Westendorp, ‘Merkenrecht en marktonderzoek: de

stand van zaken’, BMM Bulletin 2001/1, p. 13.4 D.J.G. Visser, ‘Beslissen in IE-zaken’, NJB 2008, p. 1922.5 W. Hoyng, p. 3.

bmm art 1-2012.indd 2 17-07-2012 10:41:20

Page 2: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/2012 BM

M B

ulletin jaargang 38

3

Illustratie: Willemijn de Lint

aan hun methodes naar hun aard hiervoor ongeschikt zijn omdat ze niet tot resultaten zouden leiden die een objectieve beoordeling van de feiten mogelijk zouden maken.6 Er zou geen duidelijke universele opzet en uitvoering mogelijk zijn en de praktijk zou dat aantonen. Een aanwijzing voor het ontbreken van een universele opzet en uitvoering zou blijken uit de Chiemsee- en Chevy-arresten van het Hof van Justitie (HvJ), waarin het HvJ bepaalde dat er geen vaste percentages bestaan voor het vaststellen van inburgering, respectievelijk bekendheid.7 Een andere aanwijzing bestaat daarin dat partijen het maar niet eens worden over hoe zo’n marktonderzoek nu precies zou moeten worden uitgevoerd. In procedu-res wordt alleen gebruik gemaakt van onderzoeken die de partijen zelf hebben aangedragen. De indruk bestaat dat de opzet van die onderzoeken wordt aangepast aan het resultaat dat de partijen uit het onderzoek wensen te verkrijgen. De perceptie is dan ook dat de marktonderzoekbureaus en experts die meestal bij zo’n onderzoek zijn betrokken hun oren te veel zouden laten hangen naar de wensen van hun klanten. Het resultaat is dan dat beide partijen elk met hun eigen onderzoek komen waarvan de opzet meestal van elkaar verschilt. Beide partijen laten hun eigen experts vervolgens ook nog verklaren dat de

opzet, en dus de resultaten, van het onderzoek van de ander geheel niet deugen, waardoor de onduide-lijkheid voor de rechter compleet is. Rechters willen partijen nog wel eens de vraag stellen of het niet een idee zou zijn om gezamenlijk tot één onderzoeksop-zet te komen en dan gezamenlijk één onderzoek te laten uitvoeren, maar daar voelen partijen nooit iets voor. Dat levert maar onzekerheid op en daar hebben partijen, en vooral hun advocaten, een broertje dood aan. Bovendien ontstaat hierdoor een self fulfilling prophecy. Rechters zijn wantrouwend, de literatuur bevestigt dat beeld,8 waardoor rechters nog wantrou-wender worden.Een andere oorzaak van het wantrouwen is dat de begrippen waarover moet worden geoordeeld rechts-begrippen zijn, en derhalve door de rechter moeten worden vastgesteld.9 Dit aspect heeft twee kanten. Enerzijds is er een inhoudelijke kant, waarbij de gedachte is dat een normatief begrip als verwarrings-gevaar niet feitelijk kan worden beoordeeld, maar altijd door de rechter zelf moet worden vastgesteld. Rechtsbegrippen zouden niet empirisch kunnen wor-den vastgesteld, maar zouden altijd onder de discretie van de rechter moeten vallen. Op zijn best zouden marktonderzoeken enige richting kunnen geven, maar kunnen nooit beslissend zijn. Zoals in de Sekt

6 HvJ 20 februari 1975, C-12/74 (Sekt Weinbrand), r.o. 12.7 HvJ 4 mei 1999, zaken C-108/97 en -109/97, NJ 2000, 269,

Chiemsee en HvJ 14 september 1999, zaak C-375-97, IER 1999, 51 (Chevy) r.o. 24.

8 W. Hoyng, p. 3: “De marktonderzoekbureaus in Nederland zijn commerciële instellingen die maar al te graag onderzoek verrichten. Zij stellen in het algemeen te weinig vragen over de daadwerkelijke waarde van verricht onderzoek en missen daartoe ook de merkenrechtelijke kennis en/of worden onvolledig voor-

gelicht door de merkenadvocaat.” Op dezelfde plek citeert Hoyng ook nog rechter Posner uit een uitspraak van de Seventh Court of Appeals in Indianapolis Colts/Metropolitan Baltimore Football Club: “Many experts are willing for a generous (and sometimes for a modest) fee to bend their sience in the direction from which their fee is coming.” Met zulke citaten is het niet verwonderlijk dat rechters weinig vertrouwen hebben in de relevantie van marktonderzoeken als bewijsmiddel.

9 W. Hoyng, p. 3.

bmm art 1-2012.indd 3 17-07-2012 10:41:22

Page 3: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/20

12 B

MM

Bul

letin

ja

arga

ng 3

8

4

Weinbrand uitspraak uit 197510 is te lezen, zouden de opzet en vragen naar hun aard al ongeschikt zijn om zulk bewijs te geven en indirect volgt hieruit ook de kritiek dat marktonderzoeken naar hun aard slecht zouden aansluiten op de rechtsbegrippen in het merkenrecht. Anderzijds is er een meer “emotio-nele” kant, die rechters kan weerhouden hun oordeel te baseren op de feitelijke constateringen van een marktonderzoek. Een grotere rol van het markton-derzoek betekent automatisch een kleinere rol van de discretionaire bevoegdheid van de rechter. De rechter geeft als het ware een deel van zijn beslis-sing uit handen aan de empirie. De ervaring leert dat rechters dit in het algemeen niet prettig vinden. Zij zijn het die zijn benoemd om zelf oordelen te geven in, dit geval, merkenrechtelijke geschillen. Zouden marktonderzoeken een grotere rol gaan spelen dan kan het gevoel ontstaan dat zij een deel van hun typische rechterlijke bevoegdheid uit handen geven aan (markt)onderzoekers en dat vindt niet iedereen gepast.Het resultaat van al dit wantrouwen is dat markt-onderzoeken maar weinig serieus worden genomen. Of het past in het oordeel dat de rechter toch al had van de zaak, of hij moet het wegschrijven. Dat leidt tot allerlei tegenstrijdige oordelen. Zo oordeelde een Amerikaanse rechter in de zaak Eagle Snacks/Na-bisco: “Failure of a trademark owner to run a survey to support its claims of brand significance and/or likelihood of confusion, where it has the financial means of doing so, may give rise to the inference that the contents of the survey would be unfavorable, and may result in the court denying relief.”11 Ofwel, als een partij geen onderzoek doet moet die wel iets te verbergen hebben en zou dat tegen die partij kunnen werken. Doet één van de partijen onderzoek, dan zou dat weer te eenzijdig kunnen zijn en een enkele betwisting kan dan al snel leiden tot terzijdelegging van het onderzoek.12 Leggen beide partijen onderzoe-ken over dan kan er juist weer een “battle of surveys” ontstaan en worden beide onderzoeken tegen elkaar weggestreept.13 Kortom, de indruk die kan ontstaan is dat het hoe dan ook altijd fout zit, wat een partij ook doet. Dit beeld is, merken wij meteen op, wat te negatief, maar het geeft wel goed aan welke moei-lijkheden het marktonderzoek als bewijsmiddel in procedures kan ondervinden.De vraag is of dit wantrouwen wel terecht is. Wij menen van niet. Naar onze mening kunnen markt-onderzoeken wel degelijk geschikt zijn om de feiten achter de rechtsbegrippen te onderzoeken en aan

te tonen. Het wantrouwen tegenover marktonder-zoekbureaus en experts is wat ons betreft gebaseerd op een al te cynische kijk op de drijfveren van deze personen. Goede marktonderzoekbureaus zijn in het algemeen geaccrediteerd door de Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en ISO-gecertificeerd, en kun-nen dus niet zo maar onderzoeken naar de wensen van opdrachtgevers opzetten en invullen. Experts hebben in het algemeen een zodanige positie dat ook zij niet zo maar kunnen, of zelfs maar zouden willen, opschrijven wat van hen wordt verlangd. Ook het gegeven dat rechters een oordeel moeten geven over een rechtsbegrip vormt naar onze mening geen bezwaar. Begrippen als “onderscheidend vermogen”, “verband” en “verwarringsgevaar” kunnen feitelijk worden getoetst, of tenminste feitelijk onderbouwd. Elk juridisch oordeel is gebaseerd op feiten en het negeren van feiten leidt niet tot betere beslissingen.

Europese ontwikkelingen

Inmiddels komen het HvJ en het Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt (BHIM) met steeds duidelijkere aanwijzingen over het nut en de toepasselijkheid van marktonderzoeken. Oordeelde het HvJ nog in het Sekt Weinbrand-arrest14 dat marktonderzoeken naar hun aard ongeschikt zouden zijn als bewijsmiddel, inmiddels is het HvJ een heel andere kant opgegaan. In het Chiemsee-arrest uit 199915 oordeelde het HvJ al dat het Gemeenschaps-recht zich niet verzet tegen een opinieonderzoek als bewijsmiddel en in de Opposition Guidelines uit 200416 schrijft het BHIM: “Opinion polls and market surveys are the most suitable means of evidence for providing information about the degree of knowl-edge of the mark, the market share it has, or the position it occupies in the market in relation to other products.” In 2008 schrijft het BHIM zelfs in de Ex-amination Guidelines17 dat “well conducted opinion polls, namely where the questions asked are relevant, and not leading, and the sample interview is properly chosen with no inbuilt bias are particularly persua-sive.”. Op Europees niveau is de bereidwilligheid om het marktonderzoek als volwaardig bewijsmiddel te gebruiken derhalve aanzienlijk toegenomen en lijkt het wantrouwen haast geheel weggenomen.

Algemene methodologische eisen

Een goede indicatie van de algemene methodologi-sche eisen die aan marktonderzoeken kunnen wor-

10 HvJ 20 februari 1975, C-12/74 (Sekt Weinbrand), r.o. 12.11 United States District Court, D. New Jersey, December 20, 1985,

625 F.Supp. 571 (1985), EAGLE SNACKS, INC. v. NABISCO BRANDS, INC. (te vinden op: http://www.leagle.com/xml-Result.aspx?page=15&xmldoc=19851196625FSupp571_11120.xml&docbase=CSLWAR1-1950-1985&SizeDisp=7); zie ook Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 2 november 2006, IER 2007, 13 (TomTom/Gar-min), waarin TomTom werd aangerekend haar stellingen niet met marktonderzoek te hebben onderbouwd.

12 Vzr. Rb Arnhem 28 april 2005, BIE 2005, 64, Unilever/Albert Heijn.

13 Hof Amsterdam 16 november 2011, BIE 2007, 95 (Red Bull/Red Energy): “Die door partijen zelf geëntameerde en, naar moet worden aangenomen, door hen als opdrachtgever aangestuurde onderzoeken zijn naar hun aard, mede gelet op de in over en weer overgelegde deskundigenverklaringen geuite kritiek op de gehanteerde onderzoeksmethoden hier niet van doorslaggevende betekenis en zij brengen het hof niet tot een ander inzicht.”; Rb. Amsterdam 17 januari 2007, BIE 2007, 17, Red Bull/Bulldog: “De in dit kader gedane marktonderzoeken laten gezien de verklaringen van beide partijdeskundigen zulke tegengestelde

conclusies toe dat de rechtbank hieraan voorbij gaat.”; Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 15 december 2008, IER 2009, 9, (G-Star/Pepsi): “de wederzijdse kritiek op deze marktonderzoeken is bovendien niet op voorhand als niet ter zake dienend te kwalificeren en dit kort geding leent zich niet noodzakelijk voor nader onderzoek op dit punt, zodat de waarde van de surveys voor de onderhavige zaak maar zeer betrekkelijk is.”; Rb 5 juli 2006, BIE 2007, 72 (adidas/Nike); zie ook: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 332-334; Korte notitie Rechtbank Arnhem, sector civiel, december 2009: Benoeming deskundige in merken- en reclamezaken, IEF 8436.

14 Zie noot 6.15 HvJ 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269,

Chiemsee.16 Guidelines concerning proceedings before the Office for the Har-

monization of the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part C: Opposition, Part 5: Trade marks with reputation Article 8(5) CTMR, March 2004 version, p. 29.

17 Guidelines concerning proceedings before the Office for the Har-monization of the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part B: Examination, April 2008 version, p. 54.

bmm art 1-2012.indd 4 17-07-2012 10:41:23

Page 4: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/2012 BM

M B

ulletin jaargang 38

5

den gesteld is te vinden in de Opposition Guidelines van het BHIM. Hierin geeft het BHIM een aantal specifieke eisen waaraan marktonderzoeken in proce-dures in Alicante moeten voldoen:

a. Het marktonderzoek moet zijn uitgevoerd door een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau om de betrouwbaarheid van de herkomst van het bewijs vast te kunnen stellen. Dit vereiste raakt aan het wantrouwen dat zoals besproken vaak jegens marktonderzoekbureaus bestaat. Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid lijken vanzelfsprekende eisen, al komt het nog vaak genoeg voor, zowel in gerech-telijke procedures in Nederland18 als bij het BHIM,19 dat onderzoeken worden overgelegd die niet door een onafhankelijk bureau zijn uitgevoerd.b. Het aantal en profiel (geslacht, leeftijd, beroep en achtergrond) van de respondenten moet bekend zijn om te kunnen beoordelen of de resultaten van het onderzoek representatief zijn voor de verschillende soorten potentiële consumenten van de betrokken producten. Het BHIM geeft dan ook meteen aan dat steekproeven van 1000 tot 2000 respondenten voldoende worden geacht, mits ze representatief zijn voor de groep van de relevante consumenten. Het BHIM raakt hier een onderwerp dat in de praktijk tot veel misverstanden leidt. Het grootste misver-stand over representativiteit is dat hoe groter de steekproef, hoe beter het resultaat zou zijn. Dat is een onjuist uitgangspunt en de vereiste steekproef is onnodig hoog. Wij komen hier later nog uitgebreider op terug.c. Uit het onderzoeksrapport moet voorts blijken welke methode is toegepast en onder welke omstan-digheden het onderzoek is uitgevoerd. De complete lijst met vragen van de questionnaire moet bekend worden gemaakt. Daarbij is ook van belang hoe en in welke volgorde de vragen zijn geformuleerd. Zo kan het BHIM vaststellen dat de respondenten al dan niet zijn geconfronteerd met leidende vragen.d. Ten slotte moet blijken of het percentage dat in de resultaten wordt genoemd betrekking heeft op het totale aantal respondenten of alleen op hen die antwoord hebben gegeven.

In Nederland heeft Van Den Berg in zijn boek ‘Het Marktonderzoek in de Rechtszaal’20 een aantal criteria gegeven waaraan naar zijn mening markton-derzoeken moeten voldoen. Deze komen grotendeels overeen met de eisen van het BHIM. Ook Van den Berg stelt dat er sprake moet zijn van een onderzoe-ker die een bepaalde mate van expertise en reputatie met betrekking tot zijn vakgebied bezit. Vervolgens moeten er erkende, bestaande of goed onderbouwde onderzoeksmethoden zijn toegepast ten tijde van de uitvoering van het onderzoek. Ook moet er volgens

Van den Berg worden gecontroleerd: zijn de con-clusies van de onderzoeker wel voldoende onder-bouwd?21 Van den Berg onderkent dat deze laatste stap lastig kan zijn, en geeft aan dat een rechter zich in dit soort gevallen kan laten bijstaan door een onaf-hankelijke expert.Van den Berg verdeelt de algemene methodologi-sche eisen onder een drietal noemers; relevantie, betrouwbaarheid en validiteit. Terecht stelt Van den Berg dat het begrip relevantie bij uitstek een strui-kelblok is als het gaat om de juridische waardering van marktonderzoeken.22 Een marktonderzoek moet juridisch relevante informatie opleveren, waardoor het van belang is dat er goed wordt gekeken naar de gehanteerde vraagstelling en de informatie die uit de antwoorden op deze vragen valt af te leiden. Het begrip betrouwbaarheid ziet op een bepaald risico dat inherent is aan ieder statistisch onderzoek: de kans op ‘random error’.23 Hierbij moet in het achter-hoofd worden gehouden dat ieder marktonderzoek in principe een steekproef is, welke wordt getrokken uit een bepaalde onderzoekspopulatie. Op grond van deze steekproef is het uiteindelijk de bedoeling dat er iets gezegd kan worden over de werkelijke popula-tie, in het merkenrecht bijvoorbeeld alle potentiële kopers van een bepaald product. Het is dus belang-rijk dat er een representatieve onderzoekspopulatie wordt gebruikt. Naast fouten bij de steekproef-trekking kunnen er zich ook problemen voordoen tijdens het verzamelen van de onderzoeksgegevens en ook de respondenten zelf kunnen zich vergissen bij het beantwoorden van een vraag. Van den Berg onderstreept dat hoewel er procedures bestaan om meetfouten zoveel mogelijk te verkleinen, de kans op meetfouten niet geheel kan worden uitgebannen.24 De eis van validiteit ziet niet op toevallige fouten, maar op systematische fouten waarbij de onder-zoeker in feite niet meet wat hij uiteindelijk zou willen weten.25 Hierbij valt te denken aan fouten met betrekking tot een niet-representatieve steekproef, sturende of verkeerde vragen of een onlogische volg-orde van de vragen. Ook Gellaerts en Häcker26 geven in hun artikel een aantal minimumvereisten waaraan een (degelijk) marktonderzoek moet voldoen. Net als alle anderen menen ook Gellaerts en Häcker dat er sprake moet zijn van een betrouwbare onderzoeker met ervaring op het gebied van juridisch marktonder-zoek. Ook moet er sprake zijn van een volledige en gefundeerde verantwoording van het gehele onder-zoek, inclusief de bijbehorende onderzoekspopulatie. Vervolgens benadrukken Gellaerts en Häcker dat er een juiste steekproefomvang moet zijn (eventueel met controlegroepen) en dat de steekproef moet zijn getrokken uit het relevante publiek. Volgens Gel-laerts en Häcker moet er ook sprake zijn van een cor-recte toepassing van de juiste (niet-sturende) vragen

18 Hof ’s-Hertogenbosch 12 juni 2007, IER 2007, 79 (Mega Bloks/Lego), waarbij onderzoeken waarvan de opzet was gemaakt door een hoogleraar economische psychologie werd uitgevoerd door ongetrainde studenten o.l.v. een medewerker van de behandelend advocaat; Rb. ’s-Gravenhage 25 november 2009, IEF 8385 (G-Star/Pepsi), r.o. 4.19: “Het onderzoek is bovendien niet verricht door een in marktonderzoek gespecialiseerd bureau maar door studenten op instructies van de raadsman van G-Star, wat de re-sultaten aldus PepsiCo mogelijk heeft beïnvloed. Ook ontbreken de letterlijke antwoorden van de respondenten.”

19 Anne Niedermann van het Institut für Demoskopie Allensbach heeft in 2003/2004 een analyse gemaakt van het gebruik van marktonderzoeken bij het BHIM. Uit haar bevindingen blijkt dat in een zeer groot aantal gevallen marktonderzoeken sneuvelen

omdat niet aan de formele vereisten was voldaan, waaronder begrepen de uitvoering van het marktonderzoek door anderen dan een erkend professioneel marktonderzoeksbureau, zie: A. Niedermann, ‘Surveys as evidence in proceedings before OHIM’, IIC, 37 (2006), 260.

20 H. van den Berg, ‘Marktonderzoek in de rechtszaal’, SCS Stich-ting voor Culturele Studies, Amsterdam, 2007.

21 Van den Berg, p. 21 en 22.22 Van den Berg, p. 23.23 Van den Berg, p. 24.24 Van den Berg p. 25.25 Van den Berg p. 25.26 S.L.Gellaerts en D.W.F. Häcker, ‘Juridisch marktonderzoek? haal

de onderste steen boven!’, BIE 2011, p.3-12.

bmm art 1-2012.indd 5 17-07-2012 10:41:23

Page 5: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/20

12 B

MM

Bul

letin

ja

arga

ng 3

8

6

en moeten deze vragen in een logische volgorde zijn gesteld. Cohen Jehoram, Van Nispen en Huydecoper (CJVNH) wijden ook enkele alinea’s aan markton-derzoek in hun handboek over het merkenrecht. De schrijvers stellen dat het marktonderzoek vaak niet meer is dan een hulpmiddel voor de rechter waaraan niet een doorslaggevend belang kan worden gehecht.27 De auteurs pleiten voor vaste richtlijnen in de Benelux omtrent marktonderzoeken. Duidelijke regels zouden moeten worden gesteld ten aanzien van methodologische eisen, de wijze van selectie van interviews en respondenten, de bepaling van het relevante publiek, de omvang van de steekproef, de vraagstelling, de wijze waarop de respondent met het teken geconfronteerd wordt, de mogelijkheid voor respondenten om ‘weet niet’ te antwoorden en het gebruik van controlegroepen.28

Marktonderzoek door deskundigebenoemd door de rechtbank

In zijn artikel merkt Van der Kooij op dat markton-derzoek vrijwel altijd wordt ingeroepen door één der partijen, en dat de gelasting van een marktonderzoek door de rechter ongebruikelijk is.29 Wellicht is met deze lijn inmiddels gebroken, en zijn rechters minder passief geworden met betrekking tot het (willen) halen van feitelijk bewijs uit marktonderzoeken. De rechtbank Arnhem benoemde in de zaak Coca Cola/Superunie Van den Berg als deskundige teneinde een opzet van het in te lassen marktonderzoek te produceren.30 In een zaak over de gestelde bekend-heid van het merk RAW is G-Star toegelaten tot het leveren van aanvullend bewijs. In het kader van deze bewijsopdracht is het volgens de rechter nuttig nogmaals een marktonderzoek te verrichten, en wel door een door de rechtbank te benoemen deskundige na overleg met partijen over de vraagstelling.31 Aan de deskundige zal allereerst advies worden gevraagd over de vraagstelling aan het publiek, waarna onder verantwoordelijkheid van de deskundige een markt-onderzoek kan worden verricht. De deskundige zal dit marktonderzoek moeten verrichten binnen de geschetste randvoorwaarden.32 Na het aanvoeren van bezwaren door partijen over een weer benoemt de rechtbank uiteindelijk (alweer) Van den Berg als deskundige.33

Kort na deze uitspraak publiceerde de rechtbank Arnhem een ‘Korte notitie Rechtbank Arnhem, sector civiel, december 2009: Benoeming deskundige in merken- en reclamezaken’,34 waarin de rechtbank een opzet heeft gegeven hoe marktonderzoeken in zowel kort geding als bodemprocedures een grotere rol kunnen spelen. Voor kortgedingprocedures wijst de rechtbank op de mogelijkheid om op de voet van artikel 202 Rechtsvordering e.v. de rechtbank te verzoeken een marktonderzoeker te benoemen die van te voren onderzoekt of sprake is van feiten en omstandigheden op basis waarvan de rechter een merkinbreuk kan vaststellen. Een andere mogelijk-heid is dat in het kader van een kort geding een

deskundige wordt benoemd, die aan de hand van een bureaustudie vóór de zitting de door partijen in het geding gebrachte partijmarktonderzoeken op hun merites beoordeelt, dit vastlegt in een beknopt deskundigenbericht, dat hij aan partijen en de rechter toestuurt en dat hij op de zitting desgewenst toelicht. Deze mogelijkheid kan volgens de rechtbank worden gegrond op artikel 1019b Rv. In bodemprocedures kan meer uitgebreid naar de feiten worden geke-ken en de rechtbank heeft daarvoor een reglement opgesteld voor het versneld procederen in merken- (en reclame-)zaken. Kenmerk daarvan is dat partijen ervoor kunnen kiezen dat de gedaagde op eentermijn van twee weken voor antwoord concludeert, dat de deskundige in het comparitie-vonniswordt benoemd, dat zijn rapport op de comparitie wordt besproken en dat de rechtbank op eentermijn van twee weken vonnis wijst. De ervaring met deze suggesties is nog zeer beperkt, de Coca Cola/SuperUnie zaak is geschikt vóór vonnis, en het lijkt er daarom op dat partijen toch nog wat huiverig zijn om hun onderzoeken aan één onafhankelijke deskundige over te geven.

Te onderzoeken onderwerpen

Binnen de intellectuele eigendom is het merkenrecht het rechtsgebied waarin de meest belangrijke rol is weggelegd voor het publiek en diens percepties. De opvatting van het publiek is van belang bij het al dan niet vaststellen van het onderscheidend vermogen of de bekendheid van een merk en het is ook bepalend in merkinbreukzaken. In het arrest Gut Springenhei-de heeft het HvJ bepaald wie dat merkenrechtelijke publiek is. Dat publiek bestaat in het algemeen uit gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consumenten.35

In het merkenrecht wordt het marktonderzoek gewoonlijk ingezet ter beantwoording van een drietal vragen. De eerste vraag heeft betrekking op het onderscheidend vermogen van een merk: is het teken in kwestie geschikt om waren en/of diensten te onderscheiden? De tweede situatie in het merken-recht waarbij het marktonderzoek van belang kan zijn is bij de beantwoording van de vraag of het teken in kwestie beschouwd kan worden als een bekend merk. De derde vraag betreft de inbreukvraag en het bijbehorende begrip verwarringsgevaar; is er door het gebruik van het teken gevaar voor verwarring bij het publiek?

Onderscheidend vermogen

Een teken kan slechts een merk zijn als dat teken in staat is de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. In die zin moet het publiek de be-trokken waren of diensten aan de hand van het teken kunnen identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Een merk kan van huis uit onderschei-dend vermogen bezitten maar kan ook door inbur-gering onderscheidend vermogen hebben gekregen.

27 CJVNH, p. 333.28 CJVNH, p. 335.29 P.A.C.E.van der Kooij, “De maatman in het merkenrecht’, 10

december 2008, IEF 7370.30 Rb. Arnhem 9 september 2009, LJN BJ8844 (Coca Cola/SuperU-

nie).31 Rb. ’s-Gravenhage 11 mei 2011, B9 9658 (G-Star/Pepsico).

32 Rb. ’s-Gravenhage 11 mei 2011, B9 9658 (G-Star/Pepsico) r.o. 2.28.

33 Rb. ’s-Gravenhage 21 december 2011, B9 10626 (G-Star/Pepsico)34 Zie noot 12.35 HvJ 16 juli 1998, zaak C-210/96, NJ 2000, 374 (Gut Springenhei-

de), r.o. 30.

bmm art 1-2012.indd 6 17-07-2012 10:41:24

Page 6: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/2012 BM

M B

ulletin jaargang 38

7

Bij de beoordeling van het inherente onderscheidend vermogen wordt in het algemeen geen gebruik ge-maakt van marktonderzoeken. Inherent onderschei-dend vermogen is potentiële identificatie. Zelfs als de consument een merk (nog) niet kent kan hij aan het teken een herkomst toekennen. Deze beoordeling kan de rechter maken zonder feitelijke bewijsvoe-ring. Inburgering daarentegen kan bij uitstek met een marktonderzoek worden onderzocht, het gaat dan immers om actuele identificatie van het teken in kwestie ter beoordeling van het onderscheidend ver-mogen waarover het teken in kwestie in eerste instan-tie niet beschikte. Uit de Guidelines van het BHIM,36 de (Europese) rechtspraak37 en de literatuur38 blijkt dat marktonderzoek naar het onderscheidend vermo-gen, en in het verlengde daarvan, de bekendheid van een merk, goed wordt geaccepteerd.

Specialiteitsbeginsel

Eén van de basisuitgangspunten van merkenbescher-ming is het specialiteitsbeginsel. Een merk krijgt alleen bescherming voor bepaalde waren of diensten. De merkhouder kan in beginsel alleen optreden tegen het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is geregistreerd.39 Dit bete-kent dat een teken alleen als merk hoeft te worden herkend binnen de relevante soort waren of diensten. In het Philips/Remington-arrest legt het HvJ daarom een rechtstreeks verband tussen de perceptie van de consument en de betrokken waren of diensten. Het gaat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen om: “de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrok-ken categorie waren of diensten (onderstreping auteurs)”.40 Een marktonderzoek zonder specificatie legt de lat veel te hoog. Zonder specificatie moet een merk zodanig bekend zijn dat het is losgezongen van de waren of diensten waarvoor het is geregistreerd, en kan het aantonen van onderscheidend vermogen voor de merkhouder een onmogelijke opgave wor-den. Ook in de Nederlandse rechtspraak wordt aan-genomen dat het specialiteitsbeginsel moet worden toegepast in marktonderzoeken naar onderscheidend vermogen. In de zaak Toblerone, waarin het onder-scheidend vermogen van de driehoekige verpakking van Toblerone chocolade centraal stond, overwoog de rechtbank ’s-Gravenhage dat de vraag die gesteld had moeten worden luidt: “ik toon u een foto van een verpakking en noem het woord chocolade, waar denkt u aan?”41

In procedures wordt wel eens gesteld,42 meestal door gedaagde partijen, dat als de partij die het onderzoek heeft geïnitieerd (één van) de belangrijkste spelers op de bewuste markt is, respondenten door het noemen van de betrokken waren of diensten naar het ant-

woord zouden worden geleid, omdat het noemen van een bepaalde waar nu eenmaal altijd een associatie met de marktleider zou veroorzaken. Dit argument is naar onze mening onjuist. Er zijn andere manieren om het marktleiderseffect uit te filteren, daarover later meer, en het miskent de essentiële rol van het specialiteitsbeginsel in het merkenrecht. Zonder de betrokken waren of diensten te noemen wordt alleen onderzocht of een merk zodanige bekendheid heeft verkregen dat het zelfs buiten de betrokken waren of diensten wordt herkend. Voor het ‘gewone’ onder-scheidend vermogen is zo’n strenge test helemaal niet nodig en, zoals blijkt uit de rechtspraak, zelfs ronduit fout.

Tijdstip onderzoek

De volgende vraag is welk tijdstip relevant is om het teken of merk te onderzoeken. Om inburgering te onderzoeken is in beginsel de datum van depot relevant. In het arrest Vitakraft overwoog het GvEA dat “niet bij voorbaat (kan) worden uitgesloten dat een onderzoek dat op enig moment voor of na deze datum is verricht, nuttige aanwijzingen kan bevatten, waarbij echter in het oog moet worden gehouden dat de bewijskracht ervan kan variëren naarmate er meer of minder tijd ligt tussen het onderzochte tijdvak en de indienings- of prioriteitsdatum van de betrok-ken merkaanvraag”.43 Het BHIM heeft echter terecht erkend dat niet te strikt moet worden vastgehouden aan de depotdatum. Ook bewijs van na de datum van depot kan een rol spelen.44 Het BHIM erkent dat het normaal gesproken jaren duurt voordat een merk bekendheid heeft verkregen en dat bekendheid niet zo maar aan en uit kan worden gezet. Dus als een marktonderzoek wordt gedaan na de depotdatum en hebben de marktomstandigheden zich sindsdien niet of nauwelijks gewijzigd, dan kan zo’n onderzoek wel degelijk relevant zijn voor de vaststelling van het onderscheidend vermogen op de datum van depot. Voor inbreukzaken geldt overigens dat elk tijdstip relevant kan zijn. In het arrest adidas/Marca45 heeft de Hoge Raad overwogen dat een inbreuk altijd ex nunc moeten worden beoordeeld en dat zelfs als een procedure lang duurt, die in deze zaak is al in 1996 begonnen, een recent onderzoek relevant is.

Wat te onderzoeken?

Nu is de vraag wát er precies moet worden onder-zocht. Uitgangspunt is het merk zoals geregistreerd en het teken zoals gebruikt. Bij woordtekens die worden gebruikt speelt niet alleen het visuele aspect een rol, maar ook het auditieve. Ofwel, hoe het woord klinkt kan ook van belang zijn. In de T-Mo-bile/ID&T zaak werd daarom ook de klank van het woordteken zoals gebruikt, b.v. in radiocommercials, onderzocht.46 In die zaak was ook van belang dat het

36 Zie noot 15 en 16.37 GvEA 12 juni 2006, zaak T-277/04 , IER 2006, 69 (Vitakraft)38 Hoyng, p. 3, P. Reeskamp, ‘Wat is een bekend merk?’, BMMB

2000, p. 134.39 Sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE biedt expliciet bescherming

tegen tekens die worden gebruikt voor niet-soortgelijke waren of diensten, en kan worden gezien als een afwijking van het speciali-teitsbeginsel. Zie Ch. Gielen e.a., Kort Begrip van het Intellectueel Eigendomsrecht, Kluwer 2011, par. 336.

40 HvJ 18 juni 2002, zaak C-299/99, BIE 2003, 89 (Philips/Reming-ton), r.o. 65.

41 Ondanks dit gebrek zijn de resultaten volgens de rechtbank toch

relevant voor de feitelijke onderbouwing van de stelling dat de verpakking onderscheidend vermogen bezit, waarbij vooral de hoge percentages van belang worden geacht. Hof ’s-Gravenhage, 3 januari 2008, NJ 2010, 133 (Toblerone) r.o. 3.11.

42 Zie b.v. Hof Den Haag, 26 januari 2010, LJN: BL1936 (Ikea/Ser-boucom).

43 Zie noot 34, r.o. 38.44 OHIM Guidelines, Part C, Opposition, part 5, p. 16.45 HR 16 februari 2007, BIE 2007, 61 (Adidas/Marca).46 Hof Amsterdam 30 september 2004, BIE 2005, 53, (T-Mobile/

ID&T Mobile).

bmm art 1-2012.indd 7 17-07-2012 10:41:25

Page 7: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/20

12 B

MM

Bul

letin

ja

arga

ng 3

8

8

teken in het officiële gebruik anders was dan in het gebruik buiten die context. In het officiële gebruik, b.v. op de website, in het beeldmerk, de radiocom-mercials, gebruikte ID&T steeds het teken “ID&T Mobile operated by Telfort”. Om die reden had ID&T alleen dat gebruik onderzocht. De onderzoeken naar dat gebruik werden echter afgeschoten omdat buiten dit gebruik, het teken van ID&T, b.v. in perspubli-caties en in mededelingen onder consumenten, ook werd gebruikt zonder de toevoeging “operated by Telfort”. Volgens het hof had ID&T ook dat gebruik moeten onderzoeken. Omdat ID&T niet steeds de toevoeging “operated by Telfort” in directe nabijheid van het teken “ID&T Mobile” gebruikte kon niet worden gezegd dat het publiek deze toevoeging als aanduiding zag om de waren en diensten van ID&T te onderscheiden. Volgens het hof zag het publiek de toevoeging “operated by Telfort” eerder als een vermelding van de samenwerking tussen Telfort en ID&T, en niet als onderscheidingsteken. Bij het op-zetten van een marktonderzoek is het dus essentieel het juiste merk of teken te onderzoeken. Als het gaat om productverpakkingen is het verstandig de gehele verpakking te gebruiken in het marktonderzoek, inclusief woordmerk.

Manier van onderzoeken

De manier van onderzoek is (uiteraard) relevant voor de uiteindelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid van de resultaten ervan. Er bestaan twee extremen. Ener-zijds kunnen aankoopomstandigheden worden nage-bootst teneinde een zo realistisch mogelijke situatie te creëren bij het afnemen van het onderzoek terwijl anderzijds ook kan worden volstaan met een enquête die wordt afgenomen via het internet. Internetonder-zoeken worden in de Nederlandse rechtspraak goed geaccepteerd. Een uitzondering hierop is te vinden in het arrest van het hof ’s-Gravenhage in de Toble-rone-zaak, waarin het hof oordeelde dat men in een internetonderzoek wordt geconfronteerd met andere informatie dan tijdens een normale winkelsituatie, waardoor het belang van marktonderzoeken die zien op normale koopomstandigheden beperkt is (temeer nu het in deze zaak draaide om vormmerken).47 Volgens Van den Berg zijn zowel het gebruik van vragenlijsten (in bijvoorbeeld een internetenquête) als het nabootsen van koopomstandigheden valide vormen van marktonderzoek om de verwarringsvraag te beantwoorden.48 Wij menen dat het nabootsen van een winkelsituatie zoals het hof dat voorschreef weinig zinvol is. Een respondent meenemen naar een kunstmatige winkelsituatie is net zo kunstmatig en zorgt net zo goed voor “mindsetting” als de situatie waarbij een respondent in een thuissituatie achter zijn computer zit bij een internetonderzoek. De praktische voordelen van een internetonderzoek wegen dan zwaarder dan de, onbewezen, theoretische voordelen van het nabootsen van een winkelsituatie.

Representativiteit

Uit de gehele categorie “gemiddeld geïnformeerde,

gewone consument van de betreffende soort produc-ten”, moet een steekproef worden getrokken. Deze steekproef moet representatief zijn, alleen dan kan een steekproef iets zeggen over de gehele populatie. Er bestaan veel misverstanden over representativiteit van marktonderzoeken. Zo spreken de BHIM Gui-delines van ten minste 1000 tot 2000 respondenten per land.49 Gellaerts en Häcker zoeken aansluiting bij commerciële onderzoeken: 150 tot 200 respon-denten is in ieder geval voldoende, mits het onder-zoek goed is opgezet en uitgevoerd.50 Van den Berg bekijkt de noodzakelijke grootte van een steekproef vanuit zogeheten betrouwbaarheidsintervallen. Deze betrouwbaarheidsintervallen zeggen iets over de kans dat de gehele populatie eenzelfde mening heeft ten opzichte van de steekproef. Als in een steekproef bij 100 respondenten blijkt dat 20% van hen het zelfde antwoord gaf, dan is er volgens Van den Berg een betrouwbaarheidsinterval van 8 procent. Het werke-lijke percentage consumenten dat ook deze opvat-ting heeft zou dan tussen de 12% en 28% liggen. De hoogste betrouwbaarheidsinterval ligt tussen de 40 en 60% herkenning, b.v. bij de steekproef van 100 is die 10%, een behoorlijke afwijking, die het lastig, zo niet onmogelijk kan maken duidelijke conclusies uit een onderzoek te trekken. De algemene veronderstel-ling is dat hoe groter de steekproef, hoe betrouwbaar-der het onderzoek zal worden; daarop zijn ook de getallen van het BHIM gebaseerd. Die veronderstel-ling is onjuist. De daling van de betrouwbaarheidsin-tervallen blijkt op een zeker moment af te vlakken. Bij 150 respondenten zijn de betrouwbaarheidsin-tervallen bij 40-60% herkenning 8% en bij 200 7%. Een verdubbeling in het aantal respondenten leidt maar tot een derde afname in de betrouwbaarheids-interval. Bij 300 is hij 6%, bij 400 5% en bij 500 4%. Een vervijfvoudiging van het aantal respondenten, van 100 naar 500, levert dus maar iets meer dan een verdubbeling op van de betrouwbaarheidsinterval. Hieruit blijkt dat een (veel) grotere steekproef niet per se een veel betrouwbaarder beeld geeft. Afhanke-lijk van de resultaten kan een relatief lage steekproef van b.v. 300 bijna net zo betrouwbare resultaten ge-ven als de vereiste 1000-2000 respondenten van het BHIM. Van den Berg meent op basis van de tabel van betrouwbaarheidsintervallen dat de minimum steek-proef voor een degelijk juridisch marktonderzoek ten minste 100 respondenten bedraagt.51 Niedermann schrijft in haar artikel in dit Bulletin nummer dat, mits de steekproef juist is genomen, een onderzoek onder 200 respondenten een betrouwbaar resultaat kan geven.52

Onderscheidend vermogen – vragen

Welke vragen moeten er vervolgens worden gesteld? In de Nederlandse rechtspraak is de duidelijkste aanwijzing geweest die uit de Toblerone-zaak. De “Toblerone-vraag” is echter een zware toets. De consument kan ook andere associaties hebben die re-levant zijn voor het merk. In het geval van Toblerone zouden respondenten ook kunnen denken aan b.v chocolade, bergen, Zwitserland, vakantie, genieten,

47 Hof ’s-Gravenhage, 3 januari 2008, NJ 2010, 133 (Toblerone) r.o. 14.

48 Van den Berg, p. 35.49 OHIM Guidelines part 5, p. 29.

50 Gellaerts en Häcker, p. 8.51 Van den Berg, p. 48.52 A. Niedermann, elders in dit nummer.

bmm art 1-2012.indd 8 17-07-2012 10:41:25

Page 8: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/2012 BM

M B

ulletin jaargang 38

9

etc. Allemaal associaties die de merkhouder óók door zijn merken wil laten oproepen maar die juridisch niet relevant zijn. Een ander bezwaar dat wel is ge-noemd tegen de open “Toblerone-vraag” is dat het tot raden zou aan zetten.53 Respondenten zouden niet dom willen overkomen en daarom naar antwoorden gaan zoeken. In de Nederlandse rechtspraak is deze kritiek niet gevolgd en wordt de Toblerone-vraag in het algemeen beschouwd als een goede vraag om de eerste associatie van consumenten te toetsen bij het zien van een bepaald teken en om zo de herkenning van dat teken als afkomstig van een bepaalde bron te toetsen.In haar artikel elders in dit nummer, en in haar artikel uit 200654 in het IIC, bestrijdt Niedermann de bruikbaarheid van de Toblerone-vraag voor het toetsen van onderscheidend vermogen. Volgens haar vereist een open vraag als de Toblerone-vraag actieve kennis van de respondent, en voor het aannemen van onderscheidend vermogen is herkenning als merk voldoende.55 De consument moet het teken als merk kunnen herkennen, maar hoeft daarover geen actieve kennis te hebben. Niedermann merkt op dat niet-so-ciale wetenschappers, lees: advocaten en rechters, nog al eens de neiging hebben te denken dat juist open vragen de beste manier zou zijn om de herkenning van een teken als merk te onderzoeken, terwijl uit de sociale wetenschap nu juist zou blijken dat gesloten vragen daarvoor beter geschikt zouden zijn. Volgens haar, en de Duitse literatuur die ze hierbij aanhaalt, leidt een open vraag tot een veelheid van associa-ties, terwijl met een gesloten vraag precies gevraagd kan worden naar de vereiste herkenning. Om een juridisch relevant antwoord te krijgen zou specifiek moeten worden gevraagd of respondenten de betrok-ken waar/dienst associëren met een commerciële bron of niet.In Nederland wordt vaak ook een concrete herkomst-vraag gesteld, al dan niet na de vrije associatie-vraag van Toblerone.56 In zijn artikel beschrijft Hoyng de zoektocht naar de juiste herkomstvraag in de zaak Becel/Benecol. In eerste instantie was de vraag gesteld: “Van welke fabrikant is dit product volgens u afkomstig?”. Deze vraag voldoet niet omdat geen consument weet wie de fabrikant van een bepaald product is. Margarine is in de ogen van de consument van “Becel” of “Blue Band”; maar weinigen weten dat ze beide afkomstig zijn van dezelfde fabrikant, Unile-ver. De consument hoeft ook niet te weten van welk bedrijf een bepaald product afkomstig is, voldoende is als deze in staat is te herkennen dat een gemerkt product een bepaalde afkomst heeft. Het is daarom beter te vragen: “Van wie is dit product afkomstig?”.

Het nadeel van deze formulering is weer dat het veronderstelt dat er een antwoord is, en dat de res-pondent die geen idee heeft, zal gaan raden naar een antwoord om maar niet dom over te komen. Volgens Hoyng zou dit raadeffect ondervangen kunnen wor-den door de te vragen: “Weet u misschien van wie dit product afkomstig is?” Van den Berg vindt dat je zelfs nog verder moet gaan en stelt de volgende formule-ring voor: “Weet u misschien van wie deze verpak-king afkomstig is of heeft u geen idee?”57 Overigens stelt Niedermann weer een andere vraag voor: “There is a name on this card. Do you know this name, or does it seem familiar to you, or is the first time you have ever seen this name?”58

Waarom-vraag

Voor onderscheidend vermogen geldt dat alleen herkenning op grond van het teken relevant is. In de Mars/Nestlé-zaak oordeelde de Haagse rechtbank dat Mars terechte kritiek had gegeven op het onderzoek van Nestlé (naar het onderscheidend vermogen van de vorm van de koker van Smarties) omdat in dat onderzoek niet aan de respondenten was gevraagd waarom ze aan ‘Smarties’ dachten bij het zien van de bewuste koker.59 In de zaak over het groen-gele kleu-rencombinatie-merk van Deere oordeelde het Ge-recht dat het marktonderzoek dat BCS, die het merk vernietigd had willen zien, niet overtuigend was om-dat niet was gevraagd naar de reden waarom de res-pondenten een bepaald antwoord hadden gegeven.60 Zo kon volgens het Gerecht niet worden vastgesteld of de respondenten de afbeelding van het merk niet herkenden aan andere criteria dan aan de kleur. Op de op 22 mei 2012 gehouden bijeenkomst van AIPPI over marktonderzoeken stelde Niedermann dat de ‘waarom-vraag’ niet gesteld zou moeten worden, omdat mensen niet kunnen weten waarom ze een bepaald antwoord geven. Het beantwoorden van de herkomst-vraag zou een puur onbewust proces zijn, terwijl het beantwoorden van de waarom-vraag juist weer puur bewust, rationeel zou zijn. Aangezien het bewustzijn geen toegang heeft tot het onderbe-wustzijn zou de waarom-vraag volgens Niedermann nooit een betrouwbaar antwoord kunnen geven. Niet gehinderd door enige kennis over neurologie of enige andere relevante hersen- of denkwetenschap, menen wij toch dat de waarom-vraag wel een nuttige vraag is. In de praktijk blijkt dat mensen veelal heel goed weten waarom ze een bepaald antwoord geven en kan de waarom-vraag heel goed juridisch relevante en irrelevante associaties van elkaar scheiden. Het kan zijn dat uit de wetenschap zou volgen dat niet

53 Zie b.v. de kritiek van W.A. Wagenaar op een onderzoek van adidas in de zaak tegen Scapa over het 3-strepenmerk van adidas, hof Amsterdam 8 november 2007, BIE 2008, 20 (adidas/Scapa).

54 Zie noot 18.55 Guidelines OHIM, Part B, Part 7, par. 7.9, p. 52: “Article 7 (3)

provides that ‘Paragraph 1 (b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods and services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.’ A trade mark is distinctive in this sense if it is recognized (onderstreping auteurs) by a sufficiently large part of the relevant public as a mark of one single trader.” Zie ook in het kader van bekende merken: Guidelines OHIM, Part C, Part 5, section 1.3.1: “The statement of the Court that ‘it is not necessary for the mark to be known by a given percentage of the public’, cannot be taken in itself as meaning that figures of trade mark awareness are irrelevant for, or that they should be given a lower probative value in, the assessment of reputation. It only

implies that percentages of awareness defined in the abstract may not be appropriate for all cases and that, as a consequence, it is not possible to fix a priori a generally applicable threshold of recognition (onderstreping auteurs), beyond which it should be assumed that the mark is reputed. Thus, even though not ex-pressly listed by the Court among the factors to be taken into ac-count for the assessment of reputation, the degree of recognition of the mark by the relevant public is directly relevant and can be particularly helpful in evaluating whether the mark is sufficiently known for the purposes of Article 8(5), provided of course that the method of its calculation is reliable.”

56 Zie hierover uitgebreid Hoyng.57 H. van den Berg, p. 67.58 A. Niedermann, elders in dit nummer.59 Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 9 juni 1999, BIE 2000, 68 (Mars/Nestlé).60 Gerecht 28 oktober 2009, zaak T-137/08, Jur. 2009, II-04047

(BCS/Deere & Company).

bmm art 1-2012.indd 9 17-07-2012 10:41:26

Page 9: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/20

12 B

MM

Bul

letin

ja

arga

ng 3

8

10

alle antwoorden op de waarom-vraag even accuraat zijn, maar toch blijken zij tenminste een zeer goed beeld te geven van de redenen voor het geven van een bepaald antwoord. Totdat de wetenschap duidelijker aangeeft hoe het op dit onderwerp precies zit, lijkt het ons goed om de waarom-vraag toch te stellen.

Geholpen vragen

Zowel bij de open vrije associatie Toblerone-vraag als bij de gerichte herkomstvraag geldt dat de respon-dent op geen enkele wijze mag worden geholpen. Elke vorm van sturing is hierbij uitgesloten. Derge-lijke ongestuurde vragen worden ook wel gevolgd door zogenaamde geholpen vragen. Bij een dergelijke vraag wordt de respondent een lijst getoond van mo-gelijke relevante merken. Daarbij wordt dan de vraag gesteld: “Ik toon u een aantal merken op het gebied van (…). Kunt u mij zeggen welke bij het product op de afbeelding hoort?”. Het nadeel bij het stellen van deze vraag is dat de respondent al is “voorbereid” door de eerdere vragen. Hij heeft al even over het te bevragen object kunnen nadenken, is door de eerdere vragen ook al in een bepaalde richting gaan denken, en is daardoor niet meer onbevangen. Voor markt-onderzoeken over merken geldt hoe dan ook de al-gemene regel dat hoe meer vragen er worden gesteld over de betreffende merken, de respondenten steeds meer informatie krijgen die hen in staat stelt om het achterliggende doel van het onderzoek te reconstru-eren waardoor de validiteit van de antwoorden op de laatste vragen kan worden geschaad.61 Als men deze vraag al toepast is het hoe dan ook van belang dat de merken in de getoonde lijst roteren, zodat geen onduidelijkheid kan bestaan over de eventuele bete-kenis van de volgorde van de merken op de lijst en zal ook het antwoord “weet niet” op de lijst moeten staan om het raadeffect tegen te gaan.

Foute vragen

Er bestaan ook voorbeelden van duidelijk foute vragen. Een eerste vraag die altijd fout is heeft het Gerecht herkend in de zaak over de vorm van de BIC-aansteker.62 In het onderzoek dat in deze zaak was gebruikt had men een afbeelding van de gedepo-neerde aansteker getoond en vervolgens gevraagd aan welk merk men dacht. Deze vraag is om meerdere redenen fout. Ten eerste veronderstelt de vraag dat er sprake is van een merk, terwijl het doel van het onderzoek nu juist was te achterhalen of het publiek het teken wel als merk zou herkennen. Ten tweede onderzoekt deze vraag alleen actieve kennis en niet herkenning als herkomst. Ten derde bevoordeelt deze vraag bekende merken. Het Gerecht is overi-gens niet consequent, in de Bounty-zaak werd deze vraagstelling ten onrechte toch weer toegelaten.63 Om dezelfde redenen is ook wat Niedermann het “brand recall” onderzoek noemt fout. In dit type onderzoek wordt de vraag gesteld “Welk merken

kent u in verband met de waar/ dienst X?” Dit type onderzoek duikt met enige regelmaat op in procedu-res maar is dus geheel ongeschikt om het onderschei-dend vermogen van merken te onderzoeken.

Vormen en kleuren

Uit de rechtspraak van het HvJ volgt dat het onder-scheidend vermogen van vormen en kleuren aan een speciale test moet worden onderworpen. Op papier zijn vormen en kleuren tekens als alle andere tekens, maar in de praktijk blijken woorden en beelden toch meer gelijk dan vormen en kleuren. Volgens het HvJ is de perceptie van het relevante publiek bij vormen niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk. De gemiddelde consument zou niet gewend zijn om de herkomst van de waar, bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element, af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van zo’n vormmerk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeld-merk.64 Om als merk herkend te worden moet de vorm of kleur significant afwijken van de norm en van wat in de betrokken sector gangbaar is. Het rele-vante publiek moet de vorm dan ook nog herkennen als merk zonder analytisch onderzoek of bijzondere oplettendheid.65 Voor vormen en kleuren geldt dus een strengere test. Dat betekent voor marktonder-zoek naar vormen en kleuren dat hieruit zou moeten volgen dat de onderzochte vorm of kleur significant afwijkt van de norm en van wat gangbaar is in de sector voordat de conclusie kan worden getrokken dat er sprake is van onderscheidend vermogen. In de praktijk blijkt echter, gelukkig, niet van een specifie-ke beoordeling van de resultaten van marktonderzoe-ken naar vormen en kleuren. Dat betekent dat zodra uit een marktonderzoek blijkt dat een significant deel van de respondenten het bewuste teken als onderscheidingsteken herkent, de bewuste vorm en kleur daardoor significant afwijkt. Die conclusie lijkt ons terecht.

3-stappen-test DPMA

In een aantal buitenlanden heeft men om de discus-sies over de precieze vraagstelling te voorkomen, of tenminste te verminderen, richtlijnen opgesteld met betrekking tot vragenlijsten. In Duitsland, Oosten-rijk en Zwitserland wordt wel de standaard 3-stap-pen-test van het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) toegepast.66 Deze 3-stappen-test werkt als volgt. Eerst wordt gevraagd of men wel eens de betrokken waren koopt, dan wel gebruikt:

A. Kaufen Sie egal wie oft, für sich oder andere, … (Waren angeben, für die eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird)?

a) Jab) Nein, nie

61 Van den Berg, p. 72-73.62 Gerecht 15 december 2005, zaak T-263/04, Jur. 2005, II-00035

(BIC-aansteker).63 GvEA 8 juli 2009, zaak T-28/08 (Bounty).64 HvJ 29 april 2004, BMMB 2004-2, p.113 en 2005-1, p. 36 (Afwas-

tabletten); HvJEG 7 oktober 2004; HvJEG 7 oktober 2004, BMMB 2004-4, p. 222 (Mag-Lite); HvJEG 12 januari 2006, Grur Int. 2006-3, p. 226-229 (SiSi-Werke); HvJEG 22 juni 2006, NJ 2007, 237 (Storck).

65 HvJEG 12 februari 2004, zaak C-363/99, BMMB 2004-2, p. 113. (Henkel).

66 Richtlinien für die Prüfung von Markenanmeldungen vom 13 Juni 2005, DPMA, (zie: http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7735.pdf); De richtlijnen van het Zwitserse Eidgenössis-ches Institut für Geistiges Eigentum zijn nagenoeg identiek aan van het DPMA, zie par. 10.3 Direkter Nacweis mittels Demosko-pie, p. 143 (https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristi-sche_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

bmm art 1-2012.indd 10 17-07-2012 10:41:27

Page 10: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/2012 BM

M B

ulletin jaargang 38

11

B. Verwenden/benutzen/essen Sie, zumindest hin und wieder, ... (Ware wiederholen)?

a) Jab) Nein, nie

Als één van deze vragen positief wordt beantwoord dan kan men de eerste werkelijk relevante vraag stel-len die dan als volgt luidt:Haben Sie diese Bezeichnung (Wiedergabe der ange-meldeten Marke) in Zusammenhang mit den Waren ... schon einmal gehört oder gesehen/gelesen?

a) Jab) SPONTAN (da dies von der Fragestellung nicht umfasst ist) Kommt mir bekannt vor/glau-be schonc) Nein

Wordt vraag 1 positief beantwoordt dan mag de respondent door naar vraag 2:Ist die Bezeichnung/Farbe/Form ... Ihrer Meinung nach bei ... (Wiedergabe der angemeldeten Marke) in Zusammenhang mit den Waren ...

a) Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unterneh-menb) Hinweis auf mehrere Unternehmenc) gar kein Hinweis auf irgendein Unternehmen d) oder können Sie nichts dazu sagen?

Als de opties a) of b) worden gekozen, dan volgt er ook nog een laatste, derde vraag:a) Bei Antwort Nr. 2a):Wissen Sie, wie dieses Unternehmen heißt?b) Bei Antwort Nr. 2b):Wissen Sie, wie diese Unternehmen heißen?

De laatste vraag van het onderzoek is strikt genomen overbodig. Het DPMA erkent dit, deze vraag is een extra voor de merkhouders. De belangrijke vraag is vraag 2 en van deze vraag is antwoord a) cruciaal. Bij deze vragenlijst valt allereerst op dat deze, zoals vele onderzoeken, begint met een voorvraag. Hoyng heeft destijds al terecht opgemerkt dat voorvragen wel-licht beter aan het einde van het onderzoek kunnen worden gesteld.67 Het risico van voorvragen is dat zij voor “mindsetting” kunnen zorgen. De voorvra-gen zouden daarom beter achteraf kunnen worden gesteld. Voorts valt op dat de Duitse vragen raden lijken te stimuleren. De vraagstelling biedt weinig ruimte om geen antwoord te geven. Ten derde is in het Duitse onderzoek geen ruimte voor de controle-vraag. Zoals gezegd, ondanks de kritiek hierop vanuit sociaal-psychologische hoek, lijkt het ons toch nood-zakelijk deze vraag te stellen. De 3-stappen-test van het DPMA heeft erkenning gevonden in de Europese rechtspraak in het Monbebé-arrest van het GvEA.68 Volgens het GvEA leverde het onderzoek opgezet volgens deze test afdoende bewijs van de bekendheid van het relevante merk in Duitsland. Ook daarna heeft het BHIM de 3-stappen-test nog vaak geaccep-teerd.

Percentages

Welke percentages van herkenning zijn nu voldoende om inburgering aan te nemen? Uit de Europese recht-spraak weten we dat er geen vaste percentagedrem-pel bestaat, maar uiteindelijk bestaat er natuurlijk wel degelijk een zekere procentuele marge waaraan merken moeten voldoen. Het enige richtsnoer dat daarvoor bestaat is de rechtspraak. In het algemeen wordt inburgering zo vanaf 30% herkenning wel aangenomen. In de zaak G-Star/C&A69 werd 36% herkenning met G-Star voor het merk RAW vol-doende gevonden om onderscheidend vermogen aan te nemen. In de zaak over het merk BABYCLUB was 37% herkenning met C&A voldoende.70 Het teken BEURSPLEIN 5 werd onderscheidend gevonden op grond van 55% herkenning71 en de vorm van de Malibu-fles was onderscheidend na 61% herken-ning.72 Ook de vorm van een TACO-ijsje bleek wel door inburgering onderscheidend vermogen te heb-ben verkregen: marktonderzoeken uit augustus en september 2001 toonden aan dat 28,5 respectievelijk 43% van de respondenten bij het zien van de vorm van het TACO-ijsje aan de fabrikant moest denken.73 De rechtspraak is niet altijd consequent; in de zaak over het woordmerk YELLOW PAGES werd weer overwogen dat er geen sprake was van onderschei-dend vermogen omdat uit onderzoek bleek dat 57% van de respondenten de aanduiding ‘yellow pages’ opvatte als een beschrijvende aanduiding, dan wel als merk herkende maar een verkeerde bron aanwees of meerdere bronnen aanwees.74 Omgekeerd gerede-neerd, 43% herkende YELLOW PAGES dus wel op de juiste wijze. Dezelfde 43% die in de zaak van de Taco-ijsjes nog voldoende was om wél onderschei-dend vermogen aan te nemen.

Bekendheid

Artikel 2.20 lid 1 sub c geeft de houder van een bekend merk de mogelijkheid op te treden tegen het gebruik van tekens waarmee, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In de Chevy uitspraak overwoog het HvJ allereerst dat het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet heb-ben verworven, het publiek is waarop dat merk is gericht, dat wil zeggen – naar gelang van de aangebo-den waar of dienst – het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep.75 Het HvJ herhaalt dan, in lijn met het Chiemsee-arrest, dat er niet een bepaald percentage bestaat aan de hand waarvan bekendheid kan worden vastgesteld.76 Volgens het HvJ kan de vereiste mate van bekendheid worden geacht te zijn bereikt, wan-neer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk

67 Hoyng, p. 7.68 GvEA 21 april 2005, zaak T-164/03, , B9 230 (Monbebé) r.o. 76-83.69 Vzr. Rb ’s-Gravenhage 9 augustus 2011, IEF 10060, (G-Star/

C&A).70 Vzr. Rb. Utrecht 8 juli 2004, IER 2004, 89 (Babyclub).71 Hof Amsterdam, 20 juli 2000, IER 2000, 63, (Beursplein 5) r.o.

5.6.72 Hof ’s-Hertogenbosch 29 juli 2003, BMMB 2004-2, p. 116

(Malibu), r.o. 4.5.4.73 Rb Den Haag, 28 mei 2003, IER 2003, 60, (Taco ijsje), r.o. 1274 Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 6 juni 2011, IEF 9757 (Yellow Pages), r.o.

4.14.75 HvJ 14 september 1999, zaak C-375/97, IER 1999, 51 (Chevy) r.o.

24.76 HvJ 14 september 1999, zaak C-375/97, IER 1999, 51 (Chevy) r.o.

25.

bmm art 1-2012.indd 11 17-07-2012 10:41:27

Page 11: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/20

12 B

MM

Bul

letin

ja

arga

ng 3

8

12

aangeboden waren of diensten bestemd zijn, rekening houdende met alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Wat betreft het territoriale aspect oordeelt het HvJ dat het voldoende is als een merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van een lidstaat, bekendheid in de gehele Benelux is dus niet noodzakelijk.77

Uit de rechtspraak zijn wel percentages bekend op grond waarvan bekendheid is aangenomen, maar er bestaat geen duidelijke regel. Wel kan worden aan-genomen dat de ondergrens zo tussen de 25 en 50% geholpen bekendheid ligt.78 Reeskamp was in zijn artikel ‘Wat is een bekend merk?’ na een uitgebreide analyse van de relevante rechtspraak al tot een zelfde conclusie gekomen.79 In Duitsland ligt dit percentage wat lager, tussen de 30 en de 40 procent. In de zaak G-Star/C&A werd het merk G-STAR geacht bekend te zijn aangezien 91% van de respondenten in het marktonderzoek van G-Star aangaf bekend te zijn met het merk G-STAR.80 In de IKEA/Multimate zaak kon Ikea bekendheid aantonen van haar blauw/gele beeldmerk (zonder het woordmerk IKEA) op grond van twee verschillende onderzoeken. Uit het ene on-derzoek bleek een spontane bekendheid van 51% en uit het tweede zelfs een bekendheid van 59%.81 In de Red Bull/Winters zaak lag dit percentage nog hoger; 85% van de respondenten bleek bekend te zijn met het merk RED BULL.82

In de WE is ME procedure tussen WE en MEXX heeft WE met een marktonderzoek de bekendheid van haar merk kunnen aantonen. WE werd door 30% van de respondenten spontaan en door 60% geholpen aangewezen als een herenkledingzaak. Deze percentages waren respectievelijk 20 en 72% bij de aanwijzing van WE als een dameskledingzaak. Het Hof achtte deze percentages voldoende om te kun-nen concluderen dat hier sprake is van een bekend merk.83 Een interessante bijkomstigheid in deze zaak is het late stadium waarin WE het rapport in het geding heeft gebracht, en de bezwaren van MEXX hiertegen. Het Hof oordeelt dat MEXX niet in haar verdediging is geschaad omdat zij redelijkerwijs kon verwachten dat WE haar bekendheid zou aantonen met een marktonderzoek en dat zij daarom zelf maar een tegenonderzoek wat betreft de bekendheid had moeten laten uitvoeren.84 Ook de bekendheid van het merk PINK RIBBON is het onderwerp geweest van een juridische procedure. Uit de onderzoeksre-sultaten zoals in het geding is gebracht door Stich-ting Pink Ribbon leidt de voorzieningenrechter af dat 79% respectievelijk 77% van de ondervraagde vrouwen bekend was met de Stichting Pink Rib-bon. Hoewel de voorzieningenrechter het met de gedaagden eens is dat de vraagstelling “bent u bekend

met de Stichting Pink Ribbon” niet geheel gelukkig gekozen is, oordeelt hij dat, gezien de hoge percenta-ges en de aard van het kort geding, op voorhand kan worden aangenomen dat van de bekendheid van het teken PINK RIBBON moet worden uitgegaan.85 Het hof Amsterdam overwoog in haar Beursplein 5 arrest dat het niet is vereist om bij meer dan 50% van het relevante publiek bekend te zijn.86 En weer eerder vond het hof Brussel in de zaak over de Levi’s stiksels 40% spontane herkenning, waarvan 25% een cor-recte toewijzing aan Levi’s omvatte, voldoende voor bekendheid.87 In de Vola-zaak vond de Amsterdamse president 35% naamsbekendheid voldoende voor het merk VOLA om als bekend te worden beoordeeld.88

Marktleiderseffect

Voor marktonderzoeken wordt in het algemeen aangenomen dat rekening moet worden gehouden met het zogenaamde “marktleiderseffect”. Hiermee wordt bedoeld het effect dat respondenten, wan-neer zij worden geconfronteerd met een bepaald product, geneigd zijn om de marktleider voor dat soort producten te noemen, ongeacht de vraag of zij het voorgelegde merk of teken als afkomstig van de marktleider herkennen.89 Het idee is dan dat een controle-onderzoek moet worden gedaan met een fantasie-merk, die allerlei associaties met het domi-nante merk voor de betrokken waren of diensten los van het merk zelf, kan meten. De resultaten van dit controle-onderzoek moeten dan worden afgetrokken van de resultaten van het onderzoek naar het merk zelf.90 In de rechtspraak is dit marktleiderseffect een geaccepteerde theorie en zullen partijen een contro-le-onderzoek moeten laten uitvoeren. Onlangs nog verwierp de Haagse rechtbank in de zaak Tuc/Apéro de resultaten van een onderzoek van Lu omdat geen controle-onderzoek naar het marktleiderseffect was gedaan: “Voor vragenlijstonderzoek naar verwar-ringsgevaar waarbij een zogenoemde stimulus in de vorm van (een afbeelding van) een Apéro-verpakking wordt getoond aan een steekproef uit het in aanmer-king te nemen publiek, is noodzakelijk dat met een in samenstelling vergelijkbare controlegroep gewerkt wordt, aan wie een alternatieve, goed afwijkende ver-pakking wordt getoond. Zo’n opzet maakt uitfiltering van een marktleiderseffect of grote bekendheid van het “aanvallende” merk mogelijk”.91

Verwarringsgevaar

De derde situatie waarin marktonderzoeken een rol kunnen spelen betreft de inbreukvraag. Het Benelux merkenrecht geeft de merkhouder in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE het recht om op te treden tegen het gebruik van eenzelfde of een soortgelijk teken als daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. In Puma/Sabel oordeelde het HvJ dat het verwar-

77 HvJ 14 september 1999, zaak C-375/97, IER 1999, 51 (Chevy) r.o. 28.

78 CJVNH, p. 343.79 P. Reeskamp, p. 134-138.80 Rb. ’s-Gravenhage 5 juli 2011, IER 2011, 60 (G-star/C&A).81 Hof . ’s-Gravenhage, 26 januari 2010, IEPT20100126 (IKEA/Mul-

timate) r.o. 18.82 Rb. ’s-Gravenhage 7 oktober 2009, IEPT20091007 (Red Bull/Win-

ters) r.o. 2.6.83 Hof Amsterdam 27 september 2001, BIE 2003,74 (WE/ME) r.o.

4.6.

84 Hof Amsterdam 27 september 2001, BIE 2003,74 (WE/ME) r.o. 4.7.

85 Rb. ’s-Gravenhage 24 september 2008, BIE 2009, 49 (Pink Rib-bon) r.o. 4.11.

86 Hof Amsterdam, 27 juli 2000 IER 2000, 63 (Beursplein 5) r.o. 5.6.87 Hof Brussel 23 december 1999, IRDI 2000, p.48 (Levi’s).88 Rb. Amsterdam 7 oktober 1999, IER 2000, 60 (Vola).89 CJVNH, p. 335.90 Van den Berg, par. 2.4, pp. 38-39.91 Rb ’s-Gravenhage 7 september 2011, IEF 10151 (Tuc/Apéro).

bmm art 1-2012.indd 12 17-07-2012 10:41:28

Page 12: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/2012 BM

M B

ulletin jaargang 38

13

ringsgevaar globaal moet worden beoordeeld met in-achtneming van alle omstandigheden van het geval.92 De onderscheidende en dominerende bestanddelen spelen in het merk een grotere rol. Bij zijn globale be-oordeling van het verwarringsgevaar dient de rechter uit te gaan van het herinneringsbeeld zoals achterge-bleven bij de gemiddelde consument. Die gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als geheel waar en let niet op de verschillende bestanddelen ervan. In het Canon/Cannon-arrest bepaalde het dat de soortgelijkheid van waren en soortgelijkheid tussen merk en teken elkaar kunnen compenseren.93 Voorts weten we uit het Lloyd’s/Loints-arrest dat de consument slechts zelden de mogelijkheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken maar aanhaakt bij het onvolmaakte herinneringsbeeld dat bij hem is achtergebleven.94

Voor het verwarringsgevaar heeft het HvJ allerlei fei-telijke uitgangspunten normatief gemaakt, de gemid-delde consument, diens gedrag, diens waarnemings-vermogen, de werking van diens geheugen, het HvJ heeft het allemaal al ingevuld. Een marktonderzoek moet daarom met de genormeerde feiten van het HvJ rekening houden, anders heeft het voor de procedure waar het een rol moet spelen geen enkele zin. Dit toont duidelijk aan dat een marktonderzoek niet kan worden opgezet zonder kennis van de juridische achtergrond. Advocaat en marktonderzoeker dienen bij het opstellen van de opzet samen te werken. Zij zullen elkaars achtergrond en uitgangspunten moeten (willen) begrijpen om tot een succesvol onderzoek te kunnen komen.

Zoals wij eerder al schreven bestaat er een ze-kere scepsis over de rol van marktonderzoeken in inbreukzaken. Is men het er wel over eens dat een marktonderzoek bij het vaststellen van inburgering en bekendheid een duidelijke rol heeft, voor in-breukzaken bestaat die consensus niet. De bezwaren hiervoor hebben wij hiervoor uitgebreid besproken. De belangrijkste daarvan is in dit verband dat de inbreukvraag een normatieve is en geen feitelijk bewijs zou behoeven. Wij menen dat dit onjuist is. In het arrest adidas/Marca heeft het HvJ overwogen dat Puma/Sabel onverlet laat dat de nationale rechter nog steeds een positie vaststelling van het verwar-ringsgevaar moet leveren. Met CJVNH zijn wij het eens dat een juridisch oordeel over het verwarrings-gevaar feitelijk kan worden onderbouwd door een goed marktonderzoek.95 En als het verwarringsgevaar zelf al niet zou kunnen worden vastgesteld, dan toch tenminste kan een marktonderzoek één van de omstandigheden zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van het ver-warringsgevaar. Zo kan een marktonderzoek, zoals wij zo meteen zullen laten zien, hoe dan ook heel goed dienen om associatie, of het verband, tussen merk en teken aan te tonen. Gelukkig bestaan in de rechtspraak goede voorbeelden hoe in dit verband met marktonderzoeken kan worden omgegaan. Net als bij het onderscheidend vermogen bestaat ook

voor de inbreukvraag geen vast percentage op grond waarvan verwarringsgevaar (of enige andere vorm van inbreuk) kan worden aangenomen. In de Duitse rechtspraak en literatuur wordt wel van een onder-grens van 15% uitgegaan.96

Verwarringsgevaar-onderzoeken in Nederland

De wijze waarop in Nederland onderzoeken worden gedaan in inbreukzaken verschilt in het algemeen niet van die van het onderscheidend vermogen. Een veel gevolgde wijze is dat voor zowel het oudere merk, als het jongere teken, als het fantasiemerk waarmee het controle-onderzoek wordt gedaan, dezelfde vragen-lijst wordt afgewerkt voor een steeds wisselende (uiteraard identieke) steekproef van een bepaalde (steeds identieke) hoeveelheid respondenten. De re-sultaten daarvan worden dan vergeleken en op grond daarvan worden conclusies getrokken.Een eerste voorbeeld van toepassing van een markt-onderzoek voor het vaststellen van verwarringsgevaar komt uit een zaak waarin het onderzoek terzijde werd gelegd. In de zaak Tuc/Apéro97 oordeelde de rechtbank het door General Biscuits overgelegde on-derzoek als niet concludent omdat geen onderzoek was gedaan naar het marktleiderseffect. De recht-bank overwoog vervolgens dat het onderzoek toch niet helemaal zonder waarde was. Het onderzoek gaf volgens de rechtbank een tamelijk hoog percentage van 76% herkenning aan de oudere merken TUC of LU bij het tonen van de Apéro-verpakking. Bij de vervolgvraag waarom de respondenten dan aan TUC of LU dachten, gaven de respondenten aan dat dit kwam door de verpakking, de kleuren, de afbeelding van het koekje of een combinatie van deze elemen-ten. Hierdoor gaf het onderzoek volgens de recht-bank wel enige aanwijzing dat verwarringsgevaar kon optreden, wanneer het in aanmerking te nemen publiek werd geconfronteerd met de Apéro-verpak-king. Daadwerkelijke verwarring behoefde daarvoor immers niet te worden bewezen. In de zaak G-Star/H&M98 oordeelde dezelfde Haagse rechtbank dat het T-shirt ‘Raw Beat Experience’ van H&M verwarrings-gevaar veroorzaakte met het merk RAW van G-Star mede omdat uit een marktonderoek bleek dat 30% van de respondenten na confrontatie met het teken van H&M dacht dat het T-shirt afkomstig was van G-Star.In de zaak T-Mobile/ID&T Mobile99 had T-Mobile een marktonderzoek overgelegd waarin drie groepen (n=264, 269 en 267) waren ondervraagd over respec-tievelijk het klank-, woord- en beeldmerk van ID&T. De eerste groep kreeg twee keer een gesprek te horen waarin het teken ID&T Mobile werd gebruikt en kreeg vervolgens de vraag gesteld: “U hoorde zojuist een gesprek over mobiele telefonie. Daarin noemt iemand de naam van een mobiele aanbieder. Welke naam hoorde u?” De tweede groep kreeg de vraag ge-steld: “Om welk bedrijf gaat het?” en de derde groep kreeg het beeldmerk te zien en vervolgens de vraag

92 HvJ 11 november 1997, BIE 1998, 9 (Puma/Sabel) r.o. 22.93 HvJ 29 september 1998, IER 1998, 44 (Cannon/Canon) r.o. 23 .94 HvJ 22 juni 1999, IER 1999, 48 (Lloyd’s/Loints) r.o. 25.95 CJVNH, p. 332.96 E. Noelle-Neumann en C. Schramm, Testen der Verwechslungs-

gefahr, GRUR 1976, p. 63; Hoyng, p. 9.

97 Rb. ’s-Gravenhage 7 september 2011, IEF 10151 (Tuc/Apéro).98 Rb. ’s-Gravenhage 10 december 2010, IEPT20101210, (G-Star/

H&M).99 Hof Amsterdam 30 september 2004, BIE 2005, 53, (T-Mobile/

ID&T Mobile).

bmm art 1-2012.indd 13 17-07-2012 10:41:28

Page 13: De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken

1/20

12 B

MM

Bul

letin

ja

arga

ng 3

8

14

aan welk bedrijf men dacht. Het antwoord T-Mobile werd gegeven door 31% in de eerste groep, door 11% in de tweede groep en door 10% in de derde groep. Vervolgens werd een tweede vraag gesteld: “Als u luistert naar beide namen/als u nu kijkt naar beide beeldmerken/namen denkt u dan dat deze afkomstig zijn van één bedrijf of twee bedrijven?” Het ant-woord één bedrijf werd vervolgens gegeven door 39, 39, respectievelijk 31%. Die uitkomst leidde bij het hof tot de conclusie dat “bij een aanzienlijke groep consumenten verwarring over de herkomst” bestond. Het hof nam zelfs zowel direct als indirect verwar-ringsgevaar aan.Dat marktonderzoeken een boomerang-effect kunnen hebben blijkt uit de uitspraak in de zaak Wrangler/Dogg waarin het W-vormig stikselmerk van Wrangler centraal stond.100 Uitgerekend uit het onderzoek dat gedaagde, Dogg Label, als verweer had overgelegd, leidde de rechtbank allereerst af dat het inbreukmakende W-stiksel van Dogg Label niet louter ter versiering was gebruikt en dat het publiek een verband zal leggen tussen dit teken en het merk van Wrangler. Aan 400 respondenten was het teken van Dogg Label getoond en gevraagd: “Waar denkt u aan bij het zien van deze spijkerbroek?” 12% noemde direct een merk en 5% het merk Wrangler. Aan de 12% die een merk noemde was ook nog een tweede vraag gesteld: “Denkt u dat deze broek van … [merknaam] afkomstig is?” Van de 5% die meteen al Wrangler hadden geantwoord, dacht 89% dat de broek daadwerkelijk van Wrangler afkomstig was en 68% daarvan dacht dat vanwege het W-vormig teken op de achterzakken van de broeken. Volgens de rechtbank waren deze resultaten niet gering, mede gelet op de omstandigheden van het geval, te weten dat Wrangler in Nederland een marktaandeel had van maar 3% en bovendien geen rekening was gehouden met de mogelijkheid dat het publiek meent dat de broek afkomstig was van de merkhouder maar niet in staat was de naam van de merkhouder te noemen. Volgens de rechtbank zou het verwarringsgevaar dus mogelijk nog groter zijn dan al uit het onderzoek bleek. Voor alle duidelijkheid, 89% van 5% is 4,45% van het geheel en 68% daarvan is 3%. Uiteindelijk waren dus 12 van de 400 respondenten juridisch relevant verward. De betrouwbaarheidsinterval bij een steekproef van n=400 bij een uitkomst van 3% is 1%. Dat betekent dat 2 tot 4% van het totale aantal respondenten een relevante verwarring had en dat de rechtbank dat percentage voldoende vond om mede het oordeel van verwarringsgevaar te onderbouwen.

Verwatering

Ook voor de inbreuken op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE kan een marktonderzoek zinvol zijn. In de zaak adidas/Scapa speelde een marktonderzoek dat adidas had laten uitvoeren een belangrijke rol bij de beoordeling van het hof Amsterdam om inbreuk op grond van verwatering aan te nemen. In deze zaak over het 3-strepenmerk van adidas tegen het gebruik van een 2-strepenteken op de kleding van Scapa, had adidas onderzoek gedaan naar zowel het 3-strepen-

merk, als het 2-strepenteken als naar een fantasie-teken als controle voor het marktleiderseffect. Uit het onderzoek bleek dat 39% van alle respondenten bij de enkele waarneming van foto’s van kleding met het 3-strepenmerk spontaan dacht aan adidas. Op de vraag of men wist door welk bedrijf of bedrijven deze kleding wordt gemaakt noemde 78% spontaan adi-das. Op de controlevraag “waarom denkt u dat adidas het product maakt” antwoordde vervolgens 88% van die 78% dat zij de kleding herkenden aan de aange-brachte strepen. Bij de enkele waarneming van foto’s van Scapa-kleding dacht 12% van alle respondenten spontaan aan adidas en op de vraag of men wist door welk bedrijf of bedrijven deze kleding wordt gemaakt noemde 38% van de respondenten spontaan adidas. Onderzoek naar het marktleiderseffect wees verder uit dat de respondenten die, geconfronteerd met foto’s van kleding met twee strepen, adidas als herkomst daarvan noemden, dit deden omdat zij de strepen herkenden als afkomstig van adidas, en niet omdat de naam van dit merk als van nature als eerste in de gedachten komt. Op grond hiervan oordeelde het hof dat het gebruik van de 2 strepen op de kleding van Scapa niet louter decoratief was, dat het voldoende aannemelijk was dat het publiek een verband legde tussen de kleding van Scapa en het 3-strepenmerk van adidas en dat aannemelijk werd dat daarmee afbreuk werd gedaan aan het onderschei-dend vermogen van het 3-strepenmerk van adidas, “omdat dit verwatering tot gevolg kan hebben”.

Conclusie

Uit ons onderzoek blijk dat de acceptatie van markt-onderzoeken in merkenzaken het afgelopen decen-nium sterk is toegenomen. Steeds vaker gebruiken rechters resultaten uit marktonderzoeken om hun oordelen te onderbouwen. Het wantrouwen van de rechter jegens marktonderzoeken dat tien jaar geleden nog zo groot bleek, is aan het afnemen. Uiteraard zijn er nog steeds rechters die er weinig in zien (zie het citaat van de anonieme rechter uit het artikel van Visser aan het begin van dit artikel), uiteraard worden marktonderzoeken ook nog steeds vaak genoeg, en misschien nog steeds wel te veel, af-gewezen, en het initiatief van de rechtbank Arnhem heeft nog maar weinig navolging gevonden, maar de opkomst van het marktonderzoek als bewijsmiddel is onmiskenbaar. Die trend zal nog sterker worden als er meer duidelijkheid komt over de juiste methoden en vragenlijsten die bij marktonderzoeken moeten worden gebruikt. Die duidelijkheid kan komen uit voortschrijdend inzicht in de rechtspraak, zowel in Nederland als in Europa, en zou ook kunnen komen uit uniformering van de regels over marktonderzoek. Onze conclusie na het onderzoek voor dit artikel is dat het marktonderzoek aan belang zal blijven winnen en door toegenomen gebruik ook kwalitatief steeds beter zal worden. Wij juichen deze ontwik-keling toe, wij menen dat het marktonderzoek een grote rol zou kunnen en ook zou moeten spelen bij de beoordeling van de feiten.

100 Rb. ’s-Gravenhage 26 maart 2008, IEPT20080326, (Wrangler/Dogg Label).

bmm art 1-2012.indd 14 17-07-2012 10:41:29