R&D-samenwerking, goed geregeld?

Versie september 2008

© Ministerie van Economische Zaken 2008 Samenstelling: dr.mr.J.H.A.A. Uitzetter

2

Inhoudsopgave en checklist Inleiding 3 1. Doel en resultaten 6 2. Projectplan

7

3. Inbreng - Kennis - Werkzaamheden - Materialen, apparatuur en faciliteiten

8

4. Projectorganisatie - Besluitvorming - Projectleiding en -begeleiding - Communicatie, monitoring en controle - Inhoud rapportages

10

5. Financiën 12 6. Beschermen van en rechten op resultaten 14 7. Exclusiviteit en openbaarheid - Geheimhouding - Beveiliging - Publicaties

15

8. Exploitatie van resultaten: overdracht en licenties 17 9. Aansprakelijkheid en risico’s - Interne aansprakelijkheid - Externe aansprakelijkheid

18

10. Wijziging, aanvulling van de overeenkomst - Terugtreding of toetreding partner

19

11. Duur van de overeenkomst 20 12. Herziening van de overeenkomst (contract review) 21 13. Overdracht van rechten en plichten 22 14. (Voortijdige) beëindiging van de samenwerking 23 15. Geschillenregeling, onvoorzien en toepasselijk recht 25 16. Ondertekening en inwerkingtreding van de overeenkomst 26 Aandachtspunt: Algemene voorwaarden 27 Nuttige adressen 28

3

Inleiding Bedrijven en instellingen werken steeds vaker samen op het gebied van R&D. Samenwerken kan de risico's voor de deelnemers verlagen en besparen op steeds hoger wordende R&Dkosten. Een andere reden is dat het tempo van vernieuwen vaak dwingt tot het bundelen van creatieve krachten. Samen sta je vaak sterker. Deze brochure is bedoeld voor ondernemers die plannen hebben om met andere ondernemingen of met kennisinstellingen te gaan samenwerken bij R&D. Voordeel Van samenwerken bij R&D wordt u wijzer, zowel intellectueel als financieel. Naast verbetering van de kennispositie kan samenwerking ook bijdragen aan verbetering van uw concurrentiepositie, bijvoorbeeld omdat u betere of meer verschillende producten kunt leveren. Het kan ook zijn dat u sneller, beter of goedkoper kunt produceren. Op zijn beurt kan dat weer leiden tot nieuwe exportmogelijkheden en vergroting van omzet en winst. Waarom en voor wie deze brochure? Deze brochure gaat over de vaak veronachtzaamde kant van samenwerken, het schriftelijk vastleggen van de overeenkomst. Doorlezen van de tekst kan u helpen om duidelijke afspraken te maken voor samenwerken op het gebied van R&D. Afspraken die misverstanden of ongegronde verwachtingen helpen voorkomen. Het is aan u om aan de hand van de onderwerpen na te gaan welke u van belang vindt en welke keuzen u wenst te maken. Als u die keuzen hebt gemaakt en weet wat u wilt, zal een gesprek met een jurist gemakkelijker verlopen, omdat u een groot deel van uw huiswerk al hebt gedaan. Als u een voorstel voor een samenwerkingsovereenkomst krijgt aangeboden, dan kunt u met behulp van deze brochure controleren of aan alle aspecten die u belangrijk vindt, voldoende is gedacht. Deze brochure gaat uit van samenwerking tussen in Nederland gevestigde partijen. Deze brochure is niet alleen bedoeld als handreiking voor ondernemers, die geen of nauwelijks ervaring hebben met samenwerking in R&D-projecten, maar ook voor juristen en anderen die betrokken zijn bij het onderhandelen over en opstellen van R&D samenwerkingscontracten. De onderwerpen die aan de orde komen vragen aandacht voorafgaand aan, tijdens of na afloop van een samenwerkingsproject.

4

Schriftelijk regelen Samenwerking is niet enkel rozengeur en maneschijn. Het komt voor dat de resultaten tegenvallen of dat de samenwerking stukloopt. Vaak worden projecten voortijdig stopgezet omdat er geen goede afspraken zijn gemaakt of omdat de onderlinge communicatie onvoldoende is geweest. Doelstellingen van de samenwerking worden soms te vaag geformuleerd en belangrijke elementen blijken niet goed geregeld te zijn. De onderlinge communicatie wordt gehinderd door onduidelijkheden over procedures en werkwijzen en door gebrekkige informatie over de activiteiten van elke partner. Door vooraf de zaken goed te overdenken, te bespreken en de afspraken schriftelijk vast te leggen kunnen veel problemen en teleurstellingen worden voorkomen. De aloude wijsheid 'bezint eer ge begint' is hier op zijn plaats. Traject Voor u met de samenwerking kunt beginnen, is er al een heel traject afgelegd. Een traject dat begint met de keuze van een of meer partners. Daarbij moet u onnodige risico’s proberen te vermijden. Dat kan door u per mogelijke partner te verdiepen in: • het soort bedrijf; • ervaring met r&d; • de financiën; • de achtergrond; • de betrouwbaarheid; • de sterke kanten; • de rol die men kan of wil vervullen; • de verantwoordelijkheid die men kan dragen voor (delen) van het project. Leren samenwerken Bedrijven en instellingen die willen samenwerken, moeten een verkenningsperiode doormaken van informatie uitwisselen, gesprekken voeren, belangen in kaart brengen, onderhandelen en vertrouwen winnen. Samenwerking verloopt vaak gemakkelijker als partijen al enige ervaring hebben opgedaan. Dat kan het eenvoudigst door op kleine schaal te beginnen. Zonder ervaring als projectleider op grote schaal samenwerken met teveel partners is vragen om moeilijkheden. Het is daarom beter om bescheiden te beginnen als deelnemer in een samenwerkingsproject onder regie van een ander. Zo kunt u ervaring opdoen en leren van uw partners. Het kan verstandig zijn om in de verkenningsperiode een voorovereenkomst op hoofdlijnen op te stellen, die vervolgens nader kan worden uitgewerkt. In dat stadium kan het al raadzaam zijn om geheimhouding af te spreken.

5

Zorgvuldigheid Zoals gezegd is het belangrijk om een overeenkomst over een R&D samenwerkingsproject schriftelijk vast te leggen. Dat maakt voor iedereen duidelijk wat de rechten en plichten zijn van de partijen, die erbij betrokken zijn. Hoe zorgvuldiger de overeenkomst wordt geredigeerd, hoe minder kans op onduidelijkheid. Als de samenwerking goed verloopt, zal de overeenkomst zelden punt van discussie zijn. Mochten er onverhoopt problemen rijzen, dan biedt de overeenkomst vaak aanknopingspunten voor een oplossing. Rechtspersoon De samenwerking hoeft niet van meet af aan in een aparte rechtspersoon te worden gegoten zoals een BV of een stichting. Het gevaar is niet denkbeeldig dat dan het accent te veel komt te liggen op de juridische vormgeving en afleidt van het doel van de samenwerking. Een rechtspersoon is pas aan te bevelen als de partijen streven naar zeer langdurige samenwerking of als de (financiële) belangen groot zijn. Leeswijzer Het spreekt vanzelf dat de inhoud van de overeenkomst mede afhankelijk is van de aard van de partijen (onderneming, kennisinstelling), de aard van het onderzoek (fundamenteel of toegepast) en de soort samenwerking. De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen: • doel en resultaten; • het projectplan; • de inbreng; • de projectorganisatie; • financiën; • bescherming van en rechten op resultaten; • exclusiviteit en openbaarheid; • exploitatie van resultaten; • aansprakelijkheid en risico's; • wijziging van de overeenkomst; • duur van de overeenkomst; • herziening van de overeenkomst (contract review); • overdracht van rechten en plichten; • (voortijdige) beëindiging van de samenwerking; • geschillenregeling, onvoorzien en toepasselijk recht; • ondertekening en inwerkingtreding van de overeenkomst. Het spreekt vanzelf dat dit geen uitputtende opsomming is. De vele genoemde onderwerpen in de verdere uitwerking zijn vooral bedoeld als voorbeelden, die u kunnen helpen bij het bepalen van datgene wat in uw geval van belang is om te regelen.

6

1. Doel en resultaten Een helder en bereikbaar doel maakt de samenwerking veel eenvoudiger. Ook de afweging van alternatieven en uiteindelijke keuzen (samenwerken of niet, soort en aantal partners, gewenste resultaten) is dan veel gemakkelijker. Als het doel vaststaat komt de vraag aan de orde wat het project concreet moet opleveren. Dat kan een nieuw product zijn, een verbeterd proces of een prototype, maar ook een rapport over de marktsituatie. Het is dus zaak om zo concreet mogelijk te omschrijven wat u als tastbare uitkomst verwacht van het project. Eisen waaraan het formuleren van het doel van de samenwerking moet voldoen zijn: • helder, dus geen vage bewoordingen; • compact, dus niet nodeloos veel pagina’s tekst; • begrijpelijk voor alle participanten; • realiseerbaar. Bij het formuleren kunt u een onderscheid maken tussen strategische doelstellingen en tastbare resultaten. Een strategisch doel is bijvoorbeeld onze kerncompetenties uitbreiden met geavanceerde elektronica. Een tastbaar resultaat is bijvoorbeeld een sensor die kan detecteren met een nauwkeurigheid van 0,05% bij een temperatuur van 500° Celsius. .

7

2. Projectplan Het projectplan geeft de weg aan waarlangs het resultaat moet worden bereikt. Het is essentieel dat het projectplan een coproductie is van alle partners. Het plan, dat wordt opgesteld door inhoudelijk deskundigen, legt taken, rollen en activiteiten helder vast. Het projectplan kan als bijlage bij de overeenkomst worden opgenomen. In het projectplan kunnen de volgende zaken aan de orde komen: • de deelnemende partijen; • de penvoerder die namens de partijen met derden, bijvoorbeeld geldverstrekkers

communiceert en eventueel subsidie verdeelt over de partners; • de achtergrond van het project; • het doel van het project; • de technische aanpak, eventueel rekening houdend met technische normen; • de grondslagen en momenten voor go/no go beslissingen; • de expertise van projectleider en uitvoerders van het project; • de stand van de techniek aan het begin van het project, bijvoorbeeld op basis van

octrooiliteratuur; • het economisch perspectief; • de kosten (zie voor een detaillering onder Financiën); • het tijdschema en de mijlpalen. Het bijbehorende tijdschema -met mijlpalen- laat tijdens het project zien of de uitvoering nog wel in de pas loopt met de plannen. Houd er rekening mee dat samenwerken extra tijd kost, bijvoorbeeld voor reizen, overleg, rapportage, discussie en besluitvorming. Bij onzekerheid over de uitvoering is het aan te bevelen om alleen de eerste stappen van het projectplan te detailleren. Pas als de resultaten daarvan bekend zijn kunt u dan de volgende stappen afspreken.

8

3. Inbreng Samenwerken is een zaak van geven en krijgen. De inbreng kan variëren van kennis en geld tot hulpmiddelen en faciliteiten. Inbreng kennis. Het is niet altijd verstandig om niet-openbare kennis meteen te ontsluiten voor de partners. Beter is het om te wachten tot de kennis nodig is voor de voortgang van het project. Daarmee voorkomt u verlies van kennis en blijft de bereidheid of noodzaak tot samenwerken in stand. Bepaal voorafgaand aan het samenwerkingsproject per partner: • de reeds beschikbare kennis en octrooipositie (achtergrondkennis); • welke kennis openbaar is, inclusief kennis vervat in octrooien; • welke kennis geheim is (know how) en moet blijven; • onder welke voorwaarden deze kennis ter beschikking zal komen voor een of meer partners; • op welk moment de beschikbare kennis wordt meegedeeld; • in welke vorm (schriftelijk, mondeling, software) de kennis ter beschikking komt (denk

daarbij ook aan compatibiliteit van computerapplicaties). Inbreng werkzaamheden Maak duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld: • aanvragen van subsidie, krediet of vergunningen; • eventueel afsluiten van verzekeringen; • begeleiding; • beproevingen; • computersimulaties; • coördinatie; • fondsenwerving; • haalbaarheidsonderzoek; • idee generatie; • literatuuronderzoek; • maken van proefopstellingen; • materiaalonderzoek; • metingen; • octrooirecherches; • ontwerp; • ontwikkeling van modellen; • overleg; • productspecificaties; • projectmanagement; • rapportages; • rekenfaciliteiten;

9

• secretariaatswerkzaamheden; • testen; • training; • uitbestedingen; • uitwerking van principes; • vergaderfaciliteiten; • vergelijkend onderzoek; • verzorgen van aanpassingen; • vooronderzoek; • vormgeving; • werkvoorbereiding. Als een of meer partners andere partijen of personen inschakelen voor het project, moeten zij ervoor instaan dat die anderen de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst ook strikt zullen naleven (denk bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsplicht). Inbreng materialen, apparatuur en faciliteiten Maak goede afspraken over materiaal, apparatuur en faciliteiten, die elke partner inbrengt voor het project. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om: • chemicaliën; • hulpstoffen; • (analyse-)apparatuur; • meetfaciliteiten; • werkruimtes en laboratoria. Als materiaal of apparatuur wordt overgebracht naar de locatie van een partner, zorg er dan voor dat duidelijk is wie de afzender is, voor wie een en ander bestemd is en laat tekenen voor ontvangst. Zorg er ook voor dat materiaal of apparatuur vergezeld gaat van documentatie, gebruiksaanwijzingen of veiligheidsvoorschriften en bepaal de voorwaarden waaronder materiaal of apparatuur gebruikt mag worden. Daarbij kan ook de juridische vorm van belang zijn zoals gebruikleen, verbruikleen, verhuur, schenking, lease etc. Zorg wanneer het gaat om kostbare zaken, voor een passende (aanvullende) verzekering tegen schade door brand, diefstal of andere oorzaken.

10

4. Projectorganisatie Het succes van een project staat of valt met een goede organisatie. Dat wil zeggen: een heldere afbakening van taken en bevoegdheden, een tijdige informatievoorziening en efficiënte procedures voor besluitvorming. Het is belangrijk om duidelijk vast te leggen wie het project bestuurt, wie de dagelijkse leiding heeft op de verschillende locaties en hoe de betrokkenen bereikbaar zijn. Denk daarbij aan namen en adressen van alle betrokken personen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen. Bij voorkeur moet er een lijst van contactpersonen beschikbaar zijn per partner en per projectlocatie. Een regelmatige update moet iedereen op de hoogte houden van tussentijdse wijzigingen. Besluitvorming Tijdens het project is regelmatig sprake van keuzen, die het verdere verloop van het project bepalen. Leg vast wie zulke beslissingen nemen, hoe, waarover en wanneer. • Wie? Namens één partij, meerdere partijen of alle betrokken partijen en op welk niveau? • Hoe? Consensus, bij meerderheid van stemmen, of anders? • Waarover? Duidelijk zal moeten zijn, over welke zaken, bijvoorbeeld afhankelijk van aard,

omvang, kosten of financieel belang beslist zal worden. • Wanneer? Hier kan een relatie gelegd worden met het projectplan en de daarin opgenomen

beslismomenten. Projectleiding en -begeleiding Het succes van een project is voor een belangrijk deel afhankelijk van de projectleider. Hij of zij moet het vertrouwen hebben van alle deelnemers aan het project. Voor de besturing van een project kan het, zeker bij meer dan twee partijen, raadzaam zijn een of meer overlegorganen (zoals werkgroep, begeleidingscommissie of stuurgroep) in te stellen, waarin de partijen bij het project zijn vertegenwoordigd. Leg vast in de overeenkomst welke organen er zullen zijn en welke taken en bevoegdheden zij hebben, zoals: • besturen van het project; • voortgangscontrole; • aanpassen van de uitvoering van het project; • aanpassen van kosten en tijdschema’s; • voorbereiden van rapportages aan de partners en eventuele geldschieters; • adviseren en beslissen over wijziging of beëindiging; • signaleren van problemen en relevante ontwikkelingen.

11

Communicatie, monitoring en controle Adequate en vooral ook tijdige interne rapportage laat zien of de voortgang volgens plan verloopt of dat bijsturing nodig is. Daarom is het verstandig om vast te leggen: • hoe de projectactiviteiten en -resultaten worden bijgehouden (bijv. in laboratoriumjournaals); • hoe en op welk niveau controle op de voortgang plaatsvindt; • de wijze van rapporteren over de voortgang (mondeling, schriftelijk); • de frequentie van de tussentijdse rapportages; • wie aan wie rapporteert; • waaraan de rapportage inhoudelijk moet voldoen; • de wijze van vaststellen van het einde van het project; • de eindrapportage en de periode waarbinnen die gereed moet zijn (denk ook aan • rapportage-eisen van externe geldverstrekkers); • overige vormen van communicatie, zoals e-mail, presentaties, werkbesprekingen,

nieuwsbrieven en gewenste frequentie daarvan. Deze vormen van communicatie bevorderen in het algemeen de partnerbetrokkenheid en kunnen het saamhorigheidsgevoel versterken.

Inhoud rapportages De rapportages kunnen aandacht besteden aan: • de uitvoering van het project; • verrichte activiteiten; • behaalde resultaten; • gewenste afwijkingen van het projectplan; • behoefte aan extra informatie; • behoefte aan andere zaken; • vorderingen in relatie tot het projectplan; • uitkomsten van octrooirecherches; • mogelijkheden voor octrooiaanvragen; • ingediende octrooiaanvragen; • inzet van personeel en materialen; • knelpunten; • conclusies t.a.v. realiseerbaarheid en projectdoelstelling; • verwachte projectkosten in relatie tot oorspronkelijke begroting; • tijd-kosten plan voor komende periode (eventueel bijgesteld); • behoefte aan aanvullend onderzoek; • kennisexploitatie.

12

5. Financiën Voor het project zijn ook middelen nodig van de partners. Deze moeten tijdig en in voldoende mate beschikbaar zijn. Eventueel kunnen ze worden aangevuld met kredieten en subsidies van anderen. Daarbij moet u wel rekening houden met het feit dat de procedures voor het verkrijgen van aanvullende financiering soms tijdrovend zijn. Externe geldverstrekkers stellen bovendien voorwaarden aan het project en de uitvoerders ervan. Bepaal vooraf of start en doorgaan van het project al dan niet afhankelijk zijn van aanvullende middelen, en zo ja in welke mate (volledig of ten dele). Maak in de overeenkomst duidelijke afspraken over: • voor wiens rekening en risico het project wordt uitgevoerd; • de mate waarin partijen de kosten dragen en het risico delen in het geval dat het project voor

gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd; • voor wiens rekening bijkomende kosten zullen komen, bijvoorbeeld kosten van aanvraag en

instandhouding van intellectuele eigendomsrechten (octrooien, merken, modellen); • de maximale bijdragen per partner aan het project; • de verdeling van gezamenlijk te dragen kosten en de verdeelsleutel; • wie onvoorziene kosten zal dragen en in welke mate; • eventuele vergoedingen voor door de partners aan elkaar geleverde diensten; • de instemming met en medewerking van partners aan subsidieaanvragen en instemming met

daaraan verbonden voorwaarden; • de verdeling van subsidie over de deelnemers; • meer en minder werk en de gevolgen daarvan voor de subsidieverdeling, bijvoorbeeld een

verdeling naar rato van de gemaakte kosten per deelnemer; • administratie; • kostencalculaties; • de wijze van factureren (vooraf of achteraf) en de frequentie; • de bankrelaties en -nummers waarop betalingen worden gedaan. Een eenduidige administratie van projectkosten biedt inzicht in het financieel verloop van het project. Maak duidelijke afspraken over de wijze waarop de kostenadministratie moet plaatsvinden en houd rekening met te onderscheiden kostensoorten, zoals: • loonkosten; • infrastructuur; • overhead; • verbruikte materialen en hulpmiddelen; • machines en apparatuur met eventueel lease- of afschrijvingstermijnen; • aan derden verschuldigde kosten zoals van studies, onderzoek in opdracht; • aanschaf/inkoop van knowhow; • kosten voor verwerving en instandhouding van intellectuele eigendomsrechten; • kosten van inbreukprocedures; • projectmanagement;

13

• reis- en verblijfkosten; • deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten (symposia). Geef aan of deze kosten inclusief of exclusief BTW zijn. Houd rekening met eventuele eisen van externe geldverstrekkers ten aanzien van de kostenadministratie. Maak voor zover nodig afspraken m.b.t. • BTW; • rentevergoedingen bij te late betalingen; • de grondslagen voor berekening van royalty’s; • royaltypercentages. Verkoop- en afrekeningoverzichten geven inzicht in het verloop van de exploitatie terwijl accountantscontrole de betrouwbaarheid ten goede komt.

14

6. Bescherming van en rechten op resultaten Als de onderzoeksresultaten niet voldoende zijn beschermd, bestaat het gevaar dat anderen de resultaten commercieel gaan gebruiken, zonder dat u daar veel tegen kunt doen. Als de resultaten wel zijn beschermd, door geheimhouding of intellectuele eigendomsrechten, moet duidelijk zijn wie welke rechten heeft en wie ze onder welke voorwaarden mag gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van gebruiksrechten (licenties) tegen betaling. Bepaal zo mogelijk voorafgaand aan de uitvoering van het project: • wie de rechthebbende wordt op (delen van) de projectresultaten: Eén partij, enkele partijen of

alle betrokken partijen gezamenlijk; • op welke wijze de resultaten beschermd zullen worden: door geheimhouding of door

verwerving van industriële eigendomsrechten; • voor welke landen industriële eigendomsrechten zullen worden gevraagd. Voorts wie van de partners zal zorgen voor: • controle op naleving van de gemaakte afspraken; • verwerving van intellectuele eigendomsrechten en de tenaamstelling daarvan; • vermelding van de naam van de betrokken uitvinder(s) in octrooischriften; • betaling van de kosten van het verwerven en instandhouden van intellectuele

eigendomsrechten; • procedures tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Voorzie u tijdig van deskundig hulp en advies van bijvoorbeeld een octrooigemachtigde of advocaat (zie adreslijst).

15

7. Exclusiviteit en openbaarheid Geheimhouding Het kan van belang zijn om degenen die kunnen beschikken over kennis van de deelnemers een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. Desgewenst kan deze voorzien zijn van een boetebepaling. Hierbij moet speciale aandacht worden besteed aan personen die bij het project betrokken zijn, maar geen deel uitmaken van de betrokken organisaties. Voorbeelden zijn studenten, stagiairs en uitzendkrachten. Als een partner een deel van de werkzaamheden uitbesteedt aan anderen, zullen deze ook een geheimhoudingsplicht moeten krijgen. Zorg er voor dat documenten zo nodig worden voorzien van het opschrift “vertrouwelijk”. Dat geldt met name voor vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Ook het projectonderwerp en het enkele feit dat de partijen bij het project betrokken zijn, kunnen gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Bepaal dat alleen met voorafgaande toestemming vertrouwelijke informatie voor andere doeleinden mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor onderwijs, wetenschapsbeoefening, wetenschapsvoorlichting en persberichten. Beding een uitzondering op de vertrouwelijkheid van informatie die: • al algemeen bekend was voor het sluiten van de overeenkomst; • buiten onrechtmatig handelen van de bij de overeenkomst betrokken partijen na het sluiten

van de overeenkomst algemeen bekend is geworden; • bij de betrokken partner reeds rechtmatig bekend was (uit andere bron) zonder dat daarvoor

een geheimhoudingsplicht bestond; • na het sluiten van de overeenkomst is ontvangen van een derde die geen inbreuk op een

geheimhoudingsplicht maakt. Spreek af hoe lang de geheimhoudingsplicht zal voortduren bijvoorbeeld: tot x jaar na het beëindigen van de overeenkomst, van de werkzaamheden of bijvoorbeeld na de eindrapportage.. Raadpleeg zo nodig een juridisch deskundige voor het opstellen van een deugdelijke geheimhoudingsverklaring. Beveiliging Geheimhouding is een goede methode om te voorkomen dat bepaalde informatie voortijdig wordt verspreid. Dat neemt niet weg dat buitenstaanders, zoals gasten, leveranciers, of tijdelijk gedetacheerden toevallig voor hen nuttige informatie op het spoor kunnen komen. Het komt ook voor dat mensen bewust op zoek gaan naar informatie. Afhankelijk van de aard van het project en de ermee gemoeide belangen is het raadzaam aandacht te besteden aan het beveiligen van informatie en eventuele (tussen)resultaten van het project. Mogelijkheden daartoe zijn: • aanpassing van hang- en sluitwerk; • toegangsprocedures;

16

• encryptie van te verzenden informatie; • autorisatie van personen die toegang kunnen krijgen tot gebouwen, terreinen, laboratoria,

andere onderzoekslocaties en projectgerelateerde informatie; • beveiliging van gegevensbestanden; • back up procedures; • bescherming van e-mail berichten tegen onbevoegde toegang, wijziging, verlies of

vernietiging ervan. Publicaties Bedrijven staan in het algemeen niet te trappelen om de resultaten van het samenwerkingsproject wereldkundig te maken. Dat komt in het algemeen hun concurrentievoorsprong niet ten goede. Een octrooiaanvraag heeft geen zin meer als de erin vervatte uitvinding al voorafgaand aan die octrooiaanvraag openbaar is gemaakt. De uitvinding kan dan namelijk niet meer voldoen aan het vereiste van nieuwheid om in aanmerking te kunnen komen voor een geldig octrooirecht. Bij onderzoekinstellingen leeft vaak de wens om onderzoeksresultaten zo spoedig mogelijk te publiceren. Omdat de verschillende belangen van bedrijven en instellingen hier enigszins op gespannen voet kunnen staan, moet er zorgvuldig worden omgegaan met verzoeken om publicaties. In projecten waarin ook wetenschappelijke instellingen participeren kan een bonus, voor elke octrooiaanvraag die wordt ingediend, helpen voorkomen dat medewerkers van die instellingen de resultaten te vroeg publiceren. Zorg er dus voor dat projectresultaten slechts openbaar worden gemaakt nadat met alle betrokken partners overeenstemming is bereikt over: • inhoud van de publicatie; • wijze van publiceren; • tijdstip van publiceren; • wel/geen naamsvermelding van de andere partijen of medewerkers; • de beslistermijn na een publicatieverzoek (bijvoorbeeld uiterlijk 2 maanden); • mee te wegen belangen, bijv. geplande dissertaties, bedrijfsgeheimen; • maximum periode van recht tot uitstel van openbaarmaking na het verzoek, respectievelijk na

beëindiging van de overeenkomst; • het al dan niet verschuldigd zijn van een vergoeding voor publicatie; • naamsvermelding van uitvinders in de octrooiaanvragen. Zorg er dus voor dat de toestemming voor publicatie altijd schriftelijk wordt gegeven om misverstanden te voorkomen.

17

8. Exploitatie van resultaten: overdracht van rechten en licenties Samenwerking op R&D gebied is gericht op het bereiken van bepaalde resultaten. Voor zover dat exploiteerbare resultaten zijn moet u afspraken maken over de commercialisering ervan. Daarbij gaat het om afspraken, zoals: • wie de rechthebbende wordt op de resultaten die uit het project voortvloeien; • wie eventueel beschermende rechten mag aanvragen, bijvoorbeeld de partij die de te

beschermen resultaten heeft gegenereerd, de partijen gezamenlijk of derden; • wie de kosten zal dragen voor het verwerven van beschermende rechten, de instandhouding

ervan en rechtsgedingen i.v.m. handhaving van of inbreuk op die rechten; • wie eventueel gebruiksrecht (licentie) krijgt onder die rechten, onder welke voorwaarden

(exclusief, niet-exclusief, met recht van sublicentie of niet), voor welke doelen en toepassingen en voor welke landen. De samenwerkende partijen kunnen ook gezamenlijk rechthebbende worden op de resultaten en het gebruik beperken tot hun eigen toepassingsgebied;

• of, en zo ja welke, vergoedingen (royalty’s) worden gegeven aan de partijen op wier naam de rechten niet worden aangevraagd of zijn verleend;

• op welke wijze en wanneer die vergoedingen worden vastgesteld (bijvoorbeeld gebaseerd op omzet per tijdseenheid inclusief of exclusief door anderen gegenereerde omzet);

• welke partij in aanmerking komt om als eerste een aanbod te krijgen om een octrooirecht over te nemen als de octrooihouder overweegt zijn octrooirecht te vervreemden of niet langer in stand te houden.

De te maken afspraken in dit verband mogen niet in strijd zijn met bepalingen in de Mededingingswet of met mededingingsregels in het EG-Verdrag. Laat u over mogelijke mededingingsaspecten zo nodig adviseren door een ter zake kundig juridisch adviseur.

18

9. Aansprakelijkheid en risico’s Waar gehakt wordt vallen spaanders. In het algemeen zult u wel verzekerd zijn voor de eventuele schade die u met uw activiteiten kunt veroorzaken. (Controleer voor de zekerheid uw verzekeringspolis). Bij samenwerking met anderen moeten over aansprakelijkheid voor schade duidelijke afspraken worden gemaakt, zowel wat de interne aansprakelijkheid betreft als de externe. Interne aansprakelijkheid Bepaal of, en zo ja tot welk bedrag een partner aansprakelijk zal zijn voor eventuele zaakschade, letselschade, indirecte schade of gevolgschade veroorzaakt bij een andere partner. Spreek af dat een partij die een andere partij schade berokkent alleen dan aansprakelijk is voor schade als deze het gevolg is van: • toerekenbare tekortkoming; • opzet; • grove schuld; • grove nalatigheid door toedoen of nalaten van:

o de ene partij; o personen in dienst van die partij; o personen die door die partij zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de

overeenkomst. U kunt desgewenst de aansprakelijkheid beperken tot maximaal de kosten van uw eigen aandeel in het project. Soms is niet duidelijk door wiens fout of schuld schade is ontstaan. Voor dergelijke gevallen zou u kunnen afspreken om gezamenlijk de kosten te dragen naar rato van het aandeel van partijen in het betrokken (deel)project. Externe aansprakelijkheid Spreek af dat elke partij afzonderlijk aansprakelijk zal zijn voor door haar bij derden veroorzaakte schade, verlies, dood of letsel die voortvloeit uit de uitvoering van haar deel van de overeenkomst. Spreek ook af dat elke partij afzonderlijk aansprakelijk zal zijn voor schade door het gebruik of de toepassing door derden van van haar rechtmatig verkregen kennis, methoden, technieken, gegevens en resultaten. Bepaal zo veel mogelijk vooraf in welke gevallen sprake zal zijn van overmacht. Denk bijvoorbeeld aan: werkstaking, ziekte, vertrek of dood van de belangrijkste onderzoekers en andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer liggen van de partners. Realiseer u dat in een geval van overmacht geen recht bestaat op schadevergoeding. Sluit eventueel een verzekering om schade te kunnen dekken.

19

10. Wijziging, aanvulling van de overeenkomst Het kan voorkomen, zeker bij projecten die lang duren, dat een overeenkomst tussentijds gewijzigd moet worden. Spreek af dat een wijziging of aanvulling alleen dan bindend is indien deze na overleg met en met instemming van alle partijen schriftelijk is overeengekomen. Terugtrekking of toetreding partner Bepaal of, en zo ja, in welke gevallen en onder welke voorwaarden een partner zich kan terugtrekken uit een project. Een uittredende partij kan bijvoorbeeld worden verplicht de kosten te vergoeden voor het vinden van een vervangende partner. Er kan ook een boete staan op uittreden, eventueel te verminderen bij het vinden van een vervangende partner. Bepaal bij uittreding van een partner ook: • welke gevolgen dat heeft voor het vervolg van het project; • of de terugtrekkende partij dan een boete of vergoeding moet betalen voor het uittreden; • in welke mate de uittredende partner rechten en aanspraken kan behouden op reeds bereikte

en nog te bereiken resultaten; • in hoeverre verplichtingen blijven bestaan (denk bijvoorbeeld aan voortduren van een

geheimhoudingsplicht). Streef er bij voortijdige terugtrekking van een partner naar dat: • de overblijvende partners de verleende licenties aan een uittredende partner beëindigen; • de uittredende partij de verleende licenties aan de overblijvende partners voortzet onder

dezelfde condities; • de overblijvende partners de werkzaamheden van de uitgetreden partner voortzetten, voor

zover nodig. Dergelijke afspraken bevorderen de continuïteit van de samenwerking. Bepaal ook of, en zo ja onder welke voorwaarden, een nieuwe partner tijdens de uitvoering van het project kan toetreden.

20

11. Duur van de overeenkomst Bepaal welke looptijd de overeenkomst zal hebben, bijvoorbeeld: • zolang het project niet is afgerond; • zolang de resultaten worden geëxploiteerd; • een periode tot een vaste uiterlijke datum.

21

12. Herziening van de overeenkomst (contract review) Bepaal, afhankelijk van de looptijd van het project, op welk moment de partners de overeenkomst zullen herzien. Het voordeel van zo'n contract review is dat alle afspraken nog eens worden nagelopen. Ook kunnen de partners dan bekijken of, en zo ja in hoeverre de afspraken bijgesteld moeten worden.

22

13. Overdracht van rechten en plichten Samenwerken is een zaak van geven en krijgen, maar ook van rechten en plichten. Die moeten duidelijk zijn, ook bij onverwachte omstandigheden. Beding daarom dat: • rechten of plichten die uit de samenwerkingsovereenkomst voortvloeien, niet zonder

toestemming van de partners mogen worden overgedragen aan anderen; • wanneer een partner fuseert of wordt overgenomen, hij de fusie of overname zo snel mogelijk

meldt bij de penvoerder en zich zal inspannen om de continuïteit van het project en de nakoming van verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst te waarborgen.

23

14. (Voortijdige) beëindiging van de samenwerking Er kunnen zich tijdens het project omstandigheden voordoen die het voor een of meer partners minder aantrekkelijk of zinvol maken om het project voort te zetten of af te ronden. Dat kan liggen aan: • het project, omdat de gestelde doelen niet realiseerbaar blijken of omdat de resultaten

tegenvallen; • de partner(s), omdat ze bijvoorbeeld niet in staat zijn hun afspraken na te komen of in

financiële moeilijkheden zijn geraakt, of een blijvend verschil van inzicht hebben over het vervolg;

• veranderde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een gewijzigde markt, een concurrerend product, of strengere wetgeving;

• ziekte, dood of vertrek van belangrijke medewerkers aan het project; • blijvende of tijdelijke overmacht; • andere redenen van zodanige aard, dat van de partij die de overeenkomst doet eindigen

redelijkerwijs instandhouding van de overeenkomst en voortzetting van het project niet kan worden gevergd.

Het is raadzaam tijdig na te denken over het soort situaties, waarin u uit het project wilt kunnen stappen of moet stappen. De samenwerkingsovereenkomst moet dat dan wel mogelijk maken, zonder dat u in de problemen komt. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat het project in elk geval tussentijds kan worden beëindigd in de volgende gevallen: • de doelen en resultaten zijn bereikt; • de kosten overschrijden een bepaalde drempelwaarde; • de tijd voor het behalen van een tussenresultaat is te ver overschreden; • gewijzigde zeggenschapsverhoudingen bij een partner door fusie of overname; • alle betrokken partijen zijn het eens over beëindiging van het project; • een of meer partijen komen de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig na, ook niet na

een schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn is gesteld om aan de verplichtingen te voldoen;

• een tussenevaluatie leert dat voortzetting van het project zinloos is; • voortzetting dient de doelstelling niet langer; • de realisatie van het project blijkt onmogelijk; • in geval van (aanvraag van) surseance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, of in geval

van ondercuratelestelling van een of meer van de partijen. Ga na wat het gevolg is van het voortijdig beëindigen van het project en welke rechten en aanspraken de partners dan hebben op al bereikte resultaten. Bepaal ook welke rechten en plichten dan blijven bestaan en voor hoe lang. Denk daarbij aan: • kosten voor aanvragen en instandhouden van intellectuele eigendomsrechten • licentievergoedingen; • (door)betalen van verzekeringspremies;

24

• eventuele verrekening van kosten gemaakt om het project voortijdig af te ronden; • de kosten die voortvloeien uit niet onmiddellijk opzegbare overeenkomsten met derden; • een redelijke opzegtermijn (enkele maanden) voor het beëindigen van overeenkomsten met

derden. Spreek af hoe u de overeenkomst voortijdig kunt beëindigen, bij voorkeur door een schriftelijke en aangetekende mededeling aan de andere partijen, eventueel na eerst nog gevoerd overleg.

25

15. Geschillenregeling, onvoorzien en toepasselijk recht Bij elk samenwerkingsproject kunnen verschillen van inzichten leiden tot meningsverschillen die kunnen uitmonden in een concreet geschil. Een geschil kan het succes van de samenwerking en de uitkomst van het project in de weg staan. Alle reden dus om ook na te denken over: • het constateren van een geschil; • de wijze waarop het zal worden opgelost. Niet elk verschil van opvatting tussen twee of meer deelnemers aan een project is een geschil dat om een formele oplossing vraagt. Sommige problemen lossen zich immers vanzelf op. Toch kan het goed zijn om problemen niet te laten voortbestaan, als dat de samenwerking ongunstig beïnvloedt. Voor het constateren van een geschil kunnen de partners afspreken dat pas van een geschil sprake is als de ene partij dat aan de andere partij(en) schriftelijk heeft laten weten. Er zijn voor de oplossing of beslechting van een geschil verschillende methoden denkbaar, bijvoorbeeld: • arbitrage via het Nederlands Arbitrage Instituut (voordeel: snel, relatief goedkoop,

mogelijkheid inhoudelijk deskundigen te betrekken); • bemiddeling; • een gerechtelijke procedure (nadeel: kost tijd, niet goedkoop). Spreek af dat Nederlands recht van toepassing zal zijn. Laat u vooraf goed informeren over de gevolgen als u instemt met een ander toepasselijk recht.

26

16. Ondertekening en inwerkingtreding van de overeenkomst Als alle voorbereidingen zijn getroffen kunnen de partners de overeenkomst tekenen en kan de samenwerking formeel van start gaan. Bepaal op welk moment de overeenkomst in werking zal treden, bijvoorbeeld: • op het moment dat alle partijen de overeenkomst hebben ondertekend; • na de ondertekening met terugwerkende kracht tot een bepaald tijdstip omdat het

samenwerkingsproject al op een eerder tijdstip is begonnen; • op een later tijdstip, bijvoorbeeld een tijdstip in de toekomst of een tijdstip waarop het

betrokken personeel is aangesteld of kan beginnen.

27

Aandachtspunt: Algemene voorwaarden Veel professionele partijen hanteren bij het sluiten van overeenkomsten algemene voorwaarden. Dat zijn bepalingen die zijn opgesteld om vaker in overeenkomsten te worden opgenomen. Ze hebben als voordeel dat de rest van de te sluiten overeenkomst dan relatief kort kan zijn, omdat dan alleen nog aandacht hoeft te worden besteed aan de specifieke aspecten van het concrete geval. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zogenaamde kernbedingen. Dat zijn bedingen die de kern van de prestatie bepalen, zoals het onderwerp, de hoeveelheid, kwaliteit, kosten, levertijd etc. Algemene voorwaarden kunnen vrij gemakkelijk deel uitmaken van overeenkomsten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u een offerte accepteert waarin naar bijgesloten algemene voorwaarden wordt verwezen en u deze niet uitdrukkelijk voor of bij het aanvaarden van de offerte of bij het sluiten van een overeenkomst naar aanleiding van die offerte heeft afgewezen. Indien algemene voorwaarden van een wederpartij van toepassing zullen zijn is het zeer raadzaam goed te kijken aan welke voorwaarden u precies gebonden zult zijn en of u daarvan, indien wenselijk, in de te sluiten overeenkomst wilt afwijken. In het bijzonder dient u helderheid te krijgen over de vraag wie de rechten op de resultaten zal krijgen die uit de overeenkomst zullen voortvloeien en onder welke voorwaarden. Deze resultaten kunnen immers een belangrijke rol spelen voor verdere activiteiten.

28

Nuttige adressen: Kamer van Koophandel Locatie Den Haag: Koningskade 30 2596 AA Den Haag Tel 070 – 328 71 00 www.kvk.nl Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) Postbus 21075 3001 AB Rotterdam Tel 010 – 281 69 69 www.nai-nl.org Nederlandse Orde van Advocaten Postbus 30851 2500 GW Den Haag Tel 070 – 335 35 35 www.advocatenorde.nl Nederlandse Orde van uitvinders Postbus 10152 3505 AC Utrecht www.novu.nl Octrooicentrum Nederland Postbus 5820 2280 HV Rijswijk Tel 070 – 398 66 55 www.octrooicentrum.nl Orde van Octrooigemachtigden Postbus 3219 2280 GE Rijswijk Tel 070 – 390 55 78 www.octrooigemachtigde.nl SenterNovem Postbus 93144 2500 AC Den Haag Tel 070 – 373 50 00 www.senternovem.nl

29

Syntens Landelijke innovatienummer 088 – 444 04 44 www.syntens.nl TechnoPartner Juliana van Stolberglaan 3 Postbus 93144 2509 AC Den Haag Tel 070 – 373 54 44 www.technopartner.nl