Merken beschermen buiten de Benelux

16
Merken beschermen buiten de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren

description

Succesvol ondernemen begint met registreren. - Informatie voor ondernemers.

Transcript of Merken beschermen buiten de Benelux

Page 1: Merken beschermen buiten de Benelux

Merken beschermen buiten de Benelux

Informatie voor ondernemers

Succesvol ondernemen begint met registreren

Page 2: Merken beschermen buiten de Benelux

2

Een stap over de grens is voor veel ondernemers de gewoonste zaak van de wereld. Van oudsher zijn Belgen, Nederlanders en Luxemburgers dik wijls actief buiten het eigen land. Door de open grenzen en de eenvoudige wereldwijde communi catie vinden internationale transacties nog sneller en frequenter plaats dan vroeger.

Door uw merk te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is uw merk alleen in de Benelux beschermd. Wilt u in andere landen succesvol opereren, dan is het belangrijk uw merk ook daar vast te leggen. Het BBIE kan u op weg helpen bij de registratie van uw merk in het buitenland.

Page 3: Merken beschermen buiten de Benelux

3

Waarom registreren in het buitenland?

Als u actief bent over de grens hebt u ook bescherming buiten de Benelux nodig. Het is belangrijk dat u rekening houdt met de commerciële en juridische omgeving van het land waarnaar u wilt exporteren, maar ook dat u bij het vaststellen van uw exportstrategie nadenkt over intellectuele eigendomsrechten.

Uw merk is door uw Benelux-inschrijving namelijk niet auto-

matisch in andere landen geldig. De juridische bescherming

van een merk, model of octrooi geldt alleen in de landen waar

de registratie heeft plaatsgevonden. Wanneer u uw merk in de

Benelux aanvraagt, krijgt u wèl een prioriteitstermijn van zes

maanden om uw merk in het buitenland te registreren.

Een inschrijving buiten de Benelux kan dezelfde datum krijgen

als uw basisregistratie in de Benelux. Dit heet prioriteit en

wordt ook wel het recht van voorrang genoemd. Als u binnen

zes maanden na uw eerste depot depots van hetzelfde merk

in andere landen verricht krijgen deze, als u uw prioriteitsrecht

inroept, de datum van uw eerste depot.

Het Benelux-Bureau

voor de Intellectuele

Eigendom is het

offi ciële bureau voor

de registratie van

merken, modellen

en teke ningen in de

Benelux. Het register

van het Bureau bevat

al bijna een miljoen

merken. Jaarlijks vinden

via het Bureau zo’n

2500 inter nationale

regi straties plaats.

Page 4: Merken beschermen buiten de Benelux

4

Ondernemen op de grens

“Mijn aannemersbedrijf is gevestigd in het oosten van het land, dichtbij de Duitse

grens. Ik opereer in de twee landen. Dat is niet alleen boeiend, het vergroot mijn

markt en is een natuurlijk gevolg van ons leven hier. Zeker tegenwoordig, met de

open grenzen. Toen ik in Duitsland begon, werkte ik eerst vooral bij geëmigreerde

Nederlanders. Van het een kwam het ander. Inmiddels heb ik ook een kantoor in

Duitsland geopend en bestaat meer dan de helft van mijn klanten uit Duitsers.

Als je gaat ondernemen in het buitenland, moet je veel zaken en vergunningen regelen.

Merken beschermen is misschien niet je eerste prioriteit maar hoort zeker op je actie-

lijst thuis. Je kent die buitenlandse markt niet goed. Misschien gebruik je wel onbewust

iemand anders z’n bedrijfsnaam. Registratie helpt je om alle investeringen in een merk,

logo en bijbehorende zaken lonend te maken.

Ik heb mijn merk dus ook in Duitsland geregistreerd. Daarvoor kon ik ook terecht bij

het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het Bureau heeft meegeholpen

aan de juiste registratie van mijn merk via de Wereldorganisatie voor de Intellectuele

Eigendom.”

Page 5: Merken beschermen buiten de Benelux

5

Welke mogelijkheden voor registratie zijn er?

Hoe u uw merk internationaal registreert, is afhankelijk van uw afzet-markt en uw exportstrategie. Ook zijn er belangrijke verschillen tussen de wetgevingen en de procedures van de verschillende landen. Verder kan de taal waarin u een registratie moet aanvragen een barrière vormen. Het is zeker de investering waard om een specialist op het gebied van intellectuele eigendom in te schakelen voor een compleet advies en samen te bepalen wat voor uw specifieke situatie de beste ‘beschermingsroute’ is. Ook een combinatie van verschillende beschermingsroutes is mogelijk.

De mogelijkheden op een rij:

1. Een nationale registratie

Wilt u uw merk in één specifiek land registreren? Dan kunt u

hiervoor een nationaal depot doen. Dit depot moet u indienen

bij de bevoegde instantie in dat land in de officiële taal.

Een overzicht van nationale instanties vindt u op

www.wipo.int/members/en.

2. Een Europese registratie

U kunt uw merk in heel Europa in één keer laten beschermen bij

het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM)

in Alicante via een Europese merkregistratie. Door één enkel

depot wordt uw merk een zogenoemd Gemeenschapsmerk,

dat is beschermd in alle landen die lid zijn van de Europese

Unie. U kunt terecht bij het het Benelux-Bureau voor de

Intellectuele Eigendom voor informatie over de te volgen

procedure. De website van het BHIM is: oami.europa.eu.

3. Een internationale registratie

Als u een registratie wilt voor bijvoorbeeld een aantal landen

binnen de Europese Unie en/of een aantal landen erbuiten,

registreert u uw merk via de Wereldorganisatie voor de

Intellectuele Eigendom (WIPO) in Genève. Hiervoor hebt u

Page 6: Merken beschermen buiten de Benelux

6

eerst een Benelux-inschrijving nodig. Via het Benelux-Bureau

voor de Intellectuele Eigendom kunt u een aanvraag indienen

voor één of meer van de ruim tachtig landen die zijn

aangesloten bij het Systeem van Madrid.

De website van de WIPO is: www.wipo.int.

4. Overige mogelijkheden

Naast de al genoemde mogelijkheden bestaat - bijvoorbeeld

voor Afrika – ook de optie een merk te deponeren voor

een bepaalde groep landen.

Zie voor informatie www.aripo.org.

De internationale organisaties

Het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM)

is opgericht in 1996 en gevestigd in het Spaanse Alicante. Het

BHIM is een officiële instantie van de Europese Unie met als

taak merken of modellen te registreren in de Europese Unie. Na

registratie van uw merk of model bij het BHIM bezit u een zoge-

heten Gemeenschapsmerk of Gemeenschapsmodel. Het BHIM

investeert veel in e-business-tools, waardoor het voor onder-

nemers in Europa heel eenvoudig is om online te registreren.

De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO)

is gevestigd in het Zwitserse Genève. De WIPO is een gespe-

cialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. WIPO heeft

184 lidstaten en beheert 23 internationale verdragen. Via het

Systeem van Madrid kunt u met één aanvraag bescherming

krijgen in ruim negentig landen. Daaronder vallen naast de

Verenigde Staten, Japan en Australië bijvoorbeeld ook India,

China en Rusland.

Page 7: Merken beschermen buiten de Benelux

7

Merkregistratie in Europa

“Mijn bedrijf Earproof is gespecialiseerd in gehoorbescherming voor de muziekbranche,

entertainment en beveiliging. Voor mij draait alles om het opbouwen van mijn merk.

Ik spreek vanuit het merk Earproof een breed publiek aan. Niet alleen met goede

producten, maar ook met informatie over het gehoor en de noodzaak van gehoor-

bescherming. Eerst heb ik professionals in de muziekmarkt benaderd. Daarna kon ik

bij consumenten aangeven dat veel beroemde dj’s ook Earproof-bescherming gebruiken.

Zo heb ik voor mijn merk een reputatie en een goede naam opgebouwd.

Ik heb de merkregistratie zelf verzorgd. Een advocatenkantoor heeft voor mij onderzocht

of het merk nog uniek was in Europa. Daarna heb ik mijn naam en logo bij het BBIE

geregistreerd. Vervolgens heb ik online mijn merk in Europa geregistreerd. Als je weet

in welke categorieën je je merk wilt beschermen, dan kun je dit heel goed zelf doen.”

Page 8: Merken beschermen buiten de Benelux

8

‘Vino vidi vici’ tegen ‘Vodka vidi vici’

“Als wijnhandelaar zocht ik een merknaam voor mijn eigen ‘huiswijn’. Na een brain-

storm met vrienden kwam daar uit: ‘Vino vidi vici’. Ik heb meteen een Benelux-merk

aan gevraagd op internet. Toen het merk was geregistreerd, dronken we er een

feestelijk glas champagne op.

Een paar jaar later zag ik bij de plaatselijke slijterij een aanbieding voor ‘Vodka vidi vici’.

Ik heb meteen het BBIE gebeld en gevraagd of dat zomaar kon. Zij vertelden dat het

merk nog geen twee maanden geleden was gepubliceerd en dat ik dus nog oppositie

in kon dienen.

In een brief zette ik uitvoerig mijn bezwaren tegen ‘Vodka vidi vici’ uiteen. Na enige

tijd volgde bericht dat mijn oppositie gegrond werd verklaard. Iemand zou kunnen

denken dat de merken van dezelfde onderneming waren. Het merk ‘Vodka vidi vici’

werd geschrapt en de wederpartij werd veroordeeld in de kosten van 1000 euro.

Opnieuw alle reden voor een feestje!”

Page 9: Merken beschermen buiten de Benelux

9

Als een merkaanvraag eenmaal is gepubliceerd, kunnen anderen

met oudere (merk)rechten bezwaar maken tegen uw merkaan-

vraag. Dit wordt oppositie genoemd. In de Benelux (BBIE) kan

dit gedurende twee maanden en in Europa (BHIM) gedurende

drie maanden na de publicatie van uw aanvraag. Een houder

van oudere merkrechten maakt meestal bezwaar als uw merk,

en de producten en diensten waarvoor het merk is aangevraagd,

te veel lijken op zijn merk. Dat kan uw verkoopstrategie in dat

land behoorlijk ondermijnen. U kunt zelfs gedwongen worden

de verkoop te staken en een schadevergoeding te betalen.

Het is overigens verstandig ook meteen na te gaan wat de

betekenis is van uw merk in dat land. Want als uw merk in de

taal van het exportland een andere, misschien wel negatieve

betekenis heeft, kan dat vervelende gevolgen hebben voor

uw afzet.

Om een indruk te krijgen van reeds geregistreerde Europese

merken, kunt u het merkenregister van het BHIM raadplegen op

oami.europa.eu. Daarnaast kunt u TMview raadplegen. Hierin

kunt u gratis zoeken naar de gedeponeerde en ingeschreven

merken in de merkenregisters van alle deelnemende officiële

merkenbureaus.Het beoordelen van de risico’svan een interna-

tionale merkintroductie is een specialisme. Voor het doen van

merkonderzoek en het registeren van uw merk in Europa raden

wij u daarom aan een specialist in te schakelen. Op de site van

het BHIM staat een lijst van erkende Europese gemachtigden.

Is mijn merk internationaal beschikbaar?

Het is belangrijk na te gaan of een concurrent al eenzelfde of vergelijkbaar merk heeft geregistreerd in het land waarnaar u wilt exporteren. Daarnaast kan ook een nationaal merk of een handels-naam een probleem vormen voor uw inschrijving in het Europese register. Daarom raden wij u aan om merkonderzoek te doen vóórdat u in een ander land de markt op gaat.

Page 10: Merken beschermen buiten de Benelux

10

Hoe verlopen de procedures?

Een nationale registratie

De basisprincipes voor nationale registratie komen in grote

lijnen overeen met een Benelux-registratie, maar de procedures

en kosten verschillen per land. Daarom is het moeilijk hier in het

algemeen iets over te zeggen.

Een Europese registratie

De volledige procedure voor de Europese registratie van een

merk (een Gemeenschapsmerk) neemt ongeveer twaalf tot

achttien maanden in beslag, mits er geen oppositie wordt

ingediend. U kunt uw aanvraag direct bij het BHIM indienen of

een Europees merkengemachtigde inschakelen. De aanvraag

gebeurt in een van de 22 officiële talen van de EU. Het BHIM

correspondeert in het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans.

De tarieven van het BHIM wijzigen regelmatig. U betaalt een

bedrag voor de aanvraag en een bedrag voor de inschrijving.

Het standaard tarief voor de online aanvraag en de registratie

van een Gemeenschapsmerk bedraagt € 900. De kosten voor een

aanvraag op papier liggen € 150 hoger.

Een internationale registratie

Een internationale registratie verloopt altijd via het bureau van

het land van oorsprong. In uw geval is dat dus het Benelux-

Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De aanvraag gebeurt in

het Engels of het Frans. Wij controleren of uw internationale

depot in orde is en of het identiek is aan uw Benelux-

basisinschrijving. Vervolgens sturen wij uw internationale

depot door naar de WIPO.

Page 11: Merken beschermen buiten de Benelux

11

De kosten voor een internationale aanvraag zijn onder

andere afhankelijk van het aantal landen waar u uw merk wilt

registreren. U betaalt een basistarief aan de WIPO en een

landen tarief, dat per land kan verschillen. Een inschatting van

de kosten voor uw aanvragen kunt u maken via www.boip.int.

Daar vindt u ook uitgebreide informatie over het verrichten van

een inter nationaal depot en de benodigde formulieren.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kan

alle soorten informatie verstrekken over de te volgen

procedures. Maar het Benelux-Bureau voor de

Intellectuele Eigendom kan en mag u alleen informeren.

Natuurlijk kunt u alle zaken rond merken zelf regelen,

maar merkenrecht is een specialisme. Veel bedrijven

hebben deze specialistische kennis niet in huis. Daarom is

het verstandig om advies in te winnen bij een merkenge-

machtigde of bij een advocaat die in intellectuele

eigendom gespecialiseerd is. Zij kennen het merkenrecht

en de daarop gebaseerde rechtspraak en literatuur door

en door. Zij kunnen u adviseren of een ouder merk een

potentieel probleem is voor het nieuwe merk. Ook

adviseren ze over alle wettelijke aspecten van de merken-

bescherming en bemiddelen ze bij conflicten.

Merkenspecialisten hebben zich verenigd in de Benelux-

vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM).

Adressen van hun kantoren vindt u op www.bmm.eu.

Page 12: Merken beschermen buiten de Benelux

12

Nationale registratie

Voordelen

• Een nationale registratie kan voordeliger zijn wanneer

u slechts naar één land exporteert.

• U kunt prioriteit inroepen als u deze aanvraag binnen

6 maanden na uw aanvraag in de Benelux doet én het land

is aangesloten bij het Verdrag van Parijs. Dit is de oudste

mondiale regeling op het gebied van intellectuele eigendom.

Aandachtspunten

• Voor landen die niet zijn aangesloten bij het Systeem van

Madrid, kunt u een merk alleen registreren via de nationale

instantie van dat land. Voorbeelden hiervan zijn Canada en de

landen in Zuid-Amerika.

• De aanvraag moet worden gesteld in de taal van het land. Als

een vertaling nodig is, kunnen de kosten behoorlijk oplopen.

• Soms bent u verplicht een vestiging in het land te hebben.

Voordelen en aandachtspunten van de verschillende mogelijkheden

Page 13: Merken beschermen buiten de Benelux

13

Europese registratie

Voordelen

• Door één enkele procedure heeft uw merk bescherming in

de hele Europese Unie. Dit scheelt een hoop administratie.

• De aanvraag is relatief goedkoop.

• Bestaande nationale inschrijvingen kunnen ingebouwd

worden. Dit betekent dat u zich bij een nieuwe Europese

aanvraag kunt beroepen op de registratie van uw merk in

een of meer Europese landen. Als het Europese merk wordt

ingeschreven, kunt u de oude inschrijving(en) laten

vervallen terwijl de oude aanspraken blijven bestaan.

Aandachtspunten

• Een Europese aanvraagprocedure neemt veel tijd in beslag.

• Als uw Europese aanvraag geweigerd wordt, geldt deze

weigering automatisch voor alle landen in de Europese Unie.

U hebt wel de mogelijkheid uw Europese merkaanvraag

tegen betaling om te zetten in nationale aanvragen voor de

landen waarin uw aanvraag niet geweigerd wordt.

• Eén merkinschrijving ergens in Europa – of dat nou in Cyprus

is of in Duitsland – kan de Europese registratie van uw merk

al tegenhouden.

• Handhaving van een registratie in 27 landen kan kostbaar en

tijdrovend zijn. Het risico op onvoorziene juridische stappen

in vreemde landen en talen neemt toe. U kunt hiervoor het

beste een specialist inschakelen.

Page 14: Merken beschermen buiten de Benelux

14

Internationale registratie

Voordelen

• De aanvraag voor een internationale merkregistratie wordt

door ieder land afzonderlijk beoordeeld. Als zich in een van

de landen een probleem voordoet, blijft de aanvraag voor de

overige landen behouden.

• Een internationale aanvraag kan bij een en dezelfde nationale

dienst worden afgehandeld, inclusief eventuele mutaties en

vernieuwingen.

• Het kan goedkoper zijn om een merk eerst in een paar landen

te registreren, en daarna uit te breiden naar meer landen.

• Als u binnen zes maanden na de aanvraag van uw Benelux-

registratie een internationale registratie aanvraagt, kunt u

prioriteit inroepen. Dit betekent dat u voor uw internationale

registratie dezelfde aanvraagdatum krijgt als in de Benelux.

Aandachtspunten

• Een internationale merkregistratie blijft vijf jaar afhankelijk

van de basisregistratie. Dit wil zeggen dat als binnen vijf jaar

na de internationale registratie de basisregistratie (in uw

geval dus de Benelux-registratie) om een of andere reden

vervalt, bijvoorbeeld wanneer u een oppositieprocedure in de

Benelux verliest, ook automatisch de internationale regi-

stratie vervalt. Dit geldt ook op het moment dat uw basisre-

gistratie beperkt wordt. Bijvoorbeeld wanneer een deel van

de producten en diensten waarvoor u uw merk geregistreerd

heeft uit de registratie moeten worden geschrapt, omdat het

merk voor die producten en diensten is geweigerd.

Page 15: Merken beschermen buiten de Benelux

15

Contact

Voor algemene inlichtingen, formulieren, het aanvragen van diensten en de tarievenlijsten, kijk op onze website: www.boip.int.

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Informatiecentrum:vanuit Nederland: 070 349 12 42vanuit België: 070 244 242 vanuit Luxemburg: 8002 5383

Algemeen adres en Nationale Diensten

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Bordewijklaan 15

2591XR Den Haag

Nederland

T +31 70 349 11 11

F +31 70 347 57 08

[email protected]

www.boip.int

Federale Overheidsdienst Economie

K.M.O., Middenstand en Energie

Dienst voor de Intellectuele Eigendom

North Gate III – Koning Albert II Laan 16

1000 Brussel

België

T +32 2 277 52 97

F +32 2 277 52 77

[email protected]

http://economie.fgov.be/opri-die.jsp

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

Office de la propriété intellectuelle

Boulevard Royal 19-21

L -2449 Luxembourg - G.D. Luxembourg

T +352 247 841 87

F +352 222 6 60

[email protected]

www.eco.public.lu

Deze brochure is tot stand gekomen met financiële

steun van het Bureau voor Harmonisatie in de

Interne Markt (merken, tekeningen en modellen)

Page 16: Merken beschermen buiten de Benelux