Masterscriptie Functieleer Merkenrecht Tomas Weermeijer VU 2013
-
Upload
tomas-weermeijer -
Category
Documents
-
view
123 -
download
5
description
Transcript of Masterscriptie Functieleer Merkenrecht Tomas Weermeijer VU 2013
ABSOLUTE MERKBESCHERMING, ABSOLUUT NIET?
EEN ONDERZOEK NAAR DE CONSISTENTIE VAN DE MERKENRECHTELIJKE FUNCTIELEER
Gecombineerde Masterscriptie Rechtsgeleerdheid
Tomas WeermeijerStudentnummer: 1728482Scriptiebegeleider: M.R.F. SenftlebenTweede lezer: A.R. LodderAfstudeerrichting: Internet, Intellectuele Eigendom & ICTAfstudeerrichting 2: PrivaatrechtVrije Universiteit Amsterdam
Januari 2013
- 2 -
- 3 -
Voorwoord
Met het inleveren van deze Masterscriptie is de tijd gekomen om een belangrijke, leerzame en
vooral leuke periode in mijn leven af te sluiten. De VU definieert de Masterscriptie zelf als het
afsluitende meesterstuk van de Masteropleiding en zo voelt dat ook zeker. Het is tijd om vooruit
te kijken en om belangrijke keuzes over de toekomst te gaan maken. Een jongen die eveneens
niet kon wachten om de volgende fase van zijn leven te betreden was Alexander Gorkovoi.
Samen hebben wij een groot deel van dezelfde Master voltooid, waarbij we elkaar constant
motiveerden en konden opvrolijken wanneer dat nodig was. Ook buiten de studie was hij in
staat om iedereen met zijn aanwezigheid te verblijden. Goedlachs, betrouwbaar en volhardend
zijn slechts enkele eigenschappen die Alex beschrijven. Een fataal ongeluk in juni heeft er helaas
voor gezorgd dat wij onze studie niet samen mogen afmaken. Ik draag deze scriptie op aan mijn
vriend en studiegenoot Alexander Gorkovoi, zodat ook hij een beetje afstudeert.
Tomas WeermeijerJanuari 2013
- 4 -
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord 3
Inleiding 6
Hoofdstuk 1: De merkfuncties in het juridisch kader 9
1.1 De bescherming van het merk 9
1.2 Historische ontwikkeling van merkfuncties: eigendom, herkomst en garantie 9
1.3 Communicatie- en advertentiefunctie 11
1.4 Goodwillfunctie 12
1.5 Overige functies 13
1.6 De ratio van merkbescherming 13
1.7 Bronnen van het merkenrecht 16
1.7.1 Het Unieverdrag van Parijs (UvP) 16
1.7.2 Het TRIPs-verdrag 17
1.7.3 De Merkenrichtlijn 22
1.7.4 Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom 23
1.8 Het inbreukartikel 2.20 BVIE en de functies van het merk 24
1.8.1 Artikel 2.20(1)(a) en (b) BVIE 24
1.8.2 Artikel 2.20(1)(c) BVIE 26
1.8.3 Artikel 2.20(1)(d) BVIE & Conclusie 27
Hoofdstuk 2: Het Europese Hof van Justitie en de Functieleer 29
2.1 Het ontstaan van de functieleer 29
2.2 Het arrest L’Oréal/Bellure 32
2.3 De door de functieleer beschermde merkfuncties 34
- 5 -
2.3.1 De Herkomstfunctie 34
2.3.2 De Kwaliteitsfunctie 35
2.3.3 De Communicatie-, Reclame- en Investeringsfunctie 36
2.4 Online adverteren met het merk van een concurrent 37
2.4.1 Het arrest Google/Louis Vuitton 37
2.4.2 Het arrest Interflora/Marks & Spencer 39
2.5 Conclusie 42
Hoofdstuk 3: Gevolgen van de functieleer 43
3.1 Uitbreiding van het begrip 'merkgebruik' 43
3.2 Overlap tussen artikel 5(1)(a) en (b) Merkenrichtlijn 45
3.3 Overlap tussen artikel 5(1)(a) en 5(2) Merkenrichtlijn 47
3.4 Het merk als exploitatierecht 49
3.5 Invloed op de beschermingsomvang van merkrechten 50
3.6 Conclusie 52
Hoofdstuk 4: Kritiek op de functieleer en mogelijke oplossingen 54
4.1 Kritiek van de verwijzende rechter 54
4.2 Ontbreken van een wettelijke basis 55
4.3 Nogmaals: Het merk als exploitatierecht 58
4.4 Vrijheid van meningsuiting 59
4.5 Mogelijke oplossingen 60
Hoodstuk 5: Conclusie 62
Literatuurlijst 68
Jurisprudentie 74
- 6 -
- 7 -
INLEIDING
Iedere dag komen wij als consumenten in aanraking met merken. Op plekken als supermarkten
en in winkelstraten wordt je ermee overspoeld, om nog te zwijgen over alle tv-reclames met
boodschappen over merkproducten. Bij veel van deze merken hebben consumenten een
oordeel; zo staat bijvoorbeeld Euroshopper over het algemeen voor producten met een lagere
kwaliteit en zijn sommige A-merken het kopen alleen al waard vanwege het imago dat ermee
gepaard gaat. Het is dan ook niet vreemd dat het hele proces rondom het bedenken van merken
en het aanprijzen ervan is verworden tot een omvangrijke branche op zich. Het is uiteindelijk
aan de consument om te bepalen of een merk al dan niet aanslaat en een positief oordeel van
deze groep is voor producenten genoeg reden om grote investeringen in hun merk te doen.
Om ervoor te zorgen dat slechts degene die het merk heeft gecreëerd dit ook daadwerkelijk mag
gebruiken, kan de merkhouder zich in bepaalde gevallen op bescherming beroepen en derden
verbieden het merk te gebruiken. Verschillende (internationale) instanties hebben door de jaren
heen een merkenrechtelijk systeem ontwikkeld waar merkhouders gebruik van kunnen maken.
Zodoende is een nieuwe tak van intellectuele eigendomsrechten ontstaan; het merkenrecht. Als
een onderneming zijn merk heeft ingeschreven, kan hij een derde verbieden het merk te
gebruiken en zodoende een beroep doen op een beperkt monopolie.1 Vanwege de exclusiviteit
die de merkhouder op deze manier verwerft, kan de waarde van zijn merk tot grote hoogten
stijgen. Zo schatte het adviesbureau Interbrand dat het merk Coca Cola in 2010 een waarde van
ongeveer 70,5 miljard dollar vertegenwoordigde.2 Deze astronomische bedragen legitimeren de
inspanningen die ondernemingen in het verwerven en behouden van merkenrechten steken.
Met de vooruitgang van de techniek maakt ook de insteek van het merkenrecht een verandering
door. Het belang van adverteren op het internet heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen,
met de verschillende zoekmachines die daarin voorop lopen. Iedere zoekmachinedienst (Google,
Bing, Yahoo! et cetera) biedt de mogelijkheid aan om gesponsorde zoekresultaten te kopen. In
een notendop houdt dit in dat je jouw merk tegen betaling bij een dergelijke zoekmachine
inschrijft, waarna jouw webpagina in een afgezonderd gedeelte met ‘gesponsorde
zoekresultaten’ verschijnt. Deze resultaten zijn aantrekkelijker weergegeven naast of boven de
normale resultaten, waardoor ze meer bezoekers zouden moeten genereren. Dat deze vorm van
adverteren werkt, blijkt wel uit de jaarcijfers van Google; met $36,5 miljard dollar aan
1 Vgl. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.34.2 Te vinden via: http://www.interbrand.com/nl/best-global-brands/previous-years/Best-Global-Brands-
2010/best-global-brands-2010-report.aspx.
- 8 -
opbrengsten uit deze advertenties (‘AdWords’) in 2011 is het veruit de meest lucratieve dienst
die zij aanbiedt.3
Omdat het merkenrecht, net als vele andere rechtsgebieden, niet is ontworpen met het oog op
dergelijke online toepassingen, zijn de bestaande rechtsbronnen vaak niet eenvoudig toe te
passen op dergelijke situaties. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien een
onderneming niet zijn eigen merk, maar het merk van een ander als ‘AdWord’ inschrijft. Het
invoeren van een bepaald merk in een zoekmachine leidt dan niet naar de website van de
merkhouder, maar naar de pagina van de derde die daar zijn eigen producten aanbiedt. Het
antwoord op de vraag of de merkhouder zich tegen dergelijk gedrag al dan niet kan verzetten
volgt niet direct uit de rechtsbronnen die voorhanden zijn.
In dergelijke gevallen moet de rechter die belast is met de interpretatie van de relevante
wetgeving uitkomst bieden. In het geval van het uniforme merkenrecht in de Europese Unie is
het Hof van Justitie de instantie die hiervoor verantwoordelijk is. Het is uiteindelijk dit Hof dat
moet beslissen of derden die merken van anderen als AdWord inschrijven inbreuk maken op de
rechten van de merkhouder.4 Om over dergelijke, nog niet uitgekristalliseerde gevallen met
betrekking tot het merkenrecht te beslissen, is het nodig om een eigen interpretatie te geven van
de relevante wetsartikelen. In dit proces ontwikkelt het Hof van Justitie veelvuldig nieuwe
theorieën en vereisten, waardoor het orgaan een aanzienlijke invloed uitoefent op het
merkenrechtelijke systeem. Immers, aan een uitspraak van het Hof van Justitie dienen alle
lidstaten van de Europese Unie zich te conformeren.
Eén van de theorieën die het Hof van Justitie zodoende door de jaren heen heeft ontwikkeld is de
zogenaamde ‘functieleer’. Volgens de hoogste Europese rechter moet er in bepaalde gevallen
eerst worden aangetoond dat er ‘afbreuk wordt gedaan aan één van de functies van het merk’
alvorens er merkinbreuk kan worden aangenomen. Dit is een criterium dat niet direct in de wet
is terug te vinden en de theorie is ontwikkeld in een zaak waarin zeer specifieke
omstandigheden aan de orde waren.5 Vervolgens is deze theorie veralgemeniseerd en toegepast
op alle zaken waar eenzelfde vorm van vermeend merkinbreuk speelde. Deze theorie is ook van
belang in de geschillen omtrent de beoordeling van de toelaatbaarheid van AdWords.6
3 Te vinden via: http://investor.google.com/financial/tables.html.4 Omdat de AdWord-dienst van Google voornamelijk van belang is in de geschillen omtrent ‘keyword
advertising’, zal met name naar deze dienst gerefereerd worden.5 HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002,29 m.nt. Gielen (Hölterhoff/Freiesleben).6 In bijvoorbeeld de zaken HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW
2010, 617 (Google France/Louis Vuitton); HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen
- 9 -
Omdat het Hof van Justitie niet op zijn interpretaties en ontwikkelingen gecontroleerd wordt, is
het zeer relevant om de ontwikkeling van deze merkenrechtelijke functieleer te onderzoeken in
samenhang met het bestaande internationale merkenrecht. De hoofdvraag die uiteindelijk in
deze scriptie beantwoord tracht te worden luidt dan ook als volgt:
Is het wenselijk om de functieleer, zoals ontwikkeld door het Hof van Justitie van de
Europese Unie, te implementeren in het Europese merkenrecht?
Teneinde een gemotiveerd antwoord op deze vraag te formuleren, is een nadere beschouwing
van het merkenrecht noodzakelijk. In het eerste hoofdstuk zullen alle aanwezige merkfuncties
worden belicht, evenals de relevante rechtsbronnen en de beschermingsgedachten van het
merkenrecht. Ten slotte zullen de verschillende inbreukartikelen worden beschreven en zal op
basis daarvan worden geconcludeerd welke merkfuncties daadwerkelijk bescherming genieten.
Hoofdstuk 2 ziet in zijn geheel op de ontwikkeling van de voornoemde functieleer; hoe is de leer
ontstaan en wat houdt deze in? Ook de problematiek omtrent merkgebruik en AdWords zal in
het licht van de functieleer worden behandeld. Het volgende hoofdstuk zal gaan over de invloed
die de functieleer uitoefent op de in hoofdstuk 1 behandelde inbreukartikelen. Eveneens zullen
andere gevolgen van de functieleer aan de orde komen. Op basis daarvan wordt geconcludeerd
of de introductie van de functieleer effectief tot een ruimere of een beperktere bescherming van
merkenrechten heeft geleid. In hoofdstuk 4 zal de kritiek op de ontwikkeling van de functieleer
behandeld worden, evenals de oplossingen die vanuit verschillende hoeken worden geopperd
om de gecreëerde problemen te verhelpen. Op basis van de uitkomsten van de eerste vier
hoofdstukken zal worden ten slotte geconcludeerd worden of de merkenrechtelijke functieleer
te verdedigen is als onderdeel van het internationale merkenrecht.
(Interflora/Marks & Spencer).
- 10 -
HOOFDSTUK 1: DE MERKFUNCTIES EN HET JURIDISCH KADER
1.1 De bescherming van het merk
Om als onderneming succesvol op de markt te zijn, is het belangrijk dat je je kunt onderscheiden
van je concurrenten. Natuurlijk gebeurt dit door een ander product aan te bieden, waardoor er
producten van verschillende kwaliteit in verschillende prijsklassen verkrijgbaar zijn. In het
omvangrijke assortiment dat hierdoor ontstaat, willen ondernemingen ervoor zorgen dat de
consument ook de volgende keer de mogelijkheid heeft om voor hetzelfde product te kiezen. Om
dit te bereiken zal de onderneming een onderscheidingsteken op het product aanbrengen. Door
het markeren van een waar of dienst met een dergelijk merk, kan de consument producten
herkennen en onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Hiermee kan de
consument zijn voorkeur voor een bepaalde onderneming uiten en is het merk dus een
uitstekend marktinstrument voor zowel producent als consument.
1.2 Historische ontwikkeling van merkfuncties: eigendom, herkomst en garantie
Het merk als zodanig heeft door de jaren heen een grote ontwikkeling doorgemaakt. Naast het
communiceren van een bepaalde herkomst aan de consument, kan betoogd worden dat het
merk meerdere functies vervult. Onder andere Sidney Diamond en Karl-Heinz Fezer hebben een
uitgebreid onderzoek gedaan naar de historie van het merk, tot ver in de oudheid.7 De oudste
vormen van merkgebruik zouden zijn toegepast om eigendom van een goed aan te duiden,
bijvoorbeeld door het brandmerken van vee met een persoonlijk teken. In de Griekse en
Romeinse tijd was het vervolgens gebruikelijk om de naam van de maker op het handvat van
aardewerken potten te plaatsen, net zoals Chinezen dit deden op hun porselein.8 Na de
Middeleeuwen leefde het gebruik van merken in zodanige mate op, dat het mogelijk werd om
verschillende typen van merkgebruik te identificeren. Zo bestonden er persoonlijke merken,
zoals familiewapens en markeringen op huizen om aan te duiden dat er een bepaalde familie
woonde. Daarnaast bestonden ook de markeringen op goederen nog om eigendom aan te
duiden, dit waren veelal tekens die waren afgeleid van de persoonlijke tekens. In deze periode
werden tekens ook voor het eerst in de handel gebruikt; koopmannen brachten een
identificerend teken op hun marktwaar aan om aan te geven dat de goederen van hen afkomstig
waren.9 Aan het einde van de 15e eeuw werd het eveneens mogelijk om kleding van een
constante, superieure kwaliteit te herkennen aan het aangebrachte merk, hetgeen vergelijkbaar
7 Diamond 1975; Fezer 2003.8 Diamond 1975, p.267.9 Idem, p.273.
- 11 -
is met de hedendaagse collectieve merken.10 Met de komst van gilden die hun eigen tekens
gingen gebruiken, kwamen ook de eerste merkregisters in opkomst. Met deze registers werd
getracht om de eerste vormen van merkinbreuk tegen te gaan.11 Destijds werd bijvoorbeeld het
aanbrengen van een geaccepteerd merk op onzuiver goud of zilver met de dood bestraft.
Hiermee vervulden merken destijds een belangrijke garantiefunctie, inferieur werk werd op
deze manier eenvoudiger te herkennen door consumenten.12
Met deze historische benadering van het begrip 'merk' zijn al drie functies gegeven die het
vervult. Ten eerste werd het persoonlijke merk van de eigenaar van oudsher op zijn waren
aangebracht om aan te geven dat hij de rechtmatige eigenaar is. De meest geaccepteerde en later
als wezenlijk bestempelde functie van het merk is echter het garanderen van de herkomst van
waren en/of diensten als afkomstig van een bepaalde producent. 13 Daarnaast geeft een merk een
garantie voor een bepaalde kwaliteit af. Daarbij moet worden opgemerkt dat een merk niet
noodzakelijkerwijs een goede kwaliteit garandeert, maar eerder de consistentie van kwaliteit.14
Gielen en Wichers Hoeth formuleren het als de garantie "dat de consument telkens wanneer hij
met het gemerkte produkt wordt geconfronteerd, ervan uit kan gaan dat hij met min of meer
dezelfde kwaliteiten van het produkt zal worden geconfronteerd."15 Op basis van deze garantie
kan de consument een product afwijzen waarmee hij slechte ervaringen heeft gehad en kan hij
besluiten een product opnieuw te kopen als hij daar wel tevreden over is.
Met het merk als een indicator van wie de maker van het product is, is het mogelijk om het
product te beoordelen. Immers, aldus Edward Rogers, zonder de mogelijkheid om een producent
te identificeren kan er ook geen waardering voor goede kwaliteit worden uitgesproken, noch
kan de maker verantwoordelijkheid nemen voor slechte kwaliteit. Als er sprake zou zijn van
anonimiteit van de producent zou er slechts een competitie zijn een zo slecht mogelijk product
te maken, niet het beste; dit is namelijk goedkoper en dus lucratiever om te produceren. Zonder
een mogelijkheid om de maker van een product te identificeren is het onmogelijk om
vakmanschap te waarderen en dus de goede van de slechte producenten te onderscheiden.16 Het
10 Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.10; Schechter 1925, p.95-96.11 Diamond 1975, p.278.12 Idem.13 Aldus bv. het Hof van Justitie van de Europese Unie in HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ 2003,
265, (Arsenal/Reed); Henning-Bodewig en Kur 1988, p.5-6: "Die Unterscheidung – Identifizierung,
Individualiserung – von Produkten wird daher bei wirtschaftlicher Betrachtung zu Recht als die primäre und
wichtigste Funktion der marke bezeichnet."14 Diamond 1975, p.289.15 Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.10.16 Rogers 1949, p. 173.
- 12 -
aanbrengen van een merk heeft zodoende ook een bepaalde kwaliteitsfunctie, althans een
prikkel voor producenten om niet met producten van lage kwaliteit genoegen te nemen.
1.3 Communicatie- en advertentiefunctie
Het merk kan voor de producent eveneens als een ideaal middel fungeren om met de
(potentiële) consument te communiceren. Volgens Fezer concretiseert deze
communicatiefunctie de wezenlijke identificatiefunctie van het merk in de richting van de markt,
de concurrentie en de consument.17 Het merk zorgt ervoor dat de consument producten en
diensten naar hun herkomst en kwaliteit kan onderscheiden. Fezer stelt dat zowel deze
herkomst als de kwaliteit de goederen waar het teken op is aangebracht een bepaald beeld en
reputatie meegeeft: hij noemt dit de bekendheid van het merk.18 De herkomst- en
communicatiefunctie van het merk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; zodra een merk de
herkomst van een bepaald product identificeert, communiceert het met consumenten door hen
in staat te stellen alle product-gerelateerde informatie te associëren met het product waar het
merk op aangebracht is.19
De communicatie die het merk verzorgt is daarmee veel breder dan alleen het overbrengen van
de herkomst- en kwaliteitsaspecten van producten; zo is een merk in staat om een bepaald
imago te verkondigen, wat essentieel is in de communicatie tussen producent en consument.
Door een merk te ‘laden’ met boodschappen die een bepaalde lifestyle vertegenwoordigen, kan
het een reactie bij de consument oproepen waardoor hij zich wellicht beter met het merk kan
identificeren.20 Door te investeren in advertenties en zodoende een merk te voorzien van
dergelijke reclameboodschappen, het zogenaamde proces van ‘branding’, kiest een consument
een product niet meer louter vanwege een bepaalde kwaliteit of andere eigenschappen, maar
koopt hij ook de ‘trademark experience’ en ‘brand image’.21 Er ontstaat een associatief netwerk
rondom de producten, dat bestaat uit informatie die de consument bereikt en associaties die hij
aangeleverd krijgt als hij met het merk geconfronteerd wordt. Het merk is dus ook een
symbooldrager die associaties oproept. Met name verpakkingen, reclame en design van
producten zijn hiertoe van belang.22 Daarbij merkt Franzen-Holzhauer op dat het accent bij het
aanschaffen van waren of diensten steeds meer komt te liggen op het gebied van psychologie en
emotie, voornamelijk omdat de objectief meetbare verschillen tussen producten afnemen en de
17 Fezer 2003, p. 462.18 Idem. p.463.19 Strasser 2000, p.383.20 Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p. 39.21 Schroeder 2008, p.161.22 Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.4-5.
- 13 -
consument dus kiest voor andere, meer psychologische, eigenschappen van het product.23 Het
teken als zodanig kan dus worden gebruikt om de waren en/of diensten onder de aandacht van
het publiek te brengen, waardoor in voornoemde communicatiefunctie ook een
advertentiefunctie besloten ligt.
1.4 Goodwillfunctie
Frank Schechter was in 1927 de eerste die inzag dat het merk op zichzelf ook waarde zou
kunnen vertegenwoordigen en dat het niet meer slechts als een instrument ter bevordering van
de handel van een producent fungeert.24 Immers, door te investeren in een merk waardoor
consumenten dit met een bepaalde lifestyle associëren, wordt het merk zelf ook gewilder en
derhalve meer waard. Betoogd kan worden dat de investeerder door zijn inspanningen het
morele recht heeft om te mogen profiteren van deze opgebouwde goodwill.25 Men is deze
intrinsieke waarde van het merk door de tijd heen steeds belangrijker en interessanter gaan
vinden. Zo heeft bijvoorbeeld Robert G. Bone, een onderzoeker aan de Boston University School
of Law, in 2005 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de manier waarop dit goodwill-concept
in de context van het merkenrecht is ontstaan en wat daar de invloed van is op dit
merkenrecht.26 Volgens hem zijn er twee maatschappelijke ontwikkelingen van groot belang
geweest op de hedendaagse gedachten over het verband tussen goodwill en het merkenrecht; de
groei van nationale markten en de opkomst van nationale reclame.27 Deze ontwikkelingen
hebben ertoe geleid dat het merk zelf een waarde is gaan vertegenwoordigen en dat
merkhouders de goodwill van hun merk als eigendom hebben willen bestempelen.28 Dit is wat
vaker wordt omschreven als de grote verandering in het moderne merkenrecht, het gaat hierbij
om de verschuiving van de consument of producent als centraal object van merkbescherming
naar het merk zelf als beschermd object.29 Goodwill wordt een steeds belangrijker aspect van het
merk;30 op de spanningen die dit in het merkenrecht teweeg brengt zal later worden
teruggekomen.
23 Franzen en Holzhauer 1989, p.79.24 Schechter 1927, p.816-818.25 Bone 2006, p.44.26 Idem.27 Idem, p.34.28 Idem, p.24-26; McKenna 2007, p. 1840.29 Bv. Cohen 1935, p.814; McKenna 2007, p. 1843; Bone 2006, p.25.30 Bv. Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.118-123.
- 14 -
1.5 Overige functies
De functies die hierboven zijn beschreven worden over het algemeen gezien als de basisfuncties
van het merk, maar deze opsomming is echter allesbehalve limitatief. Zo schrijft Werkman dat
merken normaal gesproken een onderscheidingsfunctie, naamsfunctie, herkenningsfunctie,
herinneringsfunctie, herkomstfunctie, informatiefunctie, stimulatiefunctie en een
garantiefunctie vervullen.31 Hij benoemt dus een veel breder spectrum van functies, maar een
nauwe scheidslijn tussen deze functies is lastig te trekken. Betoogd kan bijvoorbeeld worden dat
de herkomst-, onderscheidings- en informatiefunctie allen hetzelfde doel hebben, namelijk het
identificeren van de producent van de goederen of de leverancier van diensten. In deze context
weet Fezer maar liefst zeventien merkfuncties te onderscheiden, al is het wederom de vraag
welke functies hiervan nu daadwerkelijk volledig te individualiseren zijn.32
1.6 De ratio van merkbescherming
Uit de voorgaande paragrafen wordt duidelijk dat het merk een groot aantal verschillende
functies vervult en dat het vaststellen van deze merkfuncties een subjectieve kwestie is. De
internationale gemeenschap heeft het uiteindelijk nodig geacht om de juridische status van het
merk te beschermen. Uit de wetgeving en jurisprudentie die uit deze overtuiging is
voortgevloeid, kan worden opgemaakt welke van de eerder beschreven functies nu
daadwerkelijk voor bescherming in aanmerking zijn gekomen. Van belang is echter eerst om te
analyseren waarom merkbescherming in het leven is geroepen en tot welke belangrijke
rechtsbronnen dit heeft geleid.
Uit een analyse van het merkenrecht in de Verenigde Staten in de 18e en 19e eeuw blijkt dat het
Amerikaanse merkenrecht destijds primair was gefocust op de bescherming van
marktdeelnemers en dat de bescherming voor consumenten die daaruit voortvloeide slechts als
bijzaak kon worden gezien. Net als andere vormen van mededingingsrecht, was het merkenrecht
ontworpen om oneerlijke handel te voorkomen. Om dit te bereiken is het essentieel dat
consumenten niet over de herkomst van producten verward worden. 33
Het doel dat het merkenrecht daarmee altijd heeft gediend, zowel in Europa als in de Verenigde
Staten, is het faciliteren van de mogelijkheid om verschillende producten en diensten te 31 Werkman 1974, p.4.32 Fezer 2001, p. 30-41: Hij benoemt de coderingsfunctie, garantiefunctie, herkomstfunctie,
herkomstgarantiefunctie, identificeringsfunctie, individualiseringsfunctie, informatiefunctie,
communicatiefunctie, monopoliseringsfunctie, naamsfunctie, kwaliteitsfunctie, soortfunctie,
onderscheidingsfunctie, consumentenbeschermingsfunctie, vertrouwensfunctie, verkoopfunctie en
reclamefunctie.33 McKenna 2007, p.1848 en p.1873.
- 15 -
onderscheiden, ter verbetering van de kwaliteit van informatie op de markt. Een bijkomend
voordeel is dat daarmee de onderzoeksinspanning voor consumenten afneemt. Over deze
tweeledige basisratio van het merkenrecht bestaat een hoog niveau van overeenstemming
tussen auteurs.34 Glynn Lunney verwoordt het bijvoorbeeld als volgt:35
Het voorkomen van verwarring omtrent de herkomst van producten is derhalve in het belang
van zowel de producent als de consument. De consument moet als gezegd in staat kunnen zijn
om zijn voorkeur voor een bepaald product uit te kunnen spreken, maar daar is ook de
producent bij gebaat. Door de mogelijkheid te hebben om producten met een zelfde teken te
verhandelen die niet dezelfde kwaliteit hebben als de producten van de merkhouder, is het voor
concurrenten eenvoudig om verwarring stichten bij het publiek, waardoor aanschaf van het
product ontmoedigd wordt. Door het merk van een producent te beschermen kan verwarring
voorkomen worden, wat ten goede komt aan eerlijke concurrentie.36
Naast het voorkomen van oneerlijke concurrentie en verwarring bij consumenten, zorgt een
geharmoniseerd merkenrecht voor een hoog niveau van markttransparantie. Doordat de
merkhouder de mogelijkheid krijgt om zijn waren of diensten te onderscheiden van andere
ondernemingen, wordt hij in staat gesteld om de eerder als ‘essentieel’ bestempelde
herkomstfunctie te vervullen. Consumenten zijn in staat om waren en diensten te identificeren
als afkomstig van een bepaalde onderneming en kunnen daarbij hun voorkeuren uitspreken,
waardoor markttransparantie bereikt wordt.37
Zoals gezegd zal duidelijkheid omtrent de herkomst van waren en diensten er tenslotte voor
zorgen dat de inspanning afneemt die de consument moet leveren om een product te herkennen.
Deze zoekkosten zullen echter nooit helemaal weg worden genomen omdat de consument eerst
herhaalde aankopen zal moeten doen om een voorkeur uit te kunnen spreken, waarmee de
nodige tijd gemoeid is. Daarnaast zal identificatie door middel van een merk niet altijd nodig zijn
omdat het voor kan komen dat de consument alle benodigde informatie al tot zich krijgt via het 34 Bv. McKenna 2007, p. 1844; Senftleben 2011, p.1; Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.32.35 Lunney 1999, p.417.36 McKenna 2007, p. 1848.37 Senftleben 2011, p.1; Fezer 2003, p. 462.
“Enerzijds ‘verdient’ de merkhouder de eigendom omdat hij sterk gemotiveerd is geweest om
de interesse van het publiek te wekken in de kracht van het merk om accuraat de bron van de
producten te bepalen waar het merk op is aangebracht. Door consumenten in staat te stellen
om informatie aan producten te koppelen, worden zij daarnaast geholpen in het uitspreken
van hun voorkeuren en vergroot het merk de efficiëntie op de markt.”
- 16 -
enkele inspecteren van de producten.38 Desalniettemin onderkennen zowel
rechtswetenschappers als economen de beperking van zoekkosten voor consumenten als één
van de ratio’s van het merkenrecht.39
Een laatste beschermingsgedachte kan worden verbonden aan de goodwillfunctie die Schechter
in de jaren ’20 aan het merk koppelde. Eén van de gedachten die Schechter destijds formuleerde,
is dat een merkhouder die omvangrijke investering in zijn merk heeft gedaan, daarvoor
bescherming dient te genieten.40 Hij formuleerde dit zo:41
Meerdere juristen die hier later hun mening over hebben gegeven, zoals Mattias Strasser, vinden
eveneens dat merken die dergelijke goodwillfunctie vervullen, bescherming verdienen. Ter
onderbouwing haalt Strasser een voorbeeld van een markt aan waarin nauwelijks geïnnoveerd
kan worden; de sigarettenindustrie.42 In deze verzadigde markt is het creëren van bepaalde
lifestyle en brand-image één van de weinige mogelijkheden om effectief te concurreren. De
creatie van dergelijke intrinsieke reputatie heeft aanzienlijke voordelen voor een merkhouder,
welke met name liggen in het trekken van de aandacht van de consument. Strasser acht
additionele bescherming van merken die goodwill bezitten dan ook wenselijk vanuit een
utilitaire gedachte; het spoort producenten aan om populaire producten te maken. Op deze
manier is ook de concurrentie in dergelijke markten gediend. Daarnaast bestaat er geen gevaar
dat een te brede bescherming wordt geboden, want een merk komt pas voor
goodwillbescherming in aanmerking als het de status van bekend merk heeft. Strasser ziet hierin
een hogere beschermingsdrempel dan in bijvoorbeeld het auteursrecht, waar elk werk
gelijkwaardig beschermd wordt, zonder beoordeling van de artistieke waarde ervan.43
Concluderend kan er voorzichtig worden gesproken van een tweedeling binnen de
beschermingsgedachten van het merkenrecht. Enerzijds worden consumenten en producenten
beschermd tegen verwarring omtrent de herkomst van producten, waar eerlijke concurrentie,
38 Strasser 2000, p.381.39 Landes en Posner 1988, p.270.40 Schechter 1927, p.164-166.41 Idem, p.171.42 Strasser 2000, p.389.43 Strasser 2000, p.410-412.
“The owner of a strong mark should receive the same protection from the courts for his
investment in advertising his trade-mark that he would undoubtedly be entitled to receive for
investment in plants and materials.”
- 17 -
markttransparantie en vermindering van onderzoeksinspanningen mee gepaard gaan.
Daarnaast bestaat sinds de jaren ’20 de overtuiging dat de intrinsieke waarde van een (bekend)
merk beschermd dient te worden. Deze beschermingsgedachte ziet juist op het beschermen van
het merk tegen verwatering van de intrinsieke waarde ervan. Zo worden merkhouders
geprikkeld om populaire producten te maken, waar uiteindelijk zowel consumenten als
producenten bij gebaat zijn.
1.7 Bronnen van het merkenrecht
Bovenstaande beschermingsgedachten zijn vervolgens in meerdere (internationale)
rechtsbronnen neergelegd. De belangrijkste hiervan zullen (kort) behandeld worden.
1.7.1 Het Unieverdrag van Parijs (UvP)
Dit verdrag uit 1883 is de hoeksteen van de internationale bescherming van intellectuele
eigendomsrechten. Het Internationaal Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële
eigendom, zoals het voluit heet, is in 2012 in totaal door maar liefst 174 landen ondertekend en
is daarom zeer belangrijk voor de uniforme, mondiale benadering van IE-rechten.44 De
voornaamste doelstelling van het verdrag is het bieden van grensoverschrijdende bescherming
voor intellectuele creaties; het regelt dan ook alle gebieden van industriële eigendom. Het werpt
voor de aangesloten verdragsstaten verschillende verplichtingen op om deze bescherming te
realiseren, vandaar dat dit een belangrijke rechtsbron is voor het Nederlandse merkenrecht. Zo
is ieder aangesloten land verplicht om een nationale dienst voor industriële eigendomsrechten
op te richten, welke dient als centrale bewaarplaats, als archief en als informatiebron.45
Daarnaast verplicht het verdrag iedere verdragsluitende staat om een gelijke hoeveelheid
bescherming te bieden aan eigen staatsburgers als aan inwoners van andere verdragsluitende
staten; dit is het zogenaamde assimimilatiebeginsel.46 Artikel 19 van het Unieverdrag geeft
Unielanden het recht om bijzondere overeenkomsten betreffende de bescherming van de
industriële eigendom aan te gaan. Dit heeft geleid tot het sluiten van een aantal specifieke
verdragen.47 Deze zijn echter minder belangrijk voor het Nederlandse merkenrecht en zullen
niet verder behandeld worden.
1.7.2 Het TRIPS-verdrag
44 Te vinden op de website van the World Intellectual Property Organization (WIPO),
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/.45 Artikel 12 Unieverdrag van Parijs.46 Als zodanig opgenomen in art. 2 van het UvP.47 Zoals de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken en het Protocol
van Madrid.
- 18 -
Van groot belang voor de bescherming van het merk is vervolgens 'The Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights', oftewel het TRIPs-verdrag. Dit verdrag is 1996
in werking getreden en is inmiddels geratificeerd in 157 landen.48 Het verdrag is onderdeel van
de World Trade Organization en ondertekening van het TRIPs-verdrag is een eis om lid te
kunnen worden van deze organisatie. Zo wordt er voor gezorgd dat alle landen die van de
handelsvoordelen van de WTO willen profiteren in hun nationale wetgeving een
minimumbescherming bieden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. In artikel 2
van het TRIPS-verdrag is verder bepaald dat ook het Unieverdrag van Parijs in acht moet
worden genomen om aan de vereisten voor toelating tot de WTO te voldoen, er bestaat dus een
wisselwerking tussen de twee verdragen. Het grote belang van het TRIPs-verdrag is dat het
bepalingen geeft over de handhaving van IE-rechten.49 Interessant is dat deel 2 van het TRIPs-
verdrag ook inhoudelijke instructies van het merkenrecht bevat. Zo geeft artikel 15 een definitie
van het begrip ‘merk’ ("elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten
van de ene onderneming van die van andere ondernemingen kunnen worden onderscheiden")
en bepaalt artikel 16(1) de minimale beschermingsomvang die de merkhouder geniet. Dit artikel
is zeer interessant voor de functionele benadering van merkbescherming; het artikel luidt
namelijk als volgt:
Uit de laatste volzin van dit artikel volgt kortom dat, als een derde het merk van een ander
gebruikt om identieke waren of diensten aan te prijzen, de merkhouder absolute
merkbescherming geniet. Op grond van deze tekst wordt geen onderscheid gemaakt tussen de
functies die het merk vervult; verwarring wordt verondersteld, dus is er hoe dan ook sprake van
inbreuk en de merkhouder kan hier tegen ingrijpen. Uit de tekst van het artikel blijkt dat het de
merkhouder tracht te beschermen tegen verwarring, en dat bescherming tegen verwatering
geen rol speelt.
48 Te vinden op de website van de WTO, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.49 Deel III en V van het TRIPs-verdrag.
"De merkgerechtigde heeft het uitsluitend recht alle derden die niet zijn toestemming
daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te
gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortelijk zijn aan die waarvoor
het handelsmerk is ingeschreven wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot
verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of
diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld."
- 19 -
Het tweede lid van artikel 16 TRIPs-verdrag verklaart artikel 6bis van het Unieverdrag van
Parijs, mutatis mutandis, van toepassing op diensten. Dit houdt in dat de beschermingsomvang
voor algemeen bekende merken wordt uitgebreid; de merkhouder kan gebruik van een teken
verbieden op waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is
ingeschreven, mits het gebruik van dat merk met betrekking tot die waren of diensten zou
duiden op een verband tussen die waren of diensten en de merkhouder én mits de belangen van
de merkhouder vermoedelijk door het gebruik worden geschaad.50
De geschillencommissie van het WTO die belast is met de bescherming van merken en
geografische aanduidingen voor agrarische producten en levensmiddelen heeft zich in 2005, bij
de beoordeling van een klacht van de Verenigde Staten, uitgelaten over de functies van het merk
in relatie tot het TRIPs-verdrag.51 Zij stelde dat:
De commissie bepaalt aldus dat de functie van het merkenrecht is gelegen in het onderscheiden
van waren en diensten van andere ondernemingen. De WTO beseft daarbij dat de bescherming
van het belang van de merkhouder om zich te kunnen onderscheiden van ander ondernemingen,
eveneens leidt tot bescherming van de economische waarde van het merk. Zonder zich hier
verder over uit te laten, stelt de WTO vast dat door de bescherming van de herkomstfunctie, er
ook automatisch rekening wordt gehouden met de eerder genoemde goodwill- en
kwaliteitsfunctie van het merk. Hieruit blijkt een zekere doorkruising van de eerder genoemde
beschermingsgedachten van het merkenrecht; verwatering wordt ook tegengegaan door middel
van bescherming van de herkomstfunctie van het merk. Uit de praktische toepassing van het
TRIPs-verdrag volgt aldus dat het effectief toch ook tegen verwatering van een merk zou kunnen
beschermen.
Een volgende bepaling uit het TRIPs-verdrag die van belang is, is artikel 16(3):
50 Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2008, p.81.51 WTO Panel 15 March 2005, WTO Document WT/DS174/R, overweging 7.664.
"[…] The function of trademarks can be understood by reference to Article 15.1 [TRIPS] as
distinguishing goods and services of undertakings in the course of trade. Every trademark owner
has a legitimate interest in preserving the distinctiveness, or capacity to distinguish,
of its trademark so that it can perform that function. This includes its interest in using its own
trademark in connection with the relevant goods and services of its own and authorized
undertakings. Taking account of that legitimate interest will also take account of the trademark
owner's interest in the economic value of its mark arising from the reputation that it enjoys and the
quality that it denotes. "
- 20 -
Om het artikel te begrijpen, is het belangrijk om het te in samenhang te lezen met het artikel
waar het naar verwijst; artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs:
Artikel 16(3) TRIPs biedt de mogelijkheid om additionele bescherming toe te kennen aan
bekende merken in het geval van ongelijke waren en/of diensten. Er bestaan echter
meningsverschillen omtrent de manier waarop het artikel met artikel 6bis UvP samenhangt.
Volgens sommige juristen is de strekking dat de bij het TRIPs-verdrag aangesloten staten
verplicht zijn om het gebruik van bekende merken te verbieden met betrekking tot niet-
soortgelijke waren of diensten als dit gebruik verwarringsgevaar creëert, onder de voorwaarden
dat dit gebruik een verband impliceert tussen de waren of diensten van de inbreukmaker en de
merkhouder en dat daarnaast de belangen van de merkhouder worden geschaad.52 Anderen
betogen juist dat het verwarringselement uit artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs niet
moet worden meegenomen in de vraag of er inbreuk wordt gemaakt op een bekend merk, omdat
het TRIPs-verdrag in een eigen test voorziet: de vraag of er een verband bestaat tussen de waren
en/of diensten en de merkhouder.53
52 52 Bv. Heald 1996, p.654; Handler 2007, p. 310.53 Ricketson 2000, p.142; Handler 2007, p.310.
“Artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor een handelsmerk is
ingeschreven, mits dat gebruik van dat handelsmerk met betrekking tot die waren of
diensten zou duiden op een verband tussen die waren of diensten en de houder van het
ingeschreven handelsmerk en mits de belangen van de houder van het ingeschreven
handelsmerk vermoedelijk door dat gebruik worden geschaad.”
“De landen der Unie verbinden zich om (…) het gebruik te verbieden van een fabrieks- of
handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen
wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van
inschrijving of van gebruik aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van
iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit Verdrag, en gebruikt voor
gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van
het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een
nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken.”
- 21 -
De uitleg van artikel 16(3) TRIPs is van belang omdat het de vraag beantwoordt of er voor
lidstaten een internationale verplichting bestaat om goodwill-bescherming van bekende merken
expliciet in de nationale wetgeving te implementeren. Volgens de eerste uitleg in de vorige
alinea zou het antwoord op deze vraag ontkennend zijn; een verwarringstoets sluit immers aan
bij de bescherming van de herkomstfunctie en deze toets is niet relevant bij de beoordeling of er
afbreuk is gedaan aan de intrinsieke waarde van een bekend merk.54 De tweede lezing stelt
echter dat de merkhouder wordt beschermd tegen een derde die impliceert dat er een
economische band tussen hen bestaat door het aanbieden van niet-soortgelijke waren en/of
diensten, waardoor er afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de merkhouder. Gezien het
feit dat het gaat om ongelijke waren en/of diensten, en er toch sprake is van afbreuk aan de
legitieme belangen, ligt het voor de hand dat hiermee op afbreuk aan de goodwillfunctie wordt
gedoeld en niet op afbreuk aan de herkomstfunctie.55 Daarom kan de bepaling uit artikel 16(3)
TRIPs ook worden gezien als de internationale erkenning van bescherming tegen verwatering
van bekende merken. Omdat specifieke ‘verwateringselementen’, zoals het doen van afbreuk aan
de reputatie van het merk, in het artikel niet voorkomen, is het echter geenszins uitgemaakt of
16(3) TRIPs daadwerkelijk ziet op de bescherming tegen verwatering, of dat het slechts ziet op
bescherming tegen verwarring.56
Deze verschillende manieren van interpreteren hebben geleid tot een ongelijke implementatie
van artikel 16 van het TRIPs-verdrag in verschillende lidstaten. Zo bieden bijvoorbeeld
Australië, Singapore en China slechts additionele bescherming aan bekende merken in het geval
van ongelijke waren en/of diensten indien er verwarringsgevaar aanwezig wordt geacht.57 Veel
andere lidstaten, waaronder de Benelux in artikel 2.20(1)(c) BVIE, achten een dergelijke
verwarringstoets onnodig en erkennen wel een directe bescherming van de intrinsieke waarde –
de goodwillfunctie– van een bekend merk. Dit is gebaseerd op artikel 5(2) van de
Merkenrichtlijn, waarin de EU heeft bepaald dat haar lidstaten extra bescherming aan bekende
merken kunnen bieden. De Europese Unie leest artikel 16(3) van het TRIPs-verdrag dus niet als
een verplichting om goodwill te beschermen en verwatering tegen te gaan, maar beschouwt het
als een facultatieve bepaling. Omdat het TRIPs-verdrag slechts minimumvereisten stelt waar
haar lidstaten aan moeten voldoen, is de EU vrij om het verdrag naar eigen goeddunken te
interpreteren. Overigens hebben alle lidstaten van de EU ervoor gekozen om deze facultatieve
54 54McCarthy 2004, p.727; Beebe 2006; Strasser 2000.55 55Richardson 2000, p.189; Gonsalves en Flynn 2006, p.180.56 Senftleben 2009, p.52.57 Handler 2007, p. 311.
- 22 -
bepaling in de eigen wetgeving te implementeren, waardoor bescherming van de goodwill-
functie in de EU derhalve mogelijk is.58
In de Verenigde Staten is artikel 16(3) TRIPs-verdrag geïmplementeerd in de Lanham Act.59 In
meerdere onderzoeken zijn deze bepalingen van het Amerikaanse recht vergeleken met de
Europese merkenrichtlijn, waarin over het algemeen wordt geconcludeerd dat de bepalingen in
beide rechtssystemen chaotisch, onduidelijk en lastig te begrijpen zijn.60 Vanwege het verschil in
definities in verschillende rechtsstelsels en de verschillende doelen die de implementatie van
16(3) TRIPs tot gevolg heeft gehad, omschrijft Senftleben de ‘verwateringsbepaling’ als een ware
toren van Babel.61
Concluderend: in het geval dat een derde een identiek, teken gebruikt ter onderscheiding van
waren of diensten die identiek zijn als de waren of diensten die de merkhouder aanbiedt, is
verwarring volgens artikel 16(1) van het TRIPs-verdrag gegeven.62 Daarnaast kan de
merkhouder zich tegen het gebruik van zijn merk verzetten als een derde dit - of een
overeenstemmend - teken gebruikt ter onderscheiding van identieke of soortgelijke waren of
diensten, mits de merkhouder hierbij gevaar voor verwarring aantoont.63 Bovendien genieten
bekende merken extra bescherming voor wat betreft verschillende waren of diensten; in dat
geval moet de merkhouder aantonen dat het merkgebruik duidt op een verband met de
merkhouder en dat zijn belangen daarbij geschaad worden, hetgeen ziet op een bescherming
van de herkomstfunctie van bekende merken.64 Het WTO-panel erkent een verband tussen de
herkomstfunctie van het merk en de economische waarde die het merk vertegenwoordigt. Het is
echter nog voor discussie vatbaar of het ingewikkelde artikel 16(3) TRIPs additionele
bescherming toekent aan de goodwillfunctie die bekende merken vervullen of dat de bepaling
moet worden gezien als een uitbreiding van de bescherming van de herkomstfunctie voor
bekende merken.
1.7.3 De Merkenrichtlijn
58 Senftleben 2011, p.6.59 Lanham Act §43(c)(1), 15 U.S.C. §1125(c)(1).60 Bv. McCarthy 2004, p.1164; Strasser 2006, p.375.61 Senftleben 2009, p.76.62 Tweede volzin van artikel 16(1) TRIPs-verdrag63 Eerste zin van artikel 16(1) TRIPs-verdrag64 Artikel 16(2) TRIPs-verdrag.
- 23 -
De Europese Unie en al haar lidstaten zijn partij bij het TRIPs-verdrag en zij hebben eenzelfde
gedachte vervat in een eigen, in 2008 herziene, Richtlijn (hierna: de Merkenrichtlijn).65 Artikel
5(1) van de Richtlijn verplicht de lidstaten om een bepaling in de nationale wetgeving op te
nemen waarin is bepaald dat:
Uit overweging 11 bij de Merkenrichtlijn blijkt vervolgens dat in dit geval:
De Richtlijn vertoont hier een sterke gelijkenis met het TRIPs-verdrag in het geval van identiek
merkgebruik voor identieke waren of diensten (ook wel aangeduid als gevallen van ‘double
identity’). Waar het TRIPs-verdrag verwarringsgevaar verondersteld acht, kent de Richtlijn zelfs
absolute bescherming aan de merkhouder toe in deze gevallen. Wat daarnaast opvalt is dat de
Richtlijn de herkomstfunctie van het merk enerzijds als voornaamste functie noemt, maar de
Richtlijn vervolgens nalaat om nadere functies te noemen. Daarmee wordt er geen onderscheid
gemaakt tussen de (niet genoemde) verschillende merkfuncties door absolute bescherming aan
de merkhouder te bieden in alle gevallen geval van ‘double identity’. Gielen betoogt overigens
dat dankzij de standpunten van de Benelux de zinsnede 'met name' in deze bepaling is
opgenomen, omdat (zie hiervoor66) Nederlandse auteurs al voor het ontwerp van deze richtlijn
betoogden dat het merk meerdere functies vervult, zoals bijvoorbeeld de communicatiefunctie.67
Daarom is in de bepaling de herkomstfunctie als voornaamste functie gegeven, en niet als enige
functie.
65 Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing
van het merkenrecht der lidstaten, PbEU 8 november 2008, L 299/25.66 Bv. Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.4-5.67 Gielen 2011, p.23-24.
"Het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft om het gebruik van een
teken door een derde te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt
voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is."
"De verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van
herkomst te waarborgen, absoluut moet zijn wanneer het merk gelijk is aan het teken en de
waren of diensten dezelfde zijn."
- 24 -
In artikel 5(1)(b) verplicht de Richtlijn de lidstaten verder dat zij de merkhouders moeten
beschermen tegen een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het
merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor
verwarring kan ontstaan bij het publiek, inhoudende gevaar van associatie met het merk.
Vervolgens geeft de Merkenrichtlijn de lidstaten de mogelijkheid om in hun nationale wetgeving
de houder van een bekend merk aanvullende bescherming te bieden in artikel art. 5(2) van de
Richtlijn. Elke EU-lidstaat heeft als gezegd van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en de
bepaling geïmplementeerd.68 Nieuw is overigens de bepaling van artikel 5(5), waarin lidstaten
de mogelijkheid wordt geboden om extra bescherming te verlenen tegen het gebruik van een
teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, als daarmee ongerechtvaardigd
voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de
reputatie van het merk. Alleen de Benelux heeft dit artikel in de wetgeving geïmplementeerd.
1.7.4 Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
De eisen die de Merkenrichtlijn aan merkbescherming stelt, hebben in de Benelux uiteindelijk
geleid tot het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Dit is een verdrag
tussen Nederland, België en Luxemburg en codificeert de Europese Merkenrichtlijn in nationale
wetgeving. De inbreukcriteria zijn overgenomen in artikel 2.20 BVIE, waarbij de wetgever heeft
gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheid om de houder van een bekend merk
additionele bescherming toe te kennen in de vorm van art. 2.20(1)(c) BVIE. De
beschermingsomvang van artikel 2.20 omvat zodoende bescherming tegen:
(a) Gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten; hierbij wordt
overigens niet vermeld of verwarringsgevaar al dan niet wordt aangenomen. Over het algemeen,
met name omdat het BVIE op de Merkenrichtlijn is gebaseerd, wordt echter aangenomen dat
ook dit artikel strekt tot absolute bescherming.69
(b) Gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het
economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of soortgelijke waren, indien daardoor
verwarring kan ontstaan;
(c) Gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het
economisch verkeer gebruikt wordt voor waren, die niet-soortgelijk zijn aan die waarvoor het
merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door dat gebruik,
68 McCarthy 2004, p.1163.69 Vgl. bv. Klos 2007, p. 173.
- 25 -
zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan
aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
(d) Gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door
dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk
kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
1.8 Het inbreukartikel 2.20 BVIE en de functies van het merk
Het BVIE is direct toepasbaar in de Nederlandse rechtsorde en is daarom de rechtsbron die op
nationaal niveau het belangrijkst is. De inbreukartikelen, zoals deze bovenstaand zijn
weergegeven, dienen verschillende doelen.
1.8.1 Artikel 2.20(1)(a) en (b) BVIE
Op grond van artikel 16 van het TRIPs-verdrag en artikel 5(1)(a) van de Merkenrichtlijn, biedt
het BVIE in artikel 2.20(1)(a) zoals gezegd absolute bescherming tegen gevallen van ‘double
identity’. Verwarring wordt geacht aanwezig te zijn, waar het aantonen van deze verwarring bij
het relevante publiek juist de sleutel is van inbreuk onder sub b. In deze context legt het
Europese Hof van Justitie het verband met de essentiële herkomstfunctie door te stellen dat: 70
Deze motivatie is gestoeld op overweging 11 van de Merkenrichtlijn, waarin uiteen is gezet dat
de functie van het merk met name is dat het merk de aanduiding van herkomst waarborgt. Met
betrekking tot het voorkomen van verwarring kan dus worden geconcludeerd dat daarmee de
herkomstfunctie van het merk tracht te worden beschermd. Daarbij is het overigens voldoende
dat het publiek in staat is om de waren en/of diensten van de ene onderneming van die van
anderen te onderscheiden, niet vereist is dat het publiek de exacte herkomst ervan kan
bepalen.71
Om de essentiële herkomstfunctie zo goed mogelijk te beschermen, beschermt artikel 2.20(1)(b)
BVIE de merkhouder tegen verschillende vormen van verwarring. De eerste vorm wordt ook wel
70 HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ 2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed), overweging 42, 48 en 51.71 Pfeffer en Salomonson 1938, nr.59.
“de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument of de
eindgebruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de
identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar
voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.”
- 26 -
‘direct verwarringsgevaar’ genoemd en gaat op in het geval dat het publiek de betrokken waren
en/of diensten waarop het teken is aangebracht, beschouwt als afkomstig van de merkhouder
terwijl dit niet het geval is.72 Daarnaast beschermt artikel 2.20(1)(b) ook tegen ‘indirect
verwarringsgevaar’, waarvan sprake is als het publiek de producten van verschillende
producenten wel van elkaar kan onderscheiden, maar hij er door de mate van overeenstemming
tussen merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten, kan menen
dat de producten of diensten afkomstig zijn van op een of andere manier economisch verbonden
ondernemingen.73 Tenslotte beschermt het artikel ook tegen ‘post sale-confusion’, waarbij de
herkomstaanduiding die bij aankoop als niet afkomstig van de merkhouder na aankoop
verdwijnt en er derhalve alsnog onduidelijkheid ontstaat over de commerciële oorsprong.74
Concluderend kan worden gesteld dat de 2.20(1)(a) en (b) een verschillende
beschermingsgedachte hebben. De Richtlijn geeft in de gevallen van ‘double identity’ absolute
bescherming om met name ‘het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen’.75 Zoals het
WTO echter eveneens al heeft vastgesteld76, leidt deze absolute bescherming ertoe dat ook
bijvoorbeeld de kwaliteitsfunctie en de economische waarde van het merk beschermd worden.
Daarom biedt artikel 5(1)(a), als uit een reflex, effectief bescherming aan een breder spectrum
van functies dan alleen aan de herkomstfunctie van het merk. Immers, de merkhouder komt in
aanmerking voor bescherming als er sprake zou zijn van afbreuk aan de essentiële
herkomstfunctie, maar het is inherent aan een absolute bescherming dat dit ook leidt tot
bescherming in het geval van afbreuk aan bijvoorbeeld advertentie- kwaliteits- of
goodwillfunctie in het geval van ‘double identity’.77 Als er sprake is van identieke tekens en
identieke producten, komt de merkhouder voor bescherming in aanmerking; of er nu afbreuk
wordt gedaan aan de herkomstfunctie of niet.
Wat betreft artikel 2.20(1)(b) is dit echter anders; omdat er verschillen bestaan tussen de
gebruikte tekens en/of producten, moet er wel verwarring worden aangetoond. Pas als er aan
deze ‘verwarringstoets’ is voldaan, is het duidelijk dat het merk niet in staat is de herkomst van
het merk te communiceren en wordt inbreuk aangenomen; dit artikel ziet dus specifiek op de
bescherming van de herkomstfunctie van het merk.
72 Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.316.73 Bv. HvJ EG 11 november 1997, nr. C-251/95, NJ 1998, 9, m.nt. DWFV (Puma/Sabel).74 HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed).75 Overweging 11.76 WTO Panel, 15 March 2005, WTO Document WT/DS174/R, overweging 7.664.77 Cohen Jehoram 2012, p.183.
- 27 -
1.8.2 Artikel 2.20(1)(c) BVIE
Het kernwoord van dit artikel is het woord ‘bekend’. Als een merk aan deze drempel voldoet,
verdient het additionele bescherming met betrekking tot de reputatie en het onderscheidend
vermogen ervan. De wetgever heeft dit artikel in het leven geroepen om te trachten verwatering
van de status van bekende merken tegen te gaan.78 Daarnaast blijkt uit het artikel en de
literatuur verder dat de wetgever extra bescherming heeft willen bieden tegen afbreuk van de
reputatie van het bekende merk en het trekken van oneerlijk voordeel daaruit.79 Deze termen
zien allen op de intrinsieke waarde die het bekende merk vertegenwoordigt. De eerder
aangehaalde Schechter kan worden gezien als de bedenker van de term verwatering met
betrekking tot een bekend merk; hij verwoordde het als het “geleidelijk aan kleiner worden of
het verdwijnen van de identiteit en de invloed bij het publiek van bepaalde merken.”80 De term
verwatering (‘dilution’) is inmiddels opgenomen in de Amerikaanse wetgeving81 en ook het Hof
van Justitie nam het begrip uiteindelijk over. Het HvJ stelt dat er sprake is van verwatering van
een bekend merk:82
De ratio voor deze bescherming ligt voor een groot deel gevangen in het woord ‘reputatie’ in de
bepaling van artikel 2.20(1)(c).83 Naast een omschrijving van het merkenrecht als instrument
om juiste informatie aan consumenten te verschaffen om verwarring te voorkomen, wordt het
daarnaast wel eens gedefinieerd als een instrument ter bescherming van de goodwill van het
merk van de producent.84 Cohen Jehoram en Quaedvlieg noemen “sub c-inbreuk” en goodwill-
78 Vgl. bv McCarthy 2004, p.1164; Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.40; Gangjee en Burrell
2009, p.1; Senftleben 2011, p.6; HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen
(L’Oréal/Bellure).79 Bv. Verhoestraete en Hoorneman 2010, p.56.80 Schechter 1927, p.813.81 Artikel 43(c)(1) Lanham Act82 HvJEG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009, 43 m.nt. Gielen (L’Oréal/Bellure).83 Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.41.84 Bone 2006, p.3.
“Zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is
ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren, doordat door het gebruik van het teken
dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk
afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat zal het geval zijn wanneer het merk,
dat onmiddellijk een associatie opriep met de waren of diensten waarvoor het is
ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen.”
- 28 -
inbreuk zelfs in één adem.85 Ook de geschillencommissie van de Wereldhandelsorganisatie zag in
2005 al het verband tussen de onderscheidende functie die het merk geniet en de reputatie
ervan, zoals eerder uiteengezet. Door investeringen in advertenties genereert het merk goodwill
en bekendheid en de wetgever heeft deze inspanningen middels artikel 2.20(1)(c) willen
beschermen.
Op de ratio van goodwill-bescherming bestaat de nodige kritiek. Immers, waarom zou de
(egoïstische) inspanning van de merkhouder om een merkimago te creëren bescherming
verdienen?86 Dit staat in schril contrast met de bescherming van bijvoorbeeld het auteurs- en
octrooirecht; de merkhouder kan niet claimen dat hij een prestatie heeft geleverd van een
vergelijkbaar maatschappelijk belang. Dit is helemaal lastig te verdedigen omdat zijn merk niet
na een bepaalde tijdsspanne vrij beschikbaar wordt.87 Aan de andere kant, zoals de eerder
aangehaalde Strasser bijvoorbeeld stelt, zijn bekende merken veel beter is staat om de aandacht
van consumenten te vangen dan onbekende merken.88
Een gevolg van de bescherming van goodwill, is dat het merk weer een eigendomsfunctie gaat
vervullen, net als in de begindagen van het merk.89 Een verschil is echter dat niet het merk, maar
de goodwill aangemerkt wordt als eigendom en voor bescherming in aanmerking komt.90 De
gevolgen hiervan zullen later aan de orde komen, concluderend is in elk geval evident dat artikel
2.20(1)(c) in het leven geroepen is om de goodwillfunctie van het merk te beschermen.
1.8.3 Artikel 2.20(1)(d) & Conclusie
De inhoud van de bepaling (d) van dit artikel is grotendeels gelijk aan die van (c). Ook in dit
artikel wordt een bescherming aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk
geboden. Het verschil is echter dat bekendheid van het merk geen eis is en dat het moet gaan om
gebruik van het merk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Deze bepaling is met
name van belang voor met het merk gelijke of overeenstemmende handelsnamen en
domeinnamen. Omdat deze gevallen niet vaak voorkomen en de Benelux het enige gebied in de
EU is dat deze bepaling heeft opgenomen, zal er niet lang bij worden stilgestaan. 91 Slechts een
aantal eisen om inbreuk aan te nemen verschillen met die van artikel 2.20(1)(c), daarom kan er
worden gesproken van een vergelijkbare ratio. De bepaling strekt tot het beschermen van de
85 Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.118; Quaedvlieg 2009, p.799; McKenna 2007, p.1846.86 Senftleben 2011, p.4-5; McKenna 2007, p. 1846.87 Senftleben 2011, p.5.88 Strasser 2000.89 Diamond 1975, p.266.90 Bone 2006, p.24.91 Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.354.
- 29 -
reputatie van merken en ziet derhalve eveneens op bescherming van de goodwillfunctie van het
merk.92
Concluderend is het lastig om te spreken van een eerder geopperde tweedeling van
beschermingsgedachten in het merkenrecht. Artikelen 2.20(1)(a) en (b) hebben voornamelijk
het doel om de herkomstfunctie van het merk te beschermen en zodoende verwarring tegen te
gaan, maar door de absolute bescherming van (a), vallen als vanzelf meerdere merkfuncties
onder de beschermingsomvang van dit artikel. Ook het WTO-panel bevestigde al dat de
economische waarde van het merk eveneens is gebaat bij de bescherming van de
onderscheidingsfunctie ervan. Daarom is er geen duidelijke scheidslijn te trekken tussen de
beschermingsgedachten van het merkenrecht; bescherming tegen verwarring en verwatering
als zodanig is niet zomaar te maken. Wel biedt artikel 2.20(1)(c) extra bescherming aan
merkhouders met een bekend merk om hem in staat te stellen de goodwill van het merk te
beschermen.93 Goodwill-bescherming is eveneens het doel van (het op Europees niveau niet
geharmoniseerde) artikel 2.20(1)(d). Duidelijk is dus wel dat de laatste twee artikelleden slechts
zien op het tegengaan van verwatering, en niet het doel hebben om de merkhouder en
consument tegen verwarring te beschermen. Een echt onderscheid tussen verwarrings- en
verwateringsartikelen wordt echter doorkruist door de absolute bescherming die artikel 5(1)(a)
Merkenrichtlijn biedt in het geval van ‘double identity’.
92 Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.119.93 In de literatuur wordt daarom ook wel gesproken van de bescherming van twee 'hoofdcategorieën’;
enerzijds bescherming de herkomstfunctie en de reclame- of goodwillfunctie, vgl: Quaedvlieg 2009, p. 799;
Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2008, p.39-44.
- 30 -
Hoofdstuk 2: Het Europese Hof van Justitie en de Functieleer
De in het vorige hoofdstuk uitgelichte internationaal geharmoniseerde rechtsbronnen worden
door verschillende instanties gehandhaafd en uitgelegd. Zo zijn de Nederlandse, Belgische en
Luxemburgse rechterlijke instanties bevoegd om het BVIE op individuele merkenzaken toe te
passen, waarbij zij prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie (hierna ook HvJ of Hof)
kunnen stellen met betrekking tot de uitleg van bepaalde bepalingen in de Merkenrichtlijn. Van
deze mogelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt, waardoor de Europese rechter een grote rol
speelt in de ontwikkeling van het merkenrecht in Europa. Met betrekking tot de functies die het
merk vervult en welke daarvan beschermd dienen te worden heeft het Hof een aantal
belangrijke uitspraken gedaan, ondanks het feit dat er in de Merkenrichtlijn nauwelijks over de
merkfuncties wordt gesproken.94
1.9 Het ontstaan van de functieleer
Reeds in de jaren ’70 liet het Europese Hof van Justitie zich voor het eerst uit over de functies
van het merk. In de zaak Terranova/Terrapin uit 1976 bepaalde het Hof dat de wezenlijke
functie van het merk ligt in het bieden van een waarborg aan consumenten voor de identiteit van
de oorsprong der waren, in overeenstemming met de elfde overweging bij de Merkenrichtlijn.95
In 1978 nuanceerde het Hof deze uitspraak door te stellen dat één van de hoofdfuncties van het
merk is gelegen in het waarborgen van de identiteit van het product.96 Zodoende werd de
mogelijkheid opengehouden dat het merk eventueel meerdere beschermde functies zou kunnen
vervullen.
In de zaak Pfizer/Eurim-Pharm (1981)97 besloot het Hof vervolgens dat:
94 Namelijk alleen in overweging 11, waar wordt gesteld dat ‘de functie met name is het merk als aanduiding
van herkomst te waarborgen’.95 HvjEG 22 juni 1976, NJ 1977, 159 m.nt. LWH (Terrapin/Terranova).96 HvJEG 23 mei 1978, C 102/88 m.nt. LWH (Hoffman-La Roche/Centrafarm).97 HvJEG 3 december 1981, IEPT19811203 (Pfizer/Eurim-Pharm).
“het merkrecht met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend recht
te verschaffen het merk te gebruiken om een produkt voor het eerst in het verkeer te brengen,
en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk
misbruik zouden willen maken door van het merk valselijk voorziene produkten te verkopen.”
- 31 -
Bij de vraag of dit inhoudt dat de merkhouder kan optreden tegen een derde die na ompakking
het merk wederom gebruikt, oordeelde het Hof dat:
Sinds bovengenoemde uitspraken wordt de herkomstfunctie niet slechts als voornaamste, maar
als wezenlijke functie van het merk beschouwd. Daarnaast wordt de reputatie van het merk als
te beschermen goed beschouwd. In deze aanpak is het in het vorige hoofdstuk beschreven
onderscheid tussen bescherming tegen verwarring en verwatering te herkennen, al is gebleken
dat dit onderscheid niet als zodanig terug is te vinden in artikel 2.20 BVIE.
Tot zover dus weinig bijzonders. Vanaf 2002 werd echter plotseling de aanzet gegeven tot de
ontwikkeling van een bijzondere theorie omtrent de te beschermen functies van het merk, de
zogenaamde functieleer.98 Dit gebeurde in een zaak van Hölterhoff tegen Freiesleben99, waarin het
volgende gebeurde. Het ging om een geschil van twee partijen die in edelstenen handelden.
Freiesleben had eerder twee bijzondere slijpvormen bedacht en als merk ingeschreven (Spirit
Sun en Context Cut) en Hölterhoff gebruikte deze ingeschreven woordmerken vervolgens om in
een handelstransactie met een derde aan te geven welk type edelstenen hij precies verkocht.
Freiesleben vond echter dat er hierdoor sprake was van inbreuk op haar merkrechten en spande
een zaak aan. In dit geval is er sprake van (refererend) gebruik van een teken dat identiek is aan
het ingeschreven merk, dat wordt gebruikt ter onderscheiding van dezelfde waren. Dat vindt het
Hof ook in overweging 14 en gezien de absolute bescherming die de Merkenrichtlijn in deze
gevallen biedt, zou het voor de hand liggen dat Hölterhoff merkinbreuk maakt op grond van
artikel 2.20(1)(a) BVIE. Het Hof stelde zichzelf echter nog de vraag “of een gebruik van het merk
als in het hoofdgeding een van de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde vormen van gebruik
is waardoor inbreuk wordt gemaakt op het uitsluitend recht van de merkhouder” en
beantwoordde deze additionele vraag als volgt:
98 Aldus bv. Cohen Jehoram 2012, p.177; Senftleben 2011, p.18.99 HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002,29 m.nt. Gielen (Hölterhoff/Freiesleben).
“te rade dient te worden gegaan bij de wezenlijke functie van het merk, welke hierin is
gelegen dat aan de consument [...] de identiteit van oorsprong van het gemerkte produkt
wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het produkt ondubbelzinnig van produkten van
andere herkomst kan onderscheiden.”
- 32 -
De noodzaak tot het stellen van deze vraag volgt niet uit de Richtlijn, maar volgens A-G Jacobs
moet artikel 5(1)(a) van de Merkenrichtlijn zo worden geïnterpreteerd dat slechts sprake is van
merkgebruik indien het merk wordt gebruikt als herkomstteken en dat er in andere situaties
dus geen inbreuk wordt gemaakt op het uitsluitend recht van de merkhouder.100 De
consequentie van dit arrest is dat er een eerste aanzet tot afbreuk aan de absolute bescherming
van artikel 5(1)(a) is te constateren; bepaalde vormen van puur beschrijvend gebruik van het
merk van een ander zullen niet tot merkinbreuk leiden.101
Het Hof leest aldus tussen de regels van artikel 5(1)(a) van de Merkenrichtlijn dat het artikel
kennelijk slechts bepaalde belangen van de merkhouder beoogt te beschermen. Deze lijn wordt
in de jurisprudentie voortgezet in de zaak Arsenal/Reed,102 waar het Hof in overweging 51
oordeelt dat:
100 De Haan, Huizer en Span 2003, p.818.101 Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.284.102 HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed).
“Dienaangaande volstaat de vaststelling, dat geen van de belangen die artikel 5, lid 1, beoogt te
beschermen, door het gebruik van een merk wordt geraakt in een situatie als beschreven door de
verwijzende rechter. Deze belangen worden immers niet aangetast in een situatie waarin:
- de derde naar het merk verwijst in het kader van een handelstransactie met een potentiële
klant die in het juweliersvak zit;
- de verwijzing wordt gedaan voor louter beschrijvende doeleinden, te weten om de potentiële
klant, die de kenmerken van de onder het betrokken merk verkochte waren kent, in te lichten
over de kenmerken van de te koop aangeboden waar;
- de verwijzing naar het merk door de potentiële klant niet kan worden opgevat als een
aanduiding van de herkomst van de waar.”
“Uit het voorgaande volgt dat het in art. 5 lid 1 sub a van de richtlijn bedoelde exclusieve recht is
verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder
te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan
vervullen. De uitoefening van dit recht moet dus beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik
van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name
aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te
garanderen.”
- 33 -
Uit eerdere uitspraken van het HvJ bleek al dat de herkomstfunctie van het merk bestempeld
werd als de ‘essentiële functie van het merk’, maar in dit arrest geeft het Hof door de zinsnede
‘met name’ aan dat er hiernaast zeker meerdere functies bestaan. In overweging 54 herhaalt het
Hof tenslotte het standpunt dat de merkhouder het gebruik van een teken dat gelijk is aan het
merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet kan verbieden indien
zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Een toevoeging is dat er, wat
betreft deze belangen, gelet moet worden op de functies van het merk.
Deze motivatie, die volgens Klos ‘out of the blue’ is ontstaan,103 is bevestigd in latere rechtspraak;
de merkhouder kan zich slechts verzetten tegen merkgebruik als het gebruik van het teken door
een derde afbreuk doet aan de functies van het merk.104 Dit leidt er toe dat de ‘absolute’
bescherming van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn niet kan worden ingeroepen als het publiek niet
denkt dat de waren van een producent of van een met de producent verbonden onderneming
afkomstig zijn. Volgens Klos leidt dit ertoe dat in gevallen van gebruik van een identiek teken
voor identieke waren toch het vaststellen van verwarring is vereist, waarmee het onderscheid
tussen artikel 5(1)(a) en (b) van de richtlijn vervaagt.105 Dit is de ontwikkeling die in het
merkenrecht wordt omschreven als de ontwikkeling van de ‘functieleer’ of de 'rule of reason'106
van het merkenrecht; slechts wanneer er sprake is van afbreuk aan de functies van het merk kan
de merkhouder tegen gevallen van ‘double identity’ optreden.
1.10 Het arrest L’Oréal/Bellure
In de bovenstaande rechtspraak wordt de aanzet tot het creëren van een additionele,
buitenwettelijke eis gegeven om bescherming van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn in te roepen.
Zo kan de merkhouder geen beroep op bescherming doen als gebruik van het teken geen
afbreuk doet aan de herkomstfunctie of aan de andere functies van het merk. Het belangrijkste
arrest inzake de ontwikkeling van de merkenrechtelijke functieleer is echter in 2009 gewezen,
waarin meer duidelijk is geworden over de overige functies die het merk vervult.107
De casus was hier als volgt: Bellure is producent van parfums die vergelijkbaar zijn met de
parfums van L’Oréal, maar daar kwalitatief voor onder doen. Door middel van
vergelijkingslijsten toonde Bellure de prijzen van de inferieure namaakparfums naast de prijzen
van de ‘originele’ geuren van L’Oréal. L’Oréal was hier niet van gediend en spande een procedure
103 Bv. Klos 2007, p. 174.104 Bv. HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569 m.nt. Speyart (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser);
HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. Gielen (Adam Opel/Autec).105 Bv. Klos 2007, p. 175.106 Noot Speyart bij HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser).107 HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (L’Oréal/Bellure).
- 34 -
aan die uiteindelijk tot het Hof van Justitie reikte. De rechtsvraag die voor inbreuk onder artikel
5(1)(a) van de richtlijn van belang is, is of dit refererende gebruik in de vorm van vergelijkende
reclame merkinbreuk oplevert.
In de lijn van de eerder genoemde arresten neemt het Hof bij de beantwoording van deze vraag
de specifieke belangen van de merkhouder in acht; het merk moet zijn wezenlijke functies
kunnen vervullen en merkbescherming kan alleen worden ingeroepen in de gevallen dat het
gebruik van het teken afbreuk doet aan de functies van het merk. Met betrekking tot deze
functies overweegt het Hof in overweging 58 als volgt:
Naast de herkomstfunctie, moet het merk dus eveneens in staat zijn om haar kwaliteitsfunctie te
vervullen, evenals de communicatie- investerings- en reclamefunctie. Hieruit blijkt dat niet
alleen verwarringsgevaar (= afbreuk aan de herkomstfunctie) kan leiden tot merkinbreuk onder
artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn, hetgeen uit eerdere rechtspraak wellicht leek voort te vloeien.108
De bescherming van de merkhouder die zich beroept op het gebruik van een identiek teken door
een derde, voor identieke waren of diensten wordt zodoende weer uitgebreid. De absolute
bescherming, zoals geformuleerd in de elfde overweging bij de richtlijn en artikel 16 van het
TRIPs-verdrag, is door de functieleer echter verworden tot een voorwaardelijke bescherming.109
Het gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden is van de werkingssfeer van art.
5(1) uitgesloten, omdat dat gebruik geen van de belangen aantast die deze bepaling beoogt te
beschermen.110 Overigens oordeelt het HvJ in deze zaak dat het teken niet voor zuiver
beschrijvende doeleinden, maar voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Het Hof laat het
vervolgens aan de verwijzende rechter over om te bepalen of er daadwerkelijk afbreuk aan één
van de functies van het merk wordt gedaan en er dus sprake is van merkinbreuk onder artikel
5(1)(a) Merkenrichtlijn.111
108 Arnold 2012, p.60.109 Gangjee en Burrell 2009, p.5.110 HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (L’Oréal/Bellure) overweging 61.111 Idem, overweging 62 en 63.
“Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de
herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals
met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of
de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.”
- 35 -
1.11 De door de functieleer beschermde merkfuncties
In het vorige hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de verschillende signalen die het merk
uitzendt en bij de keuze die de wetgever heeft gemaakt omtrent de functies die daadwerkelijk
voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Nu Het Hof van Justitie zich ook, zij
het beperkt, over de beschermde merkfuncties heeft uitgelaten, is het mogelijk om per
beschermde functie te bepalen of de bedoeling van de wetgever is te herkennen in de Europese
rechtspraak.
2.3.1 De Herkomstfunctie
Over deze functie is al veel gezegd; zowel de wetgever,112 literatuur113 als de Europese rechter
beschouwt deze functie als essentieel.114 In verschillende uitspraken heeft het Hof deze functie
willen verduidelijken, bijvoorbeeld in de zaak van Canon tegen Cannon:115
Uiteindelijk leiden alle verschillende definities tot één zelfde conclusie: de consument moet in
staat zijn om de waren en/of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van
andere ondernemingen.116 Als een derde dit belet door hetzelfde teken te gebruiken voor
identieke waren of diensten, doet hij afbreuk aan de herkomstfunctie en maakt hij onbetwist
inbreuk op het merkenrecht op grond van art. 2.20(1)(a) BVIE.
112 Bv. Overweging 11 bij de Merkenrichtlijn; WTO Panel, 15 March 2005, WTO Document WT/DS174/R,
overweging 7.664.113 Bv. McKenna 2007, p.1844; Senftleben 2011, p.1; Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.32.114 Bv. HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed).115 HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393, m.nt DWFV (Canon/Cannon).116 Bv. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.37
"De wezenlijke functie [is] daarin gelegen, dat aan de consument […] de identiteit van de
oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van
waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden; om zijn rol van essentieel
onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging te kunnen vervullen, […] dat alle van
het merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en
dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan."
- 36 -
2.3.2 De Kwaliteitsfunctie
Ook de door het HvJ genoemde kwaliteitsfunctie is in de literatuur al eerder genoemd.117 Deze
functie wordt ook wel geformuleerd als een garantiefunctie; de consument kan er op basis van
het aangebrachte merk op vertrouwen dat de waren en diensten de voor hem bekende
eigenschappen en hoedanigheden blijven hebben. Dit betekent echter niet dat de consument
zich tot de merkhouder kan wenden als deze eigenschappen niet gegarandeerd zijn.118 Het
veranderen van de eigenschappen en kwaliteit van een product is immers belangrijk in een
consumptiemaatschappij en dient eveneens als marketinginstrument van de merkhouder. Het
risico bestaat voor de merkhouder met name uit het verliezen van consumenten als zij de eerder
geboden kwaliteit niet kunnen waarborgen.119 De kwaliteitsfunctie wordt overigens vaak in
combinatie genoemd met de herkomstfunctie van het merk;120 als een consument op basis van
de ervaren kwaliteit van het product besluit om het nogmaals te kopen, moet hij wel in staat zijn
om de beschikbare producten van elkaar te onderscheiden. In het citaat uit de zaak
Canon/Cannon dat in de vorige paragraaf is aangehaald, is de kwaliteitsfunctie min of meer al te
vinden, jaren voordat het HvJ de kwaliteitsfunctie in L’Oréal/Bellure als zodanig formuleerde.121
Ook hier wordt de (voorloper van de) kwaliteitsfunctie genoemd in combinatie met de
herkomstfunctie; producten die van het merk zijn voorzien, zijn verricht onder controle van
dezelfde onderneming die instaat voor de kwaliteit ervan. 122
De kwaliteitsfunctie is overigens met name van belang voor collectieve merken.123 Deze merken,
zoals Woolmark voor wol-producten, worden immers alleen aangebracht op producten die aan
een bepaalde standaard voldoen en dus een hoge kwaliteit waarborgen. Het risico voor
producenten die een dergelijke kwaliteit kunnen garanderen ligt dan in het feit dat ze hun
collectieve merkstatus kunnen verliezen als ze nalaten om deze kwaliteit te waarborgen.
Scenario's waarin afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteitsfunctie van het merk liggen voor de
hand. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een derde een product verhandelt dat gelijk is aan
het product van de merkhouder en is voorzien van het identieke beschermde teken van de
merkhouder, maar waarbij de kwaliteit van het product duidelijk inferieur is. In dat geval
117 Bv. Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.10.118 Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.11.119 Cohen Jehoram, Van Nispen en Huydecoper 2009, p.635.120 Idem, p.42.121 Maar ook in bv. HvJEG 23 mei 1978, C 102/88 m.nt. LWH (Hoffman-La Roche/Centrafarm); HvJEG 22 juni
1994, C-9/93, NJ1995, 480 m.nt. DWFV (IHT/Ideal Standard).122 HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393, m.nt DWFV (Canon/Cannon) overweging 28; HvJ EG 11
september 2007, zaaknr. C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. Gielen (Céline).123 Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.13.
- 37 -
bestaat het risico dat de consument denkt dat het product van minder kwaliteit afkomstig is van
de merkhouder, waardoor de kwaliteitsfunctie van het beschermde merk wordt geschaad.124 De
mogelijkheid om een producent te waarderen voor een hoge kwaliteit en af te rekenen op
slechte kwaliteit, zoals het in het vorige hoofdstuk uiteen is gezet, wordt zodoende ook door de
Europese rechter als een beschermde merkfunctie erkend.
2.3.3 De Communicatie-, Reclame- en Investeringsfunctie
De communicatiefunctie is eveneens een bekende functie en is als zodanig al beschreven in het
vorige hoofdstuk.125 De functie is eveneens onlosmakelijk verbonden met de herkomstfunctie en
informeert de consument over onder andere herkomst, kwaliteit en andere product-
kenmerken.126 Daarnaast roept het ook bepaalde associaties op; omdat veel producten van
soortgelijk karakter lastig te onderscheiden zijn, is het voor producenten steeds aantrekkelijker
om een bepaalde lifestyle richting de consument te communiceren.127 De advertentiefunctie
vloeit dan ook voort uit de communicatiefunctie en gaat over het vermogen van het merk om
consumenten te informeren en te overtuigen.128
Volgens Gielen129 en Klos130 heeft het merk slechts twee belangrijke hoofdfuncties; naast het
vaststellen van de herkomst van producten is dat ook de mogelijkheid om met merken te
communiceren. Andere functies van het merk zijn volgens hen slechts afgeleiden hiervan, zo
dient de reclamefunctie er volgens hen evenals de communicatiefunctie toe om via de media met
consumenten te communiceren en hebben garantie en vertrouwen allen met de
herkomstaanduiding te maken. Ook Cohen Jehoram en Wichers Hoeth noemen de reclame- en
communicatiefunctie, in tegenstelling tot het Hof van Justitie, in één adem.131
Over de investeringsfunctie bestaat meer onduidelijkheid; zo zegt Gielen in zijn noot bij
L'Oréal/Bellure dat deze functie nieuw is en dat het niet geheel duidelijk is wat het Hof hiermee
bedoelt. Hij vermoedt op dat moment dat het niet veel meer omhanden heeft dan dat het merk
een tool is om in de opbouw en behoud van een markt te investeren.132
124 Dit is bevestigd in de Benelux-rechtspraak, bijvoorbeeld BenGH 6 november 1992, BIE 1993, 84, overweging
34 (Automotive Products/Valeo).125 Fezer 2003.126 Strasser 2000, p.382-386.127 Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.12.128 Cohen Jehoram 2012, p.182.129 Gielen e.a. 2011, p.211 en Gielen en Wichers Hoeth 1992, p.13.130 Klos 2007, p. 175.131 Cohen Jehoram, Van Nispen en Huydecoper 2008, p.42.132 HvJ 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (L’Oréal/Bellure) .
- 38 -
In overweging 58 van het arrest L'Oréal/Bellure verwoordt het Hof van Justitie de beschermde
functies van het merk en stelt het dat afbreuk aan één van deze functies inbreuk oplevert onder
artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Het Hof laat echter na om uiteen te zetten wat de functies precies
inhouden; het heeft zodoende “een onbetreden sneeuwlandschap gecreëerd waarin het naar
believen lijnen kan trekken.”133 Om duidelijkheid te creëren was het daarom nodig dat het Hof
uitvoeriger in zou gaan op de betekenis van de verschillende merkfuncties die het in
L’Oréal/Bellure heeft geformuleerd.
1.12 Online adverteren met het merk van een concurrent
De verduidelijking van een aantal merkfuncties door het Hof van Justitie kwam in een aantal
arresten omtrent een zeer specifieke merkenrechtelijke kwestie die eerder in de inleiding
genoemd is; het adverteren met het merk van een concurrent op zoekmachinediensten. Via
bijvoorbeeld het ‘AdWord’ systeem van Google, waar de betreffende rechtszaken betrekking op
hebben, kan een adverteerder een trefwoord koppelen aan zijn advertentie. Na het intypen van
dit zoekwoord door een gebruiker van de zoekdienst verschijnt deze advertentie vervolgens
onder het kopje van ‘gesponsorde links’ naast de natuurlijke zoekresultaten. Google maakt het
echter eveneens mogelijk dat een adverteerder het merk van een concurrent als trefwoord aan
zijn advertentie koppelt.134
2.4.1 Het arrest Google/Louis Vuitton
Dit was bijvoorbeeld het geval bij een zaak uit 2010 tussen Google en Louis Vuitton, waarbij een
derde counterfeit Louis Vuitton-producten aanbood die via Google te vinden waren na het
invoeren van de zoekterm 'Louis Vuitton'.135 Het was hierbij de vraag of de adverteerder, die
zodoende uitnodigt om te surfen naar zijn site met inbreukmakende producten, door het
registreren van het trefwoord ‘Louis Vuitton’ inbreuk maakt op de merkrechten van Louis
Vuitton.
In lijn met artikel 5(1)(a) van de Merkenrichtlijn en de eerder behandelde vaste jurisprudentie
stelde het Hof in overweging 49 eerst dat:
133 Hofhuis 2010, p.705.134 Heerma van Voss en Zwaan 2010, p.207-208.135 HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google
France/Louis Vuitton).
- 39 -
Aan de meeste van de genummerde inbreukcriteria wordt eenvoudig voldaan; het HvJ focust
zich dan ook op de – voor de ontwikkeling van de functieleer relevante– criteria van
‘merkgebruik in het economisch verkeer’ en ‘afbreuk aan de functies van het merk’.
Voor de ontwikkeling van de functieleer is met name het laatste criterium van belang; de
beoordeling van de vraag of het gebruik van het teken afbreuk doet of kan doen aan de functies
van het merk. Zonder dat het deze keuze motiveert, komt het Hof niet toe aan de beoordeling
van alle in L’Oréal/Bellure genoemde merkfuncties, maar behandelt het slechts de herkomst en
advertentiefunctie.136
Met betrekking tot de herkomstfunctie hanteert het Hof overigens een nieuwe definitie,
toegespitst op de internetgebruiker. Van afbreuk aan de herkomstfunctie is sprake: 137
In overweging 84 verwijst het Hof naar het eerder aangehaalde citaat uit het Céline-arrest,138
waarmee het Hof het verband tussen de herkomst- en de kwaliteitsfunctie onderschrijft.139 Het
Hof laat het aan de nationale rechter over om te bepalen of het adverteren afbreuk doet aan de
herkomstfunctie, maar achtte deze afbreuk in ieder geval aanwezig indien de gesponsorde link
de indruk wekt dat er tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat,
maar ook wanneer een dergelijke indruk niet wordt gewekt, maar de gesponsorde link wel zo
vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde
136 Vos 2011, p.18.137 Overweging 83.138 ‘Het merk dient de waarborg te dienen dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of
verricht onder controle van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in
te staan’; HvJ EG 11 september 2007, zaaknr. C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. Gielen (Céline).139 Heerma van Voss en Zwaan 2010, p.212.
“Wanneer de advertentie het voor de [internetgebruiker] onmogelijk of moeilijk maakt om te
weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de
merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van
een derde.”
“de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming (1), van een teken dat
gelijk is aan het merk (2), kan verbieden, wanneer dit gebruik (3) plaatsvindt in het economisch
verkeer (4), het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten (5) als die waarvoor het
merk ingeschreven is, en het gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (6).”
- 40 -
en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de gesponsorde link niet kan weten of de
adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een
economische band met hem heeft.140
Interessanter is het echter als het Hof toekomt aan de beoordeling van een mogelijke afbreuk
aan de reclamefunctie van het merk; het HvJ overweegt dat de merkhouder zijn merk ook voor
reclamedoeleinden gebruikt om daarmee de consument te informeren en te overtuigen. Het
bevestigt vervolgens dat "het merkenrecht ook die functie beschermt, wanneer het gebruik door
een derde van zijn merk afbreuk doet aan de reclamefunctie."141 Volgens het Hof wordt aan deze
reclamefunctie afbreuk gedaan:142
Het hof oordeelt vervolgens echter dat er door het gebruik van AdWords geen afbreuk aan deze
functie gedaan kan worden; het is namelijk zo dat naast de gesponsorde links ook natuurlijke
links worden getoond, waar het resultaat van de merkhouder op basis van relevantie bovenaan
zal verschijnen.143 Het Hof stelt daarbij voor het gemak de gesponsorde koppelingen gelijk aan
de natuurlijke resultaten en gaat er vanuit dat de merkhouder in de natuurlijke resultaten altijd
bovenaan zal verschijnen. Op deze manier zal op dit medium, volgens het Hof, dus altijd het
gewenste resultaat bereikt worden; de eigen, natuurlijke, link zal altijd bovenaan verschijnen en
daarom wordt er geen afbreuk gedaan aan de reclamefunctie van het merk.
2.4.2 Het arrest Interflora/Marks & Spencer
In het latere arrest Interflora/Marks & Spencer heeft het Hof van Justitie deze leer bevestigd.144 In
dit geval had Marks & Spencer de merknaam van concurrent Interflora als AdWord
ingeschreven. Als gevolg kwam Marks & Spencer als gesponsord resultaat naar boven na het
invoeren van de zoekterm van de concurrent. Interflora voerde onder andere aan dat hierdoor
afbreuk aan de reclamefunctie van het merk werd gedaan. Het Hof was het hier echter niet mee
eens en oordeelde dat:
140 Overweging 90.141 Overweging 91.142 Overweging 92.143 Overweging 96144 HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen (Interflora/Marks & Spencer).
“wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder als
element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument”.
- 41 -
In dit geval vond het HvJ dat het maken van reclame op internet op basis van trefwoorden er
slechts toe dient om alternatieven voor de consument aan te bieden, er wordt daarom geen
afbreuk gedaan aan de reclamefunctie van het merk.
Uit de bovenstaande arresten blijkt dat het HvJ voor wat betreft het adverteren met keywords
bij internetzoekmachines niet aan merkinbreuk wil op grond van het feit dat er afbreuk wordt
gedaan aan de reclamefunctie. Als de merkhouder met zijn merk bovenaan de resultaten wil
verschijnen, zal hij zelf in een keyword moeten investeren en kan hij merkenrechtelijk weinig
beginnen tegen concurrenten die 'zijn' merk hebben ingeschreven als AdWord.145
Verder gaat het Hof in het arrest Interflora/Marks & Spencer voor het eerst in op de vraag of het
inschrijven van het merk als AdWord door een derde tot aantasting van de investeringsfunctie
van het merk kan leiden. In tegenstelling tot de conclusie van de A-G Jääskinen in deze zaak146
omschrijft het Hof deze functie als volgt:
Deze definitie lijkt sterk overeen te stemmen met de reclamefunctie van het merk, en behelst
niet meer dan het imago dat omtrent het merk bestaat na het doen van investeringen daarin. Het
Hof erkent deze overlap maar stelt dat de investeringsfunctie breder is dan de reclamefunctie;
verwerving of behoud van een reputatie kan immers ook via diverse andere commerciële
145 Gielen 2012.146 Zijn omschrijving: dat merken '(…) ook dienen om innovatie en zakelijke investeringen te bevorderen. Een
merk beschermt de investeringen die de merkhouder heeft gedaan voor de betrokken waren of diensten en
zorgt daardoor voor economische stimulansen voor verder innovatie en investeringen.'
"het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken voor
dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder van die
merk verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van die merk
de consument te behouden of te verhogen, volstaat hoe dan ook op zich niet om te
concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan."
"de mogelijkheid dat een merk door de merkhouder wordt gebruikt ter verwerving of behoud
van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden."
- 42 -
technieken dan reclame.147 Volgens het Hof kan er op twee manieren afbreuk worden gedaan
aan de investeringsfunctie van een merk:148
- In het geval van een merk waar nog geen reputatie aan is gekoppeld (een ‘onbekend’
merk): als de derde door het gebruik van het merk de merkhouder stoort in het
verwerven van een reputatie;
- In het geval van een merk dat reeds een dergelijke reputatie geniet: als het gebruik door
de derde afbreuk doet aan deze reputatie en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt.
Het Hof formuleert ook een tweetal gevallen waarin de merkhouder zich zeker niet met succes
op een aantasting van de investeringsfunctie kan beroepen. Zo kan het enkele feit dat een
merkhouder zijn investeringen moet opvoeren om de reputatie te verkrijgen of te behouden in
omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstfunctie, er niet
voor zorgen dat er sprake is van aantasting van de investeringsfunctie. Ook kan niet worden
aanvaard dat de merkhouder zich op de omstandigheid beroept dat het merkgebruik in de vorm
van AdWords ertoe leidt dat een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe wordt gebracht de
waren of diensten waarop het merk is aangebracht, links te laten liggen.149
Op basis van dit arrest oordeelt Gielen dat de overlap van de reclame- en investeringsfunctie te
groot is en hij vindt daarnaast dat de definitie gekunsteld overkomt. Hij had meer gevoeld voor
de verwoording van A-G Jääskinen in Interflora/Marks & Spencer; namelijk dat het merk ook
dient om innovatie en investeringen te bevorderen en dat deze investeringen van de
merkhouder beschermd dienen te worden.150 Het Hof heeft echter een andere benadering
gekozen en heeft de investeringsfunctie gedefinieerd zoals bovenstaand is weergegeven. Het
resultaat daarvan is dat er slechts een klein verschil bestaat tussen de investerings- en
reclamefunctie. Volgens het Hof bestaat de investeringsfunctie slechts uit de reclamefunctie, plus
de overige commerciële technieken die het mogelijk maken om een reputatie te verwerven of te
behouden. Samenvoeging van de reclame- en investeringsfunctie tot een ‘goodwillfunctie’, is
volgens sommigen een oplossing om deze – volgens hen – ongewenste overlap ongedaan te
maken.151
147 Overweging 61.148 Overweging 62.149 Overweging 64.150 Gielen 2012, p.42.151 Gielen e.a. 2011, p.212.
- 43 -
1.13 Conclusie
Op grond van de hierboven behandelde jurisprudentie kan de volgende conclusie worden
getrokken met betrekking tot merkinbreuk onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn: Als een
merkhouder een beroep wil doen op dit artikel, moet er sprake zijn van het gebruik van een
identiek teken door een derde, wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer en
het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk
ingeschreven is. Daarnaast moet het gebruik door de derde afbreuk doen aan de herkomst-,
communicatie-, kwaliteits-, advertentie-, en/of de investeringsfunctie van het merk. Deze
functies omvatten, kort gezegd, het volgende:152
- Herkomstfunctie: beschermt het verband tussen het merk en de onderneming die het
gebruikt, waarmee verwarring bij het publiek wordt voorkomen. De consument moet in
staat zijn om te weten of de waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of een
economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.
- Communicatiefunctie: De merkhouder moet in staat zijn om de communicatie die via het
merk tussen de merkhouder en consument plaatsvindt, ongestoord te kunnen uitvoeren.
- Kwaliteitsfunctie: Het merk moet in staat zijn om een bepaalde kwaliteit aan de
consument te garanderen. Het garandeert dat de waren of diensten zijn vervaardigd of
verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan
worden geacht voor de kwaliteit ervan.
- Advertentiefunctie: Deze functie ziet op de mogelijkheid van een merk om consumenten
te informeren en te overtuigen; het merk moet zijn functie als instrument van
commerciële strategie kunnen uitoefenen. Schade aan deze functie bestaat uit het
aantasten van de wervingskracht van het merk.
- Investeringsfunctie: Bestaat uit de mogelijkheid dat een merk door de merkhouder
wordt gebruikt ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan
aantrekken en aan hem kan binden. Aantasting bestaat uit het verstoren van deze
mogelijkheid, waardoor de merkhouder niet meer in staat is een reputatie te behouden
waarmee het consumenten kan aantrekken en op hun loyaliteit kan vertrouwen.
152 Zoals o.a.: Senftleben 2010, p.349; . Cohen Jehoram 2012, p.181-182.
- 44 -
Hoofdstuk 3: Gevolgen van de functieleer
Door de introductie van de functieleer heeft het Hof van Justitie een eigen benadering van artikel
5(1)(a) van de Merkenrichtlijn gevonden die niet in de Richtlijn geregeld is. Sommigen achten
deze benadering onnodig en anderen vinden deze zelfs in strijd met het wettelijk systeem.153 Nu
deze leer echter in de doctrine is opgenomen, is het noodzakelijk om te bekijken wat de hiermee
gepaarde gevolgen en ontwikkelingen zijn.
1.14 Uitbreiding van het begrip ‘merkgebruik’
Een ontwikkeling die niet een direct gevolg is van de functieleer, maar er wel mee gepaard is
gegaan en zeker zeer relevant is, is de uitbreiding van het begrip ‘merkgebruik’. Volgens een
onderzoek van het Max Planck Institute for Intellecutal Property and Competition Law naar het
functioneren van het Europese merkenrecht, heeft het Europese Hof van Justitie een duidelijke
reden gehad om de functieleer te ontwikkelen en in merkenzaken toe te passen.154 Volgens hen
heeft het Hof moeite om bepaalde handelingen met betrekking tot een merk in het systeem van
het merkenrecht te passen, waar hij dit wel wenselijk acht. Dit is met name het geval wanneer
een merk wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het aanduiden van de herkomst van
waren of diensten.155 De gevallen uit de rechtspraktijk die de aanleiding hebben gegeven tot het
ontwikkelen van de functieleer, hebben dan ook (voornamelijk) betrekking op vergelijkende
reclame en keywords op zoekmachinediensten. Handelingen die eerder niet onder verboden
merkgebruik zouden vallen, kunnen door de ontwikkeling van de functieleer en oprekking van
het begrip ‘merkgebruik’ nu wel slechts aan de merkhouder voorbehouden zijn.
Zoals gesteld in het vorige hoofdstuk, zijn met name de criteria van ‘gebruik in het economisch
verkeer’ en ‘afbreuk aan de functies van het merk’ van belang in de beoordeling van de vraag of
het inschrijven van een merk van de concurrent als AdWord merkinbreuk oplevert.156 Nu de
functies van het merk uitgebreid behandeld zijn, is het noodzakelijk om een ander gevolg van
het ontstaat van de functieleer te behandelen: de uitbreiding van het begrip 'merkgebruik in het
economisch verkeer’.
Deze zinsnede bestaat uit twee onderdelen, te weten: het ‘gebruik van het merk ter
onderscheiding van waren en/of diensten’, en het gebruik daarvan ‘in het economisch
153 Bv. Cohen Jehoram 2009, p.569.154 Knaak e.a. 2012.155 Idem, p.12.156 HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google
France/Louis Vuitton).
- 45 -
verkeer’.157 Omdat, om het voorbeeld van de AdWords-zaken te gebruiken, de adverteerder het
doel heeft om bezoekers naar de site te leiden waarop hij zijn waren of diensten aanbiedt, heeft
het Hof geoordeeld dat het teken wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee
een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer.158 Op grond van
geldende jurisprudentie is daarmee aan de eis van gebruik in het economisch verkeer voldaan.159
Uit de eerder besproken jurisprudentie is echter gebleken dat het puur beschrijvende gebruik
van een teken geen ‘gebruik ter onderscheiding van waren en/of diensten oplevert’ omdat het
gebruik niet het doel heeft om producten te onderscheiden.160 In de zaak Google/Louis Vuitton
oordeelt de Europese rechter echter dat er weldegelijk sprake is van ‘gebruik ter onderscheiding
van waren en/of diensten’ door de adverteerder, ook al verschijnt het beschermde teken niet in
de advertenties zelf.161 Dit gebruik is dan ook aan te merken als gebruik voor de eigen waren en
diensten van de adverteerder, omdat de internetgebruiker ook kennis neemt van de waren of
diensten van de adverteerder.162 Het feit dat de internetgebruiker gelooft dat de waren of
diensten van de adverteerder afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch daarmee
verbonden onderneming is een voldoende verband om gebruik voor eigen waren en diensten
aan te nemen.163 Hofhuis verwoordt het als volgt:164
Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van gebruik van het teken voor waren of diensten
als de concurrent beoogt de internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren of
diensten van de merkhouder. 165 Hiermee heeft het Hof de drempel voor merkgebruik sterk
verlaagd, het enkele leggen van een verband met het beschermde merk is voldoende om aan dit
157 Lemley 2007, p.1675.158 Overwegingen 50-52.159 HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed).160 HvJ EG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002,29 m.nt. Gielen (Hölterhoff/Freiesleben).161 HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google
France/Louis Vuitton), overweging 65.162 Overweging 71.163 Overweging 72.164 Hofhuis 2010, p.705.165 Noot Becker bij Google France/Louis Vuitton 26 april 2010, p.4, te vinden via boek9.nl, document B9 8793.
“het Hof beschouwt het gebruiken van een AdWord als gebruik voor de waren van de
adverteerder, terwijl de adverteerder het AdWord kennelijk tegelijkertijd niet gebruikt om
zijn waren te onderscheiden (maar juist om deze waren als alternatief aan te bieden voor de
waren die de internetgebruikers onder dat merk kennen).”
- 46 -
criterium te voldoen.166 Als resultaat van de uitbreiding van het begrip ‘merkgebruik’, kan de
merkhouder zich nu verzetten tegen verwijzingen naar zijn merk, ook al beschouwt het publiek
deze verwijzing niet als de aanduiding van herkomst van waren of diensten.167 In het geval van
bekende merken kan de merkhouder zich nu verzetten tegen refererend merkgebruik en zou
zelfs decoratief gebruik door derden, waardoor dat bekende merk in gedachten wordt
opgeroepen, al tot ‘merkgebruik’ kunnen leiden.168 Door met name de jurisprudentie rondom de
merkperikelen die diensten als Google AdWords met zich meebrengen, blijkt dat het Hof van
Justitie de drempel voor merkgebruik sterk verlaagd heeft. Een laatste verduidelijking daarvan
is een citaat uit de zaak L’Oréal/eBay, waarin eBay het merk L’Oréal als keyword had
ingeschreven ter verwijzing naar de - door derden ter veiling aangeboden- producten op de
eigen site.169 Volgens het Hof leidde dit tot merkgebruik omdat:170
Het enkele oproepen van een verband met het merk is derhalve al voldoende op merkgebruik op
te leveren.171
1.15 Overlap tussen artikel 5(1)(a) en (b) Merkenrichtlijn
Afbreuk aan de herkomstfunctie, waardoor verwarring wordt gesticht, is bij uitstek een toets die
gehanteerd wordt in de gevallen van ‘similarity’ onder artikel 5(1)(b). Immers, in de gevallen
van ‘double identity’ wordt verwarring geacht aanwezig te zijn172 en is er geen additionele toets
noodzakelijk. Dit is door de introductie van de functieleer echter veranderd. In eerdere
jurisprudentie verwoordde het Hof alleen de herkomstfunctie als de essentiële functie, waaraan
afbreuk moest worden gedaan om inbreuk aan te nemen.173 Door de introductie van dit vereiste
heeft de functieleer er aldus voor gezorgd dat een zekere verwarringstoets onder artikel 5(1)(a)
166 HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google
France/Louis Vuitton), overweging 72; HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen
(L’Oréal/Bellure), overweging 92.167 Senftleben 2011, p.8.168 Idem.169 HvJEU 12 juli 2011, zaak C-324/09, BIE 2011/107 m.nt. Koelman (L’Oréal/eBay)..170 Overweging 93.171 Senftleben 2011, p.21.172 Volgens artikel 16(1)TRIPs.173 Bv. HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed); HvJEG 25 januari
2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. Gielen (Adam Opel/Autec).
“De advertenties van eBay […] duidelijk verband leggen tussen de in die advertenties
vermelde merkproducten en de mogelijkheid om deze via eBay te kopen.”
- 47 -
van de Merkenrichtlijn gehanteerd wordt, waarbij afbreuk aan de herkomstfunctie moet worden
bewezen. Immers, afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk leidt ertoe dat de consument
verward wordt wie de merkhouder is. Deze geïmpliceerde verwarringstoets duidt op een
doorkruising van de verschillende inbreukcriteria; Vos verwoordt deze ontwikkeling als volgt:174
Dat er sprake is van een overlap tussen de ‘inbreuktoets’ van artikel 5(1)(a) en die van (b) blijkt
ook uit de zaak BergSpechte/Trekking.175 Dit was wederom een zaak met betrekking tot de
inschrijving van de naam van een concurrent als AdWord, waarin het HvJ zowel merkinbreuk
onder 5(1)(a) als onder (b) beoordeelde. Met betrekking tot de vermeende afbreuk aan de
herkomstfunctie van het merk herhaalt het Hof de motivering uit Google/Louis Vuitton: de
indruk mag niet gewekt worden dat er een economische band bestaat tussen de derde en de
merkhouder (kort gezegd).176 Vervolgens beoordeelt het Hof het verwarringsgevaar om te
bepalen of er sprake is van inbreuk op grond van artikel 5(1)(b) Merkenrichtlijn. Daarbij stelt
het HvJ dat er sprake is van verwarringsgevaar als: 177
Zowel de vraag of er sprake is van afbreuk aan de herkomstfunctie als de vraag of er sprake is
van verwarringsgevaar, omvat met betrekking tot het adverteren met het merk van een ander
op een internet-zoekdienst dus de toets of de advertentie te vaag is, waardoor de
internetgebruiker verward zou kunnen worden over de herkomst ervan. Met betrekking tot het
inschrijven van AdWords van een concurrent geldt daarmee een substantiëringsplicht om
markttransparantie te garanderen; het kunnen vaststellen van de herkomst van de advertentie 174 Vos 2011, p. 18.175 HvJEG 25 maart 2010, C-278/08, RvdW 2010/618 (BergSpechte Outdoor Reisen/Günter Guni Trekking).176 Overweging 36.177 Overweging 39.
“aan internetgebruikers, op basis van een met een merk overeenstemmend trefwoord, een
advertentie van een derde wordt getoond die het voor de normaal geïnformeerde en redelijk
oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of
diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een
economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.”
“Het blijft voor de merkenjurist onwennig om verwarringsgevaar en afbreuk aan bepaalde
functies van het merk te bespreken in het kader van artikel 2.20(1)(a), voor
verwarringsgevaar kijken wij toch liever naar (b) en voor afbreuk aan bepaalde functies liever
naar (c) en (d).”
- 48 -
is cruciaal om te bepalen of er al dan niet sprake is van merkinbreuk.178 Hierdoor is een
verandering in het merkenrechtelijke systeem in gang gezet. Waar het merkenrecht traditioneel
als een defensief systeem fungeerde - merkenrechten dienden als instrument om merkhouders
en consumenten te beschermen tegen verwarring- is dat nu anders. Sinds de AdWords-zaken
werpt het merkenrecht een positieve verplichting op aan derden om er voor te zorgen dat zij
zich voldoende distantiëren van het beschermde merk.179 Aldus is er ook een verwarringstoets
aan artikel 5(1)(a) toegevoegd, met dien verstande dat de bewijslast van verwarring omgekeerd
is ten opzichte van artikel 5(1)(b): het is aan de derde om te bewijzen dat zijn merkgebruik
voldoende verwijderd is van het beschermde merk, waar de merkhouder in het geval van artikel
5(1)(b) daarentegen zelf moet aantonen dat er sprake is van verwarringsgevaar.180
1.16 Overlap tussen artikel 5(1)(a) en 5(2) Merkenrichtlijn
Uit overweging 11 bij de Merkenrichtlijn blijkt dat de functie van het merk met name is gelegen
in het waarborgen van de aanduiding van herkomst en in het geval van ‘double identity’ is
bescherming daartoe absoluut. In eerste instantie is het artikel dus niet gericht op het
beschermen van ‘brand value’ (of: goodwill).181 Eerder bleek echter al dat het WTO Panel
vaststelde dat de economische waarde van het merk als uit een reflex in acht wordt genomen
door absolute bescherming te bieden in de gevallen van ‘double identity’.182 Er bestaat dus een
verband tussen de bescherming van de herkomst van het merk en de bescherming van de
economische waarde ervan. Na de hiervoor behandelde arresten lijkt de Europese rechter deze
connectie eveneens te erkennen.
Door de kwaliteits-, communicatie-, investerings- en advertentiefunctie aan bescherming te
onderwerpen, wordt vooral voor bekende merken de mogelijkheid gecreëerd om een beroep te
doen op de absolute bescherming van artikel 5(1)(a). Een sterk merk is immers in staat om een
bepaalde lifestyle richting het publiek te communiceren, door middel van investeringen in
reclame, waardoor het merk een reputatie verwerft.183 Zo zijn er juristen die de in
L’Oréal/Bellure ontwikkelde extra functies direct aan de intrinsieke waarde van het merk
koppelen. Quaedvlieg gebruikt bijvoorbeeld de reclamefunctie als synoniem van de
goodwillfunctie en heeft daarbij een juridische voorkeur voor de laatste term om “de
eigenschappen die aan het merk verleend worden door zijn bekendheid en imago” aan te
178 Senftleben 2011, p.19.179 Senftleben 2011, p.20.180 Arnold 2012, p.61.181 181Senftleben 2009, p.47.
182 WTO Panel, 15 March 2005, WTO Document WT/DS174/R, overweging 7.664.183 Senftleben 2011, p.13.
- 49 -
duiden.184 Ook Cohen Jehoram en van Helden beschouwen de goodwillfunctie als een onderdeel
van de functies die het Hof in L’Oréal/Bellure bedoelt.185
Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt vervolgens dat, sinds de introductie van de
functieleer, deels dezelfde toets wordt gehanteerd om te bepalen of er sprake is van
merkinbreuk onder art. 5(1)(a) (de gevallen van ‘double identity’) en artikel 5(2) (de additionele
bescherming van bekende merken). In het arrest Interflora/Marks&Spencer stelt het Hof dat de
investeringsfunctie wordt aangetast als het gebruik door een derde de merkhouder stoort een
reputatie te verwerven of te behouden.186 Als dit in het geval van ‘double identity’ kan worden
aangetoond, wordt er afbreuk aan één van de functies van het merk gedaan en maakt de derde
merkinbreuk op grond van artikel 5(1)(a). In L’Oréal/Bellure kreeg het Hof naast de beoordeling
van merkinbreuk op grond van artikel 5(1)(a), ook de vraag of er sprake was van afbreuk aan de
reputatie van het merk onder artikel 5(2) Merkenrichtlijn. Ter beantwoording redeneerde het
HvJ als volgt:187
Deze maatstaf vertoont een grote gelijkenis met de redenering uit Interflora/Marks&Spencer,
hetgeen er toe leidt dat het negatief beïnvloeden van de reputatie van een merk zowel tot
inbreuk kan leiden op grond van artikel 5(1)(a) als op grond van artikel 5(2) Merkenrichtlijn.
Hiermee wordt aangetoond dat goodwillbescherming, door de ontwikkeling van de
merkenrechtelijke functieleer, via beide artikelen wordt beschermd.188 Ook deze ontwikkeling
leidt ertoe dat het artikel 5(1)(a) zijn defensieve insteek verliest, aldus Senftleben. De optionele
bescherming die lidstaten volgens artikel 5(2) aan bekende merken kunnen bieden, verandert
184 Quaedvlieg 2009, p.803.185 Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.118.186 HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen (Interflora/Marks & Spencer) overweging
62.187 HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (L’Oréal/Bellure), overweging 40.188 Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.119.
“Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, […] wanneer de waren of diensten
waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk [dat] door de derde
wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de
aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk kan met
name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een
kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan
uitgaan.”
- 50 -
zodoende in een absolute bescherming ervan onder 5(1)(a).189 Daarnaast kan een houder van
een merk dat niet aan de ‘bekendheidseis’ van artikel 5(2) voldoet, ook bescherming van
goodwill afdwingen onder artikel 5(1)(a).
Nu het Hof van Justitie, door de ontwikkeling van de functieleer, erkent dat de goodwill van een
merk ook buiten artikel 5(2) Merkenrichtlijn beschermd kan worden, is een verdere tendens van
overlapping van inbreukartikelen ingezet. Ook Quaedvlieg ziet dit in; hij concludeert dan ook dat
er nog maar één inbreukartikel is waaronder goodwillbescherming niet mogelijk is: als het gaat
om een gelijk of overeenstemmend teken dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren
of diensten (artikel 5(1)(b)).190 In een aantal zaken heeft het Hof van Justitie echter geoordeeld
dat bij het beoordelen van verwarringsgevaar onder artikel 5(1)(b) ook de bekendheid van het
merk relevant is, dus het is de vraag hoe lang dit ‘uitzonderingsartikel’ nog stand zal houden.191
Immers, hoe bekender het merk is, des te ruimer is de beschermingsomvang en des te eerder zal
verwarringsgevaar worden aangenomen.192
1.17 Het merk als exploitatierecht
Felix Cohen was er in 1935 vroeg bij door te stellen dat er een verschuiving plaatsvond van de
bescherming van de consument als doel van het merkenrecht naar de bescherming van het merk
zelf als verkoopinstrument.193 Ter onderbouwing stelt Cohen dat het volgende juridische
argument destijds gold:
De opvatting om het merk als zodanig als exploitatierecht te beschouwen, is nooit in wetgeving
opgenomen. Betoogd kan echter worden dat een dergelijke trend weldegelijk is ingezet door de
goodwillfunctie van het merk via de functieleer een bredere bescherming te bieden.
189 Senftleben 2011, p.5.190 Quaedvlieg 2009, p.804.191 HvJEG 11 november 1997, C-251/91, NJ1998, 9 m.nt. DWFV (Puma/Sabel); HvJEG 22 juni 2000, C-425/98,
NJ2000, 712 (Adidas/Marca).192 Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.118-123.193 Cohen 1935, p.814.
“One who by the ingenuity of his advertising or the quality of his product has induced
consumer responsiveness […], has thereby created a thing of value, a thing of value is
property; the creator of property is entitled to protection against third parties who seek to
deprive him of his property.”
- 51 -
Zo geeft C. Craig de Canadese rechter en wetgever in een ‘case comment’ op de zaak
L’Oréal/Bellure een aantal lessen mee die zij kunnen trekken uit dit Europese arrest.194 Daarbij
lokaliseert hij onder andere de problemen die ontstaan door het identificeren van de overige
functies van het merk die naast de herkomstfunctie bestaan. Een met L’Oréal/Bellure
vergelijkbare zaak over vergelijkende reclame heeft in 1968 in Canada gespeeld, waarin de
rechter oordeelde dat het vergelijkende gebruik geen ‘gebruik ter onderscheiding van de eigen
waren of diensten was’ en er derhalve geen afbreuk aan de herkomstfunctie werd gedaan.195
Craig beschouwt dit als een belangrijke beperking van de exclusieve rechten van de
merkhouder; een merk moet niet enkel als eigendom beschouwd worden; het wordt juist
beschermd vanwege zijn vermogen om markttransparantie te bieden. Om te voorkomen dat de
exclusieve rechten van de merkhouder zich zullen uitstrekken tot al het mogelijke gebruik door
derden, is het volgens Craig cruciaal dat het merkenrecht slechts op zaken ziet waar de
herkomstfunctie van het merk in het geding is.196 Hij roept de Canadese rechters en wetgevers
dan ook op een hernieuwde waardering op te brengen voor de gevaren die gepaard gaan met de
‘overbescherming’ van merken, waarbij vrije mededinging en meningsuiting in het geding zijn.197
Het beschermen van de overige functies van het merk in de gevallen van ‘double identity’ leidt
volgens Craig dus tot het verworden van het merk tot een exploitatierecht van de merkhouder,
wat niet de bedoeling van het merkenrecht is. Daarom acht hij het onwenselijk om een dergelijke
functieleer in het Canadese rechtsstelsel te implementeren.
1.18 Invloed op de beschermingsomvang van merkrechten
Nu uiteen is gezet wat de gevolgen van de functieleer zijn geweest op de relevante
inbreukcriteria en na het behandelen van de praktische gevolgen van de leer, is het mogelijk om
te beoordelen wat het effect er van is op de effectieve bescherming die een merkhouder geniet.
Oftewel: zorgt de introductie van de functieleer voor een ruimere of een beperktere
beschermingsomvang van merkrechten? Daartoe staan hieronder nogmaals de inbreukeisen
waaraan voldaan moet worden om voor bescherming van artikel 5(1)(a), of artikel 2.20(1)(a), in
aanmerking te komen:
194 Craig, 2010, p.321-334.195 1968 CarswellNat 32, [1968] 2 Ex. C.R. 552, 55 C.P.R. 176, 38 Fox Pat. C. 176 (Can. Ex. Ct.).196 Craig 2010, p.332.197 Idem, p.333.
- 52 -
Enerzijds is vereiste (6) een extra vereiste, geformuleerd door het Hof van Justitie en niet uit de
wetsgeschiedenis af te leiden. In eerdere zaken, zoals Adam Opel/Autec198 en Arsenal/Reed,199
bepaalde het Hof van Justitie nog dat de herkomstfunctie als wezenlijke functie beschouwd
moest worden, zonder overige functies te formuleren. Aangenomen kan dus worden dat destijds
slechts aantasting van de herkomstfunctie tot merkinbreuk in het geval van ‘double identity’ zou
leiden, een beperking van de absolute bescherming zoals deze geformuleerd is in overweging 11
bij de Merkenrichtlijn. Verwarringsgevaar wordt niet langer aanwezig geacht, een
omstandigheid die artikel 16(1) TRIPs wel verondersteld.
Sinds het arrest L’Oréal/Bellure is gewezen, weten we echter dat ook alle overige functies die het
merk vervult door deze bepaling beschermd worden, zoals de communicatie-, reclame-,
investerings- en kwaliteitsfunctie.200 Nu al deze functies voornamelijk aanwezig zijn bij de
bekende merken, kan worden geconcludeerd dat langs deze weg ook ‘sub a’ bescherming van de
goodwill van het merk beschermd wordt.201 Daarnaast is ook aan het begrip ‘merkgebruik’
(vereiste (5)) tegenwoordig eenvoudig voldaan; het enkele oproepen van een beschermd merk
door de waren of diensten van een derde is tegenwoordig voldoende om ‘merkgebruik’ aan te
nemen. Derhalve valt ook refererend merkgebruik binnen de beschermingsomvang van artikel
5(1)(a) Merkenrichtlijn.202
Door de lage drempel die geldt voor het voldoen aan deze inbreukvereisten, dreigde volgens
sommigen de verwording van merkrechten tot exploitatierechten zoals deze worden verleend
aan houders van bijvoorbeeld auteurs- en octrooirechten.203 De houder van een merk hoeft in de
gevallen van ‘double identity’ bovendien niet meer aan de extra waarborgen te voldoen die
artikel 5(2) Merkenrichtlijn voor bekende merken stelt, maar hij kan nu gebruik maken van het
198 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. Gielen (Adam Opel/Autec).199 HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ2003, 265, m.nt. MRM (Arsenal/Reed).200 HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (L’Oréal/Bellure) overweging 58.201 Senftleben 2009(2), p.271; Cohen Jehoram en van Helden 2011, p.118.202 HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google
France/Louis Vuitton); Senftleben 2011, p.8.203 Senftleben 2011, p.9.
“de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming (1), van een teken dat
gelijk is aan het merk (2), kan verbieden, wanneer dit gebruik (3) plaatsvindt in het economisch
verkeer (4), het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten (5) als die waarvoor het
merk ingeschreven is, en het gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (6).”
- 53 -
makkelijker inzetbare artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Waar de Europese Unie haar lidstaten de
mogelijkheid heeft gegeven om bekende merken additionele bescherming te bieden, kunnen de
houders van een bekend merk nu ook een beroep doen op het verplicht geïmplementeerde
artikel 5(1)(a).204
Echter, waar verschillende juristen na het arrest L’Oréal/Bellure vreesden voor een uitbreiding
van de merkbescherming doordat een groot aantal functies van het merk voor bescherming in
aanmerking kwamen, blijkt deze extensieve merkbescherming vooralsnog mee te vallen.205 Na
de arresten Google/Louis Vuitton en Interflora/Marks & Spencer blijkt dat het Hof van Justitie de
functieleer slechts restrictief toepast. Zo toetst het Hof het merkgebruik in AdWords-zaken
slechts aan de herkomst- en advertentiefunctie en heeft het in Interflora/Marks & Spencer een
uitzondering geïntroduceerd waardoor het bieden van alternatieve waren en/of diensten op een
zoekmachinedienst onder voorwaarden toegestaan is.
1.19 Conclusie
Op grond van het bovenstaande is het niet eenvoudig om te concluderen of de effectieve
beschermingsomvang van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn sinds de introductie van de functieleer
is verruimd of is beperkt. Nu houders van een merk dat goodwill bezit ook bescherming onder
artikel 5(1)(a) kunnen afdwingen, kan van een verruiming van merkbescherming worden
gesproken.206 Anderzijds wordt er sinds de introductie van de functieleer in het geval van
‘double identity’ geen merkinbreuk gepleegd indien er geen afbreuk wordt gedaan aan één van
de functies van het merk. Dit kan worden gezien als een beperking van merkenrechtelijke
bescherming in vergelijking met de absolute bescherming die de Merkenrichtlijn in deze
gevallen tracht te bieden.
Uit een studie naar de historie van het merkenrecht blijkt al dat het traditionele merkenrecht
een stuk beperkter was dan de omvang van het tegenwoordige systeem. Het merkenrechtelijke
systeem is sterk veranderd ten opzichte van de 19e eeuw, toen een merkhouder slechts bevoegd
was om op te treden tegen concurrenten die hun producten onrechtmatig met het merk van de
merkhouder voorzagen.207 Een belangrijk deel van deze veranderingen heeft echter in het
afgelopen decennium plaatsgevonden, waarin een verschuiving is te zien van het 19e-eeuwse
merkenrecht als defensief recht, naar een verplichting voor derden om het recht van de
204 Idem, p.13205 Senftleben 2009(2), Fhima 2011, Craig 2010, 206 Senftleben 2009(2), p.271.207 McKenna 2007, p.1848.
- 54 -
merkhouder niet te schenden. Daarnaast lijkt de doelstelling te zijn veranderd van bescherming
van consument en producent omtrent de herkomst van de waren of diensten als hoogste doel,
naar een merk dat als zelfstandig exploitatierecht met een eigen economische waarde fungeert.
Het is nu aan het Hof van Justitie om verder duidelijk te maken in hoeverre de merkenrechtelijke
functieleer hier aan bijdraagt en of deze theorie al dan niet leidt tot een uitbreiding van de
merkenrechtelijke bescherming. Waar na L’Oréal/Bellure in eerste instantie zelfs werd gevreesd
voor merkenrechtelijk absolutisme, lijkt deze angst toch ongegrond.208 Er zijn echter pas weinig
zaken gewezen waarin het Hof werd gedwongen om andere functies dan de herkomstfunctie te
beoordelen; het is dus nog de vraag wat de functieleer in de toekomst zal betekenen voor de
omvang van merkenrechtelijke bescherming.
208 Senftleben 2009(2).
- 55 -
Hoofdstuk 4: Kritiek op de functieleer en mogelijke oplossingen
Uit een analyse van de invloed van de functieleer op het merkenrechtelijke stelsel blijkt onder
andere dat de effectieve bescherming van (met name bekende) merken gedeeltelijk is
toegenomen, hetgeen vooral het gevolg is van de oprekking van het begrip ‘merkgebruik’ en van
de mogelijkheid om goodwill-bescherming ook onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn af te
dwingen. De houder van een bekend merk kan zich zodoende verzetten tegen praktisch elk
commercieel voordeel dat een derde behaalt waarbij het bekende merk wordt gebruikt; de
houders van bekende merken zullen dus niet klagen over de ontwikkelingen met betrekking tot
de functieleer.209 Een trend die daarmee sinds het arrest L’Oréal/Bellure is ingezet, is dat merken
steeds meer een eigen economische waarde zijn gaan vertegenwoordigen. Deze verschuivingen
in het merkenrechtelijke systeem hebben tot veel discussie geleid, waaruit blijkt dat lang niet
iedereen tevreden is met de merkenrechtelijke functieleer als zodanig.
1.20 Kritiek van de verwijzende rechter
De eerste die werd gedwongen om te werken met de door het Hof ontwikkelde functies van het
merk en het vereiste dat aan één van deze functies afbreuk moet worden gedaan om ‘double
identity’-inbreuk aan te nemen, was het Engelse Court of Appeal. Deze rechter had in eerste
instantie prejudiciële vragen gesteld over L’Oréal/Bellure en het was nu aan deze verwijzende
rechter om de door het HvJ ontwikkelde criteria toe te passen. Dit ging echter niet van harte; de
rechter van het Court of Appeal uit in zijn uitspraak duidelijk zijn kritiek op het door het Hof van
Justitie gewezen arrest:210
209 Ghislain en Mastenbroek 2010, p.7.210 L’Oréal SA v. Bellure NV, [2010] EWCA Civ 535, [2010] E.T.M.R. 47,[2010] R.P.C. 23, 107(22) L.S.G. 17,
154(21) S.J.L.B. 30 (CA (Civ Div) 2010) [L’Oréal (EWCA 2)] Overweging 7 en 30.
“My duty as a national judge is to follow EU law as interpreted by the ECJ. I think, with
regret, that the answers we have received from the ECJ require us to so hold.”
En:
“I am bound to say that I have real difficulty with these functions when divorced from the
origin function. There is nothing in the legislation about them. Conceptually they are vague
and ill-defined.”
- 56 -
Omdat het Hof van Justitie dat zo heeft besloten, heeft het Court of Appeal uiteindelijk
geoordeeld dat het verwijzende gebruik van een merk in vergelijkingslijsten afbreuk doet aan de
advertentiefunctie van het merk L’Oréal. Derhalve moest de Engelse rechter wel oordelen dat
Bellure merkinbreuk maakte op grond van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn.
1.21 Ontbreken van een wettelijke basis
Het is niet bij de kritiek van de verwijzende rechter gebleven met betrekking tot de uitkomsten
van het arrest L’Oréal/Bellure en de verdere ontwikkeling van de functieleer. Met name het
ontbreken van een wettelijke basis voor de functieleer stuit juristen tegen de borst.211
Zo heeft bijvoorbeeld R. Arnold, rechter van de High Court van Engeland, zich kritisch uitgelaten
over de functieleer.212 Hij verzet zich vooral tegen de ontwikkeling dat dezelfde criteria gelden
om afbreuk aan de herkomstfunctie aan te tonen (artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn) als om
verwarringsgevaar te constateren (artikel 5(1)(b)). Hij vindt dit incorrect omdat in artikel 5(1)
(a) nergens over verwarring wordt gesproken, overweging 11 bij de Merkenrichtlijn een
absolute bescherming zou moeten bieden in het geval van ‘double identity’ en omdat artikel
16(1) TRIPs verwarringsgevaar aanwezig acht in gevallen van ‘double identity’.213 Om artikel
5(1)(a) weer in overeenstemming te krijgen met de Merkenrichtlijn en het TRIPs-verdrag, geeft
hij drie mogelijke oplossingen:
- Het toevoegen van een ‘weerlegbaar vermoeden van verwarringsgevaar’ als criterium
van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Op deze manier ontstaat er volgens hem weer
voldoende onderscheid tussen artikel 5(1)(a) en (b); onder (a) moet de vermeend
inbreukmaker aantonen dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, terwijl onder (b)
de merkhouder zelf moet aantonen dat er wel sprake is van verwarringsgevaar om
merkinbreuk te bewijzen.
- De toepassing van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn beperken tot zaken waarin de
herkomstfunctie in het geding is. Zodoende worden alle andere ´double identity’-
gevallen verwezen naar artikel 5(1)(b). Arnold beseft echter dat dit niets verandert aan
de incorrecte toets die wordt gehanteerd om afbreuk aan de herkomstfunctie aan te
tonen. Daarnaast heeft het Hof van Justitie deze mogelijkheid in Interflora/Marks &
Spencer al expliciet verworpen.214
211 Vgl. Bv. Quaedvlieg 2009, p.804; Arnold 2012.212 Arnold 2012.213 Idem, p.62.214 HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen (Interflora/Marks & Spencer), overweging
35-41.
- 57 -
- Het complete verwerpen van het vereiste ‘afbreuk aan één van de functies van het merk’
onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Dit zou inhouden dat er volledig afstand zal
worden gedaan van de merkenrechtelijke functieleer. Volgens Arnold voegt dit criterium
niets toe aan het vereiste ‘gebruik ter onderscheiding van waren en/of diensten gelijk
aan die waarvoor het merk in ingeschreven’. Immers, als de derde het merk gebruikt in
verband met de desbetreffende waren of diensten, heeft dit gebruik invloed op de
functies van het merk. Als er, integendeel, geen sprake is van merkgebruik, valt het
buiten het bereik van de artikelen 5(1)(a) en (b) Merkenrichtlijn.
R. Arnold acht de laatste oplossing het meest voor de hand liggend en in overeenstemming met
Overweging 11 bij de Merkenrichtlijn. Daarnaast is de afwezigheid van een toets met betrekking
tot het aannemen van verwarringsgevaar in overeenstemming met artikel 5(1)(a) en artikel
16(1) TRIPs.
Cohen Jehoram constateert hetzelfde probleem; identieke criteria worden toegepast om
merkinbreuk onder artikel 5(1)(a) en 5(1)(b) aan te tonen. Dit is niet in overeenstemming met
artikel 16 TRIPs, waar de twee situaties duidelijk van elkaar worden onderscheiden.215 Cohen
Jehoram vindt de door Arnold geopperde oplossing – het verwerpen van de functieleer – echter
onrealistisch, gezien de ontwikkelingen die zijn ingezet door het Hof van Justitie.216 Meerdere
benaderingen van het HvJ die voor zeer specifieke gevallen de oplossing hebben geboden,
worden veralgemeniseerd en generaal toegepast.217 Zo vindt het HvJ dat aan het criterium
‘gebruik voor waren of diensten’ in het geval van vergelijkende reclame ook is voldaan als het
merk wordt gebruikt om de waren of diensten van een concurrent aan te duiden. Daarnaast
constateert ook hij dat het vereiste ‘afbreuk aan één van de functies van het merk’ niet is te
rijmen met het karakter van de bescherming van art. 5(1)(a) Merkenrichtlijn en artikel 16(1)
TRIPs. Cohen Jehoram spreekt daarbij van een buitenwettelijke beperking omdat er wordt
afgedaan aan de absolute bescherming die de Merkenrichtlijn beoogt te bieden. Hij gaat daarbij
voorbij aan bijvoorbeeld de verruimde goodwill-bescherming die de leer oplevert.218 Naast het
feit dat Cohen Jehoram de ‘beperking’ weinig fraai vindt en hij deze niet vindt passen in het
wettelijk systeem, acht hij de functieleer ook onnodig. De richtlijn kent een gebalanceerd stelsel
van rechten en beperkingen daarop en het HvJ had hier in de reeks arresten eenvoudig aan
tegemoet kunnen komen. Het Hof van Justitie heeft echter gekozen voor de ontwikkeling van de
functieleer en het HvJ heeft volgens Cohen Jehoram de neiging om deze oplossingen door te
trekken en uit te bouwen, waardoor een bouwwerk van juridische regels ontstaat dat geen
215 Cohen Jehoram 2012, p.183.216 Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecooper 2009.217 Zoals in het geval van de functieleer: het arrest Hölterhoff/Freiesleben.218 Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.569.
- 58 -
directe basis heeft in de Richtlijn. Daarnaast moet het Hof eigen regels opnieuw nader uitleggen
om gaten in de redenering te dichten en om de gewenste uitkomsten te (blijven) krijgen, wat
leidt tot een ondoorzichtig en ontoegankelijk merkenrecht.
Daarnaast hekelt Cohen Jehoram de inconsequente toepassing van de buitenwettelijke
functieleer. Waar het Hof in L’Oréal/Bellure nog stelt dat alle functies worden beschermd, schijnt
het Hof van Justitie deze functies in Adwords-zaken weer te ‘vergeten’ en slechts twee functies te
toetsen: de herkomst- en advertentiefunctie.219
Cohen Jehoram concludeert dan ook:
Op basis van de ingezette ontwikkelingen, tracht Cohen Jehoram vervolgens een
toekomstvoorspelling te doen. Hij voorspelt dat de ‘absolute’ bescherming van artikel 5(1)(a)
Merkenrichtlijn verder uitgehold zal moeten worden om in gevallen waar dat niet wenselijk is
geen merkinbreuk te zien. Daarbij zal steeds veelvuldiger een beroep worden gedaan op de
functieleer. Ter oplossing van deze problemen doet hij een aantal aanbevelingen om
duidelijkheid in de merkenpraktijk te scheppen en om een einde te maken aan de ‘holistische’
benadering van het Hof van Justitie.220 Daartoe raadt hij het HvJEU aan om ten eerste meer
inzicht te geven in de gevolgde gedachtegang (in het bijzonder door aan te geven hoe het arrest
zich verhoudt tot eerdere arresten) en wil hij daarnaast dat het Hof expliciet aangeeft als het zijn
oordeel herziet of richting wijzigt. Hierdoor hoopt hij dat de logica van het goed doordachte
wettelijk systeem van de richtlijn weer terug te vinden is in de arresten, waardoor het
merkenrecht overzichtelijk en voorspelbaar wordt.221
1.22 Nogmaals: Het merk als exploitatierecht
Net als de in het vorige hoofdstuk aangehaalde C. Craig, constateert ook Ilana Fhima van het
Institute of Brand and Innovation Law in Londen het risico van verwording van het merk tot een
219 Cohen Jehoram 2012, p.183.220 Idem, p.186.221 Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.579.
“Het moge duidelijk zijn dat de constructies en redeneringen van het HvJEG verre van fraai
zijn, niet gestoeld zijn op de Merkenrichtlijn, niet goed kenbaar zijn voor buitenstaanders en
de merkenrechtelijke theorie aanzienlijk compliceren. Dat is nog des te schrijnender waar de
Merkenrichtlijn zelf een gebalanceerd stuk wetgeving is, waarbinnen de problemen ook
opgelost zouden kunnen worden, als men de tekst en bedoeling van de wetgever maar zou
respecteren.”
- 59 -
exploitatierecht. Zij spitst haar onderbouwing toe op de ontwikkeling van de advertentiefunctie
van het merk.222 Fhima concludeert dat het Hof van Justitie met de reeks van arresten in feite
zegt dat een merkhouder in staat is om alle gebruik met betrekking tot zijn merk te verbieden
indien hij een advertentiefunctie (=goodwill) heeft kunnen creëren. Op deze manier ontstaat er
een ‘monopolie’ op de advertentiewaarde van zijn merk, een redenering vergelijkbaar met die
van Cohen uit 1935.223 De vicieuze cirkel die hier volgens Cohen inherent aan is, is dat er een
brede bescherming wordt geboden aan economische waarde van merken, terwijl deze
economische waarde afhangt van de beschermingsomvang die het merk geniet. Pas als het aan
derden niet is toegestaan om een bepaald merk te gebruiken, is dat merk door zijn exclusiviteit
in staat om economische waarde te genereren, waardoor het op grond van de functieleer niet
meer gebruikt mag worden.224 Als deze waarde eenmaal is gecreëerd en de merkhouder voor
goodwill-bescherming in aanmerking komt, is het volgens Senftleben vervolgens eenvoudig om
deze bescherming uit te breiden. Zo kan de eigenaar van een luxe kledingmerk bijvoorbeeld
sieraden of parfum onder hetzelfde merk verkopen, terwijl er voor additionele goodwill-
bescherming geen inspanning meer hoeft te worden verricht.225
Een risico dat ook volgens Senftleben ontstaat door een ruime bescherming aan goodwill van
een merk te verlenen, is dat de merkhouder het gebruik van zijn merk in alle segmenten van de
markt kan reguleren, ook waar er geen risico tot verwarring bestaat. Door de merkhouder deze
bevoegdheden te verschaffen, verandert het beschermingsrecht steeds meer in een
exploitatierecht.226 Deze bescherming van merkrechten is echter lastig te verdedigen in
vergelijking met de exploitatierechten die de overige gebieden van het intellectuele eigendom
opleveren; een merkhouder kan niet verdedigen dat hij een bijdrage heeft geleverd aan techniek
of cultuur, terwijl hij wel een langere (want: onbeperkte) bescherming geniet dan de houder van
bijvoorbeeld auteurs- of octrooirechten.227 Omdat traditionele ratio’s in het intellectuele
eigendomsrecht, zoals de aansporing om te innoveren en de beloning van geleverde inspanning,
niet voldoen om goodwillbescherming te legitimeren, moet de merkhouder aan verschillende
vereisten uit artikel 5(2) Merkenrichtlijn voldoen om voor deze bescherming in aanmerking te
komen.228 Nu goodwill-bescherming door de ontwikkeling van de functieleer ook mogelijk is
onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn en het vereiste voor ‘merkgebruik’ is opgerekt, is er echter
een afbreuk aan deze waarborgen ingezet. Artikel 5(1)(a) is derhalve verworden tot een
222 Fhima 2011.223 Idem, p.337.224 Cohen 1935, p.814.225 Senftleben 2011, p.5.226 Senftleben 2011(2), p.5.227 Vgl. Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009, p.31.228 Senftleben 2011, p.6; Senftleben 2009, p.59.
- 60 -
krachtig instrument om de intrinsieke waarde van het merk te beschermen, waarvoor
‘bekendheid’ niet hoeft te worden aangetoond.229 Een dergelijk beschermingssysteem zou zich
richten op het resultaat van investeringen in het beschermde teken, de brand image, en het is
lastig om aan te tonen dat bescherming daarvoor op zijn plaats is.230
1.23 Vrijheid van meningsuiting
De onderzoekers van het Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax
Law zien nog een ander probleem in het arrest L’Oréal/Bellure. Zo zou het Hof van Justitie
hebben nagelaten om de vrijheid van meningsuiting en informatie mee te nemen in haar
beslissing, terwijl het Hof herhaaldelijk heeft aangegeven gebonden te zijn door deze principes
van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (het EVRM).231 Dit zou
nationale rechters, die deze principes in hun rechtsorde van hoge waarde achten, in lastige
situaties kunnen brengen. Door het verlagen van de drempel van de inbreukcriteria is het
immers eenvoudiger geworden om vele soorten van (refererend) gebruik als verboden
merkgebruik te beschouwen. Nu de verweren om merkinbreuk onder artikel 5(1)(a) zeer
schaars zijn, onderkent ook Senftleben dat de vrijheid van meningsuiting in het merkenrecht in
het geding zou kunnen komen.232 In zowel het arrest Google/Louis Vuitton als in Interflora/Marks
& Spencer – zaken die beiden zien op merkgebruik door middel van AdWords – hebben de
Advocaat Generaals het belang van een goede balans tussen merkbescherming en vrijheid van
meningsuiting onderstreept. Zo stelt A-G Poiares Maduro in Google/Louis Vuitton:233
229 Senftleben 2011, p.12.230 Senftleben 2009, p.49.231 Kur e.a. 2009, p.4232 Senftleben 2011, p.15.233 A-G Poiares Maduro, opinie van 22 september 2009,, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08
(Google/Louis Vuitton), overweging 102.
- 61 -
Advocaat-Generaal Jääskinen geeft eenzelfde overweging in het licht van de vrijheid van
meningsuiting inzake het inschrijven van een merk van een concurrent als AdWord.234 Nu
zoekmachinediensten zelf geen merkinbreuk plegen door de keywords als AdWord te
registreren, is van een merkenrechtelijk absolutisme vooralsnog in ieder geval geen sprake.235
Het is echter voor de toekomst de vraag in hoeverre de vrijheid van meningsuiting door de
functieleer zal worden ingeperkt.
1.24 Mogelijke oplossingen
Naast de suggestie van R. Arnold om de functieleer in zijn geheel te verwerpen en de roep van
Cohen Jehoram om een motiveringsplicht van het HvJ, zijn er meer juristen geweest die
oplossingen hebben aangedragen om het merkenrechtelijke systeem weer in lijn te krijgen met
de bedoeling van de wetgever. Zo vindt Senftleben dat de ontwikkelingen hebben geleid tot een
te omvangrijke bescherming van merkrechten onder artikel 5(1)(a). Om dit op te lossen pleit hij
bijvoorbeeld voor het uitbreiden van de clausule ‘geldige reden’ van artikel 5(2) voor
bijvoorbeeld parodie. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor vrijheid van meningsuiting in het
merkenrecht. Door de praktisch absolute bescherming onder (a) is het lastig voor te stellen hoe
het HvJ dit zal gaan doen.236 Senftleben pleit voor het volgen van de ontwikkelingen in de V.S.,
waar een reeks beperkingen zoals uitzonderingen voor parodie, commentaar en
nieuwsreportages is opgenomen.237 Hij zou analoge toepassing van auteursrechtelijke
beperkingen een eerste stap in de goede richting vinden om de beschermingsomvang van art.
5(1)(a) te beperken.
Een andere oplossing om de te ruime bescherming te beperken, zou kunnen liggen in de
interpretatie van M. Handler.238 Hij ziet artikel 16(3) TRIPs niet als een artikel dat beoogt de
goodwill te beschermen om zodoende verwatering van bekende merken te voorkomen. Na
234 A-G Jääskinen, opnie van 24 maart 2011, zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), overweging 94.235 HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google
France/Louis Vuitton), overweging 57.236 Senftleben 2009(2), p.272237 Trademark Dilution Revision Act 2006, H.R. 683, sec. 2en de daaruit volgende nieuwe tekst van sec. 43(c)(3)
van de Lanham Act.238 Handler 2007.
“Nevertheless, whatever the protection afforded to innovation and investment, it is never
absolute. It must always be balanced against other interests, in the same way as trade mark
protection itself is balanced against them. I believe that the present cases call for such a
balance as regards freedom of expression and freedom of commerce.”
- 62 -
interpretatie van het artikel, en van artikel 120(3) van de Australische Trade Marks Act,
concludeert hij dat bescherming van bekende merken impliciet is gebaseerd op een
verwarringstoets.239 Hij pleit er daarmee voor dat het hele goodwill-concept geen plek zou
(hoeven) hebben in het merkenrecht. Als lidstaten van de WTO ervoor kiezen om additionele
bescherming voor bekende merken in de wetgeving op te nemen, dan zou dit eveneens
gebaseerd kunnen zijn op een lagere drempel om verwarringsgevaar aan te nemen.240 De
vereisten van het TRIPs-verdrag zijn echter minimum-vereisten, waardoor er geen verplichting
voor lidstaten bestaat om het artikel daadwerkelijk zo te interpreteren. Bijvoorbeeld de
Europese Unie is vrij om het artikel naar eigen goeddunken te lezen, waardoor het lastig is om
een additionele bescherming tegen verwatering in strijd te achten met het TRIPs-verdrag.
Immers, de bepalingen van lidstaten dienen slechts in overeenstemming te zijn met de
minimum-vereisten van het TRIPs-verdrag; additionele bescherming mag dus.
Mocht de EU er echter voor kiezen om goodwill-bescherming uit het merkenrecht te bannen,
dan zou dat een aantal gevolgen hebben. Ten eerste zal de Europese Unie het artikel 5(2) uit de
Merkenrichtlijn moeten schrappen, of zal deze bepaling anders geformuleerd moeten worden
zodat er een verwarringstoets geïmplementeerd wordt. Daarnaast zal de functieleer een andere
inhoud krijgen. Omdat de reclame- en investeringsfunctie die in het arrest L’Oréal/Bellure zijn
ontwikkeld betrekking hebben op het verwerven of behouden van een reputatie, zullen deze
functies van merkbescherming uitgesloten moeten worden. Zodoende wordt het goodwill-
concept in het merkenrecht van bescherming uitgesloten. Dit zal ertoe leiden dat van
merkinbreuk in het geval van ‘double identity’ slechts sprake is indien er afbreuk wordt gedaan
aan de herkomst-, kwaliteits- en/of communicatiefunctie van het merk. Uit het vorige hoofdstuk
is gebleken dat deze functies onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat consumenten en
bedrijven op deze manier waarschijnlijk met name tegen verwarringsgevaar beschermd zullen
worden. Nu verwarringsgevaar volgens artikel 16(1) TRIPs echter aanwezig wordt geacht in de
gevallen van ‘double identity’, zal dit tot absolute bescherming leiden. Dit is in overeenstemming
met de letterlijke bewoording van overweging 11 van de Merkenrichtlijn.
239 Idem, p.326.240 Senftleben 2009, p.52.
- 63 -
Hoofdstuk 5: Conclusie
Al sinds de oudheid zijn merken belangrijke marktinstrumenten. De mens gebruikt merken al
eeuwen om bijvoorbeeld producten te onderscheiden, eigendom aan te duiden, een bepaalde
kwaliteit te garanderen of om te communiceren met potentiële kopers. Om consumenten en
ondernemingen te beschermen tegen verwarring omtrent de herkomst van een product, heeft
de wetgever het op den duur nodig geacht om een wettelijke bescherming te bieden aan merken
die aan bepaalde eisen voldoen. De bescherming van deze merken heeft geleid tot een hoog
niveau van markttransparantie, eerlijke concurrentie en een afname van de
onderzoeksinspanningen die consumenten moeten leveren om een product te kiezen.
Het merkenrecht bestaat uit een complex geheel van rechtsbronnen van verschillende instanties,
waar nodig ingevuld door middel van jurisprudentie. De belangrijkste bronnen komen vanuit de
Wereldhandelsorganisatie (het TRIPs-verdrag), de Europese Unie (de Merkenrichtlijn) en de
Benelux (het BVIE). Het Hof van Justitie va n de Europese Unie speelt daarbij een belangrijke rol
in de ontwikkeling van het merkenrecht; zij is belast met de uitleg van de bepalingen van de
Merkenrichtlijn, welke moeten voldoen aan het TRIPs-verdrag. De belangrijkste,
geharmoniseerde, bescherming die het merkenrecht biedt is in feite drieledig:
- In de gevallen van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren en/of
diensten (‘double identity’) stelt het TRIPs-verdrag dat verwarring verondersteld wordt
en biedt de Merkenrichtlijn zelfs absolute bescherming aan de merkhouder;241
- In de gevallen van het gebruik van een soortgelijk teken voor soortgelijke waren en/of
diensten biedt het merkenrecht bescherming als de merkhouder kan aantonen dat er
gevaar voor verwarring aanwezig is;242
- In het geval dat de merkhouder aan kan tonen dat zijn merk ‘bekend’ is, kan de wetgever
bepalen dat dit merk voor additionele bescherming in aanmerking komt. De Nederlandse
wetgever heeft er voor gekozen om dit te doen.243
In deze gevallen moet allereerst worden aangetoond dat de derde het beschermde merk
gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. Een uitzonderingsartikel dat alleen in de
Benelux is gecodificeerd is artikel 2.20(1)(d) BVIE en dit ziet op merkgebruik ‘anders dan ter
onderscheiding van waren of diensten’. Dit is niet op Europees niveau geharmoniseerd en ziet
241 Het gaat hier om artikel 16(1) TRIPs en artikel 5(1)(a) en de 11e overweging bij de Merkenrichtlijn,
gecodificeerd in artikel 2.20(1)(a) BVIE.242 De artikelen 16(1) TRIPs, 5(1)(b) Merkenrichtlijn en 2.20(1)(b) BVIE.243 De artikelen 16(3) TRIPs, 5(2) Merkenrichtlijn en 2.20(1)(c) BVIE.
- 64 -
slechts op een zeer beperkt aantal gevallen van merkgebruik. Het artikel 2.20(1)(d) is daarom in
de Europese rechtspraktijk minder van belang.
Een scheidslijn tussen de beschermingsgedachten die bovenstaande inbreukartikelen beogen te
bieden is lastig te trekken, wat het gevolg is van de absolute bescherming die de Merkenrichtlijn
biedt in het geval van ‘double identity’. Door deze absolute bescherming wordt - zoals de
geschillencommissie van het WTO-panel stelt – ook de economische waarde van het merk
beschermd, welke voortvloeit uit de reputatie van het merk en uit de kwaliteit die het
waarborgt. Het beschermen van de onderscheidende kracht van een merk in de gevallen van
‘double identity’, leidt daarom als vanzelf tot een bredere bescherming dan tegen verwarring
omtrent de herkomst van producten alleen. Daar tegenover staat het tweede inbreukartikel
(5(1)(b) Merkenrichtlijn) dat wel specifiek ziet op bescherming van consument en producent
tegen verwarring omtrent de herkomst van waren en/of diensten. In de derde situatie gaat het
om additionele bescherming die aan bekende merken geboden kan worden. Het gaat hier om de
bescherming van de reputatie die deze merken indertijd hebben verworven, waarmee de
goodwillfunctie van het merk gediend is. Bescherming van de goodwillfunctie leidt tot het
voorkomen van verwatering van de intrinsieke waarde van het bekende merk. De Europese
wetgever heeft er in de Merkenrichtlijn voor gekozen om deze goodwillbescherming van
bekende merken optioneel te maken voor haar lidstaten, al noemt het TRIPs-verdrag deze
bescherming tegen verwatering van bekende merken niet expliciet. Het is dan ook de vraag of de
WTO met artikel 16(3) daadwerkelijk heeft gedoeld op een additionele goodwill-bescherming.
Uit artikel 5(2) Merkenrichtlijn blijkt in ieder geval dat de Europese wetgever artikel 16(3)
TRIPs wel heeft beschouwd als een additionele bescherming tegen verwatering van bekende
merken.
Deze drie beschermingsbepalingen lijken eenvoudig, maar het Hof van Justitie heeft de nodige
moeite gehad met de uitleg van met name de gevallen waar al dan niet sprake was van ‘double
identity’. Deze moeilijkheden kwamen vooral aan het licht in zaken waarbij een derde slechts
refereerde naar het beschermde merk; in bijvoorbeeld gevallen van vergelijkende reclame en
het adverteren op zoekmachinediensten door middel van het inschrijven van een beschermd
merk als keyword (AdWords). Het Hof leek te vinden dat de merkhouder zich in deze gevallen
tegen dit refererende gebruik zou moeten kunnen verzetten om zijn specifieke belangen te
beschermen. Omdat de herkomstfunctie -het belang dat artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn volgens
considerans 11 Merkenrichtlijn met name beschermt - niet in het geding was, leek dit
beschermingsartikel in deze situatie niet toepasbaar. Om merkinbreuk alsnog aan te nemen, had
het Hof wellicht kunnen kiezen om het verwateringsartikel 5(2) Merkenrichtlijn toe te passen.
De Europese rechter koos echter voor een andere oplossing om merkinbreuk in deze gevallen
- 65 -
alsnog onder artikel 5(1)(a) te scharen. Daartoe bepaalde het Hof in het arrest L’Oréal/Bellure
dat er afbreuk moet worden gedaan aan één van de functies die het merk vervult, een vereiste
dat in de Merkenrichtlijn en het TRIPs-verdrag niet terug is te vinden. Tot die functies van het
merk behoren volgens het Hof niet alleen de herkomstfunctie, maar ook de kwaliteits-
communicatie- investerings- en reclamefunctie.244 Bij schade aan één of meer van deze functies
kan inbreuk in het geval van ‘double identity’ pas worden aangenomen.
Deze merkenrechtelijke functieleer die het Hof van Justitie door de jaren heen heeft ontwikkeld,
heeft een aantal belangrijke verschuivingen in het wettelijke stelsel van het merkenrecht tot
gevolg gehad. De meest voor de hand liggende verandering is de afbreuk aan de absolute
bescherming in het geval van ‘double identity’, welke volgens overweging 11 bij de
Merkenrichtlijn geboden zou moeten worden. Merkinbreuk onder artikel 5(1)(a)
Merkenrichtlijn kan sinds L’Oréal/Bellure slechts worden aangenomen indien er afbreuk wordt
gedaan aan één van de functies van het merk, terwijl verwarringsgevaar (= afbreuk aan de
herkomstfunctie) volgens artikel 16(1) TRIPs verondersteld zou moeten zijn. De Europese
wetgever kiest er zodoende voor om een hogere inbreukdrempel te hanteren dan het TRIPs-
verdrag vereist. In eerste instantie lijkt het er daarom op dat de beschermingsomvang van
merkhouders beperkt; de absolute bescherming blijkt sinds L’Oréal/Bellure immers niet
absoluut te zijn.
Een tweede ontwikkeling die gepaard is gegaan met de ontwikkeling van de functieleer, is de
oprekking van het begrip ‘merkgebruik’. Door deze uitbreiding is het Hof van Justitie in staat
gesteld om het refererende merkgebruik van vergelijkende reclame en het inschrijven van
AdWords onder ‘merkgebruik’ te kunnen scharen. In een reeks uitspraken heeft het Hof van
Justitie ervoor gezorgd dat aan dit standaardvereiste voor de artikelen 2.20(1)(a), (b) en (c)
reeds is voldaan indien er door het gebruik een associatie wordt opgeroepen tussen de
merkhouder en de waren en/of diensten van de derde.245 Het resultaat daarvan is dat het nu aan
de derde is om zich voldoende te distantiëren van het beschermde merk, al is merkinbreuk nog
niet gegeven als er aan het vereiste van merkgebruik is voldaan.246
Daarnaast is er een zekere overlap tussen de verschillende inbreukartikelen ontstaan. Zo is de
beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar onder artikel 5(1)(b) Merkenrichtlijn precies
gelijk aan de vraag of er sprake is van afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk in het geval
244 Dit volgt uit HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009,43 m.nt. Gielen (L’Oréal/Bellure).245 Lemley 2007, p.1671.246 Zoals bijvoorbeeld in HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen (Interflora/Marks &
Spencer).
- 66 -
van ‘double identity’ (=5(1)(a)).247 Daarnaast blijkt dat de nieuw ontwikkelde reclame-,
investerings- en communicatiefunctie van het merk voor een belangrijk deel zijn voorbehouden
aan merken die een reputatie genieten. Door de bescherming van deze functies is het zodoende
eveneens mogelijk geworden om de intrinsieke waarde van een merk, de goodwill, te
beschermen onder artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Er is hier zodoende sprake van een
doorkruising van de verschillende beschermingsartikelen van het merkenrecht. De houder van
een bekend merk geniet op deze manier additionele goodwill-bescherming op grond van het
verplicht geïmplementeerde artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn, en niet alleen op grond van het
optionele artikel 5(2). Ook kunnen merkhouders die niet aan de ‘bekendheidseis’ van artikel
5(2) voldoen, bescherming van hun goodwill afdwingen op grond van artikel 5(1)(a).
De kritiek op de aanpassing van het merkenrechtelijke systeem door de functieleer is legio. Zo
constateren velen dat er geen wettelijke basis bestaat voor de ontwikkeling van de functieleer en
brengt de leer onduidelijkheid in het gebalanceerde wettelijke systeem van het merkenrecht.
Het gaat daarnaast in tegen de gedachte van de Merkenrichtlijn en het TRIPs-verdrag om
eenzelfde verwarringstoets te hanteren in de gevallen van ‘double identity’ en ‘similarity’.
Daarnaast verandert het merkenrecht van een defensief recht van de merkhouder in een
exploitatierecht. Iedere derde wordt nu geacht om zelf in bijvoorbeeld advertenties op internet
voldoende afstand te nemen van het beschermde merk om inbreuk te voorkomen. Een risico dat
verder op de loer ligt door de ontwikkeling van de functieleer is dat de vrijheid van
meningsuiting in het merkenrecht in het geding komt, doordat bijvoorbeeld parodieën op
bekende merken in de gevallen van ‘double identity’ niet zijn toegestaan. Een laatste punt van
kritiek is dat het Hof van Justitie nalaat om de ontwikkelde functieleer consequent toe te passen,
door in bepaalde gevallen slechts een beperkt aantal merkfuncties te toetsen.248 Zodoende lijkt
het erop dat het Hof gewenste resultaten wil bereiken door de door zichzelf ontwikkelde
functieleer naar eigen goeddunken toe te passen.
Op grond van deze punten van kritiek en de verdere analyse van de ingezette ontwikkelingen,
moet worden geconstateerd de merkenrechtelijke functieleer onhoudbaar is. Omdat het TRIPs-
verdrag slechts minimum-vereisten stelt en het Europese merkenrecht aan deze vereisten blijft
voldoen, is het de Europese rechter wel toegestaan om een dergelijke theorie te ontwikkelen. De
toepassing van de functieleer door het Hof van Justitie zorgt er echter voor dat er wordt
afgedaan aan de absolute bescherming die de Merkenrichtlijn beoogt te bieden in de gevallen
van ‘double identity’. Daarnaast worden er overeenstemmende toetsen gehanteerd om
verschillende vormen van merkinbreuk aan te tonen, hetgeen leidt tot inconsistentie in het
247 Arnold 2012, p.62.248 Zoals het geval was in de ‘AdWords-zaken’ Google/Louis Vuitton en Interflora/Marks & Spencer.
- 67 -
wettelijke systeem. Het overzichtelijke merkenrechtelijke systeem wordt door de functieleer
onnodig overhoop gehaald. Uit de AdWords-arresten blijkt vervolgens dat het Hof van Justitie
slechts een aantal merkfuncties aan toetsing onderwerpt, zonder dat het deze keuze motiveert.
Nu het onduidelijk is welke functies in welke gevallen van belang zijn, zorgt de functieleer voor
rechtsonzekerheid. Het Hof van Justitie past de functieleer niet consequent toe, dus is een
eenduidige lijn (nog) niet te herkennen. Tenslotte lijkt het belang van het merkenrecht steeds
meer te verschuiven naar de economische waarde van het merk. Door de ingezette
ontwikkelingen verwordt het merk steeds meer tot een exploitatierecht. Dit is niet in
overeenstemming is met de traditionele en meest geaccepteerde ratio van het merkenrecht,
namelijk het beschermen van consument en producent tegen verwarring omtrent de herkomst
van producten. Het merkenrecht verliest haar defensieve insteek en daarnaast is het lastig om te
verdedigen dat houders van bekende merken een exploitatierecht verdienen dat vergelijkbaar is
met het recht dat voortvloeit uit andere gebieden van intellectuele eigendom.
De gevolgen van de functieleer zijn zeer schadelijk voor onder andere de consistentie van het
merkenrecht en het creëert daarnaast rechtsonzekerheid. Het antwoord op de hoofdvraag is dan
ook ontkennend: implementatie van de functieleer in het Europese merkenrecht is niet
wenselijk.
De functieleer moet dus geen plaats kennen in het merkenrecht. Als aan de bestaande
voorwaarden van artikel 5(1)(a) is voldaan, moet verwarring verondersteld worden aanwezig te
zijn en is er sprake van merkinbreuk. Het criterium ‘afbreuk aan één van de functies van het
merk’ is geen toevoeging aan de rest van het artikel, zoals ook R. Arnold stelt. In het geval van
bijvoorbeeld refererend merkgebruik waarin de Europese rechter het niet wenselijk acht om
merkinbreuk aan te nemen, zal het begrip ‘merkgebruik’ uitkomst moeten bieden. Door de
drempel voor dit criterium te verhogen en inbreuk pas aan te nemen als daar aan is voldaan,
wordt het huidige merkenrecht weer in overeenstemming gebracht met de bedoeling van de
wetgever. In uitzonderingssituaties waar merkgebruik in het geval van ‘double identity’ moet
worden aangenomen, maar er duidelijk geen sprake van merkinbreuk is, zou een geldige reden-
verweer voor derden uitkomst kunnen bieden. Deze constructie is vergelijkbaar met het huidige
artikel 5(2) Merkenrichtlijn en op deze geldige reden zou bijvoorbeeld een beroep kunnen
worden gedaan in het geval van merkenparodie, waarmee de vrijheid van meningsuiting
gediend is. Ook het gebruik van het merk van een concurrent als AdWord zou via deze weg
eventueel van merkinbreuk uitgesloten kunnen worden. Alle inbreukzaken die betrekking
hebben op de goodwill van een merk zullen op grond van artikel 5(2) Merkenrichtlijn
beoordeeld moeten worden en niet op grond van artikel 5(1)(a); een merkhouder komt dan ook
pas voor goodwill-bescherming in aanmerking als zijn merk daadwerkelijk ‘bekend’ is.
- 68 -
Op deze manier wordt er eveneens voor gezorgd dat de merkhouder in staat wordt gesteld om
zijn specifieke belangen als houder van het merk te beschermen, zonder dat de functieleer hier
aan te pas komt. Zodoende wordt de inconsistentie en de rechtsonzekerheid ten gevolge van de
functieleer weggenomen. De functieleer is inmiddels in de doctrine opgenomen, al bestaat er nog
steeds onduidelijkheid over de daadwerkelijke toepassing ervan. Het is dan ook de vraag of het
Hof van Justitie de door de jaren heen ver ontwikkelde functieleer ooit zal willen opgeven,
ondanks de wijdverbreide kritiek die op de leer wordt geuit en de problemen die de functieleer
veroorzaakt.
- 69 -
Literatuurlijst
Arnold 2012
R. Arnold, ‘The CJEU’s Article 5(1)(a) jurisprudence: problems and solutions’, Berichten
Industriële Eigendom februari 2012, p.58-63.
Beebe 2006
B. Beebe, ‘A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law’, Fordham Intellectual
Property, Media & Entertainment Law Journal 2006-16, p.1143-1174.
Bone 2006
Robert G. Bone, ‘Hunting Goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law’, Boston
University Law Review 2006, p.1-93.
Cohen 1935
F. Cohen, ‘Transcendental Nonsense and the Functional Approach’, Columbia Law Review 1935-
35, p.814-817.
Cohen Jehoram 2012
T. Cohen Jehoram, ‘The Function theory in trade mark law and the holistic approach of the ECJ’,
in: Verbindend Recht: Liber Amicorum K.F. Haak, Deventer: Kluwer 2012.
Cohen Jehoram en van Helden 2011
T. Cohen Jehoram en H. van Helden, ‘Bekend, bekender, bekendst: Goodwill-bescherming van
merken’, Berichten Industriële Eigendom 2011-4, p.118-123.
Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2008
T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom Deel 2:
Merkenrecht, aangepaste studenteneditie, Deventer: Kluwer 2008.
Cohen Jehoram, van Nispen en Huydecoper 2009
T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom Deel 2:
Merkenrecht, aangepaste studenteneditie, Deventer: Kluwer 2009.
Craig 2010
C.J. Craig, ‘Perfume by Any Other Name May Smell as Sweet… But Who Can Say?: A Comment on
L’Oreal v. Bellure’, Intellectual Property Journal 2010-21, p.321-334.
- 70 -
De Haan, Huizer en Span 2003
W. de Haan, W. Huizer en R. Span, ‘Refererend merkgebruik: is het Tanderil-arrest achterhaald
na Hölterhoff/Freiesleben?’, Ars Aequi november 2003, p.814-822.
Diamond 1975
S.A. Diamond, ‘The Historical Development of Trademarks’, The Trademark Reporter 1975-65,
p.265-290.
Fezer 2001
K.H. Fezer, Markenrecht, München 2001.
Fezer 2003
K-H Fezer, ‘Entwicklungslinien und Prinzipien des Markenrechts in Europa – Auf dem Weg zur
Marke als einem immaterialgüterrechtlichen Kommunikationszeichen’, Gewerblichter
Rechtsschutz und Urhebberrecht 2003, p.457-475.
Fhima 2011
I.S. Fhima, ‘The Court of Justice’s protection of the advertising function of trade marks – an
(almost) sceptical analysis’, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2011-6, p.325-329.
Franzen en Holzhauer 1989
G. Franzen en F.F.O. Holzhauer, Het Merk, Deel VI, Deventer: Kluwer 1989.
Gangjee en Burrell 2009
D. Gangjee en R. Burrell, ‘A brief note on L’Oreal and the prohibition on free riding’, The
University of Queensland, TC Beirne School of law, Legal studies research paper Series, Research
Paper no.09-32.
Ghislain en Mastenbroek 2010
I.M. Ghislain en C.S. Mastenbroek, ‘Bescherm je merk, omdat je het waard bent: de gevolgen van
L’Oréal/Bellure voor bekende merken en ‘look-a-likes’, IER 2010-76.
Gielen 2011
C. Gielen, ‘Heeft het Benelux-recht het Europese merkenrecht beïnvloed?’, In: Benelux Office for
Intellectual Property (ed.), In Varietate Concordia, National and European Trademarks living
apart together, The Hague: Benelux Office for Intellectual Property 2011.
- 71 -
Gielen 2012
C. Gielen, ‘Annotatie bij Interflora/Marks&Spencer’, Ars Aequi januari 2012, p.34-42.
Gielen e.a. 2011
C. Gielen (red.), A.C.M. Alkema, P.G.F.A. Geerts, M.M. Groenenboom, R. Hermans, R.C.K. van Oerle
en A.M.E. Verschuur, Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2011.
Gielen en Wichers Hoeth 1992
C. Gielen en L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992.
Gonsalves en Flynn 2006
M. Gonsalves en P. Flynn, ‘Dilution Down Under: The Protection of Well-Known Trade Marks in
Australia’, European Intellectual Property Review 2006-28, no.3, p.174-181.
Handler 2007
M. Handler, ‘Trade mark dilution in Australia?’, European Intellectual Property Review 2007-29,
p. 307-327.
Heald 1996
P. Heald, ‘Trademarks and geographical Indications: Exploring the Contours of the TRIPs
Agreement’, Vanderbilt Journal of Transnational Law 1996, p. 635.
Heerma van Voss en Zwaan 2010
M.J. Heerma van Voss en V.A. Zwaan, ‘Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we
zijn er nog niet’, NtEr 2010-6, p.207-217.
Henning-Bodewig en Kur 1988
F. Henning-Bodewig en A. Kur, Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der
Marktwirtschaft. Band 1: Grundlagen. Band 2: Einzelprobleme. Weinheim, 1988.
Hofhuis 2010
J. Hofhuis, ‘Adverteren op Google met het merk van een concurrent als AdWord’, Ars Aequi
oktober 2010, p.703-709.
Klos 2007
S. Klos, ‘Een Opeltje met functietoets’, BMM Bulletin 2007-4, p.173-176.
- 72 -
Knaak e.a. 2012R. Knaak, A. Kur, A. von Mühlendahl, ‘The Study on the Functioning of the European Trade Mark System’, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, 2012, no.12-13.
Kur e.a. 2009
A. Kur, L. Bently en A. Ohly, ‘Sweet Smells and a Sour Taste – The ECJ’s L’Oréal Decision’, Max
Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper 2009, No. 10/01.
Landes en Posner 1988
W.M. Landes en R.A. Posner, ‘The Economics of Trademark Law’, The Trademark Reporter 1988-
78. p. 267.
Lemley 2007
M.A. Lemley, ‘Grounding Trademark Law Through Trademark Use’, Stanford Public Law and
legal Theory Working Paper Series 2007, Research Paper No. 961470, p.1669-1701.
Lunney 1999
G.S. Lunney, Jr., ‘Trademark Monopolies’, Emory Law Journal 1999-48, p.367-486.
McCarthy 2004
J.T. McCarthy, ‘Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared’, The
Trademark Reporter 2004-94, p.1163.
McCarthy 2004
J.T. McCarthy, ‘Proving a Trademark has been diluted: Theories or facts?’, Houston Law Review
2004-41, p.713-747.
McKenna 2007
M.P.. McKenna, ‘The normative foundations of trademark law’, Notre Dame Law Review 2007-82
no.5, p. 1839-1916.
Pfeffer en Salomonson 1938
H. Pfeffer en C.D. Salomonson, Grondbegrippen van Nederlandsch mededingingsrecht, Haarlem:
Bohn 1938.
- 73 -
Quaedvlieg 2009
A.A. Quaedvlieg, ‘Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L'Oréal’, Ars
Aequi december 2009, p.799-808.
Richardson 2000
M. Richardson, ‘Promotional Trade Marks and Trade Mark Law in Australia: Recent Cases’,
Entertainment Law Review 2000-11, p. 189-192.
Ricketson 2000
S. Ricketson, ‘Dilution and Confusion: The Bases of Trade Mark Infringement or the New
Australian Trade Mark Anti-Dilution Law 1999’, in: C. Rickett en G. Austin (eds), International
Intellectual property and the Common Law World, Oxford: Hart, 2000.
Rogers 1949
E.S. Rogers, ‘The Lanham Act and the Social Function of Trade-Marks’, Law and Contemporary
Problems 1949-14, No. 2, p.173-184.
Schechter 1925
F.I. Schechter, The Historical Foundations of the law Relating to Trade-Marks, New York: The
Lawbook Exchange 1925.
Schechter 1927
F.I. Schechter, ‘The Rational Basis of Trademark Protection’, Harvard Law Review 1927-40, no.6,
p.813-833.
Schroeder 2008
J.E. Schroeder, ‘Brand Culture: Trade Marks, marketing and consumption’, in: L. Bently, J.Davis en
J. Ginsburg, Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique, Cambridge: Cambridge
University Press 2008, p.161-176.
Senftleben 2009
M.R.F. Senftleben, ‘The Trademark tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and
EC Law’, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2009-40, p.45-77.
Senftleben 2009(2)
M.R.F. Senftleben, ‘Het tijdperk van het merkenrechtelijke absolutisme, noot bij L’Oréal/Bellure’,
BIE 2009-58, p.271-273.
- 74 -
Senftleben 2010
M. Senftleben, ‘Keyword advertising: Geldend Europees recht en daaruit volgende systematiek’,
Berichten Industriële Eigendom oktober 2010, p.346-353.
Senftleben 2011
M.R.F. Senftleben, ‘Adapting EU Trademark law to new technologies – Back to Basics?’, in: C.
Geiger, ed, Constructing European Intellectual Property: Achievements and new prospectives,
Edward Elgar Publishing 2011.
Strasser 2000
M. Strasser, ‘The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine
into Context’, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 2000-10,
p.375-432.
Verhoestraete en Hoorneman 2010
F. Verhoestraete en W. Hoorneman, ‘Pre- and post-L’Oréal/Bellure, a comparative approach’,
BMM Bulletin 2010-2, p.56-61.
Vos 2011
G. Vos, ‘Adwords: merkenrecht in reclamerechtelijk perspectief’, BMM Bulletin 2011-1, p. 17-20.
Werkman 1974
C.J. Werkman, Trademarks: Their Creation, Psychology and Perception, New York: Barnes & Noble
1974.
- 75 -
Jurisprudentie
Hof van Justitie van de Europese Unie
HvjEG 22 juni 1976, NJ 1977, 159 m.nt. LWH (Terrapin/Terranova).
HvJEG 23 mei 1978, C 102/88 m.nt. LWH (Hoffman-La Roche/Centrafarm).
HvJEG 3 december 1981, IEPT19811203 (Pfizer/Eurim-Pharm).
HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, NJ1995, 480 m.nt. DWFV (IHT/Ideal Standard).
HvJ EG 11 november 1997, nr. C-251/95, NJ 1998, 9, m.nt. DWFV (Puma/Sabel).
HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393, m.nt DWFV (Canon/Cannon).
HvJEG 22 juni 2000, C-425/98, NJ2000, 712 (Adidas/Marca).
HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ 2003, 265, (Arsenal/Reed).
HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002,29 m.nt. Gielen (Hölterhoff/Freiesleben).
HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569 m.nt. Speyart (Anheuser
Busch/Budvar;Budweiser).
HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. Gielen (Adam Opel/Autec).
HvJ EG 11 september 2007, zaaknr. C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. Gielen (Céline).
HvJEG 18 juni 2009, nr. C-487/07, IER 2009, 43 m.nt. Gielen (L’Oréal/Bellure).
HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C236/08, C238/08 en C-237/08, RvdW 2010, 617 (Google
France/Louis Vuitton).
HvJEG 25 maart 2010, C-278/08, RvdW 2010/618 (BergSpechte Outdoor Reisen/Günter Guni
Trekking).
HvJEU 12 juli 2011, zaak C-324/09, BIE 2011/107 m.nt. Koelman (L’Oréal/eBay).
HvJEG 22 september 2011, C-323/09, IER 2011/71 m.nt. Gielen (Interflora/Marks & Spencer).
Benelux Gerechtshof
BenGH 6 november 1992, BIE 1993, 84 (Automotive Products/Valeo).