INHOUD - rvo.nl · JURISPRUDENTIE Nr.21Vzr.Rechtbankte’s-Gravenhage, 30januari2008*...

I N H O U D

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 21 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 30 januari 2008,Les Laboratoires Servier/Katwijk Farma (Servier heeft nietkunnenvolstaanmetde enkele stellingdathetNederlandsegenerieke product hetzelfde is als het geteste Engelse endatdaaruit in combinatie met de overweging van de Engelserechter dat bij gebreke van nietigheid sprake zou zijn ge-weest van inbreuk, ook thans inbreuk door Katwijk Farmavaststaat; onder cross-examination erkend dat de uitge-voerde koelregimes uit de Experimenten in de Engelse pro-cedure allemaal voor de hand lagen op de prioriteitsdatum)(blz. 81).

Nr. 22 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 maart 2008, De Eu-ropese Centrale Bank/Document Security Systems (andersdan de Engelse en Franse rechter is deze rechtbank van oor-deel dat de gemiddelde vakman deelkenmerken zondermeer zou begrijpen uit in de oorspronkelijke aanvrage be-schrevengevondenprintmethode ende verdere kopieënge-maakt met een kopieerinrichting van het aftasttype in ver-binding met conclusie 13; het beroep dat de uitvindingopenbaar is gemaakt in het Zwitserse en Britse bankbiljetwordt verworpen; de werkwijze valt immers niet te herlei-den uit de bankbiljetten als zodanig) (blz. 87).

2Merkenrecht

Nr. 23 Rechtbank te Almelo, 31 oktober 2007, Groeneveld/TenCate (voor eenberoepopbescherming ten titel van alge-meen bekend merk moet het gaan om merken die bij deovergrote meerderheid van het publiek bekend zijn; de re-levante bekendheid moet bestaan op het moment van hetdepot waartegen met een beroep op een algemeen bekendmerkwordt geageerd; derdendie eenmerkdatwegensnon-usus is vervallen willen gaan gebruiken kunnen vervallen-verklaringvorderen;daaruitvolgtdatdezehandelwijzenietonrechtmatig is en niet meebrengt dat een depot als depotte kwader trouwmoet worden aangemerkt) (blz. 97).

3Modelrecht

Nr. 24 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 juni 2008, MM-Exclusief/Sikombi (de scooter van Sikombi en de HondaShadowmaken dezelfde totaalindruk; laatstgenoemde is alvoor 2000 op de markt, terwijl de Gemeenschapsmodellennadien, i.e. in 2006 zijn ingeschreven; in dat licht bezien iser een redelijke mate van waarschijnlijkheid dat de be-voegde instantie zal besluiten dat de Gemeenschaps-modellen nietig zijn) (blz. 103).

Nr. 25 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 oktober 2007,Velopa/Van Lin h.o.d.n. GTV Tools (vanmodelinbreuk is al-leenalgeensprake,omdatvormgevingbijdegeïnformeerdegebruiker een andere totaalindruk wekt; het pannadoeltype 3 van GTV moet worden aangemerkt als een ongeoor-loofdeverveelvoudigingvanhetontwerpvoordedefinitievePanna Goal van Velopa; totaalindruk wijkt onvoldoende af;Van Lin heeft bij lange na niet aannemelijk gemaakt dat hetontwerp voor type 3 vanhemzelf afkomstig is enniet (onbe-wust) is ontleend aan de pannagoal van de marktleider; ge-vorderde proceskosten zijn aan de forse kant, een correctiewordt passend geacht) (blz. 105).

4 Kwekersrecht

Nr. 26 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 11 juni 2008, Plant Re-search International/Europe Fruit Trade (gedaagde heeftkwekersrechtelijke voorbehoudenhandelingenmetbetrek-king tot het ras waarop eiseres kwekersrechten bezit, ge-pleegd; het is niet aannemelijk dat er een ’uitputting’ vanhet kwekersrecht vande eiseres sprake is; voorzover degele-verdeplantenal van licentiehouders afkomstigzijn, zijndiein strijd met de geldende licentievoorwaarden; winst-afdracht in plaats van schadevergoeding is in de gegevenomstandigheden toewijsbaar) (blz. 111).

7 9

NUMMER 3 c maart 2009 c JAARGANG 77

OctrooicentrumNederland is een agentschap van hetMinisterie van Economische Zaken.

C O L O F O N

Bijblad bij De IndustrieleEigendom

Verschijntmaandelijks, rond de 16e

Abonnementsprijs:EUR79,–per jaar; aanabonneesbuitenNederlandwordt

EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los

nummer EUR 7,90

Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan

tussentijdsenieuweabonneeswordendeeerderverschenennummersvan

de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur

schriftelijk, te worden gericht aan de administratie

Beeindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie

uiterlijk zes weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder

tijdige opzeggingwordt het abonnement automatisch verlengd

Administratie:OctrooicentrumNederland, Patentlaan 2, Postbus 5820,

2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28,

faxnummer (070) 390 01 90, e-mail: [email protected]

Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redac-

tie-adres sturen t.a.v. de secretaris

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, DenHaag

© Auteursrecht voorbehouden

Redactie:

prof. mr. J.J. Brinkhof

mr. J.L. Driessen

dr. J.H.J. denHartog

jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper

prof. mr. C.J.J.C. vanNispen

prof. mr. A.A. Quaedvlieg

prof. mr. J.H. Spoor

mr. P.J.M. Steinhauser

Correspondenten:

F.Henning-Bodewig (verbonden aan hetMax-Planck-Institut,Munchen)

H. Laddie

R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)

Redactie-secretaris:mevr. S.H. van Gelder

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.)

Telefoonnummer (070) 398 65 02, faxnummer (070) 398 65 30,

e-mail: [email protected]

Nr. 27 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 juni 2008, Vletter&DenHaanBeheer e.a./Koninklijke vanZanten e.a. (opzeg-gingvan licentieovereenkomstgerechtvaardigd; sedertdienkunnen gedaagden geen aanspraak maken op een licentie;dat rechtvaardigt een verbod van inbreuk op het kwekers-recht, ook voor Nieuw Zeeland; gezien het feit dat NieuwZeeland partij is bij het UPOV-verdrag, is aannemelijk dathet Nieuw Zeelandse recht een verbod van voortbrengingvoor handelsdoeleinden, te koop aanbieden en verhande-ling toestaat) (blz. 116).

Berichten

PAO-cursus ’Intellectuele Eigendom en faillissement’(blz. 118).

PAO-cursus ’Handhaving Intellectuele Eigendom’(blz. 118).

PAO-cursus ’Filmrechten in de praktijk’ (blz. 118).

PAO-cursus ’Octrooieren in de life sciences sector, recenteontwikkelingen in de octrooirechtspraktijk’ (blz. 119).

8 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M M A A R T 2 0 0 9

J U R I S P R U D E N T I E

Nr. 21 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage,30 januari 2008*

(perindopril erbuminezout)

Mr. G.R.B. van Peursem

Art. 53, lid 2 Row 1995Servier heeft, gelet op het gevoerde verweer van Katwijk Farma

dat langs velerlei weg de a-polymorf van kristallijn perindopril erbu-minezout kan worden verkregen, niet kunnen volstaan in de onder-havige procedure met de enkele stelling dat het Nederlandse gene-rieke product hetzelfde is als het geteste Engelse en dat daaruit incombinatie met de overweging van de Engelse rechter dat bij gebrekevan nietigheid sprake zou zijn geweest van inbreuk, ook thans in-breuk door Katwijk Farma vaststaat. Servier heeft onvoldoende aan-getoond dat de specifiek geclaimde XRPD-pieken uit conclusie 1 vanhet octrooi ook voorkomen in het product van Katwijk Farma. Datgeldt te meer nu de tabel van conclusie 1 25 meetwaarden bevat meteen ongebruikelijke nauwkeurigheid van 3 decimalen achter dekomma. De deskundigen in de Engelse procedure concludeerden dat 6pieken van Experiment 3 niet overeenkomen met conclusie 1.

Art. 73, lid 1 a Row 1995In het voorbeeld van EP 0308341 wordt zonder nadere specifica-

tie aangegeven dat na herkristallisatie van het zout in ethylacetaatmoet worden gekoeld, gefilterd en gedroogd. Voorshands is voldoendeaannemelijk gemaakt door Katwijk Farma dat variatie van koel-regimes met toepassing van algemene vakkennis en trial and errorbij nawerking van het voorbeeld uit EP 0308341 de a-polymorf kan(en doorgaans zal) opleveren, de thermodynamisch meest stabielevorm. Ook de partijdeskundige van Servier in de Engelse procedure,prof.Motherwell,heeft ondercross-examination erkenddatdeuit-gevoerde koelregimes uit de Experimenten in de Engelse procedureallemaal voordehand lagen op de prioriteitsdatum. Het zijn metandere woorden niet-inventieve varianten op de stand van de tech-niek. Ook alle in de tabel op p. 14 van prod. 12 van Servier genoemdekoelregimes leveren deze polymorf op, zo erkent ook Servier zelf. Hetbehelst zo bezien niet meer dan een eenvoudige optimalisering vanhet al bekende herkristallisatieproces. Dat is niet inventief in octrooi-rechterlijke zin in dit geval.

Les Laboratoires Servier SA te Courbevoie Cedex, Frankrijk,eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,advocaatmr. L. Oosting te Amsterdam,tegenKatwijk Farma BV te Leiden, gedaagde, procureurmr. W. Heemskerk, advocaten mrs. P.J.M. Steinhauser enA.E. Heezius te Amsterdam.

2 Uitgangspunten2.1 In kort geding kan van het navolgende worden uitge-gaan.2.2 Servier is houdster van Europees octrooi EP 1 296 947(hierna: EP 947 of het (α-polymorfe) octrooi), haar op 4 fe-bruari 2004 verleend op een aanvrage van 6 juli 2001 onderinroeping van prioriteit sinds 6 juli 2000 voor: Forme cristal-line alpha du sel de tertbutylamine du perindopril, in de niet be-

stredenNederlandse vertaling luidend: ’Alfakristallijne vormvan het tert-butylaminezout van perindopril’. Eendergelijke stofis een voorbeeld van een polymorf. Met polymorfie wordtgeduid op het verschijnsel dat van een vaste stof verschei-dene kristalvormen kunnen voorkomen door een andererangschikking van de moleculen in het rooster. Dat kan re-sulteren in heel verschillende fysische eigenschappen (zoalsinhetgevalvangrafietendiamant),waaruitduidelijkwordtdat dit verschijnsel belangrijk is bij de bereiding van farma-ceutica. De vrije base perindopril en haar toepassingen wa-ren al eerder bekend, bijvoorbeeld uit het basisoctrooiEP 0 049 658 (hierna EP 658) van 13 juni 1984 (het ABCvoor Nederland is verlopen op 21 juni 2003). Ook is uit hetanterieure EP 0 308 341 (hierna: EP 341) een industriëlemethode bekend voor de vervaardiging van het tert-butylamine zout van perindopril (ook wel genoemd: erbu-minezout). De vrije base perindopril wordt volgens EP 341omgezet door in ethylacetaat op te lossen, vervolgens tert-butylamine toe te voegen en te herkristalliseren1.

In deniet bestredenNederlandse vertaling luidendeze con-clusies aldus:1. α-kristallijne vorm van de verbinding met de formule (I):

gekarakteriseerd door het volgende röntgendiffractiepatroon van hetpoeder gemeten met een diffractormeter (koperen anti-kathode) enuitgedrukt in termen van de interroosterafstanden d, de 2 thetaBragg-hoek, intensiteit en relatieve intensiteit (uitgedrukt als per-centage ten opzichte van de meest intense straal):

Hoek 2 theta,%

Inter-roosterafstand d(A)

Intensiteit RelatieveIntensiteit(%)

7,680 11,50 390 8,88,144 10,85 230 5,29,037 9,78 4410 10010,947 8,08 182 4,113,150 6,73 82 1,913,687 6,48 83 1,914,827 6,05 582 13,215,412 5,74 770 17,516,573 5,34 1115 25,317,357 5,10 340 7,718,109 4,89 193 4,4

* Beroep ingesteld. Red.

1 Voor een analyse van het voor de onderhavige procedure relevante deelvan het voorbeeld uit EP 341 zie hierna in 2.10.

M A A R T 2 0 0 9 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 8 1

Hoek 2 theta,%

Inter-roosterafstand d(A)

Intensiteit RelatieveIntensiteit(%)

19,922 4,45 308 6,920,609 4,31 375 8,521,412 4,15 226 5,121,832 4.07 217 4,922,158 4,01 483 1122,588 3,93 386 8,823,323 3,81 107 2,424,200 3,67 448 10.224,727 3,60 137 3,125,957 3,43 125 2,828,932 3,31 75 1,727,836 3,20 197 4,528,988 3,08 129 2,929,213 3,05 117 2,7

2. Werkwijze voor de bereiding van de α-kristallijne vorm van de ver-binding met de formule (I) volgens conclusie 1, met het kenmerk,dat men een oplossing van het tertbutylaminezout van perindoprilin ethylacetaat onder terugvloeiing verwarmt, en deze vervolgens ge-leidelijk afkoelt tot volledige kristallisatie.3. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat men deverbinding met de formule (I) gebruikt verkregen met behulp van debereidingswijze beschreven in het octrooischrift EP 0 308 341.4. Werkwijze volgens één van de conclusies 2 of 3, met het ken-merk, dat de concentratie van de verbinding met de formule (I) inethylacetaat is gelegen tussen 70 en 90 g/l.5. Werkwijze volgens één van de conclusies 2 tot 4, met het ken-merk, dat de oplossing van de verbinding met de formule (I) in ethyl-acetaat onder terugvloeiing eerst wordt afgekoeld tot een tempera-tuur gelegen (tussen, Vzr.) 55 en 65 ˚C met een snelheid gelegen tussen5 en 10 ˚C/u, en vervolgens tot omgevingstemperatuur.6. Werkwijze volgens één der conclusies 2 tot 4, met het kenmerk,dat de oplossing van de verbinding met de formule (I) in ethylacetaatgedurende de afkoelstap tot een temperatuur gelegen tussen 76 en 65˚C wordt beënt (bedoeld zal zijn: bereikt, Vzr.)7. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de oplos-sing van de verbinding met de formule (I) in ethylacetaat onder terug-vloeiing eerst wordt afgekoeld tot een temperatuur gelegen tussen 55en 65 °C met een snelheid gelegen tussen 6 en 8 °C/u, en vervolgenstot omgevingstemperatuur.8. Werkwijze volgens één van de conclusies 2 tot 7, met het ken-merk, dat het tert-butylaminezout van perindopril dat aldus wordtverkregen de vorm heeft van afzonderlijke gemakkelijk te filtrerenstaafjes.9. Farmaceutisch preparaat dat als actief bestanddeel de verbindingvolgens conclusie 1 bevat, in combinatie met één of meer inerte, niet-toxische en farmaceutisch aanvaardbare dragers.10. Farmaceutisch preparaat volgens conclusie 9 bruikbaar voor debereiding van geneesmiddelen bruikbaar als remmers van het enzymvoor de omzetting van angiotensine I.11. Farmaceutisch preparaat volgens conclusie 10 bruikbaar voor debereiding voor de bereiding (dubbel zal moeten worden geschrapt,Vzr.) van geneesmiddelen bruikbaar voor de behandeling van cardio-vasculaire ziekten.12. Farmaceutisch preparaat volgens één van de conclusies 9 tot 11,

met het kenmerk, dat het eveneens een diureticum bevat.13. Farmaceutisch preparaat volgens conclusie 12, met het ken-merk, dat het diureticum indapamide is.2.4 Tegen het octrooi is oppositie ingesteld door tien gene-riekemarktpartijen.DeOppositieAfdelingheefthetoctrooiop 21 september 2006 met inachtneming van wijziging indevormvansamenvoegingvandeoorspronkelijk verleendeconclusies 2 en 5 in stand gelaten. De oppositie speelt thansin hoger beroep voor de Technische Kamer van Beroep. Hetoctrooi heeft ondermeer gelding voorNederland. In de ver-sie zoals door de Oppositie Afdeling in stand gelaten luidtconclusie 2 thans als volgt:Werkwijze voor de bereiding van de α-kristallijne vorm van de ver-binding met de formule (I) volgens conclusie 1, met het kenmerk,dat men een oplossing van het tertbutylaminezout van peridopril inethylacetaat onder terugvloeiing verwarmt, en deze vervolgens af-koelt tot een temperatuur gelegen tussen de 55 en 65 ˚C met een snel-heid gelegen tussen 5 en 10 ˚C/u en vervolgens tot omgevings-temperatuur (tot volledige kristallisatie, toevoeging Vzr).Oorspronkelijke conclusie5 is geschrapt enoorspronkelijkeconclusies 6 t/m 13 zijn vernummerd in 5 t/m 12.2.5 Al vanaf eind jaren tachtig brengt Servier in Nederlanden elders het geneesmiddel Coversyl op demarkt, een zoge-noemde ACE-remmer. ACE is een enzym dat een rol speeltbij de groei van het hartventrikel en gladde spiercellen enwerkt bloedvatverwijdend. Coversyl bevat als werkzamestof perindopril tert-butylamine, onder meer geïndiceerdvoor de behandeling van hypertensie (hoge bloeddruk),symptomatisch hartfalen en stabiele aandoening van dekransslagaders.2.6 Katwijk Farma behoort tot de Apotex groep en is ondermeer houdster van registraties inNederland voor generiekegeneesmiddelenmet als werkzame stof perindopril tertbu-tylamine.Zijbrengt sinds12 december2007haargeneriekeperindopril ACE-remmende geneesmiddelen op de Neder-landsemarkt.2.7 In zowel de oppositieprocedure in München als in deprocedure voor deHighCourt in Engeland zijn experimen-ten gedaan door onder meer partijen (althans Apotex) teronderbouwing van hun stellingen. In de Engelse procedurezijn 4 categorieën experimenten opgevoerd door Apotex:Experiment 1 is een nawerking van Stage 3 van het (enige)voorbeeld uit EP 341 (waarover nader hierna in 2.10) oplaboratoriumschaal (in de bijbehorende grafiek aangeduidmet A, herhaald in het bijzijn van Servier met als resultaatA(2)), Experiment2 is eengeschaalde industriëlenawerkingvan dit voorbeeld (pilot plant scale reproduction, in de bijbeho-rende grafiek aangeduid met B, herhaald in het bijzijn vanServier met als resultaat B(2)), Experiment 3 betreft eenXRPD-analyse van het werkzame bestanddeel uit Apotex’generieke product (C in de grafiek) en Experiment 4 betrefteen nawerking van het voorbeeld uit EP 947 (D in de gra-fiek, D(2) volgens de nawerking bijgewoond door Servier).Dit levert het volgende grafische XRPD patroon op (naaströntgendiffractie analyse is tevens infraroodspectrometrietoegepast in de experimenten):


2.8 EP 947 is voor Engeland nietig verklaard door PumfreyJ indiens vonnis van6 juli 2007 (volgens prod. 11 Servier enprod. 10 van Katwijk Farma op 6 juli 2007 gedateerd, maarop de BAILLI-website staat het vonnis vermeld als van11 juli 2007, vgl. http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2007/1538.html) wegens gebrek aan nieuwheid eninventiviteit. De experimenten gedaan in het kader van deEngelse procedure dateren van na de in het kader vanoppositieprocedure uitgevoerde experimenten. Ook in deEngelse procedure is geappelleerd.De zitting voor deCourtof Appeal is voorzien voor eind april van dit jaar. Een ver-zoek vanServier tot handhaving van een voorlopig inbreuk-verbod hangende de appelinstantie is afgewezen door deEngelse appelrechter.

2.9 Servier is tevens houdster van Europese octrooien voortwee andere, thermodynamisch minder stabiele, polymor-fen, de β- en de γ-polymorf, respectievelijk EP 1 294 689 enEP 1 296 948, waarin beroep wordt gedaan op dezelfdeprioriteitsdatum als in het α-polymorfe octrooi.2.10 In het in 2.2 genoemde EP 341 wordt één voorbeeldgegeven van een herkristallisatie op industriële schaal in 3hoofdstappen. Met name relevant is stap 3D van het voor-beeld,deomzetting inheterbuminezout,hetgeen inEP341als volgt is omschreven:STADE 3D: Sel de tert.butylamine de l’acide { [(éthoxycarbonyl)-1butylamino è (S)]-2 propionyl (S)} -1 octahydroindole carboxylique-2(2S, 3aS, 7aS)Dans un réacteur placer 140 litres environ d’acétate d’ éthyle et 10 kgd’acide { [(éthoxycarbonyl)-1 butylamino-(S)]-2 propionyl (S)-1 del’acide octahydroindole carboxylique-2 (2S, 3aS, 7aS) obtenu précé-demment. Additionner progressivement 2,20 kg environ de tert.bu-tylamine, perter à reflux jusqu’à dissolution totale; filtrer. Refroidir,filtrer en sécher.Rendement: 95%In de beschrijving staat daar het volgende over op p. 6, rgls56-57:(...) le sel ainsi obtenu étant cristallisé par chauffage du milieu réac-tionnel, filtration à chaud refroidissement et essorage final.2.11 Katwijk Farma heeft een versnelde bodemzaak tegenServier aanhangig gemaakt met als inzet vernietiging vanEP 947 voor Nederland. De mondelinge behandeling voordie zaak is bepaald op 27 juni 2008.

3 Het geschil3.1 Stellende dat Katwijk Farma met haar generieke per-indopril geneesmiddelen bedoeld in 2.6 inbreuk maakt opEP 947, vordert Servier – samengevat – een octrooiinbreuk-verbodmetdiversenevenvorderingen, teweten eenaccoun-tantsgecertificeerde opgave van afnemers, aantalleninbreukmakende producten,winstopgave, allesmet onder-bouwing, alsook een recall, alles op straffe van dwangsom-men en kosten rechtens (hetgeen blijkens de kosten-verantwoording en het verhandelde ter zitting moetwordenbegrepenals: eenkostenveroordelingopdevoetvanart. 1019h Rv).3.2 Katwijk Farma voert verweer. Op de stellingen van par-tijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling4.1De gevorderde voorzieningen zullenworden geweigerdop grond van het navolgende.

Inbreuk?4.2 Indeeersteplaats isnaarvoorlopigoordeel inbreukdoorKatwijk Farma op conclusie 1 (de enige uitgewerkteinbreukvordering van Servier) thans lastig vast te stellen.4.3 In feite het enige dat Servier daarvoor in de onderhavigeprocedure aanvoert, is dat het generieke product van KatwijkFarmahetzelfde is als dat vanApotex inEngelandendatdatlaatste is onderzocht inhet kader vandeEngelse procedure,onderworpen is aan Experiment 3 (vgl. hiervoor in 2.7),waaruit volgens de Engelse rechter beide op dit punt rele-vantepartijdeskundigenaanweerszijden indeEngelsepro-cedure (respectievelijkDr.TarlingvoorServierenprof.Cima


voor Apotex) de conclusie hebben getrokken dat sprake isvan toepassing door Apotex van de α-polymorf2.4.4 Dat betekent volgens Katwijk Farma evenwel nog nietdat daarmee vaststaat dat voldaan is aan de technische ken-merken van conclusie 1 enmet namede daar geclaimde pie-kenuit het röntgendiffractogramweergegeven in de tabel –ook niet nu zij desgevraagd in de onderhavige procedureerkent dat het Nederlandse generieke product hetzelfde isals het in voornoemd Experiment 3 onderzochte product.In het röntgendiffractogram uit Experiment 3 duiken im-mersonverklaardepiekenopvolgensKatwijkFarma, er zijnvolgens Katwijk Farma allerlei manieren om het voorbeelduitEP341, behorend totde standvande techniek,na tewer-ken en daar komt allemaal de α-polymorf uit tevoorschijnvolgens haar, maar met het aantonen dat deze polymorf inhet generiekeproduct zit,wil noghelemaalniet gezegdzijndat dat de polymorf is die voldoet aan de specifieke piekengenoemd in de tabel van conclusie 1. Daar wreekt zich vol-gensKatwijkFarmadat geen volledigXRPDdiagramwordtverschaft in conclusie 1, maar slechts een onvolledigepiekentabel.4.5 Servier brengtdaar ondermeer tegen indat Pumfrey J inzijn vonnis expliciet overweegt dat zonder de in die proce-dure door hem geconstateerde nietigheid, sprake zou zijngeweest van inbreuk3. Katwijk Farma geeft daaromtrentevenwel te kennen dat dat oordeel van de Engelse rechter isgebaseerd op een onderzoek dat deels met gesloten deurenheeft plaatsgevonden en dat de relevante elementen die tothet inbreukoordeel hebben geleid verder niet in de onder-havige procedure uit de doeken zijn gedaan. Evenmin valtuit het vonnis van Pumfrey J af te leiden waarom en op grondwaarvan hij tot zijn obiter hypothetische inbreukoordeel isgekomen, aldus Katwijk Farma.4.6 Ook wijst Servier op prod. 28 van Katwijk Farma, eenpatroon van infrarood spectogrammen na analyse door Ser-vier van eenmonster uit het generieke Engelse Apotex per-indoprilproduct en een referentiemonster vanbeweerdelijkdeα-polymorf vanCoversyl bereidvolgenshet octrooi (welklaatste verondersteld gegeven overigens door KatwijkFarma wordt betwist). Deze IR spectra ’matchen’ in hogemate. Daarvan zegt Katwijk Farma evenwel dat dit geeninbreukbewijs kan leveren, omdat uit de IR-spectra niet despecifieke in conclusie 1 van het octrooi geclaimde XRPD-pieken volgen.4.7 De voorzieningenrechter constateert dat Servier zelf er-kent dat de tabel op p. 14 van haar prod. 12 – een overzichtvan door de verscheidene opposanten toegepaste (verschil-

lende) koelingsregimes – allemaal methoden betreft van degenerieke marktpartijen om (beweerdelijk) EP 341 na tewerken, maar dat – wat daar verder van zij – hoe dan ookjuist is dat al dezemethoden de α-polymorf opleveren.4.8 Aldus heeft Servier, voorshands oordelend en gelet ophet gevoerde hiervoor uiteengezette verweer van KatwijkFarma dat langs velerlei weg de α-polymorf van kristallijnperindopril erbuminezoutkanwordenverkregen,nietkun-nen volstaan in de onderhavige procedure met de enkelestelling dat het Nederlandse generieke product hetzelfde isals het geteste Engelse en dat daaruit in combinatie met deoverweging van de Engelse rechter dat bij gebreke van nie-tigheid sprake zou zijn geweest van inbreuk, ook thans in-breukdoorKatwijk Farma vaststaat. Daartoe is, voorshandsoordelend, door Servier onvoldoende aangevoerd, omdatdaarmee niet wordt aangetoond dat de specifiek geclaimdeXRPD-pieken uit conclusie 1 van het octrooi ook voorko-men inhetproduct vanKatwijkFarma.Datgeldt temeernude tabel van conclusie 1 25meetwaarden bevat met een on-gebruikelijke nauwkeurigheid van 3 decimalen achter dekomma (de2 thetaBragghoeken).OokvoertKatwijkFarmaindat verband terecht aandatdedeskundigen indeEngelseprocedure concludeerden dat de pieken van Experiment 3(C in de spectogrammen hiervoor weergegeven in 2.7) nietovereenkomen met conclusie 1 (vgl. prod. 30 KatwijkFarma,deeersteverklaringvanServiersEngelsedeskundigeTarling, par. 50: Six peaks in the patent are not matched with theApotex API data set). Dit betreft derhalve zes Bragg hoeken2 theta.4.9Naar voorlopig oordeel is derhalve thans alleen al omdehiervooraangegevenredenennietvoldoendewaarschijnlijkdat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Kat-wijk Farma inbreukmaakt op conclusie 1. Dat is in kort ge-ding al een zelfstandig dragende grond voor afwijzing vande vorderingen.

Geldigheid?4.10 Maar zelfs als dat anders moet worden gezien en/of inde bodemprocedure wel aangetoond wordt dat het hypo-thetische obiter inbreukoordeel van de Engelse rechter juistzou zijn, dan is naar voorlopig oordeel sprake van een se-rieuze, niet te verwaarlozen (oftewel gerede) kans dat in debodemzaak zal worden geoordeeld dat het octrooi nietig is,zoals Katwijk Farma terecht betoogt. Dat dit inbreuk-oordeel anders moet worden gezien en/of in de bodem-procedure anders blijkt te liggen is niet op voorhand als ge-heel onwaarschijnlijk te taxeren, gegeven meerbedoeldinbreukoordeel van de Engelse rechter, waaruit mogelijk isaf te leiden dat de Engelse rechter heeft geoordeeld datApotex inbreuk in de Engelse procedure heeft erkend, ge-combineerdmet het feit dat het Engelse enNederlandse ge-nerieke product hetzelfde is. Omtrent de geldigheid wordtals volgt overwogen.

Nieuwheid4.11 Katwijk Farma voert onder meer aan dat EP 947 nietnieuw is, omdat bij nawerking vanhet voorbeeld uit EP 341de geclaimde α-polymorf wordt verkregen. Zij beroept zichdaarbij opnaoppositieuitgevoerde experimenten inhetka-der van de Engelse procedure en de in die procedure bijge-brachte partij-deskundigenverklaringen en cross-exami-nation van de partijdeskundigen.

2 Vgl. ro. 22 van het Engelse vonnis onder het kopje Infringement:22The Apotex material was described in a Process and Product Description. Threepowder X-ray diffraction analyses of three separate batches of product were perfor-med and are shown in the product description. To a degree, this is overtaken by theresults of experiment 3 of Apotex’s experiments, in which a PXRD analysis (toge-ther with an infrared spectrum) was performed. This experiment was not repeated,and Dr Tarling and Professor Cima both say that there is no difference, as a matterof substance, between the results of experiment 3 and the claimed pattern. It followsthat the claim is infringed. Notwithstanding this agreement, it is important thatthere are differences between the various spectra of the allegedly infringing materialand that called for by the claim. Dr Cima, supported by Dr Spargo, says that all thespectra, both those relating to infringement and those relating to validity, would berecognised by the skilled man as the same. Dr Tarling draws a distinction betweenthe differences in the infringement spectra and some of those relied on for invalidity.It is on this topic that the difficulty in the case turns. (Eigen onderstreping, Vzr.).3 Vgl. R.o. 42: (...) The application to amend fails and the patentmust berevoked. The claim for infringement would otherwise have succeeded.


4.12 Mogelijk wordt de in Nederland in het voetspoor vande TBA-rechtspraak toegepaste strikte nieuwheidstest, datbij nawerking van de stand van de techniek het inevitableresult moet worden verkregen van hetgeen in het aangeval-len octrooiwordt geclaimd, nogwel gehaald inhet licht vande aangevoerde argumentatie. Nawerking van het voor-beelduit EP341metmogelijk acceptabele,want tot de alge-mene vakkennis van de gemiddelde vakman te rekenenkoelregimes, kan wellicht ook tot niet- α-polymorfen lei-den, zoals Servier heeft getracht aan te tonen (met essai 1,overigens een in het kader van de oppositieprocedure aan-gevoerd experiment, dat derhalve dateert van vóór deExpe-rimenten uit de Engelse procedure, en Lupin, productie 12,bijlage 13 van Servier), maar Katwijk Farma bestrijdt. Datkan thans vanwege het hierna volgende voorlopig oordeelomtrent de inventiviteit en nawerkbaarheid in het middenblijven.4.13 Alvorens daar aan toe te komen past evenwel in hetkader van de voorlopige beoordeling van de nieuwheid vande hoofdconclusie nog een overweging ten overvloede.4.14 Servier heeft geenzinnige verklaringkunnenverschaf-fen – hoewel daartoe ter zitting uitgenodigd door devoorzieningenrechter, is de beloofde reactie van haar ge-machtigde daarop vervolgens uitgebleven – voor haar stel-lingname dat alleen de pre-productie Coversyl deα-polymorf zou hebben bevat (geproduceerd voorafgaandaan de prioriteitsdatum), maar dat in de productiefase ver-volgens een ander koelingsregime is toegepast, waarmeeniet de α-polymorf zou zijn verkregen in het uiteindelijkecommerciëleCoversyl (tot aanproductie volgensEP947welte verstaan; het huidige Coversyl bevat de α-polymorf). Ditheeft in de Engelse procedure geleid tot intrekking van Ser-viers aanvankelijke erkenning dat het op de Engelse marktverkrijgbare Coversyl van meet af aan de α-polymorf zouhebben bevat. Servier heeft niet voldoende steekhoudendbestreden dat de α-polymorf thermodynamisch de meeststabiele vorm betreft. In het licht van de universal seeding hy-pothese ende theorie vande verdwijnendepolymorf (is een-maal de meest stabiele polymorf gesynthetiseerd, dan kanhet verschijnsel optredendat het zelfs niet eensmeermoge-lijk is omde thermodynamischminder stabiele polymorfente synthetiseren) is voorshands onwaarschijnlijk te achtendat niet alle perindopril erbuminezoutkristallen deze sta-bielste polymorf zijn geweest.

Inventiviteit4.15 Naar voorlopig oordeel wordt om de navolgende rede-nen gerede kans aanwezig geacht dat tenminste de hier in-geroepen conclusie van het octrooi niet inventief wordt be-vonden door de bodemrechter, zoals Katwijk Farmaeveneens aanvoert.4.16 Demeest nabije stand van de techniek wordt gevormddoor EP 341, omdat dit het most promising springboard vormtom tot de specifieke polymorf van het perindopril erbumi-nezout te komen. De vakman wil de daar (wellicht en zomen wil: rudimentair) verschafte methode verbeteren ombeterhanteerbarekristallen tekrijgen.Dedroogtijdwas im-mers te lang en te onvoorspelbaar en de kristallen verstop-ten de filters te snel. Het is hembekend dat omgrotere kris-tallen te krijgen, er langzamer moet worden gekoeld(Handboek Roberts (1985), p. 70, prod. 20 Katwijk Farma,Handboek Vilarrassa (1975), pp. 63-64, prod. 32 Katwijk

Farma). Dat de vakman toen nog niet bekendwasmet poly-morfie van perindopril erbuminezoutkristallen, zoalsServier aanvoert, is daarbij niet concludent. Katwijk Farmaheeft voldoende aannemelijk gemaakt dat bij de bereidingvan farmaceutica door de gemiddelde vakman op deprioriteitsdatum minstgenomen oog zal bestaan voor demogelijkheid dat dit verschijnsel optreedt, alleen al omdatde Amerikaanse FDA daar standaardonderzoek naar ver-langt.4.17 In het voorbeeld van EP 341 wordt zonder nadere spe-cificatie aangegeven dat na herkristallisatie van het zout inethylacetaat moet worden gekoeld, gefilterd en gedroogd.Voorshands is voldoende aannemelijk gemaakt doorKatwijk Farma dat variatie van koelregimesmet toepassingvan algemene vakkennis en trial and error bij nawerking vanhet voorbeeld uit EP 341 de α-polymorf kan (en doorgaanszal) opleveren, de thermodynamisch meest stabiele vorm.Ook de partijdeskundige van Servier in de Engelse proce-dure,prof.Motherwell,heeftonder cross-examinationerkenddat de uitgevoerde koelregimes uit de Experimenten in deEngelse procedure allemaal voor de hand lagen op deprioriteitsdatum. Het zijn met andere woorden niet-inventieve varianten op de stand van de techniek. Ook allein de tabel op p. 14 van prod. 12 van Servier genoemde koel-regimes leveren deze polymorf op, zo erkent ook Servierzelf. Het behelst zo bezien niet meer dan een eenvoudigeoptimalisering van het al bekende herkristallisatieproces.Dat is niet inventief in octrooirechtelijke zin in dit geval.4.18 Prof. Motherwell heeft onder cross-examination (prod.24 Katwijk Farma, Transcripts Day 2, p. 210) ook nog eenstoegegeven dat er geen reden is om aan te nemen dat de ge-vonden ’fines’ ofkleinenaaldvormigekristallenuitde standvan de techniek niet ook gewoon de α-polymorf zouden be-treffen. Een andere aanwijzing daarvoor bevat bijlage 14 bijproductie 12 van Servier, zoals Katwijk Farma onweerspro-ken aangeeft: deze ’fines’ werden verkregen met een koel-snelheid van7.8–8.1 ˚C/u,hetgeenmidden indegeclaimdekoelrange zit van conclusie 2 nieuw uit EP 947.4.19 Waarom de α-polymorf volgens conclusie 1, met datspecifieke piekenpatroon, juist de in het octrooi geclaimdevoordelenzouhebben, leerthetoctrooiverderniet;dezelfdevoordelen worden nota bene ook geclaimd in de octrooienvoor de thermodynamischminder stabiele β- en γ-polymorfin de betreffende daarop ziende octrooien van Servier.4.20Devoorzieningenrechter achtvoorshandsaannemelijkhetgeen Apotex’ deskundige Spargo in de Engelse proce-dure naar voren heeft gebracht (Spargo I, prod. 14 KatwijkFarma, par. 32 en Spargo III, prod. 16 Katwijk Farma,par. 4): alles wat geleidelijk koelt vanaf reflux tot 55/65 ˚Clevert de α-polymorf op.4.21 Dat geldt ook voor Experiment 2 volgens de pilot plantopzet uitgevoerd in het kader van de Engelse procedure,waarin de koelsnelheid 19 ˚Cper uurwas. De tegenwerpingvan Serviers deskundige Tarling dat Experiment 2 op driepunten geen match met de piekentabel uit conclusie 1 vanhet octrooi zou geven, is naar voorlopig oordeel onvol-doende steekhoudend weersproken weerlegd middels fun-damentele kritiek op Tarlings methode van de kant van departijdeskundigen van Apotex in die procedure (en die des-kundigen heeft Servier vervolgens niet in cross-examinationwillen horen).


4.22De hierbesproken koelregimesworden voorshands ge-bruikelijker geacht dan de weliswaar niet als crash cooling tekwalificeren (wat een factor 10 sneller is enwaarbijmen an-dere polymorfen verkrijgt), maar toch fors hogere koel-snelheid van 85 ˚C/u uit de door Servier in het kader van deoppositie-experimenten uitgevoerde proef (essai 1), diegeen α-polymorf zou hebben opgeleverd en volgens Serviergoedzoupassen inhet rijtjekoelregimesuitmeergenoemdetabel op p. 14 van prod. 12 van Servier. Dit is opmerkelijk inhet licht van de door de deskundigen van Servier in de En-gelse procedure als correct aanvaarde onderzoeksopzet endoorvoering van Experiment 1, de nawerking van het voor-beeld uit EP 341 op laboratoriumschaal. Opvalt dat in essai1wordtdoorgekoeld tot –10 ˚C,waarKatwijkFarmaookdevinger op legt, maar waar door Servier verder niet op is ge-reageerd. Daarbij is ook onweersproken gebleven dat in deverschafte gegevens over essai 1 voor een goede beoordelingessentiële data ontbreken en onbekend is hoe de monster-bereiding is verlopen, wat ’ruis’ kan opleveren en het in hetlicht van het overige aangedragen bewijs ’verdacht’ maaktdat volgens essai 1 opeens geenα-polymorf zouwordenver-kregen.

Nawerkbaarheid4.23 Voorshands wordt tevens een niet-nawerkbaar-heidsprobleem gezien. Nergens in het bijgebrachtemateri-aal lijkt het piekenpatroon van conclusie 1 van EP 947 teworden verkregen.Katwijk Farmaheeft onweersprokenge-steld dat bij correcte nawerking van EP 947 piekwaarden14.4 en 15.2 2 thetaworden gemeten, die niet in conclusie 1voorkomen, terwijl de piek bij 8.144 bij 2 theta wordt ge-mist bij nawerking.

Slotsom geldigheid4.24 Het argument van Servier dat de Engelse rechter tenonrechte is uitgegaan van het bestaan van slechts 3 poly-morfen (α, β en γ) en op deze hypothese bij wijze van deduc-tie heeft geoordeeld dat nu niet was aangetoond dat nawer-kingen β of γ opleverden, het wel de α-polymorf moestbetreffen (zij het in ’distorted form’), terwijl er veel meerpolymorfen bekend zouden zijn, maakt het vorenoverwo-gene naar voorlopig oordeel niet anders. Onvoldoendesteekhoudend bestreden heeft Katwijk Farma aangegevendat polymorfenwetenschappelijk aangetoondmoetenwor-den met behulp van minstens twee verschillende technie-ken (bijvoorbeeld röntgendiffractiepatronen en infra-roodspectrometrie; vgl. Byrn (1995), prod. 18 KatwijkFarma). Of de door Servier geproduceerde lijst met beweer-delijke polymorfen (prod. 12 bijlage 10) aan deze criteriavoldoet, is op één uitzondering na onvoldoende aanneme-lijk geworden. Voor zover dit overzicht solvaten betreft,kunnen deze meteen al niet voor polymorfen doorgaan engeen vande documenten betreffende de niet-solvatenuit delijst zijn in de procedure overgelegd, met uitzondering vanLupin (prod. 12, bijlage 13 Servier), een PCT-aanvrage ge-publiceerd op 28 april 2005. Juist is dat uit deze publicatievolgt dat de daar voorgestelde herkristallisatie van het per-indopril erbuminezout volgens p. 19 van de beschrijvinggeen polymorf α, β, of γ opleverde, maar iets anders. Ookkan Servier voorshands worden gevolgd – bij gebreke vansteekhoudende betwisting zijdens Katwijk Farma – dat uitfig. 1/7 van Lupin lijkt te volgen dat dit geen amorf product

is en derhalve een andere polymorf moet betreffen. Nu Ser-vierheeft volstaanmethet enkelediskwalificerenvandeEn-gelse deductie en niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij-voorbeeld (voor zover thans relevant geoordeeld) debeweerdelijke polymorf volgens Lupin werd verkregen bij(volgens Servier: beweerdelijke) nawerking van het voor-beelduitEP341,wordtdit inditkortgedingniet voldoendegeacht voor een oordeel in andere richting.4.25Ookde uit het vorenoverwogene volgende gerede kansdat de bodemrechter conclusie 1 voorNederland zal vernie-tigen,maaktdatdevorderingenniet kunnenworden toege-wezen.

Kosten4.26 Als in het ongelijk gestelde partij zal Servier wordenveroordeeld in de werkelijke proceskosten op de voet vanart. 1019h Rv, qua hoogte zoals partijen die voor deze pro-cedurezijnovereengekomenoverenweeroptevoeren.Aan-gezienKatwijkFarmanochbij demondelingebehandeling,noch anderszins im- of expliciet aanspraak heeft gemaaktop uitvoerbaarverklaring bij voorraad van een eventueleproceskostenveroordeling te haren voordele, kan dezekostenveroordeling niet ambtshalve uitvoerbaar bij voor-raadworden verklaard (vgl. HR 14 mei 2004,NJ 2005/247).

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:5.1Wijst de gevorderde voorzieningen af;5.2Veroordeelt Servier indekosten vandezeprocedure geval-len aan de zijde van Katwijk Farma, tot aan deze uitspraakbegroot op € 251,– aan verschotten en € 80.000,– aan salarisprocureur. Enz.

Nr. 22 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 maart 2008*

(bankbiljetten)

Mrs. Chr. A.J.F.M.Hensen, E.F. Brinkmanen J.Th. vanWal-derveen.

Art. 56 EOV j˚ art. 6 Row 1995De rechtbank gaat in navolging van partijen uit van de volgende

kwaliteiten van de betrokken vakman op de prioriteitsdatum. De ge-middelde vakman is deskundig op het gebied van beveiligings-druktechnieken en heeft mogelijk een achtergrond in fysica,materiaalkunde, optiek of is afkomstig uit de industrie. Hij is bekendmet bestaande beveiligingsmaatregelen en zal betrokken zijn bij hettesten en drukken van beveiligde documenten. Hij is verder bekendmet alle bestaande reproductietechnieken, waaronder analoge en di-gitale beeldbewerking en zal voorts algemene kennis hebben van aan-staande reproductietechnieken. De gemiddelde vakman zal daar-naast kennis hebben van het toepassen van bestaandebeveiligingskenmerken in het ontwerp.

Artt. 123, lid 2 EOV j˚ art. 75, 1c Row 1995De gemiddelde vakman met de hiervoor genoemde kwalificaties

zal het octrooi als volgt begrijpen:

* Beroep ingesteld. Red.


De werkwijze volgens conclusie 1 heeft betrekking op het vervaardi-genvaneendocumentviaeenprintproces, conformdedeelkenmerkenF, G en H. Het kopiëren van een op een dergelijke wijze geprint docu-ment met een kopieerinrichting van het aftasttype (scanning type),zal zichtbare gebreken vertonen.Tussen partijen is niet in geschil dat de deelkenmerken A-E en H vande werkwijze volgens conclusie 1 in de oorspronkelijke aanvrage zijngeopenbaard. Wat hen verdeeld houdt is de vraag of dat ook het gevalis voor deelkenmerken F en G.Dewerkwijzevanhet leggenvaneenrasterpatroonover eenoorspron-kelijke afbeelding voor het vervaardigen van een document volgensdeelkenmerk F is neergelegd in conclusie 13 van de oorspronkelijkeaanvrage. Deze conclusie ziet op het vervaardigen van een niet be-trouwbaar te kopiëren document door een kopieerproces. Een gemid-delde vakman zal het opzettelijk vervaardigen van lijnstructuren inhet replicaat van de oorspronkelijke afbeelding via het kopieer procesbegrijpen als het over het originele beeld leggen van een lijnpatroon.De duidelijke en ondubbelzinnige openbaring van deelkenmerk Fvoor de geclaimde printwerkwijze volgens conclusie 1 van het octrooizoals verleend volgt voor de gemiddelde vakman, met gebruikmakingvanzijn toenmaligevakkennis,voortsuitdeoorspronkelijkebeschrij-ving.Deelkenmerk G wordt geopenbaard op pagina 7 en ook op pagina 8.De weergegeven passages in de beschrijving komen overeen met deinhoud van de in conclusie 13 geclaimde materie. De deelkenmerkenF en G waarbij het rasterpatroon over het originele beeld wordt ge-legd voor het op het document voortbrengen van een gedrukte afbeel-ding omvattende de oorspronkelijke afbeelding met een daarbovengeplaatst overgebracht of ondoorgankelijk gemaakt drukpatroon inovereenstemming met het rasterpatroon en waarin het drukpatroonnormaal niet met het blote oog te onderscheiden is, zodanig dat hetoriginele beeld en het gedrukte beeld voor het blote oog algemeen het-zelfde lijken, zijn daarmee directly and unambiguously geopen-baard.Het op dit punt afwijkende oordeel van de Engelse rechter – en indiens voetspoor ook de Franse rechter – maakt de beslissing van derechtbank niet anders. Dat de term ’overlay’ in de oorspronkelijkeaanvrage niet onmiddellijk is terug te vinden, betekent gelet op de tehanteren maatstaf nog niet dat deelkenmerk F niet in de oorspronke-lijkeaanvragezouzijngeopenbaard.AndersdandeEngelse enFranserechter is deze rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman, be-hept met de kwalificaties als weergegeven en indachtig het probleemdat het octrooi probeert op te lossen, de deelkenmerken F en G zondermeer zou begrijpen uit de op pagina’s 7-9 van de oorspronkelijke aan-vrage beschreven gevonden printmethode voor het vervaardigen vaneen oorspronkelijk beveiligd document (replicant document) en deverdere kopieën gemaakt met een kopieerinrichting van het aftast-type in verbinding met conclusie 13.

Art. 75, lid 1a Row 1995 j˚ artt. 52, 54 en 56 EOVHet beroep dat de uitvinding openbaar is gemaakt in het Zwit-

serse en Britse bankbiljet wordt verworpen. In feite heeft ECB dit be-roep slechts onderbouwd door te stellen dat achteraf kan worden ge-constateerd dat een kleurenkopie gemaakt met een laserkleurkopieermachine duidelijke wijzigingen in het originele beeldlaat zien die zichtbaar zijn met het blote oog. Hierdoor kan het vol-gens ECB niet anders zijn dan dat in het beelddeel een niet zichtbaarrasterpatroon is opgenomen dat moiré teweeg brengt. Die stellingleidt evenwel geenszins tot de conclusie dat de in EP 0455750 ge-claimde werkwijze door middel van de bankbiljetten is openbaar ge-maakt: de werkwijze valt immers niet te herleiden uit de bankbiljet-ten als zodanig. GB 1138011 openbaart niet de deelkenmerken C, D,

F en G. Ook doet de combinatie van de door ECB aangevoerde docu-menten geen afbreuk aan de uitvindingshoogte van EP 0455750.

De Europese Centrale Bank te Frankfurt am Main, Duits-land, eiseres, procureurmr. A.Killan, advocatenmrs. A. Kil-lan enM. Rieger-Jansen te ’s-Gravenhage,tegenDocument Security Systems Inc te Rochester, New York,Verenigde Staten van Amerika, gedaagde, procureurmr. W. Heemskerk, advocaten mrs. J.J. Allen enA.M.E. Verschuur te Amsterdam.

2 De feiten2.1 DSS is houdster van het Europees octrooi met nummer0 455 750 B1 (hierna: het octrooi of EP 750), dat betrekkingheeft op een ’Method of making a nonreplicable document’ (in –niet geheel correcte, Rb. – vertaling: ’Niet kopieerbaar docu-ment en werkwijze voor het maken daarvan’). De publicatie vande verleningvanhet octrooi heeft plaatsgevondenop24 no-vember 1999 naar aanleiding van een (PCT-) aanvrage daar-toe van 16 januari 1990, onder inroeping van prioriteit van18 januari 1989 op basis van US 298020. Het octrooi heeftondermeer gelding in Nederland.2.2 De in de oorspronkelijke (PCT-)aanvrage opgenomenconclusies luiden als volgt:1. A method for making a nonreplicable image comprising placing ona suitable medium visible and distinct lineations formed into va-rious patterns of lines, dots and swirls to create said image, said li-neations having a predetermined lineation pitch which varies from aconventional copymachine scanningpitchbyas littleas the thicknessof a scanning line of said machine and as much as 50% of the spacingbetween said machine’s scanning lines, whereby when said image iscopied by said machine, a moire-skewed copy of the image results thusfrustrating the photocopy replication of said nonreplicable image.2. A method for making an image that appears on a document or aprinting plate and is not replicable accurately by photographic orphotocopier techniques, said method comprising:– selecting a suitable substrate medium; and– placing on said suitable substrate medium; by conventional me-thods, visible and distinct lineations comprising various patterns oflines, dots and swirls in a predetermined lineation pitch which is cal-culably out of registry with the scan pitch of conventional electro-optical scanning devices, said lineations further interlineated bymore than five times the thickness of said lineations with lighter,brighter hues, whereby when said image is copied by a scanning ma-chine, a miore [bedoeld zal zijn: moire, Rb] -skewed copy of the imageresults because of the misregistration of said machine’s scanningpitch and the lineation pitch of said image and noticable omissionsoccur, when photographed as well, thus frustrating photographic re-construction of said image and the photography thereof.3. The method of Claim 1 wherein said placing step is accomplishedby depositing said lineations on an environmentally mutable matteand further, said matte is dimensionally altered by subjecting it tovariations in heat and moisture.4. A method for detecting a copy machine counterfeit of an authenticspecies of noncopyprotected, commonly available, face-valued docu-ments such as currency notes, banknotes, licenses and the like thathave images formed thereon of myriad lineations, said method com-prising:– first viewing and recording the suspected counterfeit by means ofa scanning and imaging device such as a copy machine, a televisionopticon and the like; and


– comparing an authentic species of said documents with the recordof said suspected counterfeit made in the first step of viewing andrecording so as to determine if said record reveals moire distortionsand omissions relative to said authentic species and, if so, therebyconfirming said suspect as counterfeit.5. A method for making a nonreplicable image in a face-value docu-ment comprising the following steps:– determining an image lineation pitch d that is dissonant fromconventional copy machine scan line pitches by first determining acopy machine scanning pitch, that is not used in any conventionalcopy machine, by taking the scanning pitch p of any said copy ma-chine and adding or subtracting therefrom an amount ranging fromabout one-half a scan line thickness to about one-half the spacing bet-ween said machine scan lines; and– placing lineations, the pitch of which was determined in the stepof determining onto a suitable medium while further shaping saidlineations into various desired patterns.6. The invention of Claim 5 wherein said placing of said image isprinting onto said suitable medium.7. The invention of Claim 5 wherein said image placing includes thecreating of inclusions within the desired image medium and whereinsaid medium is a substrate comprising a paper-type matte.8. A document image deposited on a suitable medium, said imagecomprising lineations of varying pitch and which are directionallydissonant from a scanning pitch of any conventional and knownelectro-optical scanning device that is used by video opticons and pho-tocopy machines.9. A method for making an image that will upon replication thereofby electro-optical and photographic copy means reveal numerousomissions and distortions so that a photo-replica produced therefromis visibly distinguishable from said image, said method comprisingthe steps of:– selecting a suitable medium for the positioning thereon of saidimage; and– depositing said image onto said medium in the form of lineations,said lineations varying in azimuth and having therebetween a pitchdistance d ranging from about p, which is the distance between anyconventional electro-optical device’s scan lines, plus or minus one-half the thickness of such a scan line to plus or minus one-half thespacing between said scan lines.10. The method of making an original certificate that is capable onlyof electro-optically inaccurate replication, said method comprisingthe step of placing on a substrate a lineate pattern of visible image-defining lines, said lineate pattern being of predetermined omission-creating,moire-producing,mismatchedpitchrelative to the scanningpitch and pitch azimuth of an electro-optic copy device.11. The method of Claim 10 including first determining the pitch ofan electro-optical copying device scanner, said device being of the ma-chine to be frustrated by the method of Claim 10, so that it will pro-duce said inaccurate replication of said original certificate.12.Anelectro-opticallynonreplicabledocumentcomprisinganimagedefined by a plurality of lineations which comprise lines, dots andswirls, said lineations of predetermined omission-creating, moire-producing pitch which is lineatly mismatched in pitch and pitch azi-muth relative to a scanner line pitch of a conventional electro-opticcopy device, said moire-producing pitch d, in said document, furtherdefined by the spacing between said lineations and which differs fromthe spacing between the scan lines of said scanner, said moire-producing pitch d differing from and therefore calculably in misregis-tration with p, the pitch of said scanner, by a difference which rangesfrom about one-half the thickness of one said scan line to about 50%of the spacing between said scan lines.

13. A method for making a replicant document that will only be sub-sequently replicated inaccurately and obviously bogus by photoco-pier or other electro-optical scanning devices relative to the imagecontent, color and tone of said replicant document, said method com-prising:– obtaining a true and original face-value document that is not pro-tected by the invention of Claim 9; and– copying said true and original face-value document on a photoco-pying machine, whereby said copying produces a resultant replicantdocument which will be made of image lineations that are dissonantrelative to the image lineation pitch of said true document and saidreplicant becomes, in effect, like unto a true document but of nonre-plicable form, whereby further attempts to subsequently copy saidreplicant document by photocopying machine or other electro-opticalscanning devices will produce a copy that is visibly untrue havingtherein omissions, distortions and moire skewing of the images thatappear in said replicant document.2.3 Op 18 juli 1995 heeft de Examining Division van hetEuropees octrooibureau (hierna: EOB) de aanvrage gewei-gerd wegens gebrek aan inventiviteit.2.4 Tegen de beslissing van de ExaminingDivision is hogerberoep ingesteld.TijdensdemondelingebehandelingheeftDSShaar conclusies geamendeerd.Op5 februari 1999heeftde Technical Board of Appeal van het EOB beslist dat denieuwe conclusies voldeden aan alle vereisten voor de verle-ning van een octrooi en de zaak terugverwezen naar de eer-ste instantiemethet verzoekhet octrooi te verlenenopbasisvan de nieuwe – tijdens de mondelinge behandeling voor-gestelde – set conclusies (T 0933/95).2.5De conclusies vanhet octrooi zoals verleend luiden indeoorspronkelijk Engelse tekst als volgt:1. A method of making a document that is not faithfully replicable byscanning-type copying devices, the document using a visible originalimage (10, 40) comprising art, pictures and/or image forms made ofcurvilinear lines, dots and/or swirls, the method comprising the stepsof– determining the scanning pitch distance (p) and width of the scan-ning lines (36) of the copying devices;– producing a grid pattern of parallel lines (32) having a pitch dis-tance (d) minutely more or less than the scanning pitch distance (p),the difference between the pitch distance (d) of the parallel lines andthe scanning pitch distance (p) being within a range from about one-half the width of the scanning lines to about one-half the scanningpitch distance (p); and– overlaying the grid pattern on the original image to produce on thedocument a printed image which comprises the original image ha-ving a superimposed transmitted or obstructed print pattern confor-ming to the grid pattern and in which the print pattern normally isnot discernible by the naked eye, such that the original image and theprinted image appear to the naked eye to be generally the same, theprint pattern causing visibly discernable interference (e.g., moire)patterns and/or false tones, colors or omissions to be produced in theprinted image in copies of the document made by the copying devices.2. A method in accordance with claim 1 characterized by the parallellines being uniformly spaced.3. A method in accordance with claim 1 characterized by the pitch ofthe parallel lines being at an azimuth angle different from the mainaxis of the document.4. A method in accordance with claim 1 characterized by the printpattern having parallel lines in more than one azimuth angle.(...)


2.6 Conclusie 1 zoals verleend vanEP 750 bestaat uit de vol-gende deelkenmerken:A. Werkwijze voor het vervaardigen van een document, dat niet be-trouwbaar te kopiëren is door kopieerinrichtingen van het aftasttypeB. waarbij het document gebruik maakt van een zichtbaar origineelbeeld (10, 40) voorzien van kunst, afbeeldingen en/of beeldvormenvervaardigd uit kromlijnige lijnen, stippen en/of wervelsC. waarbij de werkwijze de stappen omvat van bepalen van de aftast-steekafstand (p) en wijdte van de aftastlijnen (36) van de kopieerin-richtingen;D. voortbrengen van een rasterpatroon van evenwijdige lijnen (32)met een steekafstand (d) minitieus meer of minder dan de aftaststeek-afstand (p)E. waarbij het verschil tussen de steekafstand (d) van de evenwijdigelijnen en de aftaststeekafstand (p) binnen een gebied van ongeveer dehelft van de breedte van de aftastlijnen tot ongeveer de helft van deaftaststeekafstand (p) is; enF. het rasterpatroon over het originele beeld leggen voor het op hetdocument voortbrengen van een gedrukte afbeelding welke de oor-spronkelijke afbeelding omvat met een daarboven geplaatst overge-bracht of ondoorgankelijk gemaakt drukpatroon in overeenstem-ming met het rasterpatroonG. en waarin het drukpatroon normaal niet door het blote oog te on-derscheiden is, zodanig, dat het originele beeld en het gedrukte beeldvoor het blote oog algemeen hetzelfde lijkenH. en het gedrukte beeld zichtbare te onderscheiden interferentie (bij-voorbeeld moire) patronen en/of valse tinten, kleuren of weglatingveroorzaakt die worden geproduceerd in het gedrukte beeld in kopieënvan het door de kopieerinrichtingen gemaakte document.Tussenpartijen is niet in geschil dat de deelkenmerkenF enG zijn toegevoegd aan de hoofdconclusie middelswijzigingsvoorstellen tijdens de mondelinge behandelingvoor de Technical Board of Appeal van het EOB (zie r.o. 2.4).2.7 Bij het octrooi behoren de volgende figuren:

2.8 Tegen de verlening van EP 750 is geen oppositie inge-steld.2.9 DSS maakt haar bedrijf van het ontwerpen van innova-tieve beveiligingstechnologieën voor documenten die be-scherming bieden tegen piraterij, ongeoorloofd en illegaalkopiëren, scannen en ’imaging’ van met name waardepa-pieren, zoals bankbiljetten, traveller cheques, etc.2.10 ECB heeft op grond van artikel 106 lid 1 EG-Verdraghetalleenrechtmachtigingtegeventotdeuitgiftevanbank-biljetten binnen de Europese Gemeenschap.2.11 DSS heeft ECB op 1 augustus 2005 gedagvaard voorhet Gerecht van Eerste Aanleg daartoe aanvoerend dat ECBmet de productie van Euro bankbiljetten inbreukmaakt opEP 750. Op 5 september 2007 heeft het Gerecht van EersteAanlegDSS inhaarvorderingen terzakevanoctrooiinbreukniet-ontvankelijk verklaard ende vorderingenvoorhet ove-rige afgewezen. Kort gezegd overwoog hetGerecht vanEer-ste Aanleg dat slechts de nationale rechter bevoegd is van deoctrooiinbreukvorderingen kennis te nemen.2.12 ECB heeft in een negental landen nietigheids-procedures tegen EP 750 geïnitieerd, te weten Duitsland,Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje,België, Luxemburg en Nederland. EP 750 is voor Engelandnietig verklaarddoorKitchin J indiens vonnis van26 maart2007, daartoe oordelend dat er sprake is van toegevoegdematerie (de niet-nieuwheids- en niet-inventiviteits-argumentenwerdenverworpen). Eéndag later, op27 maart2007,heefthetBundespatentgerichthetDuitsedeel vanhetoctrooi in stand gehouden. Volgens het Bundespatent-gericht is er geen sprake van toegevoegde materie en is deuitvindingvoorhet overigenieuwen inventief. Ambtshalveis het de rechtbank bekend dat Le Tribunal de grande in-stance de Paris (troisième chambre) EP 750 voor Frankrijkheeft vernietigd bij vonnis van 9 januari 2008 (zijnde eendatumgelegennahet pleidooi indeze zaak) vanwege toege-voegdematerie.

3 Het geschil3.1ECBvordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, vernie-tigingvanhetoctrooivoorNederland,metveroordelingvanDSS in de kosten van de procedure, daaronder begrepen dekosten van vertalingen.3.2 Aan haar vordering legt ECB ten grondslag dat het oc-trooi nietig is omdat het onderwerp van het octrooi nietwordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aan-vrage, de uitvinding niet nieuw is en bovendienuitvindingshoogtemist.3.3 DSS voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen vanpartijen wordt hierna, voor zover van belang, nader inge-gaan.

4 De beoordelingInleiding in de techniek4.1 De rechtbank zal een korte inleiding geven op de hieraan de orde zijnde techniek, welke is ontleend aan een toe-lichting door partijen (en aan de door Kitchin J gegeven in-structieve samenvatting in voormeld vonnis).4.2 De uitvinding als neergelegd in het octrooi heeft – kortgezegd – betrekking op een druktechniek voor het vervaar-digenvaneendocumentwaardoorhetnietbetrouwbaarkanworden nagemaakt met een kopieerinrichting van hetaftasttype (scanning type – hierna ook: scanning type co-


pier).Degeclaimdewerkwijzeomvat stappendiedienenomkopieën van het oorspronkelijke document gemaakt meteen scanning type copier onmiddellijk te herkennen als eenvervalsing. De werkwijze stappen maken gebruik van na-tuurkundige effecten, in het bijzonder die bekend op hetgebied van de optica, met name het zogenaamde moiré ef-fect dat hierna zal worden toegelicht.4.3 Al vanaf het ontstaan van waardepapieren (zoals bank-biljetten, rijbewijzen, paspoorten etc.) wordt gepoogd dezete beschermen tegen namaak en vervalsing.4.4 Op de prioriteitsdatum van het octrooi (i.e. 18 januari1989) was een aantal technieken op het gebied van optischedocument beveiliging algemeen bekend. DSS heeft ter zakegesteld dat deze technieken ondermeer omvatten:– het gebruik vangespecialiseerde substraatmaterialenzo-als papier van hoge kwaliteit, het gebruik vanwatermerkenen het inbrengen van gekleurde beveiligingsvezels;– het gebruik van gespecialiseerde inktsoorten, zoalsmag-netischeenfluorescerende inkten,diezeerkostbaarofmoei-lijk te verkrijgen zijn;– het gebruik van verfijnde en kostbare (plaat)druk-technieken zoals intaglio druk; met die technieken kon inzeer fijn detail worden gedrukt;– het gebruik van iriserende en dunne laagstructuren, zo-als bijvoorbeeld hologrammen, welke een kleur of beeld-verandering laten zien wanneer zij worden bekeken vanuitverschillende hoeken;– het gebruik van portretten en serienummers;– het gebruik van zogenaamde ’screen traps’ die in papier-geld en andere beveiligde documentenwerden aangebrachtom deze te beschermen tegen reproductie door middel vanraster offset druktechnieken (’halftone screening’).

Druktechnieken4.5 Boekdruk/hoogdruk. Deze druktechniek wordt gebruiktsinds de dertiende eeuw. De letters of cijfers die gedruktmoetenworden, liggenenigszins verheven tenopzichte vanhet oppervlak van de drukplaat (er is bij deze druktechniekdus geen sprake van een insnijding/gravering in de druk-plaat). De plaat wordt dan beïnkt en op een substraat ge-perst om de afbeelding te verkrijgen. Deze techniek wordtnog steeds gebruikt omserienummers opbankbiljetten aante brengen.4.6 Intaglio. Intaglio is een druktechniek waarbij de te be-drukkenafbeelding inhetoppervlakvaneenmetalen (door-gaans gemaakt van koper of zink) plaat wordt ingesneden.De insnijdingen kunnen handmatig of met behulp van eenlaser worden ingebracht, óf worden geëtst door de plaat telaten reagerenmet een zuur. Om een intaglio plaat te druk-ken wordt het oppervlak ondergedompeld in inkt, waar-doorde insnijdingenvollopenenwaarnadeovertollige inktop het oppervlak van de plaat wordt weggehaald. Vervol-gens wordt de plaat in contact gebracht met het substraatdoormiddel van een drukpers onder zeer hoge druk. Intag-lio drukwordt veel gebruikt bij het vervaardigen van bank-biljetten, vaak in combinatie met andere druktechnieken.Het creëert een unieke structuur op het substraat datmoei-lijk is na temaken.4.7 Offset lithografie. Lithografie is gebaseerd op het principedat olie en water elkaar afstoten. Het gedeelte op de druk-plaat waar een afbeelding dient te komen wordt op een zo-danige wijze behandeld dat het inkt vasthoudt, terwijl de

niet-afbeeldings-gebieden chemischwordenbehandeld omwater te accepteren en inkt af te stoten. Inoffset lithographywordt de beïnkte afbeelding overgebracht (’offset’) van dedrukplaat op een rubberen rol en dan op het te bedrukkensubstraat. Een aantal aparte platen met verschillende kleu-ren kunnen over elkaar heen gelegd worden om zo de uit-eindelijke afbeelding te creëren.4.8 Bij het drukken van bankbiljetten wordt een droge va-riant van de offset lithografie toegepast. Ook hier wordt ge-bruik gemaakt van een rubberen laag gebruikt om de af-beelding van de printplaat via die laag op het substraat overte brengen. De afbeeldingsgebieden op de drukplaat stekenhier bovenhet oppervlak vandeplaat uit (ongeveer zoals bijde hoogdruktechniek). De inkt wordt op de verheven ge-deelten op de plaat aangebracht door een aantal inktrollers.De plaat brengt de afbeelding over op de rubberen laag, diede afbeelding vervolgens afdrukt op het substraat. In debankbiljetten technologie, wordt de offset druk gebruiktom beveiligingsinkten te kunnen toepassen die niet snelemulgeren, zoals ultraviolet fluorescerende inkten.4.9 Inkjet printen. Bij deze techniek worden kleine druppel-tjes inkt onder hoge druk op het substraat gesproeid. Hetprobleem bij deze techniek is dat de inkt niet goed hechtaan het substraat. De meeste inktsoorten zijn waterig envlekken daarom snel.4.10 Laser printen. Laserprinten is een digitaal proces dat ge-bruikmaakt van een chip in de printer die data ontvangt enomzet in stipjes (’dots’). Ditwordt ookwel een raster afbeel-dinggenoemd. Inde laserprinter bevindt zichnaast de laserunit zelf, een draaiende elektrostatische drum waarvan debuitenzijdeeenpositieveofnegatieveelektrische ladingkandragen. Zodra de chip de ontvangen data heeft omgezet ineen raster afbeelding, wordt de laser door de chip aange-stuurd om de afbeelding te ’tekenen’ op de geladen drumals een aantal lijnen of stippen, op dezelfde wijze als half-tone screening welk proces hierna uiteengezet zal worden.Op die plaatsen welke de laserstraal aanstraalt, wordt hetoppervlak vande drumontladen.De tonerwelke in poeder-vorm op de drumwordt gebracht, zal alleen hechten aan dedelendieniet ontladenzijn.De tonerdeeltjeswordenophetsubstraat overgebracht door de drum daaroverheen te rol-len.Deovergebrachte tonerwordtdoor tweehete rollers aanhet substraat gehecht.

Halftone printen4.11 Het gewoon drukken van bijvoorbeeld een foto op pa-pier, levert problemenopomdatdeprinter niet in staat is dehonderden grijstinten (bij zwart/wit-foto’s) of demiljoenenverschillende kleurschakeringen (bij kleurenfoto’s) weer tegeven. Halftone printen lost dit probleem op. Bij dezereproductiemethode wordt een afbeelding (zoals een foto)omgezet in een zeer fijn patroon van punten of lijnen(’dots’). Door variatie in de grootte van de dots ontstaat eenvrijwel oneindige variatie in kleurschakering in een be-paalde kleur. In geval van de kleur zwart kan door variatieindegroottevandedotsoptischeenveelheidaangrijstintenworden verkregen. Deze techniek wordt hieronder geïllus-treerd.4.12 Het grote voordeel van halftone printen is de eigen-schap die toelaat een oneindig aantal kleurschakeringenweer te geven uit een betrekkelijk gering aantal inkt kleu-ren.


4.13 Halftone screening. Dit is het proces waarbij een afbeel-ding wordt omgezet in reeksen dots. Oorspronkelijk werd

dit bereikt door gebruik te maken van een contact screen(rasterscherm) bestaande uit maasmateriaal dat over de fo-tografische film werd gelegd, vandaar de benaming photo-graphic halftoning. Bij deze techniek wordt de oorspronke-lijke afbeelding via het rasterscherm op de filmgeprojecteerd, waardoor het beeld uiteenvalt in reeksendots, i.e. een halftone afbeelding. De hoeveelheid licht die aldan niet via het rasterscherm op de film terechtkomt, komtovereenmet de grootte van de dots op de film. Delen van deafbeelding rakenbij dezemethodeverloren,maar als raster-schermen worden gebruikt die fijn genoeg zijn, is dit nietwaarneembaar voor het menselijk oog. De kwaliteit van deuiteindelijke in dots geconverteerde afbeelding is dan ookafhankelijk van de keuze van het rasterscherm.4.14De screen frequentiewordtuitgedrukt in linesper inch(’lpi’). Hoe fijner het raster (i.e. hoe hoger de lpi) des te pre-ciezer kan de afbeelding worden weergegeven. In 1989 wasde gebruikelijke frequentie 100 lpi. Een frequentie van65 lpi werd daarbij als inferieur beschouwd en 150 lpi alsvoortreffelijk.4.15 Oorspronkelijk vond de conversie van bron-documenten naar dot patronen plaats door middel van fo-tografische technieken. De laatste decennia is dit proces ge-digitaliseerd enworden in de reprografische industrie hogekwaliteits ’dot generating’ kleuren scanners gebruikt diehet proces van scheiden van kleuren bij de conversie volle-digautomatiseren.Zij scannenmeteenhogeresolutie.Dezescanners, welke aan het begin van de zeventiger jaren voorheteerstopdemarktkwamen,warenenzijnbijzonderkost-bare en gecompliceerde apparaten die slechts kunnen wor-den bediend door speciaal daarvoor opgeleid personeel.Hoewel deze apparatuur de eerste stappen in hetreproductieproces digitaliseerden, is de hiervoor beschre-venmethode voor de productie van drukplaten grotendeelshetzelfde gebleven. Of men de drukplaten nu op de tradi-tionele wijze of met behulp van een hogekwaliteits dot ge-nerating kleuren scanner maakt, er wordt altijd een fysiek(of later: een door een laser gegenereerd) rasterscherm toe-gepast om het beeld op te splitsen in reeksen dots.

Moiré effect4.16Moiré is een optisch interferentie effect dat ontstaat alsmeerdere gelijksoortige patronen over elkaar worden heengelegd worden onder een iets verschillende hoek, of als zijeen iets verschillende lijnafstandhebben.Doordat de lijnenof punten van de twee rasters op sommige plaatsen naastelkaar staan, op andere plaatsen over elkaar heen vallen,

ontstaat een patroon van lichte en donkere banden, die bo-venop de onderliggende lijnen geprojecteerd lijken. Com-plexeremoiré-patronenontstaan als de lijnengebogenzijn,of niet volledig parallel lopen.De hieronder afgebeelde figuur geeft een moiré patroonweer van twee sets parallelle lijnen, waarbij een set ondereen hoek van 5 graden ten opzichte van de andere set is ge-legd.

4.17 Een eigenschap van moiré is dat een relatief kleine(hoek)verandering in de overgelegde structuur, een relatiefgrote beeldverandering te zien geeft. Anders gezegd,moirévergroot een oorspronkelijke tamelijk minuscule verande-ring enmaakt dezemet het blote oog waarneembaar.4.18 In 1989 was bekend dat zichtbare moiré effecten kon-den optreden als het patroon vande oorspronkelijke afbeel-ding een lijnafstand had die vrijwel gelijk was aan de lijn-afstand van het halftone raster. Ontwerpers vanbankbiljetten en andere beveiligde documenten maaktenhun voordeel van dit fenomeen. Zij gebruikten in de ont-werpenvanbankbiljettenopzettelijkfijne lijnpatronen, zo-genaamde screen traps,diebedoeldwarenomzichtbaremoiréinterferentie te veroorzaken als het beveiligde documentdoormiddel van halftone screening werd gereproduceerd.4.19Eenbekendnadeel bij het gebruik van screen trapswashet feit dat in de screen trap gebruikte lijnafstand nabij delijnafstand van het gebruikte raster moest liggen om eenmoiré effect te veroorzaken, maar dat het tevoren niet be-kend was welk halftoonraster een namaker zou toepassen.Een professionele namaker zou meerdere rasterschermenmet verschillende soorten rasters tot zijn beschikking heb-ben. Opmeer moderne machines kan het raster worden in-gesteld door de gebruiker. Om deze reden was het nut vaneen screen trap beperkt als deze slechts één bepaalde lijn-afstandgebruikte ende lijnen slechts in éénbepaalde oriën-tatie op bijvoorbeeld een bankbiljet waren aanbracht. Eennamaker zoudan in staat zijnhetmoiré effect te voorkomendoor een bepaalde rasterinstelling of een andere oriëntatievanhetraster tekiezen.Omdezemogelijkheidtegentegaanmoest het beveiligde document dan ook meerdere screentraps met verschillende lijnen, lijnafstanden en oriëntatiesbevatten. Een namaker werd aldus belast met het vindenvan rasters met lijnafstanden die geen of niet goed waar-neembare moiré effecten zouden veroorzaken, terwijl aande andere kant de ontwerpers van bankbiljetten dat zomoeilijkmogelijk probeerden temakendoor screen traps teintroduceren met steeds andere (en bovendien variabele)lijnafstandenenoriëntaties.Dezegevarieerdeaanpakwordtook wel ’hagelschot-benadering’ genoemd omdat in de ver-


schillende screen traps zo veel mogelijk instellingen enoriëntaties vande rasters, inhet rasteroffsetproces ’geraakt’moeten worden.4.20 Screen traps kennen nogmeer nadelen. Zo is het nood-zakelijk dat de screen traps een significant deel van het do-cument in beslag nemen om het optredende moiré effectduidelijk zichtbaar voor het blote oog te maken. Daarnaastmoeten de screen traps ook voldoende lijncontrast en lijn-dikte hebben om een significant (waarneembaar) moiré ef-fect te kunnen bewerkstelligen. Tegelijkertijd is de ruimteop een document voor een screen trap, die idealiter ligt opgebieden waarminder dichte bedrukking voorkomt, veelalbeperkt. Het gebruik van dergelijke screen traps beperktede ontwerper in zijn vrijheid om het voor de screen trapsgebruikte oppervlak van het biljet nog voor iets anders tegebruiken. Patronen met wisselende lijnafstanden en wis-selende oriëntaties zullen alleen moiré veroorzaken bij eenraster met de juiste lijnafstand en oriëntatie en dan nog al-leen in het kleine deel van het documentwaar die specifiekescreen trap ’geactiveerd’ zal worden en het is dan ook be-langrijk dat de hele screen trap in een ’rustig’ deel van hetdocument wordt geplaatst, waar ook een kleine moiré ver-storing zichtbaar zal zijn. Zulke patronen zijn niet altijdgoed te verenigenmet de verlangde esthetische kwaliteitenvan een bankbiljet, zeker niet als de screen traps ook nogeens voldoende lijncontrast en lijndikte nodig hebben omde gewenstemoiré effecten te kunnen opwekken.

Scanning type copiers (CCD)4.21 In de zeventiger en vroege tachtiger jaren kwamen deeerste generatie kleurenkopieerapparaten vanXerox en Ca-non op demarkt. Deze apparaten waren analoog en projec-teerden via lenzen en spiegels een beeld van het belichtteorigineel op een elektrostatisch geladen drukrol.4.22 Vanaf 1987 kwamen er digitale scanning type copiersvan het ’aftasttype’ op demarkt. Bij gebruik van de digitalescanning type copierswordthet oorspronkelijkebeeld afge-tast door een ’CCD’ (Charge Coupled Device) sensor die be-staat uit een rij van duizenden lichtgevoelige diodes. Metbehulp van het licht dat op de fotodiodes van de CCD valt,wordt een origineel document lijn voor lijn afgetast en dedaardoor gegenereerde informatie naar een processor ge-stuurd. De processor bewerkt de gegevens voor verder ge-bruik in het afdrukproces met een laser- of inktjetprinter.In de CLC series scanning type copiers werd bijvoorbeeldeen laserprinter gebruikt.4.23 Rond 1988 werd algemeen erkend dat digitale scan-ning type copiers een niet te onderschatten bedreiging zou-den gaan vormen voor de documentbeveiligingsindustrie.Hoewel deze apparaten toen nog te duur waren voor eengewone gebruiker (tenzij deze een professionele namakerwas) en de kopieën diemet dergelijke apparatenwerden ge-maakt nog niet van voldoende hoge kwaliteit waren omnauwkeurige inspectie te kunnen doorstaan, was het welduidelijk dat naarmate de kwaliteit van de scanning typecopiers zou verbeteren en de prijs zou dalen, deze appara-ten snel een reële bedreiging zouden vormen. ’Amateurs’met toegang tot een scanning type copier zouden in staatzijn om gefotokopieerde biljetten als echte bankbiljetten tegebruiken. Er werd dan ook naarstig gezocht naar nieuwemanieren om deze specifieke bedreiging tegen te gaan.

De gemiddelde vakman4.24 Beide partijen hebben in de processtukken uitgebreidaandacht besteed aan de kwaliteiten van de betrokken vak-man op de prioriteitsdatum.Hun standpunten ten aanzienvan die kwaliteiten komen in grote lijnen overeen.4.25De rechtbankzal innavolging vanpartijenuitgaan vande volgende kwaliteiten.De gemiddelde vakman is deskun-dig op het gebied van beveiligingsdruktechnieken. Dezepersoonheeftmogelijkeenachtergrondin fysica,materiaal-kunde, optiek of is afkomstig uit de industrie.Hij is bekendmet bestaande beveiligingsmaatregelen en zal betrokkenzijn bij het testen en drukken van beveiligde documenten.Hij is verder bekend met alle bestaande reproductie-technieken, waaronder analoge en digitale beeldbewerkingen zal voorts algemene kennis hebben van aanstaandereproductietechnieken. De gemiddelde vakman zal daar-naast kennis hebben van het toepassen van bestaandebeveiligingskenmerken in het ontwerp.4.26 Partijen verschillen echter wezenlijk vanmening waarhet de kennis van de gemiddelde vakman ten aanzien vanscanning type copiers betreft. Dat de vakman op deprioriteitsdatum diepgaande kennis zou bezitten ten aan-zien van de werking van scanning type copiers, zoals ECBstelt en DSS betwist, is niet komen vast te staan. Het had opde weg van ECB gelegen om haar andersluidende stellinggelet op de gemotiveerde betwisting door DSS nader te on-derbouwen, bijvoorbeeld door het overleggen van relevantevakliteratuur waaruit de juistheid van haar stelling zoukunnen blijken. Nu ECB zulks heeft nagelaten, houdt derechtbank het er dan ook voor dat de gemiddelde vakmanten tijde van de prioriteitsdatum, nu deze tweede generatiescanning type copiers immers toen net op de markt kwam,slechts basale kennis vande scanning type copiers bezat, zo-als bijvoorbeeld de resolutie van het apparaat.

Nietigheidsgrondena. toegevoegde materie – 123 lid 2 EOV j˚ artikel 75 lid 1 onder cRijksoctrooiwet 19954.27 Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat eenoctrooiaanvrage op grond van artikel 123 lid 2 EuropeesOctrooiverdrag (EOV) niet zodanig gewijzigd mag wordendat het onderwerp niet meer gedekt wordt door de inhoudvan de aanvrage zoals ingediend. Hierbij dient naar vastejurisprudentie te worden onderzocht (vgl. ook Guidelinesfor Examination in the European Patent Office – December2007, PartC,ChapterVI, no. 5.3.1.) of de inhoudvande aan-vragedooreentoevoeging,veranderingofweglating inhaargeheel zodanig verandert dat de vakman informatie krijgtdie hij niet direct en ondubbelzinnig kan afleiden uit het-geen in de aanvrage expliciet en impliciet is geopenbaard.De ratio van artikel 123 lid 2 EOV bestaat hierin dat het eenaanvrager niet is toegestaan zijn positie te verbeteren doormaterie toetevoegendieniet isgeopenbaardindeoorspron-kelijke aanvrage omdat hem dat een ongerechtvaardigdvoordeel zou geven en schadelijk kan zijn voor de rechtsze-kerheidvanderdendievertrouwenopde inhoudvandeoor-spronkelijke aanvrage (zieG1/93,OJ 8/1994, 541).De recht-bank zal dit criterium tot uitgangspunt nemen.4.28 De gemiddelde vakman, met de kwalificaties als hier-voor in r.o. 4.24-4.26 beschreven, zal het octrooi als volgtbegrijpen:


De werkwijze volgens conclusie 1 heeft betrekking op hetvervaardigen van een document via een print proces, con-form de deelkenmerken F, G enH.Het kopiëren van een opeen dergelijke wijze geprint document met een kopieerin-richting vanhet aftasttype (scanning type), zal zichtbare ge-breken vertonen.4.29 Voor het kunnen uitvoeren van de geclaimde werk-wijze is volgens deelkenmerk B een zichtbaar origineelbeeld vereist bestaandeuit kromlijnige lijnen, stippenen/ofwervels. Eenvoudiger gezegd maakt de werkwijze gebruikvan een reeds bestaand beeld. Anders dan in de stand vandetechniekworden demoiré veroorzakende lijnpatronen nietin de afbeelding zelf verwerkt door toevoeging van screentraps (vgl. r.o. 4.18), maar – en daarin schuilt het voordeeldat de uitvinding beoogt te bieden – kan een bestaande af-beelding worden gebruikt.4.30 Deelkenmerk C beschrijft het vaststellen van de aftast-steekafstand (p) en de wijdte van de aftastlijnen van poten-tiële kopieerinrichtingen van het aftasttype. Deze parame-ters bepalen in aanzienlijke mate de resolutie van dekopieerinrichting.4.31 Volgens deelkenmerk D wordt een rasterpatroon vanevenwijdige lijnen gecreëerd met een steekafstand die mi-nutieus meer of minder is dan de aftaststeekafstand van dekopieerinrichting, welk rasterpatroon volgens kenmerk Fover het originele beeld wordt gelegd voor het maken vaneen print van het document. De afbeelding in dat geprintedocument omvat de oorspronkelijke (reeds bestaande) af-beelding volgens deelkenmerkB (i.e. bestaandeuit kromlij-nige lijnen, stippen en/of wervels) alsmede een daarover-heen gelegd print patroon volgens het rasterpatroon vanevenwijdige lijnen, vervaardigd op de wijze van deel-kenmerkenDenFmet inachtnemingvandebepalingenvande deelkenmerken C en E.4.32 De kromlijnige lijnen, stippen en/of wervelingen vol-gens deelkenmerk B zien op een onafhankelijk bestanddeelvan de oorspronkelijke afbeelding. Zij zijn geheel onafhan-kelijk van het rasterpatroon vervaardigd volgens de werk-wijze van deelkenmerk Dwelke over de oorspronkelijke af-beelding is gelegd volgens deelkenmerk F.4.33 Het eerste gedeelte van deelkenmerk G claimt dat hetop het document overgebrachte patroon, nietmet het bloteoog zichtbaar is. Het tweede gedeelte van deelkenmerk Gclaimt dat de oorspronkelijke afbeelding en de geprinte af-beelding (die met het daarop overgebrachte rasterpatroon)niet onderscheidbaar is, zodatmet het blote oog geen afwij-kingentussendegedrukteendeoorspronkelijkeafbeeldingkunnenwordenwaargenomen.4.34 Deelkenmerk H claimt ten slotte dat bij reproductievan de (eerste generatie) kopie (i.e. het over de oorspronke-lijke afbeelding gelegde rasterpatroon) zichtbare gebrekenzullen ontstaan.4.35Voorhet bepalenvande inhoudvandeoorspronkelijkeopenbaring, dient de oorspronkelijke aanvrage, i.e.WO 90/08046 in zijn geheel te worden beschouwd. Bron-nen van openbaring zijn de daarin opgenomen conclusies,de beschrijving (zowel het algemene deel als de bijzonderedelen die in verband staan tot de beschreven uitvoerings-vormen) en/of de tekeningen.4.36Tussenpartijen is niet in geschil dat dedeelkenmerkenA-E en H van de werkwijze volgens conclusie 1 in de oor-spronkelijke aanvrage zijn geopenbaard. Wat hen verdeeld

houdt is de vraagofdat ookhetgeval is voordeelkenmerkenF en G, te weten een ’overlay of a grid pattern over an originalimage for creating a printed image on the document whereby theprinted image contains the original image having a superimposedtransmitted or obstructed print pattern conforming to the grid pat-tern and in which the print pattern normally is not discernible by thenaked eye’.Ten aanzien daarvanwordt als volgt overwogen.

Deelkenmerk F4.37 In de oorspronkelijke aanvragewordt een aantal werk-wijzen geopenbaard voor het vervaardigen een documentdat niet kan worden vervalst. Al deze werkwijzen hebbenhet doel dat de vervaardigde documenten vervolgens dui-delijke afwijkingen bevatten van het origineel als die zijngekopieerdmet een kopieerinrichting van het aftasttype.4.38. In de werkwijzen als geclaimd in de conclusies 1-12bestaan de afbeeldingen van het oorspronkelijke document(dus in de ontwerpfase) uit lijn structuren (lineations, zieconclusies 1-5, 8-10 en 12) met een specifieke regelmatigeafstand. De afbeeldingen zijn hier als rasterstructuur ofrasterpatroon getekend. Het maakt gebruik van het gege-ven dat in de kopieën van deze documenten gemaakt dooreen kopieerinrichting van het aftasttype, moiré patronenzullen verschijnen als de lijn structuren (in bepaalde gebie-den) een bepaalde regelmatige afstand hebben.4.39 De werkwijze van het leggen van een rasterpatroonover een oorspronkelijke afbeelding voor het vervaardigenvan een document volgens deelkenmerk F is neergelegd inconclusie 13 van de oorspronkelijke aanvrage. Deze conclu-sie ziet op het vervaardigen van een niet betrouwbaar te ko-piëren document door een kopieer proces. Het kopiëren vaneen oorspronkelijke document – dat niet wordt beschermddoor de inhoud van conclusie 9, i.e. geen ’depositing said imagein the form of lineations’, onderstreping toegevoegd, Rb) – met eenkopieerinrichting resulteert in een kopie van het oorspron-kelijke document (replicaat) met een raster patroon in deafbeelding (image lineations). Verdere kopieën van deze eer-ste generatie kopie blijken niet nauwkeurige vervalsingenaangezien in de afbeeldingsgebieden zichtbare gebreken,vervormingen en moiré effecten voorkomen. Een gemid-delde vakman zal het opzettelijk vervaardigen van lijn-structuren in het replicaat van de oorspronkelijke afbeel-ding via het kopieer proces begrijpen als het over hetoriginele beeld leggen (vgl. deelkenmerk F, in de Engelsetekst luidend: the original image having a superimposed trans-mitted or obstructed print pattern conforming to the grid pattern)van een lijnpatroon.4.40 De duidelijke en ondubbelzinnige openbaring vandeelkenmerk F voor de geclaimde print werkwijze volgensconclusie 1 van het octrooi zoals verleend volgt voor de ge-middeldevakman,metgebruikmakingvanzijn toenmaligevakkennis, voorts uit de oorspronkelijke beschrijving. Oppagina’s 7 (regels 22-27) en 8 (regels 1-3) van PCT 90/08046is beschreven hoe de uitvinder het basis fenomeen dat ach-ter de uitvinding ligt heeft gevonden (en in conclusie 13heeft neergelegd). Daar wordt immers beschreven dat:’The instant inventor in the course of searching for a solution to thisproblem accidentally discovered that a color copier replication of anoriginal travelers cheque cannot itself be used to produce a closelymatching copy. Actually, it was found, surprisingly, that no matterhow the color copier was adjusted to eliminate blemished or defects


apparent to the casual observer, the copies made from the first copyalways had such prominent tell-tales, in one form or another.’4.41 De uitvinder besefte dat hij met deze ontdekking desleutel tot het oplossen van het tegengaan van vervalsingenin handen had. In de woorden van de beschrijving (pagina8, regels 7-15):’Thus, he conceived the idea of using the bane of the printer to theadvantage of the counterfeit preventor. He would use the moire effectto reveal the bogus color copy of a genuine banknote, for example, byproducing the note image lineations in mismatch to the scanner of acolor copier. The mismatch would be slight and not noticeable to thenaked eye and thereby both basic requirements, which no one else wasever able to meet, could be totally satisfied.’4.42 Op pagina 8 wordt in de regels 21-24 bovendien nogbenadruktdatde vervaardigingvanhet origineledocumentin het algemeen,maar niet altijd, zal plaatsvinden bij wijzevan een druk proces (’generally, but not always printed’).4.43 Een laatste aanwijzing vindt de gemiddelde vakmanten slotte op pagina 9 van de beschrijving (regels 3-19):’The basic method of counterfeit protection teaches the inclusion oflines, dots and/or swirls embodied and integrally formed into art,pictures and other forms of images. The grid lines are made so as todifferentiate minutely in vertical and/or horizontal pitch from thelinear grids employed by the scanning mechanisms of the machinesused to replicate these black – white or coloured documents. (...) Aftercreation of the authentic document, that is, one including the gridlines of predetermined pitch, the primary method of counterfeit pro-tection, as well as the product thereof, have been realised.’4.44 Ook uit deze passage zal de gemiddelde vakman be-grijpendathetauthentiekedocumentdient tewordenvoor-zien van een grid met een predetermined pitch, namelijk eenpitchdieminutely different is vandepitchafstandvande scan-ning type copier, die het document weer iets anders zou in-lezen.

Deelkenmerk G4.45 De stelling van ECB dat deelkenmerk G evenmin zouzijn geopenbaard, vermag de rechtbank niet in te zien. Zowordt op pagina 7 beschreven dat:’In particular, no one heretofore has found a way to provide an origi-nal banknote or important document which embodies the two often-sought features of a copy-proof instrument; for example, one which tothe unaided eye is both indistinguishable from a prior (genuine) itemand which is capable only of obviously bogus copier replication (on-derstreping toegevoegd, Rb).’en’Consequently, it is now possible, for the first time, to produce legaltender paper currency, genuine travelers cheques, original poststamps, government issued food stamps, important documents or cer-tificates and the like, which to the naked eye are identical to prioritems of the same kind but, in fact, have characteristics which revealcopier (especially color) replications to be obvious counterfeits (onder-streping toegevoegd, Rb.)’4.46 Ook op pagina 8 wordt deelkenmerk G geopenbaard,namelijk in de regels 12-15:’The mismatch would be slight and not noticeable to the naked eyeand thereby both basic requirements, which no one was ever able tomeet, could be totally satisfied. (onderstreping toegevoegd, Rb.)’

Slotsom toegevoegde materie4.47 De hiervoor weergegeven passages in de beschrijvingkomen overeen met de inhoud van de in conclusie 13 ge-

claimde materie. De deelkenmerken F en G waarbij hetrasterpatroonoverhetoriginelebeeldwordtgelegdvoorhetophetdocumentvoortbrengenvaneengedrukteafbeeldingomvattende de oorspronkelijke afbeeldingmet een daarbo-ven geplaatst overgebracht of ondoorgankelijk gemaaktdrukpatroon in overeenstemmingmethet rasterpatroon enwaarin het drukpatroon normaal niet met het blote oog teonderscheiden is, zodanig dat het originele beeld en het ge-drukte beeld voor het blote oog algemeen hetzelfde lijken,zijn daarmee directly and unambiguously geopenbaard.4.48De rechtbank is bekendmethet opdit punt afwijkendeoordeel van de Engelse rechter – en in diens voetspoor ookde Franse rechter. Dat oordeel maakt de beslissing van dezerechtbank evenwel niet anders. Toegegevenkanwordendatde term ’overlay’, zoals ook het Bundespatentgericht heeftvastgesteld, als zodanig niet in de oorspronkelijke conclu-sies is terug te vinden. Anders danhet Bundespatentgerichtis deze rechtbank overigens van oordeel dat dat niet geldtvoor de term ’grid’, welke zich laat vertalen als ’tralie’, duseen lijnpatroon. Conclusie 13 van de oorspronkelijke aan-vrage spreekt vaneen replica ’which will be made of image linea-tions’, dus een lijnpatroon. De term ’grid’ is derhalve ook alszodanig in de oorspronkelijke aanvrage geopenbaard. Datde term ’overlay’ daarin niet onmiddellijk is terug te vin-den, betekentgelet opde tehanterenmaatstaf (vgl. r.o. 4.27)evenwel nog niet dat deelkenmerk F niet in de oorspronke-lijke aanvrage zouzijngeopenbaard.AndersdandeEngelseen Franse rechter is deze rechtbank van oordeel dat de ge-middelde vakman, behept met de kwalificaties als weerge-geven in r.o. 4.24-4.26 en indachtig het probleem dat hetoctrooi probeert op te lossen, dedeelkenmerkenF enGzon-der meer zou begrijpen uit de op pagina’s 7-9 van de oor-spronkelijke aanvrage beschreven gevonden printmethodevoor het vervaardigen van een oorspronkelijk beveiligd do-cument (replicant document) en de verdere kopieën ge-maakt met een kopieerinrichting van het aftasttype in ver-binding met conclusie 13. Uit de beslissing van de Engelserechter, met name paragraaf 119, wordt niet inzichtelijkwaarom hij deze combinatie kennelijk niet beschouwd alsde openbaarmaking van hetmaken van een beveiligd docu-mentdoorhetovereenoorspronkelijkdocumentleggenvaneen lijnpatroon als bedoeld in conclusie 1 vanhet octrooi alsverleend.4.49 De stelling van ECB dat het teruggrijpen op bepaaldepassages uit de beschrijving in combinatiemet conclusie 13een niet toegestane mozaïek-methode zou zijn om alsnogdekking voor de gewijzigde conclusie te vinden, wordt ver-worpen. De ruimer geformuleerde oorspronkelijke conclu-sies die zien op het op verschillendemanieren vervaardigenvan een niet betrouwbaar te reproduceren document, weer-houden de aanvrager er niet van tijdens de verlenings-procedure te verwijzen naar die delen van de beschrijvingwaarin kenmerken worden beschreven die de aanvragernaar de claim wenst over te brengen. Dat zou anders zijnindien de door het EOB hiervoor gegeven kaders (zie r.o.4.27) te buiten zouden worden gegaan namelijk indien depositie van de octrooihouder op ongerechtvaardigde wijzewordt verbeterd of indien de rechtszekerheid van derden inhet gedrang komt, maar daarvan is het onderhavige gevalgeen sprake. De voorkeur van de aanvrager voor een werk-wijze met kenmerken F en G valt voldoende duidelijk enondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvrage af te lei-


den, gelet op de neerlegging daarvan in een volgconclusieen de bewoordingen van de hierboven aangehaalde passa-ges. Van een niet geopenbaarde en aldus ongeoorloofde se-lectievankenmerkenuitdeaanvrage isdanookgeensprake.4.50 Het beroep op de nietigheid van conclusie 1 wegenstoegevoegdematerie wordt derhalve verworpen.

b. gebrek aan nieuwheid (artikel 75 lid 1 onder a ROW 1995 j˚ arti-kelen 52 en 54 EOV)4.51 Ter onderbouwing van de nietigheid van EP 750 heeftECBbij dagvaarding gesteld dat de uitvinding niet nieuw isomdat alle kenmerken al zijn geopenbaard in een Zwitsers20 Franken bankbiljet series 1976. Bij conclusie van repliekheeftECBzichdaarnaastberoepenopGB1,138,011 (hierna:GB 011). Eerst bij pleidooi heeft zij zich bovendien beroe-penopopenbaarmaking vandeuitvindingdoormiddel vaneen Brits 10 pond biljet. De rechtbank overweegt als volgt.

Zwitserse en Britse bankbiljetten4.52 Het beroep dat de uitvinding openbaar is gemaakt inhet Zwitserse enBritse bankbiljetwordt verworpen. In feiteheeft ECBdit beroep slechts onderbouwddoor te stellendatachteraf kan worden geconstateerd dat een kleurenkopiegemaakt met een laser kleurkopieermachine van het typeCanon 700L (300 dpi) duidelijke wijzigingen in het origi-nele beeld laat zien die zichtbaar zijn met het blote oog.Hierdoor kan het volgens ECB niet anders zijn dan dat inhet beelddeel een niet zichtbaar rasterpatroon is opgeno-men dat moiré teweeg brengt. Die stelling leidt evenwelgeenszins tot de conclusie dat de in EP 750 geclaimde werk-wijzedoormiddelvandebankbiljetten isopenbaargemaakt:de werkwijze valt immers niet te herleiden uit de bankbil-jetten als zodanig.Met juistheid heeft DSS voorts in dit ver-band aangevoerd dat het feit dat moiré effecten optreden,niet betekent dat de betreffende bankbiljetten zijn gepro-duceerdmet gebruikmaking van de uitvinding als beschre-ven in het octrooi. De bankbiljetten zouden de gemiddeldevakmanniets openbarenwathij opdatmomentniet alwist.Hij zou het lijnenpatroon in het gebied van het portret vanhet gezicht van de koningin herkennen als een screen trapenhij zouzich realiserendatdiewasontworpenomte inter-fereren met halftone screens gebruikt in conventionelereproductieprocessen.De gemiddelde vakmanzou evenwelgeen reden hebben te veronderstellen dat een bepaling hadplaatsgevonden van de steekafstand enwijdte van de aftast-lijnen van een scanning type copier, noch zou hij veronder-stellen dat een rasterpatroon van evenwijdige lijnen is ver-vaardigd met een steekafstand minutieus meer of minderdan de aftaststeekafstand van de scanning type copier endat een dergelijke grid over de oorspronkelijke afbeeldingis gelegd. Kort en goed leren de bankbiljetten, nu de uitvin-ding vanEP 750 daarin eenvoudigweg niet clearly and unam-biguouslywordt geopenbaard, de vakmanniets over het pro-bleemwaarvoor hij wordt gesteld door de nieuwe generatiescanning type copiers.NuECB ter zake vanhaar stellingdatde Zwitserse en Britse bankbiljetten met gebruikmakingvande geclaimdewerkwijze zijn vervaardigd geen specifiekbewijs heeft aangeboden, wordt die stelling als zijnde ge-motiveerd betwist verworpen. ECBheeft overigens ooknietgesteld dat de uitvinding op anderewijze openbaar toegan-kelijk is geweest, zodat daar niet op in behoeft te wordengegaan.

GB 0114.53 Ter zake van het beroep op anticipatie door GB 011wordt het volgende overwogen. GB 011 leert – kort gezegd– het gebruik van het in een afbeelding aanbrengen van eenreeks patronen met verschillende hoeken en lijnafstanden(hagelschot benadering)omvervalsingendoormiddel vanhalf-tone screening reproductie tegen te gaan. Afhankelijk vande rasterafstand van het te gebruiken raster, zouden een ofmeer patronen bij reproductie moiré veroorzaken. Het be-treft hier derhalve het gebruik van traditonele screen traps.4.54 Het in het oog springende verschil met EP 750 is datGB 011 geen betrekking heeft op het vervaardigen van eenbeveiligd document dat in relatie staat tot het scanningme-chanisme van een scanning type copier om op diemanier tevoorkomen dat het document betrouwbaar wordt gerepro-duceerd op dat apparaat. ECB heeft in dit verband erkenddat opdeprioriteitsdatumvanGB011, teweten6 juli 1965,geen scanning type copiers beschikbaarwaren, zodatdaarinookgeenrelatiewordtgelegdmetdit typecopiers, laat staandescanningpitchafstanddaarvan.Alleenomdie redenwor-den de deelkenmerken C en D in GB 011 bij gebreke vanenige relatie met de scanning pitch afstand en het daaropgebaseerde rasterpatroon van een scanning type copier nietgeopenbaard. Evenmin openbaart GB 011 de stap van hetaanbrengen van een superimposed grid (deelkenmerk F). In-dien de leer van GB 011 wordt toegepast om screen traps tegebruiken, zou dat bij reproductie leiden tot zichtbaarmoiré, zodat ten slotte ookdeelkenmerkG (’not discernible bythe naked eye’) in GB 011 niet wordt geopenbaard. Het docu-ment is dan ook niet nieuwheidsschadelijk voor EP 750.

c. gebrek aan inventiviteit (artikel 75 lid 1 onder a ROW 1995 j˚ arti-kel 56 EOV)GB 0114.55 Zoals hiervoor reeds uiteengezet bestaat er een essen-tieel verschil tussen de uitvinding volgens het octrooi en deleer zoals deze naar voren komt in GB 011. GB 011 gaat re-productie tegen met behulp van halftone screening waarbijvan tevoren niet duidelijk is welke rasterafstand de nama-ker zal gebruiken, zodat het gebruik van verschillendescreen traps met verschillende hoeken en lijnafstanden inde ontwerpfase ertoe moet lijden dat ten minste een deelvandegebruiktehoekenenlijnafstandenzalovereenkomenmet het gekozen raster en aldus moiré teweeg zal brengen(hagelschot-benadering). De uitvinding volgens het octrooidaarentegen beoogt het scannen met de nieuwe generatiescan type copiers zoveel mogelijk te bemoeilijken. Bij dezenieuwe reproductiemethode is geen sprake van onzeker-heid over het te gebruiken rasterscherm omdat het scan-raster van de scanning type copier voor het octrooi een vastgegeven is. Dat geeft ook het voordeel van vrijheid voor deontwerper omdat in EP 750 gebruik wordt gemaakt vanreeds bestaande afbeeldingen waarover heen een superimpo-sed grid wordt aangebracht dat minutely different is van datvanhet scanningmechanisme inde scanning type copier tervervaardiging van een eerste generatie kopie waarin moiréjuist niet zichtbaar is. Eerst bij verdere reproductie van deeerste generatie kopie zal dan moiré ontstaan. Deze afzon-derlijke stap wordt in GB 011 niet geopenbaard. Hierbijkomt ook nog het kenmerk volgens het octrooi dat die be-staande afbeelding in de werkwijze niet zichtbaar veran-derd wordt met alle voordelen van dien. GB 011 bevat dan


ookgeentechnicalpointerdiedegemiddeldevakmanrecht-streeks naar de uitvinding zou leiden.4.56 ECB heeft in dit verband nog betoogd dat de vakman,met zijn vakkennis op de prioriteitsdatum van de in scan-ning type copiers gebruikte techniek, in GB 011 de termscreening eenvoudigwegzou lezen als scannen, dochdie bena-dering kan niet worden gevolgd. In de eerste plaats had degemiddelde vakman, het zij herhaald, op de prioriteits-datum geen diepgaande kennis van de werking van scan-ning type copiers. Verwezenwordtnaarhetgeendaarover inr.o. 4.24-4.26 is overwogen. In de tweede plaats is onjuistdat scanning volgens dezelfde principes als screening zouwer-ken. Zoals hiervoor aangegeven is bij halftone screening bij-voorbeeld niet bekend welke rasterafstand en oriëntatiedoor de namaker gebruikt zal worden, iets dat zich bij hetscanproces nu juist niet voordoet. Het gaat hier om een ge-heel anderebenadering.Het ideedatmoiréookzoukunnenontstaan door het gebruik van scanning type copiers en hetbepalen vande aftaststeekafstand endewijdte vande aftast-lijnen daarvan en het over het oorspronkelijke documentleggen van een superimposed grid omopdiemanier een bevei-ligde eerste generatie kopie te creëren, vloeit niet op voor dehand liggende wijze voort uit GB 011 in combinatiemet decommon general knowledge van de gemiddelde vakman op deprioriteitsdatum.

Kurowski (DE 3602563 C1)4.57 Kurowski betreft in feite een verbetering van de leer zo-als deze in GB 011 al wordt beschreven. De verschillen tus-sen dit document en de uitvinding volgens het octrooi zijndezelfde als die tussen GB 011 en het octrooi. Ook Kurowskibevat geen aanwijzing voor de vakman om te komen tot deuitvinding volgens het octrooi.

Stupp4.58Het artikel van Stupp beschrijft het ontstaan vanmoiréin de reproductietechniek en reikt oplossingen aan om ditte voorkomen. Dit document bevat dan ook geen aanwij-zing voor de vakman om te komen tot de uitvinding vol-gens het octrooi, integendeel het leidt de vakman daarvanweg.

US 4,582,3464.59 Het Amerikaanse octrooi beschrijft een nieuwe tech-niek (copier directional slur) voor het beveiligen van docu-menten.Hetheeft in iedergevalgeenbetrekkingophetont-staan van moiré en is aldus niet schadelijk voor deinventiviteit van de uitvinding.

Steinbach en Wong4.60 In het artikel van Steinbach en Wong wordt een analysevan moiré besproken zoals dat wordt waargenomen in ge-scande halftone afbeeldingen en spitst zich toe op het voor-komen daarvan. Het bevat geen aanwijzing voor de gemid-delde vakmanomtekomen totdeuitvindingalsneergelegdin EP 750.

Combinaties4.61 Ook de combinatie van een of meer van de boven-staande documenten doet aan de uitvindingshoogte vanEP 750 geen afbreuk.

Volgconclusies4.62 ECB heeft ten slotte nog gesteld dat conclusie 2 nietigis wegens gebrek aan inventiviteit en de conclusies 3 en 4nietig zijn wegens niet-nawerkbaarheid althans – zo heeftECB eerst ten pleidooie gesteld – toegevoegde materie. Diestellingen worden gepasseerd. Ten aanzien van conclusie 2geldt dat deze afhankelijk is van de inventieve conclusie,zodat de inventiviteit gegeven is. Wat betreft de bezwarenten aanzien van de conclusies 3 en 4 geldt dat de daarvoorontwikkelde argumentatie in het licht van het verweer vanDSS onvoldoende is onderbouwd, zodat die bezwaren wor-den verworpen.

Slotsom4.63 De slotsom luidt dat EP 750 geldig is zodat de doorECBgevorderdevernietigingdaarvanmoetwordenafgewe-zen.

Proceskosten4.64 ECB zal als de in het ongelijk gestelde partij in de pro-ceskostenworden veroordeeld. Nu de vorderingen aanhan-gig zijn gemaakt voor de implementatiedatum van deHandhavingsrichtlijn (Richtlijn2004/48/EG)zullendepro-ceskosten conform het liquidatietarief worden vastgesteld.De kosten aan de zijde van DSSworden begroot op:vast recht € 248,–salaris procureur € 1.808,– (4,0 punt x tarief

€ 452,–)Totaal € 2.056,–4.65NuDSS noch ten pleidooie, noch anderszins im- of ex-pliciet aanspraak heeft gemaakt op uitvoerbaarverklaringbij voorraad van een eventuele proceskostenveroordeling teharen voordele, kan deze kostenveroordeling niet ambts-halve uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5 De beslissing

De rechtbank5.1wijst de vorderingen af,5.2 veroordeelt ECB in de proceskosten, aan de zijde van DSStot op heden begroot op € 2.056,–. Enz.

Nr. 23 Rechtbank te Almelo, 31 oktober 2007

(Jansen en Tilanus)

Mrs. A.A.J. Lemain, H.J. Inden enM.M. Lorist

Art. 6bis Verdrag van ParijsVoor een beroep op bescherming ten titel van algemeen bekend

merk in de zin van dit verdragsartikel, moet het gaan om merken diebij de overgrote meerderheid van het publiek, zowel consumenten alsniet-consumenten, bekend zijn. Bekendheid op het niveau van de re-levante branche of van geïnteresseerde kringen is onvoldoende.De relevante bekendheid moet bestaan op het moment van het depotwaartegen met een beroep op een algemeen bekend merk wordt ge-ageerd.

Art. 2.4 f, art. 2.26, lid 2 a; art. 2.27, lid 1 BVIEDerden die een merk dat wegens non-usus is vervallen willen

gaan gebruiken kunnen op de voet van art. 2.27 BVIE vervallen-


verklaring vorderen. De bedoeling van art. 2.26 lid 2 sub a BVIE isdat voor derden het gebruik van een bepaald merk niet wordt geblok-keerd, terwijl de oorspronkelijke merkgerechtigde het merk al gedu-rende langere tijd niet meer gebruikt. De mogelijkheid die deze bepa-lingen bieden impliceert dat de desbetreffende derden profiteren vaneventuele goodwill of bekendheid van het merk. Daaruit volgt datdeze handelwijze niet onrechtmatig is en niet meebrengt dat een de-pot als depot te kwader trouw moet worden aangemerkt.

Art. 2.27 BVIEWie het merk waarvan vervallenverklaring wordt gevorderd zelf

wil gaan gebruiken, moet in ieder geval als belanghebbende wordenaangemerkt.

Artt. 2.4 f, art. 2.26, lid 2 a; art. 2.27, lid 1 BVIE j° artt. 1 en 13 AwAuteursrecht en merkenrecht zien op verschillende belangen: be-

schermen van een creatieve prestatie enerzijds, en waarborgen van deoorsprong van een product en vermijden van verwarring anderzijds.De wetgever heeft voor het geval van botsing geen keuze gemaakt voorwat betreft de vraag welke rechten voorgaan.

In dit geval heeft de maker zijn inspanningen erop gericht, eenmerkteken te maken en niet zozeer een creatief werk te scheppen. TenCate heeft niet aangevoerd dat zij een specifiek auteursrechtelijk be-lang beoogt te beschermen. Dan kan het auteursrecht niet de rechtendoorkruisen die derden aan het merkenrechtelijke systeem ontlenen.Omdat auteursrechtelijke bescherming tot 70 jaar ’post mortem’duurt, zou de regeling van de art. 2.26, lid 2 a en 2.27, lid 1 BVIEandersvoorgevallenwaarinauteursrechtkanwordeningeroepeneendode letter worden.

Het beroep op auteursrecht kan dan ook niet opleveren dat hetmerkdepot in de gegeven omstandigheden als depot te kwader trouwmoet worden beoordeeld.

Art. 5.2 BVIEDe onder de BMW bestaande rechten zijn onder vigeur van het

BVIE gehandhaafd.

Robert Groeneveld te Amersfoort, eiser in conventie, ver-weerder in reconventie, procureur mr. E.M.M. van de Loo,advocaatmr. R.M. van Rompaey te Breda,tegenL. Ten Cate BV te Geesteren, gedaagde in conventie, eiseresin reconventie, procureur mr. T.J. van Drooge, advocaatmr. P.E.Mazel te Groningen.

a Tussenvonnis Rechtbank te Almelo, 31 mei 2006(mr. A.A.J. Lemain)

In conventie:De feiten1Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, danwel niet ofonvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond vande inhoud van de overgelegde producties voor zover nietbestreden, staat tussen partijen het volgende vast.a) Ten behoeve vanGroeneveld is op 10 oktober 2005 ondernummer 0775094 het beeldmerk JANSEN&TILANUS, zo-als dat beeldmerk is afgebeeld in productie 1 bij dagvaar-ding, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven. Hetmerk is ingeschreven voor de warenklassen 18, 24 en 25.b) Ten behoeve van Groeneveld is op 25 januari 2006 ondernummer1101638hetwoordmerk JANSEN&TILANUS,ge-deponeerd bij het Benelux-Merkenbureau.

c) Ten behoeve van Koala Body-Fashion B.V. is op 1 april1974 onder nummer 0088964 de inschrijving van hetwoordmerk JANSEN& TILANUS bij het Benelux- Merken-bureau gepubliceerd. Het merk is ingeschreven voor dewarenklassen 24 en 25.d) Ten behoeve van Koala Body-Fashion B.V. is op 1 oktober1979ondernummer0357098de inschrijvingvanhetbeeld-merkJANSEN&TILANUS,zoalsdatbeeldmerk isafgebeeldin productie 3 bij dagvaarding, bij het Benelux-Merkenbureaugepubliceerd.Hetmerkis ingeschrevenvoorde warenklassen 24 en 25.e) Ten behoeve van L. ten Cate Enterprises B.V. is op 3 april2006 onder nummer 0796933 het woordmerk JANSEN &TILANUSbijhetBenelux-Merkenbureauingeschreven.Hetmerk is ingeschreven voor de warenklasse 25.

Standpunten van partijen2Groeneveld heeft, zakelijk weergegeven, het volgende ge-steld.Groeneveld is gerechtigd tot het beeldmerk JANSEN &TILANUS, ingeschreven inhetBenelux-Merkenregister on-der nummer 0775094 voor dewarenklassen 18, 24 en 25 enhet woordmerk JANSEN & TILANUS, aanvraagnummer1101638.Koala Body-Fashion B.V. heeft de volgendemerken (verder:demerken) ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau:– het woordmerk JANSEN & TILANUS onder nummer0088964 voor de warenklassen 24 en 25;– het beeldmerk JANSEN & TILANUS onder nummer0357098 voor de warenklassen 24 en 25.Per 1 maart 2001 isKoalaBody-FashionB.V. tengevolge vaneen juridische fusie met Ten Cate opgeheven en zijn allerechtenenverplichtingenvanKoalaBody-FashionB.V.over-gegaan op Ten Cate.Ten Cate heeft verzuimd die wijziging in het Benelux-register aan tedoen tekenen, zodat zij geenberoepkandoenop demerken.Koala Body-FashionB.V. enTenCate hebben voor een onon-derbroken periode van (meer dan) vijf jaar zonder geldigereden geen normaal gebruik gemaakt van de merken bin-nen het Benelux-gebied voor dewarenwaarvoor demerkenzijn ingeschreven.Het recht van Ten Cate en Koala Body-Fashion B.V. op demerken is daarmee door non-usus komen te vervallen.In verbandmet het vorenstaande vordertGroeneveld, zake-lijk weergegeven dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaarbij voorraad:I voor recht verklaart dat Benelux-inschrijvingsnummer0088964, woordmerk JANSEN & TILANUS, almedeBenelux-inschrijvingsnummer 0357098, beeldmerkJANSEN&TILANUS vervallen zijn op grond van non-usus;II Ten Cate gebiedt de voornoemde merkinschrijvingen inhet Beneluxmerkenregister voor rekening van Ten Cate tedoen doorhalen, binnen veertien dagen na het in deze zaaktewijzen eindvonnis, zulks op straffe van verbeurte van eendwangsom van € 1.000,– voor iedere dag dat Ten Cate daar-mee in gebreke blijft;III Ten Cate veroordeelt in de kosten van deze procedure.3 Ten Cate heeft zich tegen de vorderingen van Groeneveldverweerd. Zij heeft daartoe, zakelijk weergegeven, het vol-gende aangevoerd.


a) Ten Cate is rechtsopvolgster onder algemene titel vanKoala Body-Fashion B.V. en zij heeft op die wijze de rechtenvan die vennootschap op de merken verworven. Ten Catekan zich derhalve op de aan de inschrijving van de merkenverbonden rechten beroepen.b) Groeneveld heeft zijn verzoek tot inschrijving van de hetwoordmerk JANSEN & TILANUS (bekend onder nummer1101638) niet doorgezet, zodat Groeneveld geen belang-hebbende is in de zin van artikel 14 onder C EenvormigeBeneluxwet op de Merken (verder: BMW) en vervallen-verklaring van het woordmerk JANSEN & TILANUS in ditgeding niet meer aan de orde is.c)Groeneveldkanhetwoordmerk JANSEN&TILANUSnietgebruiken vanwege de recente inschrijving van dat merkdoor Ten Cate.d)Het auteursrecht ophet beeldmerk JANSEN&TILANUS,dat door Groeneveld één op één is overgenomen, berust bijTen Cate.In verband daarmee is Groeneveld geen belanghebbende inde zin van artikel 14 C BMW.e) Het overnemen door Groeneveld van het auteursrechte-lijkbeschermdelogoJANSEN&TILANUSis jegensTenCateonbehoorlijk, zodat Groeneveld het verval van het merk-recht van Ten Cate wegens non-usus niet kan inroepen.f)Groeneveldheeft het beeldmerk te kwader trouwgedepo-neerd (artikel 4 lid 6 BMW).g) Groeneveld is geen belanghebbende, omdat hij, vanwegehet auteursrecht van Ten Cate, het beeldmerk nimmerrechtmatig kan gebruiken. Groeneveld dient in verbanddaarmee in zijn vordering niet ontvankelijk te worden ver-klaard.h) JANSEN&TILANUSwaseenalgemeenbekendmerk.Eenbekendmerk kan niet door non-usus komen te vervallen.i) Groeneveld heeft het merk JANSEN & TILANUS gedepo-neerd met het oogmerk om zich de daaraan verbondengoodwill toe te eigenen.Hetdepot is in verbanddaarmee alszodanig jegens Ten Cate toerekenbaar onrechtmatig.

In reconventie:4 Ten Cate heeft, zakelijk weergegeven, onder verwijzingnaar hetgeen zij in conventie heeft aangevoerd, het vol-gende gesteld.AangezienGroeneveldhetbeeldmerktekwadertrouwheeftgedeponeerd, heeft Ten Cate recht en belang om overeen-komstig de artikelen 4 lid 6 juncto 14 B sub 2 BMWde nie-tigheid van het door Groeneveld gedeponeerde beeldmerkvastgesteld te zien.Er iseenreëelgevaardatGroeneveld jegensTenCatetoeken-baar onrechtmatig zal handelen door het beeldmerk te(doen) gebruiken.In verbandmet het vorenstaande vordert Ten Cate, zakelijkweergegeven:primair:dat Groeneveld wordt bevolen om binnen 72 uur na dagte-kening van het in deze zaak te wijzen eindvonnis aanTenCate over te dragen de doorGroeneveld onder nummer775094 per 13 mei 2005 gedane inschrijving van het beeld-merk JANSEN & TILANUS, zulks op straffe van verbeurtevan een dwangsom van € 1.000,– per dag door iedere dag ofgedeelte daarvan dat Groeneveld nalaat aan dat gebod tevoldoen,

althans nietigverklaring van de door Groeneveld ondernummer 775094 per 13 mei 2005 gedane inschrijving vanhet beeldmerk JANSEN & TILANUS en doorhaling van datmerk.subsidiair:dat Groeneveld wordt verboden om inbreuk te maken ophet aan Ten Cate toekomende auteursrecht als vervat in dedoor Groeneveld onder nummer 775094 per 13 mei 2005gedane inschrijving van het beeldmerk JANSEN &TILANUS, zulks op straffe van verbeurte van een dwang-som van € 2.500,– per dag dan wel € 25.000,– per overtre-ding, zulks ter keuze van Ten Cate, voor het geval Groene-veld zich na betekening van het in deze zaak te wijzeneindvonnis niet aan dit verbod zou houden.5 De rechtbank zal Groeneveld in de gelegenheid stellen teconcluderen voor antwoord in reconventie. Enz.

b Eindvonnis de Rechtbank, enz.

2 FeitenNaast de feiten die worden genoemd in rechtsoverweging 1van het tussenvonnis d.d. 31 mei 2006, staan tussen par-tijen, als enerzijds erkendenanderzijdsniet, danwel onvol-doende gemotiveerd betwist, alsmede op grond van de in-houd van de overgelegde producties, voor zover nietbestreden, de volgende feiten vast.a) Per 1 maart 2001 heeft een juridische fusie plaatsgevon-den tussen Koala Body-Fashion B.V. en Ten Cate B.V., waar-bij Koala Body-Fashion B.V. de verdwijnende rechtspersoonwas en Ten Cate B.V. de verkrijgende rechtspersoon.b) Ten Cate B.V. en haar rechtsvoorgangster Koala Body-FashionB.V.hebbengedurendeeenononderbrokenperiodevan meer dan vijf jaar zonder geldige reden binnen het ge-bied vandeBeneluxgeennormaal gebruik gemaakt vanhetbeeld- en woordmerk JANSEN & TILANUS, zoals die mer-ken inhetBenelux-merkenregister zijn ingeschrevenonderde nummers 0088964 en 0357098.

3 BVIEIn het tussenvonnis van 30 mei 20071 heeft de rechtbankoverwogen dat door de inwerkingtreding van het Benelux-verdrag inzakede IntellectueleEigendom(verder:BVIE)hetBenelux-Verdrag inzake de warenmerken (verder: BMW)met ingang van 1 september 2006 is beëindigd. In verbanddaarmee heeft de rechtbank partijen opgedragen zich bijakteuit te latenoverde vraagwelkegevolgenhet feit dathetBMW is komen te vervallen voor hun standpunten en vor-deringen heeft.Beidepartijenhebben inhunakten van27 juni 2007 aange-geven van mening te zijn dat de inwerkingtreding van hetBVIE geen materiële gevolgen heeft voor de onderhavigeprocedure.4 Gelet op het bepaalde in artikel 5.2 van het BVIE, is derechtbank van oordeel dat het onderhavige geschil, voorzo-ver het betrekking heeft op het merkenrecht, beoordeelddient te worden aan de hand van de bepalingen van hetBVIE.Uit het bepaalde in artikel 5.3 van het BVIE volgt dat derechten die onder de BMW bestonden, worden gehand-haafd.

1 Niet in deze publicatie ’meegenomen’. Red.


Juridische fusie5 Tussen partijen staat vast dat op 1 maart 2001 een juridi-sche fusie heeft plaatsgevonden tussen Koala Body-FashionB.V. en Ten Cate B.V.Gelet op het bepaalde in artikel 3:80 lid 2 juncto artikel2:309 van het Burgerlijk Wetboek brengt dit met zich meedat Ten Cate B.V. de goederen van Koala Body-Fashion B.V.onder algemene titel heeft verkregen. Koala Body-FashionB.V. was op grond van de door haar bij het Benelux-Merkenbureau gedane inschrijvingen houdster van hetbeeldmerk en het woordmerk JANSEN&TILANUS.Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit het voren-staande dat de juridische fusie tussen Koala Body-FashionB.V. en Ten Cate B.V. tot gevolg heeft dat de rechten dieKoalaBody-FashionB.V. aande inschrijvingenvanhetmerkJANSEN&TILANUS kon ontlenenmet ingang van 1 maart2001 op Ten Cate B.V. zijn overgegaan, zodat Ten Cate B.V.de rechten van Koala Body-Fashion B.V. als houdster van demerken kan uitoefenen.

In conventie en in reconventie:

6Unieverdrag van ParijsTen Cate B.V. heeft aangevoerd dat haar rechten uit de in-schrijving van het woorden beeldmerk JANSEN &TILANUS niet door non-usus verloren zijn gegaan, omdatdat merk moet worden aangemerkt als een algemeen be-kend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag vanParijs tot bescherming van de industriële eigendom van20 maart 1883 (verder: UvP) en dat verdrag beschermingbiedt aan algemeen bekendemerken, ook als zij gedurendeeen bepaalde periode niet zijn gebruikt.Groeneveld heeft voldoende gemotiveerd betwist dat JAN-SEN&TILANUSeen algemeenbekendmerk is inde zin vanartikel 6 UvP.7 Artikel 6 bis UvP ziet op de bescherming van algemeenbekende merken. Het gaat daarbij om merken die bekendzijn bij de overgrote meerderheid van het publiek, zowelconsumenten als niet consumenten. Bekendheid op het ni-veau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen isonvoldoende.De bekendheid moet bestaan op het moment waarop hetmerkdepot waartegen geageerd wordt, werd verricht.8 In de verhouding tussen partijen is het Ten Cate B.V. dieageert tegen de merkdepots die door Groeneveld zijn ge-daan op 13 mei 2005 en 25 januari 2006.Gelet op het vorenoverwogene zal de rechtbank derhalvemoetenonderzoekenofdebeeld- enwoordmerkenJANSEN&TILANUS in Nederland in de periode tussenmei 2005 enfebruari2006,aangemerktkondenwordenalsalgemeenbe-kendemerken in de zin van artikel 6 bis UvP.9 Ter staving van haar stelling dat het merk JANSEN &TILANUS een algemeen bekend merk zou zijn, heeft TenCate B.V. verwezen naar:a) een artikel over datmerk op de websiteWikipedia;b) het lied ’De voetbalmatch’ van Louis Davids;c) een column van Youp van ’t Hek van 11 november 2006.10 Het feit dat er op Wikipedia een artikel over het merkJANSEN & TILANUS is te vinden en het feit dat een Neder-landse artiest in 2006 in een column naar dat merk heeftverwezen, is naar het oordeel van de rechtbank niet vol-

doende omaan te nemendat datmerk eenmerk is dat bij deovergrotemeerderheid van het publiek bekend is.Voorts is het een feit van algemene bekendheid dat LouisDavids (Simon David) een artiest was van vóór de TweedeWereldoorlog, zodat niet valt in te zien dat het feit dat hij inéén van zijn liedjes heeft verwezen naar het merk JANSEN& TILANUS kan dienen als onderbouwing voor het feit datdatmerk in 2005 eenmerk van algemene bekendheid was.11 Ten Cate B.V. heeft aangeboden de bekendheid van hetmerk JANSEN&TILANUS te bewijzen.Met betrekking tot dat bewijsaanbod overweegt de recht-bank het volgende.In haar conclusie van antwoord heeft Ten Cate B.V. reedsgestelddat JANSEN&TILANUSeenalgemeenbekendmerkwas in de zin van artikel 6 bis UvP. Zij heeft in die conclusieniet vermeld overwelke bewijsmiddelen zij beschikt omditverweer te staven.Eerst in de conclusie van dupliek heeft Ten Cate B.V. aange-boden de bekendheid van het merk te bewijzen, maar ookdaarbij heeft zij niet aangegevenmetwelkebewijsmiddelenzij dat zou willen doen. Ten Cate B.V. heeft afgezien van dein rechtsoverweging 9 aangevoerde feiten geen argumen-ten naar voren gebracht ter onderbouwing vanhaar stellingdatJANSEN&TILANUSin2005eenalgemeenbekendmerkwas in de zin van het UvP.Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dathet bewijsaanbod onvoldoende is gespecificeerd en onder-bouwd, zodat de rechtbank dat aanbod zal passeren.

Woordmerk12Groeneveld heeft, zakelijkweergegeven, ondermeer, ge-vorderd een verklaring voor recht dat het Benelux-inschrijfnummer 0088964 ten behoeve van Koala Body-Fashion B.V. met betrekking tot het woordmerk JANSEN&TILANUS, is vervallen.13 Ten Cate B.V. heeft zich tegen die vordering verweerdmet de stelling dat is gebleken dat Groeneveld zijn eigenverzoek tot inschrijving van het woordmerk JANSEN &TILANUS niet heeft doorgezet, zodat Groeneveld ten aan-zien van dat merk geen belanghebbende is in de zin van ar-tikel vanartikel 2.27BVIE (voorheenartikel 14C lid1BMW)en hij derhalve niet de vervallenverklaring van hetmerken-recht vanTenCate B.V. kan vorderen. TenCate B.V. heeft terstaving van haar stelling een brief van het Benelux-Merkenbureau d.d. 20 april 2006 in het geding gebracht.14 Met betrekking tot deze stelling van Ten Cate B.V. over-weegt de rechtbank het volgende.Groeneveldheeft niet betwist dat hij de inschrijving vanhetbeeldmerk JANSEN&TILANUSniet heeft doorgezet, zodatde rechtbankdaar vanuit zal gaan.Groeneveldheeft gestelddat hij het door Ten Cate B.V. niet meer gebruikte woord-merk JANSEN&TILANUSzelfwil gaangebruiken,hetgeendoor Ten Cate B.V. niet, althans onvoldoende gemotiveerd,is betwist. De rechtbank zal er derhalve vanuit gaan dat tus-sen partijen vaststaat datGroeneveld hetmerk zelfwil gaangebruiken.Als belanghebbende in de zin van dat artikel 2.27 BVIEdient, in beginsel, in ieder geval te worden aangemerkt de-gene die het niet-gebruikte merk zelf wil gaan gebruiken.Niet vereist is dat degene die de vervallenverklaring van eenniet-gebruikt merk inroept zelf over een geldige gelijklui-dendemerkinschrijving beschikt.


De stelling van Ten Cate B.V. dat Groeneveld op grond vanhet feit dat hij de inschrijving van het woordmerk JANSEN&TILANUSniet heeft doorgezet geenbelanghebbende is inde zin van artikel 2.27 BVIE, dient gelet op het vorenover-wogene, te worden verworpen.15Voorts heeft TenCate B.V. gesteld datGroeneveld niet alsbelanghebbende in de zin van artikel 14C lid 1 BWM kanwordenaangemerkt,omdatdatwoordmerk inmiddelsdoorhaar is ingeschreven.Ter staving van haar stelling heeft Ten Cate B.V. verwezennaar de inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau van31 maart 2006, die door haar als productie 5 bij conclusievan antwoord in het geding is gebracht.16 Groeneveld heeft aangevoerd dat de inschrijving waar-naar Ten Cate B.V. verwijst niet als houder van het woord-merk Ten Cate B.V. vermeldt, maar L. ten Cate EnterprisesB.V., zodat Ten Cate B.V. geen aanspraak op dat merk kanmaken.Voorts heeft Groeneveld aangevoerd dat hij tegen het depotdoor L. ten Cate Enterprises B.V. oppositie heeft ingesteld.17 Met betrekking tot de stellingen van Ten Cate B.V. over-weegt de rechtbank het volgende.Uit de tekst van de inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau van 31 maart 2006, die door Ten Cate B.V.als productie 5 bij conclusie van antwoord in het geding isgebracht, blijkt dat als houder van het beeldmerk JANSEN& TILANUS is ingeschreven L. ten Cate Enterprises B.V. enniet Ten Cate B.V., zodat Ten Cate B.V. aan die inschrijvinggeen rechten kan ontlenen.De stelling vanGroeneveld dat hij tegen de inschrijving vanhet woordmerk door L. ten Cate Enterprises B.V. oppositieheeft ingesteld is door Ten Cate B.V. niet weersproken, zo-dat niet vaststaat dat die inschrijving gehandhaafd zal blij-ven.Uit het vorenstaande volgt dat de stelling van Ten Cate B.V.dat Groeneveld niet als belanghebbende in de zin van arti-kel 14C lid 1 BWM kan worden aangemerkt, op grond vanhet feit dat het woordmerk JANSEN&TILANUS inmiddelsdoor haar is ingeschreven, dient te worden verworpen.

Onrechtmatige daad18 Ten Cate B.V. heeft aangevoerd dat Groeneveld hetmerkJANSEN & TILANUS heeft gedeponeerd met het oogmerkzich de daaraan verbonden goodwill toe te eigenen.NaardemeningvanTenCateB.V. leverdedit feit opzichzelfgenomenreedseenonrechtmatigedaad jegensTenCateB.V.op, zodat het depot vanGroeneveld als een depot te kwadertrouw in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE (voorheen artikel4 lid 6 BMW)moet worden aangemerkt.19 Met betrekking tot deze stelling van Ten Cate B.V. over-weegt de rechtbank het volgende.Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen artikel 5 lid 2 sub aBMW) bepaalt dat het recht op eenmerk vervallen kanwor-den verklaard indien na de datum van de inschrijving vandatmerk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf ja-ren zonder geldige reden geen normaal gebruik van hetmerk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de warenof diensten waarvoor hetmerk is ingeschreven.Tussen partijen staat vast dat Ten Cate B.V., dan wel haarrechtsvoorgangster, gedurende een periode van meer danvijf aaneengesloten jaren geen normaal gebruik van hetmerk JANSEN & TILANUS hebben gemaakt. Van de zijde

van Ten Cate B.V. is geen geldige reden aangevoerd voor hetfeit dat zij noch haar rechtsvoorgangster geen gebruik vanhetmerk hebben gemaakt.Uit het bepaalde in artikel 2.27 BVIE (voorheen artikel 14Clid 1 BMW) vloeit voort dat in een dergelijk geval iedere be-langhebbende het verval van hetmerkenrecht van Ten CateB.V. kan inroepen. Zoals de rechtbank hiervoor in rechts-overweging 14 reeds heeft overwogen, dient in ieder gevaldegene die het niet-gebruiktemerk zelf wil gaan gebruikenals belanghebbende tewordenaangemerkt.Tussenpartijenstaat vastdatGroeneveldhetmerk JANSEN&TILANUSzelfwil gaan gebruiken. Met de vordering tot vervallen-verklaring van het merkenrecht van Ten Cate B.V. oefentGroeneveld derhalve een bevoegdheid uit die hem recht-streeks op grond van de verdragsbepalingen worden toege-kend.De bedoeling van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheenartikel 5 lid2 subaBMW) is ondermeeromtevermijdendatderden in het gebruik van een bepaald merk zouden wor-den geblokkeerd, terwijl de oorspronkelijke merk-gerechtigde dat merk zelf al gedurende langere tijd nietmeer gebruikt. Als derden gebruikmaken van demogelijk-heid die hen in de artikelen 2.27 lid 1 en 26 lid 2 sub a BVIEwordt geboden en een merk vervolgens zelf gaan gebrui-ken, dan impliceert dat altijd dat die derden profiteren vandeeventuelegoodwillofmerkbekendheidvandatmerk.Ditgevolg vloeit derhalve rechtstreeks voort uit de voren-genoemde verdragsbepalingen. Dat moeten de opstellersvan die bepalingen zich hebben gerealiseerd en dat is ken-nelijk geen redengeweest omhetBVIEopdit punt anders teredigeren.Voorts heeft Ten Cate B.V. het aan haarzelf te wijten dat dedoor haar gestelde aan het merk JANSEN & TILANUS ge-koppelde goodwill voor haar verloren is gegaan. Zij heeftimmers, zonder geldige reden, het merk gedurende langetijd niet gebruikt.Uit het vorenstaande volgt naar het oordeel van de recht-bank dat het enkele feit dat Groeneveldmet de uitoefeningvande rechten die hemdoor het BVIE gebodenwordenwel-licht degoodwill ofmerkbekendheid vanhetmerk JANSEN&TILANUSzou verkrijgen, nietmet zichmeebrengt dat hijdaardoor ten opzichte van Ten Cate B.V. onrechtmatig han-delt of het depot als een depot te kwader trouw zoumoetenworden aangemerkt.

Auteursrecht20 Ten Cate B.V. heeft gesteld dat het auteursrecht op hethieronder afgebeelde beeldmerk (logo) JANSEN &TILANUS bij Ten Cate B.V. berust.

Voorts heeft zij aangevoerd dat Groeneveld niet als belang-hebbende in de zin van artikel 14 C BMW kan worden aan-gemerkt, omdatGroeneveld jegens haar onbehoorlijk heeft

1 0 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M M A A R T 2 0 0 9

gehandeld door zich het auteursrechtelijk beschermd logotoe te eigenen en door inbreuk te maken op het auteurs-recht vanTenCate B.V. door dat logo alsmerk te deponeren.Ter staving van haar stelling heeft Ten Cate B.V. verwezennaar een arrest vanhet Benelux-Gerechtshof van 18 novem-ber 1988.Voorts heeft Ten Cate B.V. gesteld dat het laten inschrijvenvanhet auteursrechtelijkbeschermde logovanTenCateB.V.door Groeneveld met zich meebrengt dat het depot doorGroeneveld te kwader trouw is geschied.Tenslotte heeft TenCate B.V. aangevoerd datGroeneveld bijzijn vorderingen geen belang heeft, omdat hij het merkJANSEN & TILANUS nooit rechtmatig zal kunnen gebrui-ken. Gebruik van datmerk doorGroeneveld in het handels-verkeer impliceert volgens haar immers een inbreuk op hetauteursrecht van Ten Cate B.V.21Groeneveldheeft zich tegendeze stellingenvanTenCateB.V. verweerd. Hij heeft daartoe onder meer, zakelijk weer-gegeven, aangevoerd:a)ophetmerktekenJANSEN&TILANUSzoalsdat inrechts-overweging 20 is afgebeeld rust geen auteursrecht, omdathet merkteken geen oorspronkelijk karakter bezit en hetmerkteken iedere vorm van originaliteit ontbeert;b) indien aangenomen zoumoeten worden dat het merkte-ken toch voor auteursrechtelijke bescherming in aanmer-king zou komen, dan is dat auteursrecht inmiddels doorverjaring komen te vervallen;c) Ten Cate B.V. is niet de eigenaresse van het auteursrechtop hetmerkteken (logo) van JANSEN&TILANUS;d)hetmerktekenJANSEN&TILANUSkannietwordenaan-gemerkt als een werk in auteursrechtelijke zin, omdat hetuitsluitend is gemaakt met het oogmerk om een herken-ningsteken te creëren.22De stellingen van Ten Cate B.V. hebben allen gemeen datzij zijn gebaseerd op de gedachte dat het merktekenJANSEN & TILANUS (logo) een werk is dat auteurs-rechtelijke bescherming geniet, dat Ten Cate B.V. het au-teursrecht van dat merkteken bezit en dat de beschermingdie Ten Cate B.V. aan dat auteursrecht kan ontlenen gaatboven de rechten dieGroeneveld aan het BVIE (voorheen deBMW) kan ontlenen.23 Naar het oordeel van de rechtbank treffen de stellingenvan Ten Cate B.V. zoals weergegeven in rechtsoverweging20, zelfs als aangenomen zoumoetenworden dat hetmerk-teken van JANSEN & TILANUS een werk is dat auteurs-rechtelijke bescherming geniet, Ten Cate B.V. het auteurs-recht van datmerkteken bezit en dat auteursrecht niet doorverjaring is vervallen, geen doel.De rechtbank overweegt daartoe het volgende.24 Het auteursrecht en het merkenrecht beschermen ver-schillende belangen. De functie van het auteursrecht is hetbeschermen van een creatieve prestatie. Het merkenrechtheeft tot doel om de koper van een product eenwaarborg teverschaffenmetbetrekkingtotde identiteit endeoorsprongvan dat product, zodat de koper in staat wordt gesteld eenbepaald product zonder gevaar voor verwarring te onder-scheiden van producten van een andere herkomst.De wetgever heeft geen keuze gemaakt met betrekking totde vraagwelke rechten voorgaan ingeval van botsing tussenrechten die voortvloeien uit het auteursrecht en de rechtendie voortvloeien uit hetmerkenrecht.

25 In dit geval bestaat het merkteken uit een creatieve toe-passing van de letters J en T met daaronder de woordenJANSEN & TILANUS. Aannemelijk is dat de maker van datmerkteken niet zozeer de bedoeling heeft gehad een crea-tief werk te scheppen, maar dat zijn inspanningen erop ge-richt zijn geweest om eenmerkteken temaken.Voorts heeft Ten Cate B.V. geen feiten en omstandighedenaangevoerd, waaruit blijkt dat zij met haar beroep op hetbezit van het auteursrecht op het merkteken JANSEN &TILANUS een specifiek auteursrechtelijke belang beoogt tebeschermen. Ten Cate B.V. heeft immers gesteld dat haarbelang bij deze procedure gelegen is in het feit dat zij, insamenwerking met derden, het merk JANSEN & TILANUSzelfwil gaan gebruiken.Het gaat TenCate B.V. derhalve omhet behoud van het woorden beeldmerk JANSEN &TILANUS. Dat is echter geen belang dat het auteursrechtbeoogt te beschermen.Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel datTen Cate B.V. niet met een beroep op het auteursrecht derechten die Groeneveld aan het merkenrecht kan ontlenenkan doorkruisen.Een ander oordeel zou er overigens in de praktijk, in strijdmetdebedoeling van artikel 2.26 lid 2 sub aBVIE (voorheenartikel 5 lid 2 sub a BMW), veelal toe leiden dat een belang-hebbende eerst na een periode van 70 jaar na het overlijdenvan demaker van het merkteken, dan wel 70 jaar na de eer-ste openbaarmaking van het merkteken, het verval van hetmerkenrecht opgrond vanhet bepaalde in de artikelen 2.27lid 1 BVIE juncto artikel 2.26 lid sub a BVIE (voorheen deartikelen artikel 14C lid 1 juncto 5 lid 2 BMW) zou kunneninroepen. Uit de jurisprudentie blijkt immers, zoals doorTenCate B.V. terecht is aangevoerd, dat de lat voor het vesti-gen van auteursrecht op een werk laag ligt, zodat van eenwoordmerk, en in nog sterkere mate van een beeldmerk, alsnel moet worden aangenomen dat het een werk is datauteursrechtelijke bescherming geniet.Aldus zoudende artikelen 2.26 lid 2 sub a en2.27 lid 1BVIEeen dode letter worden.26 Uit hetgeen in rechtsoverweging 25 is overwogen vloeitvoort dat, anders dan door Ten Cate B.V. is aangevoerd, nietkanworden aangenomen dat het enkele feit dat iemand dieeenmerkdeponeertwaarvan eenderdehet auteursrecht be-zit, daardoor jegens die derde onbehoorlijk handelt, waar-door die derde niet als belanghebbende in de zin van artikel2.27 lid 1 BVIE (voorheen artikel 14C lid 1 BMW) zou kun-nenwordenaangemerkt enhij derhalveniet gerechtigdzouzijn om vervallenverklaring van hetmerk te vorderen.Voorts brengthetgeen in rechtsoverweging25 is overwogenmet zich mee dat niet kan worden aangenomen dat het feitdat iemand een merk deponeert waarop een derde het au-teursrecht bezit steedsmet zichmeebrengt dat dat depot tekwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE (voorheenartikel 4 lid 6 BMW) is verricht, en dat ten gevolge daarvandoor dat depot geen recht op dat merk zou worden verkre-gen.Tenslotte is de rechtbank van oordeel dat, gelet op hetgeenhierboven is overwogen, aangenomen moet worden dat devervallenverklaring vanhet recht op eenmerk opgrond vanhet bepaalde in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen arti-kel 5 lid 2 sub a BMW) met zich meebrengt dat een derde,die bezitter is van het auteursrecht van het woord- of beeld-

M A A R T 2 0 0 9 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 0 1

merk van dat merk, zich niet tegen een nieuwe houder vandat merk op zijn auteursrecht op dat woord- of beeldmerkkan beroepen.Voor dit oordeel vindt de rechtbank steun in de uitspraakvan de Hoge Raad van 20 maart 1992; BIE 1993, 39 (Laser-vloerplan). In die uitspraak is aangenomen dat de verkoopvan een woorden beeldmerk door de ontwerper van datmerk aan de opdrachtgever,met zichmeebracht dat de ont-werper daarmee tevens zijn uit het auteursrecht voort-vloeiende rechten op dat merk niet meer kon uitoefenen.Naar het oordeel van de rechtbank kan deze uitspraak ana-loog worden toegepast op de situatie waarin het recht opeenmerk door non usus is komen te vervallen.

Conclusie27 Nu vaststaat dat het in rechtsoverweging 20. weergege-venwoord- enbeeldmerkdoorKoalaBody-FashionB.V. danwelTenCateB.V.gedurendeeenononderbrokentijdvakvanvijf jaar zonder geldige reden niet is gebruikt en de verwe-ren van Ten Cate B.V. zijn verworpen, zal de rechtbank devorderingen van Groeneveld toewijzen. De rechtbank zaldaarbij het bedrag aan te verbeuren dwangsommen maxi-meren op € 500.000,–.28 Aangezien de stellingen van Ten Cate B.V. zijn verwor-pen, zal de rechtbank de reconventionele vorderingen vanTen Cate B.V. afwijzen.

Kostenveroordeling29TenCateB.V. dient als de inhet ongelijkgesteldepartij indekostenvandeprocedure in conventie en in reconventie teworden veroordeeld.In zijn conclusie van repliek in conventie heeft Groeneveldaanspraak gemaakt op vergoeding van de werkelijk doorhemgemaaktekosten.Groeneveldheeft echter geen inzichtin die kosten gegeven. De rechtbank zal de proceskostenderhalve overeenkomstig het liquidatietarief begroten.De procedures in conventie en in reconventie zijn naar hetoordeel van de rechtbank zodanig met elkaar verweven datde proceskosten in reconventie op nihil gesteld dienen teworden.Die proceskosten van de procedure in conventie wordendoor de rechtbank als volgt begroot:vast recht € 248,–betekening van de dagvaarding € 71,32dagvaarding € 452,–conclusie van repliek in conventie € 452,–comparitie na antwoord € 452,–pleidooi € 904,– (2 x € 452,–)

Totaal € 2.579,32

Rechtdoende:

in conventie:De rechtbank:I Verklaart voor recht dat het Benelux-inschrijvingsnummer0088964,woordmerkJANSEN&TILANUS,enhetBenelux-inschrijvingsnummer 0357098, beeldmerk JANSEN & TI-LANUS, op grond van non usus zijn vervallen.

II Gebiedt Ten Cate B.V. de onder I genoemde merk-inschrijvingen in het Benelux-merkenregister voor reke-ning van Ten Cate B.V., binnen een termijn van veertien da-gen na de betekening van dit vonnis te doen doorhalen, opstraffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,– (dui-zendeuro) perdag, zulks tot eenmaximumvan€ 500.000,–(vijfhonderdduizend euro).III VeroordeeltTenCate B.V. in de kosten van deze procedure,tot op heden aan de zijde van Groeneveld begroot op€ 319,32 (driehonderd negentien euro en tweeëndertig eu-rocent) aan verschotten, en € 2.260,– (tweeduizend twee-honderd zestig euro) wegens het salaris van zijn procureur.

in reconventie:

IVWijst de vorderingen van Ten Cate B.V. af.V Veroordeelt Ten Cate B.V. in de kosten van de procedure inreconventie, tot op heden aan de zijde van Groeneveld be-groot op nihil. Enz.

Nr. 24 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 juni 2008

(scooters )

Mr. J.Th. vanWalderveen.

Art. 5 j° art. 85 GModVoAlle scooters, dat wil zeggen die volgens de Gemeenschaps-

modellen, de scooter van Sikombi en de Honda Shadow maken eenzelfde totaalindruk. Onbestreden is dat laatstgenoemde scooter alvoor 2000 op de markt was, terwijl de Gemeenschapsmodellen na-dien, i.e. in 2006, zijn ingeschreven. In dat licht bezien is er een rede-lijke mate van waarschijnlijkheid dat de bevoegde instantie, indiendeze daartoe zou worden aangezocht – Sikombi heeft ter zitting aan-gekondigd zulks te doen – zal besluiten dat de Gemeenschaps-modellen nietig zijn. Onder die omstandigheden is er in dit kort ge-ding geen aanleiding toepassing te geven aan het in artikel 85GModVo neergelegde vermoeden van geldigheid.

MM-Exclusief BV te Sittard, eiseres, advocaatmw.mr.M.B. Keus teMaastricht,tegenSikombi te Almere, gedaagde, procureurmr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaatmr. C.J.M.A. Govers te Amsterdam.

2 De feiten2.1 MM-Exclusief maakt haar bedrijf van de im- en exportvan scooters, auto’s, motors en squads.2.2 MM-Exclusief brengt een viertal scooters op de marktonder de naam ’Bella 50’.MM-Exclusief heeft deze scootersop 19 oktober 2006 als Gemeenschapsmodel geregistreerd.De publicatie van de registratie heeft op 21 november 2006plaatsgevonden. De genoemde scooters zijn geregistreerdonder de nummers 000607155-0001, 000607155-0002,000607155-0003 en 000607155-0004. De bij deze registra-ties behorende afbeeldingen zien er als volgt uit:


Nummer 000607155-0001

Nummer 000607155-0002

Nummer 000607155-0003

Nummer 000607155-0004

2.3 Sikombi houdt zich eveneens bezig met de verhande-ling van scooters. Sikombi brengt een scooter op de marktonder de naam ’EagleWing’, waarvan hieronder een afbeel-ding is opgenomen:

2.4 In de Verenigde Staten van Amerika en Europa (tot me-dio 2000) is een scooter vanhet typeHonda Shadowverhan-deld. Afbeeldingen vandeze scooter zijnhieronder opgeno-men:

2.5 Namens MM-Exclusief heeft mw. mr. Van Tol Sikombibij brief van 22 maart 2007 gesommeerd – kort gezegd – deinbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten van MM-Exclusief te staken en gestaakt te houden. In reactie hieropheeft Sikombi genoemde advocaat bij brief van 26 maart2007 laten weten – kort gezegd – aan de sommatie niet tezullen voldoen. Sikombi heeft daarbij verwezen naar ondermeerdehiervoor in r.o. 2.4 opgenomenafbeeldingenvandeHonda Shadow scooter.2.6 Bij brief van 27 april 2007 heeft genoemde advocaat Si-kombi voor zover relevant als volgt bericht:


Uw opmerking dat de betreffende modellen kopieën zijn van een mo-del van Honda doet verder niet ter zake. Immers Honda heeft de be-wuste modellen gemaakt voor de Amerikaanse markt en heeft de mo-dellen twee jaar binnen de Europese markt te koop aangeboden. Inhet jaar 2000 is het model van de markt gehaald en de registratie vancliënt dateert van oktober 2006.

3 Het geschil(...)3.2 Sikombi voert verweer. Zij betoogtdat dehiervoor in r.o.2.4afgebeeldescooter totmedio2000inEuropaopdemarktis verhandeld, hetgeen volgens haar, onder verwijzing naarde reactie van mw. mr. Van Tol (zie r.o. 2.6) door MM-Exclusief wordt erkend, zodat, aldus Sikombi, deGemeenschapsmodellen nietig zijn wegens gebrek aannieuwheid althans wegens gebrek aan een eigen karakter.Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover vanbelang, nader ingegaan.

4 De beoordeling4.1 De uitsluitende bevoegdheid van de voorzieningen-rechter te ’s-Gravenhage om kennis te nemen van vorderin-gen in kort geding op basis van het Gemeenschapsmodelberust op artikel 81 Gemeenschapsmodelverordening(hierna: GMoVo) juncto artikel 3 van de betreffendeuitvoeringswet.4.2Devorderingenzullenwordenafgewezen.Daartoe ishetvolgende redengevend. Na verwijzing van de zaak door devoorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystadnaar de voorzieningenrechter van deze rechtbank, heeftMM-Exclusief geen procureur in dit arrondissement ge-steld, terwijl zij de voorzieningenrechter bovendien expli-ciet heeft bericht niet opdemondelingebehandeling te zul-lenverschijnen.Nuopgrondvandeomstandigheiddatvóórde verwijzing verrichtte proceshandelingen na verwijzinggeldig blijven, geldt dat een eenmaal verschenen partij ooknade verwijzingmoetwordenaangemerkt als inhet gedingverschenen, zal de zaak, ook zonder dat MM-Exclusief ver-der in de procedure wordt vertegenwoordigd, als een zaakop tegenspraak hebben te gelden. Daarbij kan in het mid-den blijven of, zoals namens MM-Exclusief in de brief van4 juni 2008 (zie r.o. 1.1) is gesteld, zij geen opdracht aanmw. mr. Van Tol voornoemd heeft gegeven tot het voerenvan een kort geding tegen Sikombi, nu het Wetboek vanBurgerlijke Rechtsvordering de onder oud recht bestaandefiguurvandedésaveu,waarMM-Exclusiefkennelijkopdoeltwaar zij zich beroept op onbevoegde proces-vertegenwoordiging, nietmeer kent, zodat dat beroep geengevolg heeft voor deze lopende zaak. Blijkens de parlemen-taire geschiedenis (MvT bij wetsvoorstel 26 855, nr. 3, pp.126 en 127) zullen gevallen van volmachtoverschrijdingzich onder het nieuwe recht moeten oplossenmet een actietot schadevergoeding wegens volmachtoverschrijding.4.3 MM-Exclusief heeft het verweer van Sikombi niet be-streden, zodat dat verweer slaagt. Alle scooters, dat wil zeg-gen die volgens de Gemeenschapsmodellen, de scooter vanSikombi en de Honda Shadow maken een zelfde totaal-indruk. Onbestreden is dat laatstgenoemde scooter al voor2000 op de markt was, terwijl de Gemeenschapsmodellennadien, i.e. in 2006, zijn ingeschreven. In dat licht bezien iser een redelijke mate van waarschijnlijkheid dat de be-voegde instantie, indien deze daartoe zou worden aange-

zocht – Sikombi heeft ter zitting aangekondigd zulks tedoen, zal besluiten dat de Gemeenschapsmodellen nietigzijn.Onderdieomstandigheden is er inditkortgedinggeenaanleiding toepassing te geven aan het in artikel 85GMoVoneergelegde vermoeden van geldigheid.4.4MM-Exclusief zal als de inhet ongelijk gestelde partij inde redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019hRvworden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Sikombiworden, nu deze niet zijn betwist, begroot op het blijkensde specificatie gevorderde bedrag van € 20.504,30.4.5 Aan de door Sikombi verzochte toepassing van artikel245 Rv, in die zin dat de proceskosten ten laste vanmw. mr. Van Tol en/of de heer A.L. van Oosten, die destijdsop de mondelinge behandeling zou hebben verklaard dathij doorMM-Exclusiefwas gevolmachtigd, zoudenwordengebracht, wordt voorbij gegaan nu de juistheid van de stel-ling dat MM-Exclusief onbevoegd vertegenwoordigd is ge-weest, niet is komen vast te staan en een onderzoek daartoe,bijvoorbeeld door betrokkenen in de gelegenheid te stellenhun standpunt naar voren te brengen en toe te lichten, hetbestek van het kort geding te buiten gaat.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter5.1wijst de vorderingen af;5.2veroordeeltMM-Exclusief indeproceskosten, aandezijdevan Sikombi tot op heden begroot op € 20.504,30;5.3 verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelinguitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 25 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage,2 oktober 2007

(Pannafield)


Art. 10 GModVoVan modelinbreuk is alleen al geen sprake, omdat de vormgeving

van de gewraakte pannagoal van GTV bij de geïnformeerde gebrui-ker een andere totaalindruk wekt dan die welke volgt uit het gedepo-neerde gemeenschapsmodel. Met name de uitvoering van de in vier-kante in plaats van ronde buizen afgebeelde palen-lat-grondbuisframe-constructie van het model ontbreekt in doeltype 3van GTV, dat geheel in ronde buizen is uitgevoerd, hetgeen doorslag-gevend wordt geoordeeld voor de verschillende totaalindruk.

Art. 13 AwNiet bestreden is dat het ontwerp voor de definitieve Panna Goal

van Velopa – dat anders dan het goaltje volgens het gemeenschaps-model niet voorzien is van vierkante buizen voor de palen-lat-grondbuisframe-constructie, maar, afwijkend van dit model, (geheel)van ronde buizen is vervaardigd – van haar afkomstig is en gedateerdkan worden op 30 maart 2004. Evenmin is bestreden dat dit ontwerpeen eigen, oorspronkelijk karakter heeft, dat het persoonlijk stempelvan de maker draagt en zodoende een werk is in de zin van de Auteurs-wet en dat het vormgevingserfgoed wordt gevormd door hetgeen daar-omtrent door Velopa is aangedragen.


Art. 1019h RvGevorderde proceskosten zijn aan de forse kant; een correctie

wordt passend geacht. Dat gedaagde vanuit kostenoverwegingen ervoor gekozen heeft zich niet van rechtsbijstand te voorzien komt voorzijn ondernemersrisico. Bij die stand van zaken moet het ontwerpvoor het pannadoel type 3 van GTV, dat is ontworpen in februari2006, worden aangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudigingvan het ontwerp voor de definitieve Panna Goal van Velopa. Detotaalindruk wijkt onvoldoende af. Voorshands wordt geoordeeld dathet enige voor die indruk in aanmerking komende verschil tussen deontwerpen de afgeronde in plaats van rechte paal-lat verbindingbetreft in de bovenhoeken van het GTV-doeltje. Gedaagde heeft aan-gevoerd dat naast de verschillende palen-lat-verbindingen, tevenssprake is van schuinere buisconstructies, andere maten en totaalander materiaal van uitvoering. De verschillen zijn bepaald onder-geschikt voor de totaalindruk. Zo dit al auteursrechtelijk relevantzou zijn, legt ook de uitvoering in (doorgaans) verzinkt staal (Velopa)tegenover roestvrijstaal van GTV bepaald onvoldoende gewicht in deschaal voor een zodanig afwijkende totaalindruk, dat sprake zou zijnvan een ontwerp dat als een nieuw, oorspronkelijk werk moet wordenaangemerkt. Van Lin heeft bij lange na niet aannemelijk gemaaktdat het ontwerp voor type 3 van hemzelf afkomstig is en niet (onbe-wust) is ontleend aan de pannagoal van de marktleider.

VelopaBVteLeiderdorp,eiseres,procureurmr.E. Grabandt,advocaatmr. T.H. Bosboom te Arnhem,tegenGerardus Jacobus Franciscus van Lin h.o.d.n. GTV Tools teVenlo, gedaagde, verschenen in persoon.

2 De feiten2.1 Velopa ontwikkelt en levert producten en materialenvoorde inrichtingvanopenbarebuitenruimtes,zoals straat-meubilair, fietsparkeersystemen en sport- en spelelemen-ten.Zij is binnendeBeneluxmarktleider indit segment.Zijbeschikt over een eigen ontwerpafdeling. Bij Velopa zijn 65mensenwerkzaam.2.2 Eén van de door Velopa (in samenspraakmet Nike) ont-wikkelde producten is een zogenoemd ’pannafield’; eenklein, geheel met een hekwerk omheind, voetbalveld voorhet relatief nieuwe straatvoetbalspel ’panna’. Dat is eenstraatvoetbalvorm op een klein veld, waarbij 1 tegen 1 tot 3tegen3spelersdoormiddelvanbehendigevoetbaltrucspro-beren de tegenstander af te troeven. Anders dan bij gewoonvoetbal, kan de bal niet uit gaan of achter raken enwordt erveel via de boarding gespeeld. Er zijn geen strakke spelre-gels of voorschriften voor de velden. Een ’panna’ is de bewe-ging, waarbij de bal tussen de benen van de tegenstanderheen wordt gespeeld en daarna balbezit wordt gehouden.Aan weerszijden van een dergelijk voetbalveldje is eenkleine goal (doorgaans ongeveer 1,50mbreed enzo’n40 cmhoog) geplaatst, waarin net als bij gewoon voetbal gescoordkan worden (naast voornoemde ’panna’s,’ die ook puntenopleveren). Een pannaspel duurt kort. Pannadoeltjes kun-nen en worden, mede vanwege de afwezigheid van strakkeregulering, in verscheidene vormen gemaakt. Deze doeltjes– door Velopa aangeduid als ’Panna Goal’ – worden doorVelopa zowel als onderdeel van een pannafield, als, in min-dere mate, eveneens afzonderlijk geleverd. Het pannafieldvan Velopa met de daaraan verbonden doeltjes ziet er alsvolgt uit:

Doorgaans wordt verzinkt staal toegepast, maar deuitvoeringsvorm is in principe aan de klant, gepoedercoatefields worden eveneens geleverd.2.3Velopaheeft het doeltje inhetnajaar van2003 in samen-spraakmetNike zelf ontwikkeld.Deontwerptekening voorhet concept dateert van 19 november 2003, de definitieveontwerptekeningvan30 maart2004.Deze tekeningenwor-den hier verkleindweergegeven:


Een prototype doeltje volgens de tekening van het conceptis deze (palen-lat-grondframe-constructie van vierkantebuizen, verder ronde buizen):

Prototypesvanhet thansgevoerdepannadoeltjemetenzon-der Velopa-logo midden bovenin zien er zo uit (alles uitge-voerd in ronde buizen):

2.4 Op 15 januari 2004 heeft Velopa een Gemeenschaps-model gedeponeerd met als omschrijving ’doelen voorgroepssporten’ met de volgende afbeeldingen:

2.5 Vanaf september 2004 is het pannafield met het thansdoor Velopa gevoerde doeltje (geheel uitgevoerd in rondebuizen) op demarkt verkrijgbaar.2.6 GTV is een eenmanszaak. Van Lin is metaalbewerker enGTV is gestart in 2004. E. Noordhuis verricht de sales en isbij GTV betrokken geraakt vanuit zijn positie bij de ge-meente Venlo destijds. Hij heeft Van Lin vanuit die positiebij de gemeente gevraagd iets te ontwikkelen voor straat-voetbal. Van Lin heeft vijf typen pannagoals ontwikkeld,

volgens hem conform de navolgende (verkleind weergege-ven) ontwerptekeningen van hemzelf, respectievelijk geda-teerd 12 december 2005, 15 januari 2006, 19 februari 2006en twee keer 16 januari 2007:


Het zijn allemaal ronde buizen en met name zijn ook depaal-lat-verbindingen inde bovenhoeken vande goals afge-rond en niet rechthoekig. Naar zeggen van Van Lin wordtthans alleen nog type 5 geproduceerd. De uitvoering is inroestvrij staal. Type 1 is volgens Van Lin via typen 2, 3 en 4tot 5 geëvolueerd vanwege technische/functionele proble-menmet de vormgeving van de eerdere types.2.7 Op de door GTV gedreven website www.sportkooi.nlwaren tot opdeochtendvandemondelingebehandelingop18 september 2007 (thans is de website ’tijdelijk niet be-schikbaar’) onder meer de volgende afbeeldingen van doorhaar gevoerde pannaveldjes te zien:

2.8GTV is in juni 2006 voorhet eerst zijdensVelopa gesom-meerd ter zake van haar pannadoeltype 3 (auteursrecht-inbreuk, slaafse nabootsing en ’internationale model-bescherming’). Naar aanleiding daarvan is mondelingcontact geweest tussen partijen.2.9 Op de beurs Recreatech in Ahoy Rotterdam stond in fe-bruari 2007 de volgende beursstand van www.sportskooi.nl.:

2.10 In mei 2007 is Velopa zijdens de raadsman van Velopagesommeerd, waarbij tevens aanspraak is gemaakt op hettekenen van een boeteversterkte onthoudingsverklaringmet accountantsgecertificeerde opgaveverplichting, als-medeeenbijdrage indekostenvangemaakte rechtsbijstandvan € 3.500,–. In reactie daarop heeft Van Lin bij brief van29 mei 2007 ondermeer als volgt bericht:(...)Wij zijn een onderneming die zich o.a. bezig houd met het producerenen leveren van sportkooien.Al onze producten zijn door ons zelf en andere firma’s ontworpen.Uit de brief die u aan ons hebt gestuurd, blijkt dat wij wellicht eenbepaald doeltje zouden hebben nagebootst.Gaarne zouden wij van u een tekening of voorbeeld ontvangen, vanhet bepaalde doeltje waar het zich hier om handelt.Ook zouden wij graag kopie van het auteursrecht en modelrecht vandit doeltje ontvangen.2.11Na reactie zijdens de raadsman vanVelopa bij brief van4 juni 2007, met toezending van kopie van hetGemeenschapsmodel en kopie van de website van GTVmetafbeelding van het gewraakte doeltje, alsmede uitleg, datvoor auteursrecht geen inschrijvingsvereisten gelden enwaar door Van Lin niet schriftelijk op is gereageerd, heeftVan Lin na dagvaarding bij brief van 22 augustus 2007 alsvolgt gereageerd:(...)Na een telefonisch onderhoud op 4 juli 2007 met mvr M. Kamp vanVereenigde modelburo van Velopa BV.Hebben wij aangegeven dit soortgelijke doeltje al geruime tijd nietmeer te leveren. Aan dit soortgelijke doeltje zaten voor ons te veel na-delen.Vanaf medio zomer 2007 leveren wij het sportkooi doeltje TYPE 5.Het soort gelijke doeltje van Velopa BV is TYPE 3.Wij hebben u tekeningen bijgevoegd van al onze 5 TYPES doeltjes(pag 3 t/m 9).Wij hebben onze bedenken of het hier wel om een exacte kopie handelt,daar wij dit doeltje zelf hebben ontworpen.Verder vinden wij het ook vreemd onder punt 22 in de dagvaardingdat Velopa BV schade heeft opgelopen.GTV Tools levert een totaal ander pannafield als Velopa BV.GTV Tools heeft de naam WWW.SPORTKOOI.NL geregistreerd.Verder vinden wij het vreemd dat Velopa BV vanaf 2007 op de Neder-landse zoekmachine’s de naam SPORTKOOI heeft toegevoegd , ter-wijl hun pannafields verkopen ??Wij hopen u met dit schrijven voldoende informatie te hebben gege-ven.Verderzullenwijdeuitspraakvanderechterop18 septemberafwach-ten.2.12 Andere op de Nederlandse markt verkrijgbare panna-fields, niet afkomstig van partijen, zien er zo uit:


3 Het geschil3.1 Velopa vordert – samengevat – een Gemeenschaps-modelinbreukverbod, een auteursrechtinbreukverbod, als-mede een verbod tot slaafse nabootsing en diverse neven-vorderingen, te weten een registeraccoutantsgecertificeerdopgavebevel van totaal aantal geproduceerde, ingekochte,verkochte, geleverde, voorradige of bestelde inbreukmak-ende pannadoeltjes, van professionele afnemers daarvan,alsmede van de daarmee behaalde bruto- en nettowinst, al-les op straffe van dwangsommen, waarbij aanspraak wordtgemaakt op een proceskostenveroordeling volgens art.1019h Rv.3.2 GTV voert verweer. Op de stellingen van partijen wordthierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordelingInbreuk4.1 Voorshands oordelend is sprake van auteursrecht-inbreuk door GTV, die een inbreukverbod in kort gedingrechtvaardigt. Daartoe is het volgende redengevend.4.2 Van modelinbreuk is naar voorlopig oordeel alleen algeen sprake, omdat de vormgeving van de gewraakte pan-nagoal van GTV bij de geïnformeerde gebruiker een anderetotaalindruk wekt dan die volgt uit het gedeponeerdeGemeenschapsmodel. Met name de uitvoering van de invierkante in plaats van ronde buizen afgebeelde palen-lat-grondbuis-frame-constructie van het model ontbreekt indoeltype 3 van GTV, dat geheel in ronde buizen is uitge-voerd, hetgeen doorslaggevend wordt geoordeeld voor deverschillende totaalindruk.4.3 Niet bestreden is dat het ontwerp voor de definitievePannaGoal vanVelopa – dat, anders dan het goaltje volgenshet Gemeenschapsmodel niet voorzien is van vierkante bui-zen voor de palen-lat-grondbuisframe-constructie, maar,afwijkend van dit model, (geheel) van ronde buizen is ver-vaardigd – van haar afkomstig is en gedateerd kan wordenop 30 maart 2004. Evenmin is bestreden dat dit ontwerpeen eigen, oorspronkelijk karakter heeft, dat het persoon-lijk stempel van de maker draagt en zodoende een werk1 isin de zin van deAuteurswet en dat het vormgevingserfgoed

1 Voor zover in het – summiere – betoog van Van Lin ter zitting eenberoepmoet worden gezien op het (geheel) technisch bepaald zijn vanhet ontwerp voor de Panna Goal van Velopa, wordt dit verworpen. Erzijn, mede gelet op het te dezen in aanmerking te nemen vormgevings-erfgoed en de verschillende ontwerpen van GTV zelf, meer dan vol-doende elementen in de vormgeving van het pannadoeltje die niet doortechnische eisen worden gedicteerd en juist die elementen zijn bepalendvoor de totaalindruk. Bovendien heeft Van Lin niet weersproken dat devormgeving van het ontwerp van Velopa technisch gezien niet demeestvoor de hand liggende is en evenmin de goedkoopstemanier is om eenpannagoal vorm te geven (pleitnotamr. Bosboom onder 12).


wordt gevormd door hetgeen daaromtrent door Velopa alsproductie 5 is aangedragen (hiervoor weergegeven in 2.12).4.4 Bij die stand van zakenmoet het ontwerp voor het pan-nadoel type 3 vanGTV, dat naar eigen zeggen van Van Lin isontworpen in februari 2006, worden aangemerkt als eenongeoorloofde verveelvoudiging van het ontwerp voor dedefinitieve Panna Goal van Velopa. De totaalindruk wijktdaarvooronvoldoendeaf. Voorshandswordtgeoordeelddathet enige voor die indruk in aanmerking komende verschiltussen de ontwerpen de afgeronde in plaats van rechte paal-lat verbinding betreft in de bovenhoeken van hetGTVdoel-tje.Datwordt evenwel onvoldoendegeacht voor een in reëlezin afwijkende totaalindruk. Het levert geen nieuw, oor-spronkelijk ontwerp op.Daarvoor is dat verschil op zichzelfal te ondergeschikt. Dat is te meer zo, nu GTV desgevraagdheeft bevestigd dat haar doeltje altijd aan de bovenzijdewordt bevestigd op de wijze als getoond op de laatste pa-gina van prod. 14 (dat hier weliswaar een niet-inbreukmakend doeltje betreft, maar de bevestiging vandoeltype 3 geschied(t)(de) net zo):

Evenwijdig aan de bovenzijde wordt een (de totaalindrukinvullende)horizontale rechtebalk terbreedte vanhetdoel-tje geplaatst,waarhetdoeltje aanwordtbevestigd, teneindein het pannafield te worden opgenomen. Dat geeft een-zelfde totaalindruk van het goaltje in gebruik als de recht-hoekige palen-lat-verbinding van de Velopadoeltjes beves-tigd in het veld.4.5 Van Lin heeft aangevoerd dat naast de verschillendepalen-lat-verbindingen, tevenssprake isvanschuinerebuis-constructies, andere maten en totaal ander materiaal vanuitvoering, zodat geen sprake zou zijn van inbreuk. Datwordt verworpen. Bedoelde hoekverschillen van de tussen-buisconstructie is blijkens de overgelegde tekeningen 40°in het ontwerp van Velopa en 55° in dat van GTV. De afme-tingen verschillen respectievelijk 1.55m (Velopa) tegenover1.50m (GTV) in breedte en 45 cm (Velopa) tegenover 40 cm(GTV). Dat alles is naar voorlopig oordeel bepaald onderge-schikt voor de totaalindruk. Zo dit al auteursrechtelijk rele-vant zouzijn, legt ookdeuitvoering in (doorgaans) verzinktstaal (Velopa) tegenover roestvrijstaal van GTV bepaald on-voldoendegewicht indeschaalvooreenzodanigafwijkendetotaalindruk, dat sprake zou zijn van een ontwerp dat alseen nieuw, oorspronkelijk werkmoet worden aangemerkt.4.6 Ook het onvoldoende inzichtelijk onderbouwde ver-weer van Van Lin dat geen sprake is van ontlening (en even-min van onbewuste ontlening), maar van een zelfstandigeschepping door hemzelf, wordt gepasseerd. Van Lin heeftniet bestreden dat Velopa marktleider is in de Benelux enevenmindat zij haar PannaGoal al sinds september 2004opdemarkt brengt. Volgens vaste rechtspraak is in gevallen als

deze voor een dergelijk verweer vereist dat dit behoorlijkgemotiveerd moet zijn en rust de bewijslast ter zake daar-van op degene die van inbreuk wordt beticht. Naar voorlo-pig oordeel heeft Van Lin bij lange na niet aannemelijk ge-maakt dat het ontwerp voor type3 vanhemzelf afkomstig isen niet (onbewust) is ontleend aan de pannagoal van demarktleider. Het enige dat daarvoor wordt aangevoerd, iseen ontwerptekening die evenwel dateert van jaren later,19 februari 2006. Dat is bepaald onvoldoende.4.7 Ten slotte is het verweer dat type 3 niet langer wordtgevoerd door GTV om te beginnen voorshands andermaalonvoldoende inzichtelijk onderbouwd te achten. Gewei-gerd is een onthoudingsverklaring te tekenen en tot op dedagvandemondelingebehandeling ishet inbreukmakendegoaltje opde site vanGTVaangeboden, terwijl erkend is datalthans in het verleden het betreffende goaltje op de marktisgebrachtdoorGTV.Overigenszijnde laatste tweeelemen-ten alleen al voldoende te achten voor een op te leggeninbreukverbod in kort geding, versterkt met dwangsom,een en ander als nader geformuleerd in het dictum, waarinniet is toegewezen hetgeen te onbepaald en overbodigwordt geacht gelet op het karakter van een verbods-maatregel in kort geding. De in het geheel niet onder-bouwde grensoverschrijdende inbreukvordering wordteveneens afgewezen. De op te leggen dwangsommen zijnvoor matiging door de rechter vatbaar, een en ander als inhet dictum verwoord.4.8 Bij die stand van zaken kan in kort geding tevens in hetmidden blijven of daarnaast sprake is van slaafse naboot-sing. Bij een afzonderlijk verbod tot onrechtmatig hande-len naast een auteursrechtinbreukverbod bestaat geen in-zichtelijk onderbouwd spoedeisend belang.4.9 De termijn bedoeld in art. 1019i Rv wordt bepaald op6 maanden.

Nevenvorderingen4.10 De nevenvorderingen zullen worden afgewezen, nudeze de perken van een kort geding als de onderhavig tebuiten gaan en/of onvoldoende inzichtelijk is onderbouwdwelk spoedeisend belang daarmee zou zijn gediend.

Proceskosten4.11 Velopa maakt aanspraak op een proceskosten-veroordelingbegrootaandehandvanart.1019hRv.enheeftter zake een urenverantwoording in het geding gebracht.4.12 Op zichzelf is daar door Van Lin geen aanstonds alszodanig kenbaar specifiek verweer tegengevoerd.Wel heefthij ter zitting te kennen gegeven dat de reden voor het niettekenen van een onthoudingsverklaring, terwijl anderzijdszijn stelling was dat hij goaltje type 3 niet langer zou voe-ren, was dat in die door Velopa van hem verlangde verkla-ring bedragen stonden vermeld die hijmet een startend be-drijf van de omvang als het zijne ’helemaal niet konophoesten’. Ditmoet zien opmeergenoemde bijdrage in debuitengerechtelijke kosten van Velopa groot € 3.500,–. OokdoorNoordhuis is terzittingaangegevendat ’degevorderdebedragen vele malen de omzet van GTV overschrijden’. Dateen en ander combinerend, vat de voorzieningenrechter opals eenberoepopmatigingvandegevorderdeproceskosten-veroordeling. Daaromtrent wordt als volgt overwogen.4.13 Voorop staat dat de verantwoorde kosten van Velopa’sadvocaat en modellengemachtigde, tezamen € 19.702,76,–


exclusief BTW, in dit niet of nauwelijks van een doorsneevormgevingsinbreukzaak afwijkende geschil aan de forsekant voorkomt.Zozijn er – ook als het relatieve gewicht vandeuurtarieveninogenschouwwordtgenomen–teveelurenbesteed aan het opstellen van de in deze zaak uitgebrachtedagvaarding, die het karakter van een standaard inbreuk-dagvaarding niet of nauwelijks overschrijdt. Daarmeewordtde opgevoerdekostenverantwoordingniet evenrediggeoordeeld, zodat daar een eerste correctie past. Inzicht inde aan de declaraties van de modellengemachtigde (totaal€ 4.202,75 exclusief BTW) tengrondslag liggendeuren is inhet geheel niet verschaft. Dat is niet acceptabel. Daar pasteen tweede correctie.4.14 Aannemelijk wordt voorts geacht dat het niet aanzoe-ken van rechtsbijstand door GTV in ieder geval mede is in-gegeven uit kostenoverwegingen, nu is aangegeven dat demiddelen voor een buitenprocessuele afdoening als ver-langd door Velopa al zouden ontbreken. Evenwel is doorVan Lin niet onderbouwd dat zijn financiële positie als star-tende ondernemer precair is, bijvoorbeeld door middel vanoverlegging van financiële gegevens, hetgeen in beginselwel mag worden verlangd bij een dergelijk matigings-beroep. Hier wreekt zich direct dat Van Lin ervoor gekozenheeftzichnietvanrechtsbijstandtevoorzien.Datkomtvoorzijn ondernemersrisico. GTV heeft ter zitting een aantal in-houdelijke – voorshands weliswaar in kort geding gewogenen te licht bevonden – verweren gevoerd tegen de betich-ting van inbreuk en aangegeven dat zij meende dat het liti-gieuze doeltje al enige tijd niet meer werd aangeboden ofgevoerd, hetgeen evenmin kan worden gevolgd. Met een(niet onderbouwd) beroep op financieel onvermogen heeftzij naar haar zeggen geen onthoudingsverklaring buitenrechtewillen tekenen. Klaarblijkelijk heeft GTV gemeend –dit alles zonder enige andere onderbouwingdande al inhetvoortraject verschafte vijf ontwerptekeningen, alle date-rend van na het op de markt komen van de Panna Goal vanVelopa – met dit een en ander in rechte voldoende verweerte kunnen voeren. Ter zitting is GTV reeds te verstaan gege-ven dat van een deelnemer aan het economisch verkeer ver-wachtmagwordendat deze zich ter zake informeert en zichbij geschillen als de onderhavige van de benodigde rechts-bijstandvoorziet.Doorhaaropstelling ishetmedeaanhaar-zelf te wijten dat de juridische kosten van Velopa zijn opge-lopen. Voor matiging op billijkheidsgronden – inmeerdering op de in 4.13 aangegeven correcties – van deproceskostenveroordeling in het voordeel van GTV wordtbij die stand van zaken geen ruimte gezien.4.15De voorzieningenrechter acht, dit alles afwegende, eenproceskostenveroordelingaanhetadresvanGTVtergroottevan € 12.500,– aan salaris aangewezen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:5.1 verbiedt GTV met onmiddellijke ingang na betekeningvan dit vonnis elke inbreuk op het ten processe bedoeldeauteursrecht van Velopa op haar ontwerp voor de PannaGoal, door het exploiteren van de inbreukmakende panna-doeltjes type 3 dan wel door andere ongeoorloofde verveel-voudigingen van de pannadoeltjes van Velopa, al dan nietals onderdeel van een volledig pannafield, op straffe van eendwangsom van € 2.500,– voor elke keer of, ter keuze van

Velopa, voor elke dag, een gedeelte van een dag als een heledag begrepen, dat GTV niet aan dit verbod voldoet;5.2 veroordeelt GTV in de kosten van deze procedure, tot aandeze uitspraak aan de zijde van Velopa begroot op € 321,85aan verschotten en op € 12.500,– aan salaris procureur;5.3 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;5.4 bepaalt dat de sub 5.1 opgelegde dwangsommen vatbaarzullen zijn voormatiging door de rechter, voor zover hand-having daarvan naarmaatstaven van redelijkheid en billijk-heid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen dematewaarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de over-treding en demate van verwijtbaarheid van de overtreding;5.5 bepaalt de termijn bedoeld in art. 1019i Rv. op zesmaan-den na heden;5.6wijst af hetmeer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 26 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 11 juni 2008

(ras ’Elsanta’)


Art. 57 ZPW 2005De vastgestelde feiten leveren op dat de gedaagde zelf (en niet in

hoedanigheid van tussenpersoon of dergelijke) kwekersrechtelijkvoorbehouden handelingen met betrekking tot het ras waarop eisereskwekersrechten bezit, heeft gepleegd. Het is aannemelijk dat de eise-res een ’gesloten’ licentiesysteem onderhoudt waarin verkoop alleenaan andere licentiehouders of aan telers mag plaatsvinden. Nu degedaagde een loutere handelaar is moet zij óf zelf planten hebben ver-meerderd of die hebben verkregen van licentienemers die hun con-tractuele verplichtingen schonden, of via onofficiële handelskanalen.

Art. 60 ZPW 2005Het is niet aannemelijk dat er van ’uitputting’ van het kwekers-

recht van de eiseres sprake is. Voorzover de geleverde planten al vanlicentiehouders afkomstig zijn, zijn die geleverd in strijd met de gel-dende licentievoorwaarden. Dan is er geen sprake van toestemmingvan(wege) de houder van het kwekersrecht.

Art. 70 lid 4 ZPW 2005Gelet op de Handhavingsrichtlijn moet het vereiste van des-

bewustheid (als de in art. 70, lid 4 omschreven voorwaarde voor devordering tot schadevergoeding) zo worden uitgelegd, dat de gedaagdewist of redelijkerwijs behoorde te weten dat van onrechtmatigheidsprake was. In dit geval is hiervan sprake vanaf de dag ná de eerstesommatie.

Art. 70, lid 6 ZPW 2005Winstafdracht in plaats van schadevergoeding is in de gegeven

omstandigheden toewijsbaar. Het is immers aannemelijk gewordendat de houder van het kwekersrecht schade heeft geleden.

Plant Research International BV te Wageningen, eiseres,procureurmr. P.S. Jonker,tegenEurope Fruit Trade te Donkerbroek, gedaagde, procureurmr. E. Grabandt, advocaat (thans) mr. P.J.M. Bomaars teBreda.


2 De feiten2.1PRI is (thans)houdstervaneenNederlandskwekersrechtvoorhet aardbeienrasELSANTA, aanvraagdatum12 augus-tus 1980, inschrijving in het Nederlandse kwekersrecht-register op 25 januari 1983 met nummer 6035. Voorheenwas de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek(hierna: DLO) houdster van dit kwekersrecht. PRI houdteveneens kwekersrechten voor dit ras in Duitsland,Engeland, Italië en Zwitserland.2.2 Het (Nederlandse) kwekersrecht bedoeld in 2.1 is ondermeer geëxploiteerd doormiddel van licentieverlening. Eenvan de licentieneemsters onder dit kwekersrecht isVollegrondsplantenkwekerijVanGennip teHelmond. Indebetreffende niet-exclusieve licentieovereenkomst met DLOvanaugustus/september1999 isondermeerhetnavolgendebepaald:(art. 1(3)):Licentiehouder is slechts gerechtigd planten van de CPRO aardbei-rassen (waaronder ELSANTA, Rb) te vermeerderen op percelen diebehoren bij zijn eigen bedrijf in Nederland.Het vermeerderen of doen vermeerderen anders dan op ei-gen bedrijf en/of contractteelt door derden is slechts toege-staannauitdrukkelijke schriftelijke toestemmingvanDLO.(art. 4):a. Licentiehouder is slechts gerechtigd planten van de CPRO aardbei-rassen met de certificeringsklasse SEE en SE te verkopen, te koop aante bieden of op een andere wijze in de handel te brengen aan anderelicentiehouders die niet uitsluitend planten ten behoeve van de eigenaardbeiteelt vermeerderen.b. Licentiehouder is slechts gerechtigd planten van de CPRO aardbei-rassen met de certificeringsklasse EE te verkopen, te koop aan te bie-den of op een andere wijze in de handel te brengen aan andere licen-tiehouders en aan aardbeitelers die gevestigd zijn in landen waar eenwettelijk farmers’ privilege bestaat.c. Licentiehouder is slechts gerechtigd planten van de CPRO aardbei-rassen met de certificeringsklasse E en/of CAC-materiaal te koop aante bieden, te verkopen of op een andere wijze in de handel te brengenaan andere licentiehouders en aan aardbeitelers die deze planten ge-bruiken voor uitsluitend hun aardbeiteelt.(...)(art. 5):Licentiehouder mag aardbeiplanten van de CPRO aardbeirassenslechts vermeerderen, in het verkeer brengen en verhandelen op zijneigen naam en voor zijn eigen rekening.2.3 EFT drijft geen (aardbeien)teeltbedrijf en is geenlicentieneemster onder bedoelde kwekersrechten. Zij drijfteen agrarische handelsonderneming.2.4 In een brief van 9 oktober 2004, afgedrukt op briefpa-pier van EFT en ondertekend door statutair directeurVan Kampen van EFT, gericht aan Hargreaves Plants Ltd teLincolnshire, Engeland (hierna: Hargreaves) staat ondermeer het volgende vermeld:Herby I want to inform you what we decided today and give you ouroffer for 2005.In the first place we want to tell you that this offer is only valued if allthe payments for 2004 and earlier years are done.(...)We are able and willing to sell you the same amounts as we do in2004. This means 1.200.000 strawberryplants (waarmee bedoeldwordt: van het ras ELSANTA, Rb) 18/22, 800.000 plants heavy,300.000 plants trayplants(...; gedetailleerde prijsopgave en betalingsvoorwaarden, Rb)

I hope that this offer is 100% clear, if you have question please let usknow and we will reply. I send you this offer double. If you agree I askyou to sign every page and send it back to our postaddress as is writ-ten on the top of this letter.(...handtekening Van Kampen, Rb)Th.W. van KampenHereby Hargreaves Plants Ltd declairs that she agrees with the offerand the conditions. Undersigned by:2.5 Bij brief van 12 november 2004 heeft Berryplants Ltd teNewchurch, Engeland (hierna: Berryplants) aan PRI beves-tigd dat zij van EFT heeft gekocht ’during this last tradingyear’ 1.987.000 en 201.000 ELSANTA planten.2.6 Bij brief van 28 februari 2005 heeft EFT aanHargreaves’regarding our business relationship’ onder meer als volgtbericht (kennelijk in verband met gerezen problemen metde Nederlandse fiscus):Your business partner is EFT B.V., a Dutch trading company. EFTbuys her products from several parties. The party about which theDutch autorities are asking questions about is the Polish firm: SafirSp. Z.o.o. (...) Safir buys crop, which is still on the field. Dutch farmerssell their crop during the growing period to Safir for a fixed price.After the sale Safir sends her own employees to the field with thebought crop. The farmer is not involved anymore in the process nordoes he have any economic interest in the business anymore. After theharvest, Safir sells the products to EFT B.V., who sells the goods to herclients.2.7 Bij factuur gedateerd 6 juni 2005 van EFT aanDeKempB.V. wordt voor in totaal 229.750 ELSANTA planten gefac-tureerdvoor leveringenop28 april 2005en11,19en24 mei2005.2.8 Bij brief van 13 oktober 2005 heeft Berryplants aan PRIbevestigd dat zij van EFT heeft gekocht 2.807.000ELSANTA planten ’during this last trading year’.2.9PRIheeft terzake vande exploitatie vanondermeerhaarkwekersrechten met betrekking tot het ras ELSANTA eenexclusieve ’exploitatie- annex licentieovereenkomst aard-bei’ gesloten met de bevoegdheid tot het verlenen van sub-licenties met Fresh Forward B.V. (hierna: Fresh Forward).Deze overeenkomst is ingegaan op 2 december 2005 enloopt door tot 1 januari 2009 (waarbij verlengings-modaliteiten zijn overeengekomen).2.10 In een aantal brieven van 1 maart 2006 heeft EFT aandiverse partijen, Konings van Kalmthout Beheer B.V.,A.A.M. van Dijk en Goosens Flevoplant B.V. ondermeer alsvolgt bericht:Betreft: Aardbeiplanten Elsanta(...)Wegens onze extreem goede plantenoogst en het feit dat enkele afne-mers hun activiteiten hebben beëindigd, hebben wij thans de eenma-lige mogelijkheid om tegen zeer interessante condities eerste klas El-santa aardbeiplanten aan te bieden.Het gaat daarbij om de volgende soorten:(...)Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijkte reageren (...)Verkopen geschieden à contant voor verladen, op volgorde van bin-nenkomst van de orders en zijn af tuin. Alle planten zijn NAK ge-keurd.Hoogachtend,EFT B.V.2.11 Bij sommatiebrief van 9 maart 2006 heeft Fresh For-ward EFT gesommeerd terzake van kwekersrechtinbreuk.


Na enige vruchteloze verdere correspondentie en nadat op3 mei 2006 de raadsman van PRI en Fresh Forward EFTeveneens terzake had gesommeerd is nog enige correspon-dentie tussen partijen gevolgd, hetgeen niet tot een inhou-delijkgemotiveerdereactieheeftgeleidvandekantvanEFT.2.12Bijbrief van5 oktober2006heeftHargreaves aanFreshForward kopieën van 10 facturen aan haar van EFT toege-zonden die zien op ELSANTA plantleveringen in 2004.2.13 Bij kort geding vonnis van 26 oktober 2006 van devoorzieningenrechter van deze rechtbank is EFT op vorde-ring van PRI veroordeeld tot een – kort gezegd –kwekersrechtinbreukverbod met betrekking tot hetaardbeiras ELSANTA. De nevenvorderingen zijn afgewe-zen. Vandit vonnis is EFTniet in hoger beroep gekomen. Indit vonnis heeft de voorzieningenrechter daartoe ondermeer het volgende overwogen:4.3. EFT heeft ten eerste opgeworpen dat zij geen voorbehouden han-deling zou verrichten, omdat zij niet namens haarzelf maar namensverschillende, door EFT aangeduid met ’Van Gennip-ondernemingen’ zou handelen (als gevolmachtigde dan wel tussen-persoon). Dit verweer wordt voorshands verworpen. Voorop staat datindien een bedrijf feitelijk handelt als tussenpersoon of als gemach-tigde, verwacht mag worden – zeker in de context van de verhande-ling van teeltproducten die onder bescherming van een kwekersrechtvallen – dat zulks aan de handelspartners op duidelijke wijze wordtgecommuniceerd. Nu verder niet is betwist dat inderdaad in 2004 en2005 plantmateriaal van het aardbeienras ELSANTA is geleverd aanHargreaves, Berryplants en aan de Kemp, vormde die uitvoer naarhet Verenigd Koninkrijk en die verhandeling in Nederland in begin-sel een voorbehouden handeling als bedoeld in artikel 40 ZPW (oud)/57 ZPW 2005. Gelet op de inhoud van de brief van 9 oktober 2004aan Hargreaves (2.2) en de factuur op 6 juni 2005 verstuurd aan DeKemp (2.5), waarin EFT op geen enkele wijze heeft vermeld dat zijniet voor zichzelf maar voor een ’Van Gennip-onderneming’, laatstaan welke (er zijn er kennelijk in ieder geval drie), handelde, nochdat de verkoop en levering door die onderneming is geschied of zougeschieden, moet aangenomen worden dat sprake is van uitvoer, inhet verkeer brengen en verdere verhandeling door EFT zelf dan welvan een ’doen verrichten’ van die handelingen door haar in de zinvan voormelde artikelen. De brieven van 1 maart 2006 (2.7), waarinevenmin op enige wijze een vermelding van een ’Van Gennip-onderneming’ is opgenomen, ondersteunen dit oordeel.4.4. Daaraan doet voorshands onvoldoende af dat afnemers mogelijkanderszins op de hoogte waren dat levering uiteindelijk door een ’VanGennip-onderneming’ zougeschieden. Indeeersteplaats is inditkortgeding onvoldoende aannemelijk geworden dat alle ontvangers vande geleverde planten en van die brieven hiervan volledig op de hoogtewaren. Van De Kemp is geen verklaring overgelegd. Voorts is de alsproductie6doorEFTovergelegdebriefvanHargreaves,waarinwordtaangegeven dat ’I can confirm we have no contract of purchase norsale between Europe Fruit Trade B.V.’, kennelijk verstuurd in een dui-delijk ander kader, namelijk naar aanleiding van een vraag bij hunadministratie aangaande de heffing van BTW, en zegt deze brief bo-vendien niets over welke rol EFT dan wel zou hebben gehad bij delevering van de planten. Enkel in de door EFT overgelegde verklaringvan Berryplants van 9 oktober 2006 wordt duidelijk gesteld dat zijwist dat ’Mr Van Gennip’ de contractspartij was en EFT slechts de’facturation, collection and administration’ verzorgt. Deze verkla-ring staat evenwel op gespannen voet met de eerdere brieven zoalsweergegeven in 2.3 en 2.5, waarin juist EFT als verkoper wordt aan-geduid. Hierbij dient tevens bedacht te worden dat ook een doen uit-voeren of doen verhandelen tot een voorbehouden handeling behoort.

De brief van 9 oktober 2004 van EFT (r.o. 2.2) gaf zelfs aan dat deofferte door Hargreaves kon worden ondertekend, waardoor direct eenovereenkomst tot stand zou zijn gekomen (logischerwijs met EFT nuniet anders is vermeld).4.5. Daarbij komt dat EFT, op wie in de gegeven omstandigheden destelplicht en bewijslast ter zake rust, onvoldoende (schriftelijk) be-wijs heeft bijgebracht dat alle koopovereenkomsten ten grondslag lig-gend aan de leveringen van kennelijk zeer aanzienlijke hoeveelhedenplanten van het aardbeienras ELSANTA in het verleden telkens in-derdaad niet op eigen naam maar op naam van een ’Van Gennip-onderneming’, en zo ja welke, zijn gesloten. Voor nadere bewijs-levering is in het kader van dit kort geding geen plaats. Tot slot is vanbelang dat ook namens de beweerdelijke volmachtgevers door T. vanGennip, P. van Gennip en M.T.S. van Gennip niet voldoende duide-lijk is verklaard dat zij EFT daadwerkelijk gevolmachtigd hadden.Over de rol van EFT melden zij (in overigens gelijkluidende verkla-ringen) slechts: ’EFT verricht aldus geen zelfstandige verkopen, maaris een hulpmiddel van mijn bedrijf ’.(...)4.7. Voorts heeft EFT aangevoerd dat de ’Van Gennip-ondernemingen’ licentiehouder zijn en zodoende gerechtigd warenaan fruittelers en andere licentiehouders te leveren. Zoals hiervoorechter reeds is overwogen, betekent dit feit op zichzelf niet dat ookEFT mocht (doen) handelen in plantmateriaal van het aardbeienrasELSANTA of dit mocht (doen) uitvoeren. Voor zover EFT zelf han-delde of uitvoerde is van belang dat de door PRI verleende toestem-ming beperkt was tot verkoop aan fruittelers of aan andere licentie-houders, waartoe EFT niet behoort. Voor zover zij de ’Van Gennip-ondernemingen’ handelingen deed verrichten, is van belang dat PRIonweersproken heeft gesteld, ondersteund met schriftelijk bewijs, datin de licentieovereenkomsten met de ’Van Gennip-ondernemingen’ isbepaald dat zij de rassen slechts op hun eigen naam mogen vermeer-deren, in het verkeer brengen en verhandelen. Zodoende kan er naarvoorlopig oordeel geen sprake zijn van een uitputting van het kwe-kersrecht. Daaraan doet niet af dat de ’Van Gennip-ondernemingen’(mogelijk, PRI heeft dit betwist) ter zake de verkoop en vermeerderingvan de betreffende planten licentievergoedingen zouden hebben afge-dragen.2.14 Bij brief van 27 september 2007 van Darby Plants Ltdte Thetford, Engeland (hierna: Darby) aan Fresh Forward isaan laatstgenoemde meegedeeld dat Darby 85.000 EL-SANTA planten heeft gekocht van EFT op 2 januari 2007onder verwijzing naar de factuur terzake.

3 Het geschil3.1 PRI vordert na wijziging van eis, tegen welke eis-wijziging PRI zich niet heeft verzet – samengevat – veroor-deling vanEFT tot een aantal nevenvorderingen (die in kortgeding zijn afgewezen), te weten een registeraccountants-gecertificeerde opgave van (I a) bedrijfsmatig over de afgelo-pen 5 jaar door of in opdracht van EFT ’of anderszins doorderden’ voortgebrachte, verder vermeerderde, ten behoevevandevermeerderingbehandelde, inhet verkeergebrachte,verder verhandelde, uit- of ingevoerde, voor een van dezehandeldoeleinden in voorraad zijnde danwel geweestzijnde planten, plantdelen alsmede geoogst materiaal vanhet ras ELSANTA, van (I b) alle orderbevestigingen, ver-voersdocumenten, afleverbewijzen en facturen van de doorEFTingekochte,verkochteen/ofafgeleverdeplantenvanditras over de afgelopen 5 jaar, zulks onder opgave van de ver-koopprijs en de namen van personen of bedrijven van wieEFT dit materiaal heeft gekocht en aan wie EFT dit materi-


aal heeft verkocht, een bevel (II) tot vernietiging van plant-materiaal van het ras ELSANTA in het bijzijn van een verte-genwoordiger van PRI, (III) dit alles op verbeurte vandwangsommen, alsmede (IV) primair veroordeling tot beta-ling door EFT van schadevergoeding wegens doorkwekersrechtinbreuk van EFT door PRI geleden schade inde vorm van afdracht van door EFT genotenwinst, subsidi-air veroordeling tot schadevergoeding, nader op te makenbij staat, een en ander mede aan de hand van de informatiezoals gevorderd sub I a en I b, voorts (V) betaling van eenvoorschotaanschadevergoeding tenbedragevan€ 25.000,–en (VI) een Handhavingsrichtlijnconform geïnterpreteerdeproceskostenveroordeling.3.2 Zij stelt daartoe dat EFT inbreuk heeft gepleegd op haarkwekersrechtenmetbetrekkingtothetrasELSANTA,welkeinbreuk naar haar stelling ondanks het verbod daartoe inkort geding door lijkt te zijn gegaan, daarbij het gevoerdeverweer van EFT gemotiveerd bestrijdend. PRI stelt dat zijbelang heeft bij haar nevenvorderingen en die tot schade-vergoeding geleden door de grootschalige inbreuk doorEFT van, voor zover zij heeft weten te achterhalen, mini-maal 30 miljoen planten, welke inbreuk bovendien haarlicentiestelsel dat transparantie en traceerbaarheid van deplanten beoogt, frustreert.3.3 EFT voert verweer. Op de stellingen van partijen wordthierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling4.1 De onderwerpelijke nevenvorderingen veronderstellendat sprake is van kwekersrechtinbreuk door EFT, hetgeenEFT in deze bodemprocedure andermaal bestrijdt. Dat ver-weer wordt verworpen op grond van het navolgende.4.2Blijkenshetgeen isaangegeven in2.4 (EFTheefthetdaarover ’our offer for 2005’, ’we are able and willing to sell youthe same amounts aswe do in 2004’), 2.5 en 2.8 (waarin Ber-ryplants bevestigt vanEFTELSANTAplanten te hebbenge-kocht in de betreffende handelsjaren), 2.6 (waarin EFT zelfuiteenzet aan Hargreaves ’our business relationship’,inhoudendedat zij, EFT, planten koopt van eenPoolse enti-teit Safir, die die planten vervolgens doorverkoopt aan EFT’who sells the goods to her clients’), 2.10 (waarin EFT hetheeft over ’onze extreem goede plantenoogst’ en het afha-ken van afnemers, waardoor een eenmalig aanbod – zo-doende van EFT’s ELSANTA planten – wordt gedaan), en2.14 (koop op 2 januari 2007 door Darby van EFT van85.000 ELSANTAplanten), is naar het oordeel van de recht-bank sprake (geweest) van aanbieden of verhandelen (ver-kopen en leveren) door EFT zelf van aardbeiplanten van hetras ELSANTA. Dat zijn kwekersrechtelijk voorbehoudenhandelingen in de zin van artt. 57(1) en (2) jo. 1(g) Zaaizaad-en plantgoedwet 2005 (hierna: ZPW 2005).4.3 PRIheeft onweersproken enonderbouwdgestelddat zijeen gesloten licentiestelsel hanteert. Het is licentienemersalleen toegestaan om planten (en plantmateriaal) van hetrasELSANTAte verkopen en te leveren aanderdendie even-eens licentienemer zijn of die het materiaal gebruiken voor(alleen) de productie van fruit (aan telers derhalve), waarbijgeldt dat zij dit bovendien slechts op eigen naam mogenverhandelen. De door de rechtsvoorgangster van PRI metVan Gennip gesloten licentieovereenkomst (vgl. onder 2.2)wijst hier ook op. EFT is geen licentieneemster en evenminfruitteler. Zij kan derhalve slechts over ELSANTA planten

beschikken en die verkopen/leveren en voor dat doel aan-bieden, zoals zij gedaan heeft en mogelijk nog steeds doet,indien zij deze zelf heeft vermeerderd (een kwekersrechte-lijk voorbehouden handeling op grond van art. 57(1) ZPW2005), dezeheeft verkregenvan licentienemersdie vanwegevoornoemd gesloten stelsel hun contractuele verplichtingjegens PRI hebben geschonden, of door inkoop via onoffi-ciële handelskanalen.4.4 Het verweer van EFT is dat niet zijzelf de planten heeftverhandeld/aangeboden, maar dat officiële licentieneem-sters zoals Van Gennip dit zouden hebben gedaan, waarbijEFT ’na het sluiten enuitvoeren vande koopovereenkomst’zou zijn ’ingeschakeld voor het verdere afwikkelen van dereeds gesloten koopovereenkomst. In dat kader verzorgtEFT, namens de verkopers, de facturatie en incasso van dedoor de afnemers te betalen koopprijs’, aldus haar stellin-genbij antwoord onder 3.Dit verweerwordt verworpen.Debewoordingen van de onderschepte aanbiedingsbrieven endebevestigingen van verscheidene afnemers van leveringendoor EFT en haar facturen wijzen allereerst al in het geheelniet op deze constructie. EFT heeft ook zelf uiteengezet inhaar in 2.6 bedoelde brief aan Hargreaves dat zij zelf ver-koopt aan haar klanten (en daarbij een door haar als ’Polen-constructie’ aangeduide methode hanteert, die door PRIzouwordengedoogd).DatVanGennip enEngelse afnemersin een enkele schriftelijke verklaring de lezing van EFT on-dersteunen overtuigt in het geheel niet (en is watBerryplants betreft in tegenspraak met haar eerdere eigenopgaven (tot twee keer toe) aan PRI dat zij ELSANTA plant-materiaal zou hebben verkregen van EFT (en niet vanlicentienemers)). Aan de gelijkluidende schriftelijke verkla-ringen van drie heren Van Gennip terzake komt in het lichtvan het overstelpende materiaal dat op het tegendeel wijst,geen voldoende gewicht toe naar het oordeel van de recht-bank. Het is bovendien in strijd met de aan licentienemersopgelegde verplichting dat zij alleen op eigen naammogenhandelen. De redenen daarvoor zijn dezelfde als die in kortgeding daarvoor naar voorlopig oordeel zijn aangegeven,vgl.hetgeen inkortgeding in4.3 t/m4.5 isoverwogen (hier-voor opgenomen in2.13).Daarbijmoet bedachtwordendatook in de bodemzaak een onvoldoende geconcretiseerd(getuigen)bewijsaanbod is gedaan zijdens EFT en evenminander schriftelijk bewijs is aangebrachtdanhetgeen al voor-handen was in de kort geding procedure. Zodoende neemtde rechtbank bedoelde overwegingen uit het kort gedingvonnis hier over en maakt zij deze mutatis mutandis tot dehare in de bodemzaak.4.5 Evenmin is naar het oordeel van de rechtbank sprakevan uitputting – opnieuw om dezelfde redenen als door devoorzieningenrechter in diens vonnis in 4.7 is overwogen(vgl. andermaal hiervoor in 2.13), welke overweging derechtbank in deze bodemzaak eveneens (mutatis mutandis)tot de haremaakt.4.6 Ter comparitie heeft EFT nog een betoog opgehangenaan de hand van naar haar zeggen vertrouwelijke stukkenuit een fiscaal boekenonderzoek bij derden-tuinders, dieverder niet kondenworden genoemd enwelke stukkennietkonden worden overgelegd. Alleen al daarom dient daar inbeginsel aan voorbij te worden gegaan. Maar ook los daar-van: Zoals PRI terecht heeft aangevoerd, wijst hetgeen EFThiermee wil betogen, te weten dat al vanaf 1995 (volgensPRI is dat overigens pas vanaf 2000 aan haar bekend ge-


maakt) sprakezouzijnvaneenzogenoemdeoogst-op-stam-constructie (vgl. hetgeen EFT bij brief van 28 februari 2005aan Hargreaves hieromtrent uiteenzet, hiervoor opgeno-men in 2.6), waarbij wordt verkocht aan een buitenlandsevennootschap en de tuinders-licentienemers via EFT lever-den aan buitenlandse afnemers (en juist dit element wordtdoor PRI (blijkenshet hiervoor overwogene: terecht) bestre-den) endaarbij royalties afdroegenaanPRI,hetgeenPRIzouhebben gefiatteerd, hooguit op een op zichzelfwel gedogenvan een dergelijke ’Polen-constructie’ door PRI, maar laatzulks onverlet dat het een niet-licentienemer als EFT ookbij een ’Polen-constructie’ niet is toegestaan zelfkwekersrechtelijk voorbehouden handelingen te verrich-ten. Anders gezegd:Hetmogelijk gedogen van verkoop-op-stambehelst geen toestemming tot betrokkenheid van EFTals niet licentieneemster. Ook dit verweer slaagt derhalveniet. Het is niet voldoende gemotiveerd. Zo dat al anderszou moeten worden gezien, dan passeert de rechtbank alstardief en onvoldoende geconcretiseerd het ter comparitiegedane bewijsaanbod dat PRI deze gang van zakenmet tus-senkomst van EFT zou hebben gedoogd (een specifiekgetuigenbewijsaanbod is ter zitting ook niet gedaan).4.7 Zodoende komen de gevorderde nevenvorderingen inbeginsel als opdewetof vaste rechtspraakgestoeldvoor toe-wijzing in aanmerking, gegevende omstandigheid dat EFTop grote schaal inbreuk heeft gemaakt op het kwekersrechtvanPRI, evenwelzoals inhetdictumverwoord.Tevensover-weegt de rechtbank in dit verband het volgende.4.8 De gevorderde accountantsgecertificeerde opgaven zijnmet name ingegeven teneinde PRI in staat te stellen haarschadevordering jegens EFT te kunnen concretiseren (eenverband dat zij zelf blijkens haar formulering van deschadevordering bij staat ook legt: ’een en ander mede tebepalen aan de hand van de informatie zoals gevorderd on-der sub I a en b’). Vanwege het bepaalde in art. 70(4) ZPW2005, teweten dat alleen schadevergoeding kanworden ge-vorderd van degene die bewust inbreukhandelingen ver-richt, aan welke bepaling PRI aanvankelijk geen aandachtheeft besteed, terwijl EFT bij antwoord onder 10 heeft aan-gevoerd dat zij de gewraakte handelingen niet bewust vanonrechtmatigheid heeft verricht, moet in dit geval wordenaangenomen dat van deze bewustheid in de zin van weten-schap of redelijkerwijs behoren te weten1 eerst sprake isvanaf één dag na de datum van eerste sommatie (dat was9 maart 2006, zo stelt PRI), derhalve vanaf 10 maart 2006.Deze kwestie is ter comparitie aan de orde gesteld en PRIheeft toen aangegeven dat in haar visie vanaf deze eerstesommatie uit maart 2006 sprake was van bewustheidzijdens EFT van deze inbreuk.De opgaveverplichting dientdan ook te worden beperkt tot de periode vanaf 10 maart2006 tot de dag voorafgaand aan hetmoment van opgave.4.9 De niet nader geconcretiseerde uitnodiging bij ant-woord onder 9 aan PRI om de boeken van EFT te komen

inzien,maaktniet dat thans geenbelang zouzijn bij toewij-zing van de gevorderde nevenvorderingen. EFT heeft som-maties terzake indewindgeslagenenopgeenenkele serieuste nemen wijze gereageerd op de gedocumenteerde aantij-gingenvanernstigekwekersrechtinbreuk.Danvolstaatnietom eerst bij antwoord met een dergelijke enkele ’uitnodi-ging’ te komen (waar ter comparitie ook niet door EFT op isteruggekomen) – die in deze constellatie geen serieus te ne-men verweer vormt – en kan PRI aanspraak maken op degevorderde accountantsgecertificeerde opgaven.4.10Degevorderde vernietiging van inbreukmakendmate-riaal in het bijzijn van een vertegenwoordiger van PRI heeftEFT bestreden met de stelling bij antwoord onder 19 datEFT geen planten bezit en ook nooit heeft bezeten. Daar isPRI ter comparitie in die zin op teruggekomen, dat zij heeftaangegeven dat enwaarom er in haar visie geen andere con-clusie kan worden getrokken, dan dat EFT zelf heeft ver-meerderd en/of heeft doen vermeerderen. Daartegen iszijdens EFT niet nader specifiek stelling genomen. Nu blij-kens de brief van Darby (vgl. hiervoor in 2.14) nog op 2 ja-nuari 2007 door EFT ELSANTA planten zouden zijn gele-verd en hiervoor is aangegeven dat enwaarom sprake is vankwekersrechtinbreuk, bestaatnaarhet oordeel vande recht-bankvoldoendebelangbijPRIvoor toewijzingvanookdezevordering. Dat het hier geen levering op 2 januari 2007,maar uit juni 2006 zou betreffen, zoals EFT ter comparitieinweerwil vande tekst vande betreffende brief heeft aange-geven, wordt gepasseerd, alleen al omdat EFT ter zittingheeft aangegeven zulks ook niet te kunnen bewijzen.4.11 De gevorderde dwangsom wordt eveneens opgelegd,zij het onder de modaliteiten als geformuleerd in het dic-tum.4.12 De rechtbank zal de primaire vordering onder IV(schadevergoeding in de vorm van winstafdracht op te ma-ken bij staat) opvatten als een vordering tot winstafdrachtin plaats van schadevergoeding bedoeld in art. 70(6) ZPW2005. Deze vordering is toewijsbaar, nu gegeven de vastge-stelde grootschalige kwekersrechtinbreuk aannemelijk isgeworden dat de mogelijkheid bestaat dat PRI daardoorschade heeft geleden.4.13 Nu het merendeel van de door PRI achterhaaldekwekersrechtinbreuk heeft plaatsgevonden voorafgaandaan de in 4.8 bedoelde bewustheidsdatum van 10 maart2006, is onvoldoende komen vast te staan dat PRI ten min-ste aanspraak zal kunnen maken op een schadebedrag terhoogte van de gevorderde € 25.000,–, zodat dit voorschot,dat ter comparitie slechts summierlijk is toegelicht, alleenal daarom dient te worden afgewezen.4.14 EFT zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gesteldepartij worden veroordeeld in de proceskosten. Nu de dag-vaarding in deze zaak is uitgebracht nadat de implementa-tietermijnvandeHandhavingsrichtlijnwas verstreken,kanPRI aanspraak maken op een Handhavingsrichtlijn-conforme proceskostenveroordeling zoals zij heeft gevor-derd en gespecificeerd, zij het dat dit bedrag dient te wor-den toegewezen exclusief BTW, waar PRI dit inclusief BTWheeft verantwoord. Nu daartegen geen specifiek verweer isgevoerd door EFT, is deze eveneens toewijsbaar als in hetdictum verwoord.

1 Hoewel het TRIPs Verdrag geen betrekking heeft op kwkeresrechte-lijke geschillen – art. 1(2.) TRIPs verwijst naar de categorieën genoemdin Deel II, Titels 1 t/m 7waarin het kwekersrecht niet voorkomt – zodataan het volgens de rechtspraak liberalere vereiste van art. 45(1) TRIPshier geen betekenis toekomt, zal art. 70(4) ZPW 2005wel Handhavings-richtlijnenconformmoetenworden uitgelegd. En art. 13(1) van Ri2004/48 EG, dat ook betrekking heeft op kwekersrechtelijke geschillen,ziet eveneens op schadevergoeding in geval van een inbreukmaker diewist of redelijkerwijs hadmoeten weten dat hij inbreuk pleegde.


5 De beslissing

De rechtbank5.1 beveelt EFT om binnen 28 dagen na betekening van ditvonnis aan PRI te verstrekken een door een onafhankelijkeNederlandseregisteraccountant (datwilzeggeneenaccoun-tant die niet normaliter de boeken controleert van EFT ofmet EFT gelieerde vennootschappen) voor rekening vanEFT op te stellen en van een goedkeurende verklaring voor-ziene opgave van:a alle bedrijfsmatig over de periode vanaf 10 maart 2006 totaandedagvoorafgaandaanhetopstellenvandeopgavedoorEFT of in haar opdracht in Nederland voortgebrachte, ver-der vermeerderde, ten behoeve van de vermeerderingbehandelde, in het verkeer gebrachte, verder verhandelde,uit- of ingevoerde, voor een van deze handelsdoeleinden invoorraad (geweest) zijnde al dan niet geoogst(e) planten ofplantmateriaal van het (Nederlands) kwekersrechtelijk be-schermde ras ELSANTA (inschrijvingsnummer 6035);b alle (kopieën van) orderbevestigingen, vervoersdocumen-ten, afleverbewijzen en facturen van door EFT ingekochte,verkochte en/of afgeleverde planten van het hiervoor ondera) bedoelde ras over de hiervoor onder a) bedoelde periodeen zulks onder opgave vande verkoopprijs endenamenvanpersonen of bedrijven:– vanwie EFT ditmateriaal van bedoeld ras heeft gekocht– aanwie EFT ditmateriaal van bedoeld ras heeft verkocht;5.2 beveelt EFT om binnen 14 dagen na betekening van ditvonnis om al het door EFT en/of in haar opdracht door der-den inNederlandgeproduceerdeennogniet verkochtedan-wel anderszins niet verhandelde en/of niet afgeleverde ma-teriaal van het in 5.1 sub a) bedoelde ras te (doen)vernietigen, volledige planten, plantdelen alsmede geoogstmateriaal daaronder begrepen, zulks in het bijzijn van eendoor PRI aan te wijzen onafhankelijke vertegenwoordigervan PRI;5.3 veroordeelt EFT tot betaling van een dwangsom van€ 5.000,– voor iedere dag dat EFT in gebrekemocht blijvenmet nakoming van de onder 5.1 en 5.2 bedoelde bevelen;5.4 veroordeelt EFT tot betaling aan PRI van afdracht vanaf10 maart 2006 van demet de ten processe bedoelde inbreukophet tenprocessebedoeldeNederlandsekwekersrecht vanPRI genoten netto winst, waarvan door EFT rekening enverantwoording dient te worden afgelegd, nader op temaken bij staat en te vereffenen volgens de wet;5.5 veroordeelt EFT in de kosten van deze procedure, tot aandeze uitspraak aan de zijde van PRI begroot op € 10.236,85;5.6 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;5.7 bepaalt dat de sub 5.3 opgelegde dwangsommen vatbaarzullen zijn voormatiging door de rechter, voor zover hand-having daarvan naarmaatstaven van redelijkheid en billijk-heidonaanvaardbaar zijn, in aanmerkinggenomendematewaarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtre-ding en demate van verwijtbaarheid van de overtreding;5.8wijst af hetmeer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 27 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 juni 2008

(ras ’Sorbonne’)

Mr. P.G.J. de Heij

Art. 5 UPOV-verdragDe teelt (in Nieuw Zeeland) door een kennelijk aan de gedaagden

gelieerde vennootschap, mag aan de gedaagden als licentiehouder enals ’aangewezenuitvoerder’vande licentiewordentoegerekend.Aan-nemelijk is dat herhaalde overschrijdingen van het overeengekomenteeltareaal hebben plaatsgevonden. Dat rechtvaardigt opzegging vande licentieovereenkomst. Sedertdien kunnen gedaagden geen aan-spraak maken op een licentie. Dat rechtvaardigt een verbod van in-breuk op het kwekersrecht van eiseressen, ook voor Nieuw Zeeland.Gezien het feit dat Nieuw Zeeland partij is bij het UPOV-verdrag, isaannemelijk dat het Nieuw Zeelandse recht een verbod van voort-brenging voor handelsdoeleinden, te koop aanbieden en verhande-ling toestaat.

1 Vletter &DenHaan Beheer BV te Rijnsburg,2 Gebr. Vletter & DenHaan te Rijnsburg, eiseressen, procu-reurmr. P.S. Jonker,tegen1 Koninklijke van Zanten BV te Hillegom,2VanZanten Flowerbulbs BV teHillegom, gedaagden, pro-cureur mr. L.PH.J. baron van Utenhove, advocaatmr. P.E.Mazel te Groningen.

2 De feiten2.1 Aan eiseres sub 2 is op 14 december 1993 onder num-mer 13638 (Nederlands) kwekersrecht verleend voor hetlelieras ’Sorbonne’. Ook in Nieuw Zeeland is haar voor ditras een nationaal kwekersrecht verleend. Zij heeft dezekwekersrechten en alle daarbij behorende rechten en ver-plichtingen overgedragen aan eiseres sub 1.2.2 In mei 1996heeftVletter&denHaanaanTrior LelieB.V.een licentie verstrekt voor vermeerdering en teelt vanplant-goedenleverbarebollenvanhet rasSorbonne. Inde licentie-overeenkomst is aanvankelijk het jaarlijks maximaal te be-planten areaal vastgesteld op 700 Rijnlandse Roe (verder:RR2, circa 1 hectare) leverbare bollen en 200 RR2 éénjarigschub. De overeenkomst bevat voorts de volgende bepalin-gen:(...)11. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd; Zij ein-digt onmiddellijk en van rechtswege:(...)f ) door het feit, dat licentienemer enig voor hem uit deze overeen-komst voorspruitende verplichting niet stipt nakomt, gevolgd dooreen aangetekend schrijven van kweker, waarin deze niet-nakomingvan de kontraktuele verplichting(en) wordt gekonstateerd, en des-wege wordt verklaard, dat deze overeenkomst is beëindigd;(...)13. Bij beëindiging van deze overeenkomst, behoudens in geval het ophet ras verkregen kwekersrecht komt te vervallen, vervallen alle bij ofkrachtens deze overeenkomst aan licentienemer toegekende of voort-spruitende rechtenenbevoegdheden, enblijft licentienemer tegenoverkweker ten aanzien van het ras verplicht om:het op zijn bedrijf bevindende plant-/teeltmateriaal van het ras tevernietigen;


geen plant-/teeltmateriaal van het ras van een ander te betrekken,dan wel te vermeerderen, en geen plant-/teeltmateriaal in het verkeerte brengen, (verder) te verhandelen of anderszins ter beschikking aante bieden dan wel te stellen aan derden, en/of deze handelingen tedoen verrichten;over geen planten/of teeltmateriaal van het ras al dan niet op eigenbedrijf de beschikking te hebben;de naam van het ras op generlei wijze te gebruiken;2.3 In februari 2000 zijn alle rechten en verplichtingen uitde licentieovereenkomstovergegaanopgedaagde sub1.Ge-daagde sub 1 heeft gedaagde sub 2 aangewezen als de partijdie de licentieovereenkomst zou uitvoeren. Nadien heeftVletter & den Haan toegestaan dat de teelt van het ras inNieuw Zeeland zou plaatsvinden en is het maximum te be-planten areaal bepaald op 1000 RR2 leverbare bollen en300 RR2 éénjarig schub.2.4 In 2000, 2001 en 2006 heeft Vletter & den Haan VanZanten aangesproken op overschrijding van het maximaaltoegestane areaal. Van Zanten heeft Vletter & den Haancompensatie betaald voor het teveel geteelde materiaal.Vletter&denHaanheeftVanZanten in2006gewaarschuwddat bij volgende overtreding van de licentieovereenkomstde licentie zouworden ingetrokken.2.5 Bij brief van 8 april 2008 heeft Vletter & den Haan we-gens hernieuwde overschrijding van het maximaal toege-stane areaal de licentieovereenkomst ’ontbonden’ (opge-zegd) met verwijzing naar artikel 11 sub f van delicentieovereenkomst.

3 Het geschil3.1 Vletter & den Haan leidt de hernieuwde overschrijdingvan de toegestane maxima af uit de verplichte opgave dieVan Zanten in Nieuw Zeeland heeft gedaan aan hetMinistry of Agriculture and Forestry (MAF). Deze opgavedient teworden gedaan in verbandmet eisen die aande bol-len worden gesteld voor export naar Japan. Vletter & denHaan heeft een overzicht van het MAF overgelegd waaruitvoorhet seizoen2007/2008 ruim9hectare aanplant vanhetras Sorbonne volgt. Vletter & den Haan stelt dat zij delicentieovereenkomst terecht ontbonden heeft en dat VanZanten daarom, nu zij niet meer beschikt over een licentie,inbreuk maakt op haar kwekersrechten in Nieuw Zeelanden Nederland door de aan de gerechtigde op het kwekers-recht voorbehouden handelingen te verrichten of te latenverrichten.3.2 Vletter & den Haan heeft bij dagvaarding gevorderd,kort samengevat en zakelijk weergegeven, een verbod opinbreukmakendehandelingenenvernietigingvan inbreuk-makend plantenmateriaal van het ras Sorbonne, telkens naverloop van vijf dagen na betekening van het vonnis, metbepalingvaneendwangsomvan€ 15.000perdagenhoofde-lijke veroordeling vangedaagden inde volgens 1019hRv. tebepalenproceskosten.Bijpleidooiheeftzijhaareisvermeer-derd met de vordering tot, kort gezegd, opgave van onder-bouwde informatiemet betrekking tot de verhandeling vanhet ras Sorbonne en een aantal andere door Vletter & denHaan aan Van Zanten gelicentieerde rassen.3.3VanZantenheeft zich tegende eisvermeerdering verzet.Zij voert voorts verweer dat kan worden samengevat alsvolgt.3.3.1 In Nederland vindt geen vermeerdering van plant-materiaalplaats.Devermeerdering inNieuwZeelandwordt

uitgevoerd door Van Zanten Flowerbulbs Ltd. Deze ven-nootschapheeft rechtstreekstoestemmingvanVletter&denHaan verkregen het ras te telen en te verhandelen. Van Zan-ten maakt dus geen inbreuk op het kwekersrecht van Vlet-ter & den Haan en heeft het niet in haar macht de gesteldeinbreuk in Nieuw Zeeland te doen eindigen. Gedaagdesub 1 is in ieder geval ten onrechte gedagvaard omdat bijovername van de licentieovereenkomst door gedaagde sub1 gedaagde sub 2 is aangewezen als de partij die de activitei-ten uitvoert.3.3.2 Er is geen geldige reden voor opzegging van de over-eenkomst. Het maximaal toegestane areaal is niet over-schreden. Aan het MAF is bewust een onjuiste opgave ge-daan. Op diemanier wordt bereikt dat, indien hetMAF hetplantmateriaal van een bepaald perceel afkeurt, datmateri-aal (althans het gezonde materiaal op dat perceel) toch kanworden geëxporteerd. Van Zanten verwijst in dit verbandnaar eenovergelegde verklaring van eenwerknemer vange-daagde sub 2.3.3.3 De opzegging van de licentieovereenkomst is boven-dien zinloos omdat de door Vletter & den Haan uitgegevenlicenties vrij verhandelbaar zijn en Van Zanten daarom instaat is de aan een derde uitgegeven licentie te kopen.3.3.4 In verhouding tot het belang van Van Zanten is hetbelang van Vletter & den Haan gering. Het bedrag aan ge-miste royalty’s is namelijk bescheiden.3.3.5 Voor zover thans van belang maakt Van Zanten nogbezwaar tegen de korte termijn om aan een veroordeling tevoldoen en de hoogte van de gevorderde dwangsom. Zijmeent dat er reden is de dwangsom te maximeren. Voorhoofdelijke veroordeling in de proceskosten ziet Van Zan-ten geen grond.3.4 Van Zanten heeft verzocht de vorderingen af te wijzenmet veroordeling van Vletter & den Haan in de volgens1019h Rv. begrote proceskosten.

4 De beoordeling4.1Voorzoverhet inNederlandverleendekwekersrecht aande vorderingen ten grondslag is gelegd, is de rechtbank be-voegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 78Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005. Gedaagden zijn in dit ar-rondissement gevestigd, zodat de rechtbank ook overigensbevoegd is.4.2VanZantenheeft zich tegende eisvermeerdering verzet.Deze ligt echter zozeer in het verlengde van hetgeen doorVletter & den Haan is aangevoerd en al was gevorderd, datVanZanten in staatmoetwordengeachtzichdaartegenade-quaat te verweren. De eiswijziging is ook overigens niet instrijdmetdegoedeprocesordeenwordtdaaromtoegestaan.4.3Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoed-eisend belang van Vletter & den Haan bij het gevorderdevloeit voort uit de gestelde voortdurende inbreuk op haarrechten.4.4 Tussen partijen staat vast dat vermeerdering van het ras(en andere voorbehouden handelingen; hierna wordt kort-heidshalve alleen gesproken over vermeerdering) plaats-vindt in Nieuw Zeeland. Vletter & den Haan heeft gesteldniet te kunnen uitsluiten dat ook in Nederland wordt ver-meerderd, maar daarvan blijkt vooralsnog niets. Vletter &den Haan heeft verder niet weersproken dat de vermeerde-ring in Nieuw Zeeland feitelijk wordt uitgevoerd door VanZanten Flowerbulbs Ltd.


4.5 Uit de door Vletter & den Haan overgelegde productiesblijkt echter voorshands voldoende dat de vermeerdering inNieuwZeelandplaatsvindt inopdracht envoor rekeningvangedaagde sub 2. Vletter & den Haan heeft in dit verband te-recht gewezen op de opgaven van het areaal in Nieuw Zee-land die ieder jaar door gedaagde 2 zijn verstrekt, de corres-pondentie over eerdere overschrijdingen die is gevoerdsteeds met gedaagde sub 2 en de aan gedaagde sub 2 gezon-den en betaalde facturen voor de licentievergoeding. Illus-tratief is bijvoorbeeld de opgave van gedaagde sub 2 van28 december 2007 waarin gedaagde sub 2 vermeldt: ’In ant-woord op je schrijven van 4 december jl. geef ik hierbij onze arealenNieuw Zeeland 2007/2008’.Voordievermeerdering isgedaagdesub1als partij bij de licentieovereenkomst verantwoordelijkomdat zij gedaagde sub 2 heeft aangewezen als de partij diede licentie zou uitvoeren. De stelling van gedaagden dat zijhet niet in hun macht hebben de vermeerdering in NieuwZeeland te beëindigen is niet geloofwaardig in aanmerkinggenomendatVanZantenFlowerbulbsLtd.kennelijk eenaangedaagden gelieerde vennootschap is en dat deze vennoot-schap het ras in opdracht van gedaagde sub 2 vermeerdert.Dat van Zanten Flowerbulbs Ltd. zelf over een licentie be-schikt, is op geen enkelemanier aannemelijk gemaakt.4.6 Gelet op de overtredingen van het maximale areaal invorige jaren en de opgave aan het MAF is voorshands vol-doende aannemelijk dat in seizoen 2007/2008 de maximawederom zijn overschreden. De verklaring van Van Zantenover de opgave aan het MAF komt ongeloofwaardig voor.Wel blijkt uit deze verklaring dat Van Zanten het hoe danook met de waarheid niet zo nauw neemt, hetgeen te meerreden is te twijfelen aan de juistheid van haar opgave vanhet areaal aan Vletter & denHaan. Vletter & denHaan heeftnaarhetvoorlopigoordeel vandevoorzieningenrechterdanook terecht de licentieovereenkomst wegens herhaaldeoverschrijding van demaxima kunnen opzeggen.4.7 Door de beëindiging van de licentieovereenkomst is hetVan Zanten niet langer toegestaan het ras te vermeerderen.Voor wat gedaagde sub 1 betreft, volgt de verplichting zichvan die handelingen te onthouden al uit artikel 13 van delicentieovereenkomst. Voor gedaagde sub 2 ligt dit andersomdat zij geen partij bij de licentieovereenkomst is. De ver-meerdering is ook niet in strijd met het in Nederland ver-leende kwekersrecht omdat de vermeerdering in NieuwZeeland plaatsvindt. Nieuw Zeeland is partij bij het Inter-nationaal Verdrag tot bescherming van kweekproduktenvan 2 december 1961, herzien te Genève op 10 november1972 en 23 oktober 1978 (Trb. 1984, 97). Op die grond kanworden aangenomen dat het in Nieuw Zeeland aan Vletter&denHaanverleendekwekersrechtVletter&denHaan ten-minste het recht geeft gedaagde sub 2 te verbieden teelt-materiaal van het ras voor handelsdoeleinden voort te bren-gen, te koop aan te bieden en te verhandelen (vergelijkartikel 5 lid 1 van dit verdrag).4.8Aandit alles doet niet af dat VanZantennaar zij stelt eenaan een derde verstrekte licentie zou kunnen kopen. In ie-der geval beschikt zij thans niet over een licentie. Evenminis van belang dat de opbrengst aan royalty’s slechts geringzou zijn.Het belang vanVletter &denHaanbij handhavingvanhaar kwekersrecht is voldoende voor toewijzing vanhetgevorderde.

4.9 Gezien het voorgaande dient het gevorderde verbod teworden toegewezen als hierna vermeld. Van Zanten heeftniet bestreden dat ook eiseres sub 2 naast eiseres sub 1 ge-rechtigd is dit verbod te vorderen. De overige vorderingenvanVletter&denHaan, inhetbijzonderdevernietigingvanal hetmateriaal van het ras en de gevorderde opgaven, gaanverder dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belangvan Vletter & den Haan tegemoet te komen en wordendaaromafgewezen.Datbetekentdathetgedaagdenzalwor-denverbodendeaanVletter&denHaanvoorbehoudenhan-delingen te verrichten maar dat het verbod niet omvat deverplichting vangedaagdenhet gewas dat thans ophet landstaat te vernietigen.Degevorderdedwangsomwordt gema-tigd en de gevorderde termijn van nakoming ruimer ge-steld.4.10Gedaagdenwordenalsvoornamelijk inhetongelijkge-stelde partijen veroordeeld in de proceskosten, volgens deonweersproken opgave van Vletter & den Haan te begrotenop € 14.549,94 aan advocaatkosten, te vermeerderen met€ 254 aan griffierecht en € 71,80 aan explootkosten, in to-taal € 14.875,74. De gevorderde hoofdelijke veroordeling isniet gemotiveerd enwordt afgewezen.4.11 De voorzieningenrechter ziet aanleiding een termijnte stellen als bedoeld in artikel 1019i Rv. als hierna bepaald.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:veroordeelt gedaagde sub 1 om binnen éénmaand na beteke-ning van dit vonnis te staken en gestaakt te houden hetbedrijfsmatig en voor handelsdoeleinden voortbrengen,verder vermeerderen, tenbehoevevandevermeerderingbe-handelen, te koop aanbieden, in het verkeer brengen, ver-der verhandelen, uit- of invoeren, en voor een van dezehandelsdoeleinden in voorraad hebben van materiaal vanhet ras Sorbonne, volledige planten, plantedelen alsmedegeoogst materiaal daaronder begrepen, dan wel die hande-lingen door derden te doen verrichten;veroordeelt gedaagde sub 2 om binnen éénmaand na beteke-ning van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het inNieuw Zeeland voor handelsdoeleinden voortbrengen, tekoop aanbieden en verhandelen van teeltmateriaal van hetras Sorbonne, danwel die handelingen door derden te doenverrichten;veroordeelt gedaagden tot betaling van een dwangsom van€ 5.000 voor iedere dag dat gedaagden deze veroordelingniet nakomen;bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matigingdoor de rechter, voor zover handhaving daarvan naarmaat-staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouzijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het von-nis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate vanverwijtbaarheid van de overtreding;veroordeelt gedaagden in de proceskosten, tot aan dit vonnisbegroot op € 14.875,74;verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op zesmaan-den;wijst hetmeer of anders gevorderde af. Enz.


B E R I C H T E N

PAO-cursus ’Intellectuele Eigendom en faillissement’

Datum: donderdag 14 mei 2009;Tijd: 12.30 – 17.00 uur;Locatie:Utrecht;Docenten: prof.mr. Th.C.J.A. van Engelen, mr. E. Loesberg;Inhoud: tijdens deze voor de praktijk bestemde cursus krijgtu eendoelgericht inzicht inhoeu, als curator of als advocaatvan een van de partijen, om kunt gaan met IntellectueleEigendomsrechten (’IE’) en licenties in een boedel tijdenseen faillissement;KNB/NovA PO: 4;Prijs: € 525,– (inclusief cursusmateriaal, lunch en consump-ties);Inlichtingen:www.jpao.nl of (030) 253 7022.

PAO-cursus ’Handhaving Intellectuele Eigendom’

Datum:woensdag 10 juni 2009;Tijd: 9.30 – 17.00 uur;Locatie:Utrecht;Docenten: prof.mr. F.W. Grosheide, prof.mr. J.J. Brinkhof,prof.mr. Th.C.J.A. van Engelen, mr. F.W.E. Eijsvogels,mr. G. Kuipers, mr. J.C.S. Pinckaers, mr. R.W. de Vrey;Inhoud: tijdens deze cursus krijgt u een volledig en actueeloverzicht met betrekking tot de stand van zaken op het ge-bied van de handhaving van het intellectuele eigendoms-recht inhet licht vandenieuweEuropese regelgeving opditgebied;NovA PO: 6;Prijs: € 645,– (inclusief cursusmateriaal, lunch en consump-ties);Inlichtingen:www.jpao.nl of (030) 253 7022.

PAO-cursus ’Filmrechten in de praktijk’

Datum: donderdag 24 september 2009;Tijd: 12.30 – 17.15 uur (juridische gedeelte); 17.15 – 00.00uur (niet-juridische gedeelte);Locatie:Utrecht;Docenten: prof.mr. F.W. Grosheide, mw.prof.mr.drs. M. deCock Buning, mr. J.M.B. Seignette, mr. R.J.F.Wigman;Inhoud: tijdenshetNederlandsFilmfestival inUtrecht krijgtu de gelegenheid tot het volgen van deze unieke PAO-cursus. Op één van de festivallocaties in het hart van hetfilmfestival verkrijgt u inzicht in de nieuwste ontwikkelin-gen op het gebied van filmrechten in de praktijk;NovA PO: 4;Prijs: € 625,– (inclusief cursusmateriaal, borrel, diner, film-première en premièrefeest); € 95,– (niet-juridische gedeeltevoor introducé: diner, filmpremière, premièrefeest);Inlichtingen:www.jpao.nl of (030) 253 7022.

PAO-cursus ’Octrooieren in de life sciences sector, re-cente ontwikkelingen in de octrooirechtspraktijk’

Datum: donderdag 11 juni 2009;Tijd: 12.30 – 17.30 uur;Locatie:Doelenzaal, Amsterdam;Docenten:mr. dr. S.J.R. Bostyn,mr. Peter Burgers,mr. SimonDack, mr. DouweGroenevelt, prof. dr.W.A. Hoyng;Inhoud: deze cursus biedt een actueel overzicht van recenteontwikkelingenbinnenhet octrooirecht inhet algemeen enhet octrooieren in de life sciences sector in het bijzonder;aan de orde komen onderwerpen als de recente verwijzin-gen naar de GKB inzake dosage regime octrooien en bio-technologische uitvindingen etc.;NovA PO: 4;Prijs: € 425,–;Inlichtingen:www.jur.uva.nl/eggens.


INHOUD - rvo.nl · JURISPRUDENTIE Nr.21Vzr.Rechtbankte’s-Gravenhage, 30januari2008*...

Documents

Transcript of INHOUD - rvo.nl · JURISPRUDENTIE Nr.21Vzr.Rechtbankte’s-Gravenhage, 30januari2008*...