Faculteit Rechtsgeleerdheid

Universiteit Gent

Academiejaar 2013-14

DE BESCHERMINGSOMVANG VAN EEN MERK IN DE VS

Masterproef van de opleiding

‘Master in de rechten’

Ingediend door

Jonathan Blondeel

(Studentennr. 00904757)

Promotor: Prof. Dr. Hendrik Vanhees Commissaris: Kristof Maresceau

   i  

“The single largest source of intangible value in a company is its trademark”

– David Haigh

  ii  

WOORD VOORAF

Apple, McDonalds, Nike, Coca-Cola, … Dit zijn allemaal merken die tot de

verbeelding spreken. Iedereen kent ze en iedereen weet waarvoor ze staan. Een merk

is een extreem waardevol bezit waarvoor ondernemingen verrassend ver willen gaan

om het te beschermen. Het leek me dan ook interessant om te onderzoeken in welke

mate merken beschermd worden door het recht. Ik ben altijd sterk aangetrokken

geweest door de Verenigde Staten en sinds mijn semester aan de University of Miami

School of Law, in het kader van het Socrates uitwisselingsprogramma, was ik ervan

overtuigd dat ik mijn Masterproef zou schrijven over een tak van het Amerikaanse

recht. Breng deze twee elementen tezamen en je krijgt een thesis over de

beschermingsomvang van een merk in de VS.

Ik zou in de eerste plaats mijn promotor Professor Dr. Hendrik Vanhees willen

bedanken omdat hij me de mogelijkheid bood om over dit onderwerp een thesis te

schrijven.

Daarnaast wens ik ook de Universiteit van Gent en de University of Miami te

bedanken omdat zij mij de kans hebben gegeven om een semester aan een

Amerikaanse universiteit te studeren. Dit heeft mijn ogen geopend voor een heel

andere manier van denken over het recht en heeft mijn interesse voor het

Amerikaanse intellectueel eigendomsrecht alleen maar aangewakkerd.

Ten slotte, zou ik mijn ouders willen bedanken voor de mentale en financiële steun

gedurende mijn studies Rechten, en Daphné Sprengers voor het nalezen van mijn

tekst en het aanbrengen van de nodige correcties.

Deze Masterproef is tot stand gekomen in het kader van mijn opleiding Rechten aan

de Universiteit Gent. Het is het sluitstuk van mijn opleiding. Hiermee sluit ik ook een

hoofdstuk in mijn leven af. Het zijn vijf boeiende, leuke en heel leerrijke jaren

geweest. Daarvoor wil ik de Universiteit van Gent en de Rechtenfaculteit dan ook

heel erg bedanken.

Jonathan Blondeel GENT, 15 mei 2014

   iii  

LIJST VAN AFKORTINGEN ACPA Anticybersquatting Consumer Protection Act

CBP U.S. Customs & Border Protection

CFR Code of Federal Regulations

FTDA Federal Trademark Dilution Act

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

IPPR Intellectual Property Rights e-Recordation

PTO United States Patent and Trademark Office

TDRA Trademark Dilution Revision Act

TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

USC United States Code

VS Verenigde Staten

WIPO World Intellectual Property Organization

WTO World Trade Organization

  iv  

INHOUDSTAFEL  HOOFDSTUK 1: INLEIDING  ......................................................................................................  1    HOOFDSTUK 2: AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN GEBASEERD OP VERWARRING  ................................................................................................................................  4    

§1 EVOLUTIE VAN DE VERWARRINGSSTANDAARD  .............................................................................  5    

1. Consumentenverwarring als grond voor het vinden van een inbreuk op een merk  ........  5    

2. Werkelijke verwarring ten opzichte van waarschijnlijke verwarring  ..................................  6    

3. Verwarring door wie?  .............................................................................................................................  7    

4. Verwarring met betrekking tot wat?  ..................................................................................................  8    

5. Besluit  ............................................................................................................................................................  9    

§2 DE VEREISTE VAN VERVOLGBAAR ‘GEBRUIK’  ................................................................................  9    

1. ‘Het gebruik van een merk’ als drempelvoorwaarde  .................................................................  9    

2. Doctrine van ‘het gebruik als een merk’  ......................................................................................  11    

3. Doctrine van ‘het commercieel gebruik’  ......................................................................................  13    

§3 DE FACTORENANALYSE VOOR DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VERWARRING  ...................  14    

1. Algemeen  ...................................................................................................................................................  14    

2. De praktijk  ................................................................................................................................................  19    

3. Bewijs van de factoren  .........................................................................................................................  20    

4. Bespreking van de belangrijkste factoren  ....................................................................................  21    

i. Gelijkenis tussen de merken  ...........................................................................................................................................  21    

ii. Sterkte van het merk  .........................................................................................................................................................  23    

iii. Intentie van de verweerder  ............................................................................................................................................  26    

v. Werkelijke verwarring  .....................................................................................................................................................  28    

vi. Verbondenheid van de goederen/handelskanalen/bridging the gap  ................................................................  28    

§4 HET TOEPASSEN VAN DE MULTI-FACTORTEST  ..............................................................................  31    

1. Internet  .......................................................................................................................................................  31    

   v  

2. Witte producten  ......................................................................................................................................  32    

3. Promotionele goederen  .......................................................................................................................  35    

§5 VERWARRING WEG VAN HET TIJDSTIP VAN VERKOOP  ...............................................................  37    

1. Verwarring vóór de verkoop  .............................................................................................................  37    

2. Verwarring na de verkoop  ..................................................................................................................  40    

§6 OMGEKEERDE VERWARRING  ..............................................................................................................  42    

§7 INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HULPPERSONEN  .........  45    

1. Medeaansprakelijkheid  ........................................................................................................................  45    

2. Aansprakelijkheid voor hulppersonen  ...........................................................................................  47    

§8 PARALLELLE VORDERING ONDER PARAGRAAF 43(A) LANHAM ACT VOOR ONGEREGISTREERDE MERKEN  ..................................................................................................................  47  

 HOOFDSTUK 3: AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN NIET GEBASEERD OP VERWARRING  ..............................................................................................................................  49    

§1 BESCHERMING TEGEN VERWATERING  .............................................................................................  49    

1. De federale wet naast de statelijke wetten  ...................................................................................  49    

2. Verwatering onder de Federal Trademark Dilution Act van 1995  ....................................  51    

3. Verwatering onder de Trademark Dilution Revision Act van 2006  ...................................  53    

4. De vormen van verwatering: ‘Tarnishment’ en ‘Blurring’  ...................................................  56    

i. Blurring  ..................................................................................................................................................................................  56    

ii. Tarnishment  ........................................................................................................................................................................  59    

5. Verwatering onder de Lanham Act paragraaf 2(f)  ...................................................................  61    

§2 BESCHERMING TEGEN ‘CYBERSQUATTING’  ...................................................................................  61    

1. Bescherming onder de verwateringswetgeving  ..........................................................................  62    

2. Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA): Paragraaf 43(d) van de Lanham Act  ...................................................................................................................................................  62  

 i. De vordering in personam onder paragraaf 43(d)(1) van de Lanham Act  .....................................................  63  

 ii. De vordering in rem onder paragraaf 43(d)(2) van de Lanham Act  ................................................................  66  

 3. ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)  ................................  67  

  vi  

4. De Relatie tussen de UDRP en de ACPA  .....................................................................................  70    

§3 BESCHERMING TEGEN VERVALSING  .................................................................................................  71    

1. Burgerlijke aansprakelijkheid voor vervalsing  ..........................................................................  72    

2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor vervalsing  ..................................................................  74    

3. Bescherming tegen invoer van vervalste goederen  ..................................................................  76    HOOFDSTUK 4: DE TERRITORIALE REIKWIJDTE VAN DE BESCHERMING  ..  79    

§1 BINNENLANDSE TERRITORIALITEIT  ..................................................................................................  79    

1. Geografische limieten op common-law rechten  ........................................................................  79    

2. Geografische limieten en geregistreerde rechten  .....................................................................  83    

§2 INTERNATIONALE TERRITORIALITEIT  ..............................................................................................  86    

1. De territoriale aard van het Amerikaanse merkenrecht  .........................................................  86    

2. De extraterritoriale afdwinging van het Amerikaanse merkenrecht  .................................  88    HOOFDSTUK 5: PARALLEL IMPORTS  ...............................................................................  90    HOOFDSTUK 6: TOEGESTAAN GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK  ..................  96    

§1 NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK  ...........................................................  96    

§2 EERLIJK GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK  ...................................................................................  97    

1. Beschrijvend Eerlijk Gebruik  ............................................................................................................  98    

2. Nominatief Eerlijk Gebruik  ..............................................................................................................  102    

§3 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK IN NIEUWSVERSLAGGEVING  ................................  105    

§4 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK OP ONVERVALSTE GOEDEREN: ‘FIRST SALE’ DOCTRINE  .....................................................................................................................................................  106  

 1. Eerste verkoop binnen de Verenigde Staten  ..............................................................................  106  

 i. Opnieuw verpakte goederen  .........................................................................................................................................  107  

 ii. Opgeknapte goederen  ....................................................................................................................................................  109  

 iii. Verwarring na de verkoop  ..........................................................................................................................................  110  

 2. Eerste verkoop buiten de Verenigde Staten  ...............................................................................  111  

 

   vii  

§5 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK IN PARODIE OF SPEECH  ..........................................  112    

1. Parodie en de klassieke vordering omwille van een inbreuk op een merk  ....................  112    

2. Parodie en de vordering omwille van verwatering  ................................................................  115    HOOFDSTUK 7: BESLUIT  ......................................................................................................  117    BIBLIOGRAFIE  ..........................................................................................................................  122  

   1  

HOOFDSTUK 1: INLEIDING  1. Het Amerikaans merkenrecht beschermt het gebruik van benamingen die

goederen of diensten in de handel identificeren en onderscheiden. Een prima facie

zaak voor de inbreuk op het merkenrecht in de VS vereist het bewijs van twee

elementen: (1) prioriteit in het gebruik van het merk, de naam als een merk, het

dienstmerk of de handelsnaam door de eiser en (2) een strijdig gebruik door de

verweerder van een identiek of gelijkaardig merk of naam.1

2. Omdat het niet zozeer de bedoeling is van deze Masterproef om te

onderzoeken hoe het recht op bescherming van een merk in de VS ontstaat en wat de

voorwaarden van deze bescherming zijn, zal ik me, wat het eerste element betreft,

beperken tot een korte beschrijving in deze paragraaf . Merkrechten ontstaan in de VS

door middel van gebruik, niet registratie. Eenmaal een partij een merk begint te

gebruiken in de handel, begint hij common-law rechten te verwerven in het merk. Dus

bij common-law merken (d.w.z. ongeregistreerde merken) met een inherente

onderscheidingskracht, verwerft de onderneming die het merk als eerste gebruikt in

een bepaald marktgebied het recht op bescherming van het merk in dat marktgebied.

Voor common-law merken die niet beschikken over inherente onderscheidingskracht

maar die ‘secondary meaning’2 hebben verworven, geldt de regel dat de onderneming

wiens merk of naam het eerst ‘secondary meaning’ verwerft in een bepaald

marktgebied, de titularis wordt van het merk in dat marktgebied. Federale registratie

van een merk met inherente of verworven onderscheidingskracht, daarentegen, vestigt

rechten in het merk voor de hele VS. Dit wil zeggen dat degene die het merk heeft

geregistreerd, de vermoedelijke titularis is van het merk en dit over het hele land,

tenzij anderen, voorafgaand aan de registratie, reeds common-law prioriteit hebben

verworven in hetzelfde of een gelijkaardig merk.

                                                                                                               1 Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a Nutshell, 172 (6th 2 Een merk verwerft dit als de producent het goed waaraan het merk verbonden is zodanig verhandelt dat de consumenten het merk enkel nog associëren met die producent of dat specifiek type van goederen.

  2  

3. Om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op een common-law of een

federaal geregistreerd merk, moet men onderzoeken of de verweerder hetzelfde of een

gelijkaardig merk gebruikt heeft op een wijze die een ‘waarschijnlijkheid van

verwarring’3 creëert. De klassieke aansprakelijkheidstheorie op basis van verwarring,

zoals terug te vinden in paragraaf 32 van de Lanham Act, zal ik uiteenzetten in

hoofdstuk 2.

4. Aansprakelijkheid is echter niet beperkt tot inbreuken omwille van het gebruik

van een identiek of gelijkaardig merk. Noch is het noodzakelijkerwijze beperkt tot het

gebruik van een verwarrend gelijkaardig merk of tot het gebruik van een gelijkaardig

merk in associatie met goederen, diensten of ondernemingen die rechtstreeks met

elkaar concurreren. Een aantal state trademark statutes voorzien in een alternatieve

test voor de inbreuk op bepaalde merken en namen met een inherente

onderscheidingskracht. Hierbij wordt er nagegaan of, in de afwezigheid van enige

waarschijnlijkheid van verwarring, er toch een mogelijkheid is dat de

onderscheidende kwaliteit van het merk of de naam zal verwateren door het gebruik

door de verweerder van een identiek of gelijkaardig merk. In 1996, werd de Lanham

Act geamendeerd om te voorzien in federale bescherming tegen verwatering van

‘beroemde’ merken en in 1999 heeft Congress de Lanham Act nog verder

geamendeerd om te voorzien in bescherming tegen ‘cyberpiracy’. Daarnaast blijft

vervalsing een enorm probleem. In tegenstelling tot de klassieke zaken van

aansprakelijkheid voor de inbreuk op het Amerikaans merkenrecht, vereisen

verwatering, cyberpiracy noch vervalsing een bewijs van mogelijke verwarring bij de

consumenten. Ik bespreek deze niet op verwarring gebaseerde

aansprakelijkheidstheorieën dan ook in hoofdstuk 3.

5. De territoriale reikwijdte van de bescherming van merken in de VS en de

extraterritoriale afdwinging van Amerikaanse merken in het buitenland analyseer ik in

hoofdstuk 4.

                                                                                                               3 De zogenaamde ‘likelihood of confusion’.

   3  

6. Paragraaf 42 van de Lanham Act verbiedt de niet-toegestane invoer van

buitenlandse goederen die hetzelfde merk dragen als een geldig Amerikaans merk, in

zover de goederen materieel en fysiek verschillen van de Amerikaanse goederen en

dit ongeacht de echtheid van het buitenlandse merk of de affiliatie tussen de

producerende ondernemingen. 4 De zogenaamde ‘parallel imports’ bekijk ik in

hoofdstuk 5.

7. Niet elk gebruik van andermans merk of naam is een inbreuk op het

Amerikaans merkenrecht. Een eiser die een prima facie zaak heeft zal misschien toch

alle of bepaalde remedies worden ontzegd. Verweerders kunnen namelijk bepaalde

verdedigingen laten gelden, die ofwel gebaseerd zijn op de eerlijkheid van hun gedrag

(zoals ‘Fair Use’ of eerlijk gebruik, het gebruik van andermans merk in een parodie of

om kritische commentaar te geven, alle vormen van nieuwsverslaggeving en het niet-

commercieel gebruik van een merk) ofwel het gevolg zijn van het wangedrag van de

eiser (de zogenaamde ‘defense of unclean hands’). De belangrijkste vormen van

toegestaan gebruik van andermans merk zet ik uiteen in hoofdstuk 6.

8. In deze Masterproef probeer ik een algemeen overzicht te geven van de

instrumenten die het Amerikaanse recht aanreikt om merken op een adequate manier

te beschermen binnen een nationale en internationale context.

     

                                                                                                               4 Lever Brothers Co. v. U.S., 877 F.2d 101 (D.C.Cir.1989).

  4  

HOOFDSTUK 2: AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN GEBASEERD OP VERWARRING  9. Dit hoofdstuk analyseert de belangrijkste aansprakelijkheidstheorieën

gebaseerd op verwarring, onder dewelke titularissen van een merk hun geregistreerde

en ongeregistreerde merkenrechten kunnen afdwingen. Het artikel dat deze materie

beheerst voor geregistreerde merken is paragraaf 32 van de Lanham Act:5

“§1114. (§32) Remedies; Infringement…

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable

imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive … … shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.”6

Paragraaf 32 van de Lanham Act voorziet dus dat een partij die, zonder toestemming,

een geregistreerd merk van een ander, kopieert, reproduceert of imiteert in de handel

als deel van de distributie van goederen of diensten, op een manier die naar alle

waarschijnlijkheid verwarring creëert tussen de twee merken, burgerlijk aansprakelijk

zal zijn voor een inbreuk op het merkenrecht.

10. Het bewijs van ‘waarschijnlijkheid van verwarring’ is zowel noodzakelijk als

voldoende om vast te stellen dat een tweede gebruiker een inbreuk heeft gepleegd op

de eerste gebruiker zijn common-law of federaal geregistreerd merk. Het is

daarentegen niet vereist om aan te tonen dat de tweede gebruiker de specifieke

bedoeling had om bij de consumenten verwarring te stichten met betrekking tot de

oorsprong van de goederen, noch dat dergelijke verwarring al in feite heeft

plaatsgevonden. Er moet dus enkel aangetoond worden dat een zekere verwarring

naar alle waarschijnlijkheid zal plaatsvinden. Het is ook niet nodig om vast te stellen

dat de tweede gebruiker, de eerste gebruiker zijn merk gehanteerd heeft om een

identiek product, dienst of onderneming te identificeren maar enkel dat de merken van

de eerste en de tweede gebruiker voldoende gelijkaardig zijn en dat het goed, de

                                                                                                               5 15 U.S.C. § 1114 (1)(a) (2006). 6 Citaat van het belangrijkste deel en eigen onderlijning.

   5  

dienst of de onderneming die ze vertegenwoordigen voldoende gerelateerd zijn zodat

ze een waarschijnlijkheid van verwarring creëren.7

11. Men mag niet vergeten dat men enkel rechten kan afdwingen die rechtsgeldig

tot stand gekomen zijn. Een noodzakelijke voorwaarde voor het bewijzen van een

inbreuk op een merk is dan ook dat men een rechtsgeldig merk bezit. Er kan namelijk

geen inbreuk zijn op een ongeldig merk.8 Om een inbreuk op een merk te bewijzen

onder de Lanham Act, moet de eiser bewijzen dat: (1) hij de titularis is van het merk;

(2) het merk geldig en wettelijk te beschermen valt; en (3) het gebruik van het merk

door de verweerder, voor het identificeren van goederen of diensten, naar alle

waarschijnlijkheid in staat is om verwarring te creëren.9

12. Eerst zullen we kijken hoe de verwarringsstandaard is ontwikkeld (§1). Hierna

analyseren we de huidige leer, hetgeen kennis vereist van de verschillende types van

vervolgbaar gebruik onder de Lanham Act (§2) en van de multi-factortest voor de

waarschijnlijkheid van verwarring (§3). Vervolgens beschouwen we hoe die multi-

factor test wordt toegepast in bepaalde specifieke situaties (§4), bekijken we

verwarringstheorieën weg van het tijdstip van de verkoop (§5) en de theorie van de

‘omgekeerde verwarring’ (§6). Ten slotte, onderzoeken we vormen van indirecte

aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor hulppersonen (§7), alsmede de vordering

onder paragraaf 43(a) van de Lanham Act voor ongeregistreerde merken (§8).

§1 EVOLUTIE VAN DE VERWARRINGSSTANDAARD

1. Consumentenverwarring als grond voor het vinden van een inbreuk op een merk  13. Paragraaf 16 van de Trademark Act van 1905 schreef voor dat iemand

aansprakelijk was als hij een geregistreerd merk kopieerde of imiteerde en deze kopie

aanbracht op goederen die substantieel dezelfde beschrijfbare eigenschappen hadden

als deze vooropgesteld in de registratie. Het voorzag dus niet uitdrukkelijk in een

verwarringsstandaard, noch erkende het misleiding van de consument als een grond

                                                                                                               7 Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a Nutshell, 177-178 (6th ed. 2009). 8 Tie Tech, Inc. v. Kinedyne Corp., 296 F.3d 778, 783 (9th Cir. 2002). 9 Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc., 269 F.3d 270, 279 (3d Cir. 2001).

  6  

voor het vaststellen van een inbreuk op het merkenrecht. Maar over de jaren heen

begonnen rechtbanken de Act een concept van consumentenverwarring toe te

schrijven, voornamelijk in zaken betreffende verbonden maar niet-concurrerende

goederen.

Tegen 1946, het jaar waarin de Lanham Act werd aangenomen, was de stelling dat

consumentenverwarring doorslaggevend is voor aansprakelijkheid, al stevig

verankerd in de rechtspraak. Het rapport van de Senaat bij de Lanham Act stelde

uitdrukkelijk dat de doelstelling van het merkenrecht niet alleen de bescherming van

de investeringen in goodwill door de titularissen van merken inhield, maar ook het

beschermen van het consumerend publiek tegen misleiding. 10 Daarenboven

incorporeerde de taal van de Lanham Act uitdrukkelijk een verwarringsstandaard: “… with which such use is likely to cause confusion or mistake or to deceive

purchasers as to the source of origin of such goods or services;…”

 Sinds de inwerkingtreding van de Lanham Act, heeft het Amerikaanse merkenrecht

het concept van consumentenmisleiding omarmd en zijn de rechtbanken zich

beginnen focussen op consumentenverwarring in zaken betreffende de inbreuk op een

merk.11

2. Werkelijke verwarring ten opzichte van waarschijnlijke verwarring  14. Onder de Trademark Act van 1905 ontstond het recht om een inbreuk op een

geregistreerd merk te beteugelen enkel als het overtredende merk aangebracht was op

goederen met dezelfde beschrijvende eigenschappen als de goederen van de

registrator. In de praktijk werd de zin “goederen met dezelfde beschrijvende

eigenschappen” door sommige rechtbanken restrictief en door andere extensief

                                                                                                               10 S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess. 3 (1946). 11 Met als grondgedachte het voorkomen van schade aan het consumerend publiek. Want vele consumenten zijn bereid om hoge prijzen te betalen voor bepaalde goederen die een bekend merk dragen omdat ze geloven dat zulke goederen dezelfde hoge kwaliteit bezitten als traditioneel wordt verwacht van de titularis van het merk. Dus de inbreuk op een merk ontneemt het consumerend publiek de voordelen van hun koopjes en de reputatie en goodwill van de titularis van het merk wordt overeenkomstig beschadigd. Dus bijkomend aan de schade die wordt veroorzaakt aan de titularis van het merk, wordt het consumerend publiek op dezelfde manier gekwetst door een inadequate juridische reactie op een inbreuk op een merk. (Playboy Enterprises, Inc. v. Baccarat Clothing Co., Inc., 692 F.2d 1272, 1275 (9th Cir. 1982)).

   7  

geïnterpreteerd, waardoor niemand juist wist wat het eigenlijk betekende. De strikte

interpretatie vereiste dat de goederen identiek moesten zijn en sommige rechtbanken

waren van oordeel dat er werkelijk verwarring van goederen moest plaatsvinden. Vele

andere rechtbanken, daarentegen, redeneerden dat als de goederen ietwat verbonden

waren, de kopers misschien verkeerdelijk zouden kunnen denken dat de goederen van

beide partijen voortkomen uit dezelfde bron.12

15. Vandaag wijzen zowel de moderne wetgeving als de rechtspraak de vereiste

van het aantonen van werkelijke verwarring stevig af. Paragraaf 32(1)(a) van de

Lanham Act stelt dat de verweerder aansprakelijk is wanneer het niet toegelaten

gebruik van het in geding zijnde merk door de verweerder naar alle waarschijnlijkheid

verwarring creëert.13

3. Verwarring door wie?  16. De consument die verward moet zijn, is de redelijke voorzichtige koper van

het product in kwestie.14 In de originele versie van de Lanham Act (1946), vereiste

paragraaf 32(1)(a) dat de titularis van een merk aantoonde dat het gebruik van het

merk door de beweerde overtreder naar alle waarschijnlijkheid verwarring zou

creëren, vergissing zou veroorzaken of kopers zou misleiden met betrekking tot de

oorsprong van zulke goederen of diensten. In 1962 amendeerde Congress paragraaf

32(1)(a) waardoor vervolgbare verwarring niet langer beperkt was tot directe

‘kopers’. Verschillende rechtbanken stellen inderdaad dat het amendement de

reikwijdte van de Lanham Act heeft uitgebreid om zo verwarring vóór de verkoop en

verwarring na de verkoop door het consumerend publiek te erkennen. Aangezien het

de bedoeling was van Congress om zowel de reputatie van de producenten als de

kopers te beschermen, is de bescherming van de Lanham Act niet beperkt tot

verwarring op het tijdstip van de verkoop.1516

                                                                                                               12  Daphne Robert, Commentary on the Lanham Trade-Mark Act, 86 TRADEMARK REP. 373 (1996).  13 Zie meer hierover later. 14 Zie ook randnummer 42. 15 Escerzio v. Roberts, 944 F.2d 1235, 1245 (6th Cir. 1991); Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc., 269 F.3d 270, 295 (3d Cir. 2001). 16 Zie meer hierover later in ‘§5 Verwarring weg van het tijdstip van verkoop’.

  8  

17. Het feit dat de redelijke voorzichtige consument verward moet zijn, zou erop

kunnen wijzen dat minstens de helft van het consumerend publiek verward moet zijn

opdat er sprake zou zijn van een inbreuk op een merk.17 De rechtbanken vereisen

echter niet dat de eiser dit aantoont. De waarschijnlijke verwarring van een

aanmerkelijk aantal werkelijke of toekomstige kopers van een product of een dienst,

is immers voldoende om aansprakelijkheid te creëren. Een aanmerkelijk aantal

betekent niet noodzakelijk een meerderheid. Waarschijnlijkheid van verwarring wordt

op een regelmatige basis vastgesteld als 10 tot 15 percent van de consumenten

verward zijn.18 Eén rechtbank is zelfs zo ver gegaan door te stellen dat de wet geen

numerieke standaard vooropstelt voor misleide kopers en dat verwarrende gelijkenis

vastgesteld kan worden via het bewijs van zelfs een klein aantal werkelijke

vergissingen begaan door gemiddelde consumenten.19

4. Verwarring met betrekking tot wat?  18. Zoals hierboven vermeld, amendeerde Congress in 1962 paragraaf 32(1)(a)

van de Lanham Act. Hierbij schrapte ze niet alleen de verwijzing naar ‘kopers’ maar

ook de zin “bron van oorsprong van zulke goederen en diensten”. Dit wil zeggen dat

de Lanham Act vandaag enkel een bewijs vereist van de waarschijnlijkheid van

verwarring, vergissing of misleiding. Een belangrijke vraag die zich nu stelt is

waarover de relevante doelgroep verward moet zijn. Moet er aangetoond worden dat

consumenten waarschijnlijk de goederen van de verweerder zouden aankopen in

plaats van de goederen van de eiser? Of is het voldoende dat men aantoont dat de

consumenten waarschijnlijk zouden geloven dat de goederen van de verweerder

eigenlijk hun oorsprong vinden bij de eiser? Of is het voldoende dat men aantoont dat

de consumenten waarschijnlijk zouden geloven dat er enige affiliatie of verbinding

bestaat tussen de verweerder en de eiser?

19. Hoewel er uit een certiorari petitie uit een rechtszaak in 2006 blijkt dat er

verdeeldheid bestaat tussen de Circuits met betrekking tot het voorwerp van

                                                                                                               17 Al bij al, als de mediane consument niet redelijk is, wie dan wel? 18 Robert P. Merges et al., Intellectual Property in the New Technological Age, 882 (6th ed. 2012).  19 McCormick & Co. v. B. Manischewitz Co., 206 F.2d 744 (6th Cir. 1953).

   9  

verwarring20, kan in het algemeen gesteld worden dat de consument verward moet

zijn over de affiliatie, de verbinding of de associatie van de verweerder met de

titularis van het merk, of over de oorsprong, de sponsoring of goedkeuring van de

goederen, diensten of commerciële activiteiten door de titularis van het merk. Het

schrappen van de woorden ‘source of origin’ in 1962 suggereert immers, minstens

impliciet, dat waarschijnlijke verwarring met betrekking tot een beweerde affiliatie

van de verweerder met de eiser of met betrekking tot een sponsoring door de eiser,

ook een vorm is van waarschijnlijke verwarring, naast de traditionele verwarring met

betrekking tot de oorsprong van de goederen.21

5. Besluit  20. In deze paragraaf hebben we gezien dat de rechtbanken een

verwarringsstandaard gebruiken die vooruitkijkend (‘waarschijnlijkheid van’) is,

breder is dan loutere verwarring door kopers en breder is dan louter verwarring wat

betreft de oorsprong. Dit zijn de overkoepelende basisparameters van de moderne

verwarringstheorie.

§2 DE VEREISTE VAN VERVOLGBAAR ‘GEBRUIK’

1. ‘Het gebruik van een merk’ als drempelvoorwaarde  21. De beweerde overtreder moet het merk van de eiser gebruikt hebben op een

bepaalde manier opdat er sprake zou zijn van aansprakelijkheid. De rechtbanken in de

VS zijn het tot op vandaag niet eens welke soorten gebruik van de verweerder

vervolgbaar zijn onder de Lanham Act. In recente jaren is het zelfs nog minder

duidelijk geworden. De rechtbanken hebben het ook moeilijk om veel hulp te vinden

in de taal van de artikels van de Lanham Act met betrekking tot inbreuken op een

merk. Paragraaf 32(1)(a) van de Lanham Act stelt namelijk elkeen aansprakelijk die:

                                                                                                               20  Zie M2 Software Inc. v. Madacy Entertainment, 126 S. Ct. 1772 (2006): de petitie stelt namelijk dat in bepaalde Circuits aansprakelijkheid rust op de vaststelling dat het gebruik van de verweerder naar alle waarschijnlijkheid verwarring creëert met betrekking tot oorsprong, sponsoring, goedkeuring, connectie of een andere soort affiliatie. In andere Circuits daarentegen rijst aansprakelijkheid enkel als er een bewijs is van waarschijnlijkheid van directe vergissing door de koper met betrekking tot de oorsprong van de goederen (certiorari werd afgewezen). 21  Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell, 205 (2013).    

  10  

“shall, without the consent of the registrant… use in commerce any reproduction… of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods and services if such use is likely to cause confusion.”22 Ondanks deze onduidelijkheid staat het wel vast dat het gebruik van een beschermd

merk door de verweerder een voorwaarde is voor het vinden van een inbreuk op de

Lanham Act. 23 Daarenboven is, buiten de internet context, rechtspraak van de

Amerikaanse rechtbanken over het element ‘gebruik’, in een prima facie zaak

betreffende de inbreuk van een merk, vrij zeldzaam.24 In de grote meerderheid van de

rechtszaken betreffende de inbreuk van een merk zullen de rechtbanken snel

concluderen dat de activiteiten van de beweerde overtreder een vervolgbaar gebruik

uitmaken en zullen ze overgaan tot de analyse van de waarschijnlijkheid van

verwarring.

22. In de Holiday Inns zaak stelde het Sixth Circuit dat de verweerders het merk

van de eiser niet commercieel hadden gebruikt wanneer deze het telefoonnummer 1-

800-H0LIDAY (de ‘o’ was vervangen door het getal 0) hadden ontwikkeld en hadden

gebruikt om te profiteren van de faam van Holiday Inns. Ze hadden namelijk dit

nummer niet geadverteerd maar ze hoopten consumenten die het correcte nummer

verkeerd hadden gedraaid te onderscheppen.25 Op basis van de Holiday Inns zaak

besloot het Eight Circuit dat het in licentie geven van een tolvrij nummer, zonder

meer, geen gebruik is in de zin van de Lanham Act, zelfs wanneer één mogelijke

alfanumerieke vertaling van zulk nummer het beschermde merk zou spellen.26

 

                                                                                                               22 15 U.S.C. § 1114 (1)(a) (2006). Eigen onderlijning. 23 Holiday Inns, Inc. v. 800 reservations, Inc., 86 F.3d 619 (6th Cir. 1996), cert. denied, 519 U.S. 1093 (1997). 24 Voor de opkomst van het internet, was dit meestal zo duidelijk dat de rechtbanken weinig aandacht besteedden aan deze vereiste. Als de verweerder een goed had verkocht dat een merk droeg dat gelijkaardig was aan het merk van de eiser, was er geen analyse noodzakelijk omtrent de vereiste van gebruik. In cyberspace is dit echter niet altijd even duidelijk. De analyse kan bijvoorbeeld draaien om website ‘metatags’. Dit is verborgen code die normaal niet zichtbaar is voor de gebruiker. 25 Holiday Inns, Inc. v. 800 reservations, Inc., 86 F.3d 619 (6th Cir. 1996), cert. denied, 519 U.S. 1093 (1997).  26 DaimlerChrysler AG v. Bloom, 315 F.3d 932 (8th Cir. 2003). In deze zaak had Bloom, de eigenaar van een Mercedes-Benz garage, het telefoonnummer 1-800-637-2333 verworven. Één vertaling hiervan is 1-800-MERCEDES. Bloom vormde een onderneming, MBZ, die het gebruik van het nummer in licentie gaf aan verschillende andere Mercedes garages. DaimlerChrysler, de titularis van het merk MERCEDES voor auto’s, stelde een vordering in omdat Bloom weigerde af te zien van het nummer.

   11  

2. Doctrine van ‘het gebruik als een merk’

23. De 1-800 Contacts zaak articuleert een ‘gebruik als een merk’ vereiste, ook

soms ‘merkgebruik’27 genoemd, die verder gaat dan de drempelvereiste van het

gebruik ‘van een merk’.28 Merkgebruik is de toepassing van een merk op een manier

die consumenten uitnodigt om het merk te associëren met de goederen of diensten die

de gebruiker te koop of ter verdeling aanbiedt en ze uitnodigt om te vertrouwen op het

merk voor informatie over de bron, de sponsoring of de affiliatie van die goederen of

diensten.29 Dit wil zeggen dat de activiteiten van de verweerder moeten plaats

gevonden hebben om concurrerende goederen of diensten te promoten of om enig

commercieel voordeel te verwerven. 30 Het gebruik in kwestie moet ook

ongeautoriseerd zijn. In de nasleep van de 1-800 Contacts zaak, was er verdeeldheid

onder de geleerden over de vereiste van het gebruik als een merk. Sommigen waren

voor de vereiste van merkgebruik, anderen stelden dat de drempelvereiste van gebruik

als een merk door de verweerder geen fundering vond in de Lanham Act en twijfelden

over het feit of merkgebruik een concept is dat veel zekerheid biedt aan de

rechtbanken.31 Maar de balans van de rechtsleer lijkt te leunen in het voordeel van een

vereiste van ‘merkgebruik’ die lijkt op de vereiste die werd opgelegd door het Second

Circuit in de 1-800 Contacts zaak.32

                                                                                                               27 ‘Trademark use’. 28 1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005). In deze zaak verkocht de verweerder, WhenU, software die ervoor zorgde dat pop-up advertenties verschenen op een computerscherm als reactie op het invullen van zoektermen door een gebruiker. Telkens wanneer een gebruiker een zoekterm invulde om de website van de eiser, 1-800 Contacts, te bezoeken, kon deze geconfronteerd worden met een pop-up advertentie van allerlei concurrerende opticiens. De software code omvatte namelijk de URL van de website van de eiser (www.1800contacts.com) en vermoedelijk van nog vele anderen. Het Hof oordeelde desondanks dat WhenU geen vervolgbaar gebruik had gemaakt van het merk van de eiser. Het opnemen van de website van de eiser in de code van de verweerder was namelijk geen vervolgbaar gebruik omdat dit enkel een intern gebruik van een merk uitmaakte op een manier die het merk niet communiceerde naar het publiek. Ook het gebruik van de URL van de eiser om pop-up advertenties te ontketenen werd niet beschouwd als vervolgbaar gebruik. 29 Margreth Barrett, Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371, 375 (2006). 30 Freecycle Network, Inc. v. Oey, 505 F.3d 898, 903 (9th Cir. 2007). 31 Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law, 92 IOWA L. REV. 1597, 1647-1649 (2007). 32  Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: law and policy, 492 (3d ed. 2010).

  12  

24. Er is al heel wat rechtspraak geweest over aansprakelijkheid voor ‘keyword

advertising’.33 In sommige rechtszaken daagden de titularissen van een merk hun

concurrenten voor de rechtbank omdat ze keywords aankochten, terwijl in andere

rechtszaken de titularissen van een merk de zoekmachines voor de rechtbank daagden

wegens de verkoop van keywords. De rechtbanken waren verdeeld over de vraag of

de verweerders in beide soort zaken konden winnen door zich te beroepen op de

vereiste van merkgebruik. Sommige rechtbanken (voornamelijk in het Second

Circuit) weigerden aansprakelijkheid voor de aankoop van keywords vast te stellen

omdat de aankoop geen gebruik als een merk inhield zoals vereist door 1-800

Contacts.34 Andere rechtbanken nuanceerden 1-800 Contacts35 of namen een meer

uitgebreide benadering aan met betrekking tot de soorten gebruik die vervolgbaar

zouden kunnen zijn onder de Lanham Act.36 In de Rescuecom zaak stelde het Second

Circuit dat het gebruik van het merk ‘Rescuecom’ door Google een gebruik in de

handel uitmaakte onder de Lanham Act.37 Het lijkt erop dat de rechtbanken de analyse

van Rescuecom zullen volgen, door te beslissen dat de verkoop van keywords een

vervolgbaar gebruik uitmaakt, en dat ze dezelfde analyse ook zullen toepassen bij het

oordelen dat het aankopen van keywords op een gelijkaardige wijze een vervolgbaar

                                                                                                               33 Deze praktijk houdt in dat reclame gelinkt wordt aan specifieke woorden of zinnen (keywords). Personen die goederen of diensten aanprijzen kunnen bepaalde keywords kopen van vb. Google en als een gebruiker dan zoekt naar een aangekocht keyword, dan zal Google de advertentie en de link van die personen weergeven in de zoekresultaten. 34 Vb. Merck & Co., Inc. v. MSD Technology, L.P., 425 F. Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006). 35 Vb. North American Medical Corp. v. Axiom Worldwide, Inc., 522 F.3d 1211 (11th Cir. 2008). 36 Vb. Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com, 80 U.S.P.Q.2d (BNA) 1039 (D. Minn. 2006). 37 Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009). In deze zaak gebruikte Google een systeem, AdWords, via hetwelke personen die goederen of diensten aanprijzen keywords konden kopen. Daarnaast voorzag Google ook in een ‘Keyword Suggestion Tool’, een systeem dat additionele keywords aanraadde om te kopen. Voorafgaand aan de Rescuecom rechtspraak raadde Google merken aan en in het bijzonder het Rescuecom merk. Dus concurrenten van Rescuecom konden van Google het keyword ‘Rescuecom’ kopen zodat de advertenties van deze concurrenten zouden verschijnen in de zoekresultaten van Google wanneer een gebruiker de term ‘Rescuecom’ invulde als zoekterm. Daarom stelde Rescuecom een vordering in voor onder meer de inbreuk op zijn merk. Het grote verschil met het gebruik door WhenU van de 1-800 Contacts URL in de 1-800 Contacts zaak, is dat Google hier het keyword, dat overeenstemde met het RESCUECOM merk, aanraadde en verkocht aan adverteerders. In de 1-800 Contacts zaak had de verweerder nooit het merk van de eiser afgebeeld, in tegenstelling tot Google die het merk van Rescuecom afbeeldde, aanbood en verkocht aan adverteerders-klanten van Google. De activiteiten van Google konden dus niet beschouwd worden als intern gebruik.

   13  

gebruik uitmaakt.38 Dit houdt echter niet in dat de rechtbanken de verweerder

automatisch aansprakelijk zullen stellen. Er zal nog altijd een waarschijnlijkheid van

verwarring moeten aangetoond worden.39

3. Doctrine van ‘het commercieel gebruik’

25. In de Bosley zaak stelde het Ninth Circuit dat een persoon niet aansprakelijk

kan worden gesteld voor de inbreuk op een merk omdat het de naam van een

onderneming gebruikt bij het creëren van een website die kritisch is voor de

handelspraktijken van die onderneming. De Lanham Act moet namelijk toegepast

worden in commerciële contexten en verbiedt niet elk ongeautoriseerd gebruik van

een merk. Er moet nagegaan worden of het merk wordt gebruikt in verbinding met de

verkoop van goederen of diensten. Als dat niet het geval is, dan is het gebruik van het

merk niet-commercieel en vindt er geen overtreding plaats van de Lanham Act. De

schade die de onderneming mogelijks lijdt komt voort uit de kritiek op de diensten

van die onderneming en niet uit de verkoop door een concurrent van een gelijkaardig

product onder het merk van de onderneming, omdat geen enkele consument per

vergissing een dienst zal kopen van degene die kritiek geeft omdat hij denkt dat de

dienst wordt aangeboden door de onderneming.40

26. In een andere zaak, die de doctrine van Bosley toepaste, concludeerde de

rechtbank dat een verweerder niet was overgegaan tot vervolgbaar ‘commercieel’

gebruik. De organisatie van de eiser was opgericht om kritiek te geven op de Church

of Jesus Christ of Latter Day Saints en het deed dit via zijn website en een

boekenwinkel. De organisatie van de verweerder werd gebruikt om deze kritieken te

                                                                                                               38 Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011). 39 Zie randnummer 49. 40 Bosley Medical Institute, Inc. v. Kremer, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005). In deze zaak had Michael Steven Kremer, een voormalige patiënt van het Bosley Medical Institute, de domeinnaam www.BosleyMedical.com, als ook www.BosleyMedicalViolations.com laten registreren via dewelke hij kritiek gaf op Bosley omdat hij ontevreden was over zijn ervaring bij het Bosley Medical Institute. Kremer verdiende niets aan de website en verkocht geen goederen of diensten via de website. Maar de website bevatte wel een link naar BosleyMedicalViolations.com, de andere website van Kremer die een link legde naar alt.baldspot newsgroup die reclame bevatte voor ondernemingen die concurreerden met Bosley, en de Public Citizen website, die Kremer vertegenwoordigde in de rechtszaak. De rechtbank was van oordeel dat dit geen gebruik in verbinding met een goed of een dienst uitmaakte.

  14  

beantwoorden. De verweerder had namelijk een website opgericht die de website van

de eiser imiteerde en bekritiseerde. Hiervoor gebruikte ze het merk van de eiser. De

rechtbank gaf 3 redenen waarom de activiteiten van de verweerder geen vervolgbaar

gebruik uitmaakten:

1. De homepage van de verweerder is grotendeels niet-commercieel van aard en

bevat enkel een onopvallende link naar de online boekenwinkel van de

verweerder.

2. De verweerder in een zaak betreffende de inbreuk op een merk moet het merk

gebruiken in verbinding met de goederen of diensten van een concurrerende

producent en niet louter om commentaar te geven op de goederen of diensten

van de titularis van het merk.

3. Het internet is een instrument van de handel dus het gebruik van een merk op

het internet is een gebruik ‘in de handel’ in de juridische zin van het woord.

Maar hieruit volgt niet dat elk gebruik van een merk op het internet een

gebruik is in verbinding met goederen of diensten.41

§3 DE FACTORENANALYSE VOOR DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VERWARRING

1. Algemeen 27. In §1 hebben we de algemene parameters van de verwarringstheorie

onderzocht. Wanneer de rechtbanken de ‘waarschijnlijkheid van verwarring’-theorie

toepassen, gebruiken ze een specifieke test. Deze test is gebaseerd op een evenwicht

van verschillende factoren. Zo’n typische opsomming van factoren kan onder meer

gevonden worden in de Polaroid-zaak:42

“(Likelihood of confusion) is a function of many variables: the strength of (the) mark, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood that the prior owner will bridge the gap, actual confusion, and the reciprocal of defendant’s good faith in adopting its own mark, the quality of the defendant’s product, and the sophistication of the buyers. Even this extensive catalogue does not exhaust the possibilities --- the court may have to take still other variables into account.”

                                                                                                               41  Utah Lighthouse Ministry v. Foundation for Apologetic Information and Research, 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008).  42 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).

   15  

De multi-factortests voor waarschijnlijkheid van verwarring vinden hun oorsprong in

de Restatement of Torts §731 (1938). Toen rechtbanken de aansprakelijkheid voor de

overtreding van het merkenrecht begonnen uit te breiden tot zaken in welke de

goederen of diensten van de titularis van het merk en de beweerde overtreder niet

identiek waren, hadden de rechtbanken nood aan een test die duidelijk maakte hoe de

gelijkenis tussen goederen of diensten woog ten opzichte van andere potentiële

aanwijzingen van verwarring. Geleidelijk aan ontwikkelden de rechtbanken een

multi-factortest voor zaken met betrekking tot niet gerelateerde goederen en

uiteindelijk werden verschillende vormen van multi-factortests toegepast voor alle

rechtszaken inzake de inbreuk op een merk. Er moet op gewezen worden dat een

verwarringsanalyse meer inhoudt dan het louter aanvinken van een ‘ja’ of ‘nee’ vakje

naast elke factor om vervolgens het resultaat op te tellen. Het zou een strenge analyse

moeten zijn die elke individuele factor doordacht adresseert en erkent dat elke factor

kan voorzien in een verschillend inzicht in de relevante confrontatie van de

consument met het merk in kwestie.

28. In de tabel hieronder worden de multi-factortests, die rechtbanken in de

verschillende Circuits vaak toepassen, opgesomd.43 De namen van de tests zijn

afgeleid van de namen van de leidinggevende zaken in de respectievelijke jurisdicties.

First Circuit Boston Athletic Ass’n Sullivan, 867 F.2d 22, 29-34 (1st Cir. 1989); Keds Corp. v. Renee International Trading Corp., 888 F.2d 215 (1st Cir. 1989).

1. De gelijkenis tussen de merken; 2. De gelijkenis tussen de goederen; 3. De relatie tussen de handelskanalen van de partijen; 4. De relatie tussen de aanprijzing van de partijen; 5. De categorieën van toekomstige kopers; 6. Bewijs van werkelijke verwarring; 7. De intentie van de verweerder om het merk te gebruiken;

en 8. De sterkte van het merk van de eiser.

Second Circuit ‘Polaroid’ Factoren Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961); Playtex Products, Inc. v. Georgia-Pacific Corp., 390 F.3d 158 (2d Cir. 2004).

1. De sterkte van het merk van de eerste gebruiker; 2. De graad van gelijkenis tussen de twee merken; 3. De verbondenheid van de goederen; 4. De waarschijnlijkheid dat de oorspronkelijke titularis zal

overgaan tot ‘bridging the gap’44; 5. Werkelijke verwarring;

                                                                                                               43 Figuur 7-1 in Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: law and policy, 506-508 (3d ed. 2010). 44  Zie infra randnummer 46.

  16  

6. De goede trouw van de latere gebruiker bij het toepassen van zijn eigen merk;

7. De kwaliteit van het product van de verweerder; en 8. De verfijndheid van de kopers.

Third Circuit ‘Lapp’ Factoren Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983); KOS Pharmaceuticals, Inc. v. Andrx Corp., 369 F.3d 700 (3d Cir. 2004).

1. De graad van gelijkenis tussen het merk van de titularis en

het merk waarvan beweerd wordt dat het een inbreuk pleegt;

2. De sterkte van het merk van de titularis; 3. De prijs van de goederen en andere factoren die indicatief

zijn voor de zorg en de aandacht die verwacht wordt van consumenten bij het maken van een aankoop;

4. De hoeveelheid tijd waarin de verweerder gebruik gemaakt heeft van het merk zonder bewijs dat werkelijke verwarring opkwam;

5. De intentie van de verweerder bij het gebruiken van het merk;

6. Het bewijs van werkelijke verwarring; 7. Of dat de goederen al dan niet, hoewel niet concurrerend,

worden verhandeld via dezelfde handelskanalen en geadverteerd worden via dezelfde media;

8. De mate waarin de doelen van de verkoopinspanningen van de partijen dezelfde zijn;

9. De relatie tussen de goederen in hoofde van de consumenten omwille van de gelijkenis van functie; en

10. Andere factoren die suggereren dat het consumerende publiek kan verwachten dat de oorspronkelijke titularis een goed zou vervaardigen in het marktgebied van de verweerder of dat het waarschijnlijk is dat hij zou uitbreiden naar dat marktgebied.

Fourth Circuit ‘Pizzeria Uno’ Factoren Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747 F.2d 1522 (4th Cir. 1984); CareFirst of Maryland, Inc. v. First Care, P.C., 434 F.3d 263 (4th Cir. 2006). Cf. Sara Lee Corp. v. Kayser-Roth Corp., 81 F.3d 455 (4th Cir. 1996) (suggererend dat rechtbanken de Pizzeria Uno test mogen aanvullen met andere factoren).

1. De sterkte of onderscheidingskracht van het merk; 2. De gelijkenis tussen de twee merken; 3. De gelijkenis tussen de goederen/diensten die de merken

identificeren; 4. De gelijkenis tussen de faciliteiten die de twee partijen

gebruiken in hun ondernemingen; 5. De gelijkenis van de aanprijzing die wordt gebruikt door

beide partijen; 6. De intentie van de verweerder; en 7. Werkelijke verwarring.

Fifth Circuit Roto-Rooter Corp. v. O’Neal, 513 F.2d 44, 45 (5th Cir. 1975); Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc., 381 F.3d 477 (5th Cir. 2004). Cf. Oreck Corp. v. U.S. Floor Systems, Inc., 803 F.2d 166 (5th Cir. 1986) (beveelt een 8-factor test aan), cert. denied, 481 U.S. 1069 (1987).

1. Het soort merk waarop beweerdelijk een inbreuk is

gepleegd; 2. De gelijkenis tussen de twee merken; 3. De gelijkenis tussen de goederen/diensten; 4. De identiteit van de kleinhandelaars en de kopers; 5. De identiteit van de gebruikte aanprijzingsmedia; 6. De bedoeling van de verweerder; en 7. Elk bewijs van werkelijke verwarring.

   17  

Sixth Circuit ‘Frisch’s’ Factoren Frisch’s Restaurants v. Elby’s Big Boy, 670 F.2d 642 (6th Cir. 1982), cert. denied, 459 U.S. 916 (1982); AutoZone, Inc. v. Tandy Corp., 373 F.3d 786 (6th Cir. 2004).

1. De sterkte van het merk van de eiser; 2. De verbondenheid tussen de goederen of diensten die

worden aangeboden door de partijen; 3. De gelijkenis tussen de merken; 4. Elk bewijs van werkelijke verwarring; 5. De handelskanalen gebruikt door de partijen; 6. De vermoedelijke graad van zorg en verfijndheid die een

koper aan de dag legt; 7. De intentie van de verweerder; en 8. De waarschijnlijkheid dat beide partijen hun productielijn

zullen uitbreiden, gebruik makend van het merk.

Seventh Circuit Helene Curtis Industries, Inc. v. Church & Dwight Co., 560 F.2d 1325, 1330 (7th Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 1070 (1978); Sullivan v. CBS Corp., 385 F.3d 772 (7th Cir. 2004).

1. De graad van gelijkenis tussen de merken wat betreft het

voorkomen en de suggestie; 2. De gelijkenis van de goederen waarvoor de naam wordt

gebruikt; 3. Het gebied en de manier van gelijklopend gebruik; 4. De graad van zorg die normalerwijze wordt uitgeoefend

door consumenten; 5. De sterkte van het merk van de eiser; 6. Werkelijke verwarring; en 7. De intentie van de verweerder om een deel van zijn

goederen aan te smeren als die van een ander.

Eight Circuit ‘SquirtCo’ Factoren SquirtCo v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086 (8th Cir. 1980); Frosty Treats Inc. v. Sony Computer Entertainment America Inc., 426 F.3d 1001 (8th Cir. 2005).

1. De sterkte van het merk van de titularis; 2. De gelijkenis tussen het merk van de titularis en het merk

van de beweerde overtreder; 3. De graad waarin de goederen met elkaar concurreren; 4. De bedoeling van de beweerde overtreder om zijn eigen

goederen voor te doen als die van de titularis van het merk;

5. Gevallen van werkelijke verwarring; en 6. Het type goed, zijn kosten en de verkoopsvoorwaarden.

Ninth Circuit ‘Sleekcraft’ Factoren AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).

1. De sterkte van het merk; 2. De verbondenheid van de goederen; 3. De gelijkenis tussen de merken; 4. Het bewijs van werkelijke verwarring; 5. De gebruikte handelskanalen; 6. Het type goed en de graad van zorg die normalerwijze

wordt uitgeoefend door de koper; 7. De intentie van de verweerder bij het kiezen van het merk;

en 8. De waarschijnlijkheid dat de productielijn wordt

uitgebreid.

Tenth Circuit Sally Beauty Co. v. Beautyco, Inc., 304 F.3d 964 (10th Cir. 2002); Australian Gold, Inc. v. Hatfield, 436 F.3d 1228 (10th Cir. 2006).

1. De graad van gelijkenis tussen de merken; 2. De intentie van de beweerde overtreder bij het gebruiken

van zijn merk;

  18  

3. Bewijs van werkelijke verwarring; 4. De relatie tussen de goederen of diensten die worden

verhandeld door de concurrerende partijen wat betreft het gebruik en de manier van verhandeling;

5. De graad van zorg die normalerwijze wordt uitgeoefend door kopers; en

6. De sterkte of de zwakte van de merken.

Eleventh Circuit AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812 F.2d 1531 (11th Cir. 1986); Dippin’ Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution, LLC, 369 F.3d 1197 (11th Cir. 2004).

1. De sterkte van de merken; 2. De gelijkenis tussen de merken; 3. De gelijkenis tussen de goederen; 4. De gelijkenis tussen kleinhandelaars en kopers; 5. De gelijkenis tussen de gebruikte aanprijzingsmedia; 6. De intentie van de verweerder; en 7. Werkelijke verwarring.

D.C. Circuit Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Seccional Metropolitana de Washington-DC, Maryland y Virginia v. Partido Revolucionario Dominicano, Seccional de Maryland y Virginia, 312 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2004).

1. De sterkte van het merk van de eerste gebruiker; 2. De graad van gelijkenis tussen de twee merken; 3. De verbondenheid van de goederen; 4. De waarschijnlijkheid dat de oorspronkelijke titularis zal

overgaan tot ‘bridging the gap’; 5. Werkelijke verwarring; de verfijndheid van de kopers; 6. De goede trouw van de latere gebruiker bij het toepassen

van zijn eigen merk; 7. De kwaliteit van het goed van de verweerder.

Federal Circuit ‘DuPont’ Factoren In re E.I. Du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973); Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772, 396 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005).

1. De gelijkenis of ongelijkaardigheid tussen de merken in

hun geheel op het vlak van voorkomen, geluid, connotatie en commerciële indruk;

2. De gelijkenis of ongelijkaardigheid en de aard van de goederen of diensten zoals beschreven in een applicatie of registratie of in verband met welke een eerder merk in gebruik is;

3. De gelijkenis of ongelijkaardigheid van gevestigde en naar alle waarschijnlijkheid voort blijvend bestaande handelskanalen;

4. De voorwaarden waaraan en de kopers aan wie wordt verkocht, d.w.z. impulsieve ten opzichte van veilige, doordachte aankopen;

5. De bekendheid van het eerste merk (verkoop, aanprijzing, de periode van gebruik);

6. Het aantal en de aard van gelijkaardige merken die in gebruik zijn voor gelijkaardige goederen;

7. De aard en de omvang van enige werkelijke verwarring; 8. De lengte van de periode gedurende dewelke en de

voorwaarden waaronder gelijklopend gebruik heeft plaatsgevonden zonder bewijs van werkelijke verwarring;

9. De verscheidenheid aan goederen waarop een merk gebruikt of niet gebruikt is (huismerk, familiemerk, productmerk);

   19  

10. Het marktraakvlak tussen de kandidaat en de titularis van een eerder merk;

11. De mate waarin de kandidaat een recht heeft om anderen uit te sluiten om gebruik te maken van zijn merk op zijn goederen;

12. De omvang van mogelijke verwarring, d.w.z. de minimis of substantieel; en

13. Elk ander gevestigd feit dat bewijs levert van het effect van het gebruik.

Het valt op dat de verschillende tests allemaal hetzelfde patroon volgen. Alle tests

gebruiken factoren zoals: (1) de intentie van de beweerde overtreder, (2) werkelijke

verwarring, (3) een variëteit aan factoren die verzameld kunnen worden onder de term

‘marktfactoren’.

2. De praktijk

29. De rechtbanken in de VS hebben er op gewezen dat de verwarringsfactoren

enkel dienen als een heuristisch instrument bij het helpen bepalen of er verwarring

bestaat.45 Ze zijn dus bedoeld als een aanpasbaar middel om consumentenverwarring

vast te stellen en ze zijn niet-exhaustief. 46 Toch komt het niet vaak voor dat

rechtbanken factoren toevoegen aan de verwarringsanalyse.47 Daarenboven kunnen,

in sommige Circuits, de rechtbanken de beschikkingsbevoegdheid hebben om te

beslissen wanneer een volwaardige factorenanalyse noodzakelijk is en wanneer niet.

Dit zorgt voor wat discussie. Een rechtbank van het Fifth Circuit is van mening dat

wanneer een verweerder gebruik maakt van een merk dat identiek is aan het merk van

de eiser voor dezelfde diensten, verwarring duidelijk is en een factorenanalyse

misschien niet meer nodig is.48 Een rechtbank van het Ninth Circuit drukt dan weer

zijn bezorgdheid uit dat wanneer een rechter steunt op de waargenomen

ongelijkaardigheid van merken om geen waarschijnlijkheid van verwarring te vinden,

er misschien een gevaar kan zijn dat de eigen subjectieve indrukken van de rechter de

                                                                                                               45 Sullivan v. CBS Corp., 385 F.3d 772 (7th Cir. 2004). 46 Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011); Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012). 47 Maar het gebeurt wel soms. Zie vb. Tana v. Dan Tanna’s, 611 F.3d 767 (11th Cir. 2010). In deze zaak werd de mogelijkheid besproken om de geografische scheiding tussen de partijen toe te voegen als een verwarringsfactor. 48 Paulsson Geophysical Services, Inc. v. Sigmar, 529 F.3d 303 (5th Cir. 2008).

  20  

analyse zullen domineren en zo de multi-factortest zullen ondermijnen. 49 Een

rechtbank uit het Seventh Circuit besluit daarentegen dat een rechter de multi-

factortest volledig achterwege mag laten, als de rechter met zekerheid weet dat de

consumenten niet verward zijn.50 Professor Barton Beebe heeft een empirische studie

gedaan over de toepassing van de multi-factortest door de rechtbanken. Uit deze

studie volgt dat rechtbanken regelmatig de multi-factortests omzeilen, door bij het

beslissen van zaken voornamelijk te steunen op een handvol factoren: gelijkenis

tussen de merken, de intentie van de verweerder (enkel als het wijst op een

waarschijnlijkheid van verwarring) en de verbondenheid van de goederen (enkel als

het niet wijst op een waarschijnlijkheid van verwarring).51

3. Bewijs van de factoren

30. De multi-factortests vereisen het bewijs met betrekking tot elk van de

factoren. De vraag die zich nu stelt is in welke mate de factoren bewezen kunnen

worden door middel van een getuigenis van een expert. Het komt vaak voor dat

procespartijen een expert aanbieden om te getuigen over een enquête bij het grote

publiek met betrekking tot werkelijke verwarring. Dit wordt in het algemeen

aanvaard. Het gebruik van een getuigenis van een expert bij het bewijs van andere

factoren of bij het nagaan van de algemene wisselwerking tussen de factoren, wordt

daarentegen minder geaccepteerd.

31. Een tweede vraag die zich stelt is in hoeverre de rechtbanken moeten eisen

van de partijen om empirische steun aan hun argumenten (met betrekking tot de

factoren) te geven. Het is belangrijk om in gedachte te houden dat veel van deze

factoren onrechtstreekse maatstaven zijn, dit wil zeggen indirect bewijs van

vermoedelijk consumentengedrag en -voorkeuren. Rechters en advocaten die de

factoren toepassen zijn zelf ook consumenten met hun eigen subjectieve voorkeuren,

maar hun voorkeuren zijn misschien volledig irrelevant in een doordachte

verwarringsanalyse. De waarschijnlijkheid van verwarringsanalyse vraagt dus van

rechters en advocaten dat ze zich in de plaats stellen van de relevante consumenten.

                                                                                                               49 Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc., 518 F.3d 628 (9th Cir. 2008). 50 Top Tobacco, L.P. v. North Atlantic Operating Co., Inc., 509 F.3d 380, 381 (7th Cir. 2007).    51 Barton Beebe, An Emperical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 CAL. L. REV. 1581, 1600 (2006).

   21  

Maar ze mogen er niet zomaar van uitgaan dat hun eigen subjectieve indrukken en

hypotheses met betrekking tot denkprocessen van de consument, gevormd door de

omstandigheden die duidelijk blijken uit het bewijs, de werkelijke inzichten en

denkprocessen van de consument in reële marktomstandigheden kunnen voorspellen.

De stelling dat een mens zich volledig in de plaats kan stellen van de relevante

consument (de zogenaamde ‘Vulcan Mind Meld’52) is een utopie. Het idee dat we

volledig dezelfde ideeën en indrukken kunnen delen als die van een consument is

onwaarschijnlijk.53 Uit de studie van Professor Barton Beebe blijkt ook dat bewijs

door middel van enquêtes slechts een verrassend kleine rol speelt bij de besluitneming

in rechtszaken.54

4. Bespreking van de belangrijkste factoren

i. Gelijkenis tussen de merken  32. De graad van gelijkenis tussen merken wordt traditioneel bepaald door te

kijken naar de gelijkenis in klank, zicht en betekenis, onder de werkelijke

marktomstandigheden waarin ze worden gebruikt.55 Zo kunnen merken misschien wel

visueel worden onderscheiden, maar kunnen ze hetzelfde of verwarrend gelijkaardig

klinken.56 Aan de andere kant is het mogelijk dat twee merken onderscheiden kunnen

worden via het zicht en het gehoor maar dat ze toch een verwarrende gelijkaardige

betekenis hebben.57 The Restatement (Third) of Unfair Competition §21(a) stelt dat

met betrekking tot de gelijkenisfactor de rechtbanken rekening moeten houden met:

! De algemene indruk die gecreëerd wordt door de merken wanneer ze gebruikt

worden bij het verhandelen van de goederen of diensten of bij het identificeren

van de respectievelijke ondernemingen;

! De uitspraak van de merken;                                                                                                                52 Verwijst naar een techniek waarbij de Vulcans, een fictieve bevolking uit de Amerikaanse sciencefiction-televisieserie Star Trek, gedachten, ervaringen, herinneringen en kennis van een ander individu kunnen delen (vorm van telepathie). 53 William E. Gallagher & Ronald C. Goodstein, Inference Versus Speculation in Trademark Infringement Litigation: Abandoning the Fiction of the Vulcan Mind Meld, 94 TRADEMARK REP. 1229, 1232 (2004). 54 Barton Beebe, An Emperical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 CAL. L. REV. 1581, 1622 (2006). 55  Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a Nutshell, 181 (6th ed. 2009); Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell, 214 (2013).  56 Vb. Esso, Inc. v. Standard Oil Co., 98 F.2d 1 (8th Cir. 1938): ‘Esso’ t.o.v. ‘S.O.’. 57 Vb. Hancock v. American Steel & Wire Co., 203 F.2d 737 (Cust. & Pat.App. 1953): ‘Tornado’ t.o.v. ‘Cyclone’ m.b.t. omheiningen.

  22  

! De vertaling van enig vreemd woord dat voorkomt in de merken;

! De verbale vertaling van afbeeldingen, illustraties of ontwerpen die

voorkomen in de merken;

! De suggesties, connotaties of betekenissen van de merken. 58

33. Het nagaan of twee merken gelijkaardig zijn vereist een meer grondige

analyse dan het louter naast elkaar bekijken van de twee merken in de rechtszaal.

Want een dergelijke zijde-bij-zijde vergelijking zou kunnen leiden tot vergissingen.

De rechtbank moet proberen de confrontatie van de consument met het merk te

simuleren en de gelijkenis in te schatten met die realiteit in gedachte. De Lanham Act

vereist namelijk dat een rechtbank de overeenkomstigheid tussen de goederen

analyseert in het licht van de wijze waarop de merken effectief worden voorgesteld in

de verkoopcontext.59 De werkelijke marktomstandigheden waarin het merk wordt

gebruikt zijn dus uiterst relevant. Merken zullen misschien verwarrend gelijkaardig

zijn wanneer ze worden aangebracht op identieke goederen die naast elkaar, op

dezelfde schaf, worden verkocht. Maar het resultaat zou verschillend kunnen zijn

wanneer concurrerende of niet-concurrerende goederen worden verhandeld op

volledig uiteenlopende manieren. Soortgelijke merken zullen eerder verwarrend zijn

als het merk van de eiser een inherente onderscheidingskracht heeft of als de eiser een

familie van merken heeft ontwikkeld6061, maar ze zullen minder waarschijnlijk

verwarrend zijn als de eiser een gemeenschappelijk generisch of beschrijvend element

heeft geïncorporeerd in het merk.

34. Waar de rechtbanken initieel de gelijkenis tussen de merken op zich

analyseren, zullen ze uiteindelijk alle factoren samen moeten wikken en wegen.

Hierbij is er volgens vele rechtbanken een verband tussen de gelijkenisfactor en de

factor met betrekking tot de verbondenheid van goederen/diensten. Dit wordt ook wel                                                                                                                58 Restatement (Third) of Unfair Competition §21(a) (1995). 59 Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse, Inc., 426 F.3d 532 (2d Cir. 2005). 60 Vb. ‘Kodak’, ‘Kodacolor’, ‘Kodachrome’; vb. het gebruik van ‘Mc’ in verschillende producten van McDonalds. 61 ‘Family of marks’ doctrine: om te bewijzen dat een familie van merken bestaat, moet de titularis van het merk aantonen dat hij een groep van merken bezit die een herkenbare gemeenschappelijke eigenschap hebben, waarbij (1) de groep van merken samen gebruikt en gepromoot wordt op zo’n wijze dat het publiek de gemeenschappelijke eigenschap associeert met de titularis van het merk en (2) de gemeenschappelijke eigenschap kenmerkend is.  Zie J & J Snack Foods Corp. v. McDonald’s Corp., 932 F.2d 1460 (Fed. Cir. 1991).

   23  

eens de ‘sliding scale’ genoemd. Als de merken voorkomen op virtueel identieke

goederen of diensten, dan daalt de graad van gelijkenis die nodig is om te besluiten

tot mogelijke verwarring.62 Zo zal er minder overeenstemming tussen de merken

vereist zijn, opdat verwarring van de consument aannemelijk zou zijn, als de

consument geconfronteerd wordt met twee gerelateerde goederen of diensten binnen

dezelfde markt. Aan de andere kant, zal de consument toch vaak makkelijk een

onderscheid kunnen maken tussen twee goederen als de merken in een verschillende

context worden aangetroffen, zelfs al zijn de twee merken identiek.63

35. De gelijkenisfactor is veruit de meest invloedrijke in de multi-factoranalyse.64

Maar men moet oppassen dat men niet een doorslaggevende betekenis geeft aan deze

factor alleen. Dit wordt bevestigd in de Jada Toys-zaak:65

“… we have never countenanced a likelihood of confusion determination based on a consideration of dissimilarity alone or, indeed, on the consideration of any single factor. Instead, we have regularly applied all the relevant factors, noting that a final likelihood of confusion determination may rest on those factors that are of the most relative importance in any particular case…” Dus ook al zullen zeer ongelijkaardige merken bijna nooit een betekenisvolle

waarschijnlijkheid van verwarring met zich meebrengen, toch zal ongelijkaardigheid

op zichzelf de nood om het bewijs van andere belangrijke factoren te onderzoeken

niet ongedaan maken. Maar als de merken identiek zijn en de goederen en diensten

van de partijen identiek zijn, mag de rechtbank uitgaan van een waarschijnlijkheid

van verwarring. Art. 16 van TRIPS stelt namelijk dat in dit geval men moet uitgaan

van een waarschijnlijkheid van verwarring.

ii. Sterkte van het merk  36. Het feit dat een merk sterk moet zijn voor de doeleinden van de

verwarringsanalyse kan slaan op twee soorten sterktes:

                                                                                                               62  Century 21 Real Estate Corp. v. Century Life of America, 970 F.2d 874, 877 (Fed. Cir. 1992). 63 Nautilus Group, Inc. v. ICON Health & Fitness, Inc., 372 F.3d 1330, 1345 (Fed. Cir. 2004). 64 Barton Beebe, An Emperical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 CAL. L. REV. 1581, 1600 (2006). 65 Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc., 518 F.3d 628, 633-634 (9th Cir. 2008).

  24  

! Conceptuele of inherente sterkte: hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt

tussen merken met een inherente onderscheidingskracht, dit wil zeggen

merken die arbitrair of apart zijn in relatie met de goederen of diensten op

dewelke ze worden gebruikt, en merken die generisch, beschrijvend of

suggestief zijn ten opzichte van die goederen. De eerste soort zijn dan de

sterke merken.66

! Marktsterkte of verworven onderscheidingskracht: dit betekent dat het merk

een uitgebreide bekendheid geniet op de marktplaats. Het voorname gebruik

van het merk in de handel heeft namelijk geresulteerd in een hoge graad van

herkenning door de consumenten.67

37. Wat betreft de conceptuele sterkte, kent de wet een ruime en aanzienlijke

bescherming toe aan merken die arbitrair of bijzonder zijn in relatie tot de producten

op dewelke ze worden gebruikt en een mindere bescherming, of zelfs helemaal geen

bescherming, aan merken die bestaan uit woorden die de goederen of hun attributen

identificeren of beschrijven.68 Hiervoor bestaan er twee redenen die betrekking

hebben op marktefficiëntie. Het hoofddoel van het merkenrecht is het vermijden van

verwarring op de marktplaats. Het doel waarvoor het merkenrecht een exclusief recht

toekent aan handelaars om een naam of een symbool te gebruiken in hun marktgebied

is identificatie, zodat de handelaars goodwill kunnen opbouwen voor hun goederen

gebaseerd op vroegere bevredigende prestaties en zodat het consumerend publiek kan

rekenen op een merk als garantie dat de gemerkte goederen of diensten afkomstig zijn

van de handelaar die hun in het verleden tevreden heeft gesteld.69 Op hetzelfde

moment, vereisen het publieke belang en de efficiëntie dat elke handelaar die handelt

in een bepaalde categorie van goederen, toegelaten wordt om te verwijzen naar de

goederen aan de hand van hun naam en om beweringen te maken over hun kwaliteit.

Dus een handelaar die bijvoorbeeld balpennen verkoopt onder het merk ‘BALPEN’

en probeert te voorkomen dat andere verkopers van balpennen dit woord gebruiken in

hun verkoop, zoekt een voordeel dat het merkenrecht niet gunt. Het merkenrecht

beschermt namelijk niet het exclusieve recht op een reclameboodschap maar enkel het

                                                                                                               66 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976). 67 TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc., 244 F.3d 88, 100 (2d Cir. 2001).  68 Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2005). 69 Estee Lauder Inc. v. The Gap, Inc., 108 F.3d 1503, 1510 (2d Cir. 1997).

   25  

exclusieve recht op een identificatiesymbool. Dus het merkenrecht kent een ruimere

bescherming toe aan merken die exclusief dienen als identificatiesymbolen en minder

bescherming wanneer het toekennen van exclusiviteit de toegang van anderen tot het

volledige bereik van het discours met betrekking tot hun goederen zou verminderen.70

Het is ook zo dat als een merk arbitrair of apart is en geen referentie maakt naar de

aard van de goederen die het vertegenwoordigt, consumenten, die het merk zoeken op

andere objecten die worden aangeboden op de markt, naar alle waarschijnlijkheid er

van uit zullen gaan dat ze allemaal komen van dezelfde bron, omwille van de

arbitraire aard van de keuze van het merk.71 Dus hoe ongewoner, hoe meer arbitrair

en bijzonder een merk is, hoe minder waarschijnlijk het wordt dat twee

onafhankelijke entiteiten allebei het merk gekozen hebben. Het doel van het

vermijden van consumentenverwarring dicteert dus dat inherente distinctieve,

arbitraire of aparte merken, dit wil zeggen sterke merken, een bredere bescherming

krijgen dan zwakke merken, dit wil zeggen merken die beschrijvend of suggestief zijn

van de producten op dewelke ze worden gebruikt.72

38. De tweede betekenis van sterkte van een merk is beroemdheid of verworven

onderscheidingskracht. Als een merk gedurende een lang tijd prominent en notoir

gebruikt werd in de handel, bestaat er een hoge waarschijnlijkheid dat consumenten

het merk zullen herkennen omwille van het gebruik in het verleden. Wijdverspreide

consumentenherkenning van een merk dat voorheen gebruikt werd in de handel

vergroot de waarschijnlijkheid dat consumenten er vanuit zullen gaan dat het de

voorgaande familiaire gebruiker identificeert, en daardoor zal het de

waarschijnlijkheid van consumentenverwarring verhogen als de nieuwe gebruiker niet

verbonden is met de eerste gebruiker.73 Deze toegevoegde waarschijnlijkheid van

                                                                                                               70 TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc., 244 F.3d 88, 100 (2d Cir. 2001); Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 215 (2d Cir. 1999); Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266, 270 (2d Cir. 1999). 71 Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2005). Vb. Als consumenten vertrouwd geraken met tandpasta die wordt verkocht onder een nogal ongewoon, arbitrair merk, zoals ZzaaqQ, en later datzelfde inherent distinctieve merk zien verschijnen op een ander product, zullen ze naar alle waarschijnlijkheid er van uitgaan, ongeacht het verschil tussen de producten, dat het tweede product afkomstig is van dezelfde producent als het eerste. 72 Vb. Het merk ‘Verrukkelijk’ dat wordt gebruikt voor twee of meer voedselproducten. Consumenten die dit zien zullen minder geneigd zijn om te denken dat al deze producten afkomstig zijn van dezelfde producent. 73 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 216-217 (2d Cir. 1999).

  26  

consumentenverwarring die voortkomt uit het gebruik door een tweede gebruiker van

een beroemd merk rechtvaardigt dat er een bredere bescherming wordt gegeven aan

een dergelijk beroemd merk, tenminste als het ook inherente onderscheidingskracht

heeft.74

39. Professor Barton Beebe is van mening dat de rechtbanken helemaal geen

rekening moeten houden met de conceptuele sterkte of het enkel zouden moeten

beschouwen als een factor bij het bepalen van de werkelijke marktsterkte.75 De

rechtbank in de Boston Duck Tours-zaak daarentegen stelt dat het louter steunen op

de marktsterkte problematisch zou kunnen zijn in bepaalde zaken. Want als men de

sterkte van een merk enkel meet op basis van praktische, commerciële factoren, dan

loopt men het risico dat men het merk een ruimere bescherming geeft dan rechtmatig

is.76

iii. Intentie van de verweerder  40. Als de intentie van de verweerder slechts één van de factoren is, dan zou de

eiser theoretisch gezien een inbreuk op zijn merk kunnen aantonen zonder enig bewijs

te leveren van de bedoeling van de verweerder om te verwarren. Dit is het geval. Ook

al wordt de subjectieve goede trouw van de verweerder onweerlegbaar vastgesteld,

toch zal de eiser een inbreuk op zijn merk kunnen bewijzen. Er moet wel op gewezen

worden dat het niet gaat om de intentie om te kopiëren, maar om de intentie om te

profiteren van de goodwill van de titularis van het merk.

41. De bedoeling van de verweerder is altijd moeilijk om aan te tonen en is

meestal een zaak van inferentie en/of veronderstellingen. Vandaar dat in sommige

rechtbanken het bewijs van gelijkenis tussen de merken, samen met het bewijs dat de

verweerder kennis had van het merk van de eiser, een vermoeden van kwade trouw

doet ontstaan.77 Ook al wordt kwade trouw niet langer gezien als een noodzakelijk

                                                                                                               74 Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2005). 75 Barton Beebe, An Emperical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 CAL. L. REV. 1581, 1636-1637 (2006). Volgends Beebe is de inherente of conceptuele sterkte slechts één van de factoren, zoals de uitgaves voor advertising, de termijn waarin het merk werd gebruikt, de opbrengsten verbonden aan het merk en het gebruik door derden, die de rechtbank in rekening moet nemen bij het bepalen van de werkelijke sterkte van het merk. 76 Boston Duck Tours, LP v. Super Duck Tours, LLC, 531 F.3d 1 (1st Cir. 2008). 77 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, §23:115 (4th ed. 2011).

   27  

element voor het hardmaken van een inbreuk op een merk, toch zal het bewijs van

frauduleuze intenties als relevant en zelfs doorslaggevend worden beschouwd bij het

beslissen over de waarschijnlijkheid van verwarring. De rechtbanken gaan er namelijk

van uit dat elke gerichte poging om verwarring te creëren naar alle waarschijnlijkheid

succesvol zal zijn. Dus het bewijs van kwade trouw creëert een bijna onweerlegbaar

vermoeden van waarschijnlijkheid van verwarring.78

iv. Verfijndheid van de koper; redelijke voorzichtige koper

42. De rechtbanken stellen zich in het algemeen de vraag of een normale koper

van een goed of een dienst mogelijks verward zou kunnen zijn onder de werkelijke

marktomstandigheden. De rechtbanken zijn het wel niet eens over de vraag of de

‘normale koper’ redelijk voorzichtig is, of haastig, achteloos en makkelijk te

misleiden is. In het algemeen kan van de normale koper verwacht worden dat hij de

hoeveelheid zorg uitoefent die passend is voor de keuze die wordt gemaakt. Zo zal

van een koper van kauwgom niet dezelfde hoeveelheid zorg worden verwacht als van

een koper van een gouden ring. Noch kan er verwacht worden dat een kind dezelfde

hoeveelheid zorg uitoefent als een volwassene. Rechtbanken gebruiken dan ook vaak

de prijs van de goederen of diensten als indicatie voor de hoeveelheid zorg die een

redelijke voorzichtige koper zou moeten uitoefenen. De rechtbanken gaan uit van een

hoger niveau van voorzichtigheid en zorg wanneer de goederen duur zijn, en een lager

niveau van zorg wanneer de goederen niet duur zijn en/of gemarket worden voor

impulsieve aankopen.79

43. Wanneer het goed daarentegen normalerwijze wordt aangekocht door

professionelen, kan een aanzienlijk onderscheidingsvermogen worden verwacht aan

de kant van de koper. Professionele kopers zijn namelijk deskundiger en beter in staat

om een onderscheid te maken tussen leveranciers. Ze kennen de markt en zullen

minder waarschijnlijk misleid of verward worden dan ongetrainde consumenten door

de gelijkenis tussen verschillende merken.80 Hierdoor wordt de kans op verwarring bij

                                                                                                               78 Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a nutshell, 178 (6th ed. 2009).  79  Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: law and policy, 539 (3d ed. 2010).  80 Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2005).

  28  

de aankoop sterk gereduceerd.81 Rechtbanken zouden dan ook best niet proberen

verwarring vast te stellen door de ogen van het algemeen publiek indien de relevante

consumenten van de goederen of diensten specialisten zijn.82 Als de doelgroep

daarentegen divers is, omdat de goederen van de eiser en de verweerder verhandeld

worden aan verschillende soorten afnemers, zouden de rechtbanken de minst

gesofisticeerde groep moeten nemen als de relevante koper voor de doeleinden van de

verwarringsanalyse.83

v. Werkelijke verwarring  44. Al sinds lange tijd hanteren de rechtbanken in de VS het principe dat

werkelijke verwarring geen vereiste is voor het vaststellen van een inbreuk op het

merkenrecht. Waarschijnlijkheid van verwarring kan immers zelfs in afwezigheid van

enig bewijs van werkelijke verwarring gevonden worden. Enkel de waarschijnlijkheid

van verwarring moet worden aangetoond. 84 Er is echter geen sprake van

aansprakelijkheid als de titularis van het merk bewijst dat er slechts een

‘mogelijkheid’ van verwarring is.85 Werkelijke verwarring is dus slechts één factor in

de verwarringsanalyse. Maar als de titularis, op wiens merk een inbreuk wordt

gepleegd, een schadevergoeding wil verkrijgen voor werkelijke schade wegens een

inbreuk in het verleden, dan geldt dit principe niet. In dat geval zal hij werkelijke

verwarring, die leidt tot werkelijke schade in de vorm van gederfde winst of andere

schade, moeten aantonen.86 Het is vaste rechtspraak van het Second Circuit dat eisers

werkelijke verwarring moeten aantonen om een schadevergoeding te verkrijgen of ze

moeten bewijzen dat de handelingen van de verweerder intentioneel misleidend waren

waardoor een weerlegbaar vermoeden van verwarring bij de consumenten ontstaat.87

vi. Verbondenheid van de goederen/handelskanalen/bridging the gap 45. In het begin van de 20ste eeuw beperkten sommige rechtbanken de rechten van

de titularis van een merk, door enkel een rechtsgeldige grond tot procederen te                                                                                                                81 Vb. Abercrombie & Fitch Co. v. Moose Creek, Inc., 486 F.3d 629, 634 (9th Cir. 2007). 82 Vb. Caliber Automotive Liquidators, Inc. v. Premier Chrysler, Jeep, Dodge, LLC, 605 F.3d 931 (11th Cir. 2010).    83 Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell, 229 (2013). 84 Vb. Venture Tape Corp. v. McGills Glass Warehouse, 540 F.3d 56 (1st Cir. 2008). Het bewijs van werkelijke verwarring is niet vereist. 85 Zie A&H Sportswear Inc. v. Victoria’s Secret Stores Inc., 166 F.3d 197 (3d Cir. 1999).  86 Web Printing Controls Co. v. Oxy-Dry Corp., 906 F.2d 1202 (7th Cir. 1990). 87 Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. v. Walt Disney Co., 145 F.3d 481 (2d Cir. 1998).

   29  

erkennen in het geval dat nieuwkomers het merk van de titularis gebruikten op

goederen die identiek waren aan de goederen van de titularis van het merk.88 Als de

nieuwkomers het merk daarentegen gebruikten op goederen die niet concurreerden

met de goederen van de titularis van het merk, dan kon de titularis zijn rechten niet

laten gelden. Dit was het geval, zelfs al zou de titularis van het merk misschien later

zijn business uitbreiden of zelfs al waren de goederen van de nieuwkomer nauw

verbonden met de goederen van de titularis van het merk. Deze strikte benadering met

betrekking tot niet-concurrerende goederen begon al gauw te verzwakken. In de Aunt

Jemima zaak was de rechtbank duidelijk bereid om de rechten van de titularis van een

merk uit te breiden tot het gebruik van een merk op verbonden goederen. 89

Verschillende rechtbanken volgden het precedent van de Aunt Jemima zaak.90

Dus in de periode tussen 1917 en 1929 werd het algemeen aanvaard dat werkelijke

competitie tussen de partijen van een zaak of werkelijke competitie tussen de

goederen die worden verkocht door die partijen, geen essentiële vereiste was. Vanaf

dan werd erkend dat de belangrijkste overweging voor een rechtbank niet het al dan

niet bestaan van competitie was, maar eerder de mogelijke misleiding van het

consumerend publiek.

In de Lanham Act van 1946 schrapte Congress de woorden ‘same descriptive

properties’ uit de Trademark Act van 190591 en zo liet het zijn goedkeuring kennen

over het gebruik van de ‘verbondenheid van de goederen’-regel in federale zaken met

betrekking tot merken. De amendementen aan de Lanham Act in 1962 die de woorden

                                                                                                               88  Vb. Borden Ice Cream Co. v. Borden’s Condensed Milk Co., 201 F. 510 (7th Cir. 1912).  89 Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917), cert. denied, 245 U.S. 672 (1918). In deze zaak gebruikte de eiser AUNT JEMIMA op pannenkoekenbeslag en de verweerder wou AUNT JEMIMA gebruiken op pannenkoekensiroop. De rechtbank weigerde gebonden te zijn door de notie van identieke goederen. 90  Vb. Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928). Rechter Learned Hand ging hier nog verder. In deze zaak had Yale & Towne Mgf. Co. het merk YALE gebruikt voor sloten en sleutels en Yale Electric gebruikte het merk YALE voor zaklampen en batterijen. Hand legde de nadruk op het gevaar voor de reputatie van Yale & Towne, zelfs in de afwezigheid van werkelijke concurrentie tussen Yale & Towne en Yale Electric, en hij concludeerde dat een waarschijnlijkheid van verwarring zou kunnen voorkomen.    91 De Trademark Act van 1905 stelde namelijk dat voor het ontkennen van registratie en voor het vaststellen van een inbreuk, verwarrend gelijkaardige merken moesten gebruikt worden op goederen die ‘the same descriptive properties’ hebben.

  30  

‘source of origin’ schrapten92, hebben het nog makkelijker gemaakt voor rechtbanken

om aansprakelijkheid te vinden in zaken waarbij verbonden goederen of zelf niet-

concurrerende goederen in het geding zijn. Heel wat rechtszaken hierna illustreren dat

rechtbanken aansprakelijkheid blijven vinden in zaken met niet-concurrerende

goederen als andere factoren van de verwarringsanalyse wijzen op verwarring.93

46. Hetgeen ook relevant kan zijn in de verwarringsanalyse is het vooruitzicht dat

de titularis van een merk mogelijks zijn handelszaken zal uitbreiden tot de markt van

de verbonden goederen. De waarschijnlijkheid van verwarring neemt namelijk toe als

de titularis van een merk zich manifesteert in dezelfde handelskanalen als de

beweerde overtreder. Dit noemt men ook wel het ‘bridging-the-gap’ argument. Dit

argument kan het best uitgelegd worden via een voorbeeld: sinds 1940 bestaan in

New York twee restaurants naast elkaar met een gelijkaardige naam. Het ene

restaurant heeft als naam ‘Patsy’s Pizzeria’ (een pizzeria gelegen in East Harlem) en

het andere heeft als naam ‘Patsy’s’ (een restaurant gelegen in Manhattan). Patsy’s

Pizzeria is enkele jaren eerder geopend dan Patsy’s. Stel nu dat Patsy’s in de jaren ’90

begint met het op de markt brengen van een pastasaus onder de naam ‘Patsy’s’. Het

‘bridging-the-gap’ argument houdt dan in dat de sausmarkt voldoende nauw

verbonden is met de restaurantmarkt zodanig dat de titularis van een restaurantmerk

(Patsy’s Pizzeria) kan verhinderen dat een ander (Patsy’s) een gelijkaardig merk

gebruikt in de sausmarkt. Op deze manier wordt de mogelijkheid van de titularis om

in de toekomst toe te treden tot de sausmarkt, gebruikmakend van zijn restaurantmerk,

bewaard.94 Doorslaggevend hierbij is niet de werkelijke bedoeling van de titularis van

het merk om uit te breiden tot de verbonden markt, maar de perceptie van de

consument over de waarschijnlijkheid van uitbreiding.95

47. Ten slotte zal ook het verschil in gebruikte handelskanalen een belangrijke rol

spelen bij het vaststellen van waarschijnlijke verwarring. Als de ene partij

                                                                                                               92 Zie supra ‘§1 Evolutie van de verwarringsstandaard’. 93 Vb. Syntex Labs, Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 437 F.2d 566 (2d Cir. 1971); Vb. McDonald’s Corp. v. Druck and Gerner D.D.S., P.C. d/b/a McDental, 814 F. Supp. 1127 (N.D.N.Y. 1993). 94  Patsy’s Brand Inc. v. I.O.B. Realty Inc., 317 F.3d 209 (2d Cir. 2003). 95  Elvis Presley Enterprises Inc. v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998); Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc., 214 F.3d 658 (5th Cir. 2000).

   31  

bijvoorbeeld zijn goederen enkel verhandelt aan een specifieke doelgroep via een

showroom en een garage met vergunning en de andere partij zijn goederen verhandelt

aan het algemeen publiek via kleinhandelszaken in winkelcentra, catalogussen en een

website, dan zal dit verschil in handelskanalen sterk wegen tegen de vaststelling van

waarschijnlijke verwarring.96

§4 HET TOEPASSEN VAN DE MULTI-FACTORTEST  48. In deze paragraaf wordt de toepassing van de multi-factortest in specifieke

omstandigheden eens van naderbij bekeken. De overkoepelende kwestie in de

rechtszaken met betrekking tot deze paragraaf is de vraag of rechtbanken de multi-

factortest zouden moeten herformuleren om rekening te houden met de nuances van

een specifieke context, door vb. bepaalde factoren te verheffen boven anderen,

gebruik te maken van vermoedens of gebruik te maken van andere middelen. Moeten

rechtbanken in deze zaken specifieke regels ontwikkelen voor specifieke

omstandigheden of moeten ze in de plaats de standaard multi-factortest toepassen op

alle zaken?

1. Internet  49. De analyse die de federale rechtbanken vandaag uitvoeren, in zaken waarbij

merken worden gebruikt op het internet, bestaat uit twee of drie stappen. Eerst zal

men nagaan of er sprake is van commercieel gebruik. Dit werd echter al uitvoerig

besproken hierboven.97 Als dit het geval is, zullen de rechtbanken nagaan of het

gebruik een waarschijnlijkheid van verwarring heeft gecreëerd. Dit zal gebeuren via

de klassieke verwarringsanalyse. Het Ninth Circuit hield in het verleden dat, binnen

de internet context, de volgende drie factoren de belangrijkste verwarringsfactoren

waren: (1) de gelijkenis tussen de merken; (2) de verbondenheid van de goederen of

de diensten; en (3) het gelijktijdig gebruik van het internet als een handelskanaal.98

Dit noemde men ook wel de ‘Internet Triniteit’ of de ‘Internet Troika’. Als deze

Internet Triniteit suggereerde dat verwarring waarschijnlijk was, moesten de andere

                                                                                                               96  Big Dog Motorcycles LLC v. Big Dog Holdings, Inc., 402 F. Supp. 2d 1312 (D. Kan. 2005). 97 Zie supra randnummers 21-26. 98 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999); Goto.com, Inc. v. Walt Disney Co., 202 F.3d 1199 (9th Cir. 2000); Perfumebay.com Inc. v. eBay Inc., 506 F.3d 1165, 1173-1174 (9th Cir. 2007).

  32  

factoren sterk wegen tegen een waarschijnlijkheid van verwarring om het vinden van

een inbreuk te voorkomen. Als daarentegen de Internet Triniteit niet duidelijk wees op

een waarschijnlijkheid van consumentenverwarring, kon een rechtbank de analyse

enkel concluderen door het balanceren van al de andere factoren binnen de unieke

context van elk zaak.99 Maar ondertussen heeft het Ninth Circuit deze benadering

achterwege gelaten door te erkennen dat het niet logisch is om prioriteit te geven aan

dezelfde drie factoren voor elk type van potentiële commerciële activiteit online, gelet

op de polyvalente aard van het internet en de steeds nieuwere manieren waarop

iedereen gebruik maakt van technologie. 100 Als er sprake is van een

waarschijnlijkheid van verwarring, zullen de rechtbanken de verweerder veroordelen

wegens de inbreuk op een merk en is de kous af. Indien er daarentegen geen

consumentenverwarring wordt vastgesteld, kan de verweerder toch nog niet op zijn

lauweren rusten. De rechtbanken kunnen namelijk de doctrine van verwarring vóór de

verkoop hanteren om tot de vaststelling van een inbreuk te komen. Deze figuur wordt

later uitvoerig besproken. De volgende tekening geeft een overzicht van de

verschillende stappen in de analyse:

               

                                                                                                               99 Perfumebay.com Inc. v. eBay Inc., 506 F.3d 1165, 1173-1174 (9th Cir. 2007). 100 Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011).

   33  

2. Witte producten 50. Witte producten, in de VS ‘private label goods’ genoemd, zijn producten die

de eigen merknaam dragen van een retailer maar voor de rest het algemeen

voorkomen of de ‘trade dress’101 van leidinggevende merkproducten imiteren door het

kopiëren van de hoeveelheden, de kleuren en de etikettering van dergelijke

merkproducten. Door het imiteren van de trade dress van concurrenten, maken

producenten van witte producten het makkelijker voor de consument om hun

goederen te erkennen voor wat ze zijn: lager geprijsde alternatieven voor gemerkte

goederen (in het algemeen ongeveer 25% goedkoper). Deze producten worden

geproduceerd door een bepaald bedrijf om op de markt te worden gebracht door een

ander bedrijf onder diens eigen merknaam. Ze worden in het algemeen gemaakt met

hetzelfde actieve ingrediënt als het nationaal merkproduct waarmee het witte product

concurreert. Private label goods zijn een significante speler in de kleinhandel in de

VS. In 2013 bestreek de totale verkoop van goederen in supermarkten en drugstores

een waarde van $ 643 miljard, waarvan $ 112 miljard de verkoop van witte producten

vertegenwoordigt. 102 Producten met de naam van een winkel als merk, het

zogenaamde huismerk, zijn een soort van witte producten. Dergelijke producten

worden vaak gevonden op de winkelschappen naast de analoge nationaal gemerkte

producten. De verpakking van zulke producten incorporeert referentiepunten om de

consumenten uit te nodigen om ze te vergelijken met de nationaal merkproducten. De

prijzen voor de producten worden normaal gezien opvallend afgebeeld zodat de

consumenten het verschil in prijs tussen huismerken en nationale merken makkelijk

kunnen zien.

51. De producenten van witte producten hebben het vaak moeilijk met de vraag

hoe dicht ze kunnen komen bij de verpakking van een concurrerend gemerkt goed

zonder een inbreuk te plegen op het Amerikaans merkenrecht. De rechtbanken in de

                                                                                                               101 Dit is een juridische term die in het algemeen verwijst naar de karakteristieken van het visueel voorkomen van een goed of van zijn verpakking, die de bron van het goed aanduiden voor de consumenten. Trade dress wordt beschermd door de Lanham Act om consumenten te beschermen tegen een verpakking of een verschijning van een goed die wordt ontworpen om een ander goed te imiteren. 102 Todd Hale, How 10 Retailers are Pushing Private Label’s Potential, http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2014/how-10-retailers-are-pushing-private-labels-potential.html (last visited May 07, 2014).

  34  

VS hebben op een consistente manier gekeken naar de plaatsing van de eigen

merknaam of het logo van de retailer als een doorslaggevende factor bij het bepalen

of consumenten naar alle waarschijnlijkheid zullen worden verward en of de

verpakking de Lanham Act schendt. Hierbij verwijzen ze vaak naar de beslissing in

Bristol-Myers Squibb zaak. Dit was namelijk één van de eerste zaken waarbij gesteld

werd dat het opvallend afbeelden van een logo een sterk verweer is tegen een

vordering wegens inbreuk op trade dress, zelfs wanneer de kleuren, het uitzicht, en

andere designelementen de verpakking van de eerste gebruiker sterk imiteren.103 De

rechtbank stelde namelijk dat de opvallende aanwezigheid van welbekende

handelsnamen sterk helpt bij het weerleggen van enig vermoeden van

consumentenverwarring dat voortkomt uit elk van de andere verwarringsfactoren.

Deze zaak had dan wel geen betrekking op witte producten maar een gelijkaardige

logica werd toegepast in de private label context: als het witte product duidelijk wordt

geëtiketteerd en gedifferentieerd van het nationaal merk, is er geen waarschijnlijkheid

van verwarring.104 Maar het incorporeren van het logo of van het huismerk alleen, is

niet voldoende om aansprakelijkheid onder de Lanham Act te vermijden. De

producenten van witte producten genieten dus geen per se immuniteit louter omwille

van het feit dat hun huismerk of logo ergens voorkomt op de verpakking, die

beweerdelijk een inbreuk uitmaakt. De Lanham Act steunt een dergelijke per se regel

namelijk niet. De rechtbanken moeten zich daarentegen fixeren op de vraag of twee

trade dresses zodanig gelijkaardig zijn dat ze een echte waarschijnlijkheid van

verwarring creëren. Witte producten kunnen weggeraken met een beetje meer

gelijkenis dan de producten van andere verweerders als ze een welbekende merknaam

opvallend afbeelden op hun verpakkingen. Maar wanneer ze een nationaal merk

kopiëren, worden ze niet immuun voor een vordering wegens een inbreuk op de

Lanham Act, door het louter plaatsen van een uiterst klein differentiërend etiket.105

Rechtbanken moeten rekening houden met het feit dat de naam of het logo van de

winkel opvallend wordt afgebeeld op de verpakking bij het analyseren van de

verwarringsfactoren, in het bijzonder de gelijkenisfactor, maar ditzelfde feit mag niet

beschouwd worden als een onafhankelijk verweer dat de verwarringsfactoren

overbodig maakt. Het opvallend afbeelden van de naam van de winkel of het

                                                                                                               103 Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-PPC, Inc., 973 F.2d 1033 (2d Cir. 1992). 104 Conopco, Inc. v. May Dep’t Stores Co., 46 F.3d 1556 (Fed. Cir. 1994). 105 McNeil Nutritionals, LLC v. Heartland Sweeteners, LLC, 511 F.3d 350 (3d Cir. 2007).

   35  

huismerk op de verpakking is dus een noodzakelijke, maar niet een voldoende

vereiste om aansprakelijkheid onder de Lanham Act te vermijden.

3. Promotionele goederen  52. Promotionele goederen zijn goederen die niet gerelateerd zijn aan de primaire

activiteit van de titularis van een merk. Ze concurreren niet met de producten wiens

merk ze dragen. Dergelijke goederen hebben twee functies: (1) het aanprijzen van de

primaire goederen of diensten van de merkhouder; en (2) het aantonen van de

verbondenheid van de eigenaar van de promotionele goederen met de merkhouder.106

Deze goederen worden soms vervaardigd door de merkhouder zelf, maar in de meeste

gevallen worden ze vervaardigd door professionele producenten via een

licentieovereenkomst. Voor de eigenaars van beroemde merken, vertegenwoordigen

promotionele goederen een steeds groter wordende bron van additionele inkomsten en

winst.107 Het gebruik van merken op promotionele goederen noemt men ‘trademark

merchandising’.108

Zoals uiteengezet hierboven, heeft het amendement van 1962 van de Lanham Act

ervoor gezorgd dat ook verwarring met betrekking tot sponsoring vervolgbaar is

onder de klassieke verwarringstheorie.109 Dit type van verwarring ontstaat uit een

foutieve overtuiging dat, ten gevolge van de gelijkenis tussen de merken van de

partijen, de goederen of diensten van de nieuwkomer op één of andere manier

verbonden zijn of onderschreven worden door de oorspronkelijke titularis van het

merk. Een embleem of een logo op een promotioneel goed kan dan ook op een

secundaire wijze dienen als een merk, als consumenten uit de aanwezigheid van het

logo afleiden dat het promotioneel goed gesponsord wordt of op een andere manier

                                                                                                               106 Chad Gilson, Putting the Brakes on Monopolistic Expansion: Where the First Sale Defense Stands Against Post-Sale Confusion in the Wake of Au-Tomotive Gold v. Volkswagen, 37 U. DAYTON L. REV. 223, 239 (2012). 107 Irene Calboli, The Case for a Limited Protection of Trademark Merchandising, 2011 U. ILL. L. REV. 865, 868 (2011).  108 Vb. Harley Davidson vesten of Harley Davidson sleutelhangers; vb. Koffietassen met het logo van een basketbal- of baseballteam op; vb. T-shirts met daarop het embleem van een universiteit. 109 Zie supra randnummers 18-19. Ten gevolge hiervan begonnen een groeiend aantal rechtbanken in het begin van de jaren ’70 te erkennen dat merkhouders het recht hebben om de ongeautoriseerde verdeling van promotionele goederen tegen te houden, in de eerste plaats wanneer deze merkhouders rechtmatige licentieovereenkomsten hadden gesloten.

  36  

onderschreven wordt door de titularis van het merk.110 Dit doet zich vooral voor bij

sportemblemen die worden gebruikt om teams aan te prijzen en producten te

onderschrijven. Het is niet onredelijk om te besluiten dat een consument die het

embleem of de naam van een team op (of verbonden met) een goed of dienst ziet,

ervan uit zou kunnen gaan dat er een soort sponsoring of associatie bestaat tussen de

verkoper van het product en het team.111 Consumenten zullen hiervan uitgaan omdat

het Amerikaans merkenrecht een licentie vereist om promotionele goederen te

produceren. Dus als de wet een goedkeuring vereist, zullen consumenten ervan

uitgaan dat deze goedkeuring werd gegeven wanneer ze de promotionele goederen

beschouwen. Dit betekent echter niet dat waarschijnlijkheid van verwarring

vastgesteld kan worden door enkel aan te tonen dat de verweerder gebruik heeft

gemaakt van een merk met de kennis dat het consumerend publiek zich bewust zou

zijn van de oorsprong van het merk (zoals nogal extreem gesteld in de Boston Hockey

zaak112). Er bestaat dus geen algemeen principe dat de zekere kennis van de verkopers

aanleiding geeft tot de onontkoombare gevolgtrekking van verwarring. 113 Het

aantonen van de waarschijnlijkheid van verwarring via een verwarringsanalyse zal in

merchandisingzaken nog steeds vereist zijn.114

                                                                                                               110 International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980). 111 Bd. of Supervisors for Louisiana State Univ. v. Smack Apparel Co., 550 F.3d 265 (5th Cir. 2008). In deze zaak waren de eisers vier Amerikaanse universiteiten en een licentienemer van deze universiteiten. Elk universiteit heeft zijn eigen kleurencombinaties (vb. paars en goud voor Louisiana State University) die onmiddellijk herkenbaar zijn voor mensen die bekend zijn met de universiteiten. Deze kleurencombinaties worden gebruikt op gebouwen, brochures, aanwijzingsborden op campus, maar ook op de uniformen van de American football teams van deze universiteiten. De wedstrijden van deze teams worden soms uitgezonden op nationale televisie en daardoor worden deze kleuren erkend door miljoenen sportfans. De universiteiten hadden, in casu, een licentie toegekend aan Collegiate Licensing Company voor de verkoop van T-shirts met daarop de kleuren en de merken van de eisers. De verweerder, Smack Apparel Company, produceerde T-shirts, zonder licentie, gericht op de fans van college sportteams en gebruikte op deze T-shirts de kleuren en geprinte slogans die geassocieerd worden met de universiteiten. Deze T-shirts werden vaak verkocht naast de T-shirts die werden verkocht onder een officiële licentie. Elke T-shirt bevatte ook het eigen logo van Smack. De vier universiteiten en de licentienemer stelden een vordering in voor de inbreuk op een federaal merk. 112 Boston Professional Hockey Association, Inc. v. Dallas cap. & Emblem MFG, Inc., 510 F.2d (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 868 (1975). 113 Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp., 549 F.2d 368 (5th Cir. 1977). 114 Bd. of Supervisors for Louisiana State Univ. v. Smack Apparel Co., 550 F.3d 265 (5th Cir. 2008).

   37  

§5 VERWARRING WEG VAN HET TIJDSTIP VAN VERKOOP  53. Het concept verwarring, zoals terug te vinden in de Lanham Act, is niet

beperkt tot verwarring die zich voordoet op het tijdstip van de verkoop. Er kan zich

namelijk een inbreuk op een merk voordoen zonder dat het vereist is dat er een

waarschijnlijkheid van verwarring is op het tijdstip van de verkoop. Zo kan er zich

een tijdelijke verwarring voordoen vóór de verkoop. Daarnaast kan er ook verwarring

gecreëerd worden na de verkoop van het goed of de dienst. Deze twee vormen van

verwarring die in het Amerikaans merkenrecht respectievelijk ‘Initial interest

confusion’ en ‘Post-sale confusion’ worden genoemd, worden uiteengezet in deze

paragraaf.

1. Verwarring vóór de verkoop

54. ‘Initial interest confusion’, ook wel ‘pre-sale confusion’ genoemd, kan

omschreven worden als een tijdelijke verwarring die wordt verdreven vóór de

aankoop wordt gedaan. Dit kan het best geïllustreerd worden aan de hand van een

bekend hypothetisch voorbeeld met betrekking tot twee videotheken.115 De concurrent

van West Coast Video, Blockbuster Video, plaatst een reclamebord op de autostrade

dat zegt dat er een West Coast Video winkel gelegen is bij de volgende afrit. Maar

eigenlijk is het een Blockbuster Video winkel. De consument, die verwacht dat hij een

West Coast Video winkel zal aantreffen, ziet daarentegen de Blockbuster Video

winkel en hij zal beslissen om de geschikte vervanger te begunstigen. Ook al is de

initiële verwarring verdreven, toch maakt Blockbuster misbruik van de verworven

goodwill van het merk van West Coast Video.

55. Zelfs al komt de consument uiteindelijk de werkelijke identiteit van de bron

van het product te weten of ook al vindt er geen werkelijke verkoop plaats, toch is er

schade aan het merk. Die schade kan zich manifesteren op drie manieren:

1. De oorspronkelijke afleiding van de interesse van de toekomstige consument

naar een bron waarvan hij of zij foutief denkt dat ze geautoriseerd is;

                                                                                                               115 Voor het eerst gebruikt in Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

  38  

2. Het potentieel effect van die afleiding op de ultieme beslissing van de

consument om al dan niet aan te kopen, veroorzaakt door een verkeerde indruk

dat twee bronnen van een product geassocieerd zouden kunnen zijn; en

3. De initiële geloofwaardigheid die de koper zou kunnen toekennen aan de

overtreder zijn producten-consumenten consideratie, hetgeen anders niet

gerechtvaardigd zou zijn en gebouwd kan zijn op de sterkte van het

beschermde merk, de reputatie en de goodwill van de titularis van dat merk.116

56. Zoals eerder gezegd, vinden de rechtbanken steun voor de aansprakelijkheid

voor ‘initial interest confusion’ in het amendement van de Lanham Act van 1962. Dit

amendement breidde de bescherming van merken uit om die zaken te behelzen

waarbij een merk verwarring vóór de verkoop creëert.117 De verwarring vóór de

verkoop is geen onafhankelijke theorie. Het is een variant van de standaard

verwarringstheorie. Wanneer rechtbanken verwarring vóór de verkoop vaststellen,

hebben ze de neiging om de verwarringsfactoren in te roepen. Maar ze moeten deze

factoren aanpassen aan de bijzondere context in kwestie. Zo zal het vaststellen van

vervolgbare verwarring vóór de verkoop op het internet grotendeels afhangen van de

verbondenheid van de aangeboden goederen of diensten en het niveau van zorg dat

uitgeoefend wordt door de consument.118

De verschillende Circuits hebben echter een uiteenlopende houding ten opzichte van

de figuur van verwarring vóór de verkoop. Zo stellen het Fifth en het Ninth Circuit

dat werkelijke consumentenverwarring noodzakelijk is opdat er sprake zou zijn van

verwarring vóór de verkoop.119 Het Sixth en het Tenth Circuit, daarentegen, beweren

dat het afleiden van consumenten, zelfs in afwezigheid van verwarring, neerkomt op

misbruik en dus een inbreuk op de Lanham Act via de doctrine van verwarring vóór

de verkoop.120 Het Fourth en het Seventh Circuit vereisen consumentenverwarring

                                                                                                               116 Australian Gold, Inc. v. Hatfield, 436 F.3d 1228 (10th Cir. 2006). 117 Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc., 269 F.3d 270, 295 (3d Cir. 2001). 118 Interstellar Starship Services, Inc. v. Epix, Inc., 304 F.3d 936 (9th Cir. 2002). 119 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999); FPX v. Google, 276 F.R.D. 543 (5th Cir. 2011). 120 Paccar Inc. v. TeleScan Techs, L.L.C., 115 F.Supp. 2d 772 (E.D. Mich. 2000), aff’d in part and vacated in part, 319 F.3d 243 (6th Cir. 2003); Australian Gold, Inc. v. Hatfield, 436 F.3d 1228 (10th Cir. 2006).

   39  

maar daarenboven moet de eiser ook financieel verlies geleden hebben.121 Als dit niet

het geval is, dan zal de rechtbank geen inbreuk kunnen vaststellen, ook al is er

duidelijk sprake van consumentenverwarring.122 Het Second Circuit gaat nog een stap

verder en stelt dat de verweerder de werkelijke bedoeling moet gehad hebben om de

consument te misleiden opdat er sprake zou kunnen zijn van verwarring vóór de

verkoop.123 De rechtbanken van het Eight en het Eleventh Circuit, ten slotte, moeten

de doctrine van verwarring vóór de verkoop nog erkennen in zijn geheel. Deze

laatsten gebruiken namelijk enkel de klassieke verwarringsanalyse in dergelijke

zaken.124 Totdat de definitie van ‘initial interest confusion’ onbetwistbaar wordt

vastgelegd door de Supreme Court of door Congress, gaat men er het best vanuit dat

de meest brede definitie, die van het Tenth Circuit in Australian Gold, het toepasselijk

recht is.125

57. Zaken met betrekking tot verwarring vóór de verkoop doen zich vaak voor op

het internet omdat dit medium zeer gevoelig is voor de zogenaamde ‘bait-and-switch’

tactiek. Hierbij gebruikt de verweerder een merk om potentiële consumenten aan te

trekken tot een bepaalde website die producten aanbiedt van de concurrenten van de

titularis van het merk. De Designer Skin rechtbank stelt wel dat er enkel een ‘bait-

and-switch’ plaatsvindt als die website enkel producten aanbiedt van de concurrenten

van de merkhouder en niet als de website zowel echte producten van de merkhouder

als producten van zijn concurrenten aanbiedt.126 Het feit dat deze zaken zich vaak

voordoen op het internet betekent niet dat de verwarring vóór de verkoop beperkt is

tot het gebruik van merken op het internet. Ook voordat het internet populair werd als

commercieel medium hebben rechtbanken verwarring vóór de verkoop erkend in

                                                                                                               121 Lamparello v. Falwell, 360 F.Supp. 2d 768 (E.D. Va. 2004), rev’d and remanded, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005). 122 Beverly Stayart v. Yahoo, Inc., 651 F.Supp. 2d. 436 (7th Cir. 2009). 123 Savin Corp. v. Savin Group, 68 U.S.P.Q.2d 1893 (S.D.N.Y. 2003), aff’d in part and rev’d in part, 391 F.3d 439 (2d Cir. 2004). 124 Sensient Technologies Corporation v. SensoryEffects Flavor Company, 613 F.3d 754 (8th Cir. 2010); Unique Sports Products, Inc. v. Ferrari Importing Co., 2011 WL 284442 (N.D. Ga. 2011). 125 Clifford D. Scott, Trademark Strategy in the Internet Age: Customer Hijacking and the Doctrine of Initial Interest Confusion, 89 JOURNAL OF RETAILING 176, 181 (2013). 126 Designer Skin LLC v. S&L Vitamins Inc., 560 F. Supp. 2d 811 (D. Ariz. 2008).

  40  

enkele zaken, ook al gebruikten ze niet altijd het ‘initial interest’ label.127 En ook

meer recentelijk deden er zich nog zaken voor buiten de context van het internet

waarbij er beschuldigingen waren van verwarring vóór de verkoop.128

2. Verwarring na de verkoop 58. Zoals de term het zelf zegt zullen kopers bij verwarring na de verkoop naar

alle waarschijnlijkheid producten met elkaar verwarren na de verkoop van zulke

goederen en diensten.129 Deze vorm van verwarring doet zich voornamelijk voor bij

de verkoop van vervalste goederen en zogenaamde ‘knock-offs’.130 Deze goederen

kunnen het consumerend publiek en de originele producent schade toebrengen op

verschillend manieren:131

1. Het kijkend consumerend publiek, als ook de latere kopers, kunnen misleid

worden als er expertise nodig is om het originele goed te onderscheiden van

het vervalste goed;

2. De koper van een origineel goed zou schade kunnen lijden als het alom

bestaan van vervalste goederen de waarde van het origineel doet dalen doordat

de voorafgaand bestaande schaarste wordt beëindigd;

3. Consumenten die producten van hoge kwaliteit verlangen zouden schade

kunnen lijden als de originele producent zijn investering in kwaliteit verlaagt

om zo economisch beter te kunnen concurreren met de minder dure vervalste

goederen;

                                                                                                               127 Vb. Pebble Beach Co. v. Tour 18 I, Ltd., 942 F. Supp. 1513, 1552 (S.D. Tex. 1996), aff’d, 155 F.3d 526 (5th Cir. 1998); vb. Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 257 (2d Cir. 1987). 128 Vb. Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP., 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005), cert. denied, 126 S.Ct. 2355 (2006). 129 Vb. in Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867 (2d Cir. 1986), had Levi Strauss niet alleen zijn merk en jeans labels geregistreerd, maar ook het naaipatroon (‘stitching pattern’) op de achterzakken van zijn jeans. Lois Sportswear verkocht jeans met duidelijk verschillende labels, maar met een identiek naaipatroon. De rechtbank hield dat er geen bewijs was van werkelijke verwarring door kopers, maar dat ‘niet-kopers’, die voorbijgangers zagen die deze jeans droegen, naar alle waarschijnlijkheid verward zouden zijn. 130 Vb. Een Rolex horloge gekocht voor een prijs van $ 25 bij een anonieme straatverkoper. 131 General Motors Corp. v. Keystone Automotive Indus., Inc., 453 F.3d 351, 358 (6th Cir. 2006); Zie ook Ferrari S.P.A. Esercizio v. Roberts, 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991), cert. denied, 505 U.S. 1219 (1992); Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin- Le Coultre Watches, Inc., 221 F.2d 464 (2d Cir. 1955); en Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Canner, 645 F. Supp. 484, 492 (S.D. Fla. 1986).

   41  

4. De reputatie van kwaliteit van de originele producent zou schade kunnen

lijden als individuen een inferieur vervalst goed per vergissing beschouwen als

het origineel;

5. De reputatie van de originele producent met betrekking tot zeldzaamheid zou

schade kunnen lijden door de injectie van vervalste goederen op de markt; en

6. De originele producent zou schade kunnen lijden als de verkoop daalt omwille

van de vrees van het consumerend publiek dat hetgeen ze aankopen niet het

origineel zou kunnen zijn.

Net zoals bij verwarring vóór de verkoop, vindt de aansprakelijkheid voor verwarring

na de verkoop zijn rechtvaardiging in het amendement van de Lanham Act van 1962.

En ook hier zullen de rechtbanken, die verwarring na de verkoop moeten vaststellen,

in het algemeen gebruik maken van de standaard verwarringsanalyse. Hierbij kan het

wel zijn dat bepaalde verwarringsfactoren moeten worden aangepast. Daarenboven

moeten rechtbanken er op toezien dat ze ideeën en werken van het openbaar domein,

waarvan de exploitatie kan leiden tot economische efficiëntie, meer competitie en

lager kosten voor de consumenten, niet te veel beschermen.132

59. Wanneer we spreken over verwarring op het tijdstip van de verkoop, dan

hebben we het over verwarring in hoofde van de koper. Maar in hoofde van wie is er

verwarring bij verwarring na de verkoop? Dit is belangrijk voor het bepalen in welke

mate er rekening moet gehouden worden met de zorg en de verfijndheid van de

kopers. De correcte analyse van deze factor hangt af van de vraag of de beweerde

verwarring na de verkoop plaatsvindt in hoofde van de leden van het algemeen

publiek die de goederen na de verkoop zien of in hoofde van potentiële kopers die de

goederen na de verkoop zien. In de eerste hypothese zou de graad van zorg en

verfijndheid van de consumenten irrelevant moeten zijn. Maar als de eventueel

toekomstige kopers verward zijn, moet er nagegaan worden hoeveel zorg ze

uitoefenen wanneer ze de goederen na de verkoop zien. Aangezien de rechtbanken in

de VS het niet eens zijn over de vraag of verwarring zich moet voordoen in hoofde

van het algemeen publiek of enkel in hoofde van potentiële kopers, hebben ze in het

verleden ook niet uniform geoordeeld over de factor van zorg en verfijndheid in een                                                                                                                132 General Motors Corp. v. Keystone Automotive Indus., Inc., 453 F.3d 351, 358 (6th Cir. 2006).

  42  

context van verwarring na de verkoop. In de Hermes zaak hield het Hof dat de visie

van het algemeen consumerend publiek determinerend is. 133 Het feit dat de

consumenten in casu gesofisticeerd waren speelde geen rol. Verwarring na de

verkoop bij potentiële consumenten kan zich namelijk voordoen zelfs al zijn de

kopers in kwestie heel deskundig op het gebied van de producten.134 In de Urban

Gorilla zaak daarentegen verwees het Hof, in zijn analyse van de factor van zorg en

verfijndheid van de consument, naar de consumenten van het product van de eiser en

niet naar het algemeen consumerend publiek.135

§6 OMGEKEERDE VERWARRING  60. In een traditionele rechtszaak betreffende de inbreuk op een merk beweert de

merkhouder dat de nieuwkomer op de markt zich de goodwill van de merkhouder

probeert toe te eigenen door verwarring te genereren met betrekking tot de bron van

de goederen of diensten. Dit wil zeggen dat de nieuwkomer een merk gebruikt dat

verwarrend gelijkaardig is aan het merk van de merkhouder, zodat consumenten naar

alle waarschijnlijkheid zullen concluderen dat de goederen of diensten van de

nieuwkomer eigenlijk hun oorsprong vinden bij of geaffilieerd zijn met het merk van

de merkhouder. Dit noemt men ook wel ‘forward confusion’. Omgekeerde verwarring

of ‘reverse confusion’ doet zich voor wanneer een nieuwkomer (vaak een grotere

onderneming) een merk gebruikt dat verwarrend gelijkaardig is aan dat van een reeds

bestaande merkhouder (vaak een kleinere entiteit) en op een zodanig uitvoerige

manier zijn goederen of diensten aanprijst en promoot dat het de reputatie van de

originele merkhouder overweldigt. Het resultaat is dat de consumenten ertoe worden

gebracht te denken dat de goederen van deze merkhouder eigenlijk hun oorsprong

vinden bij de nieuwkomer, terwijl dit niet zo is.136 Bij omgekeerde verwarring doet

schade zich dus voor omdat:

                                                                                                               133 Hermes Int. v. Lederer De Paris Fifth Ave., 219 F.3d 104 (2d Cir. 2000). In deze zaak verkocht de verweerder Lederer vervalste handtassen van de eiser Hermes. Lederer argumenteerde dat gesofisticeerde kopers van de Hermes handtassen niet zouden geloven dat de vervalste handtassen van Lederer originele Hermes producten waren, ook al zouden leden van het algemeen consumerend publiek naar alle waarschijnlijkheid niet in staat zijn geweest om een onderscheid te maken tussen de twee producten. Maar dit argument werd verworpen door de rechtbank. 134 CAE, Inc. v. Clean Air Engineering, Inc., 267 F.3d 660, 683 (7th Cir. 2001).    135 General Motors Corp. v. Urban Gorilla, LLC, 500 F.3d 1222 (10th Cir. 2007). 136 Vb. Bob en Peter verhandelen al een hele tijd appelsap onder de naam ‘Appleon’ in enkele kleine steden. Op een bepaald moment komt Pepsi op de markt en begint Appleon appelsap te

   43  

! Huidige of toekomstige klanten van de originele merkhouder het product van

deze merkhouder zullen associëren met het inferieur product dat aangeboden

wordt door de nieuwkomer; of omdat

! Het gebruik door de nieuwkomer van het merk de markt satureert en de

originele merkhouder overweldigt zodanig dat deze merkhouder de waarde

van zijn merk, zijn productidentiteit, zakelijke identiteit, de controle over zijn

goodwill en reputatie en zijn mogelijkheid om tot nieuwe markten toe te

treden verliest.137

De doctrine van omgekeerde verwarring is dus bedoeld om kleine, reeds bestaande

merkhouders in staat te stellen hun merkenrechten te beschermen tegen nieuwkomers

wiens merken commerciële sterkte hebben verkregen via extensieve marketing.

Zonder deze doctrine zouden grote nieuwkomers immers de merken van kleinere

reeds bestaande merkhouders ongestraft naar zich toe kunnen trekken, waardoor de

stimulans van de reeds bestaande merkhouder om te investeren in het opbouwen van

goodwill wordt geërodeerd. Aangezien een reeds bestaande merkhouder enkel kennis

kan nemen van het gebruik door de nieuwkomer van zijn merk via de

reclamecampagne van de nieuwkomer, zal de toepassing van de doctrine resulteren in

een verlies voor de nieuw speler van substantiële geldsommen die reeds geïnvesteerd

zijn in de marketing en promotie van de goederen onder het merk. Daarom kan

omgekeerde verwarring een krachtig wapen zijn in het arsenaal van minder bekende

ondernemingen om hun merkenrechten te beschermen en om te gebruiken als stok

achter de deur ten opzichte van grotere gebruikers van het merk. Maar de theorie

omtrent omgekeerde verwarring wordt niet erkend in alle jurisdicties. Nieuwkomers

die een merk hebben gevestigd in één productcategorie en willen uitbreiden naar een

andere kunnen immers geconfronteerd worden met een kleine, reeds bestaande

merkhouder. Hierdoor wordt innovatie in hoofde van nieuwkomers tegenhouden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             verkopen via een nationale distributieketen. Pepsi, de nieuwkomer in dit scenario, probeert hier niet te profiteren van de reputatie van Bob en Peter dus consumenten zullen niet verward zijn in de zin van forward confusion. Maar ze kunnen wel omgekeerd verward zijn. Ze zullen namelijk Appleon associëren met Pepsi en misschien zelfs denken dat Bob en Peter eigenlijk de nieuwkomers zijn die proberen te profiteren van de reputatie van Pepsi. 137 Attrezzi LLC v. Maytag Corp., 436 F.3d 32 (1st Cir. 2006).

  44  

61. De vereiste van waarschijnlijkheid van verwarring bestaat zowel bij ‘forward

confusion’ als bij ‘reverse confusion’. Het loutere feit dat een rechtszaak wordt

bestempeld als een zaak betreffende omgekeerde verwarring, verandert de

verwarringsanalyse niet op een significante wijze.138 Bepaalde verwarringsfactoren

krijgen wel een andere invulling. Zo zal het niet van belang zijn of de verweerder de

intentie had om te profiteren van de goodwill van de merkhouder, maar eerder of de

verweerder de intentie had om de originele merkhouder te overweldigen en de markt

te satureren om zo de eiser de mogelijkheid te ontnemen om zijn eigen goodwill op te

bouwen. Bij deze analyse moeten de rechtbanken in acht nemen of de verweerder

adequaat heeft gezocht naar andere ondernemingen die gelijkaardige goederen

produceren onder hetzelfde of een gelijkaardig merk.139 Het feit dat de verweerder dit

op een inadequate manier heeft gedaan zal niet automatisch wijzen op kwade trouw,

tenzij er bewijs is dat het de bedoeling was van de verweerder om verwarring bij de

consumenten te zaaien of om de goodwill of reputatie van de originele merkhouder uit

te buiten.140 Wat betreft de sterktefactor stelt de A&H rechtbank dat men bij de

analyse van de sterkte van het merk bij omgekeerde verwarring best rekening houdt

met het feit dat: (1) de relatieve commerciële sterkte van het merk van de nieuwkomer

omgekeerde verwarring begunstigt, en dat (2) de relatieve conceptuele sterkte van het

merk van de originele merkhouder omgekeerde verwarring begunstigt.141 Andere

rechtbanken daarentegen voeren een standaardanalyse uit van de sterke van het merk

voor zowel ‘forward’ als ‘reverse confusion’. 142 Ten slotte, wat de werkelijke

verwarring betreft, stelt de A&H rechtbank dat het aantonen van reële verwarring in

een zaak betreffende omgekeerde verwarring voor een deel mag rusten op het bewijs

van effectieve ‘forward confusion’. Zaken kunnen dus bewijs van zowel ‘forward’ als

omgekeerde werkelijke verwarring met zich meebrengen.143 Andere factoren uit de

standaard verwarringsanalyse, zoals de gelijkenis tussen de producten/diensten, de

gelijkenis tussen de handelskanalen en de verfijndheid van de consument, zullen op

dezelfde wijze beoordeeld worden als bij ‘forward confusion’.

                                                                                                               138 Current Communications Group LLC v. Current Media LLC, 76 U.S.P.Q.2d (BNA) 1686, 1692 (S.D. Ohio 2005). 139 Fisons Horticulture, Inc. v. Vigoro Indus., Inc., 30 F.3d 466, 480 (3d Cir. 1994). 140 Star Indus., Inc. v. Bacardi & Co., Ltd., 412 F.3d 373 (2d Cir. 2005). 141  A&H  Sportswear,  Inc.  v.  Victoria’s  Secret  Stores,  Inc.,  237  F.3d  198  (3d  Cir.  2000);  zie  ook  Attrezzi LLC v. Maytag Corp., 436 F.3d 32 (1st Cir. 2006).  142 M2 Software, Inc. v. Madacy Entertainment, 421 F. 3d 1073 (9th Cir. 2005). 143 A&H Sportswear, Inc. v. Victoria’s Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198 (3d Cir. 2000).

   45  

§7 INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HULPPERSONEN  62. Aansprakelijkheid voor de inbreuk op een merk strekt verder dan degenen die

werkelijk goederen of diensten aanbieden onder het merk van een ander. Zelfs al

controleert een producent andere actoren in de distributieketen niet rechtstreeks, toch

kan hij verantwoordelijk worden gesteld voor hun onrechtmatige handelingen in

bepaalde omstandigheden.

1. Medeaansprakelijkheid  63. Als een producent of distributeur intentioneel anderen aanspoort om een

inbreuk te plegen op een merk of als hij zijn product blijft leveren aan iemand

waarvan hij weet of moet weten dat deze een inbreuk pleegt op een merk, dan is hij

medeaansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt ten gevolge van het

bedrog.144 Dit noemt men ook wel de ‘Inwood standaard’. Een persoon is namelijk

medeaansprakelijk voor een inbreuk op een merk als hij de instrumenten levert die

een ander in staat stelt om een inbreuk te plegen op een merk, wetende dat de andere

een inbreuk zal plegen of redelijkerwijze verwacht kan worden een inbreuk te plegen.

Dit betekent met kennis van zaken of roekeloos het merkenrecht helpen te schenden

of een inbreuk aan te sporen. Paragraaf 27 van de Restatement (Third) of Unfair

Competition past een gelijkaardige standaard toe voor indirecte aansprakelijkheid:

“Een persoon die goederen of diensten verhandelt aan een derde, die de goederen of

diensten verder verhandelt, op een manier die de derde onderwerpt aan

aansprakelijkheid voor een inbreuk onder de regel in §20, is medeaansprakelijk als:

(a) hij intentioneel de derde ertoe aanzet om onrechtmatig te handelen; of

(b) hij niet de nodige voorzorgen neemt tegen het plaatsvinden van

onrechtmatig gedrag van de derde in omstandigheden waarbij

onrechtmatig gedrag redelijkerwijze kan worden verwacht.”145

64. Het is niet voldoende dat iemand louter kan voorzien dat de geleverde

instrumenten zouden kunnen gebruikt worden door een ander om inbreuk te plegen op

                                                                                                               144 Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982); Coca-Cola Co. v. Snow Crest Beverages, Inc., 64 F. Supp. 980, 989 (D. Mass. 1946). 145 Restatement (Third) of Unfair Competition § 27 (1995).

  46  

een merk. Er kan namelijk geen medeaansprakelijkheid zijn zonder aanwezigheid of

zonder bewijs van directe aansprakelijkheid.146 Het tweede deel van de Inwood

standaard vereist dat de eiser aantoont dat de verweerder (de indirect aansprakelijke)

bleef leveren aan de directe aansprakelijke, waarvan hij wist of redelijkerwijze

behoorde te weten dat deze een inbreuk pleegde op een merk. Aan deze vereisten is

zeker voldaan als de indirect aansprakelijke voorzag en wou dat een bepaalde derde

een inbreuk zou plegen.147 De voorwaarde dat de verweerder (weet of) behoort te

weten dat een derde inbreuk pleegt op een merk, legt geen verplichting op om

voorzorgen te nemen tegen inbreuken door verkopers. Er moet enkel nagegaan

worden of een redelijk voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden dit zou

weten.148

65. De Inwoord standaard stelt dat producenten andermans inbreuk op een merk

kunnen faciliteren, maar er kunnen zich ook vragen over medeaansprakelijkheid

voordoen wanneer een dienstverlener andermans inbreuk faciliteert. De eBay

rechtbank bevestigde dat de Inwood standaard ook van toepassing is op het verlenen

van diensten.149 Daarbij moet er dan nagegaan worden of de dienstverlener directe

controle en monitoring uitoefende op de middelen die gebruikt werden door de derde

om een inbreuk te plegen.150 Maar een dienstverlener is niet medeaansprakelijk onder

de Inwood standaard louter omwille van het feit dat hij niet heeft geanticipeerd dat

anderen zijn dienst zouden gebruiken om een inbreuk te plegen op een beschermd

merk.

66. In bepaalde zaken komt de aansprakelijkheid van drukkers of uitgevers in het

gedrang omwille van het plegen van een inbreuk op een merk door het afprinten van

onder meer advertenties in opdracht van hun klanten. In dergelijke zaken zouden de

klanten als potentieel medeaansprakelijk kunnen worden beschouwd, terwijl de

                                                                                                               146 Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a nutshell, 213 (6th ed. 2009). 147 Sealy, Inc. v. Easy Living, Inc., 743 F.2d 1378, 1382 (9th Cir. 1984).  148 Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992). 149 Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010), cert. denied, 131 S.Ct. 647 (2010). 150 Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc., 985 F. Supp. 949 (C.D. Cal. 1997), aff’d, 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999); Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n., 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007).

   47  

drukkers en uitgevers zouden kunnen beschouwd worden als de onderliggende

rechtstreekse overtreders. Maar de Lanham Act beperkt de aansprakelijkheid van

drukkers en uitgevers die kunnen aantonen dat hun activiteiten ‘onschuldig’ waren.

Paragraaf 32(2)(A) van de Lanham Act voorziet namelijk dat, in die omstandigheden,

de titularis van het merk enkel recht heeft op een rechterlijk verbod dat verbiedt om

nog te printen in de toekomst.151

2. Aansprakelijkheid voor hulppersonen  67. Aansprakelijkheid voor hulppersonen doet zich enkel voor als de verweerder

en de overtreder een schijnbaar of werkelijk partnerschap hebben, de bevoegdheid

hebben om elkaar te binden bij transacties met derden of mede-eigendom of

gezamenlijke controle uitoefenen over het product dat de inbreuk pleegt.152 Er zijn

dus 3 alternatieve wegen naar aansprakelijkheid voor hulppersonen:

1. Schijnbaar of werkelijk partnerschap;

2. De bevoegdheid om te binden; of

3. Mede-eigendom of gezamenlijke controle.

§8 PARALLELLE VORDERING ONDER PARAGRAAF 43(a) LANHAM ACT VOOR ONGEREGISTREERDE MERKEN  68. Een vordering wegens de inbreuk op een merk onder paragraaf 32(1)(a) van

de Lanham Act gaat vaak gepaard met een vordering onder paragraaf 43(a)(1)(A) van

de Lanham Act. Dit artikel stelt:

“§1125. (§43) False Designations of Origin and False Descriptions Forbidden

(a) Civil action (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which ---

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person…

                                                                                                               151 15 U.S.C. § 1114(2)(A) (2006). 152 Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992); Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996).

  48  

… shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.”153

De vordering onder paragraaf 43(a)(1)(A) van de Lanham Act is een parallelle

vordering die van toepassing is op ongeregistreerde merkenrechten en wordt ook wel

de vordering omwille van valse aanduiding van oorsprong of de vordering omwille

van oneerlijke competitie genoemd. Onder paragraaf 43(a)(1)(A) is de verweerder

aansprakelijk als hij andermans merk verwarrend gelijkaardig gebruikt en hierdoor

suggereert dat de eiser geaffilieerd is met de goederen of diensten van de verweerder

of dat hij ze sponsort of onderschrijft. Paragraaf 43(a) is dan ook al vaak gebruikt

door beroemdheden die verhaal zoeken omwille van de associatie van hun naam met

producten die ze niet hebben onderschreven. Een groot verschil met paragraaf 32 is

dat paragraaf 43(a) niet vereist dat het merk van de eiser geregistreerd is. Niettemin

zijn dezelfde verwarringstheorieën van toepassing, ongeacht of de zaak gaat over

geregistreerde of ongeregistreerde merken. De vraag of de vordering wordt ingesteld

onder paragraaf 32 of onder paragraaf 43(a) van de Lanham Act is dus niet

dispositief.154 In de praktijk zullen titularissen van geregistreerde merken dan ook

vaak hun vordering instellen onder paragraaf 32 en onder paragraaf 43(a) als

alternatief.

                                                                                                                 153 15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A) (2006). 154 Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: law and policy, 459 (3d ed. 2010).

   49  

HOOFDSTUK 3: AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN NIET GEBASEERD OP VERWARRING  69. In dit hoofdstuk bekijken we de theorieën met betrekking tot de afdwinging

van merken, die niet gebaseerd zijn op verwarring. We beschouwen de bescherming

tegen verwatering onder paragraaf 43(c) van de Lanham Act (§1); de bescherming

tegen cybersquatting onder paragraaf 43(d) van de Lanham Act (§2); en de

verschillende remedies voor vervalsing (§3).

§1 BESCHERMING TEGEN VERWATERING 70. Het kan niet altijd bewezen worden dat consumenten naar alle

waarschijnlijkheid verward worden door een conflicterend merk. Als het merk van de

eiser voldoende bekend is, kan het ook zijn dat het gebruik ervan het merk verwatert.

De vordering omwille van verwatering verschilt dus sterk van de klassieke vordering

(omwille van waarschijnlijkheid van verwarring) omdat ze gebaseerd is op de

veronderstelling dat schade kan worden toegebracht aan een merkhouder, zelfs in de

afwezigheid van consumentenverwarring. Bescherming tegen verwatering werd dus

ontwikkeld om merkhouders te beschermen tegen een gebruik van hun merk door

derden zoals vb. NIKE computers of KODAK sportschoenen. Het concept van

verwatering wordt zowel beheerst door een federale wet als door anti-

verwateringsstatuten die werden aangenomen door bepaalde Amerikaanse staten.

1. De federale wet naast de statelijke wetten 71. Een aantal staten, met inbegrip van New York, Illinois en Californië, hebben

wetten aangenomen die gelijkaardig zijn aan paragraaf 12 van de 1964 Model State

Trademark Act, die stelde dat:

“Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this Act, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.”155 Dus onder deze wetten zal de verweerder, zelfs in de afwezigheid van concurrentie

tussen de partijen of bij afwezigheid van verwarring m.b.t. de oorsprong van de                                                                                                                155 Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a nutshell, 200 (6th ed. 2009).

  50  

goederen of diensten, aansprakelijk zijn als de onderscheidende kwaliteit van het

merk van de eiser wordt verwaterd. Op federaal niveau daarentegen werd in 1996

paragraaf 43 van de Lanham Act geamendeerd via de Federal Trademark Dilution Act

(FTDA) om te voorzien in een federale bescherming tegen verwatering van

‘beroemde’ merken. In 2006 werd de FTDA dan weer geamendeerd via de Trademark

Dilution Revision Act (TDRA). Paragraaf 43(c)(1) van de Lanham Act luidt vandaag

als volgt:

“Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.”156

Deze federale wet geeft dus een recht aan de titularissen van een beroemd merk om

dergelijke merken te beschermen tegen de beschadiging van hun

onderscheidingskracht, ongeacht of het conflicterend merk verbonden is met dezelfde

goederen of diensten als het beroemde merk.

72. Ook al zijn de federale wet en de statelijke wetten beiden ontworpen om

bescherming te bieden aan sterke, welbekende merken en namen, zelfs bij

afwezigheid van enige verwarring, toch zijn er een aantal belangrijke verschillen in de

bewoording van de wetten. Dit zou strijdige gevolgen met zich mee kunnen brengen

met betrekking tot de strekking van de federale en de statelijke bescherming. Zo

wordt federale bescherming uitdrukkelijk beperkt tot ‘beroemde’ merken, terwijl de

statelijke wetten deze uitdrukkelijke beperking niet kennen. Daarnaast bevat de

TDRA specifieke uitzonderingen zoals nominatief of beschrijvend ‘fair use’,

nieuwsverslaggeving en niet-commercieel gebruik van merken, terwijl de statelijke

wetten vaak geen vergelijkbare artikels bevatten. Ten slotte, kennen de statelijke

wetten m.b.t. verwatering als sanctie enkel een verbod toe om het merk nog verder te

gebruiken, terwijl de TDRA daarenboven ook voorziet in een schadevergoeding en de

vernietiging van de overtredende goederen, als er kan worden aangetoond dat de

                                                                                                               156 15 U.S.C. § 1125(c) (2006).

   51  

verweerder de kwaadwillige bedoeling had om te profiteren van de merkhouder zijn

reputatie of de bedoeling had om verwatering te veroorzaken.157

2. Verwatering onder de Federal Trademark Dilution Act van 1995

73. In 1995 werd het wetsvoorstel voor een wet omtrent verwatering 158

geïntroduceerd in het Amerikaanse Parlement. Het werd zonder al te veel discussie

aangenomen door het parlement en het wetsvoorstel werd ingediend bij de Senaat op

29 december 1995159. Op dezelfde dag werd het aangenomen in de Senaat en kort

daarna werd het ingeschreven in de wet. Paragraaf 43(c)(1) van de Lanham Act van

1995 stelde dat de titularis van een beroemd merk recht had op een verbod tegen het

commercieel gebruik van zijn merk door een andere persoon, als dergelijk gebruik

begon nadat het merk beroemd was geworden en verwatering veroorzaakte van de

onderscheidende kwaliteit van het merk. Bij het bepalen of een merk

onderscheidingskracht had en of het beroemd was, kon een rechtbank rekening

houden met, maar was niet beperkt tot de volgende factoren:

! De graad van inherente of verworven onderscheidingskracht van het merk;

! De duur en de omvang van het gebruik van het merk in verbinding met de

goederen of diensten voor dewelke het merk wordt gebruikt;

! De duur en de omvang van de aanprijzing en de publiciteit van het merk;

! De geografische omvang van het marktgebied waarin het merk wordt

gebruikt;

! De handelskanalen van de goederen en diensten waarvoor het merk wordt

gebruikt;

! De graad van erkenning van het merk in de marktgebieden en handelskanalen

gebruikt door de merkhouder en de persoon tegen wie een verbod wordt

gevraagd;

! De aard en de omvang van het gebruik van dezelfde of gelijkaardige merken

door derde partijen; en

! Of een merk geregistreerd werd onder de Act van 3 maart 1881 of onder de

Act van 20 februari 1905 of in het algemeen register.160

                                                                                                               157 15 U.S.C. § 1125(c)(5) (2006) juncto 15 U.S.C. § 1117(a) en § 1118 (2006). 158 H.R. 1295, 104th Cong., 1st Sess. (1995-1996). 159 Als S. 1513. 160 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (1995).

  52  

74. De term ‘verwatering’ werd uitgelegd in paragraaf 45 van de Lanham Act.

Volgens deze paragraaf betekende verwatering het verminderen van de capaciteit van

een merk om goederen of diensten te identificeren en te onderscheiden, ongeacht de

aanwezigheid of afwezigheid van concurrentie tussen de titularis van het beroemd

merk en andere partijen of de waarschijnlijkheid van verwarring, vergissing of

misleiding.161 Daarnaast bepaalde paragraaf 43(c)(4) van de Lanham Act wel dat fair

use van een beroemd merk, niet-commercieel gebruik en alle vormen van

nieuwsverslaggeving en nieuwscommentaar niet vervolgbaar waren onder deze

paragraaf.162

 75. Rond de versie van 1995 van paragraaf 43(c) bestonden er een aantal

onduidelijkheden die niet bijdroegen tot de rechtszekerheid. Zo voorzag paragraaf

43(c) dat de titularis van een beroemd merk het recht had op een verbod tegen het

commercieel gebruik door een ander van zijn merk, als dat gebruik “verwatering van

de onderscheidende kwaliteit van dat beroemde merk veroorzaakte”. De rechtbanken

waren het niet eens over de vraag of hierdoor een waarschijnlijkheid van verwatering-

standaard of een werkelijke verwatering-standaard werd gecreëerd. In de Victoria’s

Secret zaak heeft de Supreme Court deze discussie beslecht door te oordelen dat

paragraaf 43(c) een bewijs van werkelijke verwatering vereiste.163 Het grote probleem

hierbij was dat het Hof er niet in geslaagd was degelijke richtlijnen aan te bieden om

werkelijke verwatering te bewijzen.164 Daarnaast gebruikte deze paragraaf duidelijk

de beroemdheidsvereiste als een filteringsmechanisme. Maar de multi-factortest om te

bepalen of een merk beroemd was, werd allesbehalve uniform toegepast door de

rechtbanken. In bepaalde zaken kwamen de rechtbanken tot conclusie dat nationale

merken ‘onbetwistbaar beroemd’ waren voor de doeleinden van paragraaf 43(c)

                                                                                                               161 15 U.S.C. §1127 (1995). 162 15 U.S.C. § 1125(c)(4) (1995); Mattel, Inc. v. Universal Music International, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002). 163 Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003). Het Hof vond het doorslaggevend dat Congress de woorden ‘likelihood of dilution’ niet had gebruikt, woorden die wel werden gebruikt in een aantal statelijke wetten. 164 Het Hof stelde dat direct bewijs van verwatering niet noodzakelijk was als werkelijke verwatering kon worden bewezen aan de hand van omstandig bewijs. De rechtbanken hadden het zeer moeilijk om te bepalen wat deze vage verwijzing naar omstandig bewijs precies betekende.

   53  

zonder al te veel analyse.165 In andere zaken concludeerden de rechtbanken dan weer

dat merken, die niet echt welbekend waren bij iedereen, voldeden aan de

beroemdheidsvereisten.166 Beroemdheid in een nichemarkt was dus voor bepaalde

rechtbanken voldoende. Ten slotte was er ook onduidelijkheid over de vraag of

merken met een verworven onderscheidingskracht recht hadden op de bescherming

van paragraaf 43(c) tegen verwatering.167 In een poging om deze onzekerheden in de

originele wet te verhelpen en om de controverse rond de beslissing in Victoria’s

Secret te adresseren, nam Congress de Trademark Dilution Revision Act of 2006 aan.

3. Verwatering onder de Trademark Dilution Revision Act van 2006 76. Congress reageerde relatief snel op de Victoria’s Secret zaak. In 2005 werd de

Trademark Dilution Revision Act of 2005 goedgekeurd in het Parlement.168 In maart

2006 keurde de Senaat zijn eigen versie van de wetgeving goed.169 In oktober 2006

werd de Trademark Dilution Revision Act (TDRA) uiteindelijk wet. De meest

belangrijke verandering die door de TDRA aan paragraaf 43(c) werd aangebracht,

was het vervangen van “verwatering veroorzaakt” door “zal naar alle

waarschijnlijkheid verwatering veroorzaken”.170 Hierdoor is niet langer het bewijs

van werkelijke verwatering vereist maar volgt aansprakelijkheid uit het bewijs van

een waarschijnlijkheid van verwatering. Op deze manier werd Victoria’s Secret

overruled door de wetgever. De wetgeving van 2006 specifieert ook dat paragraaf

43(c) van toepassing is op merken die onderscheidingskracht hebben, ongeacht of het

gaat om inherente of verworven onderscheidingskracht. 171 Om een succesvolle

vordering wegens verwatering in te stellen onder de TDRA moet de eiser aantonen

dat:

                                                                                                               165 Anheuser-Busch Inc. v. Andy’s Sportswear Inc., 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1542 (N.D. Cal. 1996). Hier stelde de rechtbank dat BUDWEISER beroemd was voor bier voor de doeleinden van paragraaf 43(c). 166 Vb. Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F. Supp. 282 (D.N.J.), aff’d, 159 F.3d 1351 (3d Cir. 1998); vb. Nailtiques Cosmetic Corp. v. Salon Sciences Corp., 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1995 (S.D. Fla. 1997). 167 Vb. TCPIP Holdings, Inc. v. Haar Comm., Inc., 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001). In deze zaak stelde de rechtbank dat enkel merken met een inherente onderscheidingskracht recht hadden op bescherming tegen verwatering onder paragraaf 43(c). 168 H.R. 683, 109th Cong. (2005-2006). 169 152 Cong. Rec. S1921 (daily ed. March 8, 2006). 170 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (2006). 171 Op deze manier legde de wetgever de beslissing van het Second Circuit in de TCPIP zaak naast zich neer, dat stelde dat enkel merken met een inherente onderscheidingskracht recht hadden op bescherming.

  54  

! De eiser in het eigendom is van een beroemd merk met onderscheidingskracht;

! De verweerder begonnen is met het gebruiken van het merk in de handel

waardoor het beroemde merk beweerdelijk wordt verwaterd;

! Een gelijkenis tussen het merk van de verweerder en het beroemde merk

aanleiding geeft tot een associatie tussen de merken; en dat

! Die associatie naar alle waarschijnlijkheid de onderscheidingskracht van het

beroemde merk schaadt of naar alle waarschijnlijkheid de reputatie van het

beroemde merk aantast.172

77. Net zoals in de wetgeving van 1995, heerst in de wetgeving van 2006 de visie

dat beroemdheid een belangrijke rol zou moeten spelen in het beperken van de

beschikbaarheid van de bescherming tegen verwatering.173 Maar de TDRA past de

definitie van ‘beroemd’ aan door duidelijk te maken dat een beroemd merk alom

bekend moet zijn bij het algemeen consumerend publiek van de Verenigde Staten. Het

reikt hierbij een aantal factoren aan die kunnen helpen bij het vaststellen of het merk

die vereiste graad van bekendheid bezit:

! De duur, omvang en geografische reikwijdte van de aanprijzing en publiciteit

van het merk door de titularis van het merk of derde partijen;

! De hoeveelheid, het volume en de geografische reikwijdte van de verkoop van

goederen of diensten die worden aangeboden onder het merk;

! De omvang van de werkelijke herkenning van het merk; en

! Of een merk geregistreerd werd onder de Act van 3 maart 1881 of onder de

Act van 20 februari 1905 of in het algemeen register.174

                                                                                                               172 Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). 173 Men zou zich de vraag kunnen stellen of dit wel logisch is. De beroemdheidsvereiste bestaat omdat titularissen van beroemde merken het meest nood hebben aan een vordering gebaseerd op verwatering omdat zij het meest te verliezen hebben op het vlak van unieke associatie van hun goederen of diensten met het merk (en ook op het vlak van geld dat werd geïnvesteerd in goodwill). Daarnaast zullen beroemde merken ook eerder het doelwit zijn van verwatering dan minder beroemde merken. Maar men zou ook kunnen zeggen dat beroemde merken, omwille van die beroemdheid, bestendiger zijn tegen verwatering dan minder beroemde merken. Beroemdheid betekent immers dat er een krachtige, unieke associatie bestaat tussen het merk en de goederen of diensten van de merkhouder. Is het dan niet beter om bescherming tegen verwatering enkel toe te kennen aan zwakkere merken? 174 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A) (2006).

   55  

De wet van 2006 vereist dat het merk wordt herkend door het algemeen consumerend

publiek van de Verenigde Staten. Dit wil zeggen dat de nieuwe versie van paragraaf

43(c) merken die regionaal of lokaal beroemd zijn achterlaat zonder remedie tegen

verwatering.175 Daarnaast lijkt de wet van 2006 ook de stelling, dat beroemdheid in

een nichemarkt zou kunnen volstaan voor de doeleinden van paragraaf 43(c), te

verwerpen. De rechtspraak volgt de wetgever hierin.176 Men moet in gedachte houden

dat de verweerder enkel aansprakelijk kan worden gesteld als hij het merk heeft

gebruikt op enig ogenblik nadat het merk beroemd was geworden. De beroemdheid

van het merk wordt gemeten vanaf het moment dat de verweerder het merk aannam

en gebruikte.177 Als de verweerder het merk aannam en gebruikte voordat het merk in

kwestie beroemd werd, zal hij niet aansprakelijk zijn en het feit dat het merk later

beroemd werd, zal de voormalige legale activiteit van de verweerder niet omzetten in

een illegale activiteit.

78. De wetgeving van 1995 sloot de verpakking of de verschijning van

goederen178 niet uit van de vordering omwille van verwatering maar het omarmde dit

ook niet uitdrukkelijk. De wetgeving van 2006 erkent de verwatering van de

verpakking of verschijning van goederen niet rechtsreeks, maar via een artikel over de

bewijslast. Dit artikel stelt dat de persoon die beweert dat er sprake is van

verwatering, moet bewijzen dat de verpakking of verschijning van het goed niet

functioneel is en beroemd is en als de verpakking of verschijning een federaal

geregistreerd merk inhoudt, dat de ongeregistreerde materie beroemd is afzonderlijk

en apart van het geregistreerde merk.179

                                                                                                               175 Titularissen van dergelijke merken kunnen wel nog proberen procederen onder de statelijke verwateringswetten. 176 Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP v. Milbank Holding Corp., 82 U.S.P.Q.2d (BNA) 1583 (C.D. Cal. 2007). De rechtbank concludeert dat loutere nicheberoemdheid niet voldoet aan de vereiste van de wet van 2006 dat het merk moet herkend worden door het algemeen consumerend publiek; Top Tobacco, L.P. v. North Atlantic Operating Co., Inc., 509 F.3d 380, 384 (7th Cir. 2007). De verwijzing in de wet naar ‘het algemeen publiek’ elimineert de nichemarktberoemdheid. 177 Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012). 178 Dit noemt men in het Amerikaans merkenrecht ‘trade dress’. 179 15 U.S.C. § 1125(c)(4) (2006).

  56  

79. Net zoals bij de FTDA voorziet de TDRA in drie uitsluitingen van vervolging

voor verwatering: (1) eerlijk gebruik; (2) elke vorm van nieuwsverslaggeving en

nieuwscommentaar; en (3) elk non-commercieel gebruik van een merk.180 De definitie

van verwatering in paragraaf 45 van de Lanham Act werd geschrapt en werd

vervangen door definities van verwatering in paragraaf 43(c)(2)(B) en (C). De

wetgeving van 2006 erkent hiermee uitdrukkelijk twee vormen van verwatering:

verwatering door ‘blurring’ en verwatering door ‘tarnishment’. Deze twee vormen

van verwatering worden hieronder gedetailleerd uiteengezet.

4. De vormen van verwatering: ‘Tarnishment’ en ‘Blurring’ 80. Zoals hierboven reeds vermeld, bestaan er twee vormen van verwatering:

verwatering door blurring en verwatering door tarnishment. Rechter Posner legt via

een gemakkelijk voorbeeld uit wat er moet verstaan worden onder deze begrippen.181

Het vertrekpunt is de in de VS bekende juwelierszaak Tiffany:

i. Blurring 81. Stel dat een duur restaurant zichzelf ook ‘Tiffany’ noemt. Er is slechts een

klein gevaar dat het consumerend publiek zal denken dat ze interageren met een

bedrijfstak van de Tiffany juwelierszaak. Maar als de consumenten de volgende keer

de naam ‘Tiffany’ zien, zullen ze misschien zowel denken aan het restaurant als aan

de juwelierszaak en op die manier zal de krachtdadigheid van de naam als

identificatiemiddel van de winkel verminderen. Consumenten zullen harder moeten

nadenken om de naam als de naam van de winkel te herkennen, hetgeen neerkomt op

een hogere inbeeldingskost. Hierdoor wordt de onderscheidingskracht van het

beroemde merk aangetast doordat het merk niet alleen meer doet denken aan de eerste

gebruiker maar ook aan de tweede gebruiker van het merk. Het leidt dus tot een

vermenigvuldiging van betekenissen voor het merk.182 Dit noemt men verwatering

door blurring. De bezorgdheid bij deze vorm van verwatering is dat de zoekkosten

van de consument zullen stijgen wanneer een merk geassocieerd wordt met een

variëteit aan niet gerelateerde producten. Andere voorbeelden hiervan zijn: Nike

violen, Buick aspirine tabletten, Kodak piano’s, Bulova jurken,…                                                                                                                180 15 U.S.C. §1125(c)(3)(A), (B) en (C) (2006). 181 Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002). 182 Visa Int’l Service Assoc. v. JSL Corp., 610 F.3d 1088 (9th Cir. 2010). Dit fenomeen beschouwt men als de essentie van verwatering door blurring.

   57  

82. Congress heeft blurring gedefinieerd in de wetgeving van 2006. Daarin wordt

gesteld dat verwatering door blurring het verband is dat voortkomt uit de gelijkenis

tussen een merk en een beroemd merk en dat de onderscheidingskracht van het

beroemd merk beschadigt.183 Vóór de wetgeving van 2006 had rechter Sweet in de

Mead Data zaak een aantal factoren aangereikt om verwatering door blurring te

analyseren. Deze ‘Sweet’ factoren zijn de volgende: (1) de gelijkenis tussen de

merken; (2) de gelijkenis met de producten die worden gedekt door het merk; (3) de

verfijndheid van de consumenten; (4) roofzuchtige intentie; (5) de beroemdheid van

het oudere merk; en (6) de beroemdheid van het jongere merk.184 Deze factoren, die

vaak werden ingeroepen door de procespartijen, werden op een inconsistente manier

toegepast door de rechtbanken.185 Dit zorgde voor niet al te veel rechtszekerheid. Op

het moment dat de TDRA werd aanvaard in de Senaat, was er dan ook nog geen

definitieve test voor verwatering door blurring. De wetgever heeft dit proberen

oplossen door een aantal factoren in de wet te schrijven waarmee de rechtbank onder

meer rekening kan houden bij het bepalen of een merk naar alle waarschijnlijkheid

verwatering door blurring zou kunnen veroorzaken:186

! De graad van gelijkenis tussen het merk en het beroemd merk. Het merk en

het beroemde merk moet echter niet identiek zijn. Dit zou immer inconsistent

zijn met de taal van paragraaf 43(c)(2)(B)(i) van de Lanham Act (‘degree of

similarity’).187 Het is zelfs niet vereist dat het overtredend merk en het

beroemd merk substantieel gelijkaardig zijn.188

                                                                                                               183 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B) (2006). 184 Mead Data Cent. v. Toyota Motor Sales U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1035 (2d Cir. 1989) (Sweet, J., concurring).  185 Zie vb. Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 170 F.3d 449 (4th Cir.), cert. denied, 528 U.S. 923 (1999); Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000). Volgens de rechtbanken in beide zaken speelde enkel de gelijkenis tussen de merken en de beroemdheid van het oudere merk een relevante rol onder de federale wet; Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999). De rechtbank in deze zaak was zeer sceptisch over de vraag of er zelfs een factortest moest zijn voor verwatering door blurring. 186 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B) (2006). 187 Zie ook Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co., 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011). 188 Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009). In de Starbucks zaak ging het Second Circuit akkoord met de lagere rechtbank dat de merken van de eiser en de verweerder ongelijkaardig waren, maar ze weigerde aan de (on)gelijkenis een dispositieve betekenis te geven. Het Second Circuit blijft dus trouw aan de wet maar zegt niet dat er een speciale betekenis moet worden gegeven aan de gelijkenisfactor.

  58  

! De graad van inherente of verworven onderscheidingskracht van het

beroemde merk. In de Louis Vuitton zaak accepteerde het hof dat de sterkte

van het beroemde merk in werkelijkheid blurring tegenwerkt, ook in de

context van een parodie.189

! De mate waarin de titularis van het beroemde merk zijn merk substantieel

exclusief gebruikt.

! De graad van herkenning van het beroemde merk. Hetzelfde als bij puntje 2

geldt hier.

! De vraag of de gebruiker van het merk de bedoeling had om een band te

creëren met het beroemde merk. De rechtbank in de Starbucks zaak maakt

een onderscheid tussen de intentie van de verweerder om zijn merk te

associëren met het merk van de eiser en de kwade trouw. Hieraan voegt het

toe dat er geen bewijs van kwade trouw vereist is.190

! Enig werkelijk verband tussen het merk en het beroemde merk. Een vraag

hierbij is welk gewicht er gehangen moet worden aan het bewijs via een

enquête. Het belang dat wordt gegeven aan dit bewijsmiddel verschilt van

zaak tot zaak, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.191 Het is wel

vereist dat de resultaten van de enquête ten minste het bewijs leveren dat

consumenten de vereiste mentale associatie tussen de merken hebben

gemaakt. 192 Maar bewijs via een enquête is niet vereist om een

waarschijnlijkheid van verwatering vast te stellen.193

De lijst van verwateringsfactoren uit paragraaf 43(c)(2)(B) van de Lanham Act is

niet-exhaustief. Maar tot op vandaag zijn de rechtbanken nog niet geneigd geweest

om te berusten op andere factoren dan degene die expliciet opgenomen zijn in de wet.

                                                                                                               189 Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). 190 Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009). 191 Vergelijk Nike, Inc. v. Nikepal Int’l, Inc., 2007 WL 2782030 (E.D. Cal. 2007). Een enquête toonde aan dat 87% van de deelnemers het merk van de verweerder, NIKEPAL voor laboratoriumdiensten en goederen, associeerden met het merk van de eiser, NIKE voor sportgoederen en sportkledij; met V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 558 F. Supp. 2d 734 (W.D. Ky. 2008), aff’d, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010). Anekdotisch bewijs van een enkele beledigde voorbijganger was niet minder imperatief dan het bewijs in Nikepal. 192 Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 170 F.3d 462, 463 (4th Cir. 1999). 193 Visa Int’l Service Assoc. v. JSL Corp., 610 F.3d 1088 (9th Cir. 2010).

   59  

ii. Tarnishment 83. Stel nu dat het restaurant dat de naam ‘Tiffany’ aanneemt, eigenlijk een

striptease bar is. Opnieuw zal de consument niet denken dat de striptease bar behoort

tot dezelfde eigenaar als die van de juwelierszaak. Maar telkens de consument denkt

aan het woord ‘Tiffany’, zal zijn beeld van de hoogstaande juwelierszaak bevlekt

worden door de associatie van het woord met een striptease bar. Dit is een vorm van

verwatering door tarnishment. De bezorgdheid bij deze vorm van verwatering is dat

de reputatie van het beroemde merk wordt beschadigd. Dit volgt duidelijk uit de

definitie die werd ingevoerd via de wetgeving van 2006: “Verwatering door

tarnishment is het verband dat voortkomt uit de gelijkenis tussen een merk en een

beroemd merk en dat de reputatie van een beroemd merk beschadigt.”.194 Dus om een

succesvolle vordering wegens verwatering door tarnishment in te stellen moet de eiser

aantonen dat het merk van de verweerder de reputatie van het beroemde merk van de

eiser beschadigt.195 Andere voorbeelden hiervan zijn: het gebruik van de domeinnaam

‘adultsrus.com’ en de term ‘Adults R us’ op een website die seksuele toestellen en

kledij te koop stelt196 , het gebruik van de naam ‘Victor’s Little Secret’ voor

seksspeelgoed en voor een winkel die dat verkoopt197, het verhandelen van posters

met daarop gedrukt ‘Enjoy Cocaine’198, …

84. In tegenstelling tot verwatering door blurring, voorziet de TDRA geen hulp bij

het bepalen van wat de eiser moet aantonen om een waarschijnlijkheid van

tarnishment te bewijzen. Het artikel over verwatering door tarnishment geeft namelijk

geen lijst van factoren waarmee rekening kan worden gehouden zoals bij verwatering

door blurring.199 Het vermeldt enkel de hierboven vermelde definitie van verwatering

door tarnishment. De vraag naar wat tarnishment precies inhoudt blijft dus

                                                                                                               194 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(C) (2006). 195 Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). 196 Toys “R” Us, Inc. v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836 (N.D. Cal. 1996). De verweerder berokkende duidelijk schade aan de reputatie van het beroemde merk Toys “R” Us en Kids “R” Us voor speelgoed en kledij voor kinderen. 197 V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010). Schade werd berokkend aan de reputatie van het beroemde merk Victoria’s Secret.    198 Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972). De verweerder berokkende schade aan de reputatie van het beroemde merk Coca-Cola want de posters gebruikten hetzelfde lettertype en kleurenschema (rood en wit) als de advertenties “Enjoy Coca-Cola” van Coca-Cola. 199 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B) (2006).

  60  

grotendeels onbeantwoord, waardoor de rechtbanken de omvang van de vordering

omwille van verwatering door tarnishment zaak per zaak moeten bepalen. De

rechtbanken hebben dan ook uiteenlopende visies over wat onder hieronder moet

worden verstaan. Zo oordeelde het Sixth Circuit in hoger beroep tegen de beslissing

van de rechtbank in de Victoria’s Secret zaak dat als een merk, dat duidelijk

geassocieerd wordt met een beroemd merk, wordt gebruikt om seksgerelateerde

goederen of diensten te verkopen, er een sterk weerlegbaar vermoeden of ten minste

een sterke inferentie bestaat dat het nieuwe merk in kwestie naar alle

waarschijnlijkheid het beroemde merk zal bevlekken. 200 De titularis van het nieuwe

merk moet dus bewijzen dat er geen kans op tarnishment bestaat om het vermoeden

van verwatering te weerleggen.201 Op die manier bevestigde en onderstreepte het

Sixth Circuit niet alleen de toepassing van de waarschijnlijkheid van verwatering-

standaard zoals wordt uiteengezet in de TDRA, maar het introduceerde ook een

nieuwe standaard voor verwatering door tarnishment van beroemde merken die

geassocieerd worden met seksuele producten. Maar deze beslissing moet beschouwd

worden als een rariteit202 en mag niet dienen als een hulpmiddel bij het toepassen van

de TDRA standaard.203

Men moet daarentegen naar de beslissing kijken van het Second Circuit in de

Starbucks zaak. In deze staak stelde het Hof dat een merk bevlekt kan worden als het

gelinkt wordt aan producten van slechte kwaliteit of als het wordt voorgesteld in een

ongezonde of onsmakelijke context, met als resultaat dat het publiek het gebrek aan

kwaliteit of het gebrek aan prestige in de goederen van de verweerder zal associëren

                                                                                                               200 V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010). 201 Het vermoeden heeft dus een ‘res ipsa loquitor’-achtig effect. Het plaats op de titularis van het nieuwe merk de bewijslast om aan te tonen dat er geen waarschijnlijkheid of mogelijkheid van tarnishment bestaat. Dit vermoeden kan dan ook overkomen worden via bewijs dat de mogelijkheid weerlegt dat sommige consumenten het nieuwe merk zowel beledigend als schadelijk voor de reputatie en schadelijk voor het gunstige symbolisme van het oude merk zullen vinden. 202 De creatie van het weerlegbaar vermoeden door het Sixth Circuit, hetgeen voornamelijk gerechtvaardigd wordt door een grote fout in het lezen van de wetsgeschiedenis van de TDRA, breidt namelijk de rechten van merkhouders uit tot buiten hetgeen door Congress werd bedoeld. De ‘dissenting judge’ was dan ook van oordeel dat deze verschuiving van bewijslast geen steun vindt in de wet. De bewijslast om waarschijnlijkheid van verwatering door tarnishment aan te tonen moet dan ook blijven bij de beroemde merkhouder. 203 Britt N. Lovejoy, Tarnishing the Dilution by Tarnishment Cause of Action: Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc. and V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, Compared, 26 BERKELEY TECHNOLOGY L.J. 623, 625 (2011).

   61  

met niet gerelateerde goederen van de eiser. Daarnaast concludeerde het Hof ook dat

de relevante vraag niet is of een consument het negatief luidende jongere merk zou

kunnen associëren met het beroemde oudere merk, maar wel of dergelijke associatie

werkelijk de positieve indrukken van de consumenten over de producten van de

merkhouder (hier Starbucks Coffee) naar alle waarschijnlijkheid zal schaden.204

Omdat deze redenering de schade, die naar alle waarschijnlijkheid resulteert uit het

gebruik van het merk door de verweerder, vaststelt en niet veronderstelt, wordt de

geëvolueerde verwateringsstandaard op een meer accurate wijze toegepast in de

Starbucks beslissing. Rechtbanken zouden dan ook het best steunen op de redenering

van het Second Circuit in toekomstige tarnishment zaken.

5. Verwatering onder de Lanham Act paragraaf 2(f) 85. Aan een merk dat verwatering onder paragraaf 43(c) veroorzaakt als het wordt

gebruikt, kan registratie geweigerd worden. Daarenboven kan een

registratieprocedure voor zo’n merk onderbroken worden, mits het volgen van de

juiste procedure.205

§2 BESCHERMING TEGEN ‘CYBERSQUATTING’ 86. Merkhouders kennen een grote waarde toe aan het hebben van domeinnamen

die identiek of gelijkaardig zijn aan hun merken. Omdat aan merkhouders geen

voorkeur wordt toegekend bij het verwerven van de registratie van een domeinnaam

die overeenkomt met hun merk, bestaat de kans dat de corresponderende domeinnaam

geregistreerd wordt door een derde partij. Sommige ‘entrepreneurs’ hebben juist dat

gedaan en wouden zo de waarde die merkhouders vasthangen aan de registratie van

zulke domeinnamen exploiteren door grote sommen geld te eisen voor de overdracht

van de domeinnaam aan de merkhouder. Deze activiteit noemt men ‘cybersquatting’                                                                                                                204 Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97, 103 (2d Cir. 2009). In deze zaak produceerde en verkocht de verweerder Black Bear geroosterde koffiebonen en gerelateerde goederen via mail order en internet order, alsook in een klein aantal supermarkten in New England. In april 1997, begon Black Bear een donker geroosterde blend van koffie te verkopen onder de namen ‘Charbucks Blend’ en ‘Mister Charbucks’. Starbucks was van mening dat ‘Charbucks’ de positieve reputatie van Starbucks schaadde door het veroorzaken van negatieve associaties met Starbucks in hoofde van de consumenten, in het bijzonder het beeld van bittere te ver geroosterde koffie. Het Hof hield echter dat tarnishment niet waarschijnlijk was omdat een louter associatie tussen ‘Charbucks’ en ‘Starbucks’, gekoppeld aan een negatieve indruk over de naam ‘Charbucks’, onvoldoende is om een waarschijnlijkheid van verwatering door tarnishment vast te stellen. 205 15 U.S.C. § 1052(f) (2006).

  62  

of ‘cyberpiracy’. Dit is dus de praktijk waarbij een beroemd merk van een ander

wordt geregistreerd als deel van een domeinnaam op het internet, om zo het product

of de handelspraktijken van de merkhouder te bekritiseren of louter om in een positie

terecht te komen waarbij men de merkhouder kan aanbieden om de rechten om het

merk als domeinnaam te gebruiken, terug te verkopen. 206 Uiteindelijk werd

cybersquatting verboden via een aantal wetten, welke hieronder nader worden

bekeken.

1. Bescherming onder de verwateringswetgeving 87. Toen de praktijk van cybersquatting voor het eerst plaats vond, was het meest

effectieve wapen voor de merkhouders de vordering op basis van verwatering.207 Het

probleem was dat cybersquatting zaken niet altijd makkelijk te passen waren in de

klassieke doctrine van merkinbreuk of de doctrine van verwatering. Daarom heeft

Congress in 1999 de Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)

aangenomen.

2. Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA): Paragraaf 43(d) van de Lanham Act 88. In 1999 nam Congress additionele wetgeving aan die gericht was op het

verhelpen van het probleem van cybersquatting. Paragraaf 3002(a) van de

Anticybersquatting Consumer Protection Act werd opgenomen in paragraaf 43(d) van

de Lanham Act.208 De ACPA creëert een burgerlijke vordering tegen eenieder die

probeert een domeinnaam te registeren, te verhandelen of te gebruiken die identiek of

verwarrend gelijkaardig is aan een merk of een beroemd merk verwatert, voor zover

er een bedoeling te kwader trouw is om te profiteren van dat merk. Paragraaf 43(d)

van de Lanham Act voorziet dus in twee gerelateerde vorderingen: (1) een vordering

in personam tegen de cybersquatter, gegrond op de registratie te kwader trouw of het

                                                                                                               206 Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a nutshell, 208-209 (6th ed. 2009). 207 Zie vb. Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998). De rechtbank hield dat een cybersquatter die ‘Panavision’ had geregistreerd als domeinnaam voldoende commercieel gebruik had gemaakt van een merk om tot verwatering te besluiten onder zowel de federale verwateringswet als de verwateringswet van Californië. 208 Pub. L. No. 106-113, tit. III.    

   63  

gebruik te kwader trouw van de domeinnaam; en (2) een vordering in rem tegen de

domeinnaam zelf als persoonlijke bevoegdheid ontbreekt.209

i. De vordering in personam onder paragraaf 43(d)(1) van de Lanham Act 89. Opdat een eis omwille van cyberpiracy zou slagen, moet de eiser bewijzen dat

het merk in kwestie onderscheidingskracht heeft of beroemd is, dat de domeinnaam

identiek of verwarrend gelijkaardig is aan het merk en dat de verweerder de

domeinnaam heeft geregistreerd, verhandeld of gebruikt met een bedoeling om te

profiteren van het merk. Vorderingen onder de ACPA zijn bijkomend aan andere

civiele vorderingen of remedies die normaal van toepassing zijn. Deze wet sluit

immers de wetgeving van de Amerikaanse staten niet uit, dus vorderingen onder

statelijke wetten zijn ook beschikbaar voor de eiser.

90. De eerste vereiste opdat een vordering tegen cybersquatting zou slagen, is dat

het merk in kwestie onderscheidingskracht heeft of beroemd is. Dit wordt op dezelfde

manier nagegaan als bij een vordering omwille van verwatering.210

91. De tweede vereiste is dat de domeinnaam identiek of verwarrend gelijkaardig

is aan het merk van de eiser. De Sporty’s Farm rechtbank merkte op dat ‘verwarrend

gelijkaardig’ een andere standaard is dan de waarschijnlijkheid van verwarring-

standaard bij een inbreuk op een merk.211 De vraag onder de ACPA is niet of de

domeinnamen die werden geregistreerd naar alle waarschijnlijkheid zullen worden

verward met de domeinnaam van de eiser, maar of ze identiek of verwarrend

gelijkaardig zijn aan het merk van de eiser.212 Daarnaast is het feit dat verwarring over

de bron of de sponsoring van een website zou kunnen worden opgelost door het

bezoeken van de website irrelevant voor de vraag of de domeinnaam zelf identiek of

verwarrend gelijkaardig is aan het merk van de eiser.213 Uitzonderlijk zijn er wel

                                                                                                               209 15 U.S.C. § 1125(d) (2006). 210 Zie 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A) (2006) en supra randnummer 77. 211 Sporty’s Farm L.L.C. v. Sportsman’s Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir.), cert. denied, 530 U.S. 1262 (2000); Zie ook DSPT Int’l, Inc. v. Nahum, 624 F.3d 1213 (9th Cir. 2010). 212 Coca-Cola Co. v. Purdy, 382 F.3d 774, 783 (8th Cir. 2004). 213 Coca-Cola Co. v. Purdy, 382 F.3d 774, 783 (8th Cir. 2004).

  64  

rechtbanken die dezelfde waarschijnlijkheid van verwarringstest toepassen op de

klassieke eis omwille van de inbreuk op een merk en de eis onder de ACPA.214

92. De laatste vereiste is dat er kwade trouw bestaat in hoofde van de verweerder.

Om te bepalen of de verweerder te kwader trouw heeft gehandeld, voorziet de ACPA

in een niet-exhaustieve lijst van factoren. Een rechtbank kan rekening houden met,

maar is niet gelimiteerd tot de volgende factoren:215

! Merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van de verweerder in

de domeinnaam;

! De mate waarin de domeinnaam bestaat uit de juridische naam van de

verweerder of een naam die anders in het algemeen gebruikt wordt om de

verweerder te identificeren;

! Het vorig gebruik door de verweerder van de domeinnaam in verband met het

te goeder trouw aanbieden van enige goederen of diensten;

! Het te goeder trouw niet-commercieel gebruik of eerlijk gebruik door de

verweerder van het merk op een site die toegankelijk is onder de domeinnaam;

! De intentie van de verweerder om consumenten af te leiden van de online

locatie van de merkhouder op een site die toegankelijk is onder de

domeinnaam, die de goodwill, die wordt voorgesteld door het merk, zou

kunnen schaden, en dit ofwel voor commerciële opbrengst of met de

bedoeling om het merk te bevlekken of verdacht te maken, door het creëren

van een waarschijnlijkheid van verwarring met betrekking tot de bron, de

sponsoring, de affiliatie of het endossement van de site;216

! Het aanbod van de verweerder om de domeinnaam over te dragen, te verkopen

of op een andere manier toe te wijzen aan de merkhouder of enige derde partij

om een financiële opbrengst te verkrijgen zonder de domeinnaam te hebben

gebruikt, of te willen hebben gebruikt in een aanbieding te goeder trouw van

goederen of diensten. Of het vroegere gedrag van de verweerder dat wijst op

een patroon van zulk gedrag;

                                                                                                               214 Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F. Supp. 2d 1302, 1315-1316 (N.D. Ga. 2008). 215 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)(i) (2006). 216 Zie vb. Shields v. Zuccarini, 254 F.3d 476 (3d Cir. 2001). De rechtbank concludeerde dat de verweerder te kwader trouw had gehandeld omdat hij 5 domeinnamen had geregistreerd en gebruikt om klanten weg te leiden van de website van de merkhouder en zo de goodwill verbonden aan het merk van de eiser had geschaad.

   65  

! De voorziening door de verweerder van materiaal en misleidende valse

contactinformatie bij het appliceren voor de registratie van de domeinnaam, de

opzettelijke mislukking van de verweerder om accurate contactinformatie aan

te houden of het vroegere gedrag van de verweerder dat wijst op een patroon

van zulk gedrag;

! De registratie of verwerving door de verweerder van meerdere domeinnamen,

waarvan de verweerder weet dat ze identiek of verwarrend gelijkaardig zijn

aan merken van anderen die onderscheidingskracht hebben op het moment van

de registratie van zulke domeinnamen, ongeacht de goederen of diensten van

de partijen; en

! De mate waarin het merk, dat geïncorporeerd is in de verweerder zijn

domeinnaam, al dan niet onderscheidingskracht heeft en beroemd is in de

betekenis van paragraaf 43(c)(1) van de Lanham Act.

Paragraaf 43(d)(1)(B)(ii) van de Lanham Act bepaalt dat er geen sprake van kwade

trouw kan zijn in het geval dat de rechtbank vaststelt dat de verweerder geloofde en

redelijke gronden had om te geloven dat het gebruik van de domeinnaam een eerlijk

gebruik was of legaal was op een andere manier.217 Dit noemt men de ‘safe harbor

defense’. Maar de rechtbanken hebben benadrukt dat dit verweer slechts in de meest

ongewone zaken mag gebruikt worden.218 Dit wil zeggen dat een verweerder die

slechts gedeeltelijk te kwader trouw handelt, zich niet kan beroepen op dit verweer.

93. De ACPA bevat geen vereiste van commercieel gebruik. Gebruik is namelijk

slechts één mogelijke manier om de ACPA te overtreden (“heeft geregistreerd,

verhandeld of gebruikt”). Toelaten dat een cybersquatter een domeinnaam registreert

met de bedoeling te profiteren, maar hem de wet laten omzeilen door niet-

commercieel gebruik te maken van het merk, zou ingaan tegen de geest van de wet.219

Het feit dat een domeinnaam wordt gebruikt in verbinding met een site die niet-

commercieel is of eerlijk gebruik maakt van het merk, betekent dan ook niet

noodzakelijk dat er geen kwade trouw bestaat in hoofde de registrator van de

                                                                                                               217 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)(ii) (2006). 218 GoPets Ltd. v. Hise, 657 F.3d 1024 (9th Cir. 2011); Lahoti v. VeriCheck, Inc., 586 F.3d 1190, 1203 (9th Cir. 2009). 219 Bosley Med. Inst. v. Kremer, 403 F.3d 672, 679 (9th Cir. 2005).

  66  

domeinnaam. 220 Het was namelijk niet de bedoeling van de wetgever om een

achterdeurtje te creëren, door de registrator van een domeinnaam toe te laten om de

toepassing van de wet te ontlopen door louter een website te maken die geen inbreuk

pleegt onder een illegale domeinnaam.221 Dit betekent ook dat de uitzondering van

niet-commercieel gebruik van paragraaf 43(c)(4)(B) van de Lanham Act niet van

toepassing is op cyberpiracy. Één van de negen factoren waarmee de rechtbank

rekening moet houden bij het vaststellen van kwade trouw, is “het te goeder trouw

niet-commercieel gebruik of eerlijk gebruik door de verweerder van het merk op een

site die toegankelijk is onder de domeinnaam”.222 Deze factor zou betekenisloos zijn

als de wet elk niet-commercieel gebruik van een merk in een domeinnaam zou

vrijstellen.

ii. De vordering in rem onder paragraaf 43(d)(2) van de Lanham Act 94. De vordering in rem gecreëerd door paragraaf 43(d)(2) van de Lanham Act

stelt merkhouders van Amerikaanse merken in staat om de terugkeer te verzekeren

van domeinnamen vanwege cybersquatters en andere registrators die een domeinnaam

hebben geregistreerd zonder toestemming van de merkhouder. De reikwijdte van het

artikel, zowel wat betreft het geografische bereik als wat betreft het type van gedrag

waarover het bevoegdheid heeft, is het voorwerp geweest van heel wat rechtspraak.

Het wordt namelijk grondwettelijk betwist. 223 De bevoegdheid in rem van een

rechtbank is slechts bedoeld als een back-up optie, die enkel op de voorgrond treedt

indien de rechtbank geen persoonlijke bevoegdheid heeft.224

95. In het begin interpreteerden de rechtbanken de taal van het artikel als

suggererend dat de elementen van de vordering in rem dezelfde zijn als wanneer er

persoonlijke bevoegdheid is onder paragraaf 43(d)(1) van de Lanham Act. De

Harrods rechtbank hield dat paragraaf 43(d)(2) een vordering in rem toelaat voor de

overtreding van paragrafen 43(a), 43(c) en 43(d)(1).225 Ook bij deze vordering is de

                                                                                                               220 Coca-Cola Co. v. Purdy, 382 F.3d 774, 778 (8th Cir. 2004). 221 H.R. Rep. No. 106-412 at 11 (1999). 222 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)(i)(IV) (2006). 223 Er zijn voornamelijk grondwetrechtelijke klachten over de bepalingen met betrekking tot de bevoegdheid van de rechtbank die zich over deze vordering mag uitspreken. Hier ga ik echter niet verder op in want dit bevindt zich buiten de sfeer van deze thesis.    224 Zie vb. Porsche Cars N.A., Inc. v. Porsche.net, 302 F.3d 248 (4th Cir. 2002). 225 Harrods Ltd. v. Sixty Internet Domain Names, 302 F.3d 214 (4th Cir. 2002).

   67  

bedoeling te kwader trouw om te profiteren een noodzakelijk element.226 Elk artikel

van de ACPA reflecteert namelijk de bedoeling van Congress om het cybersquatting

probleem te verhelpen en niet de onschuldige of te goeder trouw registratie van

domeinnamen die op bestaande merken een inbreuk zouden kunnen plegen.227 Het

kan zijn dat twee ondernemingen beiden legitieme aanspraken hebben op hetzelfde

merk, maar in verschillende geografische gebieden. Congress had niet de bedoeling

om de rechten van legitieme gebruikers van een merk te verstoren bij het aannemen

van de ACPA. Maar rechtbanken moeten wel oppassen dat ze de factoren voor het

vinden van kwade trouw niet toepassen op een manier die altijd leidt tot de

vaststelling van kwade trouw. Als de persoon die gelijktijdig maar rechtmatig

andermans merk gebruikt daarentegen een domeinnaam registreert met de intentie om

zijn gebruik van het gedeelde merk uit te breiden buiten zijn geografisch beperkt

gebied, dan wordt de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd zoals uitgelijnd in

de ACPA.228

3. ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) 96. Op verzoek van de Amerikaanse regering heeft de Wereldorganisatie voor de

Intellectuele Eigendom (WIPO229) sinds juli 1998 een extensief internationaal proces

van consultaties gehouden (‘the WIPO Process’). Het doel van dit proces was het

doen van aanbevelingen aan de corporatie die instaat voor het beheren van het

domeinnaamsysteem, de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

(ICANN), over bepaalde vragen die voortkomen uit het raakvlak tussen domeinnamen

en intellectuele eigendomsrechten. In het finale rapport 230 werd gesteld dat ICANN

een geschilbeslechtingsbeleid moest aannemen waaronder een uniforme

administratieve geschilbeslechtingsprocedure beschikbaar zou worden gesteld voor

geschillen omtrent domeinnamen in alle generische top level domeinen (.com, .net en

.org).231

                                                                                                               226 BroadBridge Media, L.L.C. v. Hypercd.com, 106 F. Supp. 2d 505, 511 (S.D.N.Y. 2000).  227 Harrods Ltd. v. Sixty Internet Domain Names, 157 F. Supp. 2d 658 (E.D. Va. 2001), rev’d in part and aff’d in part, 302 F.3d 214 (4th Cir. 2002). 228 Harrods Ltd. v. Sixty Internet Domain Names, 302 F.3d 214 (4th Cir. 2002). 229 World Intellectual Property Organization.  230 World Intellectual Property Organization, Final Report of the Internet Domain Name Process (executive summary, April 30, 1999), http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html (last visited May 05, 2014). 231 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).

  68  

97. Op 24 october 1999 werd de Uniform Domain Name Dispute Resolution

Policy goedgekeurd door ICANN. Paragraaf 4 van de UDRP stelt dat een verplichte

administratieve procedure moet gestart worden bij een service provider die aan

administratieve geschillenbeslechting doet (de ‘Provider’)232, als een derde partij bij

de bevoegde Provider beweert dat (1) je domeinnaam identiek of verwarrend

gelijkaardig is aan een merk of dienstmerk in dewelke de derde partij rechten heeft;

en dat (2) je geen rechten of legitieme belangen hebt met betrekking tot de

domeinnaam233; en dat (3) jouw domeinnaam geregistreerd is en te kwader trouw

wordt gebruikt.234 Dit zijn complementaire voorwaarden dus de derde partij moet

bewijzen dat elk van deze drie elementen aanwezig zijn. Als de elementen, die

hierboven worden opgesomd, worden bewezen, heeft de klager recht op een remedie.

De remedies zijn echter beperkt tot de annulering van het gebruik van de domeinnaam

door de verweerder of de overdracht van de domeinnaamregistratie aan de klager.235

De overdracht van de domeinnaamregistratie onder de UDRP door

geschilbeslechtingsproviders, goedgekeurd door ICANN, gebeurt wel zonder

tussenkomst van enig nationaal of conventionele internationale instelling.236 Verder

worden ook een aantal omstandigheden opgesomd, die, als ze aanwezig zijn, het

bewijs leveren van de registratie en het gebruik van de domeinnaam te kwader

trouw:237

! Omstandigheden die erop wijzen dat je de domeinnaam hebt geregistreerd of

hebt verworven met als primaire doelstelling het verkopen, het verhuren of op

een andere manier overdragen van de domeinnaamregistratie aan de klager die

eigenaar is van het merk of aan een concurrent van die klager, tegen een

waardevolle vergoeding die groter is dan je gedocumenteerde out-of-pocket

kosten rechtstreeks verbonden aan de domeinnaam; of

! Je hebt de domeinnaam geregistreerd om te voorkomen dat de eigenaar van

het merk, het merk opneemt in een overeenstemmende domeinnaam, voor

zover er een patroon van zulk gedrag bestaat; of

                                                                                                               232 Het moet één van de service providers zijn die op de lijst staan op http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/providers. 233 Om na te gaan of je rechten of legitieme belangen hebt in de domeinnaam, zie paragraaf 4(c)(i), (ii) en (iii) UDRP. 234 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy § 4(a). 235 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy § 4(i). 236 Men kan zich vragen stellen bij dit gebrek aan nationale politieke betrokkenheid. 237 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy § 4(b).

   69  

! Je hebt het merk voornamelijk geregistreerd met als doelstelling de

handelszaken van een concurrent te verstoren; of

! Door het gebruiken van de domeinnaam heb je opzettelijk, voor het verkrijgen

van een commerciële opbrengst, geprobeerd om internet gebruikers te lokken

naar jouw website of een andere online locatie, door het creëren van een

waarschijnlijkheid van verwarring met het merk van de klager wat betreft de

bron, de sponsoring, affiliatie of endossement van jouw website of locatie of

van een goed of dienst op je website of locatie.

98. Sinds zijn goedkeuring 14 jaar geleden, is de UDRP de internationale

standaard geworden voor het oplossen van cybersquatting geschillen, ongeacht of er

internationale of enkel Amerikaanse partijen bij het geschil betrokken zijn.

Merkhouders zijn succesvol geweest in meer dan 80 percent van de zaken die werden

ingesteld. Ondanks dit succes in verschillende snel opeenvolgende geschillen, is er

toch heel wat kritiek van geleerden op de UDRP. Naast de onvermijdbare

bedenkingen omtrent bepaalde beslissingen in rechtszaken, hebben de critici ook hun

aandacht gevestigd op procedurele details die de onpartijdigheid (of ten minste de

schijn van onpartijdigheid), die de UDRP en de ICANN proberen te behouden,

aantasten. Een voorbeeld hiervan is dat de keuze van de geschilbeslechtingsprovider

altijd wordt gemaakt door de klager en het is aangetoond dat de kans op succes van de

klagers verschilt van provider tot provider. Het gebruik van een verspreid

geschilbeslechtingssysteem leidt onvermijdelijk tot inconsistente beslissingen. 238

Scott Donahey, een prominente commentator, stelt dan ook voor om een soort

tribunaal op te richten dat zou luisteren naar hogere beroepen tegen beslissingen van

het UDRP panel. 239 De UDRP bevat namelijk geen enkele bepaling die een

administratief hoger beroep mogelijk maakt. Het enige dat een verliezende partij kan

doen, is een nieuwe rechtszaak starten onder het nationaal recht voor een nationale

rechtbank en zo de beslissing van het UDRP panel schorsen. Hiervoor beschikt ze

                                                                                                               238 Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: law and policy, 685 (3d ed. 2010). 239 M. Scott Donahey, Adding Appeals Procedure to Dispute Resolution Policy Might Satisfy ICANN Critics, 6 ELEC. COMM. & L. REP. 33 (2001).

  70  

slechts over een termijn van tien dagen vanaf de datum waarop het oordeel van het

UDRP panel, om de domeinnaam te annuleren of over te dragen, wordt geveld.240

4. De Relatie tussen de UDRP en de ACPA 99. De ACPA heeft paragraaf 32 van de Lanham Act aangepast. Hierdoor

introduceerde het een bepaling die de registrator van een domeinnaam, wiens

domeinnaam werd geannuleerd of overgedragen onder de UDRP, toelaat om een

burgerlijke vordering bij een Amerikaanse federale rechtbank in te stellen tegen de

partij die gelijk heeft gekregen, om vast te stellen dat de registratie en het gebruik van

de domeinnaam wettelijk was (onder de Lanham Act).241 Dusver heeft enkel de

Verenigde Staten een dergelijke specifieke bepaling aangenomen. Maar zoals

hierboven beschreven, overwegen verschillende bepalingen van de UDRP duidelijk

het gebruik van nationale rechtbanken als registrators van domeinnamen (of

merkhouders) niet tevreden zijn over het resultaat van het UDRP panel. 242

Desondanks hebben slechts zeer weinig verliezende partijen onder de UDRP al een

beroep gedaan op nationale rechtbanken en de rechtspraak is dan ook schaars. Het

wordt geschat dat tegen minder dan één percent van de beslissingen hoger beroep

wordt ingesteld.

100. Amerikaanse rechtbanken weigeren om enig gewicht te hangen aan UDRP

beslissingen in rechtszaken tussen dezelfde partijen onder de Lanham Act. Een

verklaring van overeenstemming met de ACPA heeft voorrang op de vaststelling van

een overtreding van de UDRP, als deze twee bepalingen elkaar overlappen. De

toepassing van de UDRP door een panel vereist namelijk dat kwesties van

Amerikaans recht worden opgelost. De UDRP creëert immers geen nieuw recht maar

het past enkel bestaand recht toe.243 De toepassing van de kleinste gemene deler van

internationaal overeengekomen principes met betrekking tot het misbruik van merken,

eerder dan het creëren van nieuw recht, maakt deel uit van de fundamentele structuur

van de UDRP.

                                                                                                               240 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy § 4(k). 241 15 U.S.C. § 1114(2)(D)(v) (2006). 242 Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento De Barcelona, 189 F. Supp. 2d 367 (E.D. Va. 2002), rev’d, 330 F.3d 617 (4th Cir. 2003), Civ. Action 00-1412-A (E.D. Va. 2003). 243 Sallen v. Corinthians Licenciamentos, 273 F.3d 14 (1st Cir. 2001).

   71  

§3 BESCHERMING TEGEN VERVALSING 101. In paragraaf 45 van de Lanham Act wordt een vervalst merk gedefinieerd als:

“a spurious mark which is identical with, or substantially indistinguishable from, a registered mark.”244 Vervalsing is dus het zonder toestemming plaatsen van een merk op goederen of

diensten die worden vervaardigd, verdeeld en verkocht aan consumenten alsof het de

echte producten zijn, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid verwarring, vergissing of

misleiding creëert. De economische impact van vervalsing is enorm. In het fiscaal jaar

2013, werden er in de VS bijna 25.000 inbeslagnames gedaan door de U.S. Customs

& Border Protection (CBP) met een waarde van $ 1,74 miljard. Uit de volgende

figuur blijkt dat in de laatste 10 jaar het aantal inbeslagnames in de VS van vervalste

goederen meer dan verdriedubbeld is.245

Gezien de economische gevolgen en de mogelijke gezondheids- en veiligheidszorgen

die vervalste medicijnen, vervalst voedsel en speelgoed met zich meebrengen, nemen

merkhouders best anti-vervalsingsmaatregelen.

                                                                                                               244 15 U.S.C. § 1127 (2006). 245 Homeland Security, Intellectual Property Rights Seizures Statistics Fiscal Year 2013, http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/2013%20IPR%20Stats.pdf (last visited May 05, 2014). Ten opzichte van het fiscaal jaar 2012, zijn het aantal inbeslagnames met bijna 7% gestegen van 22.848 naar 24.361 en de door de producenten gesuggereerde retail prijs van de goederen, mochten ze niet vervalst geweest zijn, is gestegen met 38%, van $ 1.262.202.478 naar $ 1.743.515.581. We zien ook dat de meeste vervalste goederen afkomstig zijn van China en Hong Kong met respectievelijk 68% en 25% van de inbeslagnames.

  72  

102. Het Amerikaanse recht bevat vandaag een brede waaier aan remedies voor de

vervalsing van merken. Het verhandelen van vervalste goederen of diensten is een

misdrijf dat onderworpen is aan boetes of een gevangenisstraf onder de Trademark

Counterfeiting Act van 1984. Daarnaast kan de regering de vervalste goederen

confisqueren en bevelen om ze te laten vernietigen. Maar er bestaan ook burgerlijke

vorderingen tegen vervalsing. Deze kunnen teruggevonden worden in paragraaf 32

van de Lanham Act. Hieronder wordt er een kort overzicht gegeven van de

toepasselijke wetsbepalingen en rechtspraak.

1. Burgerlijke aansprakelijkheid voor vervalsing 103. De Lanham Act voorziet in burgerrechtelijke remedies voor de vervalsing van

merken. Paragraaf 32(1)(a) van de Lanham Act, de bepaling met betrekking tot

inbreuken op geregistreerde merken, verwijst uitdrukkelijk naar vervalsing:

“Any person who shall, without the consent of the registrant --- use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark…”246 Voor de doelstellingen van aansprakelijkheid onder de Lanham Act kan vervalsing

dus beschouwd worden als een soort inbreuk op een merk, ook al is het een bijzonder

kwaadaardige omdat het zeer dichte kopiëring van een geregistreerd merk met zich

meebrengt. Het vaststellen van burgerlijke aansprakelijkheid in een zaak met

betrekking tot vervalsing houdt dus een analyse in zoals we gezien hebben in

hoofdstuk 2. Deze analyse zal vaak redelijk makkelijk zijn in een vervalsingszaak

omdat de verweerder beweerdelijk hetzelfde (of een zeer gelijkaardig) merk gebruikt

op dezelfde (of zeer gelijkaardige) goederen met de intentie te profiteren van de

goodwill van de merkhouder. Maar opdat er sprake is van vervalsing moet het merk

gebruikt worden door een derde partij op zo’n manier dat het merk substantieel niet

onderscheidbaar is van het authentieke merk. 247 Aan de andere kant zullen

consumenten die de vervalste goederen kopen in bepaalde zaken niet werkelijk

verward zijn op het ogenblik van de verkoop.248 Theorieën met betrekking tot

verwarring na de verkoop kunnen hier belangrijk zijn. Op dezelfde manier kunnen                                                                                                                246 15 U.S.C. § 1114(1)(a) (2006). Eigen onderlijning. 247 Colgate-Palmolive Co. v. J.M.D. All-Star Import & Export Inc., 486 F. Supp. 2d 286 (S.D.N.Y. 2007). COLDDATE voor tandpasta was niet substantieel niet onderscheidbaar van COLGATE voor tandpasta en dus was het geen vervalst merk. 248  Een   consument   die   een   uurwerk   koopt,   dat   het   merk   ROLEX   draagt,   van   een  straatverkoper  voor  $  10  gelooft  zeker  niet  dat  het  uurwerk  een  authentieke  ROLEX  is.    

   73  

hypotheses met betrekking tot indirecte aansprakelijkheid een rol spelen als de

merkhouder zich probeert te richten tot degenen die de verkopers faciliteren in het

vervalsen van goederen.

104. In tegenstelling tot de vrij makkelijke analyse van aansprakelijkheid, zijn er

heel wat praktische moeilijkheden bij het vastleggen van commercieel betekenisvolle

remedies voor vervalsing. Een gewoon verbod of een schadevergoeding zal moeilijk

afdwingbaar zijn. De Lanham Act beantwoordt deze moeilijkheden op verschillende

manieren. Paragraaf 34(d)(1)(A) voorziet dat, onder specifieke omstandigheden, de

merkhouder een confiscatiebevel kan verkrijgen van een rechter zonder dat de

tegenpartij aanwezig moet zijn.249 Vóór de Anti-Counterfeiting Consumer Protection

Act van 1996 konden deze ex parte confiscaties enkel uitgevoerd worden door de

federale politie. Maar deze wet heeft de Lanham Act geamendeerd en sindsdien

mogen ook de statelijke en de lokale politie vervalste goederen in beslag nemen.

Paragraaf 35(b) van de Lanham Act voorziet in een verplichte drievoudige

schadevergoeding voor werkelijke schade en een vergoeding voor advocatenkosten

bij elke overtreding van paragraaf 32(1)(a) van de Lanham Act die bestaat uit het

intentioneel gebruiken van een merk of benaming in verbinding met de verkoop, het

te koop aanbieden of de verdeling van goederen of diensten, wetende dat het merk of

de benaming een vervalst merk is.250 Daarnaast kan de titularis van het merk ook een

beroep doen op paragraaf 35(c) van de Lanham Act. Dit artikel specifieert de

bedragen van schadevergoedingen, gaande van $ 1.000 tot $ 2.000.000 per type van

goed. 251 Dit wil zeggen dat een rechter aan de prevalerende eiser een

schadevergoeding kan toekennen tussen $ 1.000 en $ 200.000 per vervalst merk voor

elk type van verkochte goederen of diensten. Maar als de rechtbank tot de conclusie

komt dat het gebruik van het vervalste merk kwaadwillig is, kan de rechtbank een

schadevergoeding toekennen tot en met $ 2.000.000 per vervalst merk per type van

verkochte goederen of diensten.252 De schadevergoedingen van paragraaf 35(c) van de

Lanham Act kunnen niet alleen toegekend worden in zaken betreffende directe                                                                                                                249 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(A) (2006). 250 15 U.S.C. § 1117(b) (2006). 251 Gabbanelli Accordions & Imports, LLC v. Ditta Gabbanelli Ubaldo di Elio Gabbanelli, 575 F.3d 693 (7th Cir. 2009). De rechtbank hield dat het fout is om de schadevergoeding vast te stellen voor elk verkocht vervalst goed, in tegenstelling tot elk type van verkocht vervalst goed. 252 15 U.S.C. § 1117(c)(1) en (2) (2006).

  74  

inbreuk op een merk, maar er kan ook een beroep op worden gedaan in

vervalsingszaken waarbij de verweerder medeaansprakelijk is.253 Deze buitengewone

remedies van paragraaf 34 en 35 zijn wel gebaseerd op een iets nauwere definitie van

‘een vervalst merk’ in paragraaf 34(d)(1)(B).254 Het merk dat vervalst wordt, moet

geregistreerd zijn in het Hoofdregister van het United States Patent and Trademark

Office, ook al weet degene op wie verhaal wordt gezocht dit niet.255 Bovendien moet

het vervalste merk een onechte benaming zijn die identiek is aan of substantieel niet

onderscheidbaar is van een benaming waaraan de remedies van de Lanham Act

beschikbaar worden gesteld.256 Ten slotte, is er ook nog paragraaf 36 van de Lanham

Act. Dit is het artikel dat de vernietiging van de vervalste goederen toelaat.257 Maar

dit artikel vereist dat de vervalste status van de goederen wordt vastgesteld. Vooraleer

de merkhouder zich dus kan ontdoen van de goederen, moet hij eerst (laten)

vaststellen dat de goederen vervalst zijn.258 Het doel van een confiscatiebevel in

civiele vervalsingszaken is namelijk niet noodzakelijk het faciliteren van het

verwijderen van de goederen. Het confiscatiebevel is daarentegen bedoeld om te

dienen als een bewijsrechtelijk mechanisme, dat het bewijs voor een rechtszaak

bewaart, dat anders vernietigd of verborgen zou kunnen worden door de vervalser als

het geplaatst wordt op de dagvaarding. Hierdoor wordt het meer waarschijnlijk dat de

merkhouder volledig gecompenseerd zal worden via een schadevergoeding.259

2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor vervalsing 105. Om onvolkomenheid van de civiele remedies tegen vervalsing te verhelpen en

omwille van de belangen van de consumenten, nam Congress de Trademark

Counterfeiting Act van 1984 aan. Hierdoor werden federale criminele straffen voor

het vervalsen van merken gecreëerd. Paragraaf 2320 van de Trademark Counterfeiting

Act voorziet in een criminele straf260 voor elkeen die intentioneel goederen of

                                                                                                               253 Louis Vuitton Malletier S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 658 F.3d 936 (9th Cir. 2011). 254 Deze definitie sluit aan bij de definitie die gebruikt wordt in de strafrechtelijke wetten. 255 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B)(i) (2006). 256 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B)(ii) (2006). 257 15 U.S.C. § 1118 (2006). 258 Nat’l Ass’n for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Doe, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1551 (W.D.N.C. 2008). 259 Nat’l Ass’n for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Doe, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1554 (W.D.N.C. 2008). 260 Een veroordeling onder paragraaf 2320(a) van de Trademark Counterfeiting Act kan de verweerder onderwerpen aan substantiële boetes en/of een gevangenisstraf.

   75  

diensten verhandeld en met kennis van zaken een vervalst merk gebruikt op of in

verbinding met die goederen of diensten.261 In maart 2006 is de Stop Counterfeiting in

Manufactured Goods Act in werking getreden. Deze wet amendeerde paragraaf 2320

van de Trademark Counterfeiting Act op verschillende wijzen. Onder meer door het

toevoegen van de zinsnede die de verkoop verbiedt van “etiketten, patches, stickers,

badges, emblemen, medaillons, charms, dozen, containers, blikken, kisten, hangtags,

documentatie of verpakking van elk type of aard, wetende dat een vervalst merk

daarop toegepast is”.262 Sommige Amerikaanse staten hebben tevens criminele wetten

aangenomen die overeenkomen met 18 U.S.C. § 2320. Zowel bij deze statelijke

wetten als bij paragraaf 2320 van de Trademark Counterfeiting Act is het vereist dat

het beweerde vervalste item identiek is aan of substantieel niet onderscheidbaar is van

het geregistreerde merk in kwestie.263264 Daarnaast is het ook vereist dat het gebruik

van het merk naar alle waarschijnlijkheid verwarring veroorzaakt. 265 Maar het

aantonen van waarschijnlijke verwarring na de verkoop volstaat266 dus er moet niet

aangetoond worden dat de consumenten verward waren door de vervalste goederen op

het ogenblik van de verkoop. De federale wet maakt het ook een misdrijf om met

kennis van zaken te handelen in vervalste of onwettige etiketten die worden bevestigd

op of ontworpen zijn om bevestigd te worden op software. 267 Congress heeft

paragraaf 2320 van de Trademark Counterfeiting Act nog eens geamendeerd in 2011.

Hierdoor heeft ze de straffen nog strenger gemaakt en heeft ze uitdrukkelijk

samenzwering om te handelen in vervalste goederen opgenomen als een verboden

daad.

                                                                                                               261 18 U.S.C. § 2320(a)(1). 262 18 U.S.C. § 2320(a)(2). 263 18 U.S.C. § 2320(f)(1)(A)(ii). 264 Zie vb. State v. Troisi, 901 N.E.2d 856 (Ohio Ct. App. 11th Dist. 2008). 265 18 U.S.C. § 2320(f)(1)(A)(iv). 266 United States v. Foote, 413 F.3d 1240 (10th Cir. 2005). 267 Zie vb. Microsoft Corp. v. Pronet Cyber Technologies, Inc., 593 F. Supp. 2d 876 (E.D. Va. 2009). De rechtbank hield dat de vereiste ‘met kennis van zaken’ betekent dat de verweerder moet weten dat de etiketten niet authentiek zijn maar niet dat de verweerder moet weten dat de activiteit onwettelijk is.

  76  

3. Bescherming tegen invoer van vervalste goederen 106. Wanneer vervalste goederen van overzees komen, kunnen merkhouders

gebruik maken van een variëteit aan bepalingen uit de Lanham Act268, als ook

remedies die beschikbaar zijn via de U.S. Customs Service. Zo handhaaft U.S.

Customs & Border Protection, een bureau van de Department of Homeland Security,

een registratiesysteem voor merken om te helpen in de globale strijd tegen de invoer

van goederen die een inbreuk plegen op de merken die opgetekend staan in het

Hoofdregister. Merken kunnen online opgetekend worden bij de CBP door gebruik te

maken van het Intellectual Property Rights e-Recordation (IPRR) systeem, te vinden

op http://apps.cbp.gov/e-recordations. Men kan dit ook manueel doen, via papier,

maar dit zal meer kosten en de periode tussen de optekening en de afdwinging door

het personeel zal een stuk langer zijn.269 Daarnaast bestaat ook het e-Allegations

systeem waarmee merkhouders beweerdelijke inbreuken elektronisch kunnen melden.

De additionele informatie die in deze twee systemen gegeven wordt, helpt de CBP op

een significante wijze bij het opsporen van inbreuken. CBP beambten houden toezicht

op de invoer van goederen in meer dan 300 Amerikaanse havens om de import van

goederen die vervalste merken dragen te voorkomen en ze kunnen mogelijke

vervalste goederen aanhouden op basis van redelijke verdenking.270 Binnen de vijf

dagen na de beslissing tot aanhouding zal de CBP de importeur op de hoogte stellen

van deze beslissing.271 De CBP beschikt dan over 30 dagen, te rekenen vanaf de

datum van aankomst van de vervalste goederen in de VS, om de goederen te

                                                                                                               268 Zo verbiedt paragraaf 42 van de Lanham Act, wat betreft geregistreerde merken, de invoer van goederen die federaal geregistreerde merken kopiëren of simuleren. Wat betreft ongeregistreerde merken, verbiedt paragraaf 43(b) van de Lanham Act de invoer van goederen die gemerkt of geëtiketteerd zijn in strijd met paragraaf 43(a) van de Lanham Act. 269 Omdat in dit geval een gecertificeerde kopie vereist is van elke registratie die men wenst te beschermen. Hiervoor moet men een heffing betalen bij het Patent and Trademark Office. Daarnaast moet men ook kopieën van ondersteunende documenten overhandigen. Dit is echter geen vereiste als men online registreert. 270 19 CFR § 133.21(b). 271 19 CFR § 133.21(b)(1) juncto 19 CFR § 151.16(c). De kennisgeving van Customs bevat de volgende informatie: (1) dat de goederen zijn aangehouden, met inbegrip van de datum waarop de goederen werden aangeboden voor onderzoek; (2) de specifieke reden voor de aanhouding; (3) de vooropgestelde duur van de aanhouding; (4) de aard van de tests of onderzoeken die moeten worden uitgevoerd; en (5) de aard van enige informatie die, als ze zou overgedragen worden aan Customs, de beslissing over de aanhouding zou versnellen. Daarnaast zal de kennisgeving de importeur ook informeren over het feit dat bepaalde informatie met betrekking tot de aangehouden goederen zou overgemaakt kunnen worden aan de titularis van het merk opdat deze titularis de CBP zou kunnen helpen bij het bepalen of de merken vervalst zijn.

   77  

examineren en te beslissen of de goederen toegang mogen krijgen tot de VS.272273

Maar de remedie die U.S. Customs zal opleggen voor rekening van de titularis van het

merk hangt af van: (1) of het merk geregistreerd is; (2) of het merk is opgetekend bij

de Customs Service; en (3) of de geïmporteerde goederen een vervalst merk of een

verwarrend gelijkaardig merk dragen. De tabel hieronder vat de meest relevante

regels samen:274

Geregistreerd? Opgetekend? Vervalst? Remedie

JA

JA

JA

Verplichte inbeslagname – 19 U.S.C. § 1526(e)

JA

NEE

JA

Onderworpen aan mogelijke inbeslagname – 19 U.S.C. § 1595a(c)(2)(C)

JA

JA

NEE, maar verwarrend gelijkaardig

Onderworpen aan mogelijke inbeslagname – 19 U.S.C. § 1595a(c)

NEE

NEE

JA

Onderworpen aan mogelijke inbeslagname – 19 U.S.C. § 1595a(c)

JA

NEE

NEE, maar verwarrend gelijkaardig

Niet onderworpen aan inbeslagname

                                                                                                               272 Askan Deutsch & Robert Zimmerman, Customs Seizure Proceedings in the European Union and the United States, 9 JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 276, 283 (2014). 273 19 CFR § 151.16(b) en (e). Customs zal binnen de vijf dagen, vanaf de datum waarop de goederen worden aangeboden voor onderzoek, beslissen of ze de goederen zullen vrijlaten of aanhouden. Binnen de 30 dagen, vanaf de datum waarop de goederen worden aangeboden voor onderzoek, wordt een definitieve beslissing genomen over de het verlenen van toegang tot de VS van de inbeslaggenomen goederen. 274 Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell, 292 (2013).

  78  

NEE

NEE

NEE, maar verwarrend gelijkaardig

Niet onderworpen aan inbeslagname

De CBP mag ook boetes opleggen aan individuen die hulp bieden bij de invoer van

goederen die een vervalst merk dragen met het oog op publieke distributie. Bij de

eerste overtreding zal de boete niet meer bedragen dan de waarde die de goederen

zouden gehad hebben mochten ze onvervalst geweest zijn. Bij de tweede en elke

volgende inbeslagname, zal de boete niet hoger zijn dan twee keer die waarde.275 Als

de goederen in beslag worden genomen, zal Customs bepaalde informatie overdragen

aan de merkhouder en dit binnen 30 dagen na de bekendmaking van de

inbeslagname.276 De merkhouder kan dan een staal verkrijgen van de geïmporteerde

goederen voor een meer gedetailleerd onderzoek.277 Maar als de merkhouder, binnen

de 30 dagen na de bekendmaking van de inbeslagname, geen geschreven toestemming

voor de invoer van de goederen overdraagt, dan bestaan er twee mogelijke gevolgen.

Ofwel worden de goederen wegens de overtreding van het Amerikaans merkenrecht

onmiddellijk verbeurdverklaard en worden ze verkocht of vernietigd, voor zover ze

niet onveilig zijn of een gevaar vormen voor de gezondheid.278 Ofwel kan de CBP een

administratieve ‘inpandgevingsprocedure’ starten. Hierbij worden de goederen

aangehouden als een zekerheid in afwachting van de betaling door de overtreder van

een geldelijke boete. Als de boete niet wordt betaald, dan zullen de goederen verkocht

worden om de boete te betalen. De importeur heeft wel het recht om de inbeslagname

en de verbeurdverklaring van de goederen aan te vechten, met inbegrip van het recht

om opheffing van de inpandgeving aan te vragen.279

 

                                                                                                               275 19 CFR § 133.27(a) en (b). 276 19 CFR §133.21(d). Deze informatie houdt in: (1) de datum van invoer; (2) de haven waar de goederen binnen zijn gekomen; (3) een beschrijving van de goederen; (4) de betrokken hoeveelheid aan goederen; (5) de naam en het adres van de producent; (6) het land van oorsprong van de producent; (7) de naam en het adres van de exporteur; en (8) de naam en het adres van de importeur. 277 19 CFR § 133.21(e). 278 19 CFR §133.21(f) juncto § 133.52(c). 279 19 CFR §171.0.

   79  

HOOFDSTUK 4: DE TERRITORIALE REIKWIJDTE VAN DE BESCHERMING  107. De geografische omvang van de common-law bescherming voor

ongeregistreerde merken is beperkt tot de markt waarin het merk of de naam

daadwerkelijk wordt gebruikt. Federale registratie daarentegen geeft een exclusief

recht aan de registrator om het merk te gebruiken voor heel de Verenigde Staten. Dus

eens een merk federaal geregistreerd wordt, heeft de registrator de macht om eender

waar in de Verenigde Staten het gebruik van verwarrend gelijkaardige merken tegen

te houden, behalve in die gebieden waar het merk reeds voor de registratie doorlopend

werd gebruikt.

108. Aangezien de handel meer en meer globaliseert en communicatienetwerken

ondernemingen in staat stellen om informatie over hun merken goedkoper en

efficiënter te verspreiden, wordt het steeds belangrijker voor ondernemingen en hun

adviseurs om te begrijpen wat de geografische omvang en de limieten zijn van de

rechten die vasthangen aan merken.280 Gelet op het territorialiteitsprincipe van het

Verdrag van Parijs281, zijn de nationale geografische grenzen van de bescherming van

merken bijzonder strikt. Ondanks de traditionele territoriale aard van het Amerikaanse

merkenrecht, zullen sommige rechtbanken het Amerikaanse merkenrecht toch

toepassen op bepaalde zaken waarbij geen inbreuk wordt gepleegd op een merk in de

Verenigde Staten maar in het buitenland. Op die manier wordt er een extraterritoriale

strekking gegeven aan de Lanham Act.

§1 BINNENLANDSE TERRITORIALITEIT

1. Geografische limieten op common-law rechten

109. Zoals besproken in de inleiding, stelt de regel voor prioriteit van

(ongeregistreerde) merkenrechten dat degene die het merk voor het eerst gebruikt in

de handel, de titularis wordt van de rechten die in dat merk vervat zitten. Maar deze

‘first to use’ regel wordt voor een deel ingeperkt door de ‘Tea Rose-Rectanus’ of de

                                                                                                               280 Graeme W. Austin, The territoriality of United States Trademark Law, ARIZONA LEGAL STUDIES, Discussion Paper No. 06-20, 1 (2006). 281 Art. 6 Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom.

  80  

‘verafgelegen te goeder trouw gebruiker’ doctrine. Deze leer is een common-law

regel die de geografische reikwijdte van merkenrechten vaststelt. Ze stelt dat de regel

van prioriteit niet van toepassing is als hetzelfde merk gelijktijdig wordt gebruikt door

twee producenten in verschillende markten die afgezonderd en ver verwijderd zijn

van elkaar, zodat het merk in de verschillende markten een andere betekenis heeft.282

Dus in een normale zaak waar partijen met elkaar concurreren onder hetzelfde merk

en in dezelfde markt, zal prioriteit in gebruik de zaak beslechten. Maar waar twee

partijen onafhankelijk van elkaar hetzelfde merk op dezelfde categorie van goederen

gebruiken maar in afzonderlijke markten die volledig van elkaar verwijderd zijn, zal

de vraag naar voorrang in toe-eigening juridisch irrelevant zijn.283 Dit wil zeggen dat

prioriteit in één geografisch gebied in de VS niet noodzakelijk voldoende is om

prioriteit vast te stellen in een ander gebied. De eerste gebruiker van het merk zal dan

ook niet noodzakelijk in staat zijn om een nieuwe gebruiker te stoppen, voor zover de

nieuwe gebruiker zich bevindt in een gebied dat ver verwijderd is van het gebied van

de eerste gebruiker. Het praktische gevolg hiervan is dat de ene gebruiker prioriteit

heeft in een bepaald gebied, terwijl een andere gebruiker prioriteit heeft met

betrekking tot hetzelfde merk in een ander gebied. De ratio van deze doctrine is dat

het onwaarschijnlijk is dat in een ver afgelegen gebied, waar het weinig waarschijnlijk

is dat iemand de eerdere gebruiker kent, consumenten verward zouden zijn door het

gebruik van het merk door de tweede gebruiker.284 De titularis van een merk mag

namelijk geen markten monopoliseren tot waar zijn handel nooit is geraakt en waarin

het merk niet zijn goederen, maar de goederen van een ander vertegenwoordigt.285

110. Opdat de doctrine van toepassing zou zijn, is het vereist dat de nieuwe

gebruiker het merk te goeder trouw gebruikt buiten het gebied van de eerste

gebruiker. Dit wil zeggen dat de nieuwe gebruiker het merk niet mag gekozen hebben

met de bedoeling te profiteren van de reputatie van de goederen van de eerste

gebruiker of om de uitbreiding van de handel van de eerste gebruiker uit te stellen.

Een nieuwe gebruiker handelt niet te goeder trouw als hij de bedoeling heeft of

                                                                                                               282 United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90 (1918). 283 Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916). Deze rechtszaak noemt men ook de ‘Tea Rose’ zaak. 284 Grupo Gigante SA De CV v. Dallo & Co., Inc., 391 F.3d 1088, 1097 (9th Cir. 2004). 285 National Association for Healthcare Communications v. Central Arkansas Area on Aging, Inc., 257 F.3d 372 (8th Cir. 2001).  

   81  

verwacht dat zijn gebruik van het merk een waarschijnlijkheid van verwarring zal

creëren, onmiddellijk of in de toekomst, met de goederen, diensten of business van de

eerste gebruiker. De meerderheid van de rechtbanken is van mening dat het feit dat de

nieuwe gebruiker kennis had van het gebruik van het merk door de eerste gebruiker,

op het ogenblik dat hij het merk aannam, op zich voldoende is om stellen dat de

nieuwe gebruiker niet te goeder trouw heeft gehandeld. Het Fifth Circuit steunt deze

meerderheidsvisie niet en stelt dat kennis van gebruik slechts één element is bij het

nagaan van de goede trouw.286 Dit houdt in dat kennis van gebruik niet dispositief is

in de afwezigheid van bewijs van de bedoeling om te profiteren van de goodwill of de

reputatie van de eerste gebruiker.287 Als kennis van gebruik elk argument van goede

trouw aan de kant zou schuiven, zou de Tea Rose doctrine virtueel dode letter

worden. Het is dan ook aangewezen om een regel te hebben die meer vereist dan het

aantonen van loutere kennis van gebruik om een bewering van goede trouw te

ondermijnen.

111. Er bestaat geen simpele regel om te bepalen of concurrerende gebruikers van

een merk ver van elkaar verwijderd zijn voor de doelstelling van de Tea Rose leer.

Het gaat hier namelijk niet alleen over een kwestie van afstand, maar ook en vooral

over de omvang van consumentenherkenning. De omvang van

consumentenherkenning wordt afgeleid uit een combinatie van vele factoren, met

inbegrip van de aard van de onderliggende goederen of diensten en de aard en de

omvang van de aanprijzingsinspanningen van de partijen. Sommige rechtbanken

bepalen de geografische locatie van gebruik door de marktpenetratie te analyseren. Zo

heeft het Eight Circuit een multi-factortest ontwikkeld om de marktpenetratie na te

gaan. Hierbij houdt ze rekening met onder meer vier factoren: (1) de dollarwaarde van

de omzet van de eerste gebruiker op het ogenblik dat de nieuwe gebruikers de markt

binnentraden; (2) het aantal klanten vergeleken met de populatie van de staat; (3) de

relatieve en potentiële groei van verkoop; en (4) de tijdsduur sinds belangrijke

verkopen. Marktpenetratie moet niet groot zijn opdat de eerste gebruiker recht zou

hebben op bescherming, maar het moet significant genoeg zijn om een

waarschijnlijkheid van verwarring te creëren bij consumenten in dat gebied tussen de

                                                                                                               286 C.P. Interests, Inc. v. California Pools, Inc., 238 F.3d 690 (5th Cir. 2001). 287 El Chico, Inc. v. El Chico Cafe, 214 F.2d 721, 726 (5th Cir. 1954).

  82  

producten van de nieuwkomer en de producten van de eerste gebruiker.288 Dus

wanneer de activiteiten van de eerste gebruiker in een ver afgelegen gebied zo klein,

sporadisch en inconsequent zijn dat zijn marktpenetratie de minimis is, dan heeft hij

geen recht op bescherming tegen een latere aanname te goeder trouw van het merk

door een tweede gebruiker in dat gebied. Bij het afbakenen van het gebied van

gebruik moet er tevens rekening gehouden worden met het feit dat de geografische

reikwijdte van prioriteit zich uitstrekt buiten de regio waarin de eerste gebruiker het

merk werkelijk heeft aangewend, als de associatie van het merk met die gebruiker

bekend is bij toekomstige kopers in andere gebieden.289 Een bestaande titularis van

een merk die een business voert die niet inherent lokaal is290, moet namelijk

ademruimte gegeven worden om exclusieve rechten te kunnen verzekeren buiten de

strikte grenzen van de geografische zone waarbinnen hij al werkelijke markpenetratie

en goodwill heeft ontwikkeld. Dit noemt men ook wel de ‘natural expansion

doctrine’.

112. De rechtbanken in de VS ondervinden geen problemen bij het toepassen van

de Tea Rose doctrine op specifieke geografische locaties, maar ze hebben nog geen

duidelijkheid geschept over hoe deze doctrine zich verhoudt tot het gelijktijdig

gebruik van merken op het internet.291 Ze moeten namelijk nog definitief bepalen wat

de fysieke grenzen zijn, als er al zijn, van het gebruik van een merk op het internet.

Ook het Amerikaans merkenrecht biedt niet veel hulp want het behandelt niet hoe

geografische limieten gevestigd kunnen worden voor common-law merkgebruikers

                                                                                                               288 Sweetarts v. Sunline, Inc., 380 F.2d 923 (1967).; National Association for Healthcare Communications v. Central Arkansas Area on Aging, Inc., 257 F.3d 372 (8th Cir. 2001). 289 Restatement (Third) of Unfair Competition §19, cmt. (b) (1995).  290 Vb. Het produceren van auto-onderdelen. 291 Het Amerikaans merkenrecht werd namelijk ontwikkeld met het merk van een ‘brick-and-mortar business’ in gedachte. Dit wil zeggen dat het zich focust op ondernemingen met een vaste locatie als epicentrum. Toen het internet werd opengesteld voor commercieel gebruik in 1991, was het exceptioneel dat een onderneming informatie plaatste over zichzelf op een website, maar vandaag lijkt het eerder exceptioneel dat een onderneming geen website heeft om potentiële consumenten te informeren en te begeleiden. Daarenboven zullen ondernemingen bijna altijd hun merk op een prominente wijze afbeelden om hun naam, die de aangeboden goederen of diensten identificeert, in de gedachten van de consumenten te planten. De meeste ondernemingen die een stabiel en kwaliteitsvol product willen overbrengen zouden dan ook best een online aanwezigheid hebben die, ten minste, potentiële consumenten informeert over de goederen en diensten van de onderneming.

   83  

die adverteren op het internet en enkel online diensten aanbieden.292 De rechtspraak

hieromtrent staat nog in zijn kinderschoenen en er bestaat geen consensus of een

gevestigde regel over wat de omvang is van de rechten die het ‘Internet-only use’

verstrekt aan ondernemingen. In de literatuur worden er allerlei oplossingen

aangereikt voor dit probleem, gaande van het afbakenen van een zone van goodwill

op het internet, het plaatsen van een disclaimer op de website van de nieuwkomer, tot

een herziening van de Lanham Act293, maar uiteindelijk valt het nog af te wachten hoe

de rechtbanken en Congress deze hinderpaal zullen overkomen.

2. Geografische limieten en geregistreerde rechten  113. Ook al is federale registratie niet vereist om rechten in een merk te vestigen of

af te dwingen, biedt het wel een voordeel. Het verleent namelijk aan de registrator

vermoedelijke rechten in het merk over heel de VS, ongeacht de geografische

gebieden waarin de titularis het merk werkelijk gebruikt.294 Maar dit principe geldt

niet als het merk reeds voor de registratie doorlopend te goeder trouw werd gebruikt

door een andere gebruiker. Bovendien wordt het principe gecorrigeerd door de ‘Dawn

Donut Rule’. Deze regel stelt dat als het gebruik van het merk door de registrator en

de ongeautoriseerde gebruiker beperkt blijft tot geografisch afzonderlijke markten,

met geen waarschijnlijkheid dat de registrator zijn gebruik zal uitbreiden tot de markt

van de verweerder, zodat geen publieke verwarring mogelijk is, dan heeft de

registrator geen recht op verhaal tegen het gebruik van het merk door de

verweerder.295 Dawn Donut vestigt zo een per se regel296 tegen rechterlijke verboden

als de partijen niet concurreren in dezelfde geografische markt, omdat er zich geen

waarschijnlijkheid van verwarring voordoet, tenzij en tot wanneer de federale                                                                                                                292 Adam V. Burks & Dirk D. Lasater, Comment: Location? Location? Location?: a New Solution to Concurrent Virtual Trademark Use, 11 WAKE FOREST J. BUS. & INTELL. PROP. L. 329, 334 (2010-2011). 293 Zie vb. Adam V. Burks & Dirk D. Lasater, Comment: Location? Location? Location?: a New Solution to Concurrent Virtual Trademark Use, 11 WAKE FOREST J. BUS. & INTELL. PROP. L. 329, 336-352 (2010-2011). Een uiteenzetting van al deze oplossingen zou me te ver brengen. 294 15 U.S.C. § 1057(b) en (c) (2006). 295 Dawn Donut Co., Inc. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358 (2d Cir. 1959); Minnesota Pet Breeders, Inc. v. Schell & Kampeter, Inc., 41 F.3d 1242, 1246 (8th Cir. 1994); National Association for Healthcare Communications, Inc. v. Central Arkansas Area on Aging, Inc., 257 F.3d 732 (8th Cir. 2001). 296 Dit is een regel die altijd van toepassing is vanaf aan de voorwaarden voldaan is. Dit in tegenstelling tot een ‘rule of reason’, waarbij er gekeken wordt naar alle omstandigheden van de zaak.

  84  

registrator aantoont dat hij naar alle waarschijnlijkheid zal toetreden tot het

handelsterritorium van de nieuwe gebruiker. De registrator heeft dus een recht over

heel de VS, maar de remedie van een rechterlijk verbod tegen het gebruik van het

merk door de verweerder zal pas opgelegd worden als de registrator aantoont dat er

een waarschijnlijkheid is dat hij zal uitbreiden tot het betwiste territorium.297 Dus ook

hier zal marktpenetratie een belangrijke rol spelen. Want een gebrek aan werkelijke

marktpenetratie en een gebrek aan intentie om tot een bepaalde markt uit te breiden

zal ervoor zorgen dat de registrator zijn merk niet kan beschermen tegen een gebruik

van het merk door een nieuwkomer in een ver afgelegen territorium.

114. Men kan zich de vraag stellen of de Dawn Donut Regel vandaag nog werkbaar

is. Toen deze regel tot stand kwam, speelde de fysieke aanwezigheid en de

geografische locatie van een onderneming een belangrijke rol bij het bepalen waar de

onderneming haar goederen of diensten verkocht of aanbood. Maar vandaag, in een

tijd waar het internet meer en meer de geografische barrières ontmantelt, kan

geografische nabijheid irrelevant, onbekend bij de gemiddelde consument of slechts

minimaal van belang zijn. Een per se regel die dan stelt dat er geen mogelijkheid van

verwarring is als de partijen geografisch ver van elkaar verwijderd zijn en dat een

federale registrator in die omstandigheden geen recht heeft op een rechterlijk verbod,

lijkt onhoudbaar. Het Sixth Circuit heeft dan ook de Dawn Donut Regel verworpen

door te stellen dat geografische afgelegenheid slechts één factor is die in beschouwing

moet worden genomen bij het bepalen of er waarschijnlijkheid van verwarring is.298

Naast het Sixth Circuit heeft geen enkele andere rechtbank uitdrukkelijk de Dawn

Donut Regel verworpen of overruled, maar velen hebben wel zijn relevantie in vraag

gesteld. Rechtbanken passen de regel dan ook niet meer toe als een per se regel.299 Als

de partijen diensten aanbieden die nog altijd verbonden zijn aan een fysieke of

geografische locatie (vb. restaurants of clubs), zullen de rechtbanken meer geneigd

                                                                                                               297 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 26:33 (4th ed. 2011). 298 Circuit City Stores, Inc. v. CarMax, Inc., 165 F.3d 1047 (6th Cir. 1999). 299 Zie vb. Capitol Federal Savings Bank v. Eastern Bank Corp., Case No. 1:07-cv-11342-RCL (D. Mass. 2007); A.Z. Johnson, Jr., Inc. v. Sosebee, 397 F.Supp. 2d 706, 710 n. 1 (D.S.C. 2005).

   85  

zijn om de Dawn Donut Regel toe te passen.300 Als daarentegen het internet wordt

gebruikt als handelskanaal, eerder dan als een aanprijzingsmedium, dan is de Dawn

Donut regel minder houdbaar. Als twee partijen producten te koop aanbieden via het

internet, zal hun fysieke locatie niet relevant zijn bij de evaluatie van de

waarschijnlijkheid van verwarring. De werkelijke marktpenetratie en de zone van

uitbreiding zullen ofwel niet kunnen worden vastgesteld ofwel zullen ze enkel kunnen

worden gedetermineerd aan de hand van arbitraire analyses. 301 Een federale

registrator heeft in die omstandigheden dan ook een betere kans om een rechterlijk

verbod te verkrijgen.302 Maar uiteindelijk biedt de Dawn Donut Regel aan de nieuwe

gebruiker slechts een tijdelijk verweer. Want eens de federale registrator toetreedt tot

de markt van de nieuwkomer, zal hij recht hebben op een rechterlijk verbod.

115. De common-law regel dat gebruikers, die te goeder trouw gelijktijdig een

merk hanteren op van elkaar verwijderde locaties, verder het merk mogen blijven

utiliseren in hun territorium van gebruik, wordt ook gereflecteerd in de

merkregistratiepraktijk. Geschillen hierover worden namelijk vaak opgelost via

private overeenkomsten tussen de partijen. De Lanham Act moedigt zulke

overeenkomsten aan door te voorzien in een gelijktijdige registratie van merken. De

United States Patent and Trademark Office (PTO) zal hierbij federale registratie van

hetzelfde merk toekennen voor elke gelijktijdige gebruiker in hun territorium.303 Op

die manier zal meer dan één registrator registratie van hetzelfde of een gelijkaardig

merk verkrijgen, maar voor verschillende delen van de Verenigde Staten. Maar

paragraaf 2(d) van de Lanham Act vereist dat zulke gelijktijdige registratie niet naar

alle waarschijnlijkheid verwarring veroorzaakt bij de kopers of anderen. Daarenboven

oordeelde de rechtbank in de Beatrice Foods zaak dat overeenkomsten tussen partijen

in het algemeen gerespecteerd moeten worden door de PTO. Als twee partijen

bijvoorbeeld overeenkomen om een gebied open te laten, vereist niets dat de PTO

                                                                                                               300 Zie vb. Brennan’s Inc. v. Brennan’s Restaurant, L.L.C., 360 F.3d 125, 134-35 (2d Cir. 2004); 24 Hour Fitness USA, Inc. v. 24/7 Tribeca Fitness, LLC, 447 F.Supp. 2d 266 (S.D.N.Y. 2006); Tana v. Dantanna’s, 96 U.S.P.Q.2d 1001, 1010 (11th Cir. 2010). 301 Adam V. Burks & Dirk D. Lasater, Comment: Location? Location? Location?: a New Solution to Concurrent Virtual Trademark Use, 11 WAKE FOREST J. BUS. & INTELL. PROP. L. 329, 333 (2010-2011). 302 Zie vb. Rebel Debutante LLC v. Forsythe Cosmetic Group, Ltd., No. 1:11cv00113 (M.D.N.C. 2011). 303 15 U.S.C. § 1052(d) (2006).

  86  

registraties zou toekennen die tegengesteld zijn aan dergelijke overeenkomst. Enkel

wanneer het absoluut noodzakelijk is om een waarschijnlijkheid van verwarring tegen

te gaan, moet een overeenkomst tussen de partijen aan de kant worden gezet.304 Als

een tweede gebruiker als eerste een federale registratie heeft verkregen, zal deze

registrator recht hebben op rechten in het merk over heel de VS, uitgezonderd het

marktgebied van de eerste gebruiker.305

§2 INTERNATIONALE TERRITORIALITEIT

1. De territoriale aard van het Amerikaanse merkenrecht

116. Volgens het territorialiteitsprincipe danken merkenrechten hun bestaan aan de

soevereine machten van individuele naties. Dit principe is eigen aan het Amerikaans

merkenrecht.306 Het houdt in dat merkenrechten worden verkregen op een land-per-

land basis. Als een Amerikaanse onderneming goederen of diensten wil verhandelen

onder een bepaald merk in een aantal verschillende landen, bijvoorbeeld de VS,

België en Australië, dan zal de onderneming merkenrechten moet verwerven onder de

wetten van elke van deze drie staten. Het tweede aspect van het

territorialiteitsprincipe houdt in dat het merkenrecht van één staat in het algemeen niet

kan worden toegepast binnen de grenzen van een andere staat. Dit impliceert dat, in

een rechtszaak met beschuldigingen van een inbreuk op merk in één of meerdere

vreemde naties, de titularis van het merk naar alle waarschijnlijkheid de wetten zal

moeten inroepen van elk van de individuele staten, in welke merkenrechten werden

verkregen door de eiser en in welke merkenrechten beweerdelijk werden geschonden

door de verweerder. Vanuit een Amerikaans perspectief betekent dit dat registratie of

eerste gebruik van een merk in de VS een voorwaarde is om een verhaal te hebben

tegen de inbreuk op een merk.307

                                                                                                               304 In re Beatrice Foods Co., 429 F.2d 466 (C.C.P.A. 1970). 305 Wiener King, Inc. v. Wiener King Corp., 615 F.2d 512 (Cust. & Pat. App. 1980).  306 Person’s co., Ltd. V. Christman, 900 F.2d 1565, 1569-69 (Fed. Cir. 1990). In deze zaak had een Japanse onderneming het merk PERSON’S voor kledij in Japan populair gemaakt. Maar deze onderneming had geen registratie gevraagd voor het merk onder paragraaf 44 van de Lanham Act. Een Amerikaanse burger had hierna het merk PERSON’S tegengekomen in Japan en had dit merk aangenomen, gebruikt en federaal geregistreerd voor sportkledij in de VS. De rechtbank besloot dat de Japanse onderneming geen enkel verhaal had tegen de Amerikaan; zie ook Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633, 639 (2d Cir. 1956); Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona, 330 F. 3d 617, 628 (4th Cir. 2004). 307 Almacenes Exito v. El Gallo meat Market, Inc., 381 F.Supp. 2d 324, 326 (S.D.N.Y. 2005).

   87  

117. Meer recentelijk hebben sommige federale rechtbanken geoordeeld dat

ondernemingen, die merken vestigen in de buitenlandse handel, kunnen voorkomen

dat anderen gebruik maken van identieke of gelijkaardige merken in de VS, ook al

heeft de onderneming geen goederen verhandeld of diensten verleend onder het merk

op de Amerikaanse markt. Art. 6bis van het Verdrag van Parijs stelt namelijk dat

lidstaten verplicht zijn om de registratie van een merk te weigeren of een registratie te

annuleren en om het gebruik van een merk te verbieden dat een reproductie, een

imitatie of een vertaling inhoudt en dat ertoe geneigd is om verwarring te creëren met

een merk dat alom bekend is in dat land als zijnde een merk van een persoon die recht

heeft op de voordelen van het Verdrag van Parijs en dat gebruikt wordt op identieke

of gelijkaardige goederen.308 In de Grupo Gigante zaak werd deze ‘bekende merken

doctrine’ voor het eerst toegepast. De rechtbank redeneerde dat een vreemde

handelaar prioriteit in een merk kan verkrijgen in de VS als een substantieel

percentage van de relevante Amerikaanse markt familiair is met het vreemde merk.309

Op deze manier zou deze doctrine vreemde titularissen van merken in staat kunnen

stellen om merkenrechten te vestigen in de VS, bijna volledig op basis van

marktactiviteit in een vreemde natie. Maar de verplichting van art. 6bis van het

Verdrag van Parijs is niet zelf-executoir. Dit wil zeggen dat Congress ze eerst

expliciet moet incorporeren in de Lanham Act. Hier knelt het schoentje. Congress

heeft nog niet expliciet een bekende merken doctrine opgenomen in de wet.

Daarenboven staan Amerikaanse rechtbanken in het algemeen opvallend weigerachtig

ten opzichte van het erkennen dat art. 6bis van het Verdrag van Parijs, de Lanham Act

zelf of de common-law van merken in de VS enige juridische verplichting opleggen

aan Amerikaanse rechtbanken om vreemde merken die alom bekend zijn in de VS te

beschermen.310

                                                                                                               308 Art. 6bis Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom. 309 Grupo Gigante v. Dallo & Co., 391 F.3d 1088 (9th Cir. 2004). 310 Zie vb. ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135 (2d Cir. 2007). In deze zaak oordeelde de rechtbank dat er geen juridische verplichting bestaat, noch onder het Verdrag van Parijs noch onder federaal recht, om alom bekende merken van onderdanen van lidstaten van het Verdrag van Parijs te beschermen; Zie ook ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 880 N.E.2d 852 (2007). De rechtbank weigert uitdrukkelijk om de bekende merken doctrine te erkennen; Almacenes Exito v. El Gallo meat Market, Inc., 381 F.Supp. 2d 324, 326 (S.D.N.Y. 2005). De rechtbank weigerde om enige rechten te erkennen onder de Lanham Act voor bekende merken die enkel gebruikt werden in vreemde territoria, ook al had het merk van de eiser een significante reputatie in de Verenigde Staten.

  88  

2. De extraterritoriale afdwinging van het Amerikaanse merkenrecht  118. Het kan zijn dat een partij, die duidelijk merkenrechten bezit in de VS, gedrag

wil beteugelen dat zich voor een groot deel voordoet in het buitenland. Dit impliceert

de extraterritoriale toepassing van de Lanham Act om Amerikaanse merkenrechten te

beschermen. Ondanks het belang dat de Amerikaanse rechtbanken hechten aan het

territorialiteitsprincipe, hebben diezelfde rechtbanken ook erkend, in bepaalde

omstandigheden, dat het Amerikaanse merkenrecht kan worden toegepast op illegale

activiteiten in het buitenland. Dit werd voor het eerst geponeerd in Steele v. Bulova.

De rechtbank hield dat het algemeen aanvaard was dat Congress de macht heeft om

gedragsregels voor te schrijven aan zijn onderdanen die verder reiken dan de

territoriale grenzen van de VS. Het oordeel van de rechtbank dat de Lanham Act

extraterritoriaal mag worden toegepast rustte voornamelijk op het feit dat het gedrag

van de verweerder een substantieel effect had op de Amerikaanse handel.311 De

beslissing in Steele v. Bulova liet een aantal onbeantwoorde vragen achter.312 De

Supreme Court had niet uitgelegd welke feiten in de zaak essentieel waren voor

aansprakelijkheid of welk gewicht aan die feiten moest worden gehangen. De lagere

rechtbanken hadden het dan ook moeilijk met deze en gelijkaardige vragen na de

beslissing.

119. Vier jaar na Steele v. Bulova, distilleerde het Second Circuit uit deze

beslissing een driedelige test om te bepalen wanneer een rechtbank de Lanham Act

mag toepassen op activiteiten in een buitenlandse jurisdictie. Allereerst moet het

gedrag van de verweerder een substantieel effect hebben op de Amerikaanse handel.

Ten tweede, moet de verweerder een Amerikaans burger zijn. Ten slotte, moet er

nagegaan worden of de extraterritoriale toepassing van de Lanham Act conflicteert

                                                                                                               311 Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280 (1952). In deze zaak had de verweerder Steele, een Amerikaanse burger, horlogeonderdelen zonder merk gekocht in Zwitserland en in de Verenigde Staten. In Mexico stak hij de horloges in elkaar en plaatste hij het merk BULOVA erop. Ook al verkocht Steele de horloges enkel in Mexico, toch waren een belangrijk aantal horloges op de Amerikaanse markt terechtgekomen. De Supreme Court oordeelde dat de Lanham Act kon toegepast worden op de verweerder zijn gedrag omdat Steele een Amerikaans burger was en zijn gedrag gevolgen had in de VS. 312 Wat als geen enkele horloge was opgedaagd in de VS? Wat als Steele geen onderdelen had gekocht in de VS? Wat als Steele geen Amerikaans burger was geweest? Wat als de Mexicaanse registratie van Steele niet geannuleerd was geweest? De rechtbank beantwoordde niet alleen deze vragen niet, ze gaf zelfs geen suggesties over hoe die vragen moesten worden opgelost.

   89  

met merkenrechten die gevestigd zijn onder vreemd recht.313 Dit noemt men ook wel

de Vanity Fair factoren. De afwezigheid van één van de factoren wordt aanzien als

bepalend maar de afwezigheid van twee factoren is fataal. De meeste Circuits passen

vandaag een bepaalde versie van deze driedelige test toe.314 Het Ninth Circuit,

daarentegen, past een meer gecompliceerde test toe dat het ontwikkelde voor de

extraterritoriale toepassing van het Amerikaans mededingingsrecht. 315 Het First

Circuit heeft meer recentelijk nog een andere benadering aangenomen die verschilt

van de benadering in Vanity Fair. Zo stelde het dat wanneer de verweerder geen

Amerikaanse burger is, een aparte test aangewezen is. Volgens de rechtbank is de

vraag of de activiteiten van de verweerder een substantieel effect hebben op de

Amerikaanse handel, de enige factor die relevant is voor het bestaan van bevoegdheid

onder de Lanham Act om buitenlands gedrag te regelen.316 Het verschil in testen die

worden gebruikt en de onzekere aard van deze testen hebben tot gevolg dat de

extraterritoriale reikwijdte van de Lanham Act verschilt van Circuit tot Circuit. Het

belangrijkste dat men hierbij moet onthouden is dat de Amerikaanse rechtbanken in

sommige situaties de Lanham Act toepassen op buitenlands gedrag, zelfs bij

afwezigheid van een inbreuk in de Verenigde Staten.

           

                                                                                                               313 Vanity Fair Mills v. Eaton Co., 234 F.2d 633 (2d Cir.1956). 314 P. Goldstein & M. Trimble, International Intellectual Property Law, 6 (3d ed. 2012). 315 Zie Reebok International, Ltd. v. Marnatech Enters, Inc., 970 F.2d 552, 555 (9th Cir. 1992). Deze test vereist enkel dat de activiteiten van de verweerder ‘enig’ effect hebben in de VS, hetgeen minder streng is dan de substantieel effect test van het Second Circuit. Het Ninth Circuit balanceert en houdt wel rekening met meer factoren: de graad van conflict met het vreemde recht of beleid dat zich zou voordoen als de Lanham Act zou worden toegepast op de buitenlandse activiteit; de nationaliteiten van de partijen en de locatie van hun voornaamste vestigingen; het relatief belang van het effect van de activiteiten van de verweerder op de VS vergeleken met de effecten op andere naties; de vraag of de verweerder de bedoeling had om de Amerikaanse handel te schaden of aan te tasten; en het relatief belang van de inbreuken op de rechten van de titularis van het merk in de VS in verhouding tot het buitenlands gedrag. 316 McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107, 123-124 (1st Cir. 2005). Het hof hield dat beweren dat het hebben van een website in een vreemde taal, waar ze ook wordt gehost, automatisch bereikbaar is onder de Lanham Act voor zover ze zichtbaar is in de VS, zinloos zou zijn.

  90  

HOOFDSTUK 5: PARALLEL IMPORTS

120. Parallel imports, ook wel ‘grijze markt’ goederen genoemd317, zijn goederen

die in het buitenland worden geproduceerd en een onvervalst merk dragen dat

identiek of substantieel niet-onderscheidbaar is van een merk in het eigendom van en

geregistreerd door een Amerikaanse burger of onderneming.318 Deze goederen dragen

met andere woorden een legitiem merk maar worden geïmporteerd in de VS zonder

de toestemming van de titularis van het Amerikaanse merk (door vb. een

onafhankelijke licentienemer). In de K Mart zaak identificeerde de rechtbank drie

gevallen waarbij een goed kan beschouwd worden als een grijze markt goed:

! Het prototype grijze markt slachtoffer is een binnenlandse onderneming die

het recht koopt van een onafhankelijke buitenlandse onderneming om die

laatste zijn merk te registreren en te gebruiken als een Amerikaans merk en

om de in het buitenland geproduceerde goederen te verkopen in de VS.

! De tweede context is een situatie waarbij een binnenlandse onderneming het

Amerikaanse merk registreert voor goederen die in het buitenland worden

geproduceerd door een geaffilieerde producent.

! In de derde context, ten slotte, geeft een binnenlandse titularis van een

Amerikaans merk de toestemming aan een onafhankelijke buitenlandse

producent om dat merk te gebruiken. Meestal verkoopt de merkhouder aan de

buitenlandse producent het exclusieve recht om het merk te gebruiken op een

bepaalde vreemde locatie, maar onderwerpt hij dit recht aan de voorwaarde

dat de buitenlandse producent belooft dat hij zijn goederen, die het merk

dragen, niet zal importeren in de VS.319

121. Volgens 19 U.S.C. § 1526 is het onwettig om merchandise van buitenlandse

makelij te importeren in de VS als zulke merchandise een merk draagt dat in het

eigendom is van een burger van de VS, tenzij de eigenaar van dat merk geschreven

toestemming heeft gegeven en die toestemming wordt voorgelegd op het moment dat

                                                                                                               317 De term grijze markt goederen wordt gebruikt om deze goederen te onderscheiden van goederen die worden verkocht op de zwarte markt. Het verschil is dat grijze markt goederen niet worden verkocht via illegale handelskanalen. Ze worden daarentegen verkocht via legale maar ongeautoriseerde of onbedoelde handelskanalen. 318 19 CFR § 133.23(a). 319 K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281, 285 (1987).

   91  

de goederen binnenkomen in de VS.320 Ook paragraaf 42 van de Lanham Act voorziet

dat geen enkel artikel van geïmporteerde merchandise zal toegelaten worden in de VS

indien het een federaal geregistreerd merk of de naam van een binnenlandse of

buitenlandse onderneming, die gevestigd is in een land dat via een verdrag, een

akkoord of een wet bepaalde rechten toekent aan Amerikaanse burgers, kopieert of

simuleert.321

122. In de jaren ‘30 heeft de Customs Service een ‘affiliatie exceptie’ aangenomen

voor zowel paragraaf 526 van de Tariff Act als voor de toen geldende bepaling van de

Lanham Act (nu paragraaf 42). Paragraaf 526 van de Tariff Act van 1930 (nu 19

U.S.C. § 1526) stond namelijk niet toe aan een Amerikaanse onderneming die een

nauwe relatie had met een buitenlandse merkhouder om parallel imports te verbieden

want zo’n verbod in dergelijke omstandigheden zou een beperking van de handel

uitmaken in strijd met het Amerikaanse mededingingsrecht. 322 De huidige

douaneregelgeving van de U.S. Customs Service voorziet dan ook in een

uitzondering op het verbod op parallel imports als de buitenlandse en Amerikaanse

merken in eigendom gehouden worden door dezelfde entiteit, maar ook als de

buitenlandse en Amerikaanse eigenaars moeder- en dochtervennootschap zijn of

onderworpen zijn aan gemeenschappelijke controle of nog als een geregistreerd merk

wordt aangebracht op de goederen met goedkeuring van de buitenlandse titularis die

dezelfde is als de Amerikaanse titularis.323 De theorie achter deze regelgeving is dat

de merkhouder geen inbreuk kan plegen op zijn eigen merk. 324 Maar deze

douaneregelgeving werd aangevochten als zijnde inconsistent met 19 U.S.C. § 1526.

In de K Mart Zaak handhaafde de Supreme Court de douaneregelgeving maar het

beantwoordde niet de vraag of de douaneregelgeving ook strookte met paragraaf 42

van de Lanham Act.325 In de Lever Brothers zaak, legde het Hof de affiliatie exceptie

naast zich neer, door te stellen dat paragraaf 42 van de Lanham Act buitenlandse

                                                                                                               320 19 U.S.C. § 1526(a). 321 15 U.S.C. § 1124 (2006).  322 United States v. Guerlain, Inc., 155 F.Supp. 77 (S.D.N.Y. 1957). De beslissing in deze rechtszaak werd later verlaten op verzoek van de regering, maar de Bureau of Customs (vandaag de U.S. Customs Service) herzag zijn douaneregelgeving omwille van deze zaak. 323 19 CFR § 133.23(d)(1). 324 Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a nutshell, 198 (6th ed. 2009). 325 K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281 (1988).

  92  

goederen, die fysiek verschillend zijn en die een merk dragen dat identiek is aan een

geldig Amerikaans merk, weert, ongeacht het onvervalste karakter van het merk in het

buitenland en “ongeacht de affiliatie tussen de producerende ondernemingen”. Dit

omwille van het feit dat, als fysiek verschillende goederen verhandeld zouden worden

onder identieke merken, hieruit verwarring zou kunnen resulteren. 326 De Lever

Brothers redenering omtrent paragraaf 42 van de Lanham Act werd algemeen

aanvaard en de zaken betreffende grijze markt goederen concentreerden zich vanaf

dan voornamelijk op de vraag of de grijze markt goederen materieel verschillen van

de corresponderende lokale goederen.

123. Grijze markt goederen mogen immers niet tegengehouden worden als de

goederen die worden geïmporteerd niet materieel verschillen van de artikelen

waarvoor de Amerikaanse merkhouder zijn toestemming heeft gegeven om ze te

importeren of te verkopen in de VS.327 Grijze markt goederen kunnen a contrario wel

tegengehouden worden als de geïmporteerde goederen materieel verschillend zijn,

ook al dragen ze identieke merken.328 Dit wil zeggen dat paragraaf 42 van de Lanham

Act de ongeautoriseerde invoer verbiedt van buitenlandse goederen, die een merk

dragen dat identiek is aan een geldig Amerikaans merk, ongeacht de verbondenheid

tussen de buitenlandse producent en de Amerikaanse merkhouder. Daarenboven is het

vereist dat de geïmporteerde goederen materieel en fysiek verschillen van de

Amerikaanse goederen. Zoals hierboven uiteengezet kan de affiliatie uitzondering van

de U.S. Customs Service op het verbod van ongeautoriseerde imports van paragraaf

42 van de Lanham Act niet meer worden toegepast. Dit omdat men de goodwill van

de Amerikaanse onderneming wil beschermen en de verwarring of misleiding van de

consument, met betrekking tot de kwaliteit en de aard van het product dat het merk

draagt, wil tegengaan.329 De regionale Circuits en het Federal Circuit passen dus een

                                                                                                               326 Lever Brothers Co. v. United States of America, 877 F.2d 101 (D.C. Cir. 1989), later proceeding 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993). 327 19 CFR 133.23(d)(2). 328 Lever Brothers Co. v. U.S., 877 F.2d 101 (D.C. Cir. 1989). 329 Societe Des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 25 U.S.P.Q.2d 1256 (1st Cir. 1992). De rechtbank hield dat de buitenlandse houder van het Amerikaanse merk PERUGINA en zijn Puerto Ricaanse dochtervennootschap die Italiaanse PERUGINA chocolade importeerde, de invoer van PERUGINA chocolade die gemaakt werd onder licentie in Venezuela kon tegenhouden omdat het product materieel verschillend is in smaak. Het hof verwees naar de waarschijnlijkheid van consumentenverwarring en het verlies van goodwill en integriteit van het merk.

   93  

standaard van materialiteit toe, vatbaar voor overwegingen van

consumentenbescherming en steun voor de integriteit van merken van Amerikaanse

leveranciers, rekening houdend met de territoriale aard van geregistreerde merken in

een context van internationale handel.330 19 U.S.C. § 1526 daarentegen voorziet een

mogelijkheid voor de merkhouder om zelfs onvervalste goederen die niet materieel

verschillend zijn tegen te houden. Het artikel wordt namelijk geïnterpreteerd op een

manier dat het voorziet in een vordering tegen importeurs en verkopers van grijze

markt goederen, zelfs als de U.S. Customs Service de goederen niet tegenhoudt op het

moment dat ze de VS binnenkomen en er geen materieel verschil bestaat tussen de

geïmporteerde goederen en de artikelen die binnen de VS worden verkocht.331

Verscheidene beslissingen 332 implementeren de redenering dat het consumerend

publiek, dat een merk associeert met goederen die bepaalde karakteristieken hebben,

naar alle waarschijnlijkheid zou verward of misleid worden door goederen die

hetzelfde merk dragen maar materieel verschillende karakteristieken hebben. Deze

verwarring of misleiding erodeert de goodwill die werd verworven door de

Amerikaanse merkhouder. Dus de basisvraag in grijze markt zaken met betrekking tot

goederen van vreemde origine is niet of het merk geldig werd aangebracht op de

goederen, maar of er verschillen zijn tussen het buitenlands en het Amerikaans

product en als dit het geval is, of de verschillen materieel zijn. De rechtbanken hebben

een lage drempel van materialiteit toegepast, die niet meer vereist dan het aantonen

dat consumenten naar alle waarschijnlijkheid de verschillen tussen de buitenlandse en

Amerikaanse producten zouden beschouwen als significant wanneer ze het goed

aankopen. Zulke verschillen zouden namelijk voldoen om de goodwill van de

Amerikaanse bron te eroderen.333 Enige hogere drempel zou de investering in de

goodwill van het product door de producent in gevaar brengen en zou onterecht de

                                                                                                               330 Gamut Trading Co. v. ITC, 200 F.3d 775 (Fed. Cir. 1999).  331 Zie vb. Olympus Corp. v. U.S., 792 F.2d 315, 319-20 (2d Cir. 1986); Vivitar Corp. v. U.S., 761 F.2d 1552, 1559-60 (Fed. Cir. 1985), cert. denied, 474 U.S. 1055, 106 S. Ct. 791, 88 L. Ed. 2d 769 (1986); United States v. Eighty-Three Rolex Watches, 992 F.2d 508, 511 (5th Cir. 1993); Vittoria N. Am., L.L.C. v. Euro-Asia Imprts Inc., 278 F.3d 1076 (10th Cir. 2001). 332 Original Appalachian Artworks v. Granada Electronics, 816 F.2d 68, 73, 2 U.S.P.Q.2d 1343, 1346 (2d Cir. 1987); Martin’s Herend Imports Inc. v. Diamond & Gem Trading USA, Co., 112 F.3d 1296, 42 U.S.P.Q.2d 1801 (5th Cir. 1997); Lever Brothers Co. v. United States, 981 F.2d 1330, 25, U.S.P.Q.2d 1579 (D.C. Cir. 1993); Gamut Trading Co. v. ITC, 200 F.3d 775 (Fed. Cir. 1999). 333 Gamut Trading Co. v. ITC, 200 F.3d 775 (Fed. Cir. 1999).

  94  

consumenten onderwerpen aan potentiële verwarring door de band tussen het

beschermde merk en zijn geassocieerde bundel van karaktertrekken door te

knippen.334 Het is echter niet vereist dat de materiële verschillen fysiek van aard zijn.

Materiële verschillen die de aansprakelijkheid in het gedrang brengen voor een

inbreuk via grijze goederen kunnen zowel fysiek als niet-fysiek van aard zijn.335 De

geschikte test mag dus niet strikt beperkt worden tot uiterlijke discrepanties. Andere

ongelijkheden, zoals verschillen in garantie of dienst na verkoop, kunnen de

producten verschillend maken op de manier zoals bedoeld in de Lanham Act. Ook

afwijkingen in etikettering en andere geschreven zaken werden al beschouwd als

materieel, op basis van de criteria van waarschijnlijkheid van consumentenverwarring

en bezorgdheid over het effect van niet ingeloste consumentenverwachtingen op de

reputatie en de goodwill van de merkhouder.336

124. Omwille van het totale gebrek aan authenticiteit bij vervalste goederen, zullen

de sancties voor de poging om goederen te importeren die een vervalst merk dragen

strenger zijn dan de sancties voor de poging om grijze markt goederen te importeren.

Maar de procedure met betrekking tot grijze markt goederen verschilt niet zo sterk

van de procedure om te bepalen of een beweerdelijk vervalst goed in beslag genomen

of vrijgelaten moet worden. Aangezien men consumentenverwarring wil vermijden en

wil verzekeren dat de geïmporteerde goederen veilig zijn, heeft de CBP de

bevoegdheid om bepaalde stappen te nemen die ervoor zorgen dat de goederen die

een inbreuk plegen nooit de handelskanalen zullen bereiken. Als de CBP beambten

botsen op verboden grijze markt goederen, moeten ze die goederen toegang weigeren

tot de VS en ze aanhouden. Dergelijke artikelen zullen vastgehouden worden voor een

periode van 30 dagen vanaf de datum waarop de goederen onderworpen werden aan

                                                                                                               334 Societe Des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 25 U.S.P.Q.2d 1263 (1st Cir. 1992). 335 SKF USA, Inc. v. ITC, 423 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2005), cert. denied, 548 U.S. 904 (2006). Hierdoor maakte het Federal Ciruit hetgeen enkel impliciet beweerd werd in Gamut, expliciet. De rechtbank in Gamut had namelijk enkel de term ‘materiële verschillen’ en niet ‘fysieke verschillen’ gehanteerd om de precieze test te omschrijven die moet worden toegepast in de context van grijze markt goederen. 336 Osawa & Co. v. B & H Photo, 589 F.Supp. 1163 (S.D.N.Y. 1984); Fender Musical Instruments Corp. v. Unlimited Music Center, Inc., 35 U.S.P.Q.2d 1053 (D. Conn. 1995). In deze zaken werden materiële verschillen vastgesteld, voor een deel gebaseerd op verschillen in diensten en garanties tussen de geautoriseerde en grijze markt goederen, alsook bijbehorende documenten zoals gebruikshandleidingen. Dit zijn niet-fysieke karaktertrekken die desondanks werden bestempeld als zijnde materiële verschillen voor consumenten.

   95  

het onderzoek van de douane. De importeur moet op de hoogte gesteld worden van de

beslissing tot aanhouding binnen 5 dagen na de beslissing.337 Als de importeur er niet

in slaagt om binnen de aanhoudingsperiode van 30 dagen aan te tonen dat één van de

hierboven beschreven uitzonderingen van toepassing is, zullen de inbeslagname- en

verbeuringsprocedures in werking treden.338 Daarenboven kan de CBP, binnen een

periode van 30 dagen na de kennisgeving, de Amerikaanse merkhouder op de hoogte

stellen van de aanwezigheid van de grijze markt goederen om assistentie te verkrijgen

bij het bepalen of die goederen een inbreuk plegen op het merk van de Amerikaanse

titularis.339 Net zoals bij de invoer van vervalste goederen, kan de merkhouder ook

hier een staal van de geïmporteerde goederen verwerven voor een meer gedetailleerd

onderzoek.340 Als de CBP, geholpen door de Amerikaanse merkhouder, vindt dat de

grijze markt goederen een inbreuk plegen op het merk van de Amerikaanse titularis,

mag ze de goederen in beslag nemen en beginnen de verbeurings- en

inpandgevingsprocedures. Maar ook hier behoudt de importeur het recht om de

inbeslagname en de verbeurdverklaring van de goederen aan te vechten en kan hij

vragen aan Customs om de administratieve inpandgeving op te heffen.

 

                                                                                                               337 19 CFR § 133.25(a). 338 19 CFR § 133.23(f).  339 19 CFR § 133.25(b). Customs zal dan de volgende informatie geven aan de merkhouder: (1) de datum van de invoer; (2) de haven waar de goederen zijn binnengekomen; (3) een beschrijving van de goederen; (4) de betrokken hoeveelheid aan goederen; en (5) het land van oorsprong van de goederen. 340 19 CFR § 133.25(c).

  96  

HOOFDSTUK 6: TOEGESTAAN GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK  125. Om aansprakelijkheid vast te stellen wegens de inbreuk op een merk, moet een

merkhouder bewijzen dat de ongeautoriseerde activiteiten van de beweerdelijke

overtreder een gebruik uitmaken dat vervolgbaar is onder de Lanham Act. De vraag

die wordt gesteld in dit hoofdstuk is of bepaalde vormen van ongeautoriseerd gebruik

van andermans merk wettelijk moeten worden toegelaten. Het gaat dus over zaken

waarbij de activiteiten van de verweerder weldegelijk een vervolgbaar gebruik

uitmaken en een waarschijnlijke verwatering of waarschijnlijkheid van verwarring

veroorzaken maar waarbij de aard van het gebruik tot gevolg heeft dat de verweerder

immuun is voor aansprakelijkheid, ondanks de verwarring of verwatering.

126. Eerst bekijken we de doctrine van niet-commercieel gebruik (§1) en eerlijk

gebruik341 (§2). Daarna wordt er wat dieper ingegaan op het gebruik van andermans

merk in nieuwsverslaggeving (§3). Vervolgens analyseren we de ‘first sale’ doctrine,

waarbij de koper van goederen, die een onvervalst merk dragen, het merk verder

probeert te gebruiken in verbinding met de herverkoop van de aangekochte goederen,

soms nadat hij de goederen of hun verpakking heeft veranderd (§4). Ten slotte,

worden enkele zaken onder de loep genomen waarbij de ongeautoriseerde gebruiker

van een merk beweert dat hij het merk gebruikt in een parodie, om kritiek te geven of

voor andere doeleinden waarbij het belang van meningsuiting voorgaat op het

merkbelang (§5).

§1 NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK  127. Er bestaan twee soorten verweren wegens niet-commercieel gebruik van

andermans merk: één tegen klassieke vorderingen wegens de inbreuk op een merk en

één tegen vorderingen wegens verwatering van andermans merk. Als iemand je

dagvaart omwille van een inbreuk op zijn/haar merk, kan je jezelf verdedigen door te

argumenteren dat je het merk niet hebt gebruikt in verbinding met de verkoop van

goederen of diensten.342 Dit komt namelijk neer op een niet-commercieel gebruik van

                                                                                                               341 De zogenaamde ‘doctrine of fair use’. 342 Bosley Medical Institute, Inc. v. Kremer, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005).

   97  

het merk en dit is niet strijdig met de Lanham Act.343 Spijtig genoeg, hebben

verschillende rechtbanken uiteenlopende visies over wat kwalificeert als een gebruik

in verbinding met de verkoop van goederen en diensten op het internet. Sommige

rechtbanken hebben geoordeeld dat het louter registreren van een domeinnaam en het

wegleiden van consumenten van een andere website gebruik kan uitmaken in

verbinding met goederen en diensten. Andere rechtbanken hebben zich verzet tegen

deze visie en hebben geoordeeld dat het hosten van reclame of het linken naar

commerciële websites voldoende is om gebruik in verbinding met goederen en

diensten vast te stellen.344

Als iemand je daarentegen dagvaart omwille van de verwatering van zijn/haar merk,

kan je argumenteren dat jouw gebruik van het beroemde merk niet-commercieel was.

Congress heeft dit verweer gecreëerd, in paragraaf 43(c)(3)(C) van de Lanham Act345,

uit bezorgdheid dat vorderingen omwille van verwatering afbreuk zouden doen aan de

First Amendment rechten van critici en commentatoren. De rechtbanken hebben dit

verweer ruim geïnterpreteerd door te stellen dat elke meningsuiting die meer doet dan

het voorstellen van een commerciële transactie ‘niet-commercieel’ is.346 Dit betekent

dat als je een beroemd merk van een merkhouder gebruikt om te rapporteren over,

commentaar te geven op of kritiek te geven op de merkhouder of zijn goederen of

diensten, je gebruik naar alle waarschijnlijkheid als niet-commercieel zal worden

beschouwd. Dit verweer zal je ook beschermen als je een beroemd merk hebt gebruikt

in een parodie347 of een ander politiek of artistiek werk.

§2 EERLIJK GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK 128. In het Amerikaans merkenrecht blijft eerlijk gebruik een inaccurate catch-all

term voor een variëteit aan gerelateerde doctrines.348 Rekening houdend met de

leidinggevende rechtspraak, kan je de doctrine van eerlijk gebruik onderverdelen in

twee categorieën: ‘beschrijvend’ of ‘klassiek’ eerlijk gebruik en ‘nominatief’ eerlijk

                                                                                                               343 Zie ook supra randnummer 25. 344 Vb. Taubman v. Webfeats, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003). 345 15 U.S.C § 1125(c)(3)(C) (2006). 346 Vb. Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 225 F.3d 1180, 1184 (9th Cir. 2001). 347 Zie infra randnummer 148. 348 In tegenstelling tot copyright fair use is trademark fair use een relatief onderontwikkelde doctrine met weinig gerapporteerde beslissingen.

  98  

gebruik. De lijn tussen deze twee categorieën is niet altijd even duidelijk dus het

onderscheid tussen de twee is niet scherp.

1. Beschrijvend Eerlijk Gebruik 129. De doctrine van beschrijvend of klassiek eerlijk gebruik kan teruggevonden

worden in verschillende wettelijke bepalingen. Zo wordt de doctrine omschreven in

de Restatement (Third) of Unfair Competition.349 Een gelijkaardige doctrine van

beschrijvend eerlijk gebruik kan gevonden worden in de Lanham Act.350 Daarnaast is

eerlijk gebruik ook relevant in zaken met betrekking tot verwatering.351 Eerlijk

gebruik laat anderen toe om een beschermd merk te gebruiken om de karakteristieken

van hun eigen goederen te beschrijven, op voorwaarde dat het gebruik te goeder

trouw is en het beschermd merk niet als een merk wordt gebruikt. Doorslaggevend

hierbij is niet of het woord of de afbeelding wordt geclassificeerd als beschrijvend,

maar wel of het gebruik door de verweerder van het beschermde woord of van de

beschermde afbeelding beschrijvend is. 352 Het eerlijk gebruik concept in het

Amerikaanse merkenrecht reflecteert de gelimiteerde aard van merkenrechten.

Merkenrechten mogen namelijk geen vulgaire eigendomsrechten worden die

resulteren in de verwijdering van bepaalde woorden uit de taal. Beschrijvend eerlijk

gebruik verbiedt dan ook dat een merkregistrator een beschrijvende term opeist om

exclusief te gebruiken en zo anderen belet om op een accurate wijze de

                                                                                                               349 Restatement (Third) of Unfair Competition §28 (1995): “In an action for infringement of a trademark, trade name, collective mark, or certification mark, it is a defense that the term used by the actor is descriptive or geographically descriptive of the actor’s goods, services, or business, or is the personal name of the actor or a person connected with the actor, and the actor has used the term fairly and in good faith solely to describe the actor’s goods, services, or business or to indicate a connection with the named person.”. 350 15 U.S.C. § 1115(b)(4) (2006): “One of the preserved defenses against incontestable registrations is that the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party’s individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin…”. 351 15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A) (2006): “The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with:

(i) Advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) Identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner

or the goods or services of the famous mark owner.”. 352  Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson, 70 F.3d 267, 269 (2d Cir. 1995).  

   99  

karakteristieken van hun goederen te omschrijven.353 Dit principe is dus van groot

belang want het beschermt het recht van de gemeenschap om gebruik te maken van

woorden of beelden in hun primaire beschrijvende betekenis, in tegenstelling tot de

exclusiviteit van de merkhouder.354 Eisen met betrekking tot beschrijvend eerlijk

gebruik doen zich meestal voor als een verweerder een bepaalde term heeft gebruikt

om zijn eigen goederen of diensten te beschrijven en de eiser dezelfde term gebruikt

heeft om de bron van zijn goederen of diensten te identificeren. Een producent van

snoep bijvoorbeeld zou vrij moeten zijn om de term ‘sweet’ te gebruiken om zijn

snoep te beschrijven, ondanks het feit dat een producent van auto’s rechten bezit in

het merk SWEET voor wagens.355

130. De rechtbanken waren het niet eens over waar beschrijvend eerlijk gebruik

moest gesitueerd worden in verhouding tot de verwarringsanalyse. Bepaalde Circuits

hielden dat het klassieke eerlijk gebruik verweer niet beschikbaar was als er een

waarschijnlijkheid van consumentenverwarring bestond met betrekking tot de

oorsprong van het goed.356 Dit wou zeggen dat als een eiser kon bewijzen dat het

gebruik door de verweerder naar alle waarschijnlijkheid verwarring zou veroorzaken,

de verweerder niet meer kon opwerpen dat het gebruik eerlijk was. Andere

rechtbanken daarentegen weigerden het voorstel te accepteren dat het bestaan van

verwarring een eis van eerlijk gebruik teniet doet.357 Uiteindelijk heeft de Supreme

Court deze discussie beslecht in de KP Permanent zaak door te stellen dat een partij

het verweer van eerlijk gebruik mag opwerpen in een zaak met betrekking tot de

inbreuk op een merk, zonder dat deze partij de waarschijnlijkheid van verwarring

moet tenietdoen. De Supreme Court aanvaardt dus dat een bepaalde vorm van

                                                                                                               353 New Kids on the Block v. News Am. Publ’g Inc., 971 F.2d 302, 306 (9th Cir. 1992). 354 Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson, 70 F.3d 267, 269 (2d Cir. 1995). 355 Dit voorbeeld werd gebruikt in Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson, 70 F.3d 267, 269 (2d Cir. 1995); Voor andere voorbeelden zie ook Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055 (7th Cir. 1995); Cosmetically Sealed Indus., Inc. v. Chesebrough-Pond’s USA co., 125 F.3d 28 (2d Cir. 1997); Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F.Supp. 1058 (S.D.N.Y. 1990). 356 Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002); Brother Records, Inc. v. Jardine, 318 F.3d 900, 907 n.4 (9th Cir. 2003); PACCAR Inc. v. Telescan Technologies, L.L.C., 115 F. Supp.2d 772 (E.D. Mich. 2000); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983). 357 Zie vb. Cosmetically Sealed Indus., Inc. v. Chesebrough-Pond’s USA co., 125 F.3d 28 (2d Cir. 1997); Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1059 (2d Cir. 1995); Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of America, Inc., 9 F.3d 1091, 1092-1099(4th Cir. 1993).

  100  

consumentenverwarring compatibel is met eerlijk gebruik. Dit houdt in dat het

gebruik van een gelijkaardige naam door een ander om waarheidsgetrouw zijn eigen

goederen of diensten te beschrijven niet legaal of moreel verkeerd is, ook al heeft dat

gebruik tot gevolg dat het consumerend publiek zich vergist over de oorsprong of de

eigendom van het goed of de dienst.358 De ratio van deze beslissing is dat het niet

logisch is om te beweren dat een verweer niet mag worden opgeworpen in de enige

situatie waarin het relevant wordt. De Supreme Court wou echter niet de rol van de

graad van consumentenverwarring bij het verweer van eerlijk gebruik volledig

uitsluiten. Dit bracht heel wat vragen359 en onzekerheid met zich mee. Men kan

namelijk stellen dat, in het zog van de beslissing in KP Permanent, verweerders

beschrijvend gebruik kunnen misbruiken als vermomming om vrijer om te springen

met het gebruik van een merk van een grote concurrent. Dit probleem wordt alleen

maar erger wanneer de merken in kwestie minder beschrijvend zijn en meer

gelijkaardig zijn aan bijzondere en arbitraire termen. De Supreme Court had de

rechtszaak teruggezonden naar het Ninth Circuit voor herziening en deze heeft

bevestigd dat de graad van consumentenverwarring een rol blijft spelen bij het

evalueren van eerlijk gebruik en het heeft enkele relevante factoren aangereikt die in

acht moeten worden genomen door de jury bij het bepalen van eerlijk gebruik.360

131. Een verweer van beschrijvend eerlijk gebruik wordt aanvaard als de

verweerder kan bewijzen dat zijn gebruik (1) geen gebruik als een merk inhoudt; (2)

beschrijvend is; en (3) te goeder trouw is.361 De vraag of de verweerder een term

beschrijvend heeft gebruikt en de vraag of de verweerder een term al dan niet als een

                                                                                                               358 KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004). 359 Mogen de rechtbanken vrij beslissen dat verwarring volledig irrelevant is voor eerlijk gebruik of kunnen ze stellen dat het een dominante overweging is bij eerlijk gebruik?; Als het verweer van eerlijk gebruik een bepaalde graad van consumentenverwarring met zich meebrengt, hoeveel consumentenverwarring volstaat er dan om het verweer van eerlijk gebruik uit te sluiten? 360 KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 408 F.3d 596 (9th Cir. 2005). Deze factoren zijn: de graad van waarschijnlijke verwarring, de sterkte van het merk, de beschrijvende aard van de term die gebruikt wordt voor het goed of de dienst dat wordt aangeboden door de verweerder en de beschikbaarheid van alternatieve beschrijvende termen, de mate waarin term werd gebruikt vóór de registratie van het merk en alle verschillen tussen de tijd en de contexten waarin de verweerder de term heeft gebruikt. 361 EMI Catalogue P’ship v. Hill, Holliday, Connors, & Cosmopulos, Inc., 228 F. 3d 56, 64 (2d Cir. 2000).

   101  

merk heeft gebruikt, zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde munt.362 Een gebruik is

enkel beschrijvend als het (1) een gebruik inhoudt van de individuele naam van de

verweerder in verbinding met zijn of haar onderneming; of (2) een gebruik inhoudt

dat de goederen of de diensten omschrijft of hun geografische oorsprong schetst.363

Gebruiken als een merk betekent dat de term gehanteerd wordt als een symbool om

het merk te associëren met een bepaalde producent en om publieke aandacht te

trekken, rekening houdend met de fysieke aard van het gebruik in termen van grootte,

plaats en andere karakteristieken in vergelijking met het voorkomen van andere

beschrijvende materie of andere merken, alsook de aanwezigheid of afwezigheid van

voorzorgsmaatregelen zoals etikettering of andere instrumenten om het risico te

minimaliseren dat de term zal worden begrepen in de zin van een merk.364 Wat de

goede trouw betreft, kan gesteld worden dat de juridische standaard voor goede trouw

in de context van eerlijk gebruik dezelfde is als de juridische standaard voor goede

trouw in elke andere merkcontext. Er moet dus nagegaan worden of de beweerdelijke

overtreder de bedoeling had om te profiteren van de goodwill van de merkhouder

door verwarring te creëren met betrekking tot de bron van de goederen of diensten.365

Als het bewijs aantoont dat er een gebrek is aan goede trouw, zal het verweer van

beschrijvend eerlijk gebruik naar alle waarschijnlijkheid worden afgewezen.366

132. Een andere vraag die zich stelt, is of het verweer van beschrijvend eerlijk

gebruik kan worden aangewend als het merk, waarop beweerdelijk een inbreuk wordt

gepleegd, een non-verbaal merk is. Deze vraag doet zich voornamelijk voor bij zaken

waarbij de verpakking en de verschijning van het goed beschermd zijn. Ook in deze

zaken kan het verweer van beschrijvend eerlijk gebruik succesvol worden

opgeworpen door een verweerder die ervan wordt beschuldigd dat hij een inbreuk

heeft gepleegd op de trade dress van de eiser.367 Het verweer van eerlijk gebruik kan

                                                                                                               362 Whirlpool Properties, Inc. v. LG Electronics U.S.A., Inc., 2005 WL 3088339, *20 (W.D. Mich. 2005). 363 Fortune Dynamic, Inc. v. Victoria’s Secret Stores Brand Mgmt., Inc., 618 F.3d 1025 (9th Cir. 2010). 364 JA Apparel v. Abboud, 568 F.3d 390 (2d Cir. 2009). 365 International Stamp Art, Inc. v. United States Postal Service, 456 F.3d 1270 (11th Cir. 2006); Zie ook JA Apparel v. Abboud, 568 F.3d 390 (2d Cir. 2009). 366 Tdata, Inc. v. Aircraft Tech. Pub., 411 F.Supp. 2d 901 (S.D. Ohio 2006). 367 Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson, 70 F.3d 267, 269 (2d Cir. 1995). In deze zaak verkocht eiser Car-Freshner Corporation luchtverversers voor auto’s met de geur en in de vorm van een denneboom onder het merk ‘Little Tree’. Tijdens Kerstmis verkocht verweerder

  102  

dus ook opgeworpen worden met betrekking tot inbreuken op het design van een

goed.368

2. Nominatief Eerlijk Gebruik 133. Het verweer van nominatief eerlijk gebruik houdt in dat het toegelaten is om

andermans merk te gebruiken in vergelijkende reclame, nieuwsverslaggeving,

commentaar, kritiek en parodie om het product van de merkhouder te identificeren,

zolang de producten niet verkeerd worden voorgesteld of er geen verwarring is met

betrekking tot hun bron of sponsoring. Dus waarheidsgetrouwe vergelijkende reclame

is toegelaten. Deze regel is gebaseerd op het feit dat het verlenen van informatie over

de bron en de sponsoring van een product de enige juridisch relevante functie is van

een merk. 369 De Lanham Act identificeert niet uitdrukkelijk een doctrine met

betrekking tot nominatief eerlijk gebruik. Het is dus een leer die gecreëerd werd door

de rechtspraak. Het verschil tussen nominatief eerlijk gebruik en beschrijvend eerlijk

gebruik, houdt in dat nominatief eerlijk gebruik toepasselijk is als de verweerder het

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S.C. Johnson plug-in luchtverversers met de geur en in de vorm van een denneboom onder de naam ‘Holiday Pine Potpourri’ en onder het merk ‘Glade Plug-Ins’. Car-Freshner daagde Johnson voor de rechtbank omdat de verkoop door Johnson van luchtverversers in de vorm van een denneboom een inbreuk zou plegen op de merkenrechten die Car-Freshner heeft in de denneboomvorm en in zijn merk. Johnson wierp het verweer van beschrijvend eerlijk gebruik op. Het Second Circuit gaf Johnson gelijk door te stellen dat het gebruik door Johnson eerlijk gebruik was aangezien het beschrijvend was van de karakteristieken van de goederen van de verweerder (een denneboomgeur en een Kerstmisthema); Zie ook Herman Miller, Inc. v. A. Studio s.r.l., 2006 WL 1307904 (W.D. Mich. 2006). 368 International Stamp Art, Inc. v. United States Postal Service, 456 F.3d 1270 (11th Cir. 2006). 369 R.G. Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562 (9th Cir. 1968). Chanel maakt een populaire, dure parfum die ‘Number 5’ wordt genoemd. Smith had parfum gemaakt die bijna juist hetzelfde rook en verkocht het aan een veel goedkopere prijs. Daarenboven schreef Smith op de doos dat zijn parfum hetzelfde rook als Number 5. Chanel daagde Smith voor de rechtbank, maar deze hield dat Smith in reclame mocht beweren dat zijn product equivalent is aan het product van Chanel. Dit lijkt op het eerste gezicht oneerlijk omdat de concurrent op deze manier kan profiteren van de goodwill en de reputatie van de merkhouder. Deze merkhouder heeft namelijk heel wat geld en moeite gestoken in het bekend maken van het merk. Maar merkhouders hebben geen recht om het verlangen van het publiek naar een niet-gepatenteerd product te monopoliseren, ook al hebben ze dat verlangen zelf gecreëerd met veel moeite en kosten. Het voorbehouden van een merk als een manier om de producten van een merkhouder te identificeren dient namelijk een belangrijk openbaar doel. Het maakt effectieve concurrentie mogelijk in een complexe, onpersoonlijke marktplaats door manieren te voorzien via dewelke consumenten producten kunnen identificeren die hun tevreden stellen en die een producent belonen met voortgezette begunstiging. Zonder dergelijke vorm van productidentificatie kan geïnformeerde consumentenkeuze en kwalitatief betekenisvolle competitie niet bestaan. Door te profiteren, dient de kopieerder dus een belangrijk openbaar belang door het aanbieden van vergelijkbare producten aan lagere prijzen.

   103  

merk van de eiser heeft gebruikt om het product van de eiser te beschrijven, ook al is

het ultieme doel het beschrijven van zijn eigen product. Beschrijvend eerlijk gebruik

daarentegen is toepasselijk als de verweerder het merk van de eiser heeft gebruikt om

enkel zijn eigen product te beschrijven en helemaal niet om het merk te beschrijven

van de eiser. 370 Nominatief eerlijk gebruik is dus niet zo verschillend van

beschrijvend eerlijk gebruik dat het een sterk verschillende behandeling rechtvaardigt,

aangezien de verweerder uiteindelijk het merk van de eiser op een nominatieve

manier gebruikt om zijn eigen goederen of diensten te beschrijven.371 Het Ninth

Circuit heeft een driedelige test aangenomen, onder dewelke een verweerder

nominatief eerlijk gebruik kan opwerpen. Hij kan dit doen door te bewijzen dat (1) het

goed of de dienst in kwestie niet makkelijk identificeerbaar is zonder het gebruik van

het merk; (2) slecht zoveel van het merk of van de merken werd gebruikt als redelijk

noodzakelijk om het goed of de dienst te identificeren; en (3) de gebruiker niets deed

dat sponsering of goedkeuring van de merkhouder suggereert.372 Dit wordt ook wel de

‘New Kids on the Block test’ genoemd.

134. Net zoals bij beschrijvend eerlijk gebruik, stelt zich hier de vraag naar de

verhouding van nominatief eerlijk gebruik tot de verwarringsanalyse. In de hierboven

beschreven KP Permanent zaak hield de Supreme Court dat een verweerder die

beschrijvend eerlijk gebruik opwierp, niet de afwezigheid van een waarschijnlijkheid

van verwarring moest aantonen. Maar de KP Permanent beslissing beantwoordde niet

expliciet de vraag of een verweerder die nominatief eerlijk gebruik opwerpt, moet

aantonen dat verwarring onwaarschijnlijk is. Hierdoor bleef er heel wat onenigheid

bestaan tussen de verschillende Circuits. Zo concludeerde het Ninth Circuit

oorspronkelijk dat de New Kids on the Block test de klassieke verwarringsanalyse

verving in de context van eerlijk gebruik.373 Het Sixth Circuit, daarentegen, wees de

                                                                                                               370 Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1152 (9th Cir. 2002). 371 Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc., 425 F.3d 211 (3d Cir. 2005). 372 New Kids on the Block v. News Am. Publ’g Inc., 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992). In deze zaak had USA Today de naam van de muziekgroep ‘New Kids on the Block’ gebruikt in verbinding met een nieuwsbericht en een poll over de band. Omdat het gebruik van de naam op een accurate wijze verwees naar de band, omdat er geen enkele andere manier was om te verwijzen naar de band dan via hun naam en omdat er geen suggestie van goedkeuring of sponsoring was, werd geoordeeld dat het gebruik van de naam van de band rechtmatig was. 373 Cairns v. Franklin Mint. Co., 292 F.3d 1139, 1150 (9th Cir. 2002); Playboy Enters., Inc. v. Welles, 279 F.3d 796, 810 (9th Cir. 2002). Het toepassen van de standaard waarschijnlijkheid

  104  

test van het Ninth Circuit af en stelde dat de eisen met betrekking tot nominatief

eerlijk gebruik moesten beheerst worden door de standaard multi-factortest voor

verwarring.374 Het Fifth Circuit hield dan weer dat een nominatief gebruik een

gebruik moest zijn dat geen verwarring veroorzaakt.375 In een meer recente beslissing

heeft het Third Circuit KP Permanent geïnterpreteerd op een manier dat de eiser altijd

de last draagt om waarschijnlijkheid van verwarring aan te tonen.376 Steunend op de

taal van de KP Permanent zaak, erkende het hof dat een nominatief eerlijk gebruik

kan bestaan naast een bepaald niveau van verwarring. Hierbij introduceerde het een

tweedelige test: een waarschijnlijkheid van verwarring analyse gevolgd door een

driedelige nominatief eerlijk gebruik test. Maar de Century 21 meerderheid was van

oordeel dat vele factoren die traditioneel in acht genomen worden bij de

verwarringsanalyse, irrelevant zijn in de context van nominatief eerlijk gebruik en dat

enkel vier factoren moeten in acht genomen worden: (1) de graad van

consumentenzorg; (2) de duur dat de verweerder gebruik heeft gemaakt van het merk

van de eiser zonder bewijs van werkelijke verwarring; (3) de bedoeling van de

verweerder bij het aannemen van het merk; en (4) het bewijs van werkelijke

verwarring. Als de eiser er in slaagt om, aan de hand van deze aangepaste

verwarringsanalyse, aan te tonen dat er sprake is van een waarschijnlijkheid van

verwarring, is het noodzakelijk om na te gaan of het gebruik van de verweerder een

nominatief eerlijk gebruik uitmaakt, door te onderzoeken of (1) het gebruik van het

merk van de eiser noodzakelijk is om zowel het goed of de dienst van de eiser als dat

van de verweerder te beschrijven; (2) de verweerder slechts zoveel van het merk van

de eiser gebruikt als redelijk noodzakelijk voor het beschrijven van de goederen of

diensten van de eiser; en (3) het gedrag en de taal van de verweerder de echte en

accurate relatie tussen de goederen of diensten van de eiser en de verweerder

reflecteert. Het is de verweerder die dit moet bewijzen.377 Onlangs heeft het Ninth

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             van verwarring test zou leiden tot de onjuiste conclusie dat virtueel elk nominatief gebruik verwarrend is. 374 Paccar Inc. v. Telescan Techs., L.L.C., 319 F.3d 243, 256 (6th Cir. 2003). 375 Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526, 546 (5th Cir. 1998). 376 Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc., 425 F.3d 211 (3d Cir. 2005); 377 Rechter D. Michael Fisher uitte een dissenting opinion. Hij vond het namelijk verkeerd dat nominatief eerlijk gebruik werd behandeld als een verweer waardoor de verweerder immuun is voor aansprakelijkheid, eerder dan een vorm van gebruik die geen inbreuk pleegt op een merk. Hij bekritiseerde ook de verkorte waarschijnlijkheid van verwarring test omdat hierdoor de bewijslast van de eiser ontoelaatbaar wordt verminderd. Hij raadde een meer uitgebreide test aan die rekening zou houden met: (1) de graad van consumentenzorg; (2) de

   105  

Circuit zich opnieuw uitgesproken over het verweer van nominatief eerlijk gebruik. In

de Tabari zaak hield het namelijk dat de verweerder die nominatief eerlijk gebruik wil

opwerpen, enkel moet aantonen dat hij het merk heeft gebruikt om te verwijzen naar

een gemerkt goed of dienst. Hierdoor verschuift de bewijslast naar de titularis van het

merk. Hij zal een waarschijnlijkheid van verwarring moeten aantonen aan de hand

van de New Kids test.378

§3 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK IN NIEUWSVERSLAGGEVING  135. Het Amerikaans merkenrecht laat niet toe dat de titularis van een merk zijn

merkenrechten doet gelden om een halt toe te roepen aan nieuwsverslaggeving over

zichzelf of over zijn goederen of diensten. Van dergelijke nieuwsverslaggeving tref je

elke dag voorbeelden aan op de voorpagina’s van kranten, de homepages van

nieuwssites en talloze blogs. Mainstream verslaggevers en niet-traditionele

journalisten rapporteren stelselmatig over overnames, ontslagen, herstructureringen,

… zonder zich zorgen te maken over het feit dat ze een inbreuk zouden plegen op de

merken van de bedrijven en organisaties waarover ze schrijven of dat ze deze merken

zouden verwateren. Hiervoor zijn verschillende redenen. Er is geen risico op

verwarring tussen de nieuwsbron en de titularis van het merk. Daarenboven

beschermt de leer van het nominatief eerlijk gebruik dergelijk gebruik van een merk.

Ten slotte werd voor verwatering ‘nieuwsverslaggeving en nieuwscommentaar’

uitdrukkelijk opgenomen als een uitzondering in paragraaf 43(c)(3)(B) van de

Lanham Act379. Één rechtbank heeft geoordeeld dat de kritische commentaar van een

blogger op een bedrijf kon gekwalificeerd worden als nieuwsverslaggeving en

nieuwscommentaar.380 Dit is echter slechts één rechtszaak dus het valt nog te bezien

hoe de rechtbanken ‘nieuwsverslaggeving en nieuwscommentaar’ zullen definiëren,

gelet op de verschillende soorten van nieuwe media die de grens tussen de

verslaggever en de consument van nieuws doen vervagen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             duur van het gebruik door de verweerder zonder bewijs van werkelijke verwarring; (3) de bedoeling van de verweerder; (4) bewijs van werkelijke verwarring; (5) de handelskanalen; (6) de identiteit van de doelen van de verkoopinspanningen; (7) de relatie tussen de goederen of diensten in hoofde van de consumenten; en (8) andere factoren die suggereren dat de consumenten zouden kunnen verwachten dat de goederen van de partijen afkomstig zijn van één bron. 378 Toyota Motor Sales U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (9th Cir. 2010). 379 15 U.S.C. § 1125(c)(3)(B) (2006). 380 BidZirk, LLC v. Smith, 2007 WL 3119445 (D.S.C. 2007).

  106  

§4 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK OP ONVERVALSTE GOEDEREN: ‘FIRST SALE’ DOCTRINE 136. De leer die bekend staat als de ‘first sale’ doctrine of de ‘uitputting van

rechten’ doctrine, behandelt een gemeenschappelijk raadsel in het Amerikaans

intellectueel eigendomsrecht. Het raadsel doet zich voor als de houder van een

intellectueel eigendomsrecht producten of diensten verkoopt zonder het bijvoegen van

een uitdrukkelijke licentie als deel van de transactie. Bij afwezigheid van een

uitdrukkelijke licentie, kan de omvang van de toestemming voor de koper om het

aangekochte item te exploiteren onduidelijk zijn. Bij het merkenrecht zijn de

exclusieve rechten echter minder absoluut dan bij patenten of copyrights dus de nood

aan een first sale doctrine is minder sterk. De Lanham Act incorporeert dan ook geen

uitdrukkelijk ‘first sale’ verweer. De nood om een ‘first sale’ concept in acht te nemen

bij het merkenrecht doet zich in het algemeen voor in zaken waarbij één partij

onvervalste381 gemerkte goederen aankoopt en de vervolgens de originele goederen of

de aangepaste goederen wenst door te verkopen onder het merk. De first sale doctrine

in het merkenrecht houdt in dat het recht van een producent om de distributie van zijn

gemerkte goederen te controleren niet verder strekt dan de eerste verkoop van het

goed.382 Via de first sale regel kan de koper van een goed dat geleverd werd door een

merkhouder, dat goed opnieuw verkopen met het merk van de merkhouder erop.

Hieronder wordt uiteengezet op welke manier de rechtbanken de first sale doctrine

hebben toegepast bij een eerste verkoop binnen de Verenigde Staten en bij een eerste

verkoop buiten de Verenigde Staten.

1. Eerste verkoop binnen de Verenigde Staten  137. Zoals hierboven reeds beschreven, staat de first sale regel aan kopers van

fysieke manifestaties van intellectuele eigendom toe dat ze deze objecten opnieuw

verkopen zonder beperkingen uit het intellectueel eigendomsrecht. Het is de essentie

van de first sale doctrine dat een koper die niet meer doet dan het opslaan, het

uitstallen en het doorverkopen van een product onder het merk van de producent geen

                                                                                                               381 Onvervalst in de zin dat het merk werd aangebracht op de goederen en de goederen op de markt werden gebracht door of met toestemming van de merkhouder. 382 Sebastian Intern., Inc. v. Longs Drug Stores Corp., 53 F.3d 1073, 1074 (9th Cir. 1995) (citing Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359 (1924)).

   107  

enkel recht, dat de Lanham Act toekent aan die producent, schendt.383 Maar als een

gemerkt goed dat aangepast is door de koper op één of andere manier wordt

verhandeld aan derden, is er een mogelijkheid van consumentenverwarring over de

bron, de kwaliteiten en karakteristieken van het artikel. Dit creëert een conflict tussen

de first sale regel, hetgeen concurrentie tussen nieuwe en gebruikte of aangepaste

producten aanspoort, en het doel van het merkenrecht om te vermijden dat

consumenten worden misleid. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee

zaken: zaken waarbij andermans merk wordt gebruikt op onvervalste goederen die

opnieuw werden verpakt om opnieuw verkocht te worden en zaken waarbij

andermans merk wordt gebruikt op onvervalste goederen die werden opgeknapt om

opnieuw te worden verkocht. Er zijn namelijk twee situaties waarbij de first sale

doctrine partijen, die goederen opnieuw verkopen, niet beschermt: (1) als de

kennisgeving dat het item opnieuw verpakt werd inadequaat is en (2) als de opnieuw

verkochte goederen materieel verschillend zijn van de goederen die worden verkocht

door de merkhouder.384

i. Opnieuw verpakte goederen 138. De koper van een onvervalst goed heeft op grond van zijn eigendomsrecht het

recht om hetgeen hij gekocht heeft samen te stellen of te veranderen, om het origineel

of het aangepast product te verdelen en om op het op die manier verder te

verhandelen.385 Maar als een partij het gemerkte product van een ander incorporeert in

een nieuw product, zijn de rechtbanken het erover eens dat het first sale verweer enkel

van toepassing is als het resulterende nieuw product op een adequate wijze is gemerkt

zodat het zijn bron aanduidt en verwarring bij de consumenten wordt vermeden. Het

is dus toegestaan aan een koper om gemerkte goederen opnieuw te verpakken en door

te verkopen onder condities die het risico op consumentenverwarring minimaliseren.

Dit wil zeggen dat hij de context waarin het merk wordt voorgesteld aan de

consumenten kan veranderen, zolang dat dit geen waarschijnlijke verwarring tot

                                                                                                               383 Sebastian Intern., Inc. v. Long Drug Stores Corp., 53 F.3d 1076 (9th Cir. 1995). 384 Brilliance Audio, Inc. v. Haight’s Cross Commc’ns, Inc., 474 F.3d 365, 369-370 (6th Cir. 2007).  385 Prestonettes, Inc. v. Cory, 264 U.S. 359 (1924).

  108  

gevolg heeft. Degene die het goed opnieuw verkoopt mag de consumenten namelijk

niet misleiden over de aard van zijn relatie met de merkhouder.386

139. De Lanham Act legt geen aansprakelijkheid op voor de verkoop van

onvervalste goederen die een echt merk dragen, zelfs al werd deze niet geautoriseerd

door de merkhouder omdat een dergelijke verkoop niet inherent verwarring of

verwatering veroorzaakt. 387 Hierop bestaan er echter twee uitzonderingen: een

uitzondering met betrekking tot het opnieuw verpakken van een goed en een

uitzondering met betrekking tot kwaliteitscontrole. De eerste uitzondering houdt in

dat een verweerder, die er niet in slaagt om de consumenten op de hoogte te stellen

dat hij de goederen uit de originele verpakking heeft gehaald en de goederen opnieuw

heeft verpakt, het voordeel van de first sale doctrine verliest. 388 Onder de

kwaliteitscontroledoctrine kan de distributie van een product, dat niet beantwoordt

aan de standaarden van de kwaliteitscontrole van de merkhouder, resulteren in een

devaluatie van het merk doordat het imago ervan wordt bevlekt.389 Als dit zich

voordoet dan wordt het niet-conformerende goed, voor de doeleinden van de Lanham

Act, niet beschouwd als een onvervalst product en zal zijn distributie een inbreuk

uitmaken op het merkenrecht. Daarnaast geldt de exceptie van kwaliteitscontrole ook

als er een gebrek (of een potentieel gebrek) bestaat in het product zelf, dat de

consument niet gemakkelijk kan ontdekken.390 Dus degene die een goed opnieuw

verkoopt, heeft het recht om te profiteren als een soort ‘free-rider’ van de

inspanningen van de originele producent, maar het is noodzakelijk dat hij het goed op

zodanige wijze etiketteert dat de dubbele doelstelling van vermijden van verwarring

en promoten van concurrentie wordt verwezenlijkt.                                                                                                                386 Zo mag degene die opnieuw verkoopt zich niet ten onrechte voordoen als een geautoriseerde verdeler of een licentiehouder van de merkhouder. Om te vermijden dat er verwarring plaats vindt, zou de verkoper best een disclaimer opnemen die elke relatie met de merkhouder uitsluit. 387 Zino Davidoff SA v. CVS Corp., 571 F.3d 328 (2d Cir.2009). 388 Enesco Corp. v. Price/Costco Inc., 146 F.3d 1083 (9th Cir. 1998). 389 Enesco Corp. v. Price/Costco Inc., 146 F.3d 1083 (9th Cir. 1998); Warner-Lambert Co. v. Northside Dev. Corp., 86 F.3d 3, 6 (2d Cir. 1996); El Greco Leather Prods. Co., Inc. v. Shoe World, Inc., 806 F.2d 392, 395 (2d Cir. 1986). 390 Matrix Essentials, Inc. v. Emporium Drug Mart, Inc., 988 F.2d 587, 591 (5th Cir. 1993); Shell Oil Co. v. Commercial Petroleum, Inc., 928 F.2d 104 (4th Cir. 1991). In deze zaak kon een verkoper van petroleum die olie opnieuw verkocht onder de merken van Shell Oil zich niet beroepen op de first sale exceptie. Hij had namelijk niet voldaan aan de vereisten inzake het kuisen van de tanken en de pompen van Shell. Dit was een tekortkoming die de consumenten onmogelijk hadden kunnen ontdekken.

   109  

ii. Opgeknapte goederen

140. Een partij heeft het recht om een goed dat geproduceerd is door een ander te

verkopen en om te zeggen dat het door die persoon geproduceerd werd, door het merk

van die laatste te behouden om zo de oorsprong van de goederen aan te duiden. Als de

goederen die worden verkocht tweedehandsgoederen zijn en ze hersteld worden, kan

de verkoper nog altijd het merk op de goederen behouden, als hij duidelijk maakt aan

de consumenten dat deze goederen niet de goederen zijn van de originele producent

maar hersteld werden door hem.391 De vraag of de aangepaste goederen even goed

zijn als de originele goederen is dan ook niet belangrijk. Doorslaggevend is of de

koper op de hoogte werd gesteld van de ware feiten. Daarnaast geldt de first sale

doctrine enkel als de verkoper geen goederen verkoopt die materieel verschillend zijn

van de goederen die verkocht werden door de merkhouder. Een materieel verschillend

goed is namelijk niet onvervalst en daarom zal de ongeautoriseerde verkoop ervan een

inbreuk op een merk uitmaken.392 Deze regel is consistent met de bedoeling van de

Lanham Act omdat materieel verschillende goederen die hetzelfde merk hebben,

consumenten zouden kunnen verwarren en de goodwill van de consumenten ten

opzichte van het merk zou kunnen eroderen. Niet zomaar elk verschil zal echter

consumentenverwarring veroorzaken. Een materieel verschil is een verschil dat

consumenten als relevant beschouwen voor hun beslissing om een product al dan niet

aan te kopen.393 De rechtspraak steunt de stelling dat het opnieuw verkopen van een

gemerkt goed dat aangepast werd, resulterend in fysieke verschillen in het product,

een waarschijnlijkheid van consumentenverwarring kan creëren. Zulke aanpassing

voldoet dan ook aan de uitzondering van materiële verschillen en geeft aanleiding tot

een eis omwille van een inbreuk op een merk.

                                                                                                               391 Champion Spark Plug Co. v. Sanders, 156 F.2d 488, 491 (2d Cir. 1946), aff’d, 331 U.S. 125 (1947). 392 Davidoff & CIE, S.A. v. PLD International Corp., 263 F.3d 1297 (11th Cir. 2001); Societe Des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 664 (1st Cir. 1992); Original Appalachian Artworks v. Granada Electronics, 816 F.2d 73 (2d Cir. 1987); Iberia Foods Corp. v. Romeo, 150 F.3d 302-3 (3d Cir. 1998); Martin’s Herend Imports Inc. v. Diamond & Gem Trading USA, Co., 112 F.3d 1296, 1302 (5th Cir. 1997); Enesco Corp. v. Price/Costco Inc., 146 F.3d 1087 (9th Cir. 1998). 393 Davidoff & CIE, S.A. v. PLD International Corp., 263 F.3d 1297 (11th Cir. 2001).

  110  

iii. Verwarring na de verkoop

141. In de meeste first sale zaken waarbij het gemerkte product wordt

geïncorporeerd in een nieuwe product, kan consumentenverwarring vermeden worden

via een disclaimer of een uitleg op het moment van de verkoop van het resulterende

aangepaste product. Maar aangezien zulke disclaimers in het algemeen niet kunnen

gezien worden door observanten van producten na de verkoop, kan de

waarschijnlijkheid van verwarring na de verkoop dit verweer ontoepasbaar maken in

bepaalde zaken. Dit zijn zaken waarbij iemand anders dan de rechtstreekse koper van

de goederen naar alle waarschijnlijkheid verward zou kunnen zijn over de bron van

het product. Het Ninth Circuit heeft in de Au-Tomotive Gold zaak beslist dat de first

sale regel niet van toepassing is op verkopers (die goederen opnieuw verkopen) wiens

gedrag naar alle waarschijnlijkheid leidt tot verwarring na de verkoop, zelfs al hebben

ze de kopers waarheidsgetrouw geïnformeerd over de oorsprong van de goederen die

ze verkopen. 394 Als de eiser met andere woorden kan aantonen dat er een

waarschijnlijkheid van verwarring na de verkoop bestaat, is de first sale doctrine niet

langer van toepassing. Enkel als er geen waarschijnlijkheid van verwarring bestaat,

zal men deze leer toepassen. Dus als we de redenering van het Ninth Circuit volgen, is

de first sale regel helemaal geen verweer bij verwarring na de verkoop. Deze

beslissing kan dan ook in vraag gesteld worden. Deze interpretatie van de first sale

regel doet namelijk denken aan de redenering die het Ninth Circuit hanteerde in de

hierboven beschreven KP Permanent zaak. In die zaak hield het Ninth Circuit dat de

verweerder enkel kon genieten van het beschrijvend eerlijk gebruik verweer als er

zich geen waarschijnlijkheid van verwarring voordeed ten gevolge van het

beschrijvend gebruik van het merk. Er kon dus geen eerlijk gebruik plaatsvinden als

                                                                                                               394 Au-Tomotive Gold Inc. v. Volkswagen of America, Inc., 603 F.3d 1133 (9th Cir. 2010). In deze zaak kocht Au-Tomotive Gold onvervalste ‘VW’ badges van Volkswagen en paste ze aan en monteerde ze op nummerplaten. Daarna werden de nummerplaten verpakt met etiketten die uitlegden dat de nummerplaten niet werden geproduceerd of gesponsord door Volkswagen en werden ze verkocht. Au-Tomotive Gold beweerde dat haar verkoop van de nummerplaten beschermd was onder de first sale doctrine. De rechtbank verwierp dit verweer echter. Het stelde dat het waarschijnlijk was dat een persoon op straat die een Auto Gold nummerplaat met een VW badge ziet, deze nummerplaat zou associëren met Volkswagen. Daarenboven was het van mening dat de disclaimer op de verpakking van de nummerplaten niets deed om deze verwarring na de verkoop te verdrijven. Doordat de producent profiteerde van een merk via de verwarring na de verkoop met betrekking tot de oorsprong van het product, was de producent een ‘free-rider’.

   111  

er een waarschijnlijkheid van verwarring bestond.395 De Supreme Court besloot echter

dat deze interpretatie contradictoir was met de letter van de wet en de logica zelve en

trok de beslissing van het Ninth Circuit in en zond de zaak terug. Net zoals bij

beschrijvend eerlijk gebruik is de first sale doctrine gebaseerd op de

concurrentievoordelen van free-riding. Het toestaan van herconditionering en herstel,

alsook het toestaan dat nieuwe goederen worden geproduceerd die andermans merk

incorporeren, bevordert de mededinging en bevoordeelt de consumenten. Het zou dan

ook logisch zijn om een gelijkaardige positie in te nemen als bij beschrijvend eerlijk

gebruik ten opzichte van het verweer gebaseerd op first sale. In de plaats van geen

gewicht te geven aan de first sale regel als verwarring na de verkoop mogelijk is, zou

de benadering van de Supreme Court moeten toegepast worden. Hierbij wordt free-

riding in een zekere mate toegestaan en tegelijkertijd wordt een bepaalde

mogelijkheid van verwarring getolereerd.396 Free-riding op zich zou alleszins geen

reden mogen zijn om te besluiten dat de first sale regel geen verweer vormt tegen een

inbreuk op een merk gebaseerd op verwarring na de verkoop.

2. Eerste verkoop buiten de Verenigde Staten  142. De first sale analyse wordt iets wat gecompliceerder als de eerste verkoop zich

voordoet buiten de Verenigde Staten. De territoriale aard van intellectuele

eigendomsrechten botst met een absolutistische visie van vrije internationale handel

van goederen. De uitputtingsdoctrine medieert in bepaalde mate dat conflict, door te

bepalen of en in welke mate de houder van rechten in land A zijn rechten kan

afdwingen en dus de toegang van onvervalste goederen, die op de markt werden

gebracht in land B door de merkhouder, in land A kan voorkomen. Maar

internationaal recht legt hieromtrent geen regel op. Artikel 6 van TRIPS laat WTO

lidstaten uitdrukkelijk toe om een regel van nationale uitputting (dit wil zeggen dat de

verkoop plaats moet vinden in de lidstaat) of een regel van internationale uitputting

(dit wil zeggen dat een geautoriseerde verkoop in eender welk land de rechten van de

houder uitput) aan te nemen.397 Wetten van de Verenigde Staten gaan er reeds lang

                                                                                                               395 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 328 F.3d 1072 (9th Cir. 2003). 396 David W. Barnes, Free-Riders and Trademark Law’s First Sale Rule, 27 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECHNOLOGY L.J. 457, 496 (2010). 397 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health § 5(d): “Het effect van de artikels die relevant zijn voor de uitputting van intellectuele eigendomsrechten is dat elke Lidstaat vrij wordt gelaten om zijn eigen regime voor zulke uitputting te vestigen zonder betwisting,

  112  

van uit dat eens een onvervalst gemerkt goed op de globale marktplaats, waar dan ook

in de wereld, wordt geplaatst door of met de toestemming van de merkhouder, de

merkhouder de verdere distributie van dat goed niet langer kan controleren onder een

theorie van inbreuk op een merk. Deze theorie van parallel imports wordt beschouwd

als een regel van universele of internationale uitputting. In de Verenigde Staten doen

kwesties met betrekking tot grijze markt goederen zich niet enkel voor in de context

van een inbreuk op een merk, maar ook in de context van afdwinging door de douane.

Parallel imports werden echter al uitvoerig besproken hierboven.398

§5 HET GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK IN PARODIE OF SPEECH  143. Amendment I van de Amerikaanse grondwet luidt als volgt:

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”399

1. Parodie en de klassieke vordering omwille van een inbreuk op een merk  144. Het eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet beschermt de vrijheid

van meningsuiting. Artistieke expressie maakt daar een deel van uit. Parodie is een

vorm van artistieke meningsuiting en wordt dan ook beschermd door het eerste

Amendement.400 Parodie en satire verdienen substantiële vrijheid, zowel als een vorm

van entertainment als een vorm van sociale en literaire kritiek. 401 Een

drempelvoorwaarde hierbij is wel dat het werk van de verweerder een artistieke

expressie is en niet louter een commerciële meningsuiting.402 Het ‘First Amendment’

verweer geldt dus niet voor alle vormen van expressie. Maar aan de andere kant gaat

de bescherming van een merk niet verloren louter omdat het beweerdelijk overtredend

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             onderworpen aan de meestbegunstigings- en nationale behandeling principes van artikel 3 en 4.”. 398 Zie supra ‘Hoofdstuk 5: Parallel Imports’. 399 U.S. Const. amend. I. 400 Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Double-day Dell Pub. Group, 886 F.2d 490, 493 (2d Cir. 1989); Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994). 401 Berlin v. E.C. Publications, Inc., 329 F.2d 541 (2d Cir. 1964), cert. denied, 379 U.S. 822, 85 S. Ct. 46, 13 L.Ed.2d 33 (1964). 402 Facenda v. N.F.L. Films, Inc., 542 F.3d 1007 (3d Cir. 2008).

   113  

gebruik verbonden is met een werk van artistieke expressie.403 Partijen hebben dus

geen absoluut recht op basis van het eerste Amendement om andermans merk te

gebruiken in een parodie. Een parodie die een waarschijnlijkheid van verwarring

creëert kan dan ook aanleiding geven tot aansprakelijkheid wegens een inbreuk op

een merk.404 Parodie veroorzaakt dus een conflict tussen het toelaten van artistieke

expressie en het vermijden van consumentenverwarring. De hoeksteen van parodie is

namelijk imitatie. Het moet dus twee simultane en contradictoire boodschappen

overdragen: dat het het origineel is maar ook dat het niet het origineel is maar een

parodie. Als het enkel het eerste doet maar niet het tweede, dan is het niet enkel een

slechte parodie maar ook kwetsbaar onder het merkenrecht, aangezien de consument

zal verward worden.405

145. Er is geen eenvoudige standaardregel aan de hand waarvan rechtbanken

kunnen nagaan wanneer een potentieel verwarrende parodie valt binnen de

bescherming van het eerste Amendement. Daarom is het aangewezen om bij het

beslissen van de reikwijdte van de Lanham Act, in een zaak waar er wordt beweerd

dat een expressief werk een inbreuk pleegt op een merk, het publieke belang in de

vrijheid van meningsuiting af te wegen tegen het publieke belang in het vermijden

van consumentenverwarring. Deze benadering houdt rekening met de ultieme test in

het merkenrecht, namelijk de waarschijnlijkheid van verwarring met betrekking tot de

bron van de goederen in kwestie.406 Dit wil dus zeggen dat de Lanham Act van

toepassing moet worden geacht op artistieke werken enkel en alleen wanneer het

publieke belang in het vermijden van consumentenverwarring zwaarder weegt dan het

publieke belang in de vrijheid van meningsuiting.407 Omwille van deze delicate balans

zal het gebruik door een artistiek werk van een merk, hetgeen anders de Lanham Act

zou schenden, niet vervolgbaar zijn, tenzij het gebruik van het merk geen enkele

artistieke relevantie heeft voor het onderliggende werk of tenzij het expliciet misleidt

met betrekking tot de bron van inhoud van het werk (als het toch enige artistieke

                                                                                                               403 Silverman v. CBS Inc., 870 F.2d 40, 49 (2d Cir. 1989). 404 Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Double-day Dell Pub. Group, 886 F.2d 494 (2d Cir. 1989); L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26, 32 n. 3 (1st Cir. 1987). 405 Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Double-day Dell Pub. Group, 886 F.2d 490, 493 (2d Cir. 1989). 406 Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994). 407 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 999 (2d Cir. 1989).

  114  

relevantie heeft).408 Dit wordt ook wel de ‘Rogers test’ of de ‘artistieke relevantie

test’ genoemd.409

146. Naast de Rogers test bestaan er nog andere visies over de balans tussen

merkenrechten en de belangen met betrekking tot meningsuiting. In de Mutual Omaha

zaak beweerde de rechtbank dat merken een vorm van eigendom zijn en dat

eigendomsrechten in het algemeen niet moeten zwichten voor de uitoefening van

rechten verbonden aan het eerste Amendement als er adequate alternatieve wegen

beschikbaar zijn voor de verweerder.410 Een andere visie op het verweer van parodie

houdt in dat deze enkel bijdraagt tot de klassieke verwarringsanalyse. Parodie is dan

geen verweer op zich maar eerder één van de factoren waar rekening mee moet

worden gehouden en die weegt tegen het vinden van een waarschijnlijkheid van

verwarring.411 De verwarringsanalyse zou dan gewoon begrensd worden door de

overwegingen van het eerste Amendement. Hierbij wordt het gebruik door de

verweerder van een merk beschermd tegen aansprakelijkheid op basis van verwarring

voor zover de publieke belangen in vrije meningsuiting duidelijk zwaarder wegen dan

de potentiële verwarring op de marktplaats. Aangezien minimale hoeveelheden aan

verwarring onvoldoende zullen zijn om het ideaal van vrije meningsuiting te

overkomen, zal de balans vermoedelijk de artiest-verweerder bevoordelen en zal ze

hem toelaten om een vordering gebaseerd op verwarring succesvol te weerleggen.412

Het Sixth Circuit heeft in de Rosa Parks zaak deze drie benaderingen (de

verwarringsbenadering, de ‘alternatieve wegen’ benadering en de ‘artistieke

relevantie’ test) beoordeeld. De rechtbank wees de verwarringsbenadering af omdat

deze benadering te kort doet aan de waarden van het eerste Amendement wanneer ze                                                                                                                408 E.E.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1099 (9th Cir. 2008); Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 902 (9th Cir. 2002); Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 999 (2d Cir. 1989). 409 Vb. The University of Alabama Bd. of Trustees v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012). In deze zaak had een artiest, Moore, afbeeldingen geschilderd die de American football spelers van de University of Alabama weergaven, noodzakelijkerwijze met inbegrip van de uniformen, de helmontwerpen en de kleuren van de universiteit. Het Hof oordeelde dat het gebruik van de merken en de trade dress van de universiteit in de schilderijen artistiek relevant was voor de opdracht van Moore om beroemde scenes van de Alabama football geschiedenis af te beelden. 410 Mutual of Ohama Ins. Co. v. Novak, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987). 411 Elvis Presley Ent., Inc. v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998). 412 Pratheepan Gulasekaram, Policing the Border Between Trademarks and Free Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works, 80 WASH. L. REV. 887, 922 (2005).

   115  

wordt toegepast op artistieke expressie. Ze wees ook de ‘alternatieve wegen’

benadering af aangezien deze test rechtbanken onnodig zou verwikkelen in een proces

van betitelen van artistieke werken. Rechtbanken zouden namelijk niet enkel

gevraagd worden om te bepalen of een titel redelijk ‘artistiek’ is maar ook of een titel

‘noodzakelijk’ is om het idee te communiceren. De Rogers test werd dus beschouwd

als het beste alternatief.413

2. Parodie en de vordering omwille van verwatering

147. Parodie zal ook een rol spelen bij vorderingen omwille van verwatering. Zoals

we al weten, zal schade zich voordoen bij verwatering zelfs als de consumenten niet

verward zijn over de bron van de goederen. De TDRA creëert drie verweren tegen

verwatering: (1) eerlijk gebruik (met uitzonderingen); nieuwsverslaggeving en

nieuwscommentaar; en (3) niet-commercieel gebruik. De TDRA voorziet dus in een

compleet verweer tegen een vordering omwille van verwatering en het laat toe dat een

parodie kan beschouwd worden als een (nominatief) eerlijk gebruik. Maar het breidt

het verweer van eerlijk gebruik niet uit tot parodieën die worden gebruikt als een

merk. Dus parodie is niet automatisch een volledig verweer tegen een vordering

omwille van verwatering als de verweerder de parodie gebruikt om de bron van zijn

goederen aan te wijzen, dit wil zeggen als een merk.414 Dit betekent echter niet dat

een rechtbank het bestaan van een parodie die gebruikt wordt als een merk moet

negeren en het sluit niet uit dat een rechtbank de parodie kan beschouwen als één van

de omstandigheden die in rekening moeten worden genomen bij het bepalen of de

eiser een geldige vordering heeft omwille van verwatering. De rechtbank kan

namelijk rekening houden met alle relevante factoren.415 Het gebruik door een

verweerder van een merk als een parodie is dus relevant voor de overkoepelende

vraag of het gebruik door de verweerder naar alle waarschijnlijkheid de

onderscheidingskracht van het beroemde merk schaadt.

                                                                                                               413 Rosa Parks v. LaFace Records, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003). 414 Zie 15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A)(ii) (2006). Het parodiëren van een beroemd merk is enkel beschermd door het eerlijk gebruik verweer als de parodie geen aanduiding is van de bron van de eigen goederen of diensten van de verweerder. 415 15 U.S.C. §1125(c)(2)(B) (2006).

  116  

148. Daarnaast kan er bij verwatering ook een onderscheid gemaakt worden tussen

commercieel en niet-commercieel gebruik. Paragraaf 43(c)(3)(C) van de Lanham Act

voorziet namelijk dat niet-commercieel gebruik van een merk niet vervolgbaar is als

verwatering. In de Barbie Girl zaak416 werden de voorbereidende werkzaamheden

bekeken van deze uitzondering onder de toen geldende versie van de Lanham Act

(1995). Er werd gesteld dat ‘niet-commercieel gebruik’ verwijst naar een gebruik dat

volledig bestaat uit niet-commerciële of volledige constitutioneel beschermde

meningsuiting. Parodieën vallen hieronder. De sponsors van de Lanham Act hadden

er namelijk over gewaakt dat de toen voorgestelde wet niet-commerciële expressie,

zoals parodie, satire, redactionele en andere vormen van expressie die geen deel

uitmaken van een commerciële transactie, niet zou verbieden of bedreigen.417 De

wetsgeschiedenis suggereert dat de sponsors van de wet steunden op de ‘niet-

commercieel gebruik’-exceptie om bezorgdheid over het eerste Amendement te

stillen. Om te kijken of een bepaalde zaak onder deze exceptie valt moet er gekeken

worden naar de definitie van commerciële meningsuiting. De essentie van

commerciële meningsuiting is dat het niet meer doet dan het voorstellen van een

commerciële transactie.418 Dus als een meningsuiting meer doet dan het voorstellen

van een commerciële transactie, dan is het niet puur commercieel en heeft het recht op

volledige bescherming van het eerste Amendement. Niets wijst erop dat deze

redenering niet eveneens kan behouden worden onder de nieuwere versie van de

Lanham Act (2006).

                                                                                                                                           416 Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 902 (9th Cir. 2002). 417 141 Cong. Rec. S19306-10, S19310 (daily ed. Dec. 29, 1995); 141 Cong. Rec. H14317-01, H14318 (daily ed. Dec. 12, 1995). 418 Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 225 F.3d 1180, 1184 (9th Cir. 2001).

   117  

HOOFDSTUK 7: BESLUIT  149. In het algemeen kunnen we concluderen dat de bescherming van merken in de

VS gebaseerd is op twee soorten van aansprakelijkheidstheorieën. Theorieën die

gebaseerd zijn op verwarring en theorieën die niet gebaseerd zijn op verwarring.

 Aan de ene kant worden merkhouders onder het Amerikaans merkenrecht beschermd

tegen een verwarrend gebruik van hun merk door een ander. Consumentenverwarring

is hierbij een noodzakelijke vereiste om tot aansprakelijkheid te komen. Voor het

vaststellen van consumentenverwarring, hanteren de rechtbanken in de VS een

verwarringsstandaard die vooruitkijkend is (‘waarschijnlijkheid van’), breder is dan

loutere verwarring door kopers en breder is dan louter verwarring wat betreft de

oorsprong van de goederen of diensten. Opdat er echter sprake zou zijn van

aansprakelijkheid, moet de beweerde overtreder het merk gebruiken in verbinding met

de verkoop van goederen en diensten. Om na te gaan of er sprake is van een

waarschijnlijkheid van verwarring, hanteren de rechtbanken in de VS elk hun eigen

multi-factortest. Deze tests volgen allemaal grotendeels hetzelfde patroon. In bepaalde

specifieke omstandigheden (internet, merchandising, witte producten) kan het wel zijn

dat de verwarringsfactoren op een andere manier moeten worden geanalyseerd om zo

rekening te houden met de nuances van de specifieke context. Het concept verwarring

is daarenboven niet beperkt tot verwarring die zich voordoet op het tijdstip van de

verkoop. Verwarring kan zich namelijk ook manifesteren vóór of na de verkoop. Voor

het vaststellen van dergelijke vormen van verwarring, zullen de rechtbanken in het

algemeen gebruik maken van de standaard verwarringsanalyse. Het kan wel zijn dat

bepaalde verwarringsfactoren moeten worden aangepast. Daarnaast bestaat er ook

nog zoiets als omgekeerde verwarring. Ook hier zullen bepaalde verwarringsfactoren

een andere invulling krijgen. Aansprakelijkheid voor de inbreuk op een merk wordt,

ten slotte, niet beperkt tot degene die de goederen of diensten verkoopt onder het

merk van een ander. Onder bepaalde omstandigheden kunnen producenten,

distribiteurs en hulppersonen immers medeaansprakelijk gesteld worden voor een

inbreuk op een merk door een ander.

Aan de andere kant worden merkhouders ook beschermd tegen een ongeautoriseerd

gebruik van hun merk dat geen consumentenverwarring veroorzaakt. Allereerst,

  118  

worden merken beschermd tegen beschadiging van hun onderscheidingskracht of

reputatie (verwatering). Ook hier passen de rechtbanken een verwateringsstandaard

toe die vooruitkijkend is. Opdat een persoon aansprakelijk kan worden gesteld

wegens verwatering van andermans merk, is het wel vereist dat het merk van de eiser

beroemd is, onderscheidingskracht heeft en dat de verweerder het merk pas heeft

gebruikt nadat het merk beroemd geworden was. In de Lanham Act wordt een

onderscheid gemaakt tussen twee vormen van verwatering: verwatering door

‘blurring’, waarbij de onderscheidingskracht van het merk wordt beschadigd en

verwatering door ‘tarnishment’, waarbij de reputatie van het merk wordt beschadigd.

Ten tweede, worden merken beschermd tegen cybersquatting. De Anticybersquatting

Consumer Protection Act voorziet in twee gerelateerde vorderingen om deze

bescherming te realiseren: (1) een vordering in personam tegen de cybersquatter; en

(2) een vordering in rem tegen de domeinnaam zelf. Ook op internationaal niveau

wordt er voorzien in bescherming tegen cyberpiracy door middel van de ICANN

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Ten slotte, worden merken onder

deze aansprakelijkheidstheorieën ook beschermd tegen vervalsing. Daarvoor beschikt

het Amerikaanse recht over een brede waaier aan remedies. Er wordt niet alleen

voorzien in burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het vervalsen van

merken, maar ook de U.S. Customs Service zal tussenkomen om de invoer van

goederen die vervalste merken dragen te voorkomen.

150. Wat betreft de territoriale omvang van de bescherming van merken onder het

Amerikaans merkenrecht, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen

geregistreerde en ongeregistreerde merken. De bescherming van ongeregistreerde

merken is beperkt tot de markt waarin het merk werkelijk wordt gebruikt. Ten

gevolge van de Tea Rose doctrine kan het wel zijn dat de ene gebruiker van een merk

het recht heeft om het merk te gebruiken in een bepaald gebied, terwijl een andere

gebruiker het recht heeft om hetzelfde merk te gebruiken in een ander gebied. Hierbij

is het wel vereist dat het merk te goeder trouw gelijktijdig gebruikt wordt in

verschillende markten die afgezonderd en ver verwijderd zijn van elkaar.

Geregistreerde merken, daarentegen, worden beschermd over heel de VS, behalve in

de gebieden waar het merk reeds voor de registratie doorlopend werd gebruikt. Dit

principe wordt echter gecorrigeerd door de ‘Dawn Donut Rule’.

   119  

Het Amerikaans merkenrecht wordt gekenmerkt door een territoriale aard. Dit

betekent dat registratie of gebruik van een merk in de VS een voorwaarde is om een

verhaal te hebben tegen de inbreuk op een merk. Dit moet echter genuanceerd

worden. Een vreemde handelaar kan prioriteit in een merk verkrijgen in de VS als een

substantieel percentage van de relevante Amerikaanse markt familiair is met het

vreemde merk. Deze ‘bekende merken doctrine’ is echter nog niet opgenomen in de

Lanham Act en wordt betwist door heel wat Amerikaanse rechtbanken. Daarnaast kan

onder bepaalde voorwaarden het Amerikaans merkenrecht toegepast worden op

illegale activiteiten in het buitenland, zelfs bij afwezigheid van een inbreuk in de VS.

151. Amerikaanse merkhouders worden ook beschermd tegen de invoer van

goederen die een legitiem merk dragen, dat identiek of substantieel niet-

onderscheidbaar is van een merk in het eigendom van en geregistreerd door een

Amerikaanse burger of onderneming, maar die worden geïmporteerd in de VS zonder

de toestemming van de titularis van het Amerikaans merk. Dit noemt men ‘parallel

imports’. Zowel de douaneregelgeving van de U.S. Customs Service als de Lanham

Act verbieden de invoer van zogenaamde ‘grijze markt’ goederen. Onder de Lanham

Act is het wel vereist dat de geïmporteerde goederen materieel verschillen van de

artikelen waarvoor de Amerikaanse merkhouder zijn toestemming heeft gegeven om

ze te importeren of te verkopen in de VS. Als dit niet het geval is, mogen de grijze

markt goederen niet tegengehouden worden (omwille van de ‘first sale’ doctrine).

152. Bepaalde vormen van ongeautoriseerd gebruik van andermans merk moeten

wettelijk worden toegelaten onder het Amerikaans merkenrecht. Zo zal het niet-

commercieel gebruik van andermans merk niet vervolgbaar zijn onder de Lanham

Act. Ook het gebruik van andermans merk in nieuwsverslaggeving over de

merkhouder of over zijn goederen of diensten kan men niet tegenhouden. Daarnaast

bestaat ook de doctrine van eerlijk gebruik, die toelaat aan anderen om een beschermd

merk te gebruiken om de karakteristieken van hun eigen goederen te beschrijven

(beschrijvend eerlijk gebruik) of om het product van de merkhouder te identificeren

door het merk te gebruiken in vergelijkende reclame, nieuwsverslaggeving,

commentaar, kritiek of parodie (nominatief eerlijk gebruik). Daarenboven is het, op

basis van de ‘first sale’ doctrine, ook toegestaan aan de koper van een goed om dat

goed opnieuw te verkopen met het merk van de merkhouder erop. Deze regel moet

  120  

wel genuanceerd worden als de goederen opnieuw worden verpakt of worden

opgeknapt voordat ze doorverkocht worden, zeker in de context van verwarring na de

verkoop. De first sale doctrine geldt ook als de eerste verkoop plaatsvindt buiten de

VS, aangezien men in het Amerikaans merkenrecht uitgaat van een regel van

internationale uitputting. Ten slotte, beschermt het eerste Amendement van de

Amerikaanse grondwet personen die andermans merk gebruiken in een parodie, om

kritiek te geven of voor andere doeleinden waarbij het belang van meningsuiting

voorgaat op het merkbelang.

153. Gelet op het voorgaande, kunnen we stellen dat het Amerikaanse merkenrecht

een ruime waaier aan juridische instrumenten aanreikt om Amerikaanse merken op

een adequate wijze te beschermen, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten. De

wetgeving is vrij modern en er is een enorme hoeveelheid aan rechtspraak om op

terug te vallen. Maar dit maakt het soms ook vrij complex om een helder beeld te

vormen over bepaalde rechtsvragen. Het gebeurt namelijk vaak dat er verdeeldheid

bestaat onder de verschillende Circuits. Hierdoor blijven soms heel wat

onduidelijkheden onopgelost. Zo zijn de Circuits het niet eens over welke soorten

gebruik van een merk vervolgbaar zijn onder de Lanham Act, hetgeen expliciet tot

uiting komt in de context van het internet. Daarnaast is het ook niet duidelijk in

hoeverre rechtbanken de beschikkingsbevoegdheid hebben om te beslissen of een

volwaardige factorenanalyse al dan niet noodzakelijk is binnen de klassieke

verwarringsanalyse. In deze Masterproef worden er ook nog andere gevallen van

dergelijke onverdeeldheid uiteengezet. In bepaalde gevallen wordt deze

onverdeeldheid ongedaan gemaakt door een tussenkomst van de Supreme Court of

Congress, maar dit is spijtig genoeg niet steeds het geval. Daarnaast hanteren de

Circuits ook te vaak verschillende tests met betrekking tot bepaalde rechtsvragen. Zo

gebruikt elk Circuit een eigen multi-factortest om te bepalen of er sprake is van een

waarschijnlijkheid van verwarring. Wat betreft de extraterritoriale toepassing van het

Amerikaanse merkenrecht worden evenzeer verschillende tests gehanteerd binnen de

verschillende Circuits. Ook hiervan kunnen nog andere voorbeelden worden

aangehaald. Omwille van deze twee fenomenen, hangt de oplossing van een geschil

vaak af van bij welk Circuit de zaak aanhangig wordt gemaakt en dit draagt niet bij

tot de rechtszekerheid. Hetzelfde geldt voor de wisselwerking tussen de wetgeving op

federaal en statelijk niveau, die sterk afhangt van staat tot staat. In bepaalde gevallen

   121  

zal de wetgeving op federaal niveau complementair zijn aan de wetgeving op statelijk

niveau, maar in andere gevallen zal deze wetgeving contradictoir zijn. Het gebeurt

ook dat verschillende regelgevingen naast elkaar bestaan en elkaar tegenspreken,

zowel op nationaal als op internationaal vlak. Het Amerikaans merkenrecht is dus

zeker nog vatbaar voor verbeteringen. Maar men kan zich de vraag stellen of deze

problemen niet te wijten zijn aan de Amerikaanse manier van rechtspreken en het

Amerikaanse staatsbestel, eerder dan aan het merkenrecht in se.

154. Er bestaan twee grote uitdagingen voor het Amerikaans merkenrecht in de

toekomst. Ten eerste, worden merkhouders meer en meer geconfronteerd met

vervalste goederen, die voornamelijk hun oorsprong vinden in de Aziatische landen.

Om te reageren op deze groeiende activiteiten van vervalsers, moeten de Amerikaanse

autoriteiten en de wetgever blijven zoeken naar nieuwe manieren om dit fenomeen

tegen te gaan en de rechten van de merkhouders af te dwingen. Een twee uitdaging

bestaat uit het toepassen van de bestaande theorieën binnen de context van het

internet. Zo hebben we gezien dat het Amerikaans merkenrecht nog niet in staat is om

op een adequate manier een oplossing te bieden voor het vraagstuk van het gelijktijdig

gebruik van eenzelfde merk op het internet. Daarnaast zijn er de moeilijkheden rond

‘keyword advertising’. Ondanks het feit dat er binnen de Circuits eensgezindheid lijkt

te bestaan over het feit dat keyword advertising een vervolgbaar commercieel gebruik

uitmaakt onder de Lanham Act, hebben de Amerikaanse rechtbanken het moeilijk met

de vraag of deze praktijk een inbreuk op een merk uitmaakt, en als dat het geval is,

welke soort test ze moeten toepassen. Tot dusver hebben de rechtbanken erkend dat

de doctrine van verwarring vóór de verkoop kan toegepast worden op deze zaken,

maar in de meeste zaken blijven ze gebruik maken van de klassieke

verwarringsanalyse. Het probleem hierbij is dat in beide gevallen er nog altijd een

bepaalde vorm van werkelijke of waarschijnlijke verwarring moet aangetoond

worden. Als de rechtbanken deze twee doctrines dus blijven toepassen in zaken met

betrekking tot keyword advertising, zullen merkhouders blijven verliezen want het is

bijna onmogelijk om een waarschijnlijkheid van verwarring aan te tonen als de tekst

van de inbreuk plegende advertentie het aangekochte merk niet bevat. De rechtbanken

zouden dan ook best elke analyse die gebaseerd is op verwarring achterwege laten en

gebruik maken van een andere test. Het valt nog af te wachten of de Circuits een voor

de merkhouders gunstigere test zullen ontwikkelen in de toekomst.

  122  

BIBLIOGRAFIE RECHTSPRAAK

http://www.uscourts.gov/uscourts/images/CircuitMap.pdf D.C. Circuit (Washington) Courts of Appeals:

o Lever Brothers Co. v. United States, 981 F.2d 1330, 25, U.S.P.Q.2d 1579 (D.C. Cir. 1993).

o Lever Brothers Co. v. United States of America, 877 F.2d 101 (D.C. Cir. 1989), later proceeding 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993).

o Lever Brothers Co. v. U.S., 877 F.2d 101 (D.C.Cir.1989). District Courts:

o Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Seccional Metropolitana de Washington-DC, Maryland y Virginia v. Partido Revolucionario Dominicano, Seccional de Maryland y Virginia, 312 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2004).

First Circuit (Boston) Courts of Appeals:

o Boston Duck Tours, LP v. Super Duck Tours, LLC, 531 F.3d 1 (1st Cir. 2008). o Venture Tape Corp. v. McGills Glass Warehouse, 540 F.3d 56 (1st Cir. 2008). o Attrezzi LLC v. Maytag Corp., 436 F.3d 32 (1st Cir. 2006). o McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107, 123-124 (1st Cir. 2005). o Sallen v. Corinthians Licenciamentos, 273 F.3d 14 (1st Cir. 2001).

   123  

o Societe Des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 25 U.S.P.Q.2d 1256 (1st Cir. 1992).

o Boston Athletic Ass’n Sullivan, 867 F.2d 22, 29-34 (1st Cir. 1989). o Keds Corp. v. Renee International Trading Corp., 888 F.2d 215 (1st Cir.

1989). o L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26, 32 n. 3 (1st Cir. 1987).

District Courts:

o Capitol Federal Savings Bank v. Eastern Bank Corp., Case No. 1:07-cv-11342-RCL (D. Mass. 2007).

o Coca-Cola Co. v. Snow Crest Beverages, Inc., 64 F. Supp. 980, 989 (D. Mass. 1946).

Second Circuit (New York) Courts of Appeals:

o Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009). o Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009). o JA Apparel v. Abboud, 568 F.3d 390 (2d Cir. 2009). o Zino Davidoff SA v. CVS Corp., 571 F.3d 328 (2d Cir.2009). o ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135 (2d Cir. 2007). o Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2005). o Star Indus., Inc. v. Bacardi & Co., Ltd., 412 F.3d 373 (2d Cir. 2005). o Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse, Inc., 426 F.3d 532 (2d Cir.

2005). o 1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005). o Playtex Products, Inc. v. Georgia-Pacific Corp., 390 F.3d 158 (2d Cir. 2004). o Brennan’s Inc. v. Brennan’s Restaurant, L.L.C., 360 F.3d 125, 134-35 (2d Cir.

2004). o Savin Corp. v. Savin Group, 68 U.S.P.Q.2d 1893 (S.D.N.Y. 2003), aff’d in

part and rev’d in part, 391 F.3d 439 (2d Cir. 2004). o Patsy’s Brand Inc. v. I.O.B. Realty Inc., 317 F.3d 209 (2d Cir. 2003). o TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc., 244 F.3d 88, 100 (2d Cir.

2001). o Hermes Int. v. Lederer De Paris Fifth Ave., 219 F.3d 104 (2d Cir. 2000). o EMI Catalogue P’ship v. Hill, Holliday, Connors, & Cosmopulos, Inc., 228 F.

3d 56, 64 (2d Cir. 2000). o Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 215 (2d Cir. 1999). o Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266, 270 (2d Cir.

1999). o Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. v. Walt Disney Co., 145 F.3d 481

(2d Cir. 1998). o Estee Lauder Inc. v. The Gap, Inc., 108 F.3d 1503, 1510 (2d Cir. 1997). o Cosmetically Sealed Indus., Inc. v. Chesebrough-Pond’s USA co., 125 F.3d 28

(2d Cir. 1997). o Warner-Lambert Co. v. Northside Dev. Corp., 86 F.3d 3, 6 (2d Cir. 1996). o Car-Freshner Corp. v. S.C. Johnson, 70 F.3d 267, 269 (2d Cir. 1995). o Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-PPC, Inc., 973 F.2d 1033 (2d Cir. 1992).

  124  

o Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Double-day Dell Pub. Group, 886 F.2d 490, 493 (2d Cir. 1989).

o Silverman v. CBS Inc., 870 F.2d 40, 49 (2d Cir. 1989). o Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 999 (2d Cir. 1989). o Mead Data Cent. v. Toyota Motor Sales U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1035 (2d

Cir. 1989). o Original Appalachian Artworks v. Granada Electronics, 816 F.2d 68, 73, 2

U.S.P.Q.2d 1343, 1346 (2d Cir. 1987). o Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 257 (2d Cir.

1987). o Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867 (2d Cir.

1986). o Olympus Corp. v. U.S., 792 F.2d 315, 319-20 (2d Cir. 1986). o El Greco Leather Prods. Co., Inc. v. Shoe World, Inc., 806 F.2d 392, 395 (2d

Cir. 1986). o Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976). o Syntex Labs, Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 437 F.2d 566 (2d Cir. 1971). o Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961). o Dawn Donut Co., Inc. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358 (2d Cir.

1959). o Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633, 639 (2d Cir. 1956). o Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin- Le Coultre

Watches, Inc., 221 F.2d 464 (2d Cir. 1955). o Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928).

District Courts:

o Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463, 470 (S.D.N.Y. 2008). o Colgate-Palmolive Co. v. J.M.D. All-Star Import & Export Inc., 486 F. Supp.

2d 286 (S.D.N.Y. 2007). o ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 880 N.E.2d 852 (N.Y. 2007). o 24 Hour Fitness USA, Inc. v. 24/7 Tribeca Fitness, LLC, 447 F.Supp. 2d 266

(S.D.N.Y. 2006). o Merck & Co., Inc. v. MSD Technology, L.P., 425 F. Supp. 2d 402 (S.D.N.Y.

2006). o Almacenes Exito v. El Gallo meat Market, Inc., 381 F.Supp. 2d 324, 326

(S.D.N.Y. 2005). o BroadBridge Media, L.L.C. v. Hypercd.com, 106 F. Supp. 2d 505, 511

(S.D.N.Y. 2000). o Fender Musical Instruments Corp. v. Unlimited Music Center, Inc., 35

U.S.P.Q.2d 1053 (D. Conn. 1995). o McDonald’s Corp. v. Druck and Gerner D.D.S., P.C. d/b/a McDental, 814 F.

Supp. 1127 (N.D.N.Y. 1993). o Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F.Supp. 1058 (S.D.N.Y.

1990). o Osawa & Co. v. B & H Photo, 589 F.Supp. 1163 (S.D.N.Y. 1984). o Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972). o United States v. Guerlain, Inc., 155 F.Supp. 77 (S.D.N.Y. 1957).

   125  

Third Circuit (Philadelphia)

o Facenda v. N.F.L. Films, Inc., 542 F.3d 1007 (3d Cir. 2008). o McNeil Nutritionals, LLC v. Heartland Sweeteners, LLC, 511 F.3d 350 (3d

Cir. 2007). o Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc., 425 F.3d 211 (3d Cir.

2005). o KOS Pharmaceuticals, Inc. v. Andrx Corp., 369 F.3d 700 (3d Cir. 2004). o Dluhos v. Strasberg, 321 F.3d 365, 371-374 (3d Cir. 2003). o Brother Records, Inc. v. Jardine, 318 F.3d 900, 907 n.4 (9th Cir. 2003). o Shields v. Zuccarini, 254 F.3d 476 (3d Cir. 2001). o Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc., 269 F.3d

270, 279 (3d Cir. 2001). o A&H Sportswear, Inc. v. Victoria’s Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198 (3d Cir.

2000). o A&H Sportswear Inc. v. Victoria’s Secret Stores Inc., 166 F.3d 197 (3d Cir.

1999). o Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F. Supp. 282 (D.N.J.), aff’d, 159 F.3d 1351 (3d

Cir. 1998). o Iberia Foods Corp. v. Romeo, 150 F.3d 302-3 (3d Cir. 1998). o Fisons Horticulture, Inc. v. Vigoro Indus., Inc., 30 F.3d 466, 480 (3d Cir.

1994). o Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983).

Fourth Circuit (Richmond) Courts of Appeals

o Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012). o Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th

Cir. 2007). o CareFirst of Maryland, Inc. v. First Care, P.C., 434 F.3d 263 (4th Cir. 2006). o Lamparello v. Falwell, 360 F.Supp. 2d 768 (E.D. Va. 2004), rev’d and

remanded, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005). o Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento De Barcelona, 189 F.

Supp. 2d 367 (E.D. Va. 2002), rev’d, 330 F.3d 617 (4th Cir. 2003), Civ. Action 00-1412-A (E.D. Va. July 16, 2003).

o Porsche Cars N.A., Inc. v. Porsche.net, 302 F.3d 248 (4th Cir. 2002). o Harrods Ltd. v. Sixty Internet Domain Names, 302 F.3d 214 (4th Cir. 2002). o Sara Lee Corp. v. Kayser-Roth Corp., 81 F.3d 455 (4th Cir. 1996). o Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of America, Inc., 9 F.3d 1091, 1092-1099(4th

Cir. 1993). o Shell Oil Co. v. Commercial Petroleum, Inc., 928 F.2d 104 (4th Cir. 1991). o Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747 F.2d 1522 (4th Cir. 1984).

District Courts:

o Rebel Debutante LLC v. Forsythe Cosmetic Group, Ltd., No. 1:11cv00113 (M.D.N.C. 2011).

o Microsoft Corp. v. Pronet Cyber Technologies, Inc., 593 F. Supp. 2d 876 (E.D. Va. 2009).

  126  

o Nat’l Ass’n for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Doe, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1551 (W.D.N.C. 2008).

o BidZirk, LLC v. Smith, 2007 WL 3119445 (D.S.C. 2007). o A.Z. Johnson, Jr., Inc. v. Sosebee, 397 F.Supp. 2d 706, 710 n. 1 (D.S.C. 2005).

Fifth Circuit (New Orleans)

o FPX v. Google, 276 F.R.D. 543 (5th Cir. 2011). o Paulsson Geophysical Services, Inc. v. Sigmar, 529 F.3d 303 (5th Cir. 2008). o Bd. of Supervisors for Louisiana State Univ. v. Smack Apparel Co., 550 F.3d

265 (5th Cir. 2008). o Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc., 381 F.3d 477 (5th Cir. 2004). o C.P. Interests, Inc. v. California Pools, Inc., 238 F.3d 690 (5th Cir. 2001). o Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc., 214 F.3d 658 (5th Cir. 2000). o Pebble Beach Co. v. Tour 18 I, Ltd., 942 F. Supp. 1513, 1552 (S.D. Tex.

1996), aff’d, 155 F.3d 526 (5th Cir. 1998). o Elvis Presley Enterprises Inc. v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998). o Martin’s Herend Imports Inc. v. Diamond & Gem Trading USA, Co., 112 F.3d

1296, 42 U.S.P.Q.2d 1801 (5th Cir. 1997). o Matrix Essentials, Inc. v. Emporium Drug Mart, Inc., 988 F.2d 587, 591 (5th

Cir. 1993). o United States v. Eighty-Three Rolex Watches, 992 F.2d 508, 511 (5th Cir.

1993). o Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983). o Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp., 549 F.2d 368

(5th Cir. 1977). o Roto-Rooter Corp. v. O’Neal, 513 F.2d 44, 45 (5th Cir. 1975). o El Chico, Inc. v. El Chico Cafe, 214 F.2d 721, 726 (5th Cir. 1954).

Sixth Circuit (Cincinnati) Courts of Appeals:

o V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010). o V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 558 F. Supp. 2d 734 (W.D. Ky. 2008),

aff’d, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010). o Brilliance Audio, Inc. v. Haight’s Cross Commc’ns, Inc., 474 F.3d 365, 369-

370 (6th Cir. 2007). o General Motors Corp. v. Keystone Automotive Indus., Inc., 453 F.3d 351, 358

(6th Cir. 2006). o AutoZone, Inc. v. Tandy Corp., 373 F.3d 786 (6th Cir. 2004). o Paccar Inc. v. Telescan Techs., L.L.C., 319 F.3d 243, 256 (6th Cir. 2003). o Paccar Inc. v. TeleScan Techs, L.L.C., 115 F.Supp. 2d 772 (E.D. Mich. 2000),

aff’d in part and vacated in part, 319 F.3d 243 (6th Cir. 2003). o Rosa Parks v. LaFace Records, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003). o Taubman v. Webfeats, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003). o Circuit City Stores, Inc. v. CarMax, Inc., 165 F.3d 1047 (6th Cir. 1999). o Escerzio v. Roberts, 944 F.2d 1235, 1245 (6th Cir. 1991). o McCormick & Co. v. B. Manischewitz Co., 206 F.2d 744 (6th Cir. 1953).

   127  

District Courts:

o Herman Miller, Inc. v. A. Studio s.r.l., 2006 WL 1307904 (W.D. Mich. 2006). o Tdata, Inc. v. Aircraft Tech. Pub., 411 F.Supp. 2d 901 (S.D. Ohio 2006). o Whirlpool Properties, Inc. v. LG Electronics U.S.A., Inc., 2005 WL 3088339,

*20 (W.D. Mich. 2005). o Current Communications Group LLC v. Current Media LLC, 76 U.S.P.Q.2d

(BNA) 1686, 1692 (S.D. Ohio 2005). o PACCAR Inc. v. Telescan Technologies, L.L.C., 115 F. Supp.2d 772 (E.D.

Mich. 2000). Seventh Circuit (Chicago)

o Gabbanelli Accordions & Imports, LLC v. Ditta Gabbanelli Ubaldo di Elio Gabbanelli, 575 F.3d 693 (7th Cir. 2009).

o Beverly Stayart v. Yahoo, Inc., 651 F.Supp. 2d. 436 (7th Cir. 2009). o Top Tobacco, L.P. v. North Atlantic Operating Co., Inc., 509 F.3d 380, 381

(7th Cir. 2007).    o Sullivan v. CBS Corp., 385 F.3d 772 (7th Cir. 2004). o Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002). o CAE, Inc. v. Clean Air Engineering, Inc., 267 F.3d 660, 683 (7th Cir. 2001).    o Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000). o Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055 (7th Cir. 1995).  o Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1143

(7th Cir. 1992). o Web Printing Controls Co. v. Oxy-Dry Corp., 906 F.2d 1202 (7th Cir. 1990). o Borden Ice Cream Co. v. Borden’s Condensed Milk Co., 201 F. 510 (7th Cir.

1912). Eight Circuit (St. Louis) Courts of Appeals:

o Sensient Technologies Corporation v. SensoryEffects Flavor Company, 613 F.3d 754 (8th Cir. 2010).

o State v. Troisi, 901 N.E.2d 856 (Ohio Ct. App. 11th Dist. 2008). o Frosty Treats Inc. v. Sony Computer Entertainment America Inc., 426 F.3d

1001 (8th Cir. 2005). o Coca-Cola Co. v. Purdy, 382 F.3d 774, 783 (8th Cir. 2004). o DaimlerChrysler AG v. Bloom, 315 F.3d 932 (8th Cir. 2003). o National Association for Healthcare Communications v. Central Arkansas

Area on Aging, Inc., 257 F.3d 372 (8th Cir. 2001). o Minnesota Pet Breeders, Inc. v. Schell & Kampeter, Inc., 41 F.3d 1242, 1246

(8th Cir. 1994). o Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994). o Mutual of Ohama Ins. Co. v. Novak, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987). o SquirtCo v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086 (8th Cir. 1980). o Sweetarts v. Sunline, Inc., 380 F.2d 923 (8th Cir. 1967). o Esso, Inc. v. Standard Oil Co., 98 F.2d 1 (8th Cir. 1938).

  128  

District Courts:

o Edina Realty, Inc. v. TheMLSonline.com, 80 U.S.P.Q.2d (BNA) 1039 (D. Minn. 2006).

Ninth Circuit (San Francisco) Courts of Appeals:

o Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co., 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011).

o GoPets Ltd. v. Hise, 657 F.3d 1024 (9th Cir. 2011). o Louis Vuitton Malletier S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 658 F.3d 936 (9th Cir.

2011). o Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137

(9th Cir. 2011). o Toyota Motor Sales U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (9th Cir. 2010). o Fortune Dynamic, Inc. v. Victoria’s Secret Stores Brand Mgmt., Inc., 618 F.3d

1025 (9th Cir. 2010). o DSPT Int’l, Inc. v. Nahum, 624 F.3d 1213 (9th Cir. 2010). o Visa Int’l Service Assoc. v. JSL Corp., 610 F.3d 1088 (9th Cir. 2010). o Au-Tomotive Gold Inc. v. Volkswagen of America, Inc., 603 F.3d 1133 (9th

Cir. 2010). o Lahoti v. VeriCheck, Inc., 586 F.3d 1190, 1203 (9th Cir. 2009). o E.E.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1099 (9th Cir.

2008). o Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc., 518 F.3d 628 (9th Cir. 2008). o Abercrombie & Fitch Co. v. Moose Creek, Inc., 486 F.3d 629, 634 (9th Cir.

2007). o Perfumebay.com Inc. v. eBay Inc., 506 F.3d 1165, 1173-1174 (9th Cir. 2007). o Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n., 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007). o Freecycle Network, Inc. v. Oey, 505 F.3d 898, 903 (9th Cir. 2007). o KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 408 F.3d 596 (9th

Cir. 2005). o Bosley Medical Institute, Inc. v. Kremer, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005). o M2 Software, Inc. v. Madacy Entertainment, 421 F. 3d 1073 (9th Cir. 2005). o Grupo Gigante SA De CV v. Dallo & Co., Inc., 391 F.3d 1088, 1097 (9th Cir.

2004). o Tie Tech, Inc. v. Kinedyne Corp., 296 F.3d 778, 783 (9th Cir. 2002). o Entrepreneur Media Inc. v. Smith, 279 F.3d 1135 (9th Cir. 2002). o Interstellar Starship Services, Inc. v. Epix, Inc., 304 F.3d 936 (9th Cir. 2002). o Mattel, Inc. v. Universal Music International, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002). o Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002). o Playboy Enters., Inc. v. Welles, 279 F.3d 796, 810 (9th Cir. 2002). o Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 902 (9th Cir. 2002). o Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 225 F.3d 1180, 1184 (9th Cir. 2001). o Goto.com, Inc. v. Walt Disney Co., 202 F.3d 1199 (9th Cir. 2000). o Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp, 174 F.3d

1036 (9th Cir. 1999). o Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc., 985 F. Supp. 949 (C.D. Cal.

1997), aff’d, 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999).

   129  

o Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998). o Enesco Corp. v. Price/Costco Inc., 146 F.3d 1083 (9th Cir. 1998). o Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996). o Sebastian Intern., Inc. v. Longs Drug Stores Corp., 53 F.3d 1073, 1074 (9th

Cir. 1995). o Reebok International, Ltd. v. Marnatech Enters, Inc., 970 F.2d 552, 555 (9th

Cir. 1992). o New Kids on the Block v. News Am. Publ’g Inc., 971 F.2d 302, 306 (9th Cir.

1992). o Sealy, Inc. v. Easy Living, Inc., 743 F.2d 1378, 1382 (9th Cir. 1984).  o Playboy Enterprises, Inc. v. Baccarat Clothing Co., Inc., 692 F.2d 1272, 1275

(9th Cir. 1982). o International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912

(9th Cir. 1980). o AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979). o R.G. Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562 (9th Cir. 1968).

District Courts:

o Designer Skin LLC v. S&L Vitamins Inc., 560 F. Supp. 2d 811 (D. Ariz. 2008). o Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP v. Milbank Holding Corp., 82

U.S.P.Q.2d (BNA) 1583 (C.D. Cal. 2007). o Nike, Inc. v. Nikepal Int’l, Inc., 2007 WL 2782030 (E.D. Cal. 2007). o Anheuser-Busch Inc. v. Andy’s Sportswear Inc., 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1542

(N.D. Cal. 1996). o Toys “R” Us, Inc. v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836 (N.D. Cal. 1996).

Tenth Circuit (Denver) Courts of Appeals:

o Utah Lighthouse Ministry v. Foundation for Apologetic Information and Research, 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008).

o General Motors Corp. v. Urban Gorilla, LLC, 500 F.3d 1222 (10th Cir. 2007). o Australian Gold, Inc. v. Hatfield, 436 F.3d 1228 (10th Cir. 2006). o United States v. Foote, 413 F.3d 1240 (10th Cir. 2005). o Sally Beauty Co. v. Beautyco, Inc., 304 F.3d 964 (10th Cir. 2002). o Vittoria N. Am., L.L.C. v. Euro-Asia Imprts Inc., 278 F.3d 1076 (10th Cir.

2001). District Courts:

o Big Dog Motorcycles LLC v. Big Dog Holdings, Inc., 402 F. Supp. 2d 1312 (D. Kan. 2005).

Eleventh Circuit (Atlanta) Courts of Appeals:

o The University of Alabama Bd. of Trustees v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012).  

  130  

o Caliber Automotive Liquidators, Inc. v. Premier Chrysler, Jeep, Dodge, LLC, 605 F.3d 931 (11th Cir. 2010).    

o Tana v. Dan Tanna’s, 611 F.3d 767 (11th Cir. 2010).  o Tana v. Dan Tanna’s, 96 U.S.P.Q.2d 1001, 1010 (11th Cir. 2010). o North American Medical Corp. v. Axiom Worldwide, Inc., 522 F.3d 1211

(11th Cir. 2008). o International Stamp Art, Inc. v. United States Postal Service, 456 F.3d 1270

(11th Cir. 2006). o Dippin’ Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution, LLC, 369 F.3d 1197 (11th Cir.

2004). o Davidoff & CIE, S.A. v. PLD International Corp., 263 F.3d 1297 (11th Cir.

2001). o AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812 F.2d 1531 (11th Cir. 1986).

District Courts:

o Unique Sports Products, Inc. v. Ferrari Importing Co., 2011 WL 284442 (N.D. Ga. 2011).

o Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F. Supp. 2d 1302, 1315-1316 (N.D. Ga. 2008).

o Nailtiques Cosmetic Corp. v. Salon Sciences Corp., 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1995 (S.D. Fla. 1997).

o Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Canner, 645 F. Supp. 484, 492 (S.D. Fla. 1986). Federal Circuit (Washington)

o Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772, 396 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005).

o Nautilus Group, Inc. v. ICON Health & Fitness, Inc., 372 F.3d 1330, 1345 (Fed. Cir. 2004).

o Gamut Trading Co. v. ITC, 200 F.3d 775 (Fed. Cir. 1999). o Conopco, Inc. v. May Dep’t Stores Co., 46 F.3d 1556 (Fed. Cir. 1994). o Century 21 Real Estate Corp. v. Century Life of America, 970 F.2d 874, 877

(Fed. Cir. 1992). o J & J Snack Foods Corp. v. McDonald’s Corp., 932 F.2d 1460 (Fed. Cir.

1991). o Person’s co., Ltd. V. Christman, 900 F.2d 1565, 1569-69 (Fed. Cir. 1990). o Wiener King, Inc. v. Wiener King Corp., 615 F.2d 512 (Cust. & Pat. App.

1980). o In re E.I. Du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973). o In re Beatrice Foods Co., 429 F.2d 466 (C.C.P.A. 1970). o Hancock v. American Steel & Wire Co., 203 F.2d 737 (Cust. & Pat.App.

1953). U.S. Supreme Court

o Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010), cert. denied, 131 S.Ct. 647 (2010).

o SKF USA, Inc. v. ITC, 423 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2005), cert. denied, 548 U.S. 904 (2006).

   131  

o Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP., 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005), cert. denied, 126 S.Ct. 2355 (2006).

o M2 Software Inc. v. Madacy Entertainment, 126 S. Ct. 1772 (2006). o KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111

(2004). o Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003). o Sporty’s Farm L.L.C. v. Sportsman’s Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir.),

cert. denied, 530 U.S. 1262 (2000). o Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel

Dev., 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999), cert. denied, 528 U.S. 923 (1999). o Holiday Inns, Inc. v. 800 reservations, Inc., 86 F.3d 619 (6th Cir. 1996), cert.

denied, 519 U.S. 1093 (1997). o Ferrari S.P.A. Esercizio v. Roberts, 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991), cert.

denied, 505 U.S. 1219 (1992). o K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281, 285 (1988). o Vivitar Corp. v. U.S., 761 F.2d 1552, 1559-60 (Fed. Cir. 1985), cert. denied,

474 U.S. 1055, 106 S. Ct. 791, 88 L. Ed. 2d 769 (1986). o Oreck Corp. v. U.S. Floor Systems, Inc., 803 F.2d 166 (5th Cir. 1986), cert.

denied, 481 U.S. 1069 (1987). o Frisch’s Restaurants v. Elby’s Big Boy, 670 F.2d 642 (6th Cir. 1982), cert.

denied, 459 U.S. 916 (1982). o Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982). o Helene Curtis Industries, Inc. v. Church & Dwight Co., 560 F.2d 1325, 1330

(7th Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 1070 (1978). o Boston Professional Hockey Association, Inc. v. Dallas cap. & Emblem MFG,

Inc., 510 F.2d (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 868 (1975). o Berlin v. E.C. Publications, Inc., 329 F.2d 541 (2d Cir. 1964), cert. denied,

379 U.S. 822, 85 S. Ct. 46, 13 L.Ed.2d 33 (1964). o Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961),

cert. denied, 368 U.S. 820 (1961). o Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280 (1952). o Champion Spark Plug Co. v. Sanders, 156 F.2d 488, 491 (2d Cir. 1946), aff’d,

331 U.S. 125 (1947). o Prestonettes, Inc. v. Cory, 264 U.S. 359 (1924). o Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917), cert.

denied, 245 U.S. 672 (1918). o United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90 (1918). o Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916).

  132  

WETGEVING Internationale wetgeving

o TRIPS Agreement. o Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële

eigendom. o ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).

Amerikaanse wetgeving

o Lanham Act (1946, 1995, 2006). o Trademark Dilution Revision Act of 2006. o Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act of 2006. o Anticybersquatting Consumer Protection Act (Trademark Cyberpiracy

Prevention Act) of 2003. o Anti-Counterfeiting Consumer Protection Act of 1996. o Federal Trademark Dilution Act of 1995. o Restatement (Third) of Unfair Competition (1995). o Trademark Counterfeiting Act of 1984. o Smooth-Hawley Tariff Act of 1930. o Code of Federal Regulations.

Voorbereidende werkzaamheden Bij de ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP):

o World Intellectual Property Organization, Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process (executive summary, April 30, 1999), http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html (last visited May 05, 2014).

Bij de Trademark Dilution Revision Act of 2006:

o 152 Cong. Rec. S1921 (daily ed. March 8, 2006). o H.R. 683, 109th Cong. (2005-2006).

Bij de Federal Trademark Dilution Act of 1995:

o 141 Cong. Rec. S19306-10, S19310 (daily ed. Dec. 29, 1995). o S. 1513, 104th Cong. (1995-1996). o H.R. 1295, 104th Cong., 1st Sess. (1995-1996). o 141 Cong. Rec. H14317-01, H14318 (daily ed. Dec. 12, 1995).

Bij de Anticybersquatting Consumer Protection Act of 2003:

o H.R. Rep. No. 106-412, 106th Cong. (1999). o Pub. L. No. 106-113, tit. III.    

Bij de Lanham Act (1946):

   133  

o S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess. 3 (1946).

RECHTSLEER Boeken

o Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell (2013).

o Robert P. Merges et al., Intellectual Property in the New Technological Age (6th ed. 2012).

o P. Goldstein & M. Trimble, International Intellectual Property Law (3d ed. 2012).  

o J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed. 2011).  

 o Sheldon W. Halpern et al., Fundamentals of United States Intellectual

Property Law: Copyright, Patent, Trademark (3d ed. 2011).

o Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy (3d ed. 2010).  

o Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition:

Law and Policy (3d ed. 2010).  

o Charles R. McManis, Intellectual Property and Unfair Competition in a Nutshell (6th ed. 2009).  

Artikels

o Askan Deutsch & Robert Zimmerman, Customs Seizure Proceedings in the European Union and the United States, 9 JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 276 (2014).

o Clifford D. Scott, Trademark Strategy in the Internet Age: Customer

Hijacking and the Doctrine of Initial Interest Confusion, 89 JOURNAL OF RETAILING 176 (2013).

o David A. Simon, The Confusion Trap: Rethinking Parody in Trademark Law, 88 WASH. L. REV. 1021 (2013).

o Chad Gilson, Putting the Brakes on Monopolistic Expansion: Where the First

Sale Defense Stands Against Post-Sale Confusion in the Wake of Au-Tomotive Gold v. Volkswagen, 37 U. DAYTON L. REV. 223 (2012).

o Fallon R. Scholl, Abandoning Consumer Confusion in Keyword Advertising

Trademark Infringement Cases: Proposal for a Modified Dilution Analysis, 17 INTELL. PROP. L. BULL. 47 (2012).

  134  

o Britt N. Lovejoy, Tarnishing the Dilution by Tarnishment Cause of Action: Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc. and V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, Compared, 26 BERKELEY TECHNOLOGY L.J. 623 (2011).    

o Irene Calboli, The Case for a Limited Protection of Trademark Merchandising, 2011 U. ILL. L. REV. 865 (2011).

o Adam V. Burks & Dirk D. Lasater, Comment: Location? Location?

Location?: a New Solution to Concurrent Virtual Trademark Use, 11 WAKE FOREST J. BUS. & INTELL. PROP. L. 329 (2010-2011).

 o Rachel R. Friedman, No Confusion Here: Proposing a New Paradigm for the

Litigation of Keyword Advertising Trademark Infringement Cases, 12 VAND. J. ENT. & TECH. L. 355 (2010).

 o David W. Barnes, Free-Riders and Trademark Law’s First Sale Rule, 27

SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECHNOLOGY L.J. 457 (2010).  

o Lauren Albert & David Reichenberg, When Private Labels Need a Closer Look, IP LAW & BUSINESS (2009).    

o Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law, 92 IOWA L. REV. 1597 (2007).

o Graeme W. Austin, The territoriality of United States Trademark Law,

ARIZONA LEGAL STUDIES, Discussion Paper No. 06-20 (2006).

o Margreth Barrett, Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371 (2006).

o Barton Beebe, An Emperical Study of the Multifactor Tests for Trademark

Infringement, 94 CAL. L. REV. 1581 (2006).    

o William G. Barber, The Trademark Dilution Revision Act of 2005: Breathing Life Back into the Federal Dilution Statute, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 1113, 1114 (2005).

 o Pratheepan Gulasekaram, Policing the Border Between Trademarks and Free

Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works, 80 WASH. L. REV. 887 (2005).  

 o William E. Gallagher & Ronald C. Goodstein, Inference Versus Speculation in

Trademark Infringement Litigation: Abandoning the Fiction of the Vulcan Mind Meld, 94 TRADEMARK REP. 1229 (2004).  

 o M. Scott Donahey, Adding Appeals Procedure to Dispute Resolution Policy

Might Satisfy ICANN Critics, 6 ELEC. COMM. & L. REP. 33 (2001).    

o Daphne Robert, Commentary on the Lanham Trade-Mark Act, 86 TRADEMARK REP. 373 (1996).  

   135  

Online bronnen

o Todd Hale, How 10 Retailers are Pushing Private Label’s Potential, http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2014/how-10-retailers-are-pushing-private-labels-potential.html (last visited May 07, 2014).

o Homeland Security, Intellectual Property Rights Seizures Statistics Fiscal

Year 2013, http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/2013%20IPR%20Stats.pdf (last visited May 05, 2014).