Bijblad bij De Industriële Eigendom · overstappen van wel-onderzochte Europese octrooien naar...

433

16 december 1997, 65e jaargang, nr. 12 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij De Industriële Eigendom

Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. P. Neleman, prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, prof. mr. A.A. Quaedvlieg, prof. mr. J.H. Spoor, mr. P.J.M. Steinhauser, prof. mr. D.W.F. Verkade en mr. ir. J.H.F. Winckels. Redactie-secretaris: mr. J.L. Driessen.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 0) 90.

Verschijnt de I6e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr. (070) 398 66 55. Postbank gironr. 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr. 40.45.00.714.

Inhoud

Officiële mededelingen.

Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Orde van Octrooigemachtigden.

In Memoriam Ir. L. W. Kooy t

Artikelen.

Mr. ir. L.J. Steenbeek, Enkele aspecten van een Benelux-octrooi (blz. 435/6).

Jurisprudentie.

Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht.

Nr. 81. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 14 aug. 1996, Black & Decker/Kinzo (uitleg octrooi en rechtszekerheid; groep van uitvindingen berustend op één uitvindingsgedachte; geen des-bewuste inbreuk; terugroepgebod etc. geweigerd) (met noot Ste.).

Nr. 82. Hof 's-Gravenhage, 4 juli 1996, Ets. Lucas/Litech (inventiviteit en 'problem and solution approach'; niet voldoende is dat de deskundige door de stand van de techniek tot de gevonden oplossing kan worden gebracht).

Nr. 83. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 13 april 1995, Organic Waste Systems/Heidemij Realisatie (beschermingsomvang octrooi en rechtszekerheid; geen equivalente maatregel).

2. Merkenrecht.

Nr. 84. Hof 's-Gravenhage, 18 sept. 1997, International Sales Promoters/Benelux Merkenbureau (weigering inschrijving o.g.v. eerder vonnis dat het teken uitsluitend beschrijvend is met bevel tot doorhaling; revisie rechterlijk vonnis strookt niet met taken en bevoegdheden van het Bureau).

Nr. 85. Hof 's-Gravenhage, 4 sept. 1997, Unilever/Benelux-Merkenbureau (inschrijving etiket met o.m. 'chicken tonight' en 'smoorsauzen voor kip' voor andere waren dan smoor-sauzen voor kip terecht geweigerd o.g.v. mogelijke misleiding van het publiek; vergeefs beroep op bepalingen van het Verdrag van Parijs; reconventioneel verzoek van het Merkenbureau niet-ontvankelijk; veroordeling in proceskosten).

Nr. 86. Pres. Rb. Utrecht, 23 febr. 1993, Smiths Food Group/ Trade Service Nederland (beperkte bescherming beschrijvend merk; HAM-KAAS stemt niet overeen met merk HAMKA'S voor zoutjes).

Nr. 87. Rb. Utrecht, 22 maart 1995, Smith Food Group/Trade Service Nederland (beschrijvende aanduiding HAM-KAAS stemt niet overeen met merk HAMKA'S voor zoutjes) (met noot J.H. S.).

Nr. 88. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 dec. 1996, Allen & Hanbu-rys e.a./Lissese Apotheek e.a. (niet aannemelijk dat vermelding merk 'Zantac' op etiket noodzakelijk is om verwarring te voorkomen; geen schadeplichtigheid terzake van octrooiinbreuk resp. merkinbreuk wegens ontbreken van schuld resp. schade) (met noot Ste.).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 65e jaargang Nr. 12 Blz. 433-456 Rijswijk, 16 december 1997

434 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 12 16 december 1997

Nr. 89. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 29 april 1997, Ver. 'De KeurslagersVBrookland Plus Poducts (associatie- of verwarringsgevaar tussen merken 'KEURSLAGER' en merk 'VERS KEUR' aannemelijk) (met noot Ste.).

Nr. 90. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 okt. 1996, St. 'Het Slijtersbureau'/Bedrijfschap voor Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken ('Slijtersvakdiploma' niet gebruikt als merk; geen onderscheidend vermogen, event. inburgering moet nog plaatsvinden; misleidend gebruik door beide partijen).

3. Auteursrecht.

Nr. 91. Pres. Rb. Middelburg, 29 nov. 1996. Stallinga/Lighting Partner (de 'Watt-lamp' bezit eigen persoonlijk karakter; ontlening en inbreuk zijn aannemelijk; afgiftebevel en voorschot schadevergoeding).

Mededelingen.

Congres Merkenrecht (blz. 456).

Symposium "Misleidende Reclame" (blz. 456).

Officiële mededelingen

Personeel.

Indiensttreding Mevrouw M.C.T. Fontijn is met ingang van 17 november

1997 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van "medewerker informatiebemiddeling" (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 november 1997, nr. Personeel 97035).

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat op 18 november 1997 op hun verzoek in het Register voor Octrooigemachtigden zijn ingeschreven Mevr. ir. H.C.C. Dekker, drs. J. Hoekstra, dr. C.A.M. Mulder, dr. E.L.C. Piot en dr. ir. M. Verhage.

Orde van Octrooigemachtigden.

Met ingang van 31 oktober 1997 is de samenstelling van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden als volgt:

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden:

mr. ir. F.A. Dietz dr. R. Jorritsma mr. dr. J.H. Kan dr. ir. H.W. Prins ir. H.V. Menens dr. J.L. van der Veer ir. A. Hulsebos

Met ingang van 31 oktober 1997 is de samenstelling van de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden als volgt:

Voorzitter: Secretaris: Leden:

ir. J.J.H. Van kan mr. drs. S.U. Ottevangers A.J.M. Dries ir. F.J. Smit drs. F. Barendrecht

Plaatsvervangende leden: ir. A. Ferguson

J.W. Rongen dr. P.M. Breepoel dr. E.R.A. Matulewicz mr. ir. J.H.F, de Vries

Het Secretariaat van de Orde van Octrooigemachtigden en de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden is gevestigd in het gebouw van de Octrooiraad, Patentlaan 2, Rijswijk (kamer 02-128), tel. 070-3905578, fax 070-3905171. Correspondentieadres: Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk.

In Memoriam Ir. L. W. Kooy t

Ruim twee jaar geleden heeft Ir. L. W. Kooy zich uit de redactie van het Bijblad bij de Industriële Eigendom teruggetrokken. Meer dan twintig jaar was hij toen bij het Bijblad betrokken geweest: vanaf 1964 als medewerker en sinds 1978 als redacteur. De redacteuren betreurden zijn beslissing. Zij wensten hem op zijn verdere levensweg van harte het beste toe en hoopten dat hij met evenveel genoegen als zij zelf zouden terugdenken aan de jaren waarin zij met elkaar de redactie van het Bijblad hebben kunnen verzorgen.

De leden van de redactie waren geschokt toen zij hoorden van het plotselinge overlijden van hun vroegere mede-redacteur op 5 november jl. Dat Leen Kooy in de Nederlandse octrooiwereld om zijn gaven en als mens zeer werd gewaardeerd, bleek uit de massale belangstelling op zijn begrafenis. Dat moet voor zijn vrouw, zijn kinderen en alle andere dierbaren enige troost hebben gegeven. Wij wensen hun sterkte toe bij het verwerken van het verlies. Wij zullen zijn deskundigheid en innemendheid niet vergeten.

16 december 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 12 435

Artikelen

Enkele aspecten van een Benelux-octrooi.

Mr. ir. L.J. Steenbeek.')

Inleiding Sinds enige tijd wordt er nagedacht over het invoeren van

een Benelux-octrooisysteem, in aansluiting aan de reeds in de zeventiger jaren ingevoerde Benelux-merken- en -modellen-systemen. Een dergelijk Benelux-octrooisysteem zou dan in de plaats komen van de nationale octrooisystemen van de drie Benelux landen. In dit artikel zullen een aantal gedachten worden geformuleerd met betrekking tot de wenselijkheid en de realisatie van een dergelijk Benelux-octrooisysteem. Deze aspecten blijken overigens nauw samen te hangen.

Wenselijkheid Waarom hebben we nog nationale octrooiverlenings-

systemen naast het sinds 1978 bestaande zeer succesvolle Europese octrooisysteem? Het antwoord op die vraag is bekend: een Europees octrooi is nogal duur voor het MKB, zodat er een noodzaak gevoeld werd voor een goedkope en eenvoudig te verkrijgen vorm van lokale octrooibescherming. Om deze reden werd in 1995 in Nederland met de Rijksoctrooiwet 1995 een registratie-octrooisysteem ingevoerd dat sterk lijkt op dat van de Belgische Wet op de Uitvindingsoctrooien van 1984, die op haar beurt weer geënt is op de Franse octrooiwetgeving. Onder een registratie-octrooisysteem wordt verstaan een systeem waarin de verlening van octrooien niet afhankelijk is van het resultaat van een inhoudelijke toetsing op octrooieerbaarheid en duidelijkheid.

Uit deze geschiedenis volgt een eerste voorwaarde die aan een eventueel toekomstig Benelux-octrooisysteem gesteld moet worden: het systeem moet aantrekkelijk zijn voor het MKB: Benelux-octrooien moeten dus goedkoop en gemakkelijk te verkrijgen zijn.

Een registratie-octrooisysteem heeft echter ook inherente nadelen: in zo'n systeem is immers de octrooiverlening niet afhankelijk van het resultaat van een inhoudelijke toetsing. Zelfs als er een nieuwheidsonderzoek wordt uitgevoerd, dan nog geldt dat een negatief nieuwheidsrapport geen belemmering is voor het verkrijgen van het octrooi. Bovendien is er in een registratie-octrooisysteem geen onderzoeker die er voor instaat dat de octrooiconclusies duidelijk geformuleerd zijn. Een registratie-octrooisysteem heeft dus duidelijke nadelen met betrekking tot de rechtszekerheid.

Uit deze overwegingen volgt een tweede voorwaarde die aan een eventueel toekomstig Benelux-octrooisysteem gesteld moet worden: het moet niet te aantrekkelijk worden. Om de rechtszekerheid voor het publiek niet te zeer in gevaar te brengen, mag een registratie-octrooisysteem geen serieuze concurrent worden voor het Europese octrooisysteem waarin Europese octrooien pas verleend worden als een grondig onderzoek met betrekking tot octrooieerbaarheid en duidelijkheid van de conclusies uitwijst dat aan de eisen voldaan is.

Gesteld kan worden dat de huidige nationale octrooiwetten in België en Nederland beide voorwaarden vervullen. Octrooien worden snel verleend, terwijl door de natuurlijke territoriale begrenzingen van de nationale octrooien het systeem niet zodanig aantrekkelijk is geworden dat veel aanvragers overstappen van wel-onderzochte Europese octrooien naar niet-onderzochte nationale octrooien. Een nationaal registratieoctrooisysteem is dus precies op maat gesneden voor het MKB, dat immers gelet op de omvang van hun activiteiten geen last heeft van de territoriale begrenzingen van het nationale registratie-octrooisysteem maar wel kan profiteren van de voordelen ervan.

1) De auteur is Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde te Eindhoven.

Echter, een Benelux registratie-octrooisysteem zou een twee keer zo grote markt omvatten als elk van de huidige nationale markten van België en Nederland, zodat er een serieus gevaar ontstaat dat het aantal niet-onderzochte Benelux octrooien groeit ten koste van het aantal wel-onderzochte Europese octrooien. Reeds nu zijn er aanwijzingen dat na de invoering van de Rijksoctrooiwet 1995 er een zekere toename is ontstaan van het aantal aanvragers van buiten Nederland, zeg maar Japan, voor wie deze wet duidelijk niet in het leven is geroepen.

In het bovenstaande ben ik er stilzwijgend van uitgegaan dat ook het Benelux-octrooisysteem een registratie-octrooisysteem zal worden. Het Europese octrooisysteem voorziet immers reeds in een mogelijkheid om inhoudelijk getoetste octrooien voor het Benelux-gebied te verkrijgen, zodat er geen behoefte bestaat aan een aparte Benelux-route waarin de octrooi verlening afhankelijk is van het resultaat van een inhoudelijke toetsing op octrooieerbaarheid en duidelijkheid.

Samenvattend kan dus wat betreft de wenselijkheid worden gesteld dat een eventueel in te voeren Benelux-octrooi niet minder aantrekkelijk mag zijn voor het MKB dan de huidige nationale octrooien, maar ook niet weer zo aantrekkelijk dat aanvragers die niet tot deze doelgroep behoren overstappen van het Europese octrooisysteem met inhoudelijk onderzoek naar een Benelux-octrooisysteem waarbij de verlening niet afhankelijk is van het resultaat van een inhoudelijke toetsing.

Kosten Vanuit het standpunt van de aanvrager zijn de meerkosten

verbonden aan het huidige naast elkaar bestaan van verschillende nationale octrooiwetten best te overzien. Immers: als voor een Belgische of Nederlandse octrooiaanvrage een recherche van internationale type gevraagd is (totale kosten NLG 2200), kan voor slechts NLG 200 extra bescherming in Nederland respectievelijk België verkregen worden. Bescherming in een klein land als Luxemburg zal slechts zelden gewenst worden, en of aanvragers bereid zullen zijn om daar voor al hun octrooiaanvragen extra voor te betalen, is maar zeer de vraag. Een voor aanvragers interessant voordeel zal slechts behaald kunnen worden als de jaartaksen verschuldigd voor een Benelux-octrooi substantieel lager zullen zijn dan de som van de jaartaksen verschuldigd voor een Belgisch en een Nederlands octrooi. Dit eventuele voordeel wordt echter pas na verloop van een aantal jaren merkbaar, wanneer voor het eerst een jaartaks verschuldigd zal zijn.2) Daarentegen zijn eventuele hogere kosten bij de verkrijging van een Benelux-octrooi direct voelbaar in de portemonnee van het MKB. Het zal duidelijk zijn dat als een Benelux-octrooi niet duidelijk goedkoper is dan een Nederlands octrooi plus een Belgisch octrooi, het niet de moeite waard is om een Benelux-octrooisysteem in het leven te roepen.

Taalprobleem De Benelux is een Europa in het klein. Er worden drie talen

gesproken: ongeveer 21 miljoen mensen zijn Nederlandstalig, ongeveer 5 miljoen mensen zijn Franstalig, en een paar honderdduizend mensen zijn Duitstalig. In de huidige nationale octrooiwetten heeft elke Benelux-onderdaan de mogelijkheid om bij zijn eigen lokale octrooiverlenende instantie een octrooi in zijn eigen taal aan te vragen en verleend te krijgen, zonder dat (delen van) het octrooi vertaald hoeven te worden in 'de

2) Hierbij wordt opgemerkt dat in Nederland pas 4 jaar na indiening voor het eerst jaartaksen verschuldigd zijn, terwijl in België al na 2 jaar jaartaksen moeten worden betaald. Het is te hopen dat een toekomstige Benelux wet voor Nederlanders op dit gebied geen achteruitgang inhoudt.


andere talen. Dit is een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de huidige nationale octrooiwetten en van belang voor het MKB.

Voor wat betreft de aanvaardbaarheid van de afwezigheid van vertalingen kan gesteld worden dat mogelijkerwijs de gemiddelde Belg of Luxemburger de andere landstalen in voldoende mate kan begrijpen. Of echter de gemiddelde Nederlander in staat is Franstalige octrooien zonder enige (deel-) vertaling te kunnen begrijpen, is nog maar zeer de vraag. Een aantal oplossingen zijn denkbaar.

Een van deze oplossingen is dat de gehele tekst van het octrooi vertaald moet worden zodat de gehele tekst zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar is. Nadeel: voor Nederlandstalige aanvragers zijn dan de huidige nationale octrooiwetten van België en Nederland samen aantrekkelijker dan de nieuwe Benelux-octrooiwet. Thans zijn de meerkosten van het verkrijgen van bescherming in een ander groot Benelux-land immers slechts NLG 200 (zie boven), terwijl een vertaling van de gehele octrooiaanvrage in het Frans aanzienlijk meer zal kosten dan deze NLG 200.

Hieruit volgt dat - om de kosten van een Benelux-octrooi niet te laten uitstijgen boven de som van de kosten van een Belgisch octrooi plus een Nederlands octrooi - een eventueel benodigde vertaling niet meer mag kosten dan NLG 200.3) Daar is misschien net een vertaling van een uittreksel van te bekostigen, maar niet het maken plus vertalen van een zogenaamd verbeterd uittreksel als in de door het Europees Octrooibureau voor Europese octrooien voorgestelde pakketoplossing. Voor een vertaling van de conclusies is al helemaal geen financiële ruimte.

3) Hierbij ga ik er van uit dat de aanvraag- plus recherchetaksen voor een Benelux-octrooi even hoog zullen zijn als die van een Belgisch of Nederlands octrooi. Is een Benelux-octrooi duurder (goedkoper), dan is er nog minder (wat meer) ruimte om een deel van de aanvraag te vertalen.

Slot Het lijkt er dus op dat, om een Benelux-octrooi niet duur

der te laten worden dan de som van een Belgisch plus een Nederlands octrooi, de beschrijving en conclusies van Benelux-octrooien niet vertaald kunnen worden. Na invoering van het Benelux-octrooisysteem zal het Nederlandse publiek dus te maken krijgen met onvertaalde Franstalige octrooien waarvan hooguit een vertaald uittreksel beschikbaar is.4)

Als echter (buitenlandse) aanvragers zich gaan realiseren dat dan met slechts 3 relatief goedkope en eenvoudige registratie-octrooiaanvragen in slechts een taal, te weten de Franse taal, octrooibescherming kan worden verkregen in een groot Europees gebied (Benelux + Frankrijk + Zwitserland) zonder dat deze octrooiaanvragen ooit inhoudelijk getoetst zullen worden en zonder dat vertalingen van zelfs maar de conclusies nodig zullen zijn, is onmiddellijk duidelijk dat het wel-onderzochte Europese octrooi een significante concurrentie zal ondervinden van deze bundel van goedkope en onvertaalde registratie-octrooien. Invoering van een Benelux-octrooisysteem betekent dus onherroepelijk dat het Nederlandse publiek geconfronteerd zal worden met een zeer groot aantal niel-onderzochte Franstalige uitsluitende rechten. Dit lijkt niet in het belang van het MKB, voor wie immers naast het onderzochte Europese octrooi een alternatieve route geschapen werd. Het invoeren van een Benelux-octrooisysteem is daarom te ontraden.

Eindhoven, 14 oktober 1997.

4) Dit in tegenstelling tot een Franstalig Europees octrooi waarvan altijd de conclusies in het Engels en in het Duits vertaald zijn, zodat uitstekend verdedigd kan worden dat bij een Europees octrooi van verdere vertalingen kan worden afgezien.

Jurisprudentie

Nr. 81. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 14 augustus 1996.")

(Snakelight)

Mr. J.H.P.J. Willems.

Art. 70 j " art. 53, lid 2 Rijksoctrooiwet (1995):") De tekst van de conclusie spreekt heel algemeen over "aan

grijping " en daar valt naar voorlopig oordeel ook onder een vormpassing als de onderhavige. Hoewel bij lezing van de beschrijving en beschouwing van de tekeningen allereerst zal worden gedacht aan een enigszins klemmende verbinding, valt uit die tekst, die slechts betrekking heeft op een voorkeursuitvoering, niet te lezen dat de aanvrager slechts bedoeld zou hebben bescherming te vragen voor een klemverbinding. Het gaat er immers slechts om dat een stevige verbinding voorkomt dat de flexibele huls wordt losgetrokken door optredende torsiekrachten.

De tekst van de conclusie spreekt van het "omgeven " van de draden door de ruggegraat. Bij het product van gedaagde verlopen de draden aan de buitenzijde van de flexibele ruggegraat zonder dat daarvoor technische redenen aanwezig zijn. Onder die omstandigheden brengt een billijke bescherming van de octrooihouder met zich mee dat aan dit verschil wordt voorbijgegaan. Op een redelijke rechtszekerheid voor derden

*) Het hoger beroep van Kinzo is niet ontvankelijk verklaard, omdat geen grieven zijn aangevoerd tegen het vonnis. Red.

'") Zie de noot aan het slot van het vonnis, blz. 440. Red.

maakt dit geen inbreuk nu derden niet hebben mogen menen door een afwijking, op een niet wezenlijk punt, van de letter van het octrooi - zonder dat daarvoor technische redenen aanwezig zijn - van het octrooi vrij te lopen.

Uit de beschrijving van de octrooien valt niet af te leiden dat de flexibele huls strak of klemmend om de elementen van de ruggegraat zou moeten zitten. De bedoeling van de huls is kennelijk om de elementen van de ruggegraat af te dekken en om een aantrekkelijk uiterlijk te bevorderen. Dat zijn precies de doeleinden die in de octrooien worden omschreven en niet kan worden gezegd dat die bij het product van gedaagde met kennelijk andere middelen of op kennelijk andere wijze worden bereikt.

Art. 32, lid2j° art. 27 ROW (1995). Art. 27 ROW (1995) spreekt niet over "een enkele uitvin

ding " maar over "een enkele uitvinding of groep van uitvindingen, die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten". Voorshands wordt geoordeeld dat er in casit sprake is, zo al niet van één uitvinding met verschillende voorkeursuitvoeringen, dan toch in elk geval van een groep van uitvindingen die op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten. Dez.e visie vindt steun in de opvatting van de Aanvraagafdeling van het EOB ten aanzien van de parallelle Europese octrooiaanvrage.

Art. 70 ROW (1995) f artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (lijst van afnemers, recall en afgifte voorraad).

Gedaagde heeft na de betekening van het desbewustheids-exploit geen Grip Lights meer in het verkeer gebracht en er


zijn geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat zij voordien heeft moeten weten dat de Grip Lights inbreuk op de octrooien van eiseres maken. Daarom wordt gedaagde voorshands niet schadeplichtig geoordeeld, zodat het gevorderde gebod tot het verstrekken van een lijst van afnemers ca. zal worden afgewezen. Deze vordering is immers in casu te beschouwen als onderdeel van c.q. voorbereiding op een actie tot schadevergoeding. Om diezelfde reden zijn geen termen aanwezig voor een terugroepgebod. Immers is niet waarschijnlijk dat er nog Grip Lights in relevante aantallen bij afnemers van gedaagde aanwezig zullen zijn. Opgave van de voorraad per heden en afgifte daarvan zat eveneens worden afgewezen nu gedaagde de mogelijkheid moet hebben zich op andere wijze van haar voorraden te ontdoen, omdat eiseres immers voor zover bekend alleen in Nederland octrooirechten bezit.

Black & Decker Inc. Newark, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, eiseres [in kort geding], procureur mr. Diecken, advocaat mr. H.J.M. Harmeling te Amsterdam,

tegen Kinzo B.V. te Mijdrecht, gedaagde [in kort geding], procu

reur mr. Taekema, advocaat mr. C.AJ. Crul te Amsterdam.

Rechtsoverwegingen. 1. In dit geding zal van het volgende worden uitgegaan: 1.1. B&D is rechthebbende op het Nederlands oc

trooi 1000830 haar na een aanvrage d.d. 17 juli 1995 op de voet van artikel 33 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) en met dagtekening 20 september 1995 verleend voor een lantaarn.

1.2. B&D is voorts rechthebbende op het Nederlands octrooi 1000839 haar na een aanvrage d.d. 19 juli 1995 op de voet van artikel 33 ROW 1995 en met dagtekening 20 september 1995 verleend voor eveneens een lantaarn.

1.3. Voor beide octrooien is een beroep gedaan op prioriteit vanaf 5 augustus 1994.

1.4. Conclusie 1 van het octrooi 1000830 luidt: "Lantaarn voorzien van: een een vermogenseinde voor de lantaarn vormend basishuis, dat is voorzien van een zich in de lengterichting uitstrekkende boring met tenminste een daarin opgenomen batterij, een werk-eindhuis, dat op afstand is gelegen van het basishuis en een reflector, een lens en een lichtbol ondersteunt, waarbij het werk-eindhuis is voorzien van een in lengterichting verlopende boring begrenzende middelen; een flexibel kernsamenstel, dat het basishuis verbindt met een werk-eindhuis en is voorzien van een paar geleidende draden, die de batterij elektrisch verbinden met de lichtbol, een het paar geleidende draden omgevende flexibele ruggegraat, die is voorzien van een aantal onderling verbonden en universeel draaibare organen, en een veerkrachtig hulsorgaan, dat aangrijpt op een buitenvlak van ieder van de draaibare de ruggegraat vormende organen, waarbij het hulsorgaan is voorzien van een eerste zich in de boring van het basishuis uitstrekkend einde en een tweede in de boring van het werk-eindhuis verlopende einde, waarbij ieder van de boringen is voorzien van een aantal zich naar binnen uitstrekkende ruggen voor aangrijping van het buitenvlak van de huls. " 1.5. Conclusie 1 van octrooi 1000839 luidt: "Lantaarn (10), voorzien van: een eerste een vermogenseinde voor de lantaarn vormend huis (12); een op afstand van het eerste huis (12) opgesteld tweede huis (14), dat is voorzien van een lichtbron (92), en een flexibel opstelling-samenstel (16), dat het eerste huis (12) verbindt met het tweede huis (14) en is voorzien van een paar elektrisch geleidende draden (54, 56), die het vermogenseinde elektrisch verbinden met de lichtbron (92), met het kenmerk, dat het opstelling-samenstel (16) buigbaar is in een U-vormige vormgeving en

een van de eerste en tweede huizen (12, 14) is voorzien van een eerste orgaan (26) en de ander van de huizen is voorzien van een tweede orgaan (68) voor grijpen van het eerste orgaan (26) om het opstelling-samenstel (16) in de U-vormige vormgeving tegen te houden." 1.6. Dit octrooi kent voorts (onder meer) nog een zelfstan

dige conclusie 10, luidende: "Lantaarn (10) met een flexibele kern, die een eerste huis (12) waarin tenminste een batterij is ondersteund, verbindt met een tweede huis (14), waarbij de batterij (78. 80) dienst doet als een vermogensbron en het tweede huis (14) met de vermogensbron verbonden middelen omvat voor gebruik van het vermogen om daardoor in werking te worden gesteld en de flexibele kern is voorzien van: een paar geleidende draden (54, 56), die de batterij (78, 80) elektrisch verbinden met het vermogen gebruikende orgaan; een flexibele ruggegraat (28), die het paar geleidende draden (54, 56) omgeeft en voorzien is van een aantal onderling verbonden universeel draaibare organen; en een veerkrachtig hulsorgaan, dat aangrijpt op een buitenvlak van ieder de ruggegraat (28) vormend draaibaar orgaan." 1.7. Bij beide octrooien behoren figuren waarvan figuur I

er uitziet als volgt:

1.8. Figuur 2 geeft een opengewerkte voorstelling en ziet er uit als volgt:

1.9. B&D heeft voorafgaand aan en parallel met deze Nederlandse octrooiaanvraag op 15 juni 1995 bij het Europees Octrooibureau (EOB) aanvragen ingediend voor twee Europese octrooien, te verlenen voor alle bij het Europees Octrooiverdrag aangesloten landen. Aanvrage 95304141 correspondeert met Nederlands octrooi 1000830 en aanvrage 95304146 correspondeert met het Nederlands octrooi 1000839.

Het EOB heeft bij brieven van 15 februari 1996 te kennen gegeven voornemens te zijn tot verlening van Europese octrooien op deze aanvragen. Volgens de betreffende teksten van het aan B&D toegezonden "Druckexemplar" zullen de eerste conclusies van beide te verlenen Europese octrooien gaan luiden als:

"A flashlight comprising: a base housing (12) forming a power endfor said flashlight and having a longitudinally extending bore (13) including at least one battery (78, 80) housed therein,


a working end housing (14) spaced from said base hou-sing and supporting a reflector (90), a lens (50) and a lightbulb (92), said working end housing including means defining a longitudinally extending bore (15); a flexible core assembly (16) connecting said base housing to said working end housing and comprising a pair of conductive wires (54, 56) electrically connecting said battery to said light bulb, a flexible mounting assembly (28) surrounding said pair of conductive wires, and a resilient sleeve member (18), said sleeve meinber including afirst end extending into the bore of the base housing and a second end extending into the bore of the working end housing, characterised in that said flexible mounting assembly comprises a plurality of interconnected and universally rotatable members, said resilient sleeve member engaging an outer surface of each of the rotatable members forming said mounting assembly and in that each of said bores includes a plurality ofinwardly extending ridges (110, 102) for engaging the outer surface of said sleeve. " (EOA 95304141) respectievelijk: "A flashlight comprising: a battery housing (12); a power using housing (14) spaced from said battery housing (12) and including a light source (92); and a flexible mounting assembly (16) connecting said battery housing (12) and said power using housing (14) and including a pair of electrically conductive wires (54, 56) for electrically connecting at least one battety (78,80) inserted into said battery housing (12) to said light source (92), said mounting assembly (16) being bendable into U-shaped configuration, characterised in that the mounting assembly (16) comprises - a flexible spine (28) including a plurality of members which are universally rotatable and interconnected by snapping together and - a resilient sleeve member (18) circumferentially surrounding the outer surface of said spine (28)." (EOA 95304146) 1.10. Kinzo bracht in Nederland onder de naam "Grip

Light" lantaarns in het verkeer die bestaan uit een batterijhuis, een werkhuis met een gloeilamp en een reflector en een zich tussen beide huizen bevindend flexibel gedeelte, bestaande uit onder meer een flexibele ruggegraat, een flexibele huls en twee elektrisch geleidende draden.

1.11. B&D heeft op 20 maart 1996 aan Kinzo een exploit doen betekenen als bedoeld in art. 70 lid 3 ROW 1995, waarna Kinzo de verhandeling van de Grip Light heeft gestaakt in afwachting van de uitslag van dit geding.

2. B&D vordert, zakelijk samengevat, een verbod aan Kinzo om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen die een inbreuk opleveren op haar Nederlandse octrooien 1000830 en 1000839, met name door het in Nederland in het verkeer brengen van haar "Grip Light" zaklantaarn, zulks met neven-vorderingen (dwangsom, opgave afnemers met vermelding van hoeveelheden en prijzen, terugroepgebod, opgave van de voorraad inbreukmakende lantaarns en van de aantallen geretourneerde lantaarns, en afgifte aan B&D van die lantaarns).

3. B&D stelt daartoe dat Kinzo inbreuk maakt op haar octrooien, zulks met name door in Nederland onder de naam "Grip Light" zaklantaarns in het verkeer te brengen die vallen onder de beschermingsomvang van deze octrooien, waarbij zij zich met name beroept op conclusie 1 van octrooi 1000830 en op conclusie 10 (en de daarvan afhankelijke conclusies) van octrooi 1000839.

4. Kinzo voert gemotiveerd verweer, samengevat stellende dat de Grip Light niet valt onder de beschermingsomvang van de octrooien, althans niet van het geldende deel daarvan, terwijl de octrooien bovendien nietig zullen moeten worden verklaard vanwege een gebrek aan nieuwheid en inventiviteit.

5. Ambtshalve wordt overwogen dat het hier betreft een Nederlands octrooi dat is verleend op een aanvrage die is inge

diend na 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 102-2 ROW 1995 het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is.

6. Aan het vereiste van art. 70-2 ROW 1995 is voldaan door overlegging door B&D van European Search Reports van het Europees Octrooibureau met betrekking tot de eerder-bedoelde Europese parallelle octrooiaanvragen 95304141 en 95304146, nu deze nieuwheidsonderzoeken betrekking hebben op het onderweip van de litigieuze Nederlandse octrooien.

Inbreuk ? 7. Kinzo heeft gesteld dat de Grip Light niet onder de

beschermingsomvang van de ingeroepen octrooiconclusies valt omdat een drietal deelkenmerken ontbreekt:

A) is er bij de Grip Light geen sprake van inklemming van de uiteinden van de flexibele huls tussen de ruggegraat en de ruggen aan de binnenzijde van de huizen, c.q. de koppelelementen;

B) worden de elektrische draden tussen het eindhuis en het werkhuis bij de Grip Light niet door de flexibele ruggegraat omgeven doch lopen die draden aan de buitenzijde daarvan, te weten tussen de flexibele ruggegraat en de flexibele huls en

C) is er bij de Grip Light geen sprake van een op de buiten-vlakken van alle elementen van de flexibele ruggegraat aangrijpende flexibele huls nu die huls min of meer los om de flexibele ruggegraat ligt.

8. Vooropgesteld wordt dat de beschermingsomvang van een Nederlands octrooi volgens artikel 53-2 ROW 1995 wordt bepaald door de inhoud van de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient dusdanig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Dat in aanmerking genomen zullen de drie door Kinzo opgeworpen verschilpunten worden beoordeeld.

9. ad A: Volgens Kinzo moet "aangrijping" in de laatste volzin van

conclusie 1 van octrooi 1000830 worden opgevat als "klemming". Daarvan is volgens haar bij de Grip Light geen sprake omdat de einden van de flexibele huls op hun plaats worden gehouden door een door dat uiteinde aangebrachte schroef. Wat door B&D wordt betiteld als "zich naar binnen uitstrekkende ruggen" zijn slechts twee ringen met een tussenliggende sleuf die passen in overeenkomstige ringen met tussenliggende sleuf in de uiteinden van de flexibele huls. Hierdoor wordt geen klemverbinding teweeggebracht doch slecht een vorm-passing.

10. Dit argument wordt voorshands verworpen. Daargelaten dat bij bezichtiging van de aansluitingen van de huls van de Grip Light niet overtuigend is gebleken dat daarbij géén klemwerking optreedt, spreekt de tekst van de conclusie heel algemeen over "aangrijping" en daar valt naar voorlopig oordeel ook onder een vormpassing als de onderhavige. Hoewel aan Kinzo kan worden toegegeven dat bij lezing van de beschrijving en beschouwing van de tekeningen allereerst zal worden gedacht aan een enigszins klemmende verbinding, valt uit die tekst, die slechts betrekking heeft op een voorkeursuitvoering, niet te lezen dat de aanvrager slechts bedoeld zou hebben bescherming te vragen voor een klemverbinding. Het gaat er immers slechts om dat een stevige verbinding voorkomt dat de flexibele huls wordt losgetrokken door optredende torsiekrachten.

11. ad B: Ter zitting is door Kinzo een flexibel middendeel van een

Grip Light getoond waarbij de elektrische draden - met uitzondering van de ruggegraatelementen aan de uiteinden die direct aansloten op de ankers - inderdaad aan de buitenzijde van de flexibele ruggegraat verliepen. Dit kan echter niet leiden tot het oordeel dat de Grip Light buiten de beschermingsomvang van de octrooien valt. Desgevraagd is ter zitting namens Kinzo meegedeeld dat voor het aldus aanbrengen van de draden geen technische redenen aan te voeren zijn doch dat voor die aanbrenging was gekozen (uitsluitend) om aldus vrij te lopen van de tekst van conclusie 1 van octrooi 1000830 en conclusie 10 van octrooi 1000839, die beide spreken over het 'omgeven' van de draden door de ruggegraat. Onder die om-


standigheden brengt een billijke bescherming van de octrooihouder met zich mee dat aan dit verschil wordt voorbijgegaan. Op een redelijke rechtszekerheid voor derden maakt dit geen inbreuk nu derden niet hebben mogen menen door een afwijking, op een niet wezenlijk punt, van de letter van het octrooi - zonder dat daarvoor technische redenen aanwezig zijn - van het octrooi vrij te lopen. Buiten beschouwing kan dus blijven de tussen partijen in geschil zijnde vraag of de Grip Light steeds in deze uitvoeringsvorm op de markt is gebracht dan wel of in het verleden ook Grip Lights zijn verkocht waarbij de draden aan de binnenzijde van de ruggegraat liepen.

12. ad C: Hoewel aan Kinzo kan worden toegegeven dat bij de Grip

Light de flexibele huls iets losser om de flexibele ruggegraat ligt dan bij de door B&D vervaardigde Snakelight, kunnen daaruit geen conclusies worden getrokken. Immers moet de Grip Light niet worden vergeleken met het product van B&D maar met de octrooien van B&D. Uit de beschrijving van deze octrooien valt niet af te leiden dat de flexibele huls strak of klemmend om de elementen van de ruggegraat zou moeten zitten. Octrooi 1000830 zegt over de flexibele huls slechts (pag. 5 regels 11-14):

"Huls 18 verschaft een beschermende afdekking over ruggegraat 28. De huls 18 handhaaft een aantrekkelijk uiterlijk van de lantaarn zelfs indien de afzonderlijke organen van de ruggegraat 28 schuin ten opzichte van elkaar zijn." Octrooi 1000839 zegt dienaangaande slechts (pag. 9

regel 5-9): "Mantel 18 verschaft een beschermende afdekking over ruggegraat 28. De mantel handhaaft een aantrekkelijk uiterlijk van de lantaarn zelfs indien de afzonderlijke organen van de ruggegraat 28 ten opzichte van elkaar scheef ingesteld zijn." 13. Het effect van een beschermende afdekking, waarvan

sprake is, wordt evenzeer bereikt door een ietwat losjes zittende huls als bij de Grip Light. Ook de verbetering van de uiterlijke aanblik wordt bij een ietwat losjes zittende huls als die van de Grip Light nog steeds bereikt.

14. Naar de President bij beschouwing van de Grip Light is gebleken komt de flexibele huls bij deze lamp normaal gesproken met vrijwel alle elementen van de ruggegraat tegelijk in aanraking, al is theoretisch mogelijk dat in een bepaalde positie van de ruggegraat wellicht een of twee elementen toevallig niet door de huls geraakt zullen worden. De bedoeling van de huls is kennelijk om de elementen van de ruggegraat af te dekken en om een aantrekkelijk uiterlijk te bevorderen. Dat zijn precies de doeleinden die in de octrooien worden omschreven en niet kan worden gezegd dat die bij de Grip Lights met kennelijk andere middelen of op kennelijk andere wijze worden bereikt.

15. De conclusie van het vorenstaande moet zijn dat de Grip Light valt onder de beschermingsomvang van de ingeroepen onafhankelijke octrooiconclusies.

Kans op nietigverklaring? 16. Desalniettemin dient een verbod in kort geding achter

wege te blijven indien er sprake is van een serieuze niet te verwaarlozen kans op nietigverklaring van de octrooien in zodanige omvang dat de Grip Light niet langer zou vallen onder de beschermingsomvang daarvan.

17. Kinzo heeft in dit verband aangevoerd: A) dat wegens het ontbreken van eenheid van uitvinding

van octrooi 1000839 ten hoogste conclusie 1 gelding bezit, op welke conclusie zij, naar in confesso is, geen inbreuk maakt;

B) dat op de prioriteitsdatum beide octrooien niet nieuw waren althans voor de hand lagen.

ad A: eenheid van uitvinding in octrooi 1000839? 18. Kinzo heeft betoogd dat conclusie 1 van dit octrooi

betrekking heeft op een lantaarn waarvan het kenmerk is dat die in een U-vorm kan worden gebogen en in die vorm kan worden tegengehouden. Conclusie 10 echter heeft betrekking op een lantaarn waarvan - samengevat - het flexibele middenstuk is samengesteld uit onderling verbonden universeel draaibare elementen en een veerkrachtig hulsorgaan dat aangrijpt op de buitenvlakken van ieder van die organen. Volgens Kinzo

betreft dat twee verschillende uitvindingen zodat ingevolge het bepaalde in art. 33-2 jo. art. 27 ROW 1995 slechts de uitvinding van conclusie 1 is geoctrooieerd.

19. Kinzo verliest hierbij echter uit het oog dat art. 27 ROW 1995 niet spreekt over "een enkele uitvinding" maar over "een enkele uitvinding of groep van uitvindingen, die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten".

Voorshands wordt geoordeeld dat er in casu sprake is, zo al niet van één uitvinding met verschillende voorkeursuitvoeringen, dan toch in elk geval van een groep van uitvindingen die op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten. Dat voorlopig oordeel lijkt steun te vinden in de omstandigheid dat in het "Druckexemplar" van de met dit octrooi overeenstemmende Europese octrooiaanvrage 95304146 zowel sprake is van de lamp volgens conclusie 10 (conclusie 1 van het Druckexemplar) als ook van de kenmerken opgesomd in conclusie 1 van het octrooi (conclusies 6 en 7 van het Druckexemplar). In aanmerking genomen dat ook het Europees Octrooiverdrag de eis kent van eenheid van uitvinding (art. 82 EOV), betekent dit dat kennelijk ook de Aanvraagafdeling van het EOB van mening is dat in casu aan dit vereiste is voldaan.

ad B: nieuwheid/inventiviteit? 20. Het enige argument dat in dit opzicht door Kinzo is

aangevoerd is een verwijzing naar pagina 2, regels 26-29 van octrooi 1000839, luidende:

"Verder zijn er verschillende bekende met wisselstroom gevoede lampen bekend, die een aantal onderling vergrendelde kunststof elementen omvatten voor het vormen van een flexibele kern. Deze kern wordt verkocht onder merknamen zoals "Lockwood" en "Cederburg". 21. Tussen partijen is in confesso dat de opsteller van de

onderhavige octrooien het oog heeft gehad op toepassing van deze flexibele Lockwood-kernen, waarvan B&D onweersproken gesteld heeft een exclusieve licentie te bezitten voor toepassing in zaklampen. Voorshands wordt echter geoordeeld dat de bekendheid van lampen met een van Lockwood-elementen vervaardigde flexibele steel niet nieuwheidsschadelijk kan worden geacht voor de onderhavige vinding en aan die vinding ook de inventiviteit niet doet ontvallen. Aan de onderhavige vinding ligt immers niet (uitsluitend) de gedachte ten grondslag een lamp te maken met een flexibele steel, zodat de richting van de lichtval kan worden gevarieerd. Die gedachte was (al dan niet met toepassing van Lockwood-elementen) bekend. Aan de uitvinding ligt veeleer het idee ten grondslag, dat door gebruikmaking van die Lockwood-elementen een zaklamp kan worden vervaardigd waarbij niet slechts de lichtstraal kan worden gericht maar waarbij de gehele vorm van de lamp zodanig kan worden aangepast dat die in allerlei situaties bruikbaar is en aan een willekeurig ander object kan worden bevestigd of opgehangen. Van eerdere toepassing van dat idee is geenszins gebleken, ook niet in het kader van het onderzoek met betrekking tot de corresponderende Europese octrooiaanvragen.

Petita. 22. Het gevorderde inbreukverbod ligt gezien het voren

staande voor toewijzing gereed, zij het geformuleerd in voege als in het dicfum te vermelden.

23. Nu niet weersproken is dat Kinzo na de betekening van het desbewustheidsexploit geen Grip Lights meer in het verkeer heeft gebracht en geen feiten of omstandigheden zijn gesteld waaruit kan volgen dat Kinzo voordien heeft moeten weten dat de Grip Lights inbreuk op de octrooien van B&D maken, wordt Kinzo voorshands echter niet schadeplichtig geoordeeld zodat het gevorderde gebod tot het verstrekken van een lijst van afnemers ca . zal worden afgewezen. Deze vordering is immers in casu te beschouwen als onderdeel van c.q. voorbereiding op een actie tot schadevergoeding.

24. Om diezelfde reden acht de President ook geen termen aanwezig voor een terugroepgebod. Immers is niet waarschijnlijk dat er nog Grip Lights in relevante aantallen bij afnemers van Kinzo aanwezig zullen zijn.

25. Opgave van de voorraad Grip Lights per heden en afgifte van de voorradige Grip Lights aan B&D zal eveneens worden afgewezen nu Kinzo de mogelijkheid moet hebben zich op andere wijze van haar voorraden te ontdoen omdat


B&D immers voor zover bekend alleen in Nederland octrooirechten bezit.

26. Wel moet Kinzo als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden beschouwd en dus in de proceskosten worden veroordeeld.

27. Ambtshalve wordt nog het navolgende overwogen: Op 1 januari 1996 is voor Nederland van kracht geworden

Bijlage IC bij het WTO-verdrag:1) de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (verder: het TRIPS-verdrag). Artikel 50 lid 6 van dat TRIPS-verdrag bepaalt:

"Without prejudice to paragraph 4, provisional measu-res taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request of the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reaso-nable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member's law so per-mits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, which-ever is the longer." 28. Het is in discussie of dit verdragsartikel rechtstreekse

werking heeft en ook of het Nederlandse kort geding is te beschouwen als een "provisional measure" in de zin van dit verdragsartikel. Hoewel bekend is dat deze vraag inmiddels is voorgelegd aan het Hof van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg, zal het ongetwijfeld nog geruime tijd duren alvorens zekerheid dienaangaande zal zijn verkregen. Ter vermijding van de daardoor mogelijke, ongewenste, onzekerheid en de onwenselijke mogelijke gevolgen daarvan zal de President een "reasonable period" bepalen waarbinnen de eiser uiteindelijk een bodemprocedure zal moeten aanspannen, zodat in elk geval aan de bewuste verdragsbepaling is voldaan.

29. Bij de beslissing, welke termijn in dat kader redelijk is te achten, moet in aanmerking worden genomen dat het in het Nederlandse recht beide partijen vrij staat op ieder (eerder) moment met een bodemprocedure te beginnen. Ook moet in aanmerking worden genomen dat het waarschijnlijk geruime tijd zal duren alvorens is uitgemaakt of art. 50-6 TRIPS-verdrag op het kort geding van toepassing is. Bovendien moet meewegen dat het blijkens de considerans van het TRIPS-verdrag de bedoeling van de verdragsluitende partijen is geweest om een afdoende rechtsbescherming in het leven te roepen doch dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is geweest dat die rechtsbescherming zelf een ongewenste barrière zou gaan opwerpen of dat die (vgl. art. 41-2 TRIPS-verdrag) gecompliceerder en kostbaarder zou uitpakken dan strikt nodig is. Met andere woorden: het is ook in overeenstemming met de opzet van het TRIPS-verdrag om dit zodanig toe te passen dat geen onnodige procedures behoeven te worden gevoerd.

30. Ook gelet op de termijn waarop een beslissing van het Europese Hof in Luxemburg verwacht mag worden en het vorenstaande in aanmerking genomen is de President van oordeel dat een redelijke uiterste termijn voor het aanspannen van de bodemprocedure momenteel te stellen ware op achttien maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis.

Beslissing: De President, recht doende in kort geding,: - verbiedt Kinzo iedere inbreuk op de Nederlandse oc

trooien 1000830 en 1000839 van Black & Decker, met name door het verrichten van aan de octrooihoudster voorbehouden handelingen met betrekking tot de Grip Light-zaklantaarns, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere zaklantaarn waarmee dit verbod wordt overtreden;

- bepaalt dat B&D (tenzij zulks reeds eerder door Kinzo zou zijn gedaan) binnen achttien maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen (of in reconventie zal moeten instellen) over de vraag of Kinzo inbreuk maakt op haar octrooien en dat, indien B&D zulks nalaat, dit verbod zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken;

M Tractatenblad 1994, 235, Ned. vertaling: Tractatenblad 1995, 130.

- veroordeelt Kinzo in de kosten van dit geding, tot nu toe aan de zijde van B&D begroot op ƒ 463,86 voor verschotten en op ƒ 3.500,- voor salaris voor haar procureur;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; - wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

* * ) Snelle bescherming onder de nieuwe Octrooi-wet 1995.

Dit is een van de eerste uitspraken in kort geding onder de nieuwe wet. Zij i l lustreert dat het onder deze wet inderdaad mogel i jk is op korte termi jn een octrooi te verkr i jgen en dit te handhaven. De aanvrage voor het onderhavige zes-jarige octrooi werd op 17-7-1995 ingediend en het octrooi werd verleend op 20-9-1995, dus op termi jn van 2 maanden. Aan gedaagde is op 20-3-1996 een desbe-wustheidsexploi t uitgebracht, het kort geding vond plaats op 7-8-1996 en het verbod werd uitgesproken op 14-8-1996. Eiseres diende op 15-6-1995, dus nagenoeg geli jkt i jdig met de Nederlandse aanvrage, een parallelle Europese aanvrage in en eiseres legde het van het EOB verkregen search report bij kort geding over o m te vo l doen aan het vereiste van art. 70 l id 2 ROW 1995. Doordat eiseres bij de Europese aanvrage ook Nederland heeft gedesigneerd, zal zij tegen de t i jd dat de geldigheidsduur van het Nederlandse octrooi verstri jkt een voor Nederland geldend Europees octrooi hebben dat 20 jaar duurt . Door artikel 77 ROW 1995 verliest het Nederlandse octrooi zijn werk ing op het moment dat de verlening van het Europees octrooi onherroepeli jk is.

Ste.

Nr. 82. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 4 juli 1996.

(Lucas/Litech)

Mrs. J.J. Brinkhof, E.J. van Sandick en M.V. Wellink-Volmer.

Art. 56 Europees Octrooiverdrag j° art. 51 Rijksoctrooiwet (1910).

Bij de beoordeling van de inventiviteit kan de zgn. 'problem and solution approach', die door het EOB in de regel wordt gevolgd en trouwens ook in de Nederlandse praktijk niet onbekend is, goede diensten bewijzen. Voordeel daarvan is dat voorkomen wordt dat iets als voor de hand liggend wordt aangemerkt op basis van een combinatie van verschillende bekende technieken die in werkelijkheid nooit gecombineerd zouden worden. Maar de methode is niet zonder bezwaren. Aangezien daarbij het vertrekpunt is de stand van de techniek welke relevant is bevonden op grond van de kennis van de uitvinding, is deze methode 'tainted with hindsight' (Limzer). Men dient er rekening mee te houden dat art. 56 EOV uitgaat van de vooronderstelling dat de vakman juist geen kennis heeft van de uitvinding en geconfronteerd wordt met het geheel van de stand van de techniek, met inbegrip van zowel technieken die gaan in de richting van de uitvinding als technieken die in een andere richting wijzen, en dus niet met geselecteerde bestanddelen van de techniek die probleem kennen waarvoor de uitvinding van de oplossing geeft.

De verassend eenvoudige wijze waarop de onderhavige uitvinding het aan de hand van de meest nabije stand van de techniek beschreven probleem oplost, z.ou voor een deskundige voor de hand liggen wanneer de stand van de techniek een technische leer openbaart die de gemiddelde deskundige die geplaatst wordt voor het aan de stand van de techniek verbonden bezwaar, ertoe zou brengen de meest nabije stand van de techniek zodanig aan te passen dat de oplossing van het octrooi wordt gevonden. Met voldoende is dat hij daartoe zou kunnen worden gebracht. Het genoemde Amerikaanse octrooischrift brengt die oplossing niet naderbij omdat dit document in het geheel geen informatie bevat met betrekking tot het probleem bestaande uit de gecompliceerdheid van de machine,


veroorzaakt door de aanwezigheid van verschillende beweegbare mengen distributie-organen. Het blijkt dat de beschreven uitvinding geen betrekking heeft op het met de onderhavige uitvinding opgeloste probleem. Voorts duidt het tijdsverloop tot aan de voorrangsdatum, terwijl het Amerikaanse octrooi al die tijd bekend was, op dat het vinden van de onderhavige oplossing kennelijk niet voor de hand liggend was. /anders: Rb.]

Etablissements Lucas G.S.A. te La Verrie, Frankrijk, appellant, procureur mr. R. Laret,

tegen Litech B.V. te Enschede, geïntimeerde, procureur mr. T.

Schaper.

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 16 februari 1994 (mrs. G.W.M. Bodewes, J.L. Driessen en R. Over-eem).

Rechtsoverwegingen. 2. De feiten. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel onvol

doende weersproken staat tussen partijen het volgende vast: 2.1. Lucas [gedaagde; Red.] is houdster van het voor, onder

meer, Nederland verleende Europees octrooi 0166653 voor een "Désileuse mélangeuse et distributrice" waarvan de titel in de Nederlandse vertaling luidt: "Mengende en verdelende inrichting voor het afnemen van ingekuild voer". De aanvrage waarop het octrooi - hierna het Lucas-octrooi - is verleend is op 14 juni 1985 ingediend met beroep op een recht van voorrang d.d. 15 juni 1984.

2.2. Conclusie 1 van het Lucas-octrooi luidt in de Nederlandse vertaling:

"Mengende en verdelende inrichting voor het afnemen van gekuild voer waarvan de laadbak (1) aan de voorzijde wordt geladen door middel van een klauw (13) die is bevestigd aan een bedieningsarm (12), welke inrichting tapijtvormige middelen bevat voor het mengen en verdelen van het produkt, met het kenmerk, dat deze middelen bestaan uit een enkel tapijt (14) voor het mengen en verdelen, van de soort met een eindloze ketting voorzien van staafjes (15), welke mat (14) in dwars-richting is geplaatst ten opzichte van de voortbewegingsrichting van de machine, en is geleid door rolletjes (16) die zijn geplaatst in het onderste en bovenste gedeelte van de laadbak (1) aan de buitenzijde van het voorste laadgedeelte van deze laadbak (I), om het inbrengen van de klauw (13) en produkten in en naar de bodem van de genoemde laadbak mogelijk te maken."; 2.3. Figuur 1 van de bij het Lucas-octrooi behorende teke

ningen is hieronder weergegeven;

3. Het geschil. 3.1. Litech vordert nietigverklaring van conclusie I van het

Lucas-octrooi op grond van artikel 51, lid 1 sub a van de Rijksoctrooiwet (Row.) j° artikel 56 van het Europees Octrooi Verdrag (EOV). Litech stelt daartoe dat de inrichting volgens het Lucas-octrooi voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de inrichtingen bekend uit de Franse octrooiaanvrage 2.531.602 en het Amerikaanse octrooischrift 3.692.282.

3.2. Lucas verweert zich tegen deze vordering door te stellen dat een deskundige die een oplossing zoekt voor de problemen die zich voordoen bij een verrijdbare voedermeng- en verdeelinrichting, zoals onder meer bekend uit de in de beschrijving genoemde Franse octrooiaanvrage 2.531.602, daartoe zeker niet het Amerikaanse octrooischrift 3.692.282 zal raadplegen, aangezien dit laatste octrooischrift een geheel andere inrichting betreft dan die volgens het Lucas-octrooi, namelijk een vast opgestelde menginrichting. Bovendien stelt Lucas dat het Amerikaanse octrooischrift, als het dan toch in beschouwing wordt genomen, een deskundige in geen geval zal leiden tot de in het Lucas-octrooi beschreven maatregelen.

3.3. Met betrekking tot de volgconclusies 2-16 is ter zitting namens Lucas erkend dat deze geen op zichzelf inventieve maatregelen betreffen en daarom ook niet afzonderlijk worden verdedigd.

4. Beoordeling. 4.1. Voorop wordt gesteld dat in de vorenstaande Neder

landse tekst van conclusie 1 van het Lucas-octrooi de termen "tapijtvormige middelen", "tapijt" en "mat" niet erg gelukkige vertalingen betreffen van de oorspronkelijke Franse tekst, waarin met "tapis" - zoals ook partijen vinden - klaarblijkelijk een "transportband" is bedoeld.

4.2. Met de in het Lucas-octrooi beschermde mengen verdeelinrichting voor het afnemen van ingekuild voer wordt blijkens de beschrijving beoogd de nadelen weg te nemen die kleven aan bijvoorbeeld de verdelende mengmachine bekend uit het Franse octrooischrift 2.531.602, waarbij een, aan achter-of bovenzijde open, laadbak een eindloze mengvat bevat, die beweegt evenwijdig aan de voortbewegingsrichting van de machine en waarbij voorts een afzonderlijke inrichting zorgt voor het in zijdelingse richting verdelen van het voer.

Het nadeel van een dergelijke inrichting is volgens de beschrijving van het Lucas-octrooi, de betrekkelijke ingewikkeldheid door de aanwezigheid van verschillende beweegbare organen: een mengorgaan en een verdeelorgaan.

4.3. De oplossing van dit nadeel is blijkens conclusie 1 van het octrooi gevonden door de eindloze mengmat te voorzien van (meeneem)staafjes, de mat te laten bewegen dwars op de voortbewegingsrichting van de machine, en de mat zodanig te geleiden om de laadopening dat de (voer)produkten met behulp van een klauw in en naar de bodem van de laadbak kunnen worden gebracht.

4.4. De rechtbank is van oordeel dat deze maatregelen gelet op hetgeen uit het Amerikaanse octrooischrift 3.692.282 reeds bekend was, voor de vakman voor de hand lagen. Immers, het Amerikaanse octrooischrift beschrijft reeds een voedermeng-en transportinrichting, die een eindloze mat bevat, geleid langs de buitenzijde van de inrichting, zodanig dat er voldoende ruimte is voor de toevoer van het te mengen voer, waarbij de mat is voorzien van meeneemstaafjes en dient voor het mengen van het voer en vervolgens dwars op de richting van het verdere transport van het voer, afvoeren van het gemengde voer.

4.5. Een deskundige die een oplossing zoekt voor het nadeel van de machine bekend uit het Franse octrooischrift 2.531.602, zal bij raadpleging van het Amerikaanse octrooischrift onmiddellijk daaruit afleiden dat het dwars op de voortbewegingsrichting plaatsen van de eindloze mat, de mat geschikt maakt voor zowel het mengen van het voer als het afvoeren in zijdelingse richting.

4.6. Weliswaar omvat de machine van het Amerikaanse octrooischrift geen toevoerklauw die in de machine wordt ingebracht en is de machine niet verrijdbaar, doch ter terechtzitting is namens Lucas reeds erkend dat het inbrengen van de klauw geen onderdeel uitmaakt van de vinding en dat de wijze waarop het voer in de machine wordt gebracht op zich niet van belang is; het gaat er, aldus Lucas, om dat de mat dwars op de rijrichting is geplaatst. Omdat de rijrichting bij de Amerikaanse inrichting ontbreekt valt dit inzicht volgens Lucas niet aan het Amerikaanse octrooischrift te ontlenen.

4.7. De rechtbank kan deze opvatting van Lucas niet delen. Het niet-verrijdbaar zijn zal een deskundige er niet van weerhouden de getoonde mengen transportfunctie van de eindloze


mat van de bekende machine toe te passen bij de verrijdbare machine volgens het Franse octrooischrift 2.531.602.

Immers het Amerikaanse octrooischrift toont reeds het inzicht de transportband in de machine te gebruiken, zowel voor het mengen als voor het ter bestemder plaatse deponeren van het gemengde voer - bij het Amerikaanse octrooi schrift op een band voor verder transport; bij de inrichting van Lucas rechtstreeks in de voerbak. Het feit dat de laatste inrichting verrijdbaar is en dus geschikt is om het voer rechtstreeks naar de voerbak te transporteren acht de rechtbank niet wezenlijk. In verband hiermee wijst de rechtbank er nogmaals op dat ook de vast opgestelde machine het voer mengt en afvoert in een richting dwars op de richting van het verdere transport van het voer.

4.8. Op grond van vorenstaande overweging kan de rechtbank ook het argument van Lucas, dat een deskundige het Amerikaanse octrooischrift niet zal raadplegen om het nadeel van de bekende rijdende machine op te lossen, niet delen.

5. Slotsom. 5.1. Nu de machine omschreven in conclusie 1 van het

Lucas-octrooi voor een deskundige voor de hand ligt op grond van het Franse octrooischrift 2.531.602 in combinatie met het Amerikaanse octrooi schrift 3.692.282, en de volgconclusies, zoals namens Lucas ter zitting erkend, op zichzelf geen uitvindingen) betreffen, kan het octrooi niet in stand blijven, en dient de nietigverklaring te worden uitgesproken.

Beslissing De rechtbank:

- Verklaart nietig het Europese octrooi 0166653, voor zoveel verleend voor Nederland. - Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op de dag van deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 6.000,- inclusief verschotten. - Verklaart dit vonnis voor wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

b) Het Hof, enz.

6. Met de grief wordt aan het oordeel van het hof onderworpen of de geoctrooieerde uitvinding in het licht van de stand van de techniek als resultaat van uitvinderswerkzaamheid moet worden aangemerkt.

De discussie heeft zich geconcentreerd op het kenmerk in de conclusie dat sprake is van een enkele transporteur voor zowel het mengen als het distribueren, welke transporteur in dwarsrichting is geplaatst ten opzichte van de voortbewegingsrichting van de machine. Met partijen beschouwt het hof dit kenmerk als het meest wezenlijke kenmerk. Uit de stellingen van Litech laat zich niet destilleren dat volgens haar van de vereiste inventiviteit ook dan geen sprake is als dit kenmerk wél als inventief zou worden aangemerkt.

7. Litech beantwoordt de in overweging 6 geformuleerde vraag ontkennend. Zij is van mening dat de geoctrooieerde uitvinding vóór de voorrangsdatum voor een deskundige op een voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek voortvloeit als bij de in aanmerking te nemen stand van de techniek mede het Amerikaanse octrooischrift 3.692.282 wordt betrokken. Lucas is het daarmee oneens.

8. Bij de beoordeling van de inventiviteit kan de zogenaamde "problem and solution approach" of "Aufgaben-Lösung"-methode, die - blijkens de Guidelines for Examina-tion in the European Patent Office (1994, Part C, Chapter IV) - door het Europees Octrooibureau in de regel wordt gevolgd en trouwens ook in de Nederlandse praktijk niet onbekend is, goede diensten bewijzen. Ook partijen hebben deze methode tot uitgangspunt van hun beschouwingen genomen. Voordeel van deze methode is dat voorkomen wordt dat iets als voor de hand liggend wordt aangemerkt op basis van een combinatie van verschillende bekende technieken die in werkelijkheid nooit gecombineerd zouden worden. Maar de methode is niet zonder bezwaren. Aangezien bij deze methode het vertrekpunt de stand van de techniek is welke relevant is bevonden op grond van de kennis van de uitvinding, is deze methode, zoals Lunzer (The European Patent Convention, 56.05) terecht op

merkt, "tainted with hindsight". Men dient er rekening mee te houden dat artikel 56 Europees Octrooiverdrag uitgaat van de vooronderstelling dat de vakman juist geen kennis heeft van de uitvinding en geconfronteerd wordt met het geheel van de stand van de techniek, met inbegrip van zowel technieken die gaan in de richting van de uitvinding als technieken die in een andere richting wijzen, en dus niet met geselecteerde bestanddelen van de techniek die problemen kennen waarvoor de uitvinding de oplossing geeft.

9. Tussen partijen bestaat geen verschil van mening dat de in het octrooischrift beschreven stand van de techniek - waaronder het Franse octrooi 2.531.602 - de meest nabije relevante stand van de techniek vormt.

Genoemd Frans octrooi betreft machines waarmee ingekuilde veevoederprodukten worden afgenomen, getransporteerd, gemengd en gedistribueerd aan het vee, waarmee, zoals in de beschrijving is te lezen (vertaling, bladzijde 1, regels 14-15), een totale mechanisatie van het voederen van vee mogelijk wordt.

Nadeel van de bestaande machines is volgens de beschrijving (vertaling, bladzijde 2, regels 27-29) dat zij betrekkelijk ingewikkeld zijn door de aanwezigheid van verschillende beweegbare organen: een mengen een distributie-orgaan.

Dit nadeel wordt ondervangen door de oplossing die de uitvinding biedt: een vereenvoudigde distribuerende inrichting voor het afnemen van ingekuild voer waarmee tegelijkertijd de intensieve menging van de produkten en de distributie daarvan tot stand kan worden gebracht (vertaling, bladzijde 2, regels 30-33). In conclusie 1 is dit achter de woorden "met het kenmerk" aldus uitgedrukt: "dat deze middelen bestaan uit een enkele transporteur (14) voor het mengen en distribueren, van de soort met een eindloze ketting voorzien van staafjes (15), welke transporteur (14) in dwarsrichting is geplaatst ten opzichte van de voortbewegingsrichting van de machine".

9.1. Niet te ontkennen valt dat de bekende machines ten opzichte van de machine volgens de uitvinding gecompliceerder zijn door de aanwezigheid van een tweetal afzonderlijke transporteurs voor respectievelijk het mengen en distribueren, en dat de machine volgens de uitvinding het nadeel van de gecompliceerdheid op een verrassend eenvoudige wijze oplost: door de transporteur dwars op de voortbewegingsrichting van de machine te plaatsen kan worden volstaan met een enkele transporteur.

Deze oplossing zou voor een deskundige voor de hand liggen wanneer de stand van de techniek een technische leer openbaart die de gemiddelde deskundige die geplaatst wordt voor het aan de stand van de techniek verbonden bezwaar, ertoe zou brengen de meest nabije stand van de techniek zodanig aan te passen dat de oplossing van het octrooi wordt gevonden. Let wel: nodig is dat de deskundige hiertoe zou worden gebracht; niet voldoende is dat de deskundige ertoe zou kunnen worden gebracht. Het genoemde Amerikaanse octrooischrift brengt die oplossing naar het oordeel van het hof niet naderbij omdat dit document in het geheel geen informatie bevat met betrekking tot het probleem bestaande uit de gecompliceerdheid van de machine veroorzaakt door de aanwezigheid van verschillende beweegbare mengen distributie-organen. Het Amerikaanse octrooischrift betreft een "material mixing and conveying apparatus". Het "abstract" vermeldt: "An endless conveyor of chain and paddie type is moved lon-gitudinally of a trough member so as to travel in succesion along a loweror material receiving section, an upwardly inclin-ed or mixing section and a laterally extended delivery section." In de "summary of the invention" is te lezen: "The apparatus of this invention provides for the efficiënt and economical mixing of a silage with grain and protein materials supplied directly in predetermined amounts to the apparatus." Uit een en ander, alsmede uit de tekeningen, blijkt dat de beschreven uitvinding geen betrekking heeft op het met de uitvinding van Lucas opgeloste probleem. In de inrichting volgens het Amerikaanse octrooi staat het probleem van het efficiënt mengen centraal. Het direct distribueren aan het vee met een rijdende inrichting die ook nog voer afneemt, vervoert en mengt, is daar niet aan de orde.


9.2. Dat van inventiviteit sprake is, kan ook uit het volgende worden afgeleid. Ter terechtzitting is van de zijde van Litech erkend dat al in de jaren 1973/1975 werd overgeschakeld van systemen waarbij veevoederprodukten in silo's werden opgeslagen en vandaar werden getransporteerd, op systemen waarbij veevoeder werd ingekuild en met behulp van machines direct naar het vee werd vervoerd en gedistribueerd. Niet weersproken is voorts wat door Lucas in de memorie van grieven onder 3.8.4. is gesteld, namelijk dat tussen de verlening van het meergenoemde Amerikaanse octrooi (september 1972) en de voorrangsdatum van Lucas' octrooi (15 juni 1984) vele rijdende mengen verdeelinrichtingen voor veevoer ter octrooiering zijn aangemeld met - naar kennelijk door Lucas bedoeld en door Litech aldus opgevat is - vergelijkbare problemen als besloten liggen in de in het octrooi van Lucas beschreven stand van de techniek. Het tijdsverloop tot aan de voorrangsdatum, terwijl het Amerikaanse octrooi al die tijd bekend was, duidt er, in tegenstelling tot hetgeen Litech meent, naar het oordeel van het hof op dat het vinden van de onderhavige oplossing, ook als de oplossing zelf zo eenvoudig is, kennelijk niet voor de hand liggend was.

10. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de grief opgaat en dat het vonnis niet in stand kan blijven.

Beslissing Het gerechtshof: 1. vernietigt het vonnis waarvan beroep; en opnieuw recht

doende 2. wijst de vordering af; 3. veroordeelt Litech in de kosten van het geding, zowel in

eerste aanleg als in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Lucas begroot op respectievelijk ƒ 6.000,- en ƒ 4.678,93. Enz.

Nr. 83. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 13 april 1995.*)

(Anaërobe vergisting)


Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) jo. art. 69 Europees Octrooiverdrag.

Europees octrooi verleend aan eiseres voor werkwijze en inrichting voor anaërobe vergisting. Gevorderd wordt slechts een verbod van de door gedaagde te bouwen inrichting, zodat, hoewel het debat ter terechtzitting in hoofdzaak de werkwijze betrof, vooral bezien moet worden of de inrichting van gedaagde onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord, omdat de te bouwen inrichting niet voldoet aan drie kenmerken uit conclusie 6: (a) er is geen sprake van "un dispositif d'extraction" dat "extrait la masse digérée du fond du digesteur", (b) er is geen sprake van transport van de geëxtraheerde massa "via un conduit", en (c) er is geen sprake van terugvoeren naar "V'entree du mélangeur".

Eiseres heeft doen betogen dat onder een "conduit" ook begrepen moet worden een transport met shovels en een later terugtransport via een stelsel van lopende banden; "conduit" zou meer algemeen als "geleiding" dan wel "goot" gelezen moeten worden. Eiseres heeft evenwel op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat de gemiddelde vakman deze term aldus zou opvatten, zulks in afwijking van de in het normale Franse of Engelse spraakgebruik daaraan gegeven uitleg. Ook van een equivalente maatregel is geen sprake nu niet kan worden gezegd dat gedaagde in wezen hetzelfde effect bereikt op in wezen dezelfde wijze.

- De redelijke rechtszekerheid waarop derden aanspraak hebben, zou op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen als het octrooi zo ruim zou worden uitgelegd als door eiseres

*) Voorde inhoud van het vonnis wordt verwezen naarde "Octrooirechtspraak op diskette". Red.

bepleit, waarbij meerdere kenmerken uit de conclusie 6 van het octrooi zouden worden weggeïnterpreteerd.

Organic Waste Systems N.V. te Gent, België, eiseres [in kort geding], procureur mr. S.U. Ottevangers,

tegen Heidemij Realisatie B.V. te Arnhem, gedaagde [in kort

geding], procureur jhr. mr. R.E.P. de Ranitz.

Nr. 84. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 18 september 1997.

(Chien Pu Wan)

Mrs. J.J. Brinkhof, J.C. Fasseur-van Santen en J.B.A. van den Ende-Wiefkers.

Art. 1 j° art. óbis Benelux Merkenwet Inschrijving van het teken Chien Pu Wan is door BMB

geweigerd onder verwijzing naar het vonnis van Rb. Breda 25-4- '95 dat het teken uitsluitend beschrijvend is voor het Chinese kruidenprodukt chien pu wan. ISP stelt dat het Bureau een eigen onderzoeksplicht heeft en zich niet uitsluitend op het oordeel van de Rb. Breda kan baseren.

Wat ISP in feite verlangt is dat het Bureau, nadat eerst de inschrijving van een bepaald depot van een woordmerk op bevel van de rechter heeft doorgehaald, en vervolgens geroepen wordt een oordeel te geven in het kader van een onderzoek van een identiek depot op de voet van art. óbis BMW, onderzoekt of de rechter op goede gronden heeft geoordeeld dat van verwording tot soortnaam sprake was. De mogelijkheid van een dergelijke revisie van een rechterlijk oordeel door het Bureau strookt niet met de afbakening van taken en bevoegdheden zoals neergelegd in Benelux-verdrag en BMW. Het Bureau is terecht van de juistheid van het rechterlijk oordeel uitgegaan.

International Sales Promotors B.V. te Oisterwijk, verzoekster, procureur mr. A.H. Vermeulen,

tegen Het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage, verweerder,

procureur mr. C.J.J.C. van Nispen.

2. Uit het verzoekschrift en de daarbij gevoegde bescheiden blijkt het volgende:

a. Op 11 maart 1996 heeft ISP bij het Bureau het merk Chien Pu Wan gedeponeerd voor waren in: - klasse 5: farmaceutische produkten; voedingssupplementen voor medisch gebruik; in het bijzonder zwarte bolvormige kruidenpillen. - klasse 16: Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; folders, brochures, briefpapier, affiches, etiketten en stickers; advertentiebladen, tijdschriften, magazines, bulletins en ander drukwerk; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; schrijfmachines en kantoorartikelen; leermiddelen en onderwijsmateriaal; plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten, drukletters; cliché's.

alsmede voor diensten in: - klasse 35: publiciteit en zaken; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame; alles t.b.v. salespromotion, reclame-uitingen, publiciteit en pers-uitingen via radio, televisie en via uitgifte van kranten, brochures en overige drukwerken; public relations en merchandise activiteiten; het voorgaande in het bijzonder ten behoeve van kruidenpillen volgens Chinees recept.

b. Bij brief van 1 juli 1996 heeft het Bureau aan de gemachtigde van ISP laten weten dat het de inschrijving voorlopig weigerde. Als redenen gaf het Bureau op:

Het teken Chien Pu Wan is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 5, 16 en 35 genoemde waren en diensten voor zover zij betrekking hebben op het Chinese kruidenprodukt chien pu wan (zie in dit verband Arr. Rb. Breda, 25 april 1995, gevolgd door de gerech-


telijke doorhaling in het Benelux Merkenblad van juni 1996) en mist ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Een-vonnige Beneluxwet op de merken (zie bijlage). c. Tegen deze voorlopige weigering heeft ISP bij het Bu

reau bezwaar aangetekend. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien de voorlopige weigering te herzien. Bij brief van 4 februari 1997 heeft het Bureau meegedeeld dat de inschrijving definitief wordt geweigerd.

3. ISP betoogt dat het Bureau een eigen onderzoeksplicht heeft en dat het Bureau zich niet uitsluitend op het oordeel van de rechtbank Breda kan baseren. Indien het Bureau aan zijn onderzoeksplicht zou hebben voldaan, zou het hebben geconstateerd dat geen sprake is van verwording tot soortnaam.

4. Het Bureau vraagt het hof het verzoek van ISP af te wijzen.

5. Voor de beoordeling van het verzoek zijn nog de volgende feiten van belang:

a. Zoals uit de onder 2b weergegeven brief van het Bureau blijkt, is over het woordmerk Chien Pu Wan al eerder geprocedeerd. In een procedure tussen Bae Shian Pharmaceutical Co. Ltd. en ISP als eiseressen enerzijds en de Stichting 3-Maste Products Promotion als gedaagde anderzijds heeft de rechtbank Breda bij vonnis van 25 april 1995, voor zover hier van belang, voor recht verklaard dat het depot van het woordmerk Chien Pu Wan nietig is en de ambtshalve doorhaling van het depot bevolen. De rechtbank had overwogen dat het woordmerk is komen te vervallen door verwording tot soortnaam.

b. Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde was gegaan, heeft het Bureau ingevolge het bevel van de Bredase rechtbank het woordmerk Chien Pu Wan doorgehaald.

6. Wat ISP in feite verlangt is dat het Bureau, nadat het eerst de inschrijving van een bepaald depot van een woordmerk - dat volgens een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de rechter is verworden tot soortnaam - op bevel van de rechter heeft doorgehaald, en vervolgens geroepen wordt een oordeel te geven in het kader van een onderzoek van een identiek depot op de voet van artikel 6bis BMW, onderzoekt of de rechter op goede gronden geoordeeld heeft dat van verwording tot soortnaam sprake was.

7. Het hof is van oordeel dat de mogelijkheid van een dergelijke revisie van een rechterlijk oordeel door het Bureau niet strookt met de afbakening van taken en bevoegdheden van het Bureau en de rechter zoals neergelegd in het Benelux-verdrag en de BMW. Het Bureau is daarom terecht van de juistheid van het rechterlijk oordeel uitgegaan.

8. Of het Bureau anders zou hebben kunnen beslissen als door ISP gemotiveerd zou zijn aangevoerd dat het bewuste woordmerk inmiddels (weer) onderscheidend vermogen had gekregen, kan het hof in het midden laten nu dit door ISP niet is gesteld. De door ISP overgelegde samenvatting van een "onderzoek Nielsen" mist in dit opzicht gelet op de datum (najaar van 1994) relevantie.

9. De conclusie is dat het verzoek van ISP moet worden afgewezen en dat ISP zal worden veroordeeld in de kosten.

10. Ten slotte merkt het hof nog het volgende op. In zijn verweerschrift heeft het Bureau vier rechtspersonen

genoemd die, vanwege hun betrokkenheid bij eerdere procedures over het merk Chien Pu Wan, wellicht als belanghebbenden zouden moeten worden opgeroepen.

Deze rechtspersonen zouden inderdaad als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt indien in deze procedure de vraag aan de orde zou komen of het bewuste merk is verworden tot soortnaam. Nu hierboven is geoordeeld dat deze vraag niet aan de orde komt, hebben die rechtspersonen er geen belang bij dat zij worden opgeroepen.

Beslissing^ Het hof wijst het verzoek van ISP af en veroordeelt ISP in

de kosten van deze procedure tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau begroot op ƒ 4.640,-. Enz.

Nr. 85. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 4 september 1997.*)

(Chicken Tonight)

Mrs. J.J. Brinkhof, J.C. Fasseur-van Santen en J.B.A van den Ende-Wiefkers.

Art. 4,2 Benelux Merkenwet. Het Benelux Merkenbureau heeft de inschrijving van de

beeldmerken, bestaande uit de afbeelding van een pot gevuld met een gelige resp. rode substantie en voorzien van een etiket met de woorden "Unox", "Chicken Tonight"en "Kerrie" resp. "Hawaï", alsmede de woorden "smoorsaus voor kip" geweigerd voor andere waren dan smoorsauzen voor kip. Het verzoek om de inschrijving te bevelen voor de geweigerde waren wordt afgewezen. Door vermelding van de woorden "Chicken Tonight" in combinatie met "smoorsaus voor kip" zal het publiek verwachten dat de merken betrekking hebben op smoorsaus voor kip. Gebruik van de merken zal echter tot misleiding van het publiek kunnen leiden, indien deze betrekking zouden hebben op andere waren dan smoorsaus voor kip. Nu de depots mede zijn verricht voor dergelijke waren, is er sprake van mogelijke misleiding als bedoeld in art. 4,2 BMW. Uit de stelling van Unilever dat "bij gebruik voor andere waren dan smoorsaus voor kip op het etiket "smoorsaus voor kip " vervangen zal worden door een andere, passende warenaanduiding ", wordt afgeleid dat Unilever ook zelfde mogelijkheid van misleiding erkent. Dat de aanduiding "smoorsaus voor kip" minder in het oog springt dan de in grotere letters weergegeven woorden "Chicken Tonight" is van geen belang.

Art. 5C, 2 Verdrag van Parijs. Unilever betoogt, met een beroep op art. 5C, 2 dat zij wij

zigingen mag aanbrengen in de aanduiding "smoorsaus voor kip", aangezien die aanduiding een bestanddeel is dat het onderscheidend kenmerk van de merken niet wijzigt. Bij gebruik van de merken voor andere waren dan smoorsaus voor kip zal deze aanduiding worden vervangen door een andere passende warenaanduiding. Naar het oordeel van het Hof heeft dit artikel uitsluitend betrekking op de gevolgen van het gebruik van een merk in een enigszins van het ingeschreven merk afwijkende vorm. Deze bepaling leent zich niet voor analoge toepassing bij de beoordeling van de vraag of de weigerings-grond van misleiding zich voordoet. Art. óquinquiesB onder 3 Verdrag van Parijs waarin de weigeringsgrond van misleiding is opgenomen, kent evenals artt. 4,2 en 6bis BMW en art. 3, Ig Merkenrichtlijn geen verschil tussen onderscheidende niet-onderscheidende kenmerken van een merk.

Art. 6ter Benelux-Merkenwet. Het - kennelijk reconventionele - verzoek van het Benelux

Merkenbureau om de inschrijving van depot 866.369 te beperken tot de waar "smoorsaus voor kip met kerriesmaak " wordt niet-ontvankelijk verklaard. Art. 6ter is het sluitstuk van de regeling van art. 6bis BMW; het voorziet niet in de mogelijkheid dat het Bureau een verzoekschrift kan indienen bij een van de genoemde gerechtshoven. Het valt evenmin te verenigen met tekst en, uit het Gemeenschappelijk Commentaar blijkende, strekking van deze bepalingen , dat het Bureau een reconventioneel verzoek doet tot wijziging van een reeds (in zoverre) ingeschreven depot en op deze wijze tracht omissies ongedaan te maken.

Art. 429k Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Bij gebreke aan voorschriften over de wijze van procede

ren in de BMW worden de bepalingen van de verzoekschriftenprocedure naar analogie toegepast, en spreekt het Hof met toepassing van art. 429k een veroordeling in de proceskosten uit."")

*) Cassatieberoep is ingesteld. Red. *') In gelijke zin heeft het Hof te's-Gravenhage op dezelfde

datum beslist t.a.v. de weigering om "Aardappel Anders voor ovensaus" in te schrijven voor andere waren dan ovensauzen. Red.


Unilever N.V. te Rotterdam, verzoekster, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. J.A. van Arkel te Rotterdam,

tegen Het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage, verweerder,

procureur mr. D.M. Wille, advocaat mr. J.H. Spoor te Amsterdam.

Beoordeling van het verzoek 1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen. 2. Uit het verzoekschrift en de daarbij gevoegde beschei

den blijkt het volgende: a. Unilever heeft op 1 maart 1996 het beeldmerk, bestaande

uit de afbeelding van een pot, gevuld met een gele substantie en voorzien van een etiket met de woorden "Unox", "Chic-ken Tonight" en "Kerrie" alsmede de woorden "smoorsaus voor kip", onder nummer 866.369 gedeponeerd voor klasse 29: vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; eieren, melk en melkproducten t.w. boter, kaas, room, yoghurt, melkpoeder voor voedingsdoeleinden; eetbare oliën en vetten, en klasse 30: suiker, rijst, tapioca, sago; meel- en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; honing, melassestroop; gist, gistpoeder; zout, mosterd; azijn, sauzen (m.i.v. slasauzen); specerijen; deegwaren; pasta's.

b. Het Bureau heeft bij brief van 4 juni 1996 Unilever laten weten de inschrijving van het depot 866.369 voorlopig (gedeeltelijk te weigeren). Daarbij heeft het Bureau als reden(en) opgegeven:

"Aangezien de afbeelding van het teken Unox Chicken Tonight (fig.) duidelijk betrekking heeft op smoorsaus voor kip, leidt het teken tot misleiding van het publiek voor alle andere in de klassen 29 en 30 genoemde waren dan smoorsaus voor kip (artikel 6bis, eerste lid onder b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...)); gelieve de warenlijst aan te passen." c. Unilever heeft tegen deze voorlopige (gedeeltelijke) wei

gering bezwaar aangetekend. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien de voorlopige weigering te herzien. Bij brief van 27 januari 1997 heeft het Bureau Unilever in kennis gesteld van zijn beslissing van gelijke datum, inhoudende definitieve weigering van de inschrijving van het depot voor de waren van klasse 29 en 30 als vermeld in die beslissing, onder mededeling dat het merk zal worden ingeschreven voor de klasse 30: smoorsaus voor kip.

d. Unilever heeft op 4 april 1996 het beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een pot, gevuld met een roodachtige substantie en voorzien van een etiket met de woorden "Unox", "Chicken Tonight" en "Hawaï" alsmede de woorden "smoorsaus voor kip", onder nummer 868.723 gedeponeerd voor klasse 29: vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensauzen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten, en klasse 30: koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd, azijn, kruidensauzen; specerijen; ijs.

e. Het Bureau heeft bij brief van 11 september 1996 Unilever medegedeeld de inschrijving van het depot 868.723 voorlopig (gedeeltelijk) te weigeren. Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven:

"Aangezien de afbeelding van het teken Unox Chicken Tonight (fig.) duidelijk betrekking heeft op smoorsaus voor kip, kan het gebruik van het teken misleiding van het publiek tot gevolg hebben voor alle andere in de klassen 29 en 30 genoemde waren dan smoorsaus voor kip (artikel 6bis, eerste lid onder b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...); gelieve de warenlijst aan te passen." f. Unilever heeft tegen deze voorlopige (gedeeltelijke) wei

gering bezwaar aangetekend. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien de voorlopige weigering te herzien. Bij brief van 18 maart 1997 heeft het Bureau Unilever in kennis gesteld van zijn beslissing van gelijke datum, inhoudende definitieve

weigering van de inschrijving van het depot voor alle waren in de klassen 29 en 30 met uitzondering van smoorsaus voor kip.

2. Unilever heeft het hof verzocht de inschrijving te bevelen van de depots 866.369 en 868.723 voor de geweigerde waren, met dien verstande dat zij haar verzoek niet meer handhaaft voor zover het de waren, vlees, vis, wild en vleesextracten in klasse 29 betreft. Unilever stelt zich op het standpunt, dat de op de e'ilcetten voorkomende aanduiding "smoorsaus voor kip" geen onderscheidend kenmerk is van de merken; dat deze aanduiding zo klein is uitgevallen dat deze niet of nauwelijks is te zien, zodat het publiek dit element niet waarneemt en daardoor niet kan worden misleid. Verder betoogt Unilever met een beroep op artikel 5C lid 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (UV), dat zij wijzigingen mag aanbrengen in die aanduiding, aangezien die aanduiding een bestanddeel is dat het onderscheidend kenmerk van de merken niet wijzigt. Bij gebruik van de merken voor andere waren dan smoorsaus voor kip zal, aldus Unilever, de vermelding op de etiketten "smoorsaus voor kip" worden vervangen door een andere, passende warenaanduiding.

3. Het Bureau heeft zijn beslissingen tot weigering gebaseerd op artikel 6bis onder b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) (kort gezegd: misleiding) en heeft daartoe aangevoerd dat, voor zover de depots zijn verricht voor andere waren in de klassen 29 en 30 dan "smoorsaus voor kip", deze telkens betrekking hebben op een merk als bedoeld in artikel 4 onder 2 BMW.

4. Het hof zal nagaan of de weigeringsgrond van artikel 6bis onder b BMW zich voordoet. Uitgangspunt voor de beoordeling daarvan is het merk zoals dat is gedeponeerd. Wijzigingen die daarin nadien in het gebruik zijn of zullen worden aangebracht moeten dan ook buiten beschouwing blijven.

5. Artikel 5C lid 2 UV luidt: Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eige

naar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheidend kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der Unie is ingeschreven, zal de verklaring van ongeldigheid van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.

Naar het oordeel van het hof heeft het artikel uitsluitend betrekking op de gevolgen van het gebruik van een merk in een enigszins van het ingeschreven merk afwijkende vorm. Deze bepaling leent zich niet voor analoge toepassing bij de beoordeling van de vraag of de weigeringsgrond van misleiding zich voordoet. Het hof merkt in dit verband op dat artikel öquinquiesB onder 3 UV, waarin de weigeringsgrond van misleiding is opgenomen, evenals de artikelen 4 onder 2 en 6bis BMW en artikel 3, lid 1, onder g van de Eerste richtlijn 89/104 EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, geen verschil kent tussen onderscheidende en niet-onderscheidende kenmerken van een merk.

6. Het hof heeft uit eigen waarneming kunnen vaststellen dat de aanduiding "smoorsaus voor kip" op de verkleinde afbeelding van het gedeponeerde merk geenszins onleesbaar is, zodat ervan moet worden uitgegaan dat het (in aanmerking komende deel van het) publiek deze aanduiding zal kunnen waarnemen als het merk in vergrote vorm wordt gebruikt. Dat de aanduiding "smoorsaus voor kip" minder in het oog springt dan de in grotere letters weergegeven woorden "Chicken Tonight", is zonder belang. Door de vermelding van de woorden (tevens het woordmerk) "Chicken Tonight" in combinatie met de woorden "smoorsaus voor kip" zal het publiek verwachten dat de merken betrekking hebben op smoorsaus voor kip. Door deze vermeldingen op de etiketten zal het gebruik van de merken echter tot misleiding van het publiek kunnen leiden, indien de merken betrekking zouden hebben op andere waren dan smoorsaus voor kip. Nu de depots mede zijn verricht voor dergelijke andere waren, is er in zoverre sprake van mogelijke misleiding als bedoeld in artikel 4 onder 2 BMW. Uit de stelling van Unilever in haar verzoekschrift dat "bij gebruik voor andere waren dan smoorsaus voor kip de vermelding op het etiket "smoorsaus voor kip" vervangen zal worden door een andere, passende warenaanduiding" leidt het hof af dat Unilever ook zelf de mogelijkheid van misleiding erkent.


Op grond van het bovenstaande dient het verzoek van Uni-lever, voor zover gehandhaafd, te worden afgewezen.

7. Het Bureau heeft - kennelijk als reconventioneel verzoek - het hof verzocht te bevelen dat de inschrijving van depot 866.369 nader wordt beperkt tot de waar "smoorsaus voor kip met kerriesmaak".

8. Het hof zal het Bureau in dit verzoek niet-ontvankelijk verklaren op grond van het volgende.

Artikel eter BMW is het sluitstuk van de regeling van artikel 6bis BMW, waarbij aan het Bureau de bevoegdheid is verleend om gedeponeerde merken inhoudelijk te toetsen en de inschrijving daarvan te weigeren. Artikel eter BMW voorziet niet in de mogelijkheid dat het Bureau bij één van de in die bepaling genoemde gerechtshoven een verzoekschrift kan indienen. Het valt evenmin te verenigen met de tekst en strekking van deze bepalingen zoals deze blijkt uit het Gemeenschappelijk commentaar van de Regeringen, dat het Bureau in een procedure op de voet van artikel 6ter BMW een reconventioneel verzoek doet tot wijziging van een reeds (in zoverre) ingeschreven depot en op die wijze tracht omissies ongedaan te maken.

9. De BMW bevat geen voorschriften over de wijze van procederen. Het komt het hof juist voor de bepalingen inzake de verzoekschriftenprocedure naar analogie toe te passen. Nu uit de BMW niet het tegendeel volgt, zal het hof met toepassing van artikel 429k van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een veroordeling in de proceskosten uitspreken.

Beslissing Wijst af het verzoek van Unilever, voor zover gehandhaafd; Verklaart het Bureau niet-ontvankelijk in zijn verzoek; Veroordeelt Unilever in de kosten van deze procedure en

begroot deze aan de zijde van het Bureau tot op deze uitspraak op ƒ 4.640,-. Enz.

Nr. 86. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 23 februari 1993.

(HAMKA'S/HAM-KAAS I)

Mr. L. Schuman.

Art. 13A, lid I Benelux Merkenwet (oud). Aangenomen moet worden dat de bescherming van een

beschrijvend merk niet zo ver gaat dat de houder daarvan de beschrijving als idee mag monopoliseren. Een beschrijvend merk zal slechts worden beschermd indien er ook los van de overeenstemming in smaakaanduiding overeenstemming tussen merk en teken bestaat.

Het teken HAM-KAAS gebruikt op de verpakking van zoutjes, stemt niet overeen met het als zwak beoordeelde merk HAMKA 'S voor zoutjes.

Smiths Food Group B.V. te Maarssen, eiseres [in kort geding], procureur mr. B.F. Keulen, advocaat mr. C.A.J. Cru] te Amsterdam,

tegen Trade Service Nederland B.V. te Amersfoort, gedaagde [in

kort geding], procureur mr. M. Nuyten, advocaat mr. H.J.M. Harmeling te Amsterdam.

2. De vaststaande feiten 2.1. Smiths heeft óp 29 april 1982 het woordmerk HAM

KA'S gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Bedoeld woordmerk is geregistreerd onder nummer 381.598 voor waren in de klassen 29 en 30 (hartige snacks).

2.2. In 1982 werd door Smiths onder het merk HAMKA'S een zoutje op de markt geïntroduceerd met de smaak van ham en kaas. Sinds 1988 heeft dit zoutje het grootste marktaandeel op de Nederlandse snackmarkt en in het afgelopen jaar nam het zoutje ruim 21 % in beslag van het assortiment van Smiths.

2.3. Trade Union maakt onderdeel uit van het Schuitema-concern en fungeert als inkooporganisatie voor Schuitema, COOP en Sperwer. Het Schuitema-concern bedient zich van

een merk KWALITEITSMERK dat bestaat uit een kleine driehoek binnen een grotere driehoek, welke driehoeken beide met de punt naar beneden zijn afgebeeld en welke verschillend zijn van kleur. Aan de bovenzijde van de kleine driehoek is een nog kleinere driehoek (op zijn punt) met daaroverheen een ovaal aangebracht waarin het woord "kwaliteitsmerk" staat geschreven. Boven dit woord staan vijf zwarte verticale streepjes afgebeeld en onder het woord een hand met opgeheven duim.

2.4. Het merk KWALITEITSMERK werd in 1990 ingevoerd als het (nieuwe) huismerk voor de ongeveer duizend supermarkten van Schuitema-concern alsmede voor COOP en Sperwer. Onder het merk worden ongeveer 600 verschillende produkten op de markt gebracht. Op elk van de 600 produkten is het merk KWALITEITSMERK aangebracht, waarbij binnen de grootste driehoek in duidelijk leesbare letters staat vermeld om welk produkt het gaat dan wel welke smaak het produkt heeft. Onder het merk KWALITEITSMERK worden ook zoutjes verkocht, waaronder zoutjes met de smaken naturel, kaas en ham-kaas. Ook op de verpakking van deze zoutjes zijn de genoemde smaakaanduidingen duidelijk leesbaar aangebracht.

2.5. Op 3 november 1992 heeft er een gesprek plaats gevonden tussen Smiths en Trade Service waarin Smiths Trade Service kenbaar heeft gemaakt bezwaar te hebben tegen bovenbedoeld gebruik van de aanduiding ham-kaas op de verpakking van de zoutjes van laatstgenoemde. Smiths heeft daarbij suggesties gegeven voor alternatieve aanduidingen, zoals bijvoorbeeld bacon-kaas of kaas-bacon.

2.6. Op 16 november heeft Trade Service aan Smiths laten weten niet bereid te zijn het onder 2.4 weergegeven gebruik van de aanduiding ham-kaas te staken.

2.7. Op 1 december 1993 heeft Smiths Trade Service gesommeerd tot staking van het voornoemde gebruik van de aanduiding ham-kaas. Aan deze sommatie heeft Trade Service geen gevolg gegeven.

4. De beoordeling van het geschil 4.1. Nu Trade Service is gevestigd in het arrondissement

Utrecht, is de president van deze rechtbank ingevolge artikel 37 van de BMW bevoegd om van de vordering kennis te nemen.

4.2. Aangenomen wordt voorshands - het is door Trade Service ook niet betwist - dat het merk HAMKA'S voldoende onderscheidend vermogen heeft om als geldig merk te worden beschouwd. Centraal staat in dit kort geding de vraag in hoeverre Trade Service door het gebruik van het teken HAM-KAAS (verder ook te noemen: het teken) op de verpakking van haar zoutjes op grond van artikel 13 A onder 1 dan wel 2 BMW inbreuk maakt op dit - oudere - merk HAMKA's van Smiths. Daartoe zal in de eerste plaats onderzocht dienen te worden in hoeverre het door Trade Service gebruikte teken (in de zin van artikel 13 A BMW) "overeenstemmend" is met het merk van Smiths en wordt gebruikt voor gelijke dan wel soortgelijke waren.

4.3. Door Trade Service wordt niet betwist dat haar zoutjes en die van Smiths "soortgelijke waren" zijn. De vraag of het teken HAM-KAAS "overeenstemmend" is met het - oudere -merk HAMKA'S, dient te worden beantwoord aan de hand van een vergelijking tussen dit merk zoals het is gedeponeerd en bedoeld teken zoals het door Trade Service wordt gebruikt. Daarbij dienen merk en teken elk in hun geheel en in onderling verband te worden beschouwd, met inachtneming van de bijzondere omstandigheden van het geval.

4.4. Voor de beantwoording van de vraag in hoeverre er in de zin van artikel 13 A BMW overeenstemming bestaat tussen het teken HAM-KAAS en het merk HAMKA'S is van belang hoe groot het onderscheidend vermogen van het merk HAMKA'S is; hoe "sterk" dan wel hoe "zwak" het merk is. Smiths heeft gesteld dat het merk HAMKA'S door inburgering een groot onderscheidend vermogen heeft verkregen en derhalve als een sterk merk is te beschouwen. Smiths heeft tegenover de gemotiveerde betwisting door Trade Service haar stelling op dit punt echter onvoldoende aannemelijk gemaakt. Zij heeft weliswaar gesteld dat uit onderzoek is gebleken dat de HAMKA'S-zoutjes grote bekendheid hebben bij het publiek, maar zij heeft dit onderzoek niet overgelegd. Zij heeft haar


stelling op dit punt evenmin op andere wijze voldoende aannemelijk gemaakt.

4.5. Met Trade Service wordt voorshands geoordeeld dat het merk HAMKA'S, gezien het overwegend beschrijvende karakter, als een zwak merk dient te worden beschouwd: Zowel het auditieve als het begripsmatige element van het merk HAMKA'S zijn volledig beschrijvend. Slechts in visueel opzicht kan het merk voorshands onderscheidend vermogen worden toegeschreven. Met betrekking tot het oordeel dat het merk HAMKA'S voornamelijk beschrijvend is speelt mede een rol dat de term "ham-kaas", alhoewel alternatieven (met name gelegen in de omkering dan wel het gebruik van Engelse termen) niet uitgesloten zijn, verreweg de meest gebruikelijke term is ter aanduiding van de hier bedoelde smaak. Tevens speelt een rol dat de beschrijving van de smaak commercieel gezien een wezenlijke hoedanigheid van de zoutjes aangeeft, hetgeen ook kan worden afgeleid uit de door Trade Service gememoreerde commercial waarmee de zoutjes op de markt werden gebracht.

4.6. Aangenomen moet worden dat de bescherming van een beschrijvend merk niet zo ver gaat dat de houder daarvan de beschrijving als idee mag monopoliseren. Smiths wordt derhalve niet beschermd tegen het gebruik door Trade Service van HAM-KAAS als smaakaanduiding, maar zij zal slechts worden beschermd indien er ook los van de overeenstemming in smaakaanduiding overeenstemming tussen teken en merk bestaat. Om de navolgende redenen is hiervan voorshands niet gebleken:

a) Begripsmatig en auditief stemt het teken HAM-KAAS overeen met het merk HAMKA'S. Deze overeenstemming hangt echter samen met het feit dat teken en merk dezelfde smaak beschrijven. Zoals eerder overwogen is de term "ham-kaas" verreweg de meest gebruikelijke term om de hier bedoelde smaak te beschrijven, zodat er geen reden is te oordelen dat Trade Service deze term niet had mogen gebruiken voor haar smaakaanduiding en in plaats daarvan haar toevlucht had dienen te nemen tot een veel minder gebruikelijke aanduiding. Er is derhalve ook geen reden om aan te nemen dat Trade Service op grond van voornoemde auditieve overeenstemming inbreuk zou maken op het merkrecht van Smiths.

In visueel opzicht, in welk opzicht het merk HAMKA'S het grootste onderscheidende vermogen kan worden toegeschreven, stemmen het teken HAM-KAAS en het merk HAMKA'S verder niet overeen. Trade Service heeft zich aangesloten bij de normale schrijfwijze van de smaakaanduiding, en heeft de originele schrijfwijze van Smiths niet nagebootst. Ook maakt Trade Service gebruik van een heel ander lettertype dan dat van Smiths.

b) Daarbij komt dat, afgezien van het feit dat het teken HAM-KAAS wat de schrijfwijze en lettertype betreft afwijkt van het merk HAMKA'S, er ook een flink aantal - visuele -verschillen bestaat in de presentatie van de zoutjes, welke verschillen voorshands de conclusie rechtvaardigen dat er bij het publiek niet snel verwarring zal ontstaan met betrekking tot de herkomst van de zoutjes: - De zoutjes van Smiths worden verkocht in een aanzienlijk grotere verpakking dat die van Trade Service; - De kleur van de verpakking van Smiths is bruin-oranje en die van Trade Service geel-wit-rose; - Op de verpakking van Smiths staat behalve het merk HAMKA'S in een duidelijk afwijkende (rode) kleur ook het merk SMITHS afgebeeld, terwijl op de verpakking van Trade Service naast het teken HAM-KAAS in een duidelijk van de rest van de verpakking afwijkende (gele) kleur het merk KWALITEITSMERK staat afgebeeld; - Op beide verpakkingen staat de vorm van de zoutjes afgebeeld. In vorm wijken de zoutjes sterk van elkaar af. Op de verpakking van Trade Service staat een rond deegzoutje afgebeeld en op de verpakking van Smiths een vierkant zoutje waarin twaalf vierkante gaatjes zijn aangebracht, zodanig dat het zoutje de indruk wekt een weefstructuur te hebben. De vorm van het zoutje van Smiths dient als dermate origineel te worden beschouwd dat het aannemelijk moet worden geacht dat het zoutje zich voor een belangrijk deel om die reden onderscheidt van andere zoutjes.

4.7. Verder wordt nog overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat Trade Service het teken HAM-KAAS als merk gebruikt voor haar zoutjes. Trade Service heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij haar produkten verkoopt onder het onder 2.3 beschreven merk KWALITEITSMERK, waarop het soort produkt dan wel de smaakaanduiding in duidelijk leesbare letters is aangegeven. Het teken HAM-KAAS staat weliswaar in duidelijk leesbare letters op de verpakking aangegeven, maar deze letters zijn niet groter dan de letters waarin de smaakaanduidingen van de andere zoutjes of die van andere produkten zijn weergegeven. Er is door Trade Service derhalve niet gepoogd om de smaakaanduiding HAM-KAAS meer dan in haar huisstijl gebruikelijk is, te laten opvallen. Op grond van het voorgaande is voorshands aannemelijk geworden dat het teken HAM-KAAS niet als merk is bedoeld en ook niet als zodanig door het publiek zal worden opgevat.

4.8. Op grond van het hiervoor overwogene wordt voorshands geoordeeld dat het teken HAM-KAAS niet met het merk HAMKA'S overeenstemt in de zin van artikel 13 A BMW. Daarbij komt dat voor bescherming op grond van artikel 13 A onder 1 BMW is vereist dat het teken HAM-KAAS door Trade Service als merk wordt gebruikt. Dit is niet aannemelijk geworden. Evenmin is aannemelijk geworden dat Smiths door het gebruik van het teken HAM-KAAS door Trade Service schade lijdt dan wel dreigt te lijden, hetgeen door artikel 13 A onder 2 BMW als vereiste wordt gesteld.

Op grond van al het voorgaande dienen de gevraagde voorzieningen te worden afgewezen.

4.9. Smiths zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

5. De beslissing De president: 5.1. wijst de gevraagde voorzieningen af; 5.2. veroordeelt Smiths in de kosten van dit geding, tot aan

de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Trade Service begroot op ƒ 1.500,- voor salaris van haar procureur en op ƒ 275,- aan verschotten;

5.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 87. Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 22 maart 1995.

(HAMKA'S/HAM-KAAS II)

Mrs. J.C. Kranenburg, H.A.M. Pinkaers en M.J. Cools.

Art. 13A, lid l Benelux Merkenwet (oud). De met betrekking tot de smaak van zoutjes volledig be

schrijvende aanduiding HAM-KAAS stemt niet overeen met het merk HAMKA'S voor zoutjes.*)

Smiths Food Group B.V. te Maarssen, eiseres, procureur mr. J.J.W. Remme, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam,

tegen Trade Service Nederland B.V. te Amersfoort, gedaagde,

procureur mr. M. Nuyten, advocaat mr. H.J.M. Harmeling te Amsterdam.

4. De beoordeling 4.1 Nu TSN is gevestigd in het arrondissement Utrecht is

deze rechtbank ingevolge artikel 37A BMW bevoegd van de vordering kennis te nemen.

4.2 Tijdens de pleidooien hebben partijen de zoutjes met verpakkingen getoond zoals die door hen op de markt worden gebracht. Partijen hebben voorts zoutjes in verpakkingen van andere fabrikanten getoond. Partijen hebben bovendien een groot aantal andere supermarktprodukten in verpakkingen getoond. De overwegingen en beslissing van de rechtbank zijn mede op de waarneming van al het getoonde gebaseerd.

*) Zie noot op blz. 448. Red.


4.3 Partijen zijn het er op zichzelf over eens dat het merk van Smiths voldoende onderscheidend vermogen heeft om als geldig merk te kunnen worden aanvaard. De rechtbank onderschrijft dit uitgangspunt. TSN heeft echter terecht aangevoerd dat de onderscheidende kracht van het merk van Smiths gering is. Begripsmatig en auditief verwijst het merk van Smiths immers geheel naar de smaak van de zoutjes: ham en kaas. Alleen visueel heeft het merk onderscheidende kracht door de originele schrijfwijze van de woorden ham en kaas.

4.4 In dit geding is vast komen te staan dat het merk van Smiths een algemeen bekend merk voor zoutjes is geworden. De totale bekendheid van HAMKA's is immers, naar Smiths onweersproken heeft gesteld, in 1993 74,9% onder het relevante publiek. Dit betekent echter niet dat Smiths TSN kan verbieden de woorden HAM en KAAS in verband met haar zoutjes te gebruiken. Met de president is de rechtbank van oordeel dat TSN er commercieel gezien belang bij heeft de smaak van haar zoutjes duidelijk zichtbaar onder de aandacht van het publiek te brengen. De smaak is voor zoutjes immers een relevante hoedanigheid van de waar. In de stukken van de kort geding procedure, die ook in dit geding zijn overgelegd, heeft TSN dit geadstrueerd aan de hand van de commercial waarmee Smiths haar zoutjes op de markt heeft geïntroduceerd. In deze commercial werd de nadruk gelegd op de smaak van het zoutje.

4.5 De president heeft voorts terecht overwogen dat de aanduiding HAM-KAAS volledig beschrijvend is met betrekking tot de smaak van de zoutjes en dat deze aanduiding, alhoewel alternatieven (met name gelegen in de omkering dan wel het gebruik van Engelse termen) niet uitgesloten zijn, ook verreweg de meest gebruikelijke aanduiding van de combinatie van deze twee smaken is. Dit is een feit van algemene bekendheid, zodat Smiths in dit geding tevergeefs heeft aangevoerd dat er voldoende alternatieven voor de aanduiding ham-kaas voorhanden zijn, zoals "met ham-kaassmaak" en "kaas-ham".

4.6 Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het merk van Smiths en de aanduiding van TSN zowel in hun geheel als in onderling verband en samenhang beschouwd niet een zodanige gelijkenis vertonen dat in merkenrechtelijke zin associatie is te duchten. Visueel is die associatie er in het geheel niet. TSN heeft de originele schrijfwijze en het lettertype van Smiths niet gekopieerd. Begripsmatig en auditief is die associatie er ook niet omdat de woorden ham en kaas volledig beschrijvend en gebruikelijk zijn voor de dubbel-smaak van de zoutjes en TSN er belang bij heeft de smaak van haar zoutjes onder de aandacht van het publiek te brengen. In merkenrechtelijke zin stemmen het merk van Smiths en het teken van TSN dan ook niet overeen. De vordering van Smiths, voor zover gebaseerd op artikel 13A BMW, dient dan ook afgewezen te worden. De rechtbank kan daarbij in het midden laten of TSN de aanduiding HAM-KAAS als (hoofd- of sub)merk gebruikt, dan wel anders (art. 13A lid 1 of 2).

4.7 Van direct en onvoorwaardelijk aanhaken door TSN is naar het oordeel van de rechtbank evenmin sprake. TSN heeft de schrijfwijze en het lettertype van het merk van Smiths niet gekopieerd. Bovendien verschilt de presentatie van de zoutjes van TSN volledig van de presentatie van de zoutjes van Smiths. De rechtbank verwijst hier naar en neemt over hetgeen de president in kort geding in dit verband heeft overwogen, te weten: - De zoutjes van Smiths worden verkocht in verpakkingen van ander formaat dan de zoutjes van TSN. - De kleur van de verpakking van Smiths is bruin-oranje en die van TSN geel-wit-rose. - Op de verpakking van Smiths staat behalve het merk HAMKA'S ook in een duidelijk afwijkende rode kleur het merk SMITHS afgebeeld, terwijl op de verpakking van TSN behalve de woorden HAM-KAAS in een duidelijk van de rest van de verpakking afwijkende gele kleur het merk KWALITEITSMERK staat afgebeeld. - Op beide verpakkingen staat de vorm van de zoutjes afgebeeld. In de vorm wijken de zoutjes sterk van elkaar af. Op de verpakking van TSN staat een rond deegzoutje afgebeeld en op de verpakking van Smiths een rechthoekig zoutje waarin twaalf vierkante gaatjes zijn aangebracht, zodanig dat het zoutje de indruk wekt een weefstructuur te hebben. De vorm van het

zoutje van Smiths is dermate origineel dat het zoutje zich voor een belangrijk deel om die reden onderscheidt van andere zoutjes.

4.8 Smiths heeft in dit verband tevergeefs aangevoerd dat het kopende publiek smaakaanduidingen in de snackbranche, de chipsbranche, de koekjesbranche en de kofFiebranche slechts kent als kleine additionele vermeldingen op de verpakking van produkten en dat TSN iets wat een smaakaanduiding zou moeten zijn nodeloos opblaast tot de meest in het oog springende aanduiding op de verpakking van TSN, zodat het publiek deze aanduiding zal opvatten als merk. Deze enkele omstandigheid, indien al juist, is gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onvoldoende om associatie- of verwarringsgevaar te veroorzaken tussen de zoutjes van Smiths en die van TSN.

4.9 De rechtbank verwerpt tot slot de stelling van Smiths dat het kopende publiek misleid wordt door de aanduiding HAM-KAAS op de verpakking van TSN. Niet aannemelijk is, dat deze aanduiding op de verpakking van TSN, gelet op het feit dat daarop ook het woord zoutjes voorkomt en een afbeelding van de zoutjes, door het kopende publiek in andere zin zal worden opgevat dan als een verwijzing naar de smaak van de zoutjes.

4.10 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de vordering van Smiths moet worden afgewezen. Smiths zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

5. Beslissing De rechtbank: 5.1 wijst de vordering af; 5.2 veroordeelt Smiths in de kosten van de procedure, aan

de kant van TSN begroot op ƒ 290,- voor verschotten en ƒ 2130,- voor salaris procureur.

*) Beschrijvend gebruikt teken en overeenstemming. Terecht overweegt de rechtbank dat Smiths TSN niet

kan verbieden de woorden HAM en KAAS in verband met haar zoutjes te gebruiken. De motivering geeft evenwel aanleiding tot enkele kanttekeningen. Heel in het kort komt zij op het volgende neer: weliswaar is het merk algemeen bekend (rov. 4.4), maar het heeft een geringe onderscheidende kracht (rov. 4.3), terwijl de smaakaanduiding 'ham-kaas' zeer gangbaar is. De rechtbank concludeert daaruit dat associatie 'in merkenrechtelijke zin' niet te duchten is, en dat merk en teken dus 'in merkenrechtelijke zin' niet overeenstemmen. Kennelijk sluit de rechtbank niet uit dat er wel associaties kunnen optreden, maar zij acht die associaties en de daaruit resulterende overeenstemming merkenrechtelijk niet relevant.

Associatie (hier kan worden daargelaten of dat thans nog het maatgevende criterium is) en overeenstemming zijn echter feitelijke begrippen, en de BMW kent de kwalificatie 'associatie (resp. overeenstemming) in merkenrechtelijke zin' niet. Het lijkt ook geen irreële verwachting dat in de praktijk wel eens associaties zullen optreden, zeker bij auditief gebruik van het teken.

Juister lijkt het daarom, te erkennen dat van overeenstemming sprake kan zijn, maar daarbij de overweging van BenGH in het Po/yg/of-arrest toe te passen, dat 'de merkhouder zich niet ertegen kan verzetten dat een ander een [beschrijvend] woord in het economisch verkeer bezigt om daarmede aan te geven dat zijn waren of diensten de met dat woord aangeduide hoedanigheid bezitten'.

Desgewenst is er ook een rechtstreeks op de wet gebaseerd alternatief: gedaagde gebruikt het teken als smaakaanduiding, niet als onderscheidingsteken. Er is dus geen gebruik voor waren, zodat art. 13A lid 1 sub b niet van toepassing is. Zo ook het Hof in de zaak Line Lite/linelight, kenbaar uit HR 9 januari 1997, NJ 1997, 346 m.nt. DWFV. Ook een beroep op art. 13A lid 1 sub d (ander gebruik in het economisch verkeer) kan de merkhouder niet baten, nu gedaagde geacht moet worden voor het gebruik van een gangbare smaakaanduiding een geldige reden te hebben, nl. een 'noodzaak' dan wel een (eigen) recht in de zin


van het C/ae/yn-arrest. Voor wie dit een te l iberale uit leg van de nogal stricte Claeryn-doctrine v indt kan daarbij nog worden opgemerkt dat het de vraag is of dat arrest thans nog maatgevend is, aangezien de geldige reden krachtens artikel 5 l id 5 van de Eerste Merkenricht l i jn inmiddels een communautaire norm is. Het lijkt niet irreëel om te veronderstel len dat het HvJ desgevraagd zal oordelen dat een zuiver beschrijvend gebruik van het teken een geldige reden oplevert. Zulks te meer omdat de problemen in casu niet pas zijn ontstaan door het gebruik dat gedaagde van de aanduiding ham-kaas maakte, maar eerder: door het depot van een althans audit ief volstrekt beschri jvend merk. De merkhouder dient daar zelf de gevolgen van te dragen.

In dit verband nog een opmerking over de constatering van de rechtbank dat het merk wein ig onderscheidend vermogen bezit, maar ook algemeen bekend is. Mi jns inziens zijn deze kwalificaties met elkaar in tegenspraak. Inderdaad wordt in de l iteratuur onderscheid gemaakt tussen de onderscheidende kracht van een merk enerzijds en de bekendheid ervan anderzijds, maar tussen beide bestaat wel verband, ook al vallen ze niet geheel samen. Algemene bekendheid wi jst op inburger ing, en door inburgering neemt de onderscheidende kracht nu eenmaal toe. Ook een van huis uit wein ig onderscheidend merk win t door inburgering aan kracht, zodat algemene bekendheid en gering onderscheidend vermogen niet goed met elkaar te verenigen zijn. Een voorbeeld: van huis uit is het merk Kodak (dat nergens naar verwijst) in principe sterker dan het merk Polaroid (dat is afgeleid van het verschijnsel polarisatie, waaraan de Polaroid zonnebri l len hun speciale effect ontlenen). Dat neemt niet weg dat ook Polaroid door inburgering een zeer onderscheidend merk is geworden. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat bij het publiek associaties kunnen optreden tussen polarisatie en Polaroid, net zoals het publiek bij het horen van de smaakaanduiding ham-kaas vast wel associaties zal kunnen krijgen met Hamka's. Waar het om gaat is zoals gezegd, dat de merkhouder die associaties voor lief zal moeten nemen, omdat ze het gevolg zijn van zijn eigen merkkeuze, en 'het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij hebben o m ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid van hun soortgeli jke waren datzelfde woord of diezelfde woorden te kunnen gebruiken, niet behoort te worden achtergesteld bij dat van de merkhouder ' , zoals het Benelux Gerechtshof reeds in het Juicy Fru/f-arrest van 5 oktober 1982, 6/E1983, p. 63, NJ1984,71 m.nt. LWH overwoog.

J.H. S.

Nr. 88. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 6 december 1996.

(Zantac en Azantac)


Art. 13A, lid la ofb Benelux Merkenwet. Gedaagden hebben betoogd dat vermelding van de gene

rieke naam met toevoeging van het merk van eiseres "ranit=Zantac" op de etiketten beoogt te voorkomen dat de patiënt, die Zantac voorgeschreven heeft gekregen en raniti-dine ontvangt, in de war zou raken en zowel ranitidine als Zantac zou gaan slikken, niet wetende dat beide namen dezelfde medicijn aanduiden. Het is echter geenszins aannemelijk gemaakt dat vermelding van de merknamen Zantac en Azantac op de etiketten noodzakelijk zou zijn om verwarring bij de patiënt te voorkomen, nog daargelaten of zulks de onrechtmatigheid zou opheffen. In casu staat immers op het recept uitsluitend de stofnaam ranitidine vermeld zodat er geen enkele reden kan zijn te vermelden "= Zantac".

Art. 43, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) en art. 13A, 3 Benelux Merkenwet j° art. 6:162 Burgerlijk Wetboek (schadevergoeding).

Gedaagden worden voorshands niet schadeplichtig geoordeeld terzake van octrooiinbreuk, omdat onvoldoende aannemelijk is dat hen schuld treft. De Duitse leverancier van de partij ranitidine heeft medegedeeld dat deze wegens het verstrijken van de geldigheidsduur van het parallelle Duitse octrooi in Duitsland vrij op de markt mocht worden gebracht en vervolgens door de leverancier vrij mocht worden verhandeld in de Europese Unie. Gedaagden hebben in eerste instantie op die mededeling mogen afgaan. In kort geding is onvoldoende gelegenheid om uit te maken of en wanneer dit op een gegeven moment anders is geworden.

Ook terzake van de gestelde merkinbreuk zijn zij niet schadeplichtig, omdat niet aannemelijk is dat daardoor schade is veroorzaakt. De inbreuk heeft immers uitsluitend bestaan in het vermelden van de merknaam Zantac en Azantac op het etiket van de verpakking van het afgeleverde geneesmiddel. De omzetschade is ontstaan doordat generieke ranitidine is afgeleverd en niet doordat daarbij gebruik is gemaakt van de merken. Schade door verwatering van de merken is volstrekt onwaarschijnlijk. ")

1. Allen & Hanburys Ltd. te Greenford, Middlesex, Groot-Brittannië,

2. Glaxo Wellcome B.V. te Zeist, 3. Glaxo Group Limited te Londen, Groot-Brittannië, eise

ressen [in kort geding], procureur mr. P.J.M, von Schmidt au f Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam,

tegen 1. Lissese Apotheek B.V., te Lisse, 2. Vivaldi Apotheek B.V., te Lisse, 3. Apotheek Hulst B.V. te Hulst, 4. Apotheek Noordwijkerhout B.V. te Noordwijkerhout, 5. Apotheek Zoetevaart B.V. te Hulst, gedaagden [in kort

geding], procureur mr. W. Taekenïa, advocaat mr. O. Hammer-stein te Amsterdam.

Rechtsoverwegingen. I. In dit geding zal van het volgende worden uitgegaan; 1.1. Alien & Hanburys is rechthebbende op het Neder

landse octrooi 178.320, dat na een aanvrage d.d. 3 augustus 1977 op 3 maart 1986 is verleend voor een werkwijze voor het bereiden van een verbinding met histamine-H2-blokkerende activiteit en voor het bereiden van farmaceutische preparaten, die deze verbinding bevatten. Zakelijk weergegeven is het octrooi verleend voor de bereiding van de farmaceutische stof ranitidine en ranitidine bevattende preparaten. De geldigheidsduur van dit octrooi expireert op 3 augustus 1997. Ranitidine is vrijwel in de hele wereld geoctrooieerd. In Duitsland had Allen & Hanburys een paralleloctrooi, waarvan de geldigheidsduur reeds in juli 1995 is geëxpireerd.

1.2. Glaxo Wellcome B.V, heeft van Allen & Hanburys een exclusieve licentie de onder het octrooi vallende farmaceutische producten in Nederland op de markt te brengen.

1.3. Glaxo Group Limited is in de Benelux rechthebbende op de merken "Zantac" en "Azantac", welke zijn ingeschreven voor de warenklasse 5 (farmaceutische, medicinale en veterinaire, preparaten).

1.4. Gedaagden zijn een vijftal apotheken, die een zelfstandige onderneming voeren en waarvan ieder is ondergebracht in een besloten vennootschap, met als aandeelhouder B. Baum-garten Beheer B.V. Deze apotheken kopen hun geneesmiddelen gezamenlijk in via Baumgarten Beheer B.V.

1.5. Baumgarten Beheer B.V. kreeg enige tijd geleden via een Nederlands bedrijf een partij Zantac aangeboden, welke was geïmporteerd uit Duitsland en die later het generieke pro-dukt ranitidine bleek te zijn.

1.6. Door gedaagden sub 1, 2 en 4 is generieke ranitidine in het verkeer gebracht in verpakkingen van 30, 60, 90 of 120 tabletten en in sterktes van 150 mg of 300 mg. Gedaagden sub 1 en 2 verhandelen generieke ranitidine in genoemde sterktes,

*) Zie de noot op blz. 451. Red.


zulks onder vermelding van de merken Zantac en Azantac. Op de etiketten van de verpakkingen met tabletten generieke ranitidine wordt o.m. vermeld: "Ranit 150 mg=Zantac" en "Azantac Tabl. 300 mg". Tevens wordt generieke ranitidine aangeboden onder de naam Ranidura 150, met vermelding op het etiket "Zantac Tabl. 150 mg". Onlangs werd nog generieke ranitidine afgeleverd met de vermelding "Ranit 150 mg" op het etiket van de verpakking. Ook door gedaagde sub 4 wordt generieke ranitidine afgeleverd met de vermelding "Ranit 150 MG" op het etiket van de verpakking. Bij één van deze verpakkingen werd een patiëntenbijsluiter verstrekt voor Zantac/ Azantac.

1.7. Bij brieven van 5 en 16 september 1996 heeft de raadsman van eiseressen gedaagden gesommeerd om de inbreuk op de octrooirechten van Allen & Hanburys Ltd en de merkrechten van Glaxo Group Ltd te staken.

1.8. De raadsman van gedaagden heeft hierop bij brief van 23 september 1996 gereageerd.

2. Eiseressen vorderen - zakelijk weergegeven - een verbod aan gedaagden tot inbreuk op het Nederlands octrooi 178.320 en op de merkrechten met betrekking tot de merken "Zantac" en "Azantac", zulks met nevenvorderingen (dwangsommen, opgave van afnemers met vermelding van data en geleverde hoeveelheden, rectificatie en terugroepgebod, rekening en verantwoording van de gemaakte winst, opgave van aanwezige voorraden en een voorschot op een te betalen schadevergoeding).

3. Zij leggen aan die vorderingen ten grondslag de stelling dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op octrooien merkrechten alsmede de stelling dat gedaagden zich schuldig hebben gemaakt aan onrechtmatig handelen bestaande uit het aantasten van de reputatie en goodwill en het aanhaken aan de bekendheid van de merken Azantac en Zantac.

4. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. 5. Ambtshalve wordt overwogen dat het hier betreft een

Nederlands octrooi dat is verleend op een aanvrage die is ingediend vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 102-1 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in de Rijksoctrooiwet van 1910 onverkort van toepassing blijft.

6. Ambtshalve wordt voorts overwogen dat de President bevoegd is tot kennisneming van de op de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) gebaseerde vorderingen omdat - voor zover art. 37A BMW ook van toepassing is op de bevoegdheid van de President in kort geding - de gedaagden sub 1, sub 2 en sub 4 zijn gevestigd binnen het arrondissement 's-Gravenhage.

Spoedeisend belang? 1. Gedaagden betwisten allereerst dat eiseressen een spoed

eisend belang bij de gevorderde voorzieningen hebben. Voor zover dat belang er was, stellen zij dat dit is verwerkt, doordat eiseressen drie maanden hebben gewacht met dagvaarden.

8. Dit verweer wordt verworpen. Voorshands wordt geoordeeld dat het belang van eiseressen bij de handhaving van haar rechten immers naar haar aard spoedeisend is.

Nu eiseressen reeds op 5 september 1996 een sommatie-brief aan gedaagden hebben gezonden, gevolgd door een schriftelijke herinnering d.d. 16 september 1996 en zij op 20 november jl. de dagvaarding hebben uitgebracht kan niet worden gezegd dat eiseressen zolang hebben stilgezeten dat zij geacht moeten worden hun spoedeisend belang bij de handhaving van hun rechten te hebben verloren. In het algemeen zal daarvan in zaken als de onderhavige geen sprake zijn als binnen zes maanden na het ontdekken van de inbreuk wordt gedagvaard.

De nog maar beperkte geldigheidsduur van het octrooi onderstreept voorts nog eens het spoedeisend belang bij handhaving daarvan.

Octrooi-inbreuk? 9. Gedaagden betwisten niet dat zij inbreuk maken op het

octrooi van Allen & Hanburys, met uitzondering van gedaagden sub 3 en 5 (de apotheken te Hulst). Eiseressen hebben ten aanzien van die gedaagden niet aannemelijk gemaakt dat die zich schuldig hebben gemaakt aan het verhandelen van generieke ranitidine. Evenmin blijkt naar het voorlopig oordeel van de President dat er sprake zou zijn van een reële dreiging van octrooi-inbreuk door deze gedaagden. Eiseressen hebben im

mers niet gemotiveerd weersproken dat het een eenmalige partij van 4900 tabletten generieke ranitidine betrof, welke in de apotheken te Lisse en Noordwijkerhout is verkocht.

10. Gezien het bovenstaande wordt geoordeeld dat het gevorderde verbod tegen de gedaagden sub 1, 2 en 4 toewijs-baar is. Of gedaagden schuld treft aan die inbreuken is daarvoor immers niet van belang.

Me rkinb reuk? 11. Met betrekking tot de gedaagden sub 3 en sub 5 is niet

aannemelijk geworden dat zij zich aan merkinbreuk hebben schuldig gemaakt of zich daaraan dreigen schuldig te maken. Met betrekking tot de overige gedaagden moet echter worden geoordeeld dat vermelding van de namen "Zantac" en/of "Azantac" op de etiketten van afgeleverde generieke ranitidine gebruik van het merk oplevert als bedoeld in artikel 13 onder A sub la BMW en dus merkinbreuk is. Hetzelfde geldt voor het daarbij verstrekken van patiëntenbijsluiters die de merknamen Zantac en Azantac vermelden. Ook dat valt immers onder art. 13 onder A sub la (althans sub 1b) BMW.

12. Gedaagden hebben nog betoogd dat vermelding van "ranit=Zantac" op de etiketten beoogt te voorkomen dat de patiënt, die Zantac voorgeschreven heeft gekregen en ranitidine ontvangt, in de war zou raken en zowel ranitidine als Zantac zou gaan slikken, niet wetende dat beide namen dezelfde medicijn aanduiden.

13. Voor zover dit verweer serieus is bedoeld, diene dat geenszins aannemelijk is gemaakt dat vermelding van de merknamen Zantac en Azantac op de etiketten noodzakelijk zou zijn om verwarring bij de patiënt te voorkomen, nog daargelaten of zulks de onrechtmatigheid zou opheffen. In casu staat immers op het recept uitsluitend de stofnaam ranitidine vermeld zodat er geen enkele reden kan zijn te vermelden: "= Zantac".

14. Het gevorderde verbod ligt dus tegen gedaagden sub 1, 2 en 4 voor toewijzing gereed.

Onrechtmatig handelen ? 15. De gestelde grondslag van onrechtmatig handelen heeft

naast het vorenstaande geen zelfstandige betekenis, nu noch voor het gevorderde verbod, noch voor wat betreft de neven-vorderingen andere vereisten gelden dan die welke gelden voor vorderingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de octrooien merkinbreuken.

Nevenvorderingen i) Schadevergoeding ? 16. Daargelaten dat het gevorderde schadebedrag door eise

ressen op geen enkele wijze is onderbouwd worden gedaagden voorshands niet schadeplichtig geoordeeld ter zake van de octrooi-inbreuk, omdat onvoldoende aannemelijk is dat gedaagden schuld treft. Immers staat tussen partijen onweersproken vast dat het Duitse parallel-octrooi in juli 1995 is geëxpi-reerd en dat de leverancier van de litigieuze partij ranitidine aan gedaagden heeft medegedeeld dat de onderhavige partij generieke ranitidine in Duitsland vrij op de markt mocht worden gebracht en vervolgens door de leverancier vrij mocht worden verhandeld in de Europese Unie. Gedaagden hebben in eerste instantie op die mededeling mogen afgaan. In kort geding is onvoldoende gelegenheid om uit te maken of en wanneer dit op een gegeven moment anders is geworden.

17. Voorshands wordt geoordeeld dat gedaagden ook ter zake van de gestelde merkinbreuk niet schadeplichtig zijn, omdat niet aannemelijk is dat daardoor schade is veroorzaakt. De merkinbreuk heeft immers uitsluitend bestaan in het vermelden van de merknamen Zantac en Azantac op het etiket van de verpakking van het afgeleverde geneesmiddel.

De omzetschade voor eiseressen is ontstaan doordat generieke ranitidine is afgeleverd en niet doordat daarbij de merknamen Zantac en Azantac op de etiketten zijn vermeld. Dat behalve omzetschade ook sprake zou zijn van schade door verwatering van de merken is volstrekt onwaarschijnlijk gezien enerzijds de bekendheid van deze merken en anderzijds de betrekkelijk geringe schaal waarop de inbreuk daarop heeft plaatsgevonden.

ii) Opgave afnemers 18. Het gevorderde bevel aan gedaagden om een opgave

van haar afnemers te verstrekken met vermelding van alle afnemers die de generieke ranitidine produkten hebben afgele-

16 december 1997 Bij blad Industriële Eigendom, nr. 12 451

verd, aangeboden of verkocht met de data van de betreffende handelingen en de daarbij betrokken hoeveelheid, zal worden afgewezen.

19. Niet valt in te zien welk belang eiseressen hebben bij een opgave van die afnemers, nu aannemelijk is dat het uitsluitend particuliere patiënten betreft. De gevraagde opgave van de afgeleverde hoeveelheid generieke ranitidine wordt afgewezen omdat geen schadeplichtigheid dienaangaande is aangenomen.

iii) Terugroepgebod 20. Ook deze nevenvordering komt niet voor toewijzing in

aanmerking, nu aannemelijk is dat de afnemers van gedaagden uitsluitend particuliere patiënten zijn. Een terugroepgebod dient dus niet tot stopzetting van enige inbreuk en komt ook met het oog op de betrokken belangen niet in aanmerking.

iv) Opgave registe/accountant 21. Evenmin zijn termen aanwezig voor toewijzing van het

gevorderde sub e, nu voorshands geen schadeplichtigheid van gedaagden wordt aangenomen.

22. Tenslotte wordt nog overwogen dat er, anders dan door gedaagden betoogd, geen sprake is van rauwelijks in rechte betrekken, nu gedaagden eerst schriftelijk zijn gesommeerd de inbreukroakende handelingen te staken. Gedaagden hebben hierop bij brief van 23 september jl. gereageerd, in welke brief de gestelde octrooien merkinbreuk uitdrukkelijk wordt ontkend en geen toezeggingen worden gedaan. Gedaagden dienen dan ook te worden veroordeeld in de proceskosten nu zij grotendeels in het ongelijk worden gesteld.

23. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd als hierna in het dictum vermeld. (...)

Beslissing. De President, recht doende in kort geding,: - verbiedt gedaagden sub 1, 2 en 4 met onmiddellijke

ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk hier te lande op het Nederlands octrooi nr. 178.320 van Allen & Han-burys, meer in het bijzonder het in voorraad houden, in het verkeer brengen, verhandelen en aanbieden van farmaceutische produkten die vallen onder de beschermingsom vang van dit octrooi, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10,- per tablet, waarmee dit verbod mocht worden overtreden;

- verbiedt gedaagden sub 1, 2 en 4 met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in de Benelux inbreuk te maken op de rechten van Glaxo Group Ltd. op de merken Zan-tac en Azantac; zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10,- per tablet, waarmee dit verbod mocht worden overtreden;

- bepaalt dat eiseressen (tenzij zulks eerder door gedaagden of een hunner mocht zijn gedaan) binnen achttien maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zullen moeten aanspannen over de vraag of gedaagden inbreuk maken op voormeld octrooi van Allen & Hanburys en op voormelde merkrechten van Glaxo Group Ltd. en dat, indien zij zulks nalaten, bovenstaande bevelen zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken;

- veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseressen tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 3.350,-, waarin begrepen het griffierecht; - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; - wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

*) Schadevergoeding in kort geding. De president v indt het vorderen van schadevergoe

ding in kort geding inmiddels kennelijk zo vanzelfsprekend, dat hij niet het meest voor de hand l iggende middel om die vorder ing af te wijzen heeft aangewend, te weten de afwezigheid van een spoedeisend belang. Ik v ind het wein ig gelukkig dat hij nu zijn toevlucht nam tot een ver-schoonbare rechtsdwaling. Zeker na het arrest van de HR inzake Rummykub II (BIE 1997, nr. 78, blz. 417), kan dat geen grond opleveren voor afwezigheid van schuld. Overigens word t het probleem veroorzaakt doordat advoca

ten wel eens erg klakkeloos schadevergoeding in kort geding naast allerlei andere nevenvorderingen vragen.

Ste.

Nr. 89. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Enkelvoudige Kamer, 29 april 1997.

(Keurslager/Vers keur)

Mr. E.J. Numann.

Art. 13A, lid Ib Benelux Merkenwet. Voor de vraag of in dit geval associatie- of verwarrings

gevaar bestaat, moet worden gekeken naar de perceptie van het deel van het winkelende publiek, dat vlees of aanverwante producten koopt, en dus naar de gemiddelde consument. Algemeen bekend is dat de huidige consument zich voor zijn aankopen dikwijls niet meer beperkt tot een bepaalde aanbieder of bepaalde soort aanbieders. Men koopt zijn vlees nu eens bij een ambachtelijke slager en dan weer bij een supermarkt. De markten overlappen elkaar dus. Bij deze stand van zaken kan, met name gezien de grote onderscheidende kracht van de merken KEURSLAGER, met voldoende zekerheid worden gezegd dat in ieder geval een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking te nemen publiek een vleesproduct, dat onder het merk VERS KEUR in een supermarkt wordt aangeboden, in verbinding zal brengen met de KEURSLAGER merken en mogelijk zelfs zal denken dat dit product uit het - naar sommigen dan wellicht zullen veronderstellen: uitgebreide - VSR-assortiment afkomstig is.*)

Vereniging voor Slagerij Reclame "De Keurslagers" te Leusden, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. E.A. Mout-Bouwman te Amsterdam,

tegen Brookland Plus Products B.V. te 's-Gravenhage, gedaagde

in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. B.P.A. Santen, advocaat mr. J.D. Boefje te 's-Gravenhage.

Feiten 1.1. VSR is een vereniging, die tot doel heeft de economi

sche welstand van bij haar aangesloten slagerijen te bevorderen door een bepaalde verkooptechniek in het slagersbedrijf te ontwikkelen. De leden van VSR zijn ambachtelijke, zelfstandig gevestigde slagers.

1.2. VSR heeft als Benelux-merken gedeponeerd: - het (collectieve) woordmerk KEURSLAGER onder nummer 392877, van 14 juni 1983, vernieuwd in 1993 en geregistreerd in, onder meer, de klassen 29 en 30; - het woordmerk KEURSLAGER onder nummer 316737 van 14 februari 1973, laatstelijk vernieuwd in 1993 en geregistreerd in, onder meer, de klassen 29, 30 en 31, en voorts het woordmerk GOUDKEUR en de woord/beeldmerken KEURSUPER en VERSHOF. De merken KEURSLAGER zijn ingeschreven voor vlees, gevogelte, vis en wild, vleesextracten, en onder meer zuivel, blik- en potgroenten en vruchten, specerijen en slasausen.

1.3. Brookland is een aan de samenwerkende Dirk van den Broek bedrijven gelieerde B.V., die op 2 oktober 1995 het woordmerk VERS KEUR onder nummer 856611 heeft gedeponeerd. Dit merk is gedeponeerd voor de klassen 29, 30 en 31 en wel voor dezelfde waren als waarvoor de merken KEURSLAGER van VSR zijn ingeschreven, alsmede voor, onder meer, koffie, brood, ijs, en verse vruchten en groenten. Het merk VERS KEUR wordt in de supermarkten van de Dirk van den Broek-groep gebruikt voor diverse versprodukten, waaronder vlees.

De vorderingen 2.1. VSR vordert in conventie

) Zie de noot op blz. 453. Red.


a. een bevel aan Brookland om het gebruik van merk VERS KEUR, of een daarmee overeenstemmend teken, te staken, op straffe van een dwangsom, zulks op de grond dat Brookland met het gebruik van dat merk inbreuk maakt op de merken van VSR;

b. nietigverklaring van dat merk VERS KEUR wegens conflict met de oudere merken van VSR, met bevel tot doorhaling;

c. een veroordeling tot schadevergoeding van ƒ 3.000,-. 2.2. Brookland vordert in voorwaardelijke reconventie

vervallenverklaring wegens "non usus" van de merken GOUDKEUR, KEURSUPER en VERSHOF alsmede doorhaling daarvan. Uit het door Brookland onder 2 bij CvA gestelde leidt de rechtbank af dat Brookland de vordering in reconventie heeft willen instellen enkel voor het geval dat deze merken bij de beoordeling van het geschil in conventie gewicht in de schaal zouden leggen. Brookland heeft haar reconventionele vordering nog afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat VSR niet zou kunnen aantonen dat er geen tijdvak van vijf jaar is geweest gedurende hetwelk zonder geldige reden geen normaal gebruik van de drie laatstgenoemde merken is gemaakt. Onder een dergelijke, op de verdeling van de bewijslast vooruitlopende voorwaarde kan een vordering evenwel niet worden ingesteld, zodat de rechtbank die voorwaarde als niet geschreven zal beschouwen.

Beoordeling 3. Aangezien Brookland gevestigd is te 's-Gravenhage is de

rechtbank ingevolge het bepaalde in artikel 37A en C BMW bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen.

4. De hiervoor onder 2.1 als a. en b. geduide vorderingen van VSR in conventie strekken blijkens het petitum van de dagvaarding tot een bevel tot staking van het gebruik c.q. nietigverklaring van het merk VERS KEUR voor alle waren, waarvoor de merken van VSR zijn ingeschreven. De aan deze vorderingen ten grondslag gelegde stellingen zijn echter volledig toegespitste op de klasse 29-waren vlees, gevogelte, vis en wild, en vleesextracten (vlg. dagvaarding onder 5 en CvR onder 3.6 en 4). Aan de overige waren, waarvoor de merken van VSR en/of VERS KEUR zijn geregistreerd of worden gebruikt, heeft VSR geen concrete stellingen gewijd. Voorzover de vorderingen van VSR betrekking hebben op deze overige waren, zullen zij daarom als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

5. Het geschil tussen partijen in conventie komt in hoofdzaak neer op de vraag of tussen het merk VERS KEUR van Brookland en de merken van VSR overeenstemming, met de mogelijkheid van associatie- of verwarringsgevaar, bestaat als bedoeld in artikel 3, tweede alinea, onder a, van de BMW, zoals die gold voor 1 januari 1996 in gevolge artikel lï van het Protocol houdende wijziging van de BMW op het onderhavige merkdepot van toepassing is gebleven, en artikel 13A lid 1 sub b van de huidige BMW. De rechtbank zal eerst onderzoeken of er, onafhankelijk van de merken GOUDKEUR, KEURSUPER en VERSHOF, tussen het merk VERS KEUR en de merken KEURSLAGER van VSR van een dergelijke overeenstemming sprake is.

6. Het woord "keur" maakt deel uit van de (woord-)merken KEURSLAGER en VERS KEUR. Dat heeft tot gevolg dat, anders dan Brookland meent, beide merken in hun geheel beschouwd een onmiskenbare, zij het niet volledige, auditieve en visuele gelijkenis vertonen. Beslissend voor de vraag of overeenstemming tussen beide merken kan worden aangenomen, is vervolgens of ten gevolge van die gelijkenis bij het relevante deel van het publiek, wanneer dit wordt geconfronteerd met het merk VERS KEUR, de associatie wordt opgeroepen met de merken KEURSLAGER dan wel of er zelfs sprake is van - directe of indirecte - verwarring omtrent de herkomst van de waren.

7. Partijen zijn met name op dit punt verdeeld. VSR is van mening dat het merk VERS KEUR associaties kan oproepen met de merken KEURSLAGER. Brookland betwist dit, stellende dat de VERS KEUR-producten in supermarkten worden aangeboden, terwijl de aanbieders van KEURSLAGER-producten allen ambachtelijke, zelfstandig gevestigde slagers zijn. Beide merken hebben, aldus Brookland, derhalve eigen markten, die elkaar niet raken. Brookland acht verder van

belang dat de merklijn VERS KEUR deel uitmaakt van een nieuwe winkelformule, waarbij anders dan in de VSR-slagerijen, de nadruk zal komen te liggen op voorverpakte versproducten. In verband daarmee zullen in de toekomst alle huidige slagerijen in de Dirk van den Broek-supermarkten worden opgeheven. In een aantal supermarkten is de nieuwe formule al ingevoerd.

8. Voor de beoordeling van dit twistpunt is van groot belang dat, als door VSR gesteld en door Brookland bij CvD (onder 3) ook voor de woordmerken erkend, tussen partijen vaststaat dat de merken KEURSLAGER een groot onderscheidend vermogen hebben. Dergelijke "sterke" merken zullen, ook bij een relatief geringe gelijkenis met een ander merk of teken, door het gebruik van dat andere merk of teken eerder in de herinnering van het publiek worden teruggeroepen en ook eerder verwarring over de herkomst van de waren kunnen veroorzaken. Niet van belang daarentegen is de door Brookland aangevoerd omstandigheid dat de van het merk VERS KEUR te voorziene waren in een geheel ander soort winkels worden verkocht dan de Keurslagers drijven, aangezien de daardoor met hun respectieve merken aangeduide waren niet ophouden soortgelijk te zijn en het koperspubliek van de producten niet geheel gescheiden is, zoals hierna nog zal worden overwogen.

9. Voor de vraag of in dit geval associatie- of verwarringsgevaar bestaat, moet worden gekeken naar de perceptie van het deel van het winkelende publiek, dat vlees of aanverwante producten koopt, en dus naar de gemiddelde consument. Algemeen bekend is dat de huidige consument zich voor zijn inkopen dikwijls niet meer beperkt tot een bepaalde aanbieder of bepaalde soort aanbieders. Men koopt zijn vlees nu eens bij een ambachtelijke slager en dan weer bij een supermarkt. De markten overlappen elkaar dus we! degelijk. Bij deze stand van zaken kan, met name gezien de grote onderscheidende kracht van de merken KEURSLAGER, met voldoende zekerheid worden gezegd dat in ieder geval een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking te nemen publiek een vleesproduct, dat onder het merk VERS KEUR in een supermarkt wordt aangeboden, in verbinding zal brengen met de KEURSLAGER-merken en mogelijk zelfs zal denken dat dit product uit het - naar sommigen dan wellicht zullen veronderstellen: uitgebreide - VSR-assortiment afkomstig is.

10. Ook de stelling van Brookland dat VSR het woord "keur" niet kan monopoliseren, treft geen doel. "Keur" is immers niet een louter beschrijvende term en er bestaat voor Brookland geen noodzaak om juist dat woord te gebruiken om uit te drukken dat haar waren op versheid zijn gekeurd. Bovendien miskent Brookland dat het bestanddeel "keur" in het woord "keurslager" veeleer zal zijn gebruikt in de betekenis: selectie, keuze, en het merk van VSR derhalve verwijst naar een keurcoips van slagersbedrijven.

11. De rechtbank komt tot de slotsom dat het merk VERS KEUR, dat later is gedeponeerd dan de merken KEURSLAGER, door haar gelijkenis met die merken, associatie- en verwarringsgevaar teweeg kan brengen. Derhalve zal het merk VERS KEUR nietig worden verklaard en zal ambtshalve de doorhaling van de desbetreffende inschrijving worden uitgesproken. De bij de vordering tot doorhaling gevraagde uitvoerbaarheid bij voonaad zal, als te ingrijpend, worden afgewezen. Tevens moet worden geconcludeerd dat sprake is en was van inbreukmakend gebruik door Brookland van het teken VERS KEUR in de zin van artikel 13A lid 1 sub b BMW, zodat ook het gevorderde bevel zal worden gegeven, met inbegrip van de gevorderde dwangsom. Wel zal Brookland enig respijt worden gegund.

12. Uit het voorgaande vloeit voort dat voor de uitkomst van deze procedure niet meer van belang is of het merk VERS KEUR, of het gebruik daarvan, in strijd is met de merken GOUDKEUR, KEURSUPER of VERSHOF van VSR. Gelet op het onder 2.2. overwogene, behoeft op de vorderingen in voorwaardelijke reconventie derhalve niet te worden beslist.

13. VSR heeft terzake van de door Brookland gepleegde onrechtmatige daad een schadevergoeding gevorderd van ƒ 3.000,-, voor welk bedrag VSR stelt kosten te hebben gemaakt voor een poging Brookland tot voldoening buiten rechte

16 december 1997 BijbUid Industriële Eigendom, nr. 12 453

te bewegen. Brookland heelt zich verweerd met de stelling dat deze kosten betrekking hebben op de instructie van de zaak. Uit de door VSR bij CvR overgelegde stukken blijkt dat de door haar opgevoerde kosten betrekking hebben op werkzaamheden van haar raadsvrouwen in het laatste kwartaal van 1995 en het eerste kwartaal van 1996. Aangezien de dagvaarding kort daarna, op 22 april 1996, is uitgebracht, is de rechtbank het in zoverre met Brooklund eens dat een deel van die kosten moet worden toegerekend aan de voorbereiding van de procedure. Aan de andere kant heeft Brooklund niet betwist dat VSR getracht heeft om buiten rechte een oplossing te bereiken. De rechtbank is derhalve van oordeel dat de vordering ex aequo et bono tot het bedrag ƒ 2.000,- dient te worden toegewezen.

14. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Brooklund worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Beslissing De rechtbank: - beveelt Brookland om binnen vier weken na betekening

van dit vonnis het gebruik van het merk VERS KEUR dan wel een ander met de KEURSLAGER-merken van VSR overeenstemmend teken, voor de waren vlees, gevogelte, vis en wild, en vleesextracten (klasse 29), te staken en gestaakt te houden en veroordeelt Brookland tot betaling van een dwangsom ten bedrage van ƒ 5.000,-, te betalen aan VSR, voor ieder dag, dat niet volledig aan deze veroordeling wordt voldaan;

- verklaart nietig het ten name van Brookland op 2 oktober 1995 verrichte merkdepot nummer 856611 van het woord-merk VERS KEUR voor de waren vlees, gevogelte, vis en wild, en vleesextracten (klasse 29);

- veroordeelt Brookland om aan VSR tegen kwijting te betalen het bedrag van ƒ 2.000,-;

- veroordeelt Brookland in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van VSR begroot op ƒ 2489,15;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; - spreekt uit de doorhaling van de inschrijving van het ten

name van Brookland op 2 oktober 1995 verrichte merkdepot nummer 856611 van het woprdmerk VERS KEUR, voor zover verricht voor de waren vlees, gevogelte, vis en wild, en vleesextracten (klasse 29);

- wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

*) Onderscheidend vermogen en overeenstemming. De president meent dat het merk KEURSLAGER een

grote onderscheidende kracht bezit en dat een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking te nemen publiek een vleesproduct dat onder het merk VERS KEUR in een supermarkt wordt aangeboden in verbinding zal brengen met de KEURSLAGER merken. Ik meen dat een dergelijke toepassing van het overeenstemmingsvereiste zo zeer onwenselijk is dat deze uitspraak niet gepubliceerd kan worden zonder een kritische aantekening.

Uitgaande van het onderscheidend vermogen van KEURSLAGER, is dat door inburgering verkregen en heeft inburgering de bezwaren tegen het verlenen van merk-bescherming aan het sterk beschrijvende teken opgeheven. Dat mag echter niet ten gevolge hebben dat bij het beoordelen van de overeenstemming het beschrijvende karakter buiten beschouwing blijft. Voor iedere Nederlandstalige heeft het woord "keur" de betekenis van (zorgvuldige) selectie. Het komt in talloze samenstellingen voor, maar ook zelfstandig, zoals bijv. in de uitdrukking "te kust en te keur". En wie kent niet de KEMA KEUR? Het vormt dan een ongeoorloofde monopolisering van het Nederlands taaieigen, indien men een supermarkt zou kunnen verbieden omtrent de daar aangeboden vleeswaren mede te delen dat ze zijn voorzien van een "vers keur". Met andere woorden: ook indien een sterk beschrijvend woord door inburgering merk is geworden, moet bij de beoordeling van de overeenstemming van een teken, dat niet identiek is met het merk, doorslaggevende betekenis worden toegekend aan de behoefte het woord vrij te houden voor gebruik in de beschrijvende betekenis door concurrenten van de merkhouder. Hetzelfde dient te gelden indien het

merk bestaat uit een niet bestaande combinatie van twee beschrijvende woorden en een derde een van die samenstellende woorden gebruikt.

Natuurlijk is VERS KEUR geen merk en daarom is een bevel tot doorhaling daarvan wel terecht.

Ste.

Nr. 90. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 4 oktober 1996.

(Slijtersvakdiploma)

Mr. E.J. Numann.

Art. I Benelux Merkenwet. Niet gebleken is dat de stichting de term "Slijters

vakdiploma " sedert begin jaren '50 heeft gebruikt als merk, namelijk om de waren van haar onderneming te onderscheiden. Tot 1 januari 1996 werd de term algemeen gebruikt als de gangbare, voor de hand liggende benaming voor het van overheidswege vereiste diploma voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf waarvoor examen kon worden gedaan bij de Stichting. Van het voor een merk vereiste onderscheidend vermogen was toen geen sprake. Daaraan bestond ook geen behoefte. Sinds die datum is hel diploma niet meer vereist; nu staat het een ieder vrij invulling aan het begrip "Slijtersvakdiploma" te geven. Zo dat al mee zou brengen dat de term "Slijtersvakdiploma" thans een begrip is geworden dat zich ertoe leent om onderscheidend vermogen te gaan verkrijgen en dat derhalve als merk zou kunnen gaan dienen, dan dient de term als zodanig nog ingeburgerd te raken, welke proces eerst thans een aanvang kan nemen. Op dit moment is van het voor een merk vereiste onderscheidend vermogen derhalve geen sprake.

Art. 6:194 Burgerlijk Wetboek. Beide partijen maken zich door het gebruik van de term

"Slijtersvakdiploma " in zekere zin aan misleiding schuldig. Zo de term "Slijtersvakdiploma " op dit moment immers voor het publiek al enige inhoud zou hebben, dan gaat het om een diploma dat vereist is om het slijtersbedrijf te mogen uitoefenen. In die zin is het begrip immers tientallen jaren gebruikt. Gebleken is echter dat de Stichting de term "Slijtersvakdiploma" gebruikt voor een diploma waarin niet het bewijsstuk Sociale Hygiëne is opgenomen, en waarmee dus het slijtersvak niet mag worden uitgeoefend, terwijl het Bedrijfschap de term gebruikt voor een diploma waaraan hogere eisen worden gesteld dan volgens de wet voor het uitoefenen van het slijtersvak gelden.

Stichting "Het Slijtersbureau" te 's-Gravenhage, eiseres [in kort geding], procureur mr. P.P.J.M. Verhaag,

tegen Het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende

Dranken te Rijswijk, gedaagde [in kort geding], procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht.

[Voor de inhoud van het vonnis wordt verwezen naar IER 1996, blz. 235. Red.]

454 Bijbiad Industriële Eigendom, nr. 12 16 december 1997

Nr. 91. President Arrondissementsrechtbank te Middelburg, 29 november 1996.

(Watt-lamp)

Mr. H.A. Witsiers.

Art. 10 lid 1, 11° Auteurswet 1912. De Watt-lamp van Stallinga bezit een eigen persoonlijk

karakter. Het samenvoegen van drie elementen: een zwarte stekker, een zwart snoer dat in iedere gewenste richting kan worden gebogen en dan zijn gebogen vorm behoudt, alsmede een ronde zwarte fitting, waarin een lampje dient te worden gedraaid, wijst op een eigen inbreng van Stallinga.")

Art. 13 Aw. 1912. De lamp van Lighting Partner lijkt sprekend op de Watt

lamp. Ontlening is aannemelijk. Inbreuk aangenomen.

Artt. 27a en 28 Aw. Bevel tot afleggen van rekening en verantwoording; bevel

tot afgifte van inbreukmakende lampen; voorschot op schade-vergoeding/winstafgifte f 10.000.

Stallinga B.V. te Amsterdam, eiseres [in kort geding], procureur mr. C.H. Brinkman, advocaat mr. D.M. van Klaveren te Amsterdam,

tegen Lighting Partner B.V. te Goes, gedaagde [in kort geding],

procureur mr. N.H. van Everdingen, advocaat mr. A.W.G. Artz te Rotterdam.

2. De feiten H. Stallinga heeft in 1993 de Watt-lamp ontworpen. Deze

lamp bestaat uit een zwarte niet geaarde stekker, een zwart stijf snoer dat in elke gewenste richting kan worden gebogen en dan zijn vorm behoudt, alsmede een slanke zwarte ronde fitting waarin een lamp kan worden gedraaid. Dit lampje steekt boven de fitting uit. De lamp kan aan en uit worden geschakeld door het lampje een kwartslag te draaien. Deze lamp staat afgebeeld bovenaan pagina 2 van dit vonnis [zie hieronder eerste afbeelding; Red.]. Ter vergelijking wordt onderaan pagina 2 [tweede afbeelding hieronder; Red.] de in het geschil zijnde lamp van Lighting Partner afgebeeld.

) Zie de noot op blz. 455. Red.

3. Het geschil 3.1. Lighting Partner stelt dat Stallinga geen spoedeisend

belang heeft. Zij wijst erop dat zij op 21 maart 1996 een sommatiebrief ontving en dat eerst bijna zeven maanden later de dagvaarding is uitgebracht. Voor zover het ontbreken van de spoedeisendheid niet zou leiden tot niet-ontvankelijkheid moet dit in ieder geval consequenties hebben bij toewijzing van het gevorderde.

Stallinga heeft gesteld dat om haar moverende redenen geruime tijd is gewacht met dagvaarden. Zij stelt nog immer belang te hebben bij handhaving van haar auteursrecht.

3.2. Stallinga stelt dat zij het auteursrecht heeft op de Wattlamp en dat dit recht beschermd moet worden. Volgens haar is er sprake van een nieuw werk met een persoonlijk stempel in de stroming van de New Sobriety. Haar ontwerp is ook als zodanig erkend blijkens de opname in de collectie van het Stedelijk Museum en het Cooper Hewitt National Design Museum in New York.

Lighting Partner betwist dat Stallinga het auteursrecht heeft. Het gaat volgens haar niet om een nieuw werk maar om een bepaalde fase in het ontwikkelingsproces van flexibele armaturen. De lamp heeft geen eigen oorspronkelijk karakter en een eigen stempel van de maker ontbreekt.

3.3. Stallinga stelt verder dat er sprake is van ontlening door Lighting Partner. Laatstgenoemde heeft dit betwist. Zij heeft gewezen op een praktijk in de bouw waarbij een stekker, twee electriciteitsdraden en een fitting worden gebruikt voor de verlichting. Verder stelt zij onder verwijzing naar in het geding gebrachte tekeningen dat haar Flex-lite een doorontwikkeling is van het eigen product.

3.4. Volgens Stallinga lijken haar Watt-lamp en die van Lighting Partner sprekend op elkaar. Beide lampen bestaan slechts uit een stekker, electriciteitsdraad en fitting. Lighting Partner heeft alleen een klein druipbakje toegevoegd.

Lighting Partner betwist de gelijkenis en wijst erop dat zij gebruik maakt van een geaarde stekker, kortere electriciteitsdraden met daar omheen een zwarte beschermdraad en een iets andere fitting waarop een druipbakje is bevestigd.

3.5. Lighting Partner heeft met betrekking tot het gevorderde gesteld dat dit beperkt dient te worden tot het lampje dat in het geding is. Voorts verzet zij zich tegen toewijzing van de overige vorderingen. Zij stelt dat mogelijke schade aan de zijde van Stallinga een gevolg is van haar stilzwijgen tussen sommatie en dagvaarding.

4. De beoordeling van het geschil 4.1. Stallinga heeft nog steeds een spoedeisend belang bij

het gevorderde. Indien sprake is van schending van haar auteursrecht heeft zij er belang bij hieraan zo spoedig mogelijk een einde te maken.

4.2. De Watt-lamp van Stallinga bezit een eigen persoonlijk karakter. Stallinga heeft binnen de mogelijkheden om een lamp vorm te geven gekozen voor een zwarte stekker, een zwart snoer dat in iedere gewenste richting kan worden gebogen en dan zijn gebogen vorm behoudt alsmede een ronde zwarte fitting waarin een lampje dient te worden gedraaid dat boven die fitting uitsteekt. Het samenvoegen van deze drie elementen op de bovenomschreven manier wijst op een eigen inbreng van Stallinga. De opname in diverse musea wijst ook in de richting dat deze lamp een eigen persoonlijk karakter bezit. Vooralsnog moet dan ook worden geconcludeerd dat de Watt-lamp van Stallinga auteursrechtelijke bescherming toekomt.

4.3. De Watt-lamp van Stallinga en de lamp van Lighting Partner waar het in dit geding om gaat lijken sprekend op elkaar. Alleen een eenvoudig te verwijderen druipbakje aan de fitting onderscheidt de lamp van Lighting Partner van die van Stallinga.

Lighting Partner heeft gewezen op het verschil in stekker (geaard in plaats van gewoon), draad (zwart omhulsel om electriciteitsdraden tegenover een uit een getrokken electriciteitsdraad) en de fitting. Deze verschillen zijn echter alleen zichtbaar bij nadere bestudering van de twee lampen wanneer deze naast elkaar gehouden worden. Weliswaar wordt ieder van de elementen - stekker, draad en fitting - niet auteursrechtelijk


beschermd maar het gaat in deze om de verbinding van die elementen op een eigen specifieke wijze.

4.4. Lighting "Partner heeft er nog op gewezen dat niet sprake is van ontlening. Voor zover zij daarbij verwijst naar de in de bouw wel voorkomende wijze van verlichting middels een stekker, twee electriciteitsdraden, een fitting en een lamp wordt dit argument verworpen. Een dergelijke lichtvoorziening lijkt niet op de Watt-lamp van Stallinga. Eveneens wordt het argument verworpen dat sprake is van het doorontwikkelen van reeds bestaande lampen. De door Lighting Partner daarbij getoonde lampen zijn meer bewerkt en anders, kleurrijker, van uitvoering dan de sobere lamp van Stallinga. Haar lamp is sinds 1993 op de markt en heeft mede door de opname van de lamp in museumcollecties, een zekere bekendheid gekregen. Dit maakt het aannemelijk dat Lighting Partner heeft kennisgenomen van Stallinga's lamp alvorens zelf tot haar uitvoering daarvan te komen. De door Lighting Partner overgelegde verklaringen wijzen ook niet in een andere richting. De door Lighting Partner getoonde lampen die de basis zouden zijn geweest voor het doorontwikkelen tot aan de op een Stallinga-lamp gelijkende lamp wijzen evenmin in die richting. Daarvoor zijn er te veel verschillen en is de stap naar de "Wattlamp" niet direct aannemelijk.

4.5. Gelet op het voorgaande moet er rekening mee worden gehouden dat de bodemrechter zal oordelen dat Stallinga het auteursrecht heeft op de Watt-lamp en dat Lighting Partner in strijd met dat auteursrecht een gelijkende lamp produceert en op de markt brengt. Het in de dagvaarding gevraagde verbod is dus toewijsbaar voor zover het betrekking heeft op de lamp waarover het in dit kort geding gaat.

Nadat Stallinga Lighting Partner had gesommeerd was Lighting Partner gewaarschuwd dat Stallinga aanspraak maakte op haar auteursrechten. Wanneer Lighting Partner vervolgens verder gaat met het produceren van de betreffende lamp dan kan zij Stallinga niet verwijten zo lang stil gezeten te hebben. Lighting Partner was gewaarschuwd. De overige vorderingen zijn dus eveneens toewijsbaar op onderstaande wijze.

Lighting Partner moet als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

5. De beslissing De president: - verbiedt Lighting Partner met onmiddellijke ingang ie

dere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de onderhavige Watt-lamp, daaronder begrepen een verbod deze lamp te (doen) vervaardigen en of te (doen) verhandelen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 100,- per lamp waarmee dit verbod wordt overtreden en met een maximum van ƒ 500.000,-;

- beveelt Lighting Partner alle bij haar of elders ten hare behoeve in voorraad zijnde inbreukmakende lampen binnen 7 werkdagen na betekening van dit vonnis aan Stallinga af te geven ter vernietiging op kosten van Lighting Partner;

- beveelt Lighting Partner binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis aan Stallinga of haar raadsman rekening en verantwoording af te leggen als bedoeld in artikel 27a Auteurswet, meer in het bijzonder door aan haar raadsman, een en ander zover mogelijk gestaafd door facturen of andere bescheiden, schriftelijk op te geven: (a) de aantallen verveelvoudigingen van de Watt-lamp van Stallinga die Lighting Partner tot de datum van deze opgave heeft verkocht; (b) de prijs per exemplaar van de verveelvoudiging van de Watt-lamp van Stallinga; (c) de door of als gevolg van de inbreuk op het auteursrecht van Stallinga verkregen gelden en de door deze inbreuk genoten winst; (d) een lijst met de namen en adressen van alle haar bekende afnemers van verveelvoudigingen van de Watt-lamp van Stallinga;

- veroordeelt Lighting Partner aan Stallinga ten titel van dwangsom te voldoen een bedrag van ƒ 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan waarmede zij in gebreke mocht blijven volledig aan de hierboven gegeven bevelen te voldoen met een maximum van ƒ 500.000,-;

- veroordeelt Lighting Partner tot betaling van een bedrag van ƒ 10.000,- (...) bij wege van voorschot op vergoeding van de door Stallinga geleden en te lijden schade c.q. door Lighting Partner af te dragen winst;

- veroordeelt Lighting Partner in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stallinga begroot op ƒ 1.500,- wegens procureurssalaris en ƒ419,15 aan verschotten;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; - wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

*) Technisch effect. De Watt-lamp lijkt van een verbijsterende eenvoud:

stekker, snoer en fitting, en dat nog wel in zwart. Het enige bijzondere zit natuurlijk in het stugge materiaal van het snoer, dat buigzaam is maar zijn gebogen vorm behoudt. Maar is dat nu niet typisch een element dat 'noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'? Daarmee zou het juist van auteursrechtelijke bescherming uitgesloten zijn ingevolge BenGH 22 mei 1987, NJ1987, 881 m.nt. LWH, BIE 1987, p. 196 m.nt. Ste., en HR 15 januari 1988, NJ 1988, 376, BIE 1978, p. 170 (Screenoprints).

D.W.F. V.


Mededelingen

Congres Merkenrecht.

Op woensdag 21 januari 1998 van 9.30-16.45 uur zal te Leiden een congres worden gehouden over het onderwerp Merkenrecht, waarbij als docenten zullen optreden: Prof. mr. D.W.F. Verkade, hoogleraar Intellectuele Eigendom, Rijksuniversiteit Leiden, advocaat te Amsterdam; Prof. mr. J.H. Spoor, hoogleraar Intellectuele Eigendom, Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat te Amsterdam; Mr. E.J. Arkenbout, raadadviseur Ministerie van Justitie, Den Haag; Prof. mr. L. Van Bunnen, advocaat te Brussel, hoogleraar emeritus aan de Université Catholique de Louvatn; Prof. dr. W. A. Wagenaar, rector-magnificus Rijksuniversiteit Leiden (onder voorbehoud); Prof. mr. J.J. Brinkhof, vice-president Gerechtshof te 's-Gravenhage, bijzonder hoogleraar Industriële Eigendom, Rijksuniversiteit Utrecht; Mr. D.J.G. Visser, advocaat te Amsterdam, universitair docent Intellectuele Eigendom, Rijksuniversiteit Leiden.

Aangevraagd bij de Nederlandse Orde van Advocaten voor 5 punten.

Inlichtingen en inschrijving: Bureau Juridisch Post Academisch Onderwijs Leiden. Hugo de Grootstraat 32, 2311 XK Leiden. Tel. 071-5278666 Fax: 071-5277895.

Symposium "Misleidende Reclame".

Op 19 februari 1998 organiseert de stichting 'Aequilibritas' ten behoeve van het Juridisch Dispuut Nemo Plus het landelijk symposium "Misleidende Reclame". In het Klein Auditorium van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Leiden zullen, van 14.00 tot 18.00 uur, een aantal sprekers dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Daarna volgt er een borrel.

In het Burgerlijk Wetboek is er een regeling opgenomen over misleidende reclame. Door velen wordt beweerd dat deze

betrekkelijk onbekende regeling een slapende is. Anderen daarentegen, zijn de mening toegedaan dat deze regeling juist een onvermoede potentie bevat. De vragen die aan de orde zullen komen, zijn: - wat is de reikwijdte (wellicht voor anderen dan de consument) van deze regeling'? - wat zijn de rechtsmiddelen om de bescherming die de regeling biedt te effectueren? - hoe werd deze regeling tot nu toe in de rechtspraktijk toegepast? - hebben uitspraken van de Reclame Code Commissie enige invloed op de uitspraken van de burgerlijke rechter? - wat zijn de economische en psychologische factoren die aan misleiding bijdragen?

De sprekers zijn: Prof. mr. CE. van Maarten (hoogleraar burgerlijk recht RU Maastricht); Prof. mr. D.W.F. Verkade (hoogleraar handelsrecht RU Leiden); mr. K. Limperg (advocaat te Rotterdam); mr. R.M. Blaauw (bedrijfsjurist Unilever Nederland bv) en mw. mr. P. Ancion-Kors (directeur Reclame Code Commissie). Verder zal een marketing-deskundige de laatste vraag onder de loep nemen. De dagvoorzitter is Prof. mr. H.J. Snijders (hoogleraar burgerlijk recht RU Leiden).

Het symposium is toegankelijk voor studenten, AIO's, advocaten, bedrijfsjuristen en alle andere geïnteresseerden. De prijs (inclusief borrel) bedraagt voor studenten ƒ 15,-, voor AIO's ƒ 30,- en voor de overigen ƒ 95,-. Na inschrijving wordt er een acceptgiro toegestuurd. Voor meer informatie en inschrijving kan contact opgenomen worden met: Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Juridisch Dispuut Nemo Plus, Hugo de Grootstraat 27, k026, 2311 XK Leiden. Tel.: 071-5277867; Fax: 071-5277600; E-mail: [email protected].

mailto:[email protected]

Bijblad bij De Industriële Eigendom · overstappen van wel-onderzochte Europese octrooien naar...

Documents

Transcript of Bijblad bij De Industriële Eigendom · overstappen van wel-onderzochte Europese octrooien naar...