Bijblad bij De Industriële Eigendom · Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E. 62) jaargang Nre Blz2...

16 februari 1994, 62e jaargang, nr 2 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud

Officiële mededelingen.

CKO overgegaan naar Bureau Industriële Eigendom. -Register van Octrooigemachtigden. - Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. - Verdrag van Parijs. -Modellenschikking van 's-Gravenhage. - Verdrag van Boedapest.

Jurisprudentie.

Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht.

Nr 15. President Rechtbank 's-Gravenhage, 18 juni 1991, P.L.J. Bom Beheer en Boal/Alcoa Nederland e.a. (over de uitleg die de gemiddelde vakman zal geven aan het begrip "bodem" in de roede-opneemkamer in goot IV; goot IV maakt inbreuk; stelling dat eiseressen zich niet tegen goot IV kunnen verzetten, omdat zij zich in eerder kort geding bij de visie van de Octrooiraad inzake de beschermings-omvang van het octrooi hebben aangesloten, en gedaagde sub 1 in goed vertrouwen daarop deze goot heeft geïntroduceerd, verworpen).

Nr 16. President Rechtbank 's-Gravenhage, 28 januari 1992, P.L.J. Bom Beheer en Boal/Alcoa Nederland (uitgangspunt moet zijn dat de goot uit een koker bestaat en dat een speciale kokervonaige goot is geoctrooieerd waarvoor - onder meer - kenmerkend is een zich van de kokerzijv/and (binnenwaarts) uitstrekkende bodem van een roede-opneemkamer; ten opzichte van het breedste

' deel van de koker is in goot V geen zich binnenwaarts

37

De Industriële Eigendom

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 100,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postbank gironr 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr. 40.45.00.714.

uitstrekkende bodem aanwezig, aldus maakt goot V geen inbreuk).

2. Merkenrecht.

Nr 17. President Rechtbank Haarlem, 11 december 1992, Grundy/JE Productions/Exploitatiemaatschappij Reni-mex e.a. (de leuze "Goede Tijden Slechte Tijden" heeft vooral als titel van de televisieserie grote bekendheid verkregen en moet daarom als een onderscheidend teken worden beschouwd).

Nr 18. Hof 's-Hertogenbosch, 12 januari 1993, Plastic Designers & Consultants e.a./Induplast e.a. (de wezenlijke waarde van de waar - een zwembad/zandbak in de vorm van een schelp - is vooral gelegen in de schoonheid en aantrekkelijkheid van de vorm van de Sint Jacobs-schelp, welke in hoge, in ieder geval belangrijke mate het commercieel succes ervan bepaalt; wanneer de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt is die vorm als merk ondeugdelijk, ongeacht of zij onderscheidende kracht heeft of na verloop van tijd krijgt door inburgering; de enkele kleur blauw kan niet gemonopoliseerd worden, ook niet in combinatie met de schelpvorm; geen slaafse nabootsing; voldoende spoedeisend belang bij de ingestelde vorderingen voorzover deze voorzieningen betreffen die in Nederland zouden moeten worden geëffectueerd, geen spoedeisend belang voorzover voorzieningen in België hun effect zouden moeten hebben).

Nr 19. President Rechtbank Zwolle, 7 mei 1993, Marjo-Arte/O Harris Import Company (geen verwording tot soortnaam van het merk Pergamano door het gebruik van

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 62e jaargang Nr2 Blz. 37-76 Rijswijk, 16 februari 1994

38 Bijblad Industriële Eigendom, nr 2 16 februari 1994

die aanduiding door Marjo-Arte als de naam voor een bepaalde hobby of een specifieke techniek; gebruik door O Harris, bestaande uit het plakken van een instructie op de verpakking van haar eigen waren met daarop de vermelding "150 grs speciaal papier voor Perga-mano-techniek" geen gebruik voor waren in de zin van art. 13 lid A onder 1 BMW; wel gebruik in het economisch verkeer, welk gebruik de mogelijkheid van schade oplevert; geen geldige reden voor dit gebruik).

Nr 20. Hof Amsterdam, 14 januari 1993, H.J.M. de Vries/Fox Productions (geen overeenstemming; geen ongeoorloofd aanhaken aan de goodwill van The Bulldog-merken en van de onder de handelsnaam The Bulldog gedreven (horeca)ondernemingen).

Nr 21. Hof 's-Hertogenbosch, 30 maart 1993, Duracell Batteries/Philips Nederland (geen overeenstemming tussen beide verpakkingsmerken).

Nr 22. President Rechtbank 's-Gravenhage, 16 april 1992, The European/Times Newspaper (geen overeenstemming tussen merk en teken; geen strijd met art. 11 onder C BMW).

Nr 23. Hof Brussel, 27 november 1991, Geens Benelux/ Tisserand (merkinbreuk; schade bestaat uit gederfde winst wegens wankoop van een aantal flessen, uit de aantasting van het merk, en uit de kosten die voortvloeien uit de merkinbreuk).

Nr 24. Rechtbank Brussel, 11 oktober 1991, Davidoff & Cie. e.a./Suter en Empresa Cubana del Tabaco, h.o.d.n. Cubatabaco (verwijzing naar rechtbank 's-Gravenhage -waar reeds een verknochte zaak aanhangig is - omdat anders gevaar bestaat dat men tot tegenstrijdige beslissingen komt).

3. Modellenrecht.

Nr 25. Hof 's-Hertogenbosch, 3 november 1992, Bover/ B.J.H.A. Bertens, h.o.d.n. San Pierre Tin Click (geen auteursrecht op het drinktuitje van Bover; twijfel of in een bodemprocedure geoordeeld zou kunnen worden dat het drinktuitje van Bertens op inbreukmakende wijze overeenstemt met het model van Bover; geen verbod).

Officiële mededelingen

Overgang van het Centrum voor Kennisbescherming en Octrooi-informatie naar het Bureau voor de Industriële

Eigendom.

Sedert 1 januari 1994 maakt het Centrum voor Kennisbescherming en Octrooi-informatie (CKO) onderdeel uit van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Voorheen was het CKO als adviesorgaan ondergebracht bij het Innovatie Centra Netwerk, eveneens een dienstonderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. De voltallige formatie van het CKO is met zijn taken overgegaan naar het Bureau voor de Industriële Eigendom. Zijn taken betreffen o.m. het adviseren van middelgrote en kleine ondernemingen, het geven van voorlichting en het uitvoeren van de regeling Gratis admissie octrooiverle-ningsprocedure.

Nr 26. President Rechtbank Haarlem, 2 april 1993, B.J. van Suntenmartensdijk, h.o.d.n. Studio Display/ Industriële Drukkerij Chromos (vormgeving van het gedeponeerde model is een de gebruiksfunctie wezenlijk beïnvloedend onderdeel daarvan en noodzakelijk voor het verkrijgen van het technisch effect; geen modelrecht).

4. Handelsnaamrecht.

Nr 27. Kantonrechter Amsterdam, 17 september 1992, Academie voor Photo-Design-Studio's Hans Götze/H. Sieveking (nu "academie" een algemeen gangbaar woord is voor een opleidingsinstituut, kan "Academie voor de Fotografie" niet als handelsnaam gemonopoliseerd worden).

5. Auteursrecht.

Nr 28. Rechtbank Amsterdam, 15 mei 1991, H.A. Schlichting B.V. e.a./Makro Zelfbedieningsgroothandel (geen auteursrecht voor op tas toegepaste kleurencombinaties, wel voor O'Hara-logo; logo van gedaagde maakt inbreuk, maar haar treft geen schuld tot aan sommatie).

Wetgeving.

Rijkswet van 22 december 1993 (Aanpassing rijkswetten Awb) (blz. 72/3).

Besluit van 17 december 1993, houdende wijziging van het Octrooireglement (blz. 74).

Wijziging regeling Gratis admissie octrooiverleningspro-cedure (blz. 75).

Mededelingen.

P.A.O.-cursussen (blz. 75/6).

Studiemiddag "Intellectuele Eigendomsrechten in Landen Tuinbouw" (blz. 76).

Litteratuur.

Alle medewerkers zijn per 1 januari 1994 in vaste dienst overgeplaatst: mevrouw PJ. Grollé treedt op als hoofd van het CKO; de heren J.M. van Gaaien, Ir P.C.A. de Haas, Ing. D. van Harte, Ing. A.J.M. Laudy, E.E. Vennik en Ir P.G. van Waveren vervullen de adviseurs-funktie, mevrouw C.E.A.M. van den Brekel treedt op als office-manager en mevrouw H. Krul vervult de secretaresse-functie.

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Ir F.L.M. Rosen Jacobsen op zijn verzoek op 6 januari 1994 in bovengenoemd Register is ingeschreven en dat de inschrijving van de heer Dr H.B. van Leeuwen (wegens overlijden) op 2 januari 1994 in bovengenoemd Register is doorgehaald.

16 februari 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr 2 39

Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

Tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Stockholm, 14 juli 1967, herzien op 2 oktober 1979, zijn toegetreden Estland op 5 november 1993, en Bhoetan op 16 december 1993. Het Verdrag treedt voor genoemde staten in werking op resp. 5 februari 1994 en 16 maart 1994.

(Mededeling ontvangen van W.I.P.O.).

Verdrag van Parijs.

Tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm, 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1974, 225 en 1980, 31) zijn toegetreden Honduras op 3 november 1993 en El Salvador op 18 november 1993. Het Verdrag treedt voor deze staten in werking op resp. 4 februari 1994 en 19 februari 1994.

(La Proprièté Industrielle 1993, blz. 395).

Jurisprudentie

Nr 15. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 18 juni 1991.

(goot voor plantenkas II)

Mr J.J. Brinkhof.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Aannemelijk is dat de gemiddelde vakman onder

"bodem" van de roede-opneemkamer in goot IV niet zal verstaan het snijpunt van de zijwand van de koker met de condensgoot, maar de onderste delen van de wanden gevormd door het bovenstuk van de zijwand van de koker boven genoemd snijpunt en de condensgoot. Zó verstaan strekt een deel van de bodem van de roede-opneemkamer zich binnenwaarts uit ten opzichte van het breedste deel van de koker. Geoordeeld wordt dat goot IV onder de bescher-mingsomvang van het octrooi van eiseressen valt.

Art. 30, lid 2 Row.j" art. 3:35 Burgerlijk Wetboek. Het betoog van gedaagden dat eiseressen zich niet tegen

goot IV kunnen verzetten, omdat eiseressen zich in het eerdere kort geding bij de visie van de Octrooiraad inzake de beschermingsomvang van het octrooi hebben aangesloten, en gedaagde sub 1 in vertrouwen daarop deze goot heeft geïntroduceerd, wordt verworpen. Weliswaar hebben eiseressen zich in het eerdere kort geding aangesloten bij het advies van de Octrooiraad; aangenomen moet echter worden dat dit slechts gold voor de conclusie van dit advies, niet voor de redenering van de Octrooiraad (die door het Hof niet is gevolgd).

1. P.L.J. Bom Beheer B.V. te Naaldwijk, en 2. Boal B.V. te De Lier, eiseressen [in kort geding],

procureur Mr T. Schaper, tegen 1. Alcoa Nederland B.V. te Drunen, 2. Maurice Kassenbouw B.V. te Horst, 3. Vlasrooth B.V. te Maasbree, 4. Inveka Naaldwijk B.V. te Naaldwijk, en

Modellenschikking van 's-Gravenhage.

Op 25 november 1993 is Joegoslavië toegetreden tot de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, 6 november 1925, herzien te 's-Gravenhage, 28 november 1960, aangevuld te Stockholm, 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1984, 100). De Overeenkomst (1960) is voor Joegoslavië op 30 december 1993 in werking getreden.


Verdrag van Boedapest.

Tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement, 28 april 1977 en gewijzigd op 26 september 1980 (Trb. 1987, 62) zijn toegetreden Cuba op 19 november 1993 en Joegoslavië op 25 november 1993. Het Verdrag treedt voor genoemde staten in werking op resp. 16 februari 1994 en 25 februari 1994.


5. Meeuwisse B.V. te Nootdorp, gedaagden [in kort geding], procureur Mr R.V. Kist, advocaat Mr J.A.A. Oomens te Rotterdam.

Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan. a. Eiseressen zijn houdsters van het Nederlandse

octrooi nr. 182.361, haar onder dagtekening van 2 februari 1988 verleend voor een goot voor een warenhuis.

b. De conclusie van het octrooi luidt: Goot voor een warenhuis welke goot uit geëxtru-deerd profielmateriaal bestaat, omvattende ten minste één kokerruimte met een kokeronderstuk, met opstaande kokerzijwanden en met een kokerbovenstuk, dat de bodem van een buitengoot vormt, en omvattende aan weerszijden draagmid-delen voor het dragen van dakroeden en dakglasplaten, met het kenmerk, dat het bovenstuk van elke kokerzijwand verbonden is met een zich van deze kokerzijwand binnenwaarts uitstrekkende bodem van een roede-opneemkamer (7), waarbij het binnenstuk van de bodem van deze roede-opneemkamer verbonden is met een opwaarts gerichte binnenwand van de roede-opneemkamer (7), waarbij de bovenstukken van de binnenwanden van de beide roede-opneemkamers (7) onderling zijn verbonden door het kokerbovenstuk (6), waarbij zich vanaf het bovenstuk van de binnenwand van elke roede-opneemkamer (7) een als oplegrand (8) gevormd draagmiddel voor glasplaten (28) zich buitenwaarts uitstrekt, waarbij het bovenstuk van de binnenwand en de bovenrand van de kokerzijwand of één van beide als draag-middelen resp. als draagmiddel voor de dakroeden (27) zijn resp. is uitgevoerd en waarbij de roede-opneemkamers (7) condensopvanggoten (7) vormen, die via doorlaten (40) communiceren met de kokerruimte, die ten minste als condensafvoergoot dienst doet. c. Figuur 2 van het octrooischrift ziet er als volgt uit:


d. Gedaagde sub 1 vervaardigt goten, die zij aanduidt als goot IV.

e. Deze goot ziet er als volgt uit:

RU8SSI 322023 ' ÏSER 310022

f. Gedaagden sub 2 en 4 zijn kassenbouwers. Zij brengen goot IV in het verkeer.

g. Gedaagden sub 3 en 5 zijn tuinders. In hun kassen zijn goten van het type IV verwerkt.

2. Eiseressen vorderen - kort gezegd - op straffe van dwangsommen:

a. gedaagden te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi;

b. gedaagden sub 1, 2 en 4 te bevelen inbreukmakende goten van haar afnemers terug te nemen en aan eiseressen een lijst van afnemers te verschaffen.

3. Aan haar vorderingen leggen eiseressen ten grondslag dat goot IV onder de beschermingsomvang van haar octrooi valt.

4. Gedaagden verzetten zich tegen toewijzing van het gevorderde.

5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 5.1. Gedaagden voeren aan dat goot IV buiten de

beschermingsomvang van het octrooi van eiseressen valt. Gedaagden wijzen op de volgende verschillen: - Geen roede-opneemkamer; - Geen combinatie van roede-opneemkamer en condens-goot; - Geen oplegrand voor glas aan een roede-opneemkamer; - Geen oplegrand die buitenwaarts is gericht; - Geen bodem die zich binnenwaarts uitstrekt, dat wil zeggen binnen de "basisvorm"; - Geen bodem die zich binnenwaarts uitstrekt, dat wil zeggen binnenwaarts ten opzichte van het breedste deel van de koker.

5.2. Alvorens tot bespreking van de argumenten van gedaagden over te gaan, wordt het volgende vooropgesteld.

5.2.1. Tussen partijen is al eerder een kort gedingprocedure gevoerd. In dat kort geding was de vraag aan de orde of de zogenaamde goten I en II onder de beschermingsomvang van het octrooi van eiseressen vielen [zie B.I.E. 1993, blz. 105; Red.].

5.2.2. In het vonnis d.d. 26 september 1988 van de President van deze rechtbank is overwogen dat goot I wél en goot II niet onder die beschermingsomvang viel.

5.2.3. Goot II zag er als volgt uit:

5.2.4. In de daarop volgende appelprocedure heeft het Gerechtshof in zijn arrest d.d. 11 januari 1990 op de voet van het bepaalde in artikel 57 van de Rijksoctrooiwet aan de Octrooiraad gevraagd schriftelijke inlichtingen en technische adviezen te verstrekken met betrekking tot onder meer de vragen:

"b) welke betekenis - in het bijzonder: functionele - zullen derden (waarbij de gemiddelde vakman maatstaf is) bij lezing van het octrooi toekennen aan het kenmerk dat de bodem van de roede-opneemkamer zich "binnenwaarts" uitstrekt, mede gezien het slot van de octrooiconclusie waar de condensopvangfunctie van de roede-opneemkamer afzonderlijk en met zoveel woorden wordt vermeld? c) zullen bovenbedoelde derden, bij lezing van het octrooi de ten processe bedoelde goot II,... zien als een toepassing van de geoctrooieerde uitvinding?" 5.2.5. De Octrooiraad heeft in zijn rapport d.d. 17 mei

1990 geantwoord: 3. Ad vraag b: betekenis van "binnenwaarts" in de conclusie. Uit de conclusie is duidelijk dat een kokerprofïel wordt bedoeld met instulpingen die de roede-opneem/condenskamers vormen, opdat aan de


vereisten van enerzijds voldoende sterkte en anderzijds minimaal materiaalgebruik en geringe schaduwwerking wordt voldaan. Deze opvatting vindt ook bevestiging in de eigen bewoordingen van Bom/Boal waar zij - toen nog als aanvraag-sters - bij brief van 16 januari 1987 aan de Octrooiraad berichtten: "De goot .... onderscheidt zich ten opzichte van de goot volgens de Nederlandse octrooiaanvrage 7908762, doordat twee condensopvangkamers, die tevens roede-opneem-kamers zijn, tezamen met een er tussen aangebracht brugstuk de afstand tussen de beide zijwanden overbruggen". Weliswaar is het mogelijk met buitenwaarts van het profiel gelegen kamers de roede-opneemfunctie en de condensfunctie te combineren, maar niet met behoud van minimale schaduwwerking - er zullen, over een zekere afmeting, uitsteeksels uit het profiel zijn - en ook niet met behoud van minimaal materiaalgebruik. Juist door toepassing van binnen-waarts gelegen kamers worden uitsteeksels buiten het profiel vermeden, althans kunnen deze minimaal zijn. 4. Ad vraag c: inbreuk? Alcoa II maakt naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling inbreuk omdat, zij het in beperkte mate, de kamers zich binnenwaarts uitstrekken, hetgeen overigens door de gekozen zig-zagvorm van de zijwand wordt verhuld. Ter toelichting heeft de Bijzondere Afdeling in de als bijlage aangehechte afbeelding van goot II met rood een wijziging ingetekend, die naar haar oordeel, althans voor de zijwanden, de basisvorm van het kokerprofiel weergeeft. Bij de door de Bijzondere Afdeling getekende constructiewijziging strekt de bodem van de roede-opneem/condenskamer zich vanaf punt X "buitenwaarts" uit. De door Alcoa ontworpen constructie wijkt echter in zoverre van het in rood getekende profiel af dat de zijwand van het profiel onder het punt X binnenwaarts is geknikt en daarmee het diepste punt van de roede-opneem/condenskamer binnenwaarts, naar punt P, is verplaatst. 5.2.6. In zijn eindarrest d.d. 11 april 1991 heeft het

Gerechtshof onder meer overwogen: 11. Dit brengt mee dat "binnenwaarts" ook door derden functioneel moet worden verstaan als: binnenwaarts ten opzichte van het breedste deel van de koker en dat in de conclusie de woorden "van deze kokerzijwand binnenwaarts..." niet betekent dat bepaaldelijk op- het punt waar bodem en zijwand elkaar snijden de bodem naar binnen moet gaan. En zo men al aan die woorden die betekenis toekent, is voor derden voldoende duidelijk dat een constructie waarbij de bodem zich binnen de grootste breedte van de koker uitstrekt, maar gezien slechts vanaf het snijpunt met de zijwand, die ter plaatse van dat punt binnen de grootste breedte ligt, zich buitenwaarts uitstrekt, in het licht van de ganse uitvinding - zoals zij is geoctrooieerd, maar ook met inachtneming van de objectieve stand van de techniek - gelijkwaardig is aan een constructie volgens de letter van het octrooi. 12. Bij de ten processe bedoelde Alcoa goot II zijn de bodems van de roede-opvangkamers deels binnen deels buiten het breedste deel van de koker gelegen. Voor het overige beantwoordt die goot geheel aan de octrooiconclusie. Al wordt door de ligging van de bodems de geoctrooieerde uitvinding niet optimaal toegepast, zij wordt wel toegepast. 5.2.7. Geoordeeld wordt dat bij de beantwoording van

de vraag of goot IV onder de beschermingsomvang van het octrooi van eiseressen valt, uitgangspunt behoort te

zijn het octrooi van eiseressen zoals het door het Gerechtshof 'wordt verstaan.

5.3. En dan nu de beoordeling van de verschillen. 5.3.1. Geen roede-opneemkamer? Anders dan gedaagden betogen wordt in goot IV wel

een roede-opneemkamer aanwezig geacht. De ruimte tussen de veer, het bovenstuk van de zijwand van de koker en de condensgoot wordt als zodanig gezien.

5.3.2. Geen combinatie van roede-opneemkamer en condensgoot?

Uit het overwogene in 5.3.1. vloeit voort dat die combinatie in goot IV wel aanwezig is.

5.3.3. Geen oplegrand voor glas aan een roede-opneemkamer?

Gelet op de omschrijving van de roede-opneemkamer in 5.3.1. is in goot IV sprake van een oplegrand aan de roede-opneemkamer.

5.3.4. Geen oplegrand die buitenwaarts is gericht? 5.3.4.1. Hier dreigt zich een soortgelijke discussie te

herhalen als gevoerd is in de korte gedingen over goot II naar aanleiding van de betekenis van de woorden "een zich van deze kokerzijde binnenwaarts uitstrekkende bodem van de roede-opneemkamer." Dat komt echter voorshands minder juist voor. Functioneel gezien maakt het niet uit of de oplegrand zich binnen- of buitenwaarts uitstrekt. Zowel bij de ene als andere oplegrand zijn namelijk de doeleinden van de uitvinding zoals omschreven in de beschrijving (pag. 1, regels 16-21), bereikbaar.

5.3.4.2. Bij de vorm van de roede-opneemkamer in goot IV is een zich buitenwaarts uitstrekkende oplegrand overbodig; volstaan kan worden met het benutten van een stukje van de bovenzijde van het bovenstuk als oplegrand.

5.3.4.3. In het licht van het overwogene in 5.3.4.1. leidt dit verschil niet tot de conclusie dat goot IV buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt.

5.3.5. Geen bodem die zich binnenwaarts uitstrekt, d.w.z. binnen de "basisvorm"?

Met dit argument oriënteren gedaagden zich op het rapport van de Octrooiraad (rechtsoverweging 5.2.5.). Op dit punt heeft het Gerechtshof het advies van de Octrooiraad niet overgenomen. In rechtsoverweging 5.2.7. is overwogen dat in dit geding uitgangspunt is het octrooi zoals het door het Gerechtshof wordt verstaan.

5.3.6. Geen bodem die zich binnenwaarts uitstrekt, d.w.z. binnenwaarts ten opzichte van het breedste deel van de koker?

Gedaagden zoeken hier aansluiting bij de overwegingen van het Gerechtshof (zie hierboven r.o. 5.2.6.). Dat is juist. Kennelijk verstaan gedaagden onder "bodem" alleen het snijpunt van de zijwand van de koker met de condensgoot. Deze uitleg van de term "bodem" wordt echter onjuist geoordeeld. Het wordt namelijk aannemelijk geacht dat de gemiddelde vakman onder "bodem" van de roede-opneemkamer in goot IV, zoals omschreven in 5.3.1., zal verstaan de onderste delen van de wanden gevormd door het bovenstuk van de zijwand van de koker boven genoemd snijpunt en de condensgoot. Zó verstaan moet men concluderen dat een deel van de bodem van de roede-opneemkamer zich binnenwaarts ten opzichte van het breedste deel van de koker uitstrekt. En dan geldt evenzeer wat het Gerechtshof heeft overwogen met betrekking tot goot II.

5.4. Uit al het voorgaande vloeit voort dat goot IV onder de beschermingsomvang van het octrooi van eiseressen valt.

5.5. Gedaagden betogen voorts dat wanneer sprake zou zijn van een bodem die zich binnenwaarts uitstrekt, eiseressen zich niet tegen goot IV kunnen verzetten, omdat zij zich bij de visie van de Octrooiraad hebben aangesloten en gedaagde sub 1 in vertrouwen daarop goot II [lees: IV; Red.] heeft geïntroduceerd.

5.6. Het is waar dat eiseressen zich in de procedure bij het Gerechtshof, in haar conclusie na advies van de Octrooiraad, hebben aangesloten bij de antwoorden die


de Octrooiraad in zijn advies van 17 mei 1990 op de hem gestelde vragen heeft gegeven. Hiermee is niet alles gezegd. Men moet namelijk in het advies een onderscheid maken tussen enerzijds de conclusies van de Octrooiraad dat voldoende uitvindingshoogte aanwezig was en dat goot II onder de beschermingsomvang van het octrooi viel, en anderzijds de redeneringen van de Octrooiraad. Het ligt voor de hand dat eiseressen zich slechts hebben aangesloten bij de conclusies. Die conclusies waren hetgeen voor eiseressen telde. Redelijkerwijze mocht gedaagde sub 1 de inhoud van de conclusie van eiseressen na deskundigenbericht niet zo verstaan dat eiseressen zich ook wat de redenering betreft, geheel en onvoorwaardelijk aansloten bij de Octrooiraad. Dat was voor hen nodig noch nuttig. Het betoog van gedaagden zoals verwoord in 5.5. wordt daarom verworpen.

5.7. Gelet op het vorenstaande is het gevorderde inbreukverbod ten aanzien van de gedaagden sub 1, 2 en 4 toewijsbaar. Ten aanzien van de gedaagden 3 en 5 is de vordering slechts toewijsbaar voorzover het gaat om onverwerkte goten. Zou deze beperking niet worden aangebracht dan zouden de gedaagden 3 en 5 gedwongen worden de aangelegde goten - en misschien nog wel meer - te doen afbreken. Dat zou als voorlopige maatregel te ver gaan.

5.8. Wat het bevel tot terugneming betreft, zal worden bepaald dat het betrekking heeft op onverwerkte goten.

5.9. De dwangsommen zullen als na te melden worden gematigd.

6. Gedaagden zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing De President: 1. Verbiedt gedaagden inbreuk te maken op het

Nederlands octrooi 182.361 van eiseressen - wat gedaagden 3 en 5 betreft: voorzover het om onverwerkte goten gaat - op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-per overtreding of - naar keuze van eiseressen - ƒ 1.000,-per strekkende meter van de goot waarmee dit verbod wordt overtreden.

2. Beveelt gedaagden sub 1, 2 en 4 om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis al haar goten waarvan de aflevering inbreuk op voornoemd octrooi heeft opgeleverd, van haar afnemers terug te nemen, voorzover bij die afnemers nog onverwerkt aanwezig en voorzover die afnemers daaraan, na aanbod om de kosten te vergoeden, willen meewerken, en aan eiseressen binnen die termijn ter controle een volledige lijst te verschaffen van namen en adressen van afnemers, aan wie dergelijke afleveringen zijn gedaan, een en ander op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere dag waarop gedaagden niet volledig aan deze bevelen zullen hebben voldaan.

3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

4. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 16. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 28 januari 1992.

(goot voor plantenkas III)

Mr J.J. Brinkhof.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Uitgangspunt moet zijn dat de goot uit een koker bestaat

en dat een speciale kokervormige goot is geoctrooieerd waarvoor - onder meer - kenmerkend is een zich van de kókerzijwand (binnenwaarts) uitstrekkende bodem van een roede-opneemkamer. De uiteinden van de condensgootjes liggen niet op de kokerzijwand en spelen dus geen rol bij de beoordeling of de roede-opneemkamers zich binnenwaarts

uitstrekken. Ten opzichte van het breedste deel van de koker is in goot V geen zich binnenwaarts uitstrekkende bodem aanwezig.

1. P.L.J. Bom Beheer B.V. te Naaldwijk, en 2. Boal B.V. te De Lier, eiseressen [in kort geding],

procureur Mr T. Schaper, tegen Alcoa Nederland B.V. te Drunen, gedaagde [in kort

geding], procureur Mr R.V. Kist, advocaat Mr J.A.A. Oomens te Rotterdam.

Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan. a. Eiseressen zijn houdsters van het Nederlandse

octrooi nr. 182.361, haar onder dagtekening van 2 februari 1988 verleend voor een goot voor een warenhuis.

b. De conclusie van het octrooi luidt: [zie de voorgaande uitspraak; Red.].

c. Figuur 2 in het octrooischrift ziet er als volgt uit [zie de voorgaande uitspraak; Red.].

d. Gedaagde vervaardigt in het Koninkrijk in of voor haar bedrijf goten, die zij aanduidt als goot V.

e. Deze goot V ziet er als volgt uit.

u*>

2. Eiseressen vorderen - kort gezegd - gedaagde op straffe van dwangsommen:

a. te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi; b. te bevelen inbreukmakende goten van haar

afnemers terug te nemen en aan eiseressen een lijst van afnemers te verschaffen.

3. Aan haar vordering leggen eiseressen ten grondslag dat goot V onder de beschermingsomvang van haar octrooi valt en gedaagde door het verrichten van de in rechtsoverweging 1 onder d. genoemde handeling inbreuk maakt op haar rechten uit dit octrooi.

4. Gedaagde verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde.

5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 5.1. Het volgende wordt vooropgesteld. 5.1.1. Tussen eiseressen en (onder meer) gedaagde zijn

al twee eerdere kort-gedingprocedures gevoerd [zie de voorgaande uitspraak, r.o. 5.2.1. t/m 5.2.6.; Red.].

5.2. Ook in deze procedure zal uitgangspunt zijn het octrooi van eiseressen zoals het octrooi door het Gerechtshof werd verstaan.

5.3. In een spitsvondig betoog zetten eiseressen uiteen dat goot V onder de beschermingsomvang van haar


octrooi valt. Zij maken onderscheid tussen de "eigenlijke" goot en het bovenstuk. Met "eigenlijke" goot bedoelen zij in figuur 2 van het octrooischrift het gedeelte:

en met bovenstuk - al naar gelang uitgegaan wordt van A-A of C-C - respectievelijk

of

Vervolgens menen eiseressen dat de "eigenlijke" goot in de goot van gedaagde er aldus uitziet

en het bovenstuk

r-Ó_

Op basis hiervan concluderen eiseressen dat bij goot V letterlijk voldaan is aan de zinsnede in het kenmerk "dat

het bovenstuk van elke kokerzijwand verbonden is met een zich van deze kokerzijwand binnenwaarts uitstrekkende bodem van een roede-opneemkamer", althans dat van equivalentie sprake is. Volgens eiseressen is goot V "in wezen niks anders" dan onderstaande goten

waarbij door een wijziging van de "eigenlijke" goot (zie stippellijn) - die overigens geen enkele betekenis heeft -slechts de schijn wordt gewekt dat van octrooiinbreuk geen sprake is; de geoctrooieerde maatregelen zitten immers in de overbrugging, dat wil zeggen in het bovenste stuk van de koker, en niet in de "eigenlijke" goot. Aldus eiseressen.

5.4. Gedaagde voert echter aan dat ten aanzien van goot V buiten twijfel is dat de roede-opneemkamers zich buitenwaarts uitstrekken ten opzichte van de koker, de kokerzijwanden en het breedste punt van de koker.

5.5. Voorshands wordt geoordeeld dat het betoog van eiseressen niet als juist kan worden aanvaard. Uitgaande van het onderscheid tussen het bovenstuk en de "eigenlijke" goot moet men toegeven dat de redenering van eiseressen overtuigend klinkt. Het uitgangspunt vormt echter de zwakke stee.

Uit de conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, wordt afgeleid dat uitgangspunt behoort te zijn dat de goot uit een koker bestaat en dat een speciale kokervormige goot is geoctrooieerd waarvoor - onder meer - kenmerkend is een zich van de kokerzijv/md uitstrekkende bodem van een roede-opneemkamer. Wat eiseressen in feite doen is de punten R en R van goot V beschouwen als punten gelegen op de kokerzijwand en vervolgens vaststellen dat de bodem van de roede-opneemkamer zich ten opzichte van deze punten binnenwaarts uitstrekt. Die punten liggen echter buiten de koker, zodat de redenering niet klopt.

5.6. Volgens het Gerechtshof dient binnenwaarts te worden verstaan als "binnenwaarts ten opzichte van het breedste deel van de koker." Ten opzichte van het breedste deel van de koker is in goot V geen zich binnenwaarts uitstrekkende bodem aanwezig.


5.7. Uit het voorgaande vloeit voort dat een wezenlijk kenmerk van de geoctrooieerde uitvinding in goot V ontbreekt zodat deze goot buiten de beschermingsomvang van het octrooi van eiseressen valt. Niet geoctrooieerd is immers een kokervormige goot waarbij instulpingen ten behoeve van de roede-opneemkamers ontbreken en die dientengevolge de voordelen mist welke verbonden zijn aan dergelijke instulpingen. Voor alle duidelijkheid: die voordelen zijn niet - derhalve evenmin op een equivalente wijze - in goot V belichaamd.

5.8. Gelet op het voorgaande zal de vordering van eiseressen moeten worden afgewezen. Eiseressen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing De President: 1. Wijst de vordering af. 2. Veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding,

tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 2.000,-. Enz.

Nr 17. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 11 december 1992.

(Goede Tijden Slechte Tijden)

Mr CA. Terwee-van Hilten.

Art. 1 Benelux Merkenwet. De leuze "Goede Tijden, Slechte Tijden" heeft vooral als

titel van de televisieserie grote bekendheid verkregen en moet daarom als een onderscheidend teken worden beschouwd.

Grundy/JE Productions V.o.f. te Aalsmeer, eiseres [in kort geding], procureur Mr H.K. Garvelink, advocaat Mr R.J. Prins te Amsterdam,

tegen 1. Exploitatiemaatschappij Renimex B.V. te Benne-

broek, gedaagde [in kort geding], procureur Mr F.J. van Velsen, en

2. Cornelis Bernardus van der Hulst, h.o.d.n. Ernike, te Valkenburg a/d Geul, gedaagde [in kort geding], niet verschenen.

2.1 De vaststaande feiten In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan. a. Grundy is houdster van het woordmerk en het

woordbeeldmerk "Goede Tijden Slechte Tijden" geregistreerd in het Benelux Merkenregister voor diverse waren en diensten onder de nummers 483686 en 496136.

b. Het merk "Goede Tijden Slechte Tijden" wordt door Grundy in de Benelux gebruikt voor (onder andere) een televisieserie en kleding.

c. Renimex is producent van kleding en gebruiksvoorwerpen met opgedrukte teksten. Zij heeft boxer-shorts en glazen geproduceerd, voorzien van de tekst "Goede Tijden Slechte Tijden".

d. Ernike is een afnemer van Renimex. Zij exploiteert een winkel in Valkenburg. Op 13 mei 1992 heeft Ernike, na daartoe door Grundy te zijn gesommeerd, door ondertekening van de sommatiebrief bevestigd dat zij met onmiddellijke ingang de verhandeling van (onder meer) goederen die inbreuk maken op de rechten van Grundy op het merk "Goede Tijden Slechte Tijden" zal staken, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van ƒ 5000,-per overtreding.

e. Op 23 september 1992 en 9 oktober 1992 heeft een door Grundy ingeschakeld onderzoeksbureau telkens geconstateerd dat Ernike in haar winkel door Renimex geproduceerde boxer-shorts met de opdruk "Goede Tijden Slechte Tijden" te koop aanbood.

2.2 De vordering en de grondslag daarvan 2.2.1 Grundy vordert, na ter zitting haar eis enigszins

te hebben aangepast, dat de President bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

a. gedaagden zal gebieden onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis de in het geding aan de orde gekomen inbreuken op de merkrechten van Grundy te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van het gebod;

b. gedaagden zal gebieden onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis het in het geding aan de orde gekomen onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dat gebod;

c. Renimex zal gebieden binnen 5 dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de raadsman van Grundy volledige gegevens te verstrekken met betrekking tot de verkoop van produkten onder het merk "Goede Tijden Slechte Tijden" zoals: eventuele toeleveranciers, afnemers, hoeveelheden verkochte produkten, omzet en winst-gegevens zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke dag dat Renimex met de correcte naleving van dit gebod in gebreke blijft;

d. Renimex zal gebieden binnen 5 dagen na betekening van het te wijzen vonnis alle reeds uitgeleverde inbreukmakende produkten van haar afnemers terug te nemen althans haar afnemers bij aangetekende brief onder vermelding van het vonnis daarom te verzoeken tegen creditering, onder toezending van een kopie van die brieven aan de raadsman van Grundy zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke dag dat Renimex met de correcte naleving van dit gebod in gebreke blijft;

e. Renimex zal veroordelen tot betaling van een voorschot op de door Grundy geleden schade van ƒ 10.000,-;

f. Ernike zal veroordelen tot betaling van een boete van ƒ 10.000,- wegens het tweemaal overtreden van de door haar getekende onthoudingsverklaring;

g. gedaagden hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van de procedure.

2.2.2 Grundy, die stelt bij haar vorderingen spoedeisend belang te hebben, legt daaraan ten grondslag dat gedaagden door boxer-shorts en/of glazen te koop aan te bieden die zijn voorzien van de tekst "Goede Tijden Slechte Tijden" gelet op artikel 13A aanhef en onder 1 en 2 Benelux Merkenwet ("BMW") in strijd handelen met het merkrecht van Grundy op dit woordmerk, waardoor Grundy schade lijdt. Zij verwijt gedaagden tevens onrechtmatig handelen en maakt ten aanzien van Ernike aanspraak op de in 2.1 sub d. bedoelde - tweemaal door haar verbeurde - contractuele boete.

2.3 Het verweer van Renimex 2.3.1 Renimex heeft als verweer gevoerd dat de leuze

"Goede Tijden Slechte Tijden" niet als merk kan gelden en, voor zover het wel om een geldig merk zou gaan, dit niet voor de categorie "glazen" is gedeponeerd, terwijl het bepaalde in artikel 13A onder 2 BMW toepassing mist.

2.3.2 Renimex heeft zich (niettemin) gerefereerd aan het oordeel van de President ten aanzien van het onder a., c. en d. gevorderde. Zij heeft geconcludeerd tot afwijzing van het onder e. gevorderde voorschot op schadevergoeding, omdat deze geldvordering volgens haar niet voldoet aan de vereisten die daarvoor in kort geding gelden.

3. Beoordeling van het geschil 3.1 De President verklaart zich in verband met het

beroep van Grundy op merkenrechtelijke bescherming ingevolge artikel 37B BMW uitdrukkelijk bevoegd van deze zaak kennis te nemen, aangezien Renimex woonplaats heeft in het arrondissement Haarlem en de tegen de beide gedaagden ingestelde vorderingen betrekking hebben op verknochte geschillen.


3.2 Het standpunt van Renimex dat een leuze (een "kreet") als "Goede Tijden Slechte Tijden" niet als merk gedeponeerd zou kunnen worden omdat dit zou neerkomen op het "monopoliseren van de taal", gaat in zijn algemeenheid niet op. Wanneer een dergelijke titel of leuze door inburgering een onderscheidend vermogen heeft gekregen, kan het als merk worden gebruikt. De leuze "Goede Tijden Slechte Tijden" heeft - naar door Renimex is erkend - vooral als titel van de televisieserie grote bekendheid verkregen en moet daarom als een onderscheidend teken worden beschouwd. Het beroep van Renimex op de uitzonderingsclausule van artikel 1 BMW faalt, aangezien de in lid 2 van dit artikel opgesomde uitzonderingen uitsluitend beperkingen zijn op de mogelijkheid bescherming te verkrijgen voor een vormmerk.

3.3 Renimex stelt zich verder ten onrechte op het standpunt dat Grundy niet - op basis van artikel 13A onder 2 BMW - kan optreden tegen het op de markt brengen van de glazen met de tekst "Goede Tijden Slechte Tijden", omdat, gelet op de verschillende aard van de goederen, Renimex daardoor geen schade ondervindt. Aangezien Grundy met merk voor verschillende soorten waren gebruikt (kleding, agenda's, briefkaarten) in het kader van wat zij zelf aanduidt als "merchandising", is goed denkbaar dat het publiek zal veronderstellen dat ook de door Renimex geproduceerde glazen, voorwerpen die zich in principe voor deze "merchandising" lenen, van Grundy afkomstig zijn. Grundy kan daarom door het op de markt brengen van de bewuste glazen schade lijden.

3.4 Er moet dan ook van worden uitgegaan dat gedaagden door productie en verhandelen van de onder 2.1 c. en e. bedoelde boxer-shorts inbreuk op het woordmerk van Grundy hebben gemaakt als bedoeld in art. 13A aanhef en sub 1 BMW. De productie van de glazen met opdruk levert "ander gebruik" door Renimex op als bedoeld in art. 13A aanhef en sub 2 BMW.

3.5 Renimex heeft zich voor wat betreft het onder a., c. en d. gevorderde (overigens) gerefereerd aan het oordeel van de President.

Deze onderdelen van de vordering, die de President (ook overigens) gerechtvaardigd voorkomen, zijn jegens Renimex voor toewijzing vatbaar, met dien verstande dat Renimex niet zal worden bevolen omzet- en winstge-gevens aan Grundy te verstrekken. Dit onderdeel van het sub c. gevorderde wordt afgewezen, omdat Grundy hieraan ten grondslag heeft gelegd dat zij aan de hand van die gegevens wil nagaan in hoeverre op haar rechten inbreuk wordt gemaakt, terwijl zij ter terechtzitting desgevraagd te kennen heeft gegeven dat zij de winst- en omzetgegevens daarvoor niet nodig heeft en op dit punt haar vordering niet heeft gehandhaafd. Er zijn termen aanwezig om aan de gevraagde dwangsommen een maximum te verbinden. Bij toewijzing van deze onderdelen van de vordering in de gevraagde vorm zijn de belangen van Renimex in zoverre gewaarborgd dat de -commercieel gevoelige - gegevens niet direct aan Grundy, maar aan haar raadsman zullen worden verstrekt en Grundy en haar raadsman zich ermee akkoord hebben verklaard dat de gegevens alleen aan Grundy ter beschikking zullen worden gesteld als op basis daarvan tegen merkinbreuk zal moeten worden opgetreden.

Tenslotte moet nog worden overwogen dat het belang van Grundy om door middel van de verplichting tot aangetekende verzending te kunnen controleren of de brieven aan de afnemers van Renimex daadwerkelijk door haar zijn verzonden, zwaarder moet wegen dan het belang van Renimex om de kosten van die verzending zo laag mogelijk te houden.

3.6 Aannemelijk is dat Grundy door de merkinbreuk door Renimex schade heeft geleden. Die schade is door Grundy in deze procedure niet tot het gevorderde voorschot van ƒ10.000,- onderbouwd. Grundy heeft aangevoerd dat zij omzet heeft gederfd, maar geen enkele

indicatie gegeven van de hoogte van die derving. Op basis van de van Renimex afkomstige gegevens, die -vooralsnog onbetwist - aangeeft in totaal ongeveer 400 van de gewraakte boxer-shorts op de markt te hebben gebracht, is onvoldoende aannemelijk dat de schade van Grundy als gevolg van omzetderving in de orde van grootte zal zijn van het gevorderde bedrag. Wel aannemelijk is dat Grundy buitengerechtelijke kosten heeft moeten maken. Zij heeft onbetwist gesteld dat alleen al de nota's van het onderzoeksbureau totaal ƒ 2.144,-bedragen. De buitengerechtelijke kosten zullen derhalve tenminste een bedrag van ƒ2500,- belopen. Deze schadepost zal vrijwel zeker in een bodemprocedure worden toegewezen, en is daarom al in dit kort geding toewijsbaar. Renimex heeft niet aannemelijk weten te maken dat er sprake zou zijn van een restitutierisico. Het onder e. gevorderde zal daarom worden toegewezen tot een bedrag van ƒ 2500,-.

3.7 De gestelde feiten kunnen het jegens Ernike sub a. en f. gevorderde dragen. Hetgeen door Renimex is aangedragen mede in aanmerking genomen, komt het sub a. en f. jegens Ernike gevorderde de President ook overigens niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat deze onderdelen van het gevorderde toewijsbaar zijn. De sub a. gevraagde dwangsom zal worden gemaximeerd.

3.8 Het jegens de beide gedaagden onder b. gevorderde, is niet voor toewijzing vatbaar. Ter toelichting op dit onderdeel heeft Grundy aangevoerd dat moet worden voorkomen dat gedaagden in de toekomst onrechtmatig zullen handelen door met een merk dat op "Goede Tijden Slechte Tijden" lijkt of daarmee direct wordt geassocieerd, aan te haken bij het merk van Grundy. Grundy heeft echter niets aangevoerd waaruit blijkt dat dit gevaar te duchten is.

3.9 Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partijen en bij gebreke van verweer op het punt van de gevraagde hoofdelijkheid, hoofdelijk worden veroordeeld in de proceskosten. Renimex heeft zich tegen een proceskostenveroordeling verzet met het argument dat zij ten onrechte in de procedure is betrokken, omdat zij zich bereid had verklaard aan de eisen van Grundy te voldoen. Zij verwijst daarbij naar de telefax van haar raadsman d.d. 30 november 1992. Deze fax bevat echter geen onvoorwaardelijke toezegging dat geen merkinbreuk meer zal plaatsvinden, maar een schikkingsvoorstel, waarbij ook van Grundy concessies worden verlangd.

4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4.1 Gebiedt gedaagden om onmiddellijk na betekening

van dit vonnis de inbreuken op de merkrechten van eiseres zoals in dit geding aan de orde gekomen te staken en gestaakt te houden;

4.2 Bepaalt dat gedaagden voor iedere overtreding van het onder 4.1 gegeven gebod een dwangsom verbeuren van ƒ 10.000,- (...) met een maximum van ƒ 150.000,- (...);

4.3 Beveelt gedaagde sub 1 om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiseres volledige gegevens te verstrekken met betrekking tot de verkoop van produkten onder het merk "Goede Tijden Slechte Tijden" zoals: eventuele toeleveranciers, afnemers en hoeveelheden verkochte produkten;

4.4 Beveelt Renimex binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis alle reeds uitgeleverde inbreukmakende produkten van haar afnemers terug te nemen, althans haar afnemers bij aangetekende brief onder vermelding van het vonnis daarom te verzoeken tegen creditering, onder toezending van een kopie van die brieven aan de raadsman van Grundy;

4.5 Bepaalt dat gedaagde sub 1 voor iedere dag dat zij de onder 4.3 en/of 4.4 gegeven bevelen niet naleeft een dwangsom verbeurt van ƒ 10.000,- (...) met een maximum van ƒ 150.000,-(...);

4.6 Veroordeelt gedaagde sub 1 tot betaling aan eiseres van een bedrag van ƒ 2500,- (...);


4.7 Veroordeelt gedaagde sub 2 tot betaling aan eiseres van een bedrag van ƒ 10.000,- (...);

4.8 Veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van het geding, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, aan de zijde van eiseres tot aan deze uitspraak begroot op ƒ500,- aan verschotten en ƒ1.500,- aan salaris voor de procureur.

4.9 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 4.10 Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 18. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 12 januari 1993.

(schelpvormige kinderbadjes)

Mrs E.A.M. van der Kallen, A.H.Q. Goossens en J.A.M. Banning.

Art. 1, tweede lid Benelux Merkenwet. De wezenlijke waarde van de onderhavige waar - een

zwembad/zandbak in de vorm van een schelp - is vooral gelegen in de schoonheid en de aantrekkelijkheid van de vorm van de Sint Jacobsschelp, welke in hoge, in ieder geval belangrijke mate het commercieel succes ervan bepaalt. Het is de toegevoegde aantrekkelijkheidswaarde van de schelpvorm die aan het badje als waar in de klasse waarvoor deze als vormmerk is ingeschreven zijn bijzondere betekenis geeft en in feite de wezenlijke waarde zomede de marktwaarde van de waar bepaalt. Ook het beroep op inburgering kan appellanten niet baten. Wanneer de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt is die vorm als merk ondeugdelijk, ongeacht of zij onderscheidende kracht heeft of na verloop van tijd krijgt door inburgering.

De kleur kan aan de schelpvorm niet een merkrechtelijke bescherming verlenen, waarvoor deze vorm zonder die kleur-vermelding niet in aanmerking zou komen.

Art. 1, eerste lid BMW. Het beeldmerk van de enkele kleur blauw heeft in de

warenklassé, waarvoor die is gedeponeerd, onvoldoende onderscheidend vermogen. Deze kleur wordt vaker gebruikt op de markt van kunststofbadjes. Het is een van de goedkoopste kleuren en de voor de kleur gebruikte grondstof is ongiftig voor kinderen en daarom juist geschikt voor kinderbadjes. Die kleur kunnen appellanten dan ook niet monopoliseren, ook niet in combinatie met de schelpvorm.

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek j " art. 14 onder 5 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.

De vorderingen van appellanten voorzover gebaseerd op slaafse nabootsing zullen niet worden toegewezen. Voorop moet worden gesteld, dat ingeval een model rechtsgeldig had kunnen worden gedeponeerd, daarnaast voor een vordering uit onrechtmatige daad slechts weinig ruimte bestaat. Het is niet aannemelijk dat de T.C.L.A.-schelp is vervaardigd door aftasting van de Flair-schelp of slaafse nabootsing van de Flair-matrijs. Daarvoor is een nieuwe mal gemaakt aan de hand van daartoe gemaakte nieuwe tekeningen. De T.C.L.A.-matrijs is ambachtelijk vervaardigd.

Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Appellanten hebben een spoedeisend belang bij hun

vorderingen voorzover zij voorzieningen betreffen welke in Nederland zouden moeten worden geëffectueerd. De dagvaarding dateert van het moment waarop de op de schelpen gelijkende schelpbadjes in Nederland in het verkeer werden gebracht. Geen spoedeisend belang bij dergelijke voorzieningen welke in België effect zouden moeten hebben, terwijl afdoende is komen vast te staan dat zij reeds in april 1991 ermee bekend waren dat de schelpen in België werden vervaardigd en op de markt gebracht, en bovendien in België reeds procedures zijn aangespannen.

1. Plastic Designers & Consultants GmbH te Zug, Zwitserland, en

2. United Industries Nederland B.V., h.o.d.n. "Flair", te Gilze, gemeente Gilze en Rijen, appellanten [in kort geding], procureur Mr W.M.C, van der Eerden, advocaat Jhr Mr R.E.P. de Ranitz te 's-Gravenhage,

tegen 1. N.V. Induplast te Sint-Pieter-Leeuw, België, 2. T.C.L.A. N.V. te Ukkel, België, 3. Vroom en Dreesmann Nederland B.V. te Amster

dam, en 4. Boubsy N.V. te Gent, België, geïntimeerden [in kort

geding], procureur geïntimeerden sub 1, 2 en 4 Mr M.A.M. Bannenberg, advocaten geïntimeerde sub 1 Mrs L. Van Bunnen en L. De Corte te Brussel, advocaten geïntimeerden sub 2 en 4 Mrs K. Ottelohe en B. Schoe-naerts te Antwerpen, geïntimeerde sub 3 niet verschenen.

a) President Arrondissementsrechtbank te Breda, 19 mei 1992 (Mr J. Mendlik).

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: in conventie: Eiseressen [Plastic Designers es. ; Red.] hebben bij

dagvaarding gesteld dat het litigieuze kinderzwembadje, dat naar stelling van eiseressen inbreuk maakt op de merkrechten van Plastic Designers, in een filiaal van V&D te Tilburg is verkocht. De in het geding zijnde verbintenis is derhalve in dit arrondissement ontstaan, zodat de President op grond van artikel 37A van de Beneluxwet op de Merken bevoegd is van de op die Wet gebaseerde vorderingen kennis te nemen.

Op grond van de - door de partij die het aangaat -niet of niet gemotiveerd weersproken stellingen en de in het geding gebrachte produkties wordt bij de beoordeling van het geschil uitgegaan van de navolgende feiten: - Flair brengt - naar zij stelt sedert 1983 - een kinderbadje in de vorm van een schelp in het verkeer. Het badje wordt gemaakt van blauwe kunststof en kan ook worden gebruikt als zandbak. Twee van die schelpen kunnen op elkaar worden gelegd, waardoor het tweede badje dient als deksel voor het eerste. De badjes worden (als regel) per set van twee verkocht; - In het jaar 1983 zijn Flair en Induplast overeengekomen dat Induplast een mal voor het badje zou (doen) namaken van een mal van een Australische eigenaar, van wie Flair eerder die mal huurde, en dat Induplast met gebruikmaking van die mal in ieder geval in 1984 voor Flair de badjes zou vervaardigen. In latere jaren heeft Induplast ook nog met gebruikmaking van die mal badjes voor Flair vervaardigd, tot Flair in 1990 de produktie geheel in eigen hand nam. De mal, die eigendom is van Flair, is sedertdien ook feitelijk in het bezit van Flair; - Induplast is in 1991 dezelfde badjes, eveneens uitgevoerd in blauwe kunststof, gaan vervaardigen met een mal, die gemaakt is met gebruikmaking van de computergegevens die zijn verkregen bij het aftasten van de Australische mal voor het vervaardigen van de copie voor Flair. De badjes van Induplast zijn, op enkele ondergeschikte verschillen na, identiek aan die van Flair; - De door Induplast vervaardigde badjes worden in het verkeer gebracht onder het merk, althans voorzien van het teken TCLA. TCLA is een met Induplast gelieerde onderneming; - Plastic Designers, een zustermaatschappij van Flair, heeft op 31 juli 1991 bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd een vormmerk, bestaande uit een blauwe schelp, voor zwembaden en zandbakken, met een beroep op bescherming van de kleur blauw en met vermelding dat het merk driemensionaal is, bestaande uit o.a. de vorm van de waar zandbak/zwembad; - Op 18 september 1991 heeft Plastic Designers bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd voor zwembaden en zandbakken het kleurmerk blauw, lichter van kleur dan het eerder gedeponeerde vormmerk;


- Boubsy heeft blijkens een niet-gedateerde overeenkomst met Induplast het alleen-verkooprecht van de produkten van Induplast. Boubsy heeft de badjes van Induplast geleverd aan V&D, die deze in april 1992 in haar filialen in Nederland heeft verkocht.

Eiseressen zijn niet ontvankelijk in haar vorderingen voorzover gebaseerd op merkinbreuk, waar zij niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij er een spoedeisend belang bij hebben om thans in een voor een Nederlandse President gevoerd kort geding een voorlopig oordeel over de gestelde merkinbreuk te vragen.

Ter zitting is afdoende komen vast te staan dat eiseressen reeds in de eerste helft van 1991 er mee bekend waren dat Induplast haar badjes in België op de markt bracht. In juni 1991 hebben Flair (United Industries) en de Belgische N.V. Flair voor de rechter in de Rechtbank van Koophandel te Brussel een kort geding aanhangig gemaakt tegen Induplast, strekkende tot het verkrijgen van een verbod tot het in het verkeer brengen van de gewraakte badjes. Die vordering was gebaseerd op wanprestatie zijdens Induplast terzake van de overeenkomst tot het vervaardigen van de mal en op slaafse nabootsing. Bij beschikking d.d. 12 juni 1991 heeft de Rechtbank van Koophandel, zakelijk weergegeven, overwogen dat de gestelde wanprestatie niet was aangetoond en dat het oordeel over de gestelde slaafse nabootsing toebehoort aan de burgerlijke rechter. De rechter in de Rechtbank van Koophandel, zetelend in kort geding, heeft zich vervolgens onbevoegd verklaard en de zaak verwezen naar de Burgerlijke Rechtbank te Brussel, zetelend in kort geding.

Boubsy, bij wier weren Induplast zich, gelijk voren-vermeld, heeft aangesloten, heeft onweersproken gesteld dat dit kort geding nog aanhangig is doch dat Flair de procedure tot nu toe niet heeft vervolgd.

Gelijk hiervoor onder de feiten vermeld heeft Plastic Designers daarna, op respectievelijk 31 juli en 18 september 1991, het vormen het kleurmerk gedeponeerd.

Boubsy en Induplast hebben onweersproken gesteld dat Plastic Designers, vóór zij overging tot haar merkdepots, hetzelfde zwembadje/zandbakje in de vorm van een schelp als Benelux modeldepot had gedeponeerd, dat Plastic Designers op grond van dat modeldepot op 17 september 1991 een beschikking tot beschrijvend beslag had verkregen, doch daarvan vrijwillig afstand heeft gedaan op grond van het door Induplast gevoerde verweer dat het modeldepot nietig was omdat het schelp-vormige badje reeds vóór het depot feitelijk bekend was in de belanghebbende kring van handel en nijverheid.

Flair, Flair België en Plastic Designers hebben Induplast tegen 3 april 1992 gedagvaard in een bodemprocedure voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel, strekkende tot het verkrijgen van een verbod op de Induplast-badjes, welke vordering is gebaseerd op wanprestatie met betrekking tot de overeenkomst tot het vervaardigen van de mal, op parasitisme en op merkinbreuk, doch uitdrukkelijk niet op modelrechtelijke bescherming.

Boubsy heeft op 12 mei 1992 verzocht als tussenkomende partij in die procedure te worden toegelaten teneinde de merkendepots van Plastic Designers nietig te horen verklaren.

Uit het vorenstaande blijkt dat eiseressen, nog afgezien van haar stilzitten met betrekking tot de beschikking van de Rechter in de Rechtbank van Koophandel van 12 juni 1992 [lees: 1991; Red.], na het merkdepot van 31 juli 1991 acht maanden hebben stilgezeten alvorens een bodemprocedure aanhangig te maken en negen maanden alvorens in dit kort geding voorzieningen tegen de gestelde merkinbreuk te vragen.

Volledigheidshalve wordt hieraan toegevoegd dat ook wanneer het vorenstaande anders zou zijn de op de Benelux Merkenwet gebaseerde vorderingen niet toewijs-baar zouden zijn.

Vooropgesteld wordt dat gesteld noch gebleken is dat

Plastic Designers ooit het litigieuze badje zelf heeft geproduceerd of in het verkeer gebracht. Dat Flair een zusteronderneming is van Plastic Designers is voor de vraag of Plastic Designers rechtsgeldige depots verrichtte niet relevant.

De situatie is dan deze dat Plastic Designers op 31 juli 1991 als vormmerk deponeerde het totale produkt van Flair, terwijl er reeds een nagenoeg identiek zwembadje/zandbakje door Induplast op de markt werd gebracht. Dat er tussen Flair en Induplast op andere dan merkenrechtelijke gronden geschil bestond en bestaat over het recht van Induplast om haar badje op de markt te brengen was en is - in ieder geval zolang dit geschil niet in rechte is beslist - voor de beoordeling van de merkenrechtelijke positie van Plastic Designers niet relevant.

Naar luid van artikel 1 lid 2 BMW wordt niet als individueel merk beschouwd een vorm die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. Volgens het Commentaar Regeringen komt ingevolge die bepaling niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking de vorm die aan de gebruikswaarde van een produkt, gezien de aard daarvan, een grote aantrekkelijkheidswaarde geeft [lees: toevoegt? Red.]. Ook uit de eigen stellingen van eiseressen valt geredelijk af te leiden dat zij ook zelf de schelpvorm van het Flair-badje, vervaardigd van een neutrale kunststof, als bepalend voor de marktwaarde van het produkt zien.

De stelling van eiseressen dat het Flair-badje onderscheidend vermogen heeft, althans dit door inburgering heeft verkregen, gaat reeds daarom niet op omdat Plastic Designers zich ter verdediging van haar merkdepot niet kan beroepen op de gestelde bekendheid van het produkt van Flair.

Het depot van de enkele blauwe kleur kan eiseressen al evenmin baten. Een uit één enkele kleur bestaand merk heeft slechts zelden onderscheidend vermogen. Ook met betrekking tot het depot van het kleurmerk geldt dat Plastic Designers zich niet op inburgering van de kleur kan beroepen op grond van het feit dat Flair blauwe zwembadjes op de markt brengt. Ter terechtzitting is bovendien gebleken dat behalve Induplast in ieder geval ook nog één andere producent van een vergelijkbaar type kinderbadje dit in blauwe kleur op de markt brengt.

Tenslotte moet er rekening mee worden gehouden dat de depots van Plastic Designers nietig zijn omdat zij te kwader trouw zijn verricht, immers onmiskenbaar met het doel om het reeds op de markt zijnde produkt van Induplast van de markt te weren. Wanneer de schelpvorm al merk kan zijn, dan geldt dit ook voor de Induplast badjes. Het nog onbesliste geschil van Flair met Induplast over de contractuele exclusiviteitsrechten van Flair bracht niet mee dat Induplast ten tijde van de depots van Plastic Designers geen gebruiker te goeder trouw was van dat "merk", zodat ingevolge artikel 4 lid 6 aanhef en onder a, BMW Plastic Designers deposant te kwader trouw was.

Op grond van al het vorenstaande moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de merkinschrijvingen van Plastic Designers nietig zijn. Gelet op het in dit vonnis gegeven voorlopig oordeel over de merkrechten van Plastic Designers hoeft dan niet meer te worden ingegaan op de alsnog aan Flair verleende en ingeschreven licentie, daar Plastic Designers aan Flair geen rechten kan overdragen die zij zelf niet heeft.

Het vorenstaande brengt mee dat de vorderingen tegen Boubsy, die uitsluitend op de gepretendeerde merkrechten zijn gebaseerd, niet toewijsbaar zijn.

Gesteld noch gebleken is dat Plastic Designers op enigerlei wijze betrokken is bij de contractuele verhouding tussen Flair en Induplast met betrekking tot het maken van de mal of dat Plastic Designers zelf schelp-vormige kinderbadjes heeft vervaardigd die door Induplast slaafs zijn nagebootst.

Aan Plastic Designers dienen derhalve alle door haar


gevraagde voorzieningen bij voorraad te worden geweigerd.

Alsdan resteren in de eerste plaats de subsidiaire stellingen van Flair terzake van wanprestatie, meer bepaald schending van door Induplast krachtens de overeenkomst tot het vervaardigen van de mal aan Flair toegezegde exclusiviteitsrechten en de meer subsidiaire stellingen terzake slaafse nabootsing door Induplast van de Flair schelp, te kwalificeren als oneerlijke mededinging.

Hoewel de vorderingen geheel zijn afgestemd op de vermeende merkinbreuk, wordt volledigheidshalve aangaande die subsidiaire en meer subsidiaire grondslag het navolgende overwogen.

Die bedoelde geschillen zijn, gelijk vorenvermeld, reeds in kort geding voorgelegd aan de Rechter in de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Deze heeft zich onbevoegd verklaard en de zaak verwezen naar de Voorzitter van de Burgerlijke Rechtbank, zetelend in kort geding, waar de zaak nog aanhangig is, althans door Flair vervolgd kan of had kunnen worden, zodat Flair geen, en zeker geen spoedeisend, belang heeft om over die geschillen in Nederland een voorlopig oordeel van de President uit te lokken.

Daarbij komt dat op de overeenkomst tot het vervaardigen van de mal Belgisch recht van toepassing is, terwijl voor wat betreft de vraag of er sprake is van ongeoorloofde nabootsing, voorzover dat in België speelt, bij gebreke van modellenbescherming, eveneens het nationale, dus Belgische recht van toepassing is.

De situatie is derhalve deze dat Flair geen titel heeft om in België de produktie en de verkoop van de Induplast-schelpen tegen te gaan.

Gesteld noch gebleken is dat TCLA partij was bij de overeenkomst tot het vervaardigen van de mal of aan Flair exclusiviteitsrechten heeft toegezegd. Hoewel door het niet-verschijnen van TCLA formeel onweersproken is gebleven de stelling bij dagvaarding dat TCLA als producent en/of als distributeur van Induplast de schelpen in Nederland op de markt brengt, voorzien van het teken TCLA, die door V&D aan het publiek worden aangeboden, zouden die verder in het geheel niet onderbouwde stellingen toch niet toewijzing van enige tegen TCLA gerichte vordering kunnen leiden.

In de zaak tegen V&D hebben eiseressen bij dagvaarding slechts gesteld dat V&D de "schelpzandbakken" onder meer te Tilburg heeft verkocht, op welke stelling zij de bevoegdheid van de President ex artikel 37A BMW baseren. Enige andere grondslag dan merkinbreuk wordt niet gesteld voor de geheel op merkinbreuk afgestemde vorderingen.

De door eiseressen ter terechtzitting gestelde subsidiaire grondslagen voor haar vorderingen, te weten schendingen door V&D van een in 1986 gedane toezegging om geen op de Flair-schelpzandbakken lijkende schelpen meer te verkopen en het profiteren van de wanprestatie en/of het onrechtmatig handelen van TCLA moeten worden gepasseerd, reeds daarom omdat de niet verschenen partij V&D zich daartegen niet heeft kunnen verweren.

Volledigheidshalve wordt hieraan toegevoegd dat blijkens de produktie 9 van Flair zij c.q. Plastic Designers in 1986 reeds modelrechten claimde, welke nog steeds niet zijn waargemaakt. Welke waarde onder deze omstandigheden aan de toezegging van V&D moet worden toegekend zal hier in het midden worden gelaten. Zolang de gestelde wanprestatie van Induplast en/of het onregelmatig handelen van TCLA niet in rechte is vastgesteld kan er uiteraard geen sprake zijn van enige veroordeling gebaseerd op het profiteren van die wanprestatie c.q. onregelmatig handelen, nog in het midden latend of, indien er sprake zou zijn van wanprestatie van Induplast en/of onregelmatig handelen van TCLA de verkoop van de schelpbakken door V&D onrechtmatig is en tot toewijzing van enige vordering zou leiden.

Op grond van al het vorenstaande zullen alle gevraagde voorzieningen bij voorraad tegen alle gedaagden worden geweigerd.

in reconventie: Al het hiervoren in conventie overwogene dient,

voorzover in reconventie relevant, als hier herhaald en overgenomen te worden beschouwd.

Boubsy, die, gelijk in conventie vermeld, van Induplast de alleen-verkooprechten heeft gekregen van de Induplast-badjes, heeft onweersproken gesteld dat haar klanten systematisch door Flair worden aangeschreven om de verkoop van de Induplast-badjes te staken, waarbij zij zich baseert op de in conventie omschreven merkdepots van Plastic Designers.

Vast staat dat Flair een dergelijke brief mede namens Plastic Designers aan V&D heeft gezonden, die daarop de verkoop van de Induplast-badjes heeft gestaakt. Verweersters hebben zelf in het geding gebracht een dergelijke brief d.d. 8 mei 1992 geschreven namens Plastic Designers en Flair en gericht aan Intertoys Holland B.V. te Gouda, waarin zij, naast een sommatie tot staking van de verkoop, rekening en verantwoording eisen van de verkochte Induplast-badjes en bij gebreke van voldoening aan die sommaties, zich het recht op schadevergoeding voorbehouden.

Boubsy stelt dat zij als gevolg van dit handelen schade ondervindt, hetgeen ook in de rede ligt.

Aan verweersters kan niet verboden worden om, zolang de merken van Plastic Designers niet nietig zijn verklaard, zich tegenover derden op die merken, c.q. op de aan Flair verleende licentie te beroepen. Gelet echter op de grote twijfel die kan bestaan aangaande de rechtsgeldigheid van die merken, brengt de zorgvuldigheid die zij jegens Boubsy in het maatschappelijk verkeer in acht behoren te nemen mee, dat zij, wanneer zij zich tegenover derden op die merkendepots c.q. de licentie beroepen, die derden erover inlichten dat de gestelde merkrechten omstreden zijn en dat over de rechtsgeldigheid daarvan procedures worden c.q. zijn uitgevoerd.

De vorderingen van Boubsy zullen daarom worden toegewezen in die zin dat aan verweersters wordt verboden om zich tegenover derden op de merkrechten te beroepen, anders dan met gelijktijdige mededeling dat die merken omstreden zijn, dat in een hangende procedure voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel Boubsy de nietigverklaring van die merkinschrijvingen vordert en dat de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda in kort geding een verbod tot het in het verkeer brengen van de Induplast-badjes heeft geweigerd op grond van de overweging dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de merkinschrijvingen van Plastic Designers nietig verklaard zullen worden.

Waar, gelet op de alleen-verkooprechten van Boubsy, alle wederverkopers van de Induplast-badjes klanten van Boubsy zijn, zal dit verbod gelden voor iedere brief gericht aan een wederverkoper van de Induplast-badjes.

Verweersters zullen voorts worden veroordeeld om aan diegenen aan wie zij reeds een brief over de gepretendeerde merkrechten hebben geschreven een nadere toelichting als vorenbedoeld te zenden.

De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als hierna in het dictum vermeld.

4. De kosten: In conventie dienen de eiseressen als in het ongelijk

gestelde partij in de kosten van het geding te worden verwezen. In reconventie zijn Plastic Designers en Flair als verweersters de in het ongelijk gestelde partij, zodat zij in de kosten dienen te worden verwezen.

5. De beslissing in kort geding: in conventie: De President Weigert de gevraagde voorzieningen bij voorraad; Verwijst eiseressen in de kosten van het geding, aan de

16 februari 1994 Bijblad

zijde van gedaagden gevallen en veroordeelt haar aan gedaagden te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, voor ieder van de gedaagden tot op heden begroot als volgt: aan Induplast op ƒ2.625,-; aan TCLA op nihil; aan V&D op nihil en aan Boubsy op ƒ 2.625,-;

in reconventie: De President A. Verbiedt verweersters om - zolang de vordering tot

nietigverklaring van de ten processe bedoelde merkin-schrijvingen niet is afgewezen - zich tegenover enige wederverkoper van de van de N.V. Induplast afkomstige blauwe schelp zandbakken/zwembaden te beroepen op de merkinschrijvingen van Plastic Designers van een vormmerk in de vorm van een blauwe schelp en/of een blauw kleurmerk, en/of zich te beroepen op de door Plastic Designers aan Flair verleende licentie met betrekking tot die merken, zonder daarbij te vermelden dat Boubsy N.V. voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel een vordering tot nietigverklaring van die merken aanhangig heeft gemaakt en dat de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda bij in kort geding gewezen vonnis d.d. 19 mei 1992 vorderingen van verweersters, gebaseerd op inbreuk op de rechten op die merken, heeft afgewezen op grond van de overweging dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat die merkinschrijvingen van Plastic Designers nietig zijn;

B. Beveelt verweersters om binnen 8 dagen na de betekening van dit vonnis aan alle wederverkopers van de Induplast-badjes tegenover wie zij zich schriftelijk hebben beroepen op de vorenbedoelde merkinschrijvingen van Plastic Designers en/of op de door Plastic Designers aan Flair verleende licentie een brief te sturen van de navolgende inhoud:

"In vervolg op ons schrijven d.d waarin wij een beroep deden op de merkinschrijvingen van Plastic Designers voor zwembaden/zandbakken bestaande uit een vormmerk in de vorm van een blauwe schelp en een blauw kleurmerk, en/of op de door Plastic Designers aan Flair met betrekking tot die merken verleende licentie, delen wij U mede dat N.V. Boubsy te Gent in een voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel aanhangige bodemprocedure de nietigverklaring van die merkinschrijvingen vordert, waarop nog niet is beslist. De President van de Arrondissementsrechtbank te Breda heeft bij in kort geding gewezen vonnis d.d. 19 mei 1992 vorderingen van Plastic Designers en United Industries Nederland B.V. (Flair), gebaseerd op inbreuk op die merken, afgewezen op grond van de overweging dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de bedoelde merkinschrijvingen van Plastic Designers nietig zijn." Veroordeelt verweersters tot betaling van een

dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere overtreding van het sub A. omschreven verbod en voor iedere wederverkoper aan wie in strijd met het onder B. omschreven bevel de aanvullende brief niet wordt toegezonden;

Verstaat dat verweersters krachtens dit vonnis ten hoogste ƒ 500.000,- aan dwangsommen kunnen verbeuren ;

Verwijst verweersters in de kosten van het geding en veroordeelt haar aan Boubsy te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 1.100,-;

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Weigert het meer of anders gevorderde; enz.

b) Het Hof, enz.

4.2. Grief II [gericht tegen de afwijzing van het spoedeisend belang; Red.] slaagt ten dele. Plastic Designers en United Industries kunnen in haar vorderingen worden ontvangen, voor zover zij voorzieningen

Eigendom, nr 2 49

vorderen, welke in Nederland zouden moeten worden geëffectueerd. In haar eigen lezing hebben zij april 1992 ontdekt dat op de schelpen, waarop zij merkrechten pretenderen, mede te noemen de Flair-schelpen, gelijkende schelpen in het verkeer werden gebracht. In de lezing van Induplast, T.C.L.A. en Boubsy waren zij daarvan al in december 1991/januari 1992 op de hoogte. Uitgaande van de juistheid van de lezing van geïnti-meerden, hebben appellanten door geïntimeerden in april 1992 in Nederland in kort geding te dagvaarden nog voldoende tijdig aktie ondernomen en hebben zij voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen voor zover in Nederland te effectueren.

Voor zover zij echter mede voorzieningen vorderen op grond van schendingen van door hen gestelde rechten in België, welke voorzieningen effect zouden moeten hebben in België, kunnen zij in haar vorderingen niet worden ontvangen en faalt grief II. Appellanten hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoende spoedeisend belang hebben bij het vragen aan de Nederlandse rechter van voorzieningen welke in België effect zouden moeten hebben, terwijl afdoende is komen vast te staan dat appellanten reeds april 1991 ermee bekend waren dat op de Flair-schelpen gelijkende schelpen in België werden vervaardigd en op de markt werden gebracht. Daarbij komt nog dat zij er zelf voor hebben gekozen om in België een procedure in kort geding aan te spannen zomede een bodemprocedure tegen Induplast en T.C.L.A. In die omstandigheden hebben appellanten ook een onvoldoende zwaarwegend belang om bovendien nog van de Nederlandse rechter voorzieningen met effect in België te vorderen.

Gelet op de reeds door appellanten in België aanhangig gemaakte procedures past de kort gedingrechter in Nederland terughoudendheid.

4.3. Grief IV [gericht tegen de overweging dat de schelp een vorm heeft die wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt; Red] faalt. Niet als merken kunnen gelden vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. Naar voorlopig oordeel van het Hof is de Flair-schelp voor de warenklasse zwembad/zandbak zodanig van vorm, dat deze de wezenlijke waarde van die waar beïnvloedt. De wezenlijke waarde van de onderhavige waar is vooral gelegen in de schoonheid en aantrekkelijkheid van de vorm van de Sint Jacobsschelp, welke in hoge, in ieder geval belangrijke mate het commercieel succes ervan bepaalt.

Blijkens de toelichting in het gemeenschappelijk commentaar op de Eenvormige Beneluxwet op de Waren-merken (BMW) beoogt de uitzondering van merkbe-scherming van een vorm die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt, om een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de bescherming die voortvloeit uit het auteursrecht of tekeningen- en modellenrecht. De vorm die reeds aan de normen van deze onderdelen van het recht beantwoordt, voegt immers onvermijdelijk aan de gebruikswaarde van het produkt een zekere aantrekke-lijkheidswaarde toe. Indien, gelet op de aard van de waar, aan deze aantrekkelijkheidswaarde grote betekenis toekomt, kan de gekozen vorm niet voor een aanvullende bescherming als merk in aanmerking komen.

Zo zal bijvoorbeeld de aan een kristallen servies gegeven artistieke vorm niet als een merk kunnen worden beschermd in de kristalindustrie, daar de onderhavige waar haar wezenlijke waarde niet alleen in de gebruikte stof, maar ook en misschien zelfs vooral in de schoonheid van de vorm vindt. In de levensmiddelenindustrie daarentegen kan een waar, zoals bijvoorbeeld chocolade, worden verkocht in een aantrekkelijke vorm, die evenwel geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde van de lekkernij. Een dergelijke vorm zal in voorkomend geval kunnen dienen als merk en uit dien hoofde beschermd kunnen worden, onverminderd overigens de mogelijke


toepassing van het auteursrecht of van het tekeningen- en modellenrecht. Aldus de toelichting.

Naar voorlopig oordeel van het Hof is het onderhavige schelpvormige badje een nog sprekender voorbeeld van een vorm die de wezenlijke waarde van de waar bepaalt dan het in de toelichting genoemde kristallen servies, omdat de waarde van het gebruikte materiaal, gegoten kunststof, ander dan kristal, voor de marktwaarde van de waar nauwelijks van betekenis is en bovendien vrijwel alle kinderbadjes/zandbakjes van dat materiaal zijn gemaakt. Een kunststof gegoten zwembadje/zandbakje is een vormgevoelig produkt. Een servies en een kinderbadje/zandbakje hebben met elkaar gemeen dat hun gebruiksfunctie bestaat in het kunnen bevatten van vaste en/of vloeibare stof. Voor de gebruiksfunctie is een niet doorlatende driedimensionale vorm nodig. Voor de marktwaarde van zowel een servies als een kinderbadje/zandbakje komt het er op aan dat deze een zekere esthetische in ieder geval aantrekkelijke vorm hebben. Het is de toegevoegde aantrekkelijkheidswaarde van de schelpvorm die aan het badje waarop appellanten merkrechten pretenderen, als waar in de klasse waarvoor deze als vormmerk is ingeschreven, zijn bijzondere betekenis geeft en in feite de wezenlijke waarde zomede de marktwaarde van de waar bepaalt. Ook gelet op het gebruik als speelgoed is de aantrekkelijkheid van de vorm, die bovendien aan zee en zand doet denken, in hoge, in ieder geval belangrijke mate, bepalend voor de marktwaarde ervan.

Artikel 1 alinea 2 BMW strekt ter bescherming van de vrijheid van concurrenten van degene die voor zijn waren een bepaalde vorm als onderscheidingsteken bezigt, om aan soortgelijke waren, ter verhoging van de waarde van die waar dezelfde of een overeenstemmende vorm te geven. Gesteld noch gebleken is dat (een van de) appellanten de vorm van de Sint Jacobsschelp, anders dan door het vervaardigen en/of in het verkeer brengen van kinderbadjes/zandbakjes, voert of heeft gevoerd ter verhoging van de bekendheid of wervingskracht van haar onderneming. Niet serieus weersproken is dat aan de door appellanten als zodanig aangeduide Flair-schelp geen modelbescherming toekomt bij gebrek aan de daarvoor vereiste nieuwheid ten tijde van het depot. Vaststaat bovendien dat het om een in de natuur voorkomende vorm gaat, die ook niet als oorspronkelijk kan gelden en evenmin het stempel van de maker draagt. In die omstandigheden verdient de vrijheid van concurrenten om ook die zelfde natuurlijke vorm te gebruiken, bescherming.

De visie van appellanten dat niet de schelpvorm, maar de dubbele bakvorm de wezenlijke waarde van de waar zou beïnvloeden, deelt het Hof niet. Die dubbele bakvorm dient de functionaliteit en wordt voor de bedoelde warenklasse vaker toegepast. Die dubbele bakvorm, die door Plastic Designers niet als merk is gedeponeerd, doet er niet aan af dat het de aantrekkelijke schelpvorm is die de marktwaarde van de waar in belangrijke mate beïnvloedt. Ook het beroep door appellanten op inburgering van de Flair-schelp kan hen niet baten. Wanneer de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt is die vorm als merk ondeugdelijk, ongeacht of zij onderscheidende kracht heeft of na verloop van tijd krijgt door inburgering.

4.4. De combinatie van de schelpvorm met de kleur blauw gelijk gedeponeerd als vormmerk doet er niet aan af dat naar voorlopig oordeel van het Hof de vorm van de onderhavige waar de wezenlijke waarde van die waar beïnvloedt. De kleur kan aan die vorm niet een merkrech-telijke bescherming verlenen, waarvoor deze vorm zonder die kleurvermelding niet in aanmerking zou komen.

Het beeldmerk van de enkele kleur blauw heeft in de warenklasse, waarvoor die is gedeponeerd, onvoldoende onderscheidend vermogen. Onvoldoende weersproken is dat deze kleur op de markt van kunststof badjes vaker wordt gebruikt, dat deze op de markt van plastic voorwerpen een van de goedkoopste kleuren is, en de

voor deze kleur gebruikte stof juist geschikt is voor kinderbadjes, nu die stof ongiftig is voor kinderen. Die kleur als zodanig kunnen appellanten naar voorlopig oordeel van het Hof dan ook niet monopoliseren, ook niet in combinatie met de schelpvorm. Grief V [gericht tegen het afwijzen van onderscheidend vermogen van kleuren vormmerk; Red.] faalt in zoverre.

4.5. Het Hof acht dan ook de aanspraken uit hoofde van het vormmerk en beeldmerken waarop appellanten zich beroepen, te dubieus om de gevorderde voorzieningen toe te wijzen. Naar voorlopig oordeel van het Hof heeft het door Boubsy en Induplast gedane beroep op nietigheid van die merken in de nog aanhangige procedure voor de Belgische rechter zodanige kans van slagen dat de op merkinbreuken gebaseerde vorderingen van Plastic Designers hierop afstuiten. United Industries kan geen rechten ontlenen aan Plastic Designers, welke deze zelf niet heeft. Op de dubieusheid van de merkaan-spraken van Plastic Designers stuiten ook de vorderingen van United Industries voor zover gebaseerd op merkinbreuken af.

Gelet op het voorgaande behoeven de grieven I, III, V, VI en VII geen (verdere) bespreking meer, omdat deze, indien gegrond, niet tot een ander oordeel zouden leiden.

4.5. Ook kunnen de vorderingen van appellanten tegen Induplast op de subsidiaire grondslag niet slagen. Appellanten baseren die vorderingen op de stelling dat Induplast krachtens een overeenkomst tot vervaardiging van een mal in opdracht van United Industries aan haar bij brief van 16 september 1983 exclusieve rechten heeft toegezegd. Die vordering krachtens overeenkomst komt Plastic Designers niet toe. Voor wat United Industries betreft acht het Hof voorshands niet voldoende aannemelijk geworden dat de door Induplast toegezegde c.q. erkende exclusieve rechten van United Industries ook zouden gelden voor produktie van kinderbadjes/zandbakjes met behulp van een andere mal dan de mal welke door of zijdens Induplast in opdracht van United Industries was vervaardigd.

4.6. De vorderingen van appellanten tegen Induplast, T.C.L.A. en Boubsy, voor zover gebaseerd op slaafse nabootsing, zullen evenmin worden toegewezen. Voorop moet worden gesteld, dat, ingeval een model rechtsgeldig had kunnen worden gedeponeerd, daarnaast voor een vordering uit onrechtmatige daad slechts weinig ruimte bestaat. De vorderingen van Plastic Designers komen niet voor toewijzing in aanmerking omdat Plastic Designers haar beroep op modelrecht niet voldoende heeft waargemaakt en zij ook nooit Flair-schelpen heeft vervaardigd of in het verkeer gebracht, zodat van slaafse nabootsing van haar produkt geen sprake kan zijn.

Voor wat United Industries betreft is de stelling, aan de slaafse nabootsing ten grondslag gelegd, dat Induplast de eerst in opdracht van haar vervaardigde mal door aftasten van haar schelp dan wel met gebruik van magneetbanden welke in het bezit zouden zijn gebleven van Induplast slaafs zou zijn nagebootst, is door voornoemde geïntimeerden gemotiveerd bestreden. Van de zijde van voornoemde geïntimeerden is, door tekeningen gestaafd, aangevoerd dat de matrijs in 1983 besteld door United Industries als volgt werd vervaardigd:

Van de Australische matrijs, welke oorspronkelijk één aansluitpunt had, werd een tekening gemaakt nadat handmatig enige metingen waren uitgevoerd. De bewuste tekening is als produkt 6 in het geding gebracht. Aan de hand van deze tekening werd een houten mal gemaakt waarvan de uiteindelijk door United Industries bestelde matrijs werd afgeleid. Bij de vervaardiging van die matrijs zijn geen copieermachine, geen computer en geen magneetbanden te pas gekomen. De Australische matrijs had één aansluitpunt, terwijl de matrijs in 1983 geleverd aan United Industries 3 aansluitpunten had. Voor de vervaardiging van de matrijs in opdracht van T.C.L.A. heeft Acad Mold, een met Induplast gelieerde onder-


neming, niet gebruik gemaakt van door United Industries opgebouwde technieken, maar van algemeen bekende technieken bij matrijzenbouwers. De T.C.L.A.-matrijs is niet de resultante van aftasting van de Flair-schelp. Daarvoor zijn ambachtelijk tekeningen gemaakt (als produkties 9 in het geding gebracht) aan de hand van meetgegevens, welke deels verschillen van de meetgegevens welke voorkomen op de tekening gebruikt bij de vervaardiging van de Flair-matrijs.

Gelet op het voorgaande is niet aannemelijk geworden dat de T.C.L.A.-schelp is vervaardigd door aftasting van de Flair-schelp of slaafse nabootsing van de Flair-matrijs. Aangetoond is door voormelde geïntimeerden dat daarvoor een nieuwe mal is gemaakt aan de hand van daartoe gemaakte nieuwe tekeningen. Door hen aannemelijk is gemaakt dat de T.C.L.A.-matrijs ambachtelijk is vervaardigd. Daartegenover levert de schriftelijke verklaring van Van Gastel, werknemer van United Industries, onvoldoende bewijs op. Nu door appellanten niet aannemelijk is gemaakt dat de T.C.L.A.-matrijs is vervaardigd door slaafse nabootsing van de Flair-matrijs dan wel aftasting van de Flair-schelp zelf, slagen de vorderingen van United Industries niet, voor zover op slaafse nabootsing gebaseerd. De grieven VIII, IX en XI worden verworpen.

4.7. Ook grief X [gericht tegen afwijzing van de vordering jegens V&D; Red.] wordt tevergeefs voorgedragen. Waar het gaat om voorzieningen in kort geding is de rechter niet gebonden aan het criterium of de vordering onrechtmatig of ongegrond voorkomt, maar heeft de rechter een zekere beleidsvrijheid. Voor toewijzing van de gevorderde voorzieningen tegen V&D ziet het Hof onvoldoende reden, nu V&D aan de sommatie van de advokaat van United Industries dadelijk gehoor heeft gegeven. Gesteld noch gebleken is dat V&D, nadat zij in prima in kort geding was gedagvaard, nog enige op de Flair-schelp gelijkende schelp in het verkeer heeft gebracht. Voor zover de vorderingen tegen V&D op merkinbreuk zijn gebaseerd acht het Hof voorlopig oordelende gelet op hetgeen hiervoor onder 4.3. en 4.4. is overwogen, die vorderingen te dubieus om de gevorderde voorzieningen toe te wijzen. Ook op de subsidiaire grondslag worden de vorderingen tegen V&D niet toegewezen. Daaraan leggen appellanten ten grondslag dat door V&D in 1986 aan (een van) hen heeft toegezegd om geen op de Flair-schelpen gelijkende schelpen meer te zullen verkopen. In de vóór het onderhavige kort geding aan V&D uitgebrachte sommatie wordt op die toezegging geen beroep gedaan. Bovendien staat vast dat die toezegging destijds door V&D is gedaan naar aanleiding van destijds geclaimde modelrechten, welke tot heden niet door Plastic Designers zijn waargemaakt en waarop appellanten zich thans niet meer jegens V&D beroepen.

In die omstandigheden ziet het Hof onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen tegen V&D.

4.8. De grieven XII en XIII [gericht tegen de recon-ventionele vordering; Red.] treffen doel. Boubsy heeft niet aannemelijk gemaakt haar stelling dat appellanten stelselmatig klanten van haar hebben aangeschreven. Alleen is aangetoond dat haar klant V&D is aangeschreven. Dat andere klanten van Boubsy door appellanten zouden zijn aangeschreven is niet aangetoond en evenmin aannemelijk geworden. De stelling van Boubsy dat zij heeft begrepen dat meerdere klanten van haar zijn aangeschreven is door appellanten bestreden en te vaag om haar vordering te kunnen dragen. Het vonnis waarvan beroep zal dan ook worden vernietigd voor zover daarbij de vorderingen van Boubsy in reconventie zijn toegewezen.

4.9. Grief XIV heeft geen zelfstandige betekenis. Uit het voorgaande volgt dat het vonnis waarvan

beroep, in conventie gewezen, zal worden bekrachtigd en, in reconventie gewezen, zal worden vernietigd. Appellanten zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten op het beroep gevallen aan

de zijde van Induplast, T.C.L.A. en V&D. Voor wat Boubsy betreft zullen appellanten als meer in het ongelijk gesteld dan Boubsy in de helft van de kosten van Boubsy in twee instanties worden verwezen, met compensatie van kosten voor het overige.

5. Uitspraak. Het Hof: Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, voor zover

door de President van de Rechtbank te Breda tussen partijen op 19 mei 1992 in conventie gewezen.

Vernietigt dat vonnis voor zover in reconventie gewezen

en opnieuw rechtdoende: Weigert de door Boubsy gevorderde voorzieningen. Veroordeelt appellanten in de zaak tegen Induplast,

T.C.L.A. en V&D in de proceskosten op het beroep gevallen, tot heden aan de zijde van Induplast, T.C.L.A. en V&D begroot op onderscheidenlijk ƒ 4.300,-, ƒ 4.300,-en nihil.

Veroordeelt appellanten in de zaak tegen Boubsy om de helft van de kosten in twee instanties aan de zijde van Boubsy te dragen, tot heden begroot op ƒ 550,- in eerste aanleg en ƒ2.150,- in beroep met compensatie voor het overige des dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

Nr 19. President Arrondissementsrechtbank te Zwolle, 7 mei 1993.

(Pergamano)

Mr LM. Blaauw.

Art. 5, aanhef en onder 4 Benelux Merkenwet. Geen verwording tot soortnaam van het merk Pergamano

door het gebruik van die aanduiding door Marjo-Arte als de naam voor een bepaalde hobby of een specifieke techniek, omdat hoewel dit gebruik het gevaar van verwording tot soortnaam in zich bergt, niet gebleken is dat het merk Pergamano in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming voor een waar is geworden en evenmin dat de aanduiding Pergamano de algemene benaming is voor de Columbiaahse volkskunst en gelijknamige hobby met perkamentpapier.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Het gebruik door O Harris, bestaande uit het plakken

van een instructie op de verpakking van haar eigen waren met daarop de vermelding "150 grs speciaal papier voor Pergamano-techniek" is geen gebruik voor waren in de zin van art. 13 lid A onder 1 BMW omdat de door O Harris op de sticker afgedrukte tekst niet de conclusie rechtvaardigt dat het merk Pergamano wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven doch ter aanduiding van (een van) de bestemming(en) van het door O Harris verhandelde papier, m.a.w. refererend gebruik van het merk.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW. Bij het gebruik van het merk Pergamano door O Harris

is sprake van gebruik in het economisch verkeer, welk gebruik de mogelijkheid van schade oplevert omdat door dat gebruik de indruk wordt gewekt dat het papier waarvoor dit gebruik plaatsvindt, afkomstig is uit een onderneming die met Marjo-Arte economisch of juridisch is gelieerd of door deze wordt gecontroleerd, hetgeen leidt tot verwatering van het merk. O Harris heeft voor dit gebruik geen geldige reden, omdat niet valt in te zien waarom de aanduiding van de bestemming per se door referte aan het merk van Marjo-Arte zou moeten geschieden. Dit wordt niet anders nu Marjo-Arte zelf haar merk gebruikt om daarmede de techniek aan te duiden.


Marjo-Arte B.V. te Amstelveen, eiseres [in kort geding], procureur Mr J.A. van Wijmen, advocaat Mr J.W. Knipscheer te Amsterdam,

tegen O Harris Import Company B.V. te Almere, gedaagde

[in kort geding], advocaat Mr M.C.S. de Boer te Amsterdam.

1. Vaststaande feiten 1.1 Marjo-Arte is houdster van het woordmerk

PERGAMANO dat op 20 december 1988 voor de Benelux is gedeponeerd voor waren in klassen 2, 8, 16, en 28 en voor diensten in klasse 41. Het merk is door het Benelux Merkenbureau ingeschreven onder nummer 453422. Marjo-Arte is tevens houdster van het woorden beeldmerk PERGAMANO dat op 11 oktober 1989 voor de Benelux is gedeponeerd voor waren in klassen 2, 8, 16 en 28. Dit merk is door het Benelux Merkenbureau ingeschreven onder nummer 470556.

1.2 Marjo-Arte gebruikt de PERGAMANO-merken voor allerhande produkten waarmee perkamentpapier op creatieve manier kan worden bewerkt. Tevens organiseert Marjo-Arte onder het merk PERGAMANO cursussen in het bewerken van perkamentpapier.

1.3 In het tijdschrift Hobby Handig onder redactie van Martha Ospina komen de volgende zinsneden voor:

"Ons land heeft er een nieuwe papierhobby bij: Pergamano! Misschien hebt u deze wondermooie techniek al op TV gezien,..." "Pergamano is een papierkunsttechniek waarbij wordt uitgegaan van een speciaal soort perkament-achtig papier..." "Toelichting: onder het merk "Pergamano Marjo-Arte" zijn in de meeste hobbyzaken allerlei artikelen voor deze hobby te koop ..." "Alle artikelen voor Pergamano zijn in vrijwel elke handenarbeidzaak te koop onder de naam 'Marjo-Arte'." Ongeveer een jaar oud is de pergamano-papier-techniek nu ..." "In dit artikel maakt u kennis met een nieuwe 'pergamano-stroming', de zgn. 3-D techniek." 1.4 In Hobby Magazine gebruikt Marjo-Arte de term

"pergamano" consequent als bijvoeglijk naamwoord, bijvoorbeeld: pergamano-techniek, pergamano-mapje, pergamano-papier, pergamano-verf, complete pergamano-hobbyset, pergamano special gold ink.

1.5 O Harris verkoopt transparant papier onder de merknaam Schoellershammer, type Glama Microdraft. Op de verpakking van dit papier heeft O Harris stickers geplakt met de vermelding "150 grs speciaal papier voor Pergamano-techniek". Het woord pergamano is op deze stickers niet vermeld in de speciale schrijfwijze van het merk PERGAMANO van Marjo-Arte.

2. Standpunt Marjo-Arte: 2.1 Mevrouw Martha Ospina die bij Marjo-Arte

werkzaam is, heeft een oude Columbiaanse methode van handwerken met perkamentpapier in Nederland geïntroduceerd. Mw. Ospina heeft in dienst bij Marjo-Arte, een groot aantal ontwerpen gemaakt voor kunstwerken met perkamentpapier. Deze ontwerpen, alsmede de materialen en de gereedschappen die voor het werken met perkamentpapier nodig zijn, brengt Marjo-Arte op de markt onder de naam Pergamano. Dankzij de creatieve inspanningen van mw. Ospina is het handwerken met perkamentpapier in Nederland een groot succes geworden. De populariteit van handwerken met perkamentpapier, dat vóór de introductie door mw. Ospina in Nederland nauwelijks bekend was, heeft tot gevolg gehad dat het merk PERGAMANO onder de liefhebbers aanzienlijke bekendheid heeft gekregen. Daardoor is de neiging ontstaan handwerken met perkamentpapier en perka-mentpapierkunst sterk te associëren met het merk PERGAMANO. De handwerkmethode heet echter handwerken met perkamentpapier en perkamentpapier-

kunst. In Duitsland heet het "Pergamentart" en in Engeland "parchmentpaper craft". Marjo-Arte gebruikt voor de handwerkmethode ook wel de aanduiding "creatief met perkamentpapier". Marjo-Arte is zeer alert op gebruik van het merk PERGAMANO als aanduiding voor handwerken met perkamentpapier.

2.2 Marjo-Arte is als gevolg van de inschrijving als enige gerechtigd het merk PERGAMANO te gebruiken voor de waren en diensten die op de bewijzen van inschrijving zijn opgesomd èn voor soortgelijke waren. Het gebruik door O Harris van het merk PERGAMANO is onrechtmatig, omdat O Harris het merk PERGAMANO van Marjo-Arte gebruikt in de zin van artikel 13 lid A onder 1 Benelux Merkenwet (BMW).

2.3 Voorts kan Marjo-Arte zich op grond van artikel 13 lid A onder 2 BMW óók verzetten tegen elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. Het is duidelijk dat O Harris het merk PERGAMANO in het economisch verkeer gebruikt. Bovendien dreigt het merk PERGAMANO door het gebruik dat O Harris van dat merk maakt te verwateren. O Harris heeft geen geldige reden voor de vermelding "speciaal papier voor PERGAMANO-techniek". De onrechtmatigheid van het handelen van O Harris wordt ten volle duidelijk als men bedenkt dat O Harris even goed had kunnen vermelden "speciaal papier voor handwerken met perkamentpapier" of "speciaal papier voor perkamentpapierkunst".

2.4 Onder verwijzing naar de door haar overgelegde producties stelt Marjo-Arte tenslotte er alles aan te doen om PERGAMANO als merk te positioneren, zodat niet voldaan is aan het vereiste van artikel 5 lid 4 BMW dat de verwording tot soortnaam heeft plaatsgevonden door toedoen van de merkhouder.

3. Standpunt van O Harris: 3.1 Met de snel toegenomen populariteit van de

Pergamano-hobby nam de vraag naar geschikt papier voor PERGAMANO sterk toe. Uit reacties van klanten bleek dat het Glama Microdraft tekenpapier door zijn kwaliteit en soortelijk gewicht een geschikt materiaal is om te worden gebruikt voor PERGAMANO. O Harris heeft als service voor haar klanten besloten om op de verpakking van het 150 grs Glama Microdraft papier een sticker aan te brengen met de vermelding "150 grs speciaal papier voor Pergamano-techniek".

3.2 Het gebruik van de aanduiding PERGAMANO levert geen merkinbreuk jegens Marjo-Arte op. Het merkrecht op de aanduiding PERGAMANO is vervallen wegens verwording tot soortnaam als bedoeld in artikel 5 lid 4 Benelux Merkenwet. Het woord PERGAMANO wordt vanaf de introductie in Nederland in 1989 door Marjo-Arte gebruikt als aanduiding voor de desbetreffende hobby c.q. techniek. Doordat de naam van de hobby en de Columbiaanse volkskunst wordt gebruikt ter aanduiding van onder meer papierprodukten zullen derden bij verkoop van hun produkten willen refereren aan die hobby en volkskunst. Door het inroepen van het merkrecht zou feitelijk een monopolie van Marjo-Arte ontstaan, die als enige basismaterialen zou mogen aanleveren voor een als zodanig niet beschermde hobby of volkskunst. Ter onderbouwing van de stelling dat het eigen gebruik van Marjo-Arte heeft geleid tot verwording tot soortnaam wijst O Harris op enkele artikelen in onder meer het tijdschrift Hobby Handig onder redactie van Martha Ospina die over PERGAMANO zijn verschenen. Marjo-Arte heeft volgens O Harris de verwording tot soortnaam geheel aan zichzelf te wijten.

3.3 Subsidiair stelt O Harris dat voor het onderhavige gebruik van het woord PERGAMANO een geldige reden bestaat. Naar aanleiding van de sterk toegenomen vraag naar pergamano-papier heeft O Harris op de verpakking van haar hoogtransparante tekenpapier stickers laten aanbrengen die vermelden "150 grs speciaal papier voor


Pergamano-techniek". Dit noemen van "Pergamano-techniek" is letterlijk hetzelfde gebruik als in de verschillende publicaties die, ook recent nog, door of namens Marjo-Arte zijn verschenen. Het gebruik door O Harris dient in dit geval niet om haar waar aan te duiden, dat gebeurt immers door de verpakkingstekst, maar om de koper te informeren dat dit produkt geschikt is om te worden gebruikt als pergamano-papier. O Harris meent dat een dergelijk gebruik niet onrechtmatig is. Van belang is of het informatieve karakter van de merkvermelding meer het belang dient van de gebruiker dan van het publiek. Marjo-Arte stelt in haar diverse brochures en publicaties speciale voorwaarden aan het papier dat voor PERGAMANO moet worden gebruikt. Ongetwijfeld zullen deze voorwaarden ook door haar docenten worden verkondigd. Bij de beschrijving van de materialen en gereedschappen in paragraaf 2.1 van het door Martha Ospina geschreven boekje "Pergamano" worden de eigenschappen waar het papier aan moet voldoen opgesomd. Het is derhalve gerechtigd en noodzakelijk dat O Harris ter informatie van het publiek, op bescheiden en zakelijk, informatieve wijze, aangeeft welke van de door haar aangeboden papiersoorten geschikt is voor de pergamano-techniek. Het is uitgesloten dat een dergelijke aanduiding onrechtmatig zou zijn wegens merkinbreuk. Het inroepen van haar merkrecht is althans in strijd met de redelijkheid en de billijkheid doordat de naam PERGAMANO de algemene aanduiding van de Columbi-aanse volkskunst en gelijknamige hobby is en Marjo-Arte zelf op gelijke wijze het merk gebruikt en door derden laat gebruiken.

Tenslotte stelt O Harris dat er van schade geen sprake zal zijn. Van de in verhouding tot de verpakking proportioneel opgestelde sticker gaat geen extra wervende kracht uit. Bovendien is het de vraag of zulks ongeoorloofd zou zijn.

4. Beoordeling van het geschil 4.1 Als grondslag van haar vordering heeft Marjo-Arte

- kort samengevat - primair gesteld, dat O Harris het merk PERGAMANO onrechtmatig gebruikt, omdat O Harris het merk PERGAMANO gebruikt in de zin van artikel 13 lid A onder 1 BMW. Subsidiair voert Marjo-Arte - kort samengevat - aan dat het gebruik dat O Harris van het merk PERGAMANO maakt in ieder geval is een gebruik van dat merk zonder geldige reden in het economisch verkeer onder zodanige omstandigheden dat aan haar schade kan worden toegebracht, zodat zij zich in ieder geval tegen dat gebruik kan verzetten krachtens artikel 13 lid A onder 2 BMW.

4.2 Het meest vérstrekkende verweer van O Harris luidt dat het recht van Marjo-Arte op gebruik van het merk PERGAMANO is vervallen wegens verwording tot soortnaam als bedoeld in artikel 5 lid 4 BMW.

Dit verweer moet worden verworpen. Aan O Harris kan worden toegegeven dat het gebruik van de aanduiding PERGAMANO door Marjo-Arte, als de naam voor een bepaalde hobby of een specifieke techniek, het gevaar in zich bergt dat haar merk verwordt tot soortnaam. Evenwel is gesteld noch gebleken dat het merk PERGAMANO in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming voor een waar is geworden, zoals artikel 5 lid 4 BMW eist voor het verval van het recht op het merk, en daarmee op bescherming tegen een inbreuk op het merkrecht. Evenmin is gebleken dat de aanduiding PERGAMANO de algemene benaming is voor de Colum-biaanse volkskunst en gelijknamige hobby met perkamentpapier. Er is niet méér komen vast te staan, dan dat Marjo-Arte de aanduiding PERGAMANO gebruikt voor deze kunst of hobby en dat is niet voldoende voor een beroep op artikel 5 lid 4 BMW.

4.3 Op grond van artikel 13 lid A onder 1 BMW kan de merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren. De vraag is nu of het

gebruik door O Harris, bestaande in het plakken van een sticker op de verpakking van haar eigen waren met daarop de vermelding "150 grs speciaal papier voor pergamano-techniek" gebruik is in de zin van artikel 13 lid A onder 1 BMW. Naar mijn voorlopig oordeel is dit niet het geval. Wil er immers sprake zijn van gebruik van een merk of teken voor waren dan is vereist dat degene die zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dat gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. De door O Harris op de sticker afgedrukte tekst rechtvaardigt niet de conclusie dat het merk PERGAMANO wordt gebruikt ter onderscheiding van de waar waarvoor dat merk is ingeschreven, doch ter aanduiding van (één van de) bestemming(en) van het door O Harris verhandelde papier, met andere woorden refererend gebruik van het merk. Voorshands moet daarom het beroep van Marjo-Arte op artikel 13 lid A onder 1 worden verworpen.

4.4 Met betrekking tot het subsidiair door haar aangevoerde stelt Marjo-Arte dat het om een merkinbreuk gaat die voor O Harris niet belangrijk is. O Harris kan even goed op andere wijze aan het publiek duidelijk maken welke de bestemming van de waar is, althans zo wordt de stelling van Marjo-Arte verstaan. De kans op schade bestaat volgens Marjo-Arte in het gevaar voor verwatering van haar merk. Het lijdt geen twijfel dat er sprake is van gebruik door O Harris van het merk van Marjo-Arte in het economisch verkeer.

Voor wat betreft de mogelijkheid van schade is meen ik dat het gebruik door O Harris van het merk van Marjo-Arte op het door O Harris in de handel gebrachte papier, de indruk wekt dat het papier afkomstig is uit een onderneming die met Marjo-Arte - economisch of juridisch - is gelieerd of door deze wordt gecontroleerd, welke indruk, anders dan O Harris betoogt, geenszins wordt weggenomen door de overige op haar verpakking voorkomende aanduidingen. Dit leidt tot verwatering van het merk en dientengevolge mogelijke schade voor Marjo-Arte. De vraag of O Harris een geldige reden heeft om te handelen zoals zij doet dient ontkennend te worden beantwoord. Niet valt in te zien waarom de aanduiding van de bestemming per sé door referte aan het merk van Marjo-Arte zou moeten geschieden. Dit wordt niet anders nu Marjo-Arte zelf haar merk gebruikt om daarmee de techniek aan te duiden.

4.5 Naar mijn voorlopig oordeel moet het hiervoor onder 4.2 en 4.4 overwogene leiden tot toewijzing van de gevraagde voorziening en tot veroordeling van O Harris in de kosten van het geding.

Beslissing O Harris wordt verboden de aanduiding PERGA

MANO of enige andere aanduiding die met een van de PERGAMANO-merken van Marjo-Arte overeenstemt te gebruiken voor waren en/of diensten waarvoor de PERGAMANO-merken van Marjo-Arte zijn ingeschreven, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor ieder stuk produkt waarmee O Harris handelt in strijd met dit verbod.

O Harris wordt veroordeeld in de kosten van dit geding. Deze kosten worden, voorzover tot op heden aan de zijde van Marjo-Arte gevallen, bepaald op ƒ 1.852,10 (waarin begrepen ƒ 1.500,- voor salaris procureur). Enz.


Nr 20. Gerechtshof te Amsterdam, 14 januari 1993.

(Bulldog-merken)

Mrs R.H.L. Cornelissen, D.H. Beukenhorst en M.A.J. de Vreeze-Oostvogel.

(Bulldog-merk van De Vries)

(Bulldog-kop van Fox)

Art. 13 onder A Benelux Merkenwet. Er is geen overeenstemming in de zin van art. 13A BMW

tussen de woorden beeldmerken van De Vries enerzijds en de afbeelding van een bulldog-kop zoals Fox die op haar T-shirts aanbrengt anderzijds. Ondanks enige punten van gelijkenis geven zij visueel een zodanige andere totaalindruk dat het voor "overeenstemming" vereiste associatiegevaar niet aannemelijk is en ook is er onvoldoende begripsmatige gelijkenis tussen het teken en het woordmerk The Bulldog.

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Het verwijt dat Fox op ongeoorloofde wijze aanhaakt

aan de goodwill van de The Bulldog-merken en van de onder de handelsnaam The Bulldog gedreven (horeca-) ondernemingen, vindt onvoldoende steun in het gegeven dat Fox het gewraakte T-shirt - dat onvoldoende gelijkenis met de merken van De Vries vertoont om overeenstemmend in de zin van art. 13A te zijn - op de markt brengt, terwijl bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel zouden moeten leiden niet aannemelijk zijn geworden.

Hendrikus Jacobus Marinus de Vries te Amsterdam, appellant [in kort geding], procureur en advocaat Mr Th.CJ.A. van Engelen te Amsterdam,

tegen Fox Productions B.V. te Amsterdam, geïntimeerde [in

kort geding], procureur en advocaat Mr S.S.H. Wibbens te Amsterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 10 september 1992 (Mr J.M. Vrakking).

2. De Vries beroept zich op het bepaalde in artikel 13A aanhef en onder 1 en 2 Benelux Merkenwet (BMW), en op de bescherming die artikel 6:162 BW beoogt te bieden. Op die gronden vordert hij Fox te bevelen iedere inbreuk op "The Bulldog"-merken van De Vries te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, een en ander als nader gepreciseerd in het petitum van de dagvaarding.

3. De vordering wordt afgewezen. Allereerst bestaat tussen de afbeelding van de buldog van De Vries en die van Fox geen zodanige overeenstemming in de zin van artikel 13A BMW dat moet worden aangenomen dat Fox inbreuk maakt op de merken van De Vries als bedoeld in de aanhef en onder 1, dan wel 2 van dat artikel.

4. Beide partijen brengen T-shirts in de handel met een afbeelding van de kop van een vervaarlijk kijkende buldog die een halsband met scherpe punten draagt. Deze hondekoppen vertonen echter niet een zodanige visuele dan wel begripsmatige gelijkenis dat de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die wordt geconfronteerd met de buldog van Fox associaties worden gewekt met het woord- of beeldmerk dan wel de onderneming "The Bulldog" van De Vries. De buldog van De Vries is gekarikaturiseerd, terwijl de hond van Fox een meer waarheidsgetrouwe weergave is, die voldoende afwijkt van de versie van "The Bulldog". De Vries kan de beeltenis van een honderas niet monopoliseren.

5. Van belang is voorts dat de ondernemingen van partijen zich met hun T-shirts richten op een jong publiek. Daarbij moet ervan worden uitgegaan dat geen verwarring valt te duchten bij dat deel van het publiek dat in het bijzonder is geïnteresseerd in de kledingstukken en/of de horeca-activiteiten van "The Bulldog".

6. Evenmin heeft De Vries zodanige omstandigheden aannemelijk gemaakt dat' moet worden geoordeeld dat Fox onrechtmatig jegens hem handelt door een T-shirt met de afbeelding van een buldog op de markt te brengen.

7. De Vries wordt als de in het ongelijk gestelde partij belast met de proceskosten.

Beslissing: 1. Weigert de gevraagde voorzieningen. 2. Veroordeelt De Vries in de kosten van dit geding,

tot heden aan de zijde van Fox begroot op ƒ 250,= wegens vastrecht en op ƒ 800,= aan salaris procureur.

3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

b) Het Hof, enz.

4.1 Voorzover thans van belang staat, gelet op hetgeen hiervóór onder 3 werd overwogen, het volgende vast: - dat De Vries rechthebbende is op het woordmerk The Bulldog en op het beeldmerk van een Bulldog, beide voor horecadiensten in klasse 42, en - dat deze merken door Leidseplein Beheer B.V. te Amsterdam als licentieneemster in het bijzonder gebruikt worden in verband met de exploitatie van enige Bulldog-horecabedrijven in Amsterdam, welke bedrijven nationale en zelfs internationale bekendheid genieten.

4.2 Tevens is in confesso dat Leidseplein Beheer B.V., als licentieneemster, met gebruikmaking van het voor de betreffende warenklasse geldende en eveneens aan De Vries toebehorende woordmerk The Bulldog, woord-/


beeldmerk The Bulldog en beeldmerk van een Bulldog, kleding op de markt brengt, waarbij het in dit geding met name gaat om T-shirts voorzien van het Bulldog-beeldmerk en dat Fox T-shirts vervaardigt en/of op de markt brengt welke voorzien zijn van de afbeelding van de kop van een Bulldog.

Voor de goede orde zij opgemerkt dat de afbeelding van de Bulldog-kop zoals die voorkomt in het door De Vries voor horecadiensten gedeponeerde beeldmerk, identiek is aan de afbeelding van de bulldog-kop in het door De Vries voor, kort gezegd: kleding, gedeponeerde beeldmerk c.q. woord-/beeldmerk.

4.3 Uit de producties en de bij pleidooi aan het hof getoonde exemplaren van de door ieder van partijen verhandelde T-shirts blijkt dat het door Leidseplein Beheer B.V. verhandelde T-shirt voorzien is van een vrij kleine afbeelding van het litigieuse beeldmerk terwijl het door Fox verhandelde T-shirt is voorzien van een aanzienlijk grotere kop van een bulldog dan op het shirt van Leidseplein Beheer B.V. voorkomt, terwijl daar boven in grote letters het woord "AMSTERDAM" is aangebracht. Door Fox is bij het pleidooi desgevraagd - en onweersproken - meegedeeld dat dit woord op deze wijze op ieder van de door haar in het verkeer gebrachte T-shirts met de afbeelding van een bulldog-kop, is aangebracht.

4.4 Centraal staat de, door de president ontkennend beantwoorde en door de eerste grief in hoger beroep opnieuw aan de orde gestelde vraag naar overeenstemming (in de zin van artikel 13A BMW) tussen de merken van De Vries enerzijds en de afbeelding van een bulldog-kop zoals Fox die op haar T-shirts aanbrengt anderzijds.

4.5 Beschouwing van het beeld- c.q woord- c.q woord/ beeldmerk van De Vries en van het door Fox gebezigde teken, elk in zijn geheel en in onderling verband, leidt tot het oordeel dat merk en teken noch visueel noch auditief noch begripsmatig een zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat confrontatie met het teken associaties tussen teken en merk wekt.

4.6 Niet ontkend kan worden dat tussen de door partijen afgebeelde bulldog-koppen visueel zekere punten van gelijkenis bestaan, namelijk voorzover het in beide gevallen gaat om de afbeelding van uitsluitend de kop van een bulldog, in beide afbeeldingen die kop niet recht vooruit kijkt maar iets opzij (zij het dat de ene kop iets naar links en de andere kop iets naar rechts kijkt), in beide afbeeldingen de kop van het dier een enigszins dreigende uitdrukking heeft waarbij twee (hoek)tanden in de onderkaak in het oog springen en, tenslotte, in beide afbeeldingen een halsband voorkomt die van scherpe uitsteeksels is voorzien en die de zojuist genoemde dreigende uitdrukking onderstreept.

4.7 Dat neemt echter niet weg dat merk en teken, elk in hun geheel beschouwd, visueel een zodanig andere totaalindruk geven dat het voor "overeenstemming" in de zin van artikel 13A van de Benelux Merkenwet (BMW) vereiste associatiegevaar niet aannemelijk te achten is. Dat vindt met name daarin zijn oorzaak dat het merk een cartoonachtige weergave is van de kop van het dier terwijl de door Fox op haar T-shirts afgebeelde kop mede door de kleurstelling aanzienlijk "levensechter" is. De omstandigheid dat het teken, evenals het beeldmerk, bestaat uit de afbeelding van een ietwat dreigend ogende bulldog-kop, brengt wèl mee dat de beide afbeeldingen refereren aan een, als enigszins vervaarlijk ervaren dier -de bulldog -, maar nog niet dat bij het publiek dat zich met het teken geconfronteerd ziet, een associatie met het beeldmerk van De Vries zal ontstaan.

4.8 In deze referte is voorts onvoldoende begripsmatige gelijkenis tussen het beeldmerk en het teken te vinden en al evenmin, anders dan De Vries meent (memorie van grieven, pagina 4, sub 1.3), tussen het teken en het woordmerk (c.q. woord-/beeldmerk) The Bulldog. Het gegeven dat het publiek het teken - uiteraard - zal

herkennen als de afbeelding van een bulldog-kop, is op zich onvoldoende om aan te nemen dat het begripsmatig associaties wekt met het woordmerk van De Vries.

4.9 De Vries heeft - wat dit laatste betreft - met name bij pleidooi in hoger beroep (pleitnota, pagina 2) er nog op gewezen dat de onder het woordmerk The Bulldog gedreven horeca-ondernemingen een grote renommêe hebben bij dat publiek dat belangstelling heeft voor het tolerante Nederlandse beleid inzake soft-drugs en voor de uitgaansmogelijkheden van de "wereldstad" Amsterdam. Fox erkent zulks (zie pleitnota in hoger beroep, pagina's 6/7) en erkent dat dit woordmerk bekendheid en daarmee een zeker onderscheidend vermogen heeft gekregen. De president heeft, in appel onbestreden, aangenomen dat deze horeca-gelegenheden nationale en zelfs internationale bekendheid genieten (zie rechtsoverweging 4.1 van dit arrest).

4.10 In appel dient er derhalve van te worden uitgegaan dat deze café's bij het zojuist bedoelde publiek bekendheid genieten en dat, als gevolg daarvan, het woordmerk The Bulldog bekendheid en aldus ook een zeker onderscheidend vermogen bezit.

4.11 Dit betekent echter nog niet dat de door Fox op de markt gebrachte, van een bulldog-kop en het woord "AMSTERDAM" voorziene T-shirts, een zodanige begripsmatige gelijkenis hebben met het woordmerk The Bulldog, dat zij associaties met dit woordmerk opwekken.

Dat zou wellicht anders zijn indien het T-shirt van Fox bij het publiek het beeld zou oproepen van nu juist die, bij dat publiek geliefde aspecten van het "grotestadsleven" in Amsterdam welke door het woordmerk The Bulldog worden opgeroepen, maar zulks is in dit geding niet aannemelijk geworden.

4.12 Het vooroverwogene betekent dat de eerste grief faalt en dat, nu van "overeenstemming" in de zin van artikel 13A BMW niet gesproken kan worden, toewijzing van de vordering, voorzover deze op de merkrechten van De Vries gegrond wordt, niet kan volgen.

4.13 Met zijn derde grief komt De Vries op tegen de overweging van de president dat De Vries niet zodanige omstandigheden aannemelijk gemaakt heeft dat geoordeeld moet worden dat Fox onrechtmatig jegens hem handelt door een T-shirt met de afbeelding van een bulldog op de markt te brengen.

4.14 Voorzover De Vries zijn grief toelicht met zijn standpunt dat Fox inbreuk op zijn merkrechten maakt door gebruik te maken van een "overeenstemmend" teken, faalt dit betoog op de hiervóór reeds genoemde gronden.

4.15 Voorzover De Vries Fox verwijt dat deze op ongeoorloofde wijze aanhaakt aan de goodwill van de The Bulldog-merken en van de onder de handelsnaam The Bulldog gedreven ondernemingen, overweegt het hof dat dit verwijt onvoldoende steun vindt in het gegeven dat Fox het gewraakte T-shirt - dat, zoals werd overwogen, onvoldoende gelijkenis met de merken van De Vries vertoont om overeenstemmend in de zin van artikel 13A BMW te zijn - op de markt brengt, terwijl bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel zouden moeten leiden niet aannemelijk geworden zijn. Ook deze grief gaat dus niet op.

4.16 De president heeft de gevraagde voorzieningen terecht geweigerd en heeft evenzeer terecht De Vries verwezen in de kosten van de eerste aanleg zodat ook de vierde grief doel mist. Bij een bespreking van zijn tweede grief heeft De Vries geen belang meer. Het beroepen vonnis moet worden bekrachtigd met verwijzing van De Vries in de kosten van het hoger beroep.

5. Beslissing Het Hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. veroordeelt appellant in de op het hoger beroep

gevallen kosten, deze tot op heden aan de zijde van geïntimeerde begroot op ƒ 4.500,=. Enz.

56 Bijblad

Nr 21. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 30 maart 1993.

(Duracell/Philips)

Mrs J.J.M. van Benthem, E.A.M, van der Kallen en L.J.D. Smits.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet.

Tussen de verpakkingsmerken van Duracell en de Philips-verpakking bestaan ontegenzeggelijk punten van gelijkenis, voornamelijk in de toegepaste kleurstellingen, en daarmee "zit Philips wel dicht naast Duracell", doch de totaalindruk van de Philips-verpakking is duidelijk verschillend van de gedeponeerde Duracell-verpakkingen.

N.V. Duracell Batteries S.A. te Aarschot, België, appellante [in kort geding], procureur Mr W.M.C, van der Eerden, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen Philips Nederland B.V. te Eindhoven, geï'ntimeerde [in

kort geding], procureur Mr G.D. Noordijk, advocaat Mr W.A. Hoyng te 's-Gravenhage.

a) President Arrondissementsrechtbank te Breda, 28 oktober 1992 (Mr J. Mendlik).

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: Eiseressen [Duracell; Red.] hebben gesteld dat Philips

inbreuk maakt op haar merken door o.a. in het arrondissement Breda batterijen in de hierna te omschrijven verpakking in het verkeer te brengen. De in geding zijnde verbintenis is daarom mede in dit arrondissement ontstaan, zodat de President ingevolge artikel 37 van de Benelux Wet op de Merken ten deze bevoegd is.

Op grond van stellingen van partijen en de in het geding gebrachte produkties worden de aan het geschil ten grondslag liggende feiten als volgt samengevat: - Eiseressen brengen in de Benelux onder het merk "Duracell" alkaline batterijen in het verkeer. Dank zij intensieve reclame campagnes, met name televisiereclame, waarin er de nadruk op wordt gelegd dat de Duracell batterij een veel langere levensduur heeft dan andere batterijen, heeft de Duracell batterij een zeer grote bekendheid gekregen, en is deze, ondanks de hoge prijs, de meest verkochte alkaline batterij; - Duracell heeft bij het Benelux Merkenbureau de navolgende merken doen inschrijven c.q. gedeponeerd voor o.a. batterijen:

a) in 1980 een rechthoek in de kleuren roodkoper (boven) en zwart (beneden) in de verhouding 1:2;

b) in 1989 een oranje vierkant, omlijst door een zwarte rand, aan de bovenzijde breed (circa de helft van de zijde van het vierkant) en aan de zijkanten en onderkant smal;

c) in 1989 het woordmerk Duracell; d) in 1989 de kleurencombinatie zwart/rood/oranje,

bestaande, van boven naar onder, uit een zwarte baan, vloeiend overgaand in een smalle rode streep, die op zijn beurt vloeiend overgaat in een oranje vlak, en ditzelfde merk met in de zwarte baan in witte letters het woord "DURACELL";

e) op 12 oktober 1992 een beeldmerk in de kleuren roodkoper, zwart, oranje, zoals hieronder als afbeelding A in fotocopie weergegeven. De bovenkant is zwart tot even onder het woord "DURACELL", het zwart gaat, onder de schuin naar boven lopende lijn van de onderkant, vloeiend over in een smalle rode baan, waarin in geel de woorden "longer life than ever", het onderste vlak rondom de batterijen is licht oranje. - Duracell International heeft in 1988 gedeponeerd een verpakkingsmerk in de kleuren zwart, wit en zilver (een zwart vlak met twee smalle zilverkleurige banen) en, niet in kleur, een (zwarte) rechthoek met daarin een (wit) vierkant met in dunne lijnen concentrische cirkels;

Eigendom, nr 2 16 februari 1994

- Het hiervoren onder e) bedoelde, pas na het uitbrengen van de dagvaarding gedeponeerde, beeldmerk is een fotografische afbeelding van de Duracell batterijen zoals die in zogenaamde blisterverpakking in de handel worden gebracht. Die verpakking is een kartonnen kaart waarop de batterijen middels een strak daarover gespannen en op het karton verkleefde doorzichtige folie zijn bevestigd. Aan de bovenzijde bevindt zich een gat om de kaart met batterijen in een schap op te hangen. Duracell brengt in die verpakking meerdere typen en maten alkaline batterijen op de markt; - Anders dan eiseressen, die onder het merk Duracell uitsluitend alkaline batterijen op de markt brengen, produceert Philips naast alkaline batterijen in verschillende maten ook andere typen batterijen, te weten twee soorten bruinsteen batterijen (super en super-plus) en oplaadbare batterijen, die alle onder het merk Philips in de handel worden gebracht; - Hoewel partijen verschillende marktaandeelpercentages opgeven betwist Philips niet dat Duracell in Nederland marktleider is op het gebied van alkaline batterijen, terwijl Duracell niet betwist dat Philips marktleider is op de gehele batterijen-markt; - Philips verpakt sedert enkele maanden al haar batterijen in een nieuwe blisterverpakking. De achtergrond van de super batterijen is nu een golf in de kleuren blauw en wit, van de super-plus een waterval in blauw-grijze kleuren, van de alkaline batterij een vulkaan in de kleuren rood en geel en van de oplaadbare batterijen een berg; - De door Duracell aangevochten verpakking van de Philips alkaline batterijen wordt hierna als afbeelding B weergegeven, waarbij zij aantekent dat op de in het geding gebrachte verpakking van vier batterijen in de linkerbovenhoek een zwart/geel vierkantje voorkomt met de tekst "4-20% NEW". Onder het woord "PHILIPS" staat in witte letters in een bruine baan "alkaline", en de woorden "mercury 0% cadmium" staan evenals het woord PHILIPS in witte letters op een zwarte achtergrond;

(afbeelding A)


(afbeelding B)

- Philips heeft onweersproken gesteld dat haar alkaline batterijen sinds 1980 een mantelverpakking hebben die ze nu nog hebben, te weten ongeveer twee/derde naar bruin tenderend koperkleurig, met zwarte opdruk, o.a. het merk Philips, en ongeveer 1/3 deel zwart met koperkleurige opdruk. Onder het woord "Philips" bevindt zich een groen strookje met het woord "alkaline";

Vooropgesteld wordt dat uitsluitend ter beoordeling staat de vraag of de nieuwe verpakking van de Philips alkaline batterijen inbreuk maakt op de merkenrechten van eiseressen. De gevolgen van de omstandigheid dat Philips haar verpakkingen vernieuwd heeft in net kader van een grote reclame campagne, die er mede op gericht zal zijn haar martkaandeel voor wat betreft de alkaline batterijen te vergroten ten koste van het marktaandeel van eiseressen, zijn voor de beoordeling van het merkenrech-telijke geschil niet relevant.

Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van merkinbreuk moet de feitelijk door Philips gebruikte verpakking vergeleken worden met de bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde merken van eiseressen. Eiseressen hebben niet, althans niet gemotiveerd gesteld dat de verpakking van Philips op enigerlei wijze inbreuk maakt op de hiervoren vermelde merken van Duracell International, zodat deze buiten beschouwing gelaten kunnen worden.

Het geschil tussen Duracell en Philips betreft uitsluitend de kleurstelling van de nieuwe Philips-verpakking van haar alkaline batterijen, toegespitst op de door Duracell gestelde overeenkomst met haar zwart/ rood/oranje kleurmerken en ter terechtzitting met name toegespitst op het associatiegevaar als gevolg van de kleurovereenkomst tussen haar op 12 oktober 1992 als merk gedeponeerde verpakking en de Philips-verpakking.

De omstandigheid dat Duracell haar (verpakkingswerken in kleur heeft gedeponeerd betekent niet zonder meer dat Philips dezelfde kleuren in het geheel niet zou mogen gebruiken. Het merk van Duracell en de verpakking van Philips moeten in hun geheel worden beschouwd waarbij met name moet worden onderzocht of, en zo ja, in hoeverre de kleurencombinatie waarvoor Duracell merkenrechtelijke bescherming inroept een

dominerend element is in de verpakking van Philips. Waar het door Duracell ingeroepen associatiegevaar

zich slechts kan voordoen met betrekking tot de produkten waarvoor het gedeponeerde merk feitelijk door Duracell wordt gebruikt, zal worden onderzocht of de gewraakte verpakking van Philips is een met het op 12 oktober 1992 door Duracell gedeponeerde verpak-kingsmerk overeenstemmend teken.

Tekens uitsluitend uit combinaties van kleuren bestaande, zoals door Duracell als merk gedeponeerd, worden immers door geen van partijen als zodanig bij de presentatie aan het koperspubliek gebruikt.

Het is duidelijk dat het totaalbeeld van de onderhavige blisterverpakkingen voor een belangrijk deel bepaald wordt door de ommanteling van de zichtbare batterijen. Duracell heeft zich er niet op beroepen dat de ommanteling van de Philips batterijen inbreuk maakt op haar hiervoren onder a) omschreven merk, zodat er van uit moet worden gegaan dat Philips haar batterijen, die overigens naast een zekere overeenkomst ook duidelijke verschillen met de Duracell batterijen vertonen, tot zichtbaar onderdeel van haar verpakking mag maken, welke verpakkingsmethode, naar genoegzaam is gebleken, algemeen gebruikelijk is.

Gelijk hiervoren onder de feiten vermeld is het op 12 oktober 1992 gedeponeerde verpakkingsmerk van Duracell gedeponeerd in de kleuren roodkoper, zwart en oranje, blijkens de gedeponeerde afbeelding is die laatste kleur licht oranje. Aangenomen moet worden dat met "roodkoper" wordt bedoeld de kleur van de kop van de batterij, die ook bij het depot van de als merk gedeponeerde batterij de aanduiding "roodkoper" kreeg.

Waar Philips, gelijk vorenvermeld, niet verboden kan worden haar batterijen zichtbaar te maken, kan aan de gedeponeerde kleur roodkoper, ook in de combinatie met andere kleuren, slechts een beperkte betekenis worden toegekend.

Partijen hebben ter terechtzitting een groot aantal van verschillende fabrikanten afkomstige batterijen in blister-verpakking getoond. Daarbij is gebleken dat het tamelijk gebruikelijk is dat de bovenkant van de verpakking zwart is met in witte letters het merk. Ook de vroegere verpakking van Philips had aan de bovenkant over de gehele breedte een zwart vlak met in witte letters het merk "PHILIPS". Afgezien van de deels zwarte mantel van de batterijen gebruikt Duracell de kleur zwart alleen voor het bovenste deel van de verpakking.

Als belangrijkste onderscheidende kleur in het merk-depot van Duracell resteert dan het oranje dat de achtergrond vormt van de batterijen. In de feitelijk door Duracell gebruikte verpakking is dit licht oranje, met dien verstande dat de kleur onder de schuine lijn van het zwarte bovenvlak overgaat in een smalle weinig opvallende oranjerode baan, met daarin in geel de woorden "longer life than ever" of een andere tekst in geel.

Afgezien van de rood/gele "vulkaan" als achtergrond - waarover hierna - en het reeds besproken, op zich niet inbreukmakende zichtbaar maken van de batterijen, is de vormgeving van de Philips-verpakking duidelijk verschillend van die van Duracell.

Het door Duracell in het geding gebrachte reclame materiaal waarop de zwart/rood/oranje combinatie wel voorkomt, is gericht tot de tussenhandelaar, die uiteraard de Philips batterij niet op grond van welke verpakking dan ook met de Duracell batterij zal associëren.

Ook de gewone consument kan geacht worden te weten dat Duracell en Philips verschillende merken zijn. Batterijen worden niet voor de vuist weg gekocht, omdat de consument, voor het schap staande, altijd enige tijd nodig heeft om de batterij van het gewenste type uit te zoeken. In die tijd ziet hij het prominente Duracell of Philips woordmerk. Hij zal zich bij zijn keuze dan laten leiden door zijn, al dan niet door reclame campagnes beïnvloede, voorkeur voor het ene of het andere merk, doch niet of nauwelijks door de wegwerpverpakking.

58 Bijblad Industriële

Tenslotte kan niet onvermeld blijven dat Duracell zelf het associatiegevaar kennelijk ook niet hoog inschat, getuige het feit dat zij zelf het in de Philips-verpakking voorkomende groene element (het vlakje op de batterij met het woord alkaline) heeft overgenomen door het meeverpakken van een met groene strips versierde batterijtester en - naar blijkt uit door Duracell zelf in het geding gebrachte foto's - het aanbrengen van een groen strookje met tekst over de in haar verpakking voorkomende rode baan direct onder het zwart.

De door Duracell gevraagde voorzieningen bij voorraad moeten op grond van de voorstaande overwegingen worden geweigerd.

4. De kosten: Duracell dient als in het ongelijk gestelde partij in de

kosten van het geding te worden verwezen.

5. De beslissing in kort geding: De President Weigert de gevraagde voorzieningen bij voorraad; Verwijst eiseressen in de kosten van het geding en

veroordeelt haar aan Philips te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 2.750,-; enz.

b) Het Hof, enz.

4. De beoordeling Met de grieven en met name grief 7 wordt het geschil

in volle omvang aan het Hof ter beoordeling voorgelegd. Niettemin neemt het Hof uit het vonnis van de President over de samenvatting van de vaststaande feiten, nu die niet zijn betwist met dien verstande dat het Hof in plaats van de in Grief 1 bedoelde woorden "sedert enkele maanden" leest: sedert augustus of september 1992.

Het merkenrechtelijk geschil gaat om de vraag of de door Philips gebezigde nieuwe verpakking van haar alkaline batterijen door een zó grote gelijkenis met de verpakkingsmerken van Duracell, in het bijzonder haar merkinschrijvingen 368.156 (jacket ofwel omhulsel van de batterij zelf), 461.408, 461.409 en het depotnr. 787.048 (uiterlijk van product en verpakking van de penlite-alkaline batterijen zoals aan het publiek aangeboden), dat gesproken moet worden van gebruik door Philips van een met de merken van Duracell "overeenstemmend teken". (Niet (langer) gesteld is dat de verpakking van Philips inbreuk maakt op de merkinschrijvingen 454.884 en 454.903 ten name van Duracell International Inc., welke vennootschap geen partij meer is in beroep en de merkin-schrijving 461.407 van Duracell, zodat die inschrijvingen verder buiten beschouwing kunnen blijven.)

Naar 's Hofs voorlopig oordeel is zulks niet het geval; de Philips-verpakking immers vertoont niet een zodanige gelijkenis of gelijkenissen met die verpakkingsmerken, dat bij normaal begaafde mensen die met de Philips-verpakking worden geconfronteerd, gevaar voor associatie met de verpakkingsmerken van Duracell wordt gewekt.

Het Hof gaat hierbij voornamelijk af op zijn eigen aanschouwing ter terechtzitting van de diverse verpakkingen, van de overgelegde merkinschrijvingen met bijbehorende afbeeldingen en van de door partijen overgelegde foto's en gepresenteerde schapopstellingen.

Er zijn ontegenzeggelijk punten van gelijkenis, voornamelijk in de toegepaste kleurstellingen en daarmee "zit Philips wel dicht naast Duracell", doch de totaalindruk van de Philips-verpakking is duidelijk verschillend van de gedeponeerde Duracell-verpakkingen. Hierbij moet worden aangetekend dat het jacket-merk door zijn geringe onderscheidende kracht slechts een zeer ondergeschikte rol speelt in het totaalbeeld van produkt en verpakking. Beide verpakkingen zijn uitgevoerd met zogenaamde blisterkaarten (met doorschijnend plastic omhulsel voor de batterijen) in de zeer sterke kleuren donkergeel tot oranje-rood, met een zwarte bovenkant waarin witte letters, althans bij de getoonde verpakkingen. Diezelfde kleuren worden, gelijk het Hof heeft vastgesteld ter

Eigendom, nr 2 16 februari 1994

zitting, ook door andere batterijmerken voor hun blisterkaarten toegepast. Als gezegd is echter de totaalindruk van de Philips-verpakking en die van de Duracell-verpakking en de overige verpakkingsmerken duidelijk verschillend.

De Philips-verpakking met batterijen (derhalve niet slechts de blisterkaart van Philips die wel als foto is getoond doch niet afzonderlijk wordt gepresenteerd aan het publiek) maakt een meer rode indruk dan de bedoelde merken van Duracell, terwijl de geprononceerd gedrukte sterke woordmerken "Philips" en "Duracell", herhaald op elk van de vier batterijtjes, in aanzienlijke mate tot de verschillende totaaalindruk bijdragen.

Voorts is de zwarte kop van de Philips-verpakking enerzijds en de ingeroepen merken van Duracell anderzijds, zeer verschillend waarover hieronder nader. Verschillend is ook nog de plaatsing van de batterijen, namelijk horizontaal en zoals gezegd met duidelijk woordmerk per batterij bij de Philips-verpakking, terwijl Duracell haar batterijen volgens het depot 787.048, de overgelegde foto's en het overgelegde foldermateriaal steeds verticaal plaatst, overigens eveneens met duidelijk onderscheidend woordmerk per batterij. Verder moet nog worden gereleveerd het zeer opvallend verschil tussen de verpakking van Philips en die van Duracell volgens het depot nr. 787.048, zoals thans uitsluitend gebruikt, te weten een schuine plaatsing van het woord Duracell in de zwarte kop, met begeleidende tekst, en de evenzeer schuin verlopende grens tussen de zwarte kop en het gele veld, terwijl de zwarte kop op de blisterkaart van de Philips-verpakking rechthoekig is en slechts circa driekwart van de breedte van de kaart beslaat, met daarin rechthoekig geplaatst het woord Philips en nog een bruine strip met het woord "alkaline".

Weliswaar hebben ook Duracells verpakkingsmerken 461.408 en 461.409 - die trouwens slechts gelden voor de enkele blisterkaarten die niet afzonderlijk aan het publiek worden gepresenteerd - een rechthoekige zwarte kop, maar deze verpakkingsonderdelen zijn sinds 1989 niet meer in gebruik, al is juist dat deze inschrijvingen pas wegens niet-gebruik per ultimo 1994 eventueel zullen vervallen. Overigens dient ook bij deze rechthoekige zwarte kop te worden opgemerkt, dat deze de gehele breedte van de blisterkaart beslaat hetgeen een duidelijk verschillend effect geeft ten opzichte van de Philips kaart. Wat er verder ook zij van deze twee verpakkingsmerken, voor een spoedeisende voorziening ter bescherming van deze twee merken is thans geen duidelijke reden aanwezig, althans door Duracell niet naar voren gebracht.

Voor zover Duracell betoogt, dat de inschrijving 461.409 slechts de specifieke kleurstelling, kleurcombinatie, kleurovergang van zwart naar oranje-geel betreft, die dus op zichzelf zowel in horizontale als diagonale toepassing bescherming verdient, en de Philips-verpakking daarop inbreuk maakt, snijdt dit geen hout. Daargelaten of door een zodanig merkdepot een exclusief recht op bedoelde kleurstelling c.q. kleurcombinatie c.q. kleurovergang c.q. kleurbegrenzing kan worden gecreëerd, in ieder geval kan aldus niet ieder gebruik van dezelfde kleuren door anderen worden tegengegaan. Dat tegengaan zou dan toch uitsluitend die specifieke kleuren-toepassing zoals gedeponeerd, of daarmee overeenstemmende kleur kunnen betreffen. Van die specifieke kleurentoepassing, en met name de kleurovergang van zwart naar oranje-geel is op de Philips-verpakking geen sprake, terwijl het gehele kleurbeeld van deze verpakking met bedoeld kleurmerk te weinig gelijkenis vertoont.

Voor een door het gebruik van bedoelde kleuren door Philips gegenereerd associatiegevaar met de merken van Duracell, waardoor de consument kwaliteitseigenschappen van Duracell batterijen zal toeschrijven aan de Philips batterijen, bestaan naar 's Hofs voorlopig oordeel geen overtuigende aanwijzingen. Het Hof merkt hierbij nogmaals op, dat het naar zijn voorlopig oordeel niet zo kan zijn dat door dit kleurenmerkdepot van Duracell het


gebruik door anderen van de daarin voorkomende kleuren, afzonderlijk of in andere combinaties, zou kunnen worden uitgesloten. Andere batterijmerken bedienen zich overigens van blisterverpakkingen in nagenoeg dezelfde kleur geel als de Duracell-verpakking.

Tenslotte heeft Duracell nog betoogd, dat door de omstandigheden van dit geval, met name de wijze waarop de nieuwe verpakking wordt toegepast en de begeleiding van de introductie ervan bij de handel en het publiek, wordt bijgedragen aan het associatiegevaar. De daartoe door Duracell aangevoerde feiten en omstandigheden, voor zover al niet betwist, zijn echter naar 's Hofs voorlopig oordeel van niet voldoende betekenis ter ondersteuning van dat betoog (het Hof verwijst naar het betoog in de toelichting op grief 3).

De conclusie dient te zijn, dat naar 's Hofs voorlopig oordeel de Philips-verpakking niet is een merk of teken dat overeenstemt in de wettelijke zin met een van de verpakkingsmerken van Duracell.

Het marktonderzoekrapport, door Duracell overgelegd, wordt, mede gelet op de daarop geuite kritiek van Philips en de door Philips in eerste aanleg overgelegde rapporten van IPN, als onvoldoende overtuigend terzijde gelegd.

Voor zover Duracell aan haar vorderingen tevens onrechtmatig handelen van Philips ten grondslag heeft gelegd, daarin bestaande dat Philips bij het introduceren van haar nieuwe verpakking de grenzen van de maatschappelijke zorgvuldigheid die zij jegens Duracell in acht behoort te nemen zou hebben overschreden, dienen zij eveneens als ongegrond te worden afgewezen, nu de daartoe aangevoerde feiten en omstandigheden door Philips zijn betwist en niet aannemelijk zijn geworden, zoals het bedingen van omzetgaranties of het kopen van schapexclusiviteit, danwei wijzen op een weliswaar harde maar niet ongeoorloofde concurrentie, zoals het gebruik van slogans als "20% meer energie", "weten niet van ophouden" en "de krachtigste" en "de sterkste". Dit laatste geldt evenzeer, voor zover deze concurrentie specifiek op de marktpositie van Duracell is gericht, hetgeen immers op zichzelf niet verboden is. Dat daarbij expliciet een vergelijking met de batterijen van Duracell gemaakt zou zijn behoeft op zichzelf evenmin onrechtmatig te zijn.

Uit al het vorenoverwogen volgt dat de grondslagen voor de gevraagde voorzieningen niet voldoende zijn komen vast te staan, zodat zij moeten worden afgewezen.

De grieven behoeven geen verdere behandeling en het vonnis waarvan beroep kan worden bekrachtigd, met veroordeling van Duracell als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep.

5. De uitspraak Het gerechtshof, bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, veroordeelt Duracell in de kosten van het hoger

beroep aan de zijde van Philips tot aan deze uitspraak begroot op ƒ300,- aan verschotten en ƒ4.200,- aan salaris voor de procureur. Enz.

Nr 22. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 16 april 1992.

(The European/The European Times)

Mr G.W.M. Bodewes.

uaaaa EAN

(gedeponeerd merk van eiseres)

EBJROEEAN foCIMES (logo The European Times van gedaagde)

THE TIMES •' N*« ***/•

(logo The Times van gedaagde)

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet.

Hoewel als gevolg van het in beide voorkomen van het woord "European" sprake is van enige gelijkenis in visueel, auditief en begripsmatig opzicht tussen merk en teken, zijn er tussen beide echter ook grote verschillen als gevolg van het verschil in gebezigd lettertype en vooral de grote overeenkomst van het teken van gedaagde met het door haar als masthead voor haar blad "The Times" gebruikte logo. Mede in aanmerking genomen dat de aard van het in casu in aanmerking komende publiek geen bijzonderheid vormt op grond waarvan snel overeenstemming moet worden aangenomen en het in merk en teken voorkomende woord "European" een normaal en algemeen woord is dat zowel als zelfstandig alsook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt kan worden ter aanduiding van het Europese karakter van de krant en daardoor beperkte onderscheidingskracht heeft, moeten de verschillen de doorslag geven, zodat merk en teken niet overeenstemmen.

Art. 11 onder C BMW. Ofschoon het depot van het gewaarmerkte uittreksel van

de akte, waarbij de rechtsvoorgangster van eiseres haar merk aan eiseres heeft overgedragen, nog niet is ingeschreven, mag worden aangenomen dat eiseres zich zeer binnenkort als houdster van het merk zal kunnen manifesteren en kan daarop in deze zaak, waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, worden vooruitgelopen, zonder dat daarmede het voorschrift van art. 11C BMW geweld wordt aangedaan.

The European Ltd. te Londen, Engeland, eiseres [in kort geding], procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam,

tegen Times Newspaper Ltd. te Londen, Engeland, gedaagde

[in kort geding], procureur Mr S. de Wit, advocaat Mr H.J.M. Harmeling te Amsterdam.

4. Gronden van de beslissing 4.1. In deze zaak waarin een voorlopige voorziening

wordt gevraagd, terwijl mag worden aangenomen dat de eisende partij zich zeer binnenkort als houdster van het merk zal kunnen manifesteren kan daarop, zonder dat daarmee het voorschrift van artikel 1 IC Benelux Merkenwet geweld wordt aangedaan, worden vooruitgelopen.

The European zal dus in haar vordering worden ontvangen.

4.2. Om te beoordelen of van overeenstemming tussen merk en teken sprake is moet worden bezien of - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.


4.3. Het in aanmerking komend publiek waaraan het onderscheidend vermogen zal moeten worden afgemeten bestaat uit kopers van kranten in de Benelux, van welke groep - ofschoon beperkt tot degenen die Engels kunnen lezen - niet zonder meer aannemelijk is dat hij in overwegende mate uit nauwlettend toeziende personen bestaat.

In het standpunt van The European ligt bovendien besloten dat het om een publiek gaat dat niet onmiddellijk onderscheid maakt tussen een dagblad en een weekblad. De aard van het in aanmerking komend publiek is dus geen bijzonderheid op grond waarvan snel overeenstemming in bovenbedoelde zin moet worden aangenomen.

4.4. Het normale en algemene woord "european" dat het merk grotendeels bepaalt en ook in het teken voorkomt en bovendien zowel als zelfstandig alsook als bijvoeglijk naamwoord dienst kan doen verleent het merk evenmin een groot onderscheidingsvermogen.

4.5. Daarmee hangt samen dat, voorzover het merk een hoedanigheid van de eronder verknochte waar aanduidt te weten het Europese karakter van de krant, de concurrentie het recht behoudt om haar vervolgens op de markt gebrachte soortgelijke waar - een Europese editie -op dezelfde wijze aan te duiden. Ook in zoverre is dus de onderscheidende kracht ingeperkt.

4.6. Visueel is er van enige gelijkenis tussen merk en teken sprake. Deze is niet gelegen in de, hieronder ter sprake te brengen, wijze van drukken maar in het voorkomen van het woord "european" in zowel merk als teken. Aangezien het in aanmerking komend publiek uit geletterden bestaat moet worden aangenomen dat het woord, afgezien van de betekenis, als geheel op de waarnemer een indruk maakt.

4.7. Auditief geldt hetzelfde maar van grote gelijkenis is geen sprake omdat het woord in merk en teken doorgaans verschillend zal worden benadrukt. In het merk, dat vrijwel geheel uit het woord "european" bestaat valt de nadruk daar van nature op. In het teken is dat slechts het geval indien een spreker de European Times wil onderscheiden van de gewone editie, bijvoorbeeld omdat hem de verkeerde wordt aangereikt.

4.8. Ook begripsmatig is er van gelijkenis sprake door het voorkomen van het woord "european" in zowel merk als teken.

Omdat het slechts om gelijkenis gaat en niet om volstrekte identiteit, doet daaraan niet af dat het woord in het merk zelfstandig en in het teken bijvoeglijk is bedoeld.

4.9. Er zijn echter ook grote verschillen. 4.10. In het merk is de tekst "The European", gezet in

een lettertype, op het eerste gezicht een fantasieletter, die van de meer gangbare romein-typen afwijkt doordat de schreef niet vloeiend aansluit en bijvoorbeeld de boog van de P van onderen niet gesloten is. Het beeld wordt voorts bepaald doordat het lidwoord klein is gedrukt en hoog geplaatst en door eerdergenoemde vogel met krant en wereldbol.

4.11. Het teken van gedaagde wordt grotendeels gevormd door het onder l.i. weergegeven masthead van de reeds lang verkrijgbare Times. Het verschilt daarvan slechts in zoverre dat onder de Royal Coat of Arms, het woord "european" is gedrukt, kleiner dan de woorden "The" en "Times". Het lettertype waarin alle woorden in het teken zijn gedrukt is hetzelfde als het nogal bekende type dat voor het logo van "The Times" is gebruikt. Voorzover ons bekend is het de naar gedaagde genoemde Times Roman.

4.12. Belangrijker nog dan bovenomschreven opvallend verschil in visueel opzicht is de omstandigheid dat het logo van The European Times zo'n grote overeenkomst vertoont met gedaagdes door lang gebruik zo bekende logo "The Times" dat associatie met enig ander merk of teken daardoor slecht denkbaar is.

4.13. Teruggaande naar de totaalindruk die het in aanmerking komend publiek ondergaat en het herinne

ringsbeeld dat daarvan achterblijft na het waarnemen van het teken, is de slotsom dat - in dit geval - de verschillen de doorslag geven.

4.14. Met name doordat gedaagde met haar teken zo nauw aansluit bij haar eigen zeer bekende Times-masthead (en het publiek daardoor zal denken met een Europese editie van The Times te doen te hebben) zullen alleen sterke gelijkenissen met een merk van aanzienlijke onderscheidende kracht kunnen meebrengen dat van een overeenstemmend teken sprake is.

4.15. Om dat aan te nemen zijn de gevonden punten van overeenstemming van te ondergeschikt belang en is het onderscheidend vermogen van het merk niet groot genoeg.

4.16. De primaire vordering zal dus moeten worden afgewezen.

4.17. The European heeft haar vordering toegespitst op een merkinbreuk en daarnaast onvoldoende gesteld om, bij gebleken juistheid, de subsidiaire vordering uit onrechtmatige daad op te baseren.

4.18. The European zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van het geding.

4.19. Onder het door The Times gevraagde "kosten rechtens" wordt geacht uitvoerbaarheid bij voorraad te zijn begrepen.

Beslissing I. Wijst de vordering af. II. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, die

tot op heden aan de zijde van gedaagde worden begroot op ƒ 2.500,-.

III. Verklaart dit vonnis, voor wat betreft II, uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr 23. Hof van Beroep te Brussel, 27 november 1991.

(Curacao-blue)

Mrs G. Londers, K. Van Herck en G. Blondeel.

(gedeponeerd merk)


Art. 14 onder A, eerste lid, aanhef en sub la Benelux Merkenwet.

Appellante (Geens Benelux) wijst tevergeefs op de banaliteit van ieder der afzonderlijke elementen zoals de gebruikte kleuren, het lettertype, de vorm en de naam die gecombineerd het als merk beschermde teken uitmaken: een complex teken kan voldoende onderscheidend zijn en dus voor bescherming vatbaar, ook al bestaat het uit het origineel samenvoegen van onderscheiden en afzonderlijk genomen banale onderdelen.

Art. 13 onder A, tweede lid BMW. De schade die geïntimeerde heeft geleden door de

verkoop van na het depot van het merk door appellante in de handel gebrachte flessen (met het inbreukmakend teken) bestaat enerzijds uit de gederfde winst wegens wankoop van een aantal flessen maar daarenboven uit de aantasting van haar merk, zo ondermeer het onderscheidend vermogen, de aantrekkingskracht, de wervingsmogelijkheden die eraan verbonden zijn; ook de kosten en uitgaven die uit de merkin-breuk voortvloeien zijn elementen van de schade, die terecht door de eerste rechter ex aequo et bono is begroot nu zij moeilijk te becijferen valt.

N.V. Geens Benelux te Aarschot, België, appellante, advocaat Mr D. Schoenmakers te Brussel,

tegen Tisserand GmbH te Elsfleth, Duitsland, geïntimeerde,

advocaat Mr Th. Van Innis te Brussel.

a) Rechtbank van Koophandel te Brussel, 1 november 1989 (Mrs Chr. Schurmans, A. van Ham en A. De Maeseneer).

Feiten en procedurevoorgaanden. Overwegende dat eiseres het liqueur "Curacao-blue"

sedert het voorjaar 1982 in het Benelux importeert en verdeelt in geëtiketteerde flessen van 0,5 liter;

Dat de verpakking op 30 augustus 1985 als Beneluxmerk-beeldmerk gedeponeerd werd onder het nummer 677.245 voor sterk alcoholhoudende dranken (klasse 33);

O. dat eiseres in december 1985 vastgesteld heeft dat verweerster tevens het liqueur "Curagao-blue" op de markt bracht onder het merk "Jarbin";

O. dat eiseres op 20 december 1985 verweerster in kort geding dagvaardde ten einde: - verweerster het verbod te horen opleggen een litigieuze fles of enig andere fles die overeenstemt met het merk van eiseres te produceren of te verhandelen in de Benelux, dit onder verbeurte van een dwangsom van 200.000 B.F. per overtreding van het verbod, - verweerster zich de verplichting te horen opleggen alle litigieuze flessen die reeds op de markt waren terug te trekken onder verbeurte van een dwangsom van 200.000 F per dag vertraging, - een deskundige te horen benoemen met als opdracht na te gaan o.a. in de boeken van verweerster, hoeveel litigieuze flessen werden geproduceerd en verhandeld;

O. dat de Heer Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, bij beschikking dd. 14 januari 1986 de eis ontvankelijk en gegrond verklaarde, op grond van de volgende overweging:

"Overwegende dat het Ons prima facie voorkomt dat het complexmerk van eiseres een duidelijk onderscheidend vermogen heeft nu het gekenmerkt wordt door een combinatie van verschillende (3) etiketten, twee (goudgeel en zwart) dominerende kleuren, de ovaalvormige afbeelding van palmbomen en het gebruikte lettertype." Overwegende dat het Ons voorkomt dat de door verweerster thans gebruikte etikettering zo overeenstemmend is met deze van eiseres dat dit in hoofde van verweerster een bijzonder ernstige merkinbreuk uitmaakt (art. 13A E.B.M.W.)";

0 . dat uit het deskundig verslag van de Heer L. Van Buggenhoute o.m. blijkt:

dat verweerster 39.307 litigieuze flessen voor een totale verkoopwaarde van 5.360.675 B.F. verhandeld heeft op de Benelux tijdens de periode 1983-1986.

In rechte. 1. O. dat verweerster vooreerst de nietigheid inroept

van het merk van eiseres neergelegd op 30 augustus 1985 onder het nr 677.245 op grond van de overweging dat het merk ieder onderscheidend vermogen zou missen;

O. dat zij dienaangaande stelt dat elk afzonderlijk element van het merk (vorm van de fles, kleur, lettertype, afbeelding ...) op zich zelf geen voldoende onderscheidend vermogen heeft;

O. dat verweerster uit het oog verliest dat het merk waarop eiseres aanspraak maakt een complex teken is bestaande uit de combinatie van alle bestanddelen die in het merk terug te vinden zijn;

O. dat het gedeponeerd merk wel een onderscheidend vermogen heeft door de combinatie van: - de vorm van de fles type "Napoleon", - de aanwezigheid van 3 etiketten, - het gebruik op die etiketten van de dominerende kleurencombinatie zwart en goudgeel, - de gebruikte lettertypes, - de afbeelding van palmbomen in een ovaal, op een blauwe achtergrond;

O. dat het opvalt dat de aangevochten geëtiketteerde flessen van verweerster precies dezelfde combinatie van deze bestanddelen vertonen;

Dat derhalve vaststaat dat verweerster, door deze flessen te verhandelen in de Benelux, een merkinbreuk heeft gepleegd;

O. dat eiseres derhalve terecht vordert dat aan verweerster bevolen zou worden zich in de toekomst te onthouden van enige verdere inbreuk op het ingeroepen merk van eiseres.

2. O. dat overeenkomstig artikel 13A 3de lid BMW eiseres tevens gerechtigd is schadevergoeding te eisen voor elke schade die zij door het onrechtmatig gebruik van de litigieuze flessen binnen het ganse Benelux territorium geleden heeft;

O. dat bij de beoordeling van de schade, rekening moet gehouden worden met de duur van de gewraakte handeling, nl. het merkinbreuk;

Dat het totaal door verweerster verkochte aantal flessen tijdens de periode 1983-1986 derhalve geenszins in aanmerking kan komen, vermits het merk slechts op 30 augustus 1985 werd gedeponeerd;

O. dat de deskundige vaststelde dat verweerster, na augustus 1985, 11.429 flessen binnen het Benelux grondgebied verhandeld heeft, voor een totale verkoopwaarde van 1.620.376 B.F.;

O. dat de schade, door eiseres geleden, ex aequo et bono kan worden geschat op 50 B.F. per fles;

Dat verweerster tevergeefs stelt dat het niet bewezen is dat de winst per fles 50 B.F. bedraagt;

Dat de schade geleden door een merkhouder niet enkel bestaat uit een winstderving vermits het merkinbreuk, benevens een daling van de afzet mogelijkheden tevens tot gevolg heeft: - dat het onderscheidend vermogen en de aantrekkingskracht van het werk aangetast wordt, - dat een verwarringsgevaar tussen de onderscheiden produkten ontstaat, waardoor de publicitaire en waar-borgsfunktie van het merk tevens worden miskend;

O. dat de gevorderde vergoeding van 50 F per fles, d.i. voor 11.429 flessen een bedrag van 571.450 F derhalve toegekend moet worden.

Om deze redenen, de Rechtbank, Rechtsprekende op tegenspraak, Verklaart de vordering ontvankelijk; Verklaart de vordering gegrond in de mate hierna

bepaald:


- Legt verbod op aan verweerster een litigieuze fles of enig andere fles die overeenstemt met het merk nr 677.245 te produceren of te verhandelen in de Benelux, dit onder verbeurte van een dwangsom van tweehonderd duizend frank per overtreding van het verbod;

Veroordeelt verweerster tot betaling van een schadevergoeding van vijfhonderd eenenzeventig duizend vierhonderd vijftig frank, bedrag te vermeerderen met de gerechtelijke interesten;

Staat de voorlopige tenuitvoerlegging toe; Veroordeelt verweerster tot de kosten; Begroot de kosten van huidig geding in hoofde van

eiseres op zestien duizend honderd eenenzestig frank en in hoofde van verweerster op negenduizend negenhonderd frank; enz.

b) Het Hof, enz.

Overwegende dat volgens appellante de eerste rechter ten onrechte heeft nagelaten de nietigheid uit te spreken van het merk van geïntimeerde omdat dit merk volgens haar een teken beschermt dat geen onderscheidende eigenschappen bezit;

Dat geïntimeerde om haar product "Curacao-blue" te onderscheiden een complex teken gebruikt, waarvan een niet betwiste kleurenfoto in de dagvaarding prijkt;

Dat dit teken bestaat uit een combinatie van een fles met de vorm van het type 'Napoleon', drie etiketten en een halsband met een daarop dominerende kleurencombinatie van zwart en goudgeel samen te zien met het blauw van de drank, lettertypes van een welbepaalde soort, een wapenschild op de halsband en de afbeelding van palmbomen in een horizontale ellips op een blauwe achtergrond op het etiket dat op de buik van de fles kleeft;

Dat gelet op de combinatie van de hierboven opgegeven elementen het door de geïntimeerde als merk beschermde gecombineerde teken van aard is om haar produkt duidelijk te onderscheiden;

O. dat appellante er voor het hof evenmin als voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel, die bij bevelschrift van 14 januari 1986 een voorlopig verbod oplegde of voor de eerste rechter, in slaagt aan te tonen dat het door geïntimeerde neergelegde merk nietig is;

Dat appellante tevergeefs wijst op de banaliteit van ieder der afzonderlijke elementen zoals de gebruikte kleuren, het lettertype, de vorm en de naam die gecombineerd het als merk beschermde teken uitmaken;

Dat een complex teken voldoende onderscheidend kan zijn en dus voor bescherming vatbaar is ook al bestaat het uit een origineel samenvoegen van onderscheiden en afzonderlijk genomen banale onderdelen;

Dat niets verhindert dat de originaliteit en het onderscheidend vermogen van het beschermde teken uitsluitend vervat zit in de originele combinatie van de erin gebruikte, op zichzelf genomen banale elementen;

O. dat de bewering van appellante als zou het gebruik van palmbomen in een ellips op een etiket voor de likeur Curacao-blue volkomen alledaags zijn, die door niets wordt gestaafd, niet geloofwaardig is;

Dat verschillende andere tekens het exotische evenzeer of beter kunnen opwekken dan palmbomen of ellipsen;

O. dat de appellante voorhoudt dat enkel de woorden "Tisserand" en "Jarbin" kenmerkende tekens uitmaken;

Dat appellante hierdoor impliciet de aangevochten merkinbreuk betwist;

Dat bij het onderzoek van het aangevochten teken moet worden vastgesteld, dat niet alleen de aangevochten combinatie van tekens die appellante gebruikt heeft zo overeenstemmend is met deze van het als merk beschermde complexe teken maar daarenboven ieder der verschillende onderdelen op zichzelf genomen voldoende gelijkenis vertoont met het daarmede overeenstemmend onderdeel, om zonder enige twijfel bij de gebruiker van het product associaties en verwarring tussen het aange

vochten teken en het beschermde merk te wekken; O. dat de eerste rechter dan ook terecht en om

motieven, die in hoger beroep niet worden ontzenuwd, de oorspronkelijke vordering, in zoverre zij erop gericht was de namaak te verbieden, gegrond heeft verklaard en de oorspronkelijke tegenvordering, zij het impliciet, ongegrond;

O. dat appellante in hoger beroep de werkelijkheid betwist van het door de geïntimeerde ingevolge haar merkinbreuk geleden nadeel;

Dat vaststaat dat appellante na het deponeren van het beschermde merk nog 11.429 flessen heeft verkocht in de Benelux;

O. dat vaststaat dat geïntimeerde ingevolge de verkoop zelf van de door appellante in de handel gebrachte flessen per inbreuk een schade geleden heeft en dat deze schade evenredig is met de belangrijkheid van de inbreuk;

Dat deze schade enerzijds bestaat uit de gederfde winst wegens wanverkoop van een aantal flessen, dat een breukdeel kan zijn van de door appellante verkochte flessen, die zij gedurende deze periode zelf niet op de betwiste markt heeft kunnen verkopen;

Dat de schade daarenboven bestaat uit de aantasting van haar merk zo ondermeer het onderscheidend vermogen, de aantrekkingskracht, de wervingsmogelijk-heden die eraan verbonden zijn; dat de kosten en uitgaven die uit de merkinbreuk voortvloeien, de kosten om de afzetmogelijkheden voor het merk te winnen of te vrijwaren ook elementen van de schade zijn;

O. dat deze schade moeilijk te becijferen valt en de eerste rechter dan ook terecht vertrokken is van de belangrijkheid van de vastgestelde inbreuk;

Dat hij terecht de schade begroot heeft, bij gebreke aan de mogelijkheid dit concreter te doen, door ze ex aequo et bono te bepalen op 50 fr per fles die door de appellante werd verkocht;

Dat de berekening zelf van de schade op basis van deze gegevens, die werden geput uit de bevindingen van de door de voorzitter zetelend in kort geding aangestelde deskundige, op zichzelf niet wordt betwist;

Om deze redenen, Eet Hof, rechtdoende op tegenspraak, Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935 betref

fende het gebruik van talen in gerechtszaken; Verklaart het hoofdberoep ontvankelijk doch onge

grond; Bevestigt de bestreden beslissing; Veroordeelt appellante tot de kosten van het hoger

beroep, begroot voor haarzelf op 17.815 fr en voor geïntimeerde op 14.400 fr; enz.

Nr 24. Rechtbank van Koophandel te Brussel, 11 oktober 1991.

(Davidoff/Suter)

Mrs S. Gadeyne, R. De Wolf en B. Vandeputte.

Art. 37 onder D Benelux Merkenwet. In Nederland is reeds een geschil aanhangig dat

verknocht is aan de onderhavige zaak. In de Nederlandse procedure vordert de verweerster - de vrijwillig tussenkomende partij in de Belgische procedure - in reconventie dat eerste eiseres zou veroordeeld worden om het internationale merk DAVIDOFF op verweerster te laten overschrijven. Bijgevolg bestaat het gevaar dat men tot twee tegenstrijdige beslissingen komt indien de onderhavige zaak en voormelde zaak hangend voor de rechtbank te 's-Gravenhage los van elkaar behandeld worden.

De verwijzing moet plaatsvinden ongeacht latere eventuele problemen zoals door eiseressen opgeworpen nl. de


bevoegdheid van de rechtbank te 's-Gravenhage voor het geheel van de zaak en eventuele problemen van uitvoering van een vonnis ten gronde.

1. S.A. Davidoff & Cie. te Genève, Zwitserland, en 2. S.A. Zino Davidoff te Zoug, Zwitserland,

eiseressen, advocaten Mrs S. Bertouille en R. Blommaert te Brussel,

tegen N.V. Suter te Brussel, België, verweerster, advocaat

Mr Th. Van Innis te Brussel, en Empresa Cubana del Tabaco, h.o.d.n. Cubatabaco, te

Havana, Cuba, als vrijwillig tussenkomende partij, advocaat Mr Th. Van Innis te Brussel.

Overwegende dat de vordering van eiseressen ertoe strekt verweerster te horen veroordelen tot onmiddellijke stopzetting, onder verbeurte van een dwangsom, van het op de markt brengen of verdelen van bepaalde goederen en namelijk sigaren onder het woordmerk "DAVIDOFF", die niet van eiseressen afkomstig zijn, noch met hun toestemming in verkeer gebracht;

O. dat eiseressen deze vordering steunen op het feit dat zij de regelmatige houders zijn van de internationale merkinschrijvingen OMPI 365.504 en 477.346, geldig voor de Benelux, betreffende het woordmerk DAVIDOFF voor waren in de internationale klasse 34, voor wat betreft tabakswaren in het algemeen en onder andere sigaren en sigaretten;

O. dat verweerster de verdeler in de Benelux is voor de vrijwillig tussenkomende partij;

O. dat verweerster en vrijwillig tussenkomende partij opwerpen dat er voor de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (Nederland) een procedure hangend is tussen eiseressen en vrijwillig tussenkomende partij (zaak met rolnummer 89/7314), en dat in het kader van dit geschil, eerder ingeleid dan huidige procedure namelijk op 16 juni 1989, zal moeten bepaald worden wie, van eiseressen of vrijwillig tussenkomende partij, in de Benelux de rechtmatige eigenaar van het merk DAVIDOFF voor tabakswaren - in het bijzonder sigaren - i s ;

O. dat verweerster op die basis de exceptie van samenhang inroept en vordert dat huidige procedure op basis van artikel 37D van de Eenvormige Beneluxwet inzake de warenmerken naar de Arrondissementsrechtbank van 's-Gravenhage zou verzonden worden ten einde onverenigbare uitspraken te vermijden;

O. dat het artikel 37D van de Eenvormige Beneluxwet waarop verweerster zich steunt om de verwijzing van onderhavige zaak te vorderen aldus luidt:

"De rechters van een der drie landen verwijzen op vordering van een der partijen de geschillen waarmede men zich tot hen heeft gewend, naar die van een der twee andere landen, wanneer deze geschillen daar reeds aanhangig zijn of wanneer zij verknocht zijn aan andere, aan het oordeel van deze rechters onderworpen geschillen. De verwijzing kan slechts worden gevorderd wanneer de zaken in eerste aanleg zijn.

O. dat alle voorwaarden voor toepassing van dit artikel vervuld zijn: - Dat een der partijen in casu gevorderd heeft dat de verwijzing zou geschieden; - Dat beide zaken nog in graad van eerste aanleg zijn; - Dat in een der twee andere landen, namelijk Nederland, reeds een geschil aanhangig is dat verknocht is aan onderhavige zaak;

O. dat de samenhang van beide zaken inderdaad niet in twijfel kan getrokken worden;

O. immers dat in het kader van de procedure hangend in Nederland, de vrijwillig tussenkomende partij (daar oorspronkelijke verweerster) in reconventie vordert dat

eerste eiseres zou veroordeeld worden om het internationale merk met nummer 365.504 op vrijwillig tussenkomende partij te laten overschrijven;

O. dat bijgevolg het gevaar bestaat dat men tot twee tegenstrijdige beslissingen komt indien onderhavige zaak en voormelde zaak hangend voor de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage los van elkaar behandeld worden;

O. dat de argumenten van eiseressen om de verknochtheid van beide zaken te weerleggen (andere partijen, verschillend voorwerp en verschillend toepasselijk recht) aan deze vaststelling geen afbreuk doen;

O. dat immers duidelijk is dat bij afzonderlijke behandeling van beide zaken men tot de situatie zou kunnen komen waarbij enerzijds geoordeeld wordt dat eerste eiseres het internationale merk met nummer 365.504 op vrijwillig tussenkomende partij moet laten overschrijven terwijl verweerster in onderhavige procedure anderzijds zou kunnen veroordeeld worden tot stopzetting van het op de markt brengen van goederen onder ditzelfde internationaal merk, hetgeen zou inhouden dat de rechtbank zou aannemen dat eiseressen de rechtmatige houdsters van dit merk zijn;

O. dat nu een der partijen de samenhang inroept, en artikel 37D van de Eenvormige Beneluxwet op imperatieve wijze aanduidt dat in dergelijk geval "de rechters van een der drie landen verwijzen" (en niet kunnen of mogen verwijzen), de verwijzing moet plaatsvinden, ongeacht latere eventuele problemen zoals door eiseressen opgeworpen, namelijk de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage voor het geheel van de zaak, en eventuele problemen van uitvoering van een vonnis ten gronde;

O. dat de rechtbank deze argumenten niet in overweging kan nemen, gezien zij de samenhang vastgesteld heeft en op basis hiervan slechts kan overgaan tot verwijzing;

Om deze redenen, de rechtbank, In acht genomen de bepalingen van de wet van 15 juni

1935 op het taalgebruik in gerechtszaken; Wijzende op tegenspraak: Verwijst de zaak naar de Arrondissementsrechtbank

van 's-Gravenhage; Houdt de kosten aan; enz.

Nr 25. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 3 november 1992.

(drinktuitje)

Mrs J.J.M. van Benthem, E.A.M. van der Kallen en A.H.Q. Goossens.

(li.: model Bertens; mi.: model Bover-1; re.: model Bover-2)


Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 11° Auteurswet 1912. Voor een auteursrechtelijke bescherming van het drink

tuitje van Bover is geen plaats, nu het idee zelf niet nieuw is en voorts niet gezegd kan worden dat Bover bij de ontwikkeling van haar ontwerp daarvan, blijk heeft gegeven van een eigen oorspronkelijk karakter.

Art. 14 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Het totaalbeeld van het drinktuitje van Bertens is anders

dan het totaalbeeld van het gedeponeerde model. Er kan twijfel over bestaan of in een bodemprocedure al dan niet geoordeeld zal worden dat de verschillen voor wat betreft de aspecten die niet nodig zijn voor het verkrijgen van technische effecten, slechts van ondergeschikte aard zijn.

Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Gelet op de twijfel of in een bodemprocedure geoordeeld

zou kunnen worden dat het drinktuitje van Bertens op inbreukmakende wijze overeenstemt met het model van Bover, heeft Bover geen spoedeisend belang bij een van de markt weren van het drinktuitje van Bertens nu Bover het gedeponeerde drinktuitje niet zelf op de markt brengt of op korte termijn op de markt zal brengen.

Bover B.V. te Alphen a/d Rijn, appellante [in kort geding], procureur aanvankelijk Mr W.M.C, van der Eerden, advocaat Mr C.A.M. Hakkennes-de Bruijn te Boxtel,

tegen Bernardus Johannes Henricus Adrianus Bertens,

h.o.d.n. San Pierre Tin Click, te Tilburg, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr L. Spronken, advocaat Mr L.M. Schelstraete te Udenhout.

a) President Arrondissementsrechtbank te Breda, 2 juli 1991 (Mr E.A. Maan).

2. Het geschil: Bover, primair stellende dat zij houdster is van het

Benelux Modeldepot nr. 20744-00 voor een drinktuitje, en dat zij auteursrechten op dat drinktuitje heeft en dat Bertens door een gelijksoortig drinktuitje in het verkeer te brengen inbreuk maakt op haar model- en auteursrecht, en subsidiair dat Bertens zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing, vordert dat de President Bertens zal veroordelen het vervaardigen en in het verkeer brengen van zijn drinktuitje te staken, de door hem verspreide drinktuitjes terug te halen, de nagebootste drinktuitjes ter vernietiging aan haar af te geven en haar mede te delen wie die drinktuitjes heeft vervaardigd en aan wie hij deze heeft geleverd, alles op straffe van dwangsommen.

Bertens vordert in reconventie dat de President Bover zal veroordelen om te gedogen dat hij gerechtigd zal zijn zijn blikafsluiter te blijven fabriceren en te verhandelen zolang in een door hem aanhangig te maken bodemprocedure over de rechtsgeldigheid van het depot niet bij gewijsde is beslist.

De vorderingen zijn over en weer betwist. 3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: in conventie: Bertens is woonachtig binnen dit Arrondissement,

zodat de President ingevolge artikel 29 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen bevoegd is van de op die Wet gebaseerde vorderingen kennis te nemen.

Aan het geschil liggen de navolgende feiten ten grondslag: - Bover heeft op 6 november 1990 bij het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen het model van een drinktuitje gedeponeerd. De publicatie heeft plaatsgevonden op 22 april 1991. Het drinktuitje is vervaardigd van kunststof en bestaat uit een deksel, die past rond de bovenrand van een blikje bier of frisdrank, met een ca. 2 cm. hoog recht tuitje, zodanig geplaatst dat het staat boven de plaats waar het blikje wordt geopend. Het tuitje

kan worden afgesloten door een dekseltje dat met een plastic koordje aan de zijkant van het dekseltje is bevestigd. Het gedeponeerde model zal hierna worden aangeduid als "model Bover 1."; - Dit model Bover 1. is in november 1990 op de Hogatec-beurs te Düsseldorf geïntroduceerd en in januari 1991 is het tijdens een televisie-uitzending gedemonstreerd; - Bertens, die de televisie-uitzending had gezien, heeft contact met Bover, althans met de namens Bover optredende Timmermans van de Stichting Uitvinderscentrum Noord, opgenomen en gezegd dat hij het drinktuitje op de markt wilde brengen. Op zijn verzoek heeft hij één of enkele exemplaren van het drinktuitje meegekregen. Enkele dagen later heeft hij medegedeeld niet geïnteresseerd te zijn omdat het drinktuitje naar zijn mening gevaarlijk was; - Bertens heeft daarna, eerder dan Bover, een eigen drinktuitje (door hem blikafsluiter genoemd) op de markt gebracht. Dit drinktuitje zal hierna worden aangeduid als "model Bertens"; - Bover heeft in mei 1991 een drinktuitje op de markt gebracht dat niet geheel identiek is aan het model Bover 1. Dit drinktuitje zal hierna worden aangeduid als "model Bover 2."; - De hiervoren bedoelde drinktuitjes vertonen de navolgende overeenkomsten en verschillen:

Het model Bover 1. heeft een opstaande rand van ca. 7 mm. hoogte die aan de onderzijde is uitgestulpt en aan de bovenzijde met een nagenoeg rechte hoek overgaat in de licht bollende bovenkant van de deksel. Het tuitje staat tegen de rand van de deksel. De onderkant van het tuitje volgt de bolling van de deksel waardoor het tuitje aan de buitenkant iets hoger is dan de hoogte meer naar het midden van de deksel. Het koordje is kort, het dekseltje heeft een treklipje en sluit over het tuitje.

Bij het model Bover 2. gaat de zijkant in een ronde hoek over in de bovenkant. De bovenkant is, althans lijkt door die ronde hoek, boller dan de bovenkant van Bover 1. Het koordje is aanmerkelijk langer dan het koordje van Bover 1. en het dekseltje valt in het tuitje. Het tuitje staat als gevolg van de ronde hoek iets verder van de zijkant af dan bij het model Bover 1.

Het model Bertens heeft een rechte opstaande zijkant, die aan de onderkant niet uitstulpt en voorzien is van een treklip. De bovenkant van de deksel is geheel vlak. Het rechte tuitje is ongeveer 2 cm. hoog en staat op 1 cm. afstand van de zijkant. Het koordje is langer dan het koordje van het model Bover 1. en korter dan het koordje van Bover 2. Het dekseltje, voorzien van een treklipje, sluit over het tuitje op dezelfde wijze als bij het model Bover 1. Aan de onderkant bevindt zich, concentrisch met de zijkant, een dubbele opstaande ring, opgevuld met kunststof in een afwijkende kleur. Deze dubbele ring ontbreekt geheel bij de modellen Bover 1. en 2.

Het beroep van Bover op auteursrechtelijke bescherming van haar drinktuitje wordt verworpen. Het idee van losse afsluitdeksels met een (schenk)tuitje is op zich niet nieuw en niet gezegd kan worden dat het drinktuitje van Bover een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Gepasseerd wordt ook de stelling van Bertens dat zijn produkt, anders dan het produkt van Bover, een blikafsluiter is, primair bedoeld om de houdbaarheid van het bier of de frisdrank nadat het blikje geopend is te verlengen. Het tuitje vormt een essentieel deel van het produkt, voor een blikafsluiter is dat tuitje overbodig. Ook het produkt van Bover is, wanneer het tuitje is afgesloten, tevens een blikafsluiter. Dat, naar Bertens stelt, zijn produkt steviger om het blikje klemt dan het produkt van Bover, betekent niet dat zijn produkt niet dezelfde functie heeft als het produkt van Bover. Ook het produkt van Bertens zal daarom worden aangeduid als drinktuitje.

Bover heeft het gedeponeerde model Bover 1. nog niet


in het verkeer gebracht. Het wel in het verkeer gebrachte model Bover 2. vertoont enkele duidelijke verschillen met het gedeponeerde model. Als gevolg van de vloeiende overgang van de zijkant in de bovenkant en het in het tuitje vallende dekseltje is het totaalbeeld ten opzichte van het gedeponeerde model zodanig gewijzigd dat in het kader van dit kort geding niet bij voorbaat kan worden aangenomen dat slechts sprake is van ondergeschikte verschillen. De stelling dat het model Bover 2. valt onder de beschermingsomvang van het model Bover 1. wordt daarom verworpen.

De stelling van Bover dat, ook wanneer wordt aangenomen dat het model Bover 2. geen modelrechtelijke bescherming geniet, het enkele feit dat het model Bover 1. nog niet op de markt is niet in de weg staat aan een beroep op modelbescherming van het model Bover 1. is op zich juist.

In dit verband wordt vooropgesteld dat er geen reden is om er bij voorbaat van uit te gaan dat het depot niet rechtsgeldig is en bloot staat aan vernietiging.

Bertens heeft niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat er vóór Bover haar model deponeerde drinktuitjes bekend waren van hetzelfde of nagenoeg hetzelfde uiterlijk als het drinktuitje van Bover. De door Bertens getoonde drink- of schenktuitjes zijn qua vormgeving niet te vergelijken met het drinktuitje van Bover. Ook het verweer dat uit het depot de kenmerkende eigenschappen van het drinktuitje onvoldoende blijken is niet van dien aard dat bij voorbaat kan worden aangenomen dat de bodemrechter om die reden het depot nietig zal verklaren.

Blijft derhalve de vraag of de verschillen tussen het beschermde model Bover 1. en het drinktuitje van Bertens zo ondergeschikt zijn dat bij voorbaat met voldoende mate van zekerheid kan worden aangenomen dat het drinktuitje van Bertens ook in een bodemprocedure als inbreukmakend zal worden aangemerkt. Wanneer daarover twijfel mogelijk is kan in kort geding doorslaggevend zijn een afweging tussen het spoedeisend zijn van het belang van Bover om het model Bertens middels een voorziening bij voorraad van de markt te kunnen weren en het belang van Bertens om, zolang niet in een bodemprocedure is beslist dat zijn drinktuitje inbreuk maakt op het beschermde model van Bover, zijn drinktuitje in het verkeer te kunnen blijven brengen.

De vormgeving van het gebruiksvoorwerp wordt uiteraard in belangrijke mate bepaald door de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Het totaalbeeld van het drinktuitje van Bertens is anders door de vlakke bovenkant, de opvallende treklip en het meer naar het midden geplaatste tuitje, doch het tuitje zelf met het daarover vallende dekseltje, dat in het totaalbeeld een opvallende plaats inneemt, is nagenoeg identiek aan het tuitje met dekseltje van het model Bover 1. De onderkant bij Bertens is, dankzij de extra ring, duidelijk anders dan bij Bover 1. doch naar eigen stelling van Bertens betreft dit een technische verbetering.

Derhalve kan er twijfel over bestaan of in een bodemprocedure al dan niet zal worden geoordeeld dat de verschillen voor wat betreft de aspecten die niet nodig zijn voor het verkrijgen van technische effecten, slechts van ondergeschikte aard zijn. In die situatie moet in dit kort geding in het voordeel van Bertens worden beslist, omdat het belang van Bertens om niet van de markt te worden geweerd vóór in een bodemprocedure over het geschil van partijen is beslist, zwaarder weegt dan het belang dat Bover thans heeft.

Daarbij is nog het volgende van belang. Indien en voorzover geoordeeld zou kunnen worden dat model Bover 1. en het model Bertens op inbreukmakende wijze zouden overeenstemmen, zou Bover er een spoedeisend belang bij kunnen hebben door middel van een voorziening bij voorraad het produkt van Bertens van de markt te weren, wanneer zij, Bover, dit produkt zelf op de markt bracht of op korte termijn op de markt zou brengen. Blijkens de eigen stellingen van Bover is het

weinig aannemelijk dat zij dat ook inderdaad in de Benelux zou doen, omdat zij model Bover 2. zelf aanduidt als een model waaraan - in haar ogen kleine, ondergeschikte - wijzigingen zijn aangebracht na het depot van model Bover 1. Aangenomen moet worden dat zij met die wijzigingen even zovele verbeteringen beoogde, zodat weinig voor de hand liggend moet worden geacht dat zij het eerste model nog eens op de markt zou willen brengen.

Onder deze omstandigheden had het op de weg van Bover gelegen door middel van specifieke stellingen van concrete aard aannemelijk te maken dat zij een spoedeisend belang heeft bij het verbod op het gebruik van model Bertens ten gunste van haar model Bover 1.

Ook de stellingen van Bover dat Bertens zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing van haar produkt kunnen niet tot toewijzing van haar vorderingen leiden.

Slaafse nabootsing van het model Bover 1. geeft Bover geen vorderingsrecht ex artikel 1401 B.W., gelet op het bepaalde in artikel 14 sub 5. van de Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen. Het model Bover 1. is bovendien niet op de markt, zodat er van verwarring bij het publiek geen sprake kan zijn.

Het model Bertens was eerder op de markt dan het model Bover 2. en wijkt daarvan ook voldoende af.

Gelet op het vorenstaande hoeft niet te worden ingegaan op de stelling van Bover dat Bertens zich op slinkse wijze in het bezit heeft gesteld van haar model en daar misbruik van heeft gemaakt, daar, wat daar ook van zij, ook dit niet tot toewijzing van de vorderingen van Bover zou kunnen leiden.

in reconventie: Al het hiervoren overwogene dient, voorzover in

reconventie relevant, als hier herhaald en overgenomen te worden beschouwd.

De vordering van Bertens kan niet toewijsbaar zijn. Zolang het in conventie gewezen vonnis van kracht is kan Bover niet verhinderen dat Bertens zijn drinktuitje vervaardigt en op de markt brengt, zodat niet valt in te zien welk belang Bertens heeft bij een veroordeling van Bover dit te gedogen. Aan Bover kan niet worden verboden om langs wettige weg een nadere beslissing te haren gunste uit te lokken en de President in kort geding kan niet bij voorbaat beslissen dat Bover aan een nadere beslissing, gedaan voor er een onherroepelijke uitspraak is in de door Bertens aanhangig te maken bodemprocedure tot nietigverklaring van het depot geen rechten zal kunnen ontlenen.

4. De kosten: In conventie dient Bover als in het ongelijk gestelde

partij in de kosten te worden verwezen. In reconventie is Bertens de in het ongelijk gestelde partij. Waar Bover geen zelfstandig verweer in reconventie heeft gevoerd, zullen de aan haar zijde gevallen kosten worden begroot op nihil.

5. De beslissing in kort geding: in conventie: De President Weigert de gevraagde voorzieningen bij voorraad; Verwijst Bover B.V. in de kosten van het geding en

veroordeelt haar aan Bertens te betalen de aan zijn zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 1.350,-.

in reconventie: De President Weigert de gevraagde voorziening bij voorraad; Verwijst Bertens in de kosten van het geding en

veroordeelt hem aan Bover B.V. te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op nihil. Enz.

b) Het Hof, enz.

3. De gronden voor het hoger beroep De grieven luiden: Grief I Ten onrechte heeft de President, er ten


onrechte van uitgaande dat het door Bover gedeponeerde model drinktuitje (in het kort gedingvonnis en hierna aangeduid als model Bover 1) nog niet op de markt was en niet op de markt gebracht zou worden, geoordeeld dat Bover geen belang heeft bij de door haar gevraagde voorzieningen.

Grief II Ten onrechte heeft de President geoordeeld dat niet aangenomen kan worden dat tussen het drinktuitje van Bertens (hierna: model Bertens) en model Bover 1 slechts ondergeschikte verschillen bestaan.

Grief III Ten onrechte heeft de President geoordeeld dat model Bover 2 niet onder de beschermingsomvang van het gedeponeerde model Bover 1 valt.

Grief IV Ten onrechte heeft de President geoordeeld dat aan Bover geen auteursrechtelijke bescherming op het model Bover 1 toekomt.

Grief V Ten onrechte en met onjuiste motivering heeft de President de gevraagde voorzieningen geweigerd en Bover in de proceskosten veroordeeld.

4. De beoordeling Grief I slaagt niet, nu Bertens de daarin geponeerde

stelling heeft betwist en Bover op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt, dat zij model Bover 1 wel in kleine hoeveelheden op de markt zou hebben gebracht.

Bover heeft slechts overgelegd een orderbevestiging waarbij Staalfortuin Flevoland een order van Bover B.V. voor een achtvoudige matrijs bevestigt, te leveren voor oktober 1991, met welke matrijs naast model Bover 2. ook model Bover 1 kan worden gefabriceerd, aldus Bover.

Hiermede is nog niet aannemelijk, dat Bover binnenkort ook model Bover 1 op de markt zal brengen of inmiddels heeft gebracht; immers, gelijk de President heeft overwogen, - hetgeen Bover vervolgens niet heeft bestreden - waren de wijzigingen in model Bover 2 evenzovele verbeteringen ten opzichte van model Bover 1, zodat dan niet te begrijpen valt, waarom Bover toch model Bover 1 op de markt zou brengen.

Bovendien doet het procesverloop in hoger beroep ook niet vermoeden, dat het model Bover 1 inmiddels op de markt is gebracht of binnenkort op de markt zal worden gebracht.

Grief II faalt. Het Hof deelt de twijfel van de President of in een bodemgeschil ten aanzien van het model Bertens zal worden geoordeeld, dat de verschillen tussen het model Bover 1 en het drinktuitje van Bertens, voor wat betreft de aspecten die niet nodig zijn voor het verkrijgen van technische effecten, zó ondergeschikt zijn, dat het drinktuitje van Bertens als inbreukmakend zal worden aangemerkt. Zo ook deelt het Hof het oordeel van de President, dat bij die twijfel geoordeeld moet worden ten voordele van Bertens onder de omstandigheden als nader door de President genoemd.

Gegeven deze twijfel faalt grief III evenzeer. Ook grief IV wordt verworpen. De President heeft niet overwogen dat gebruiksvoor

werpen als het drinktuitje van Bover niet auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn.

Voor een dergelijke bescherming is, naar het voorlopig oordeel van het Hof geen plaats, nu, zoals de President terecht heeft overwogen het idee zelf niet nieuw is, en voorts niet gezegd kan worden, dat Bover bij de ontwikkeling van haar ontwerp daarvan blijk heeft gegeven van een eigen oorspronkelijk karakter.

Gelet op al het vorenstaande moet ook grief V worden verworpen, nu deze grief, los van de andere grieven, geen zelfstandige betekenis heeft.

Bover zal als in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep.

5. De beslissing Het Hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt Bover in de kosten van het geding in hoger

beroep aan de zijde van Bertens tot aan deze uitspraak

begroot op ƒ300,- voor verschotten en ƒ1.400,- voor salaris procureur. Enz.

Nr 26. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 2 april 1993.

(strooi-opening)

Mr J.J. Matthijsse.

Art. 2 onder 1 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. De vormgeving van het gedeponeerde model is een de

gebruiksfunctie wezenlijk beïnvloedend onderdeel daarvan en noodzakelijk voor het verkrijgen van het ten processe bedoelde technisch effect. Zo al ter verwezenlijking van het beoogde technisch effect andere even goed bruikbare alternatieven zouden bestaan, is dit in ieder geval ter zitting aan de hand van het demonstratiemateriaal niet aannemelijk geworden.

Bernardus Johannes van Suntenmartensdijk, h.o.d.n. Studio Display, te Uitgeest, eiser [in kort geding], procureur Mr M.S.M. Herz-Meijer, advocaat Mr U.W. Joustra te 's-Gravenhage,

tegen Industriële Drukkerij Chromos B.V. te Krommenie,

gemeente Zaanstad, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J. Brons, advocaat Mr S.U. Ottevangers te 's-Gravenhage.

2. Het geschil van partijen 2.1 De vaststaande feiten In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan. a. Gedaagde is een drukkerij en tevens kartonnagefa-

briek; zij verkoopt verpakkingen en kan deze ook bedrukken.

b. Eiser drijft een eenmanszaak en houdt zich onder meer bezig met het ontwerpen van onder meer modellen voor verpakkingen.

c. Gedaagde heeft op 25 november 1991 bij "Application for international deposit under the Hague agreement concerning the international deposit of indus-trial designs 1960 act" een model gedeponeerd en ingeschreven als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) onder nummer DM/021220.

d. Het depot betreft een model zoals hieronder afgebeeld. De beschrijving van de kenmerkende eigenschappen luidt: "packaging with a scatteropening".


e. Het model betreft een rechthoekig pak waarop vanaf een punt op een hoeklijn bovenaan twee symmetrische lijnen lopen in een - min of meer - ellipsvorm naar een punt op de hoeklijn iets boven het midden van het pak. Ter hoogte van ongeveer een derde van de ellips aan de bovenkant loopt een horizontale snijlijn zodat sprake is van een boven- en een onderelement. Het onderelement is ongeveer twee maal zo groot als het boven-element. Door te drukken op het deel boven de snijlijn dat de vorm heeft van een driehoek, wordt dit deel naar binnen gevouwen. De ingevouwen stand wordt gehandhaafd door het zogenaamde "dead center" effect. Door vervolgens op het deel onder de opening te drukken wordt het "dead center" opgeheven en kan het naar binnen gevouwen driehoekje terugspringen en is het pak weer afgesloten.

f. Verpakkingen met een strooi-opening als hierboven beschreven zullen in de toekomst in verband met de milieu-eisen de aluminium uitschuifbare strooi-ope-ningen, zoals onder meer gebruikt bij verpakkingen van hagelslag, gaan vervangen.

g. Eiser heeft eveneens modelverpakkingen met strooi-openingen - zoals hierna afgebeeld - ontwikkeld en is voornemens deze op de markt te brengen.

®& h. Op 16 januari 1992 heeft eiser een Nederlandse

octrooi-aanvrage nummer 9200075 voor strooituiten ingediend.

i. Door het United States Patent Office werd op 8 oktober 1968 een "Dispensmg carton with siftproof pouring arrangement", ontwikkeld door Ronald L. Whipperman, gepatenteerd. Blijkens de desbetreffende overgelegde tekeningen is het in de V.S. gepatenteerde strooimechanisme vergelijkbaar met het onder e. beschreven strooimodel.

j . Partijen claimen ieder het aan de onder e. bedoelde verpakking met strooimechanisme ten grondslag liggende idee. In verband hiermee zal op 7 april 1993 een voorlopig getuigenverhoor plaatsvinden bij de rechtbank te 's-Gravenhage.

k. Gedaagde heeft in maart 1992 een brief doen uitgaan met de volgende inhoud:

"(...) Het doet ons genoegen u te kunnen mededelen, dat wij op 25 november 1991 met succes ons "EI VAN CHROMOS" hebben kunnen registreren. Aan deze milieuvriendelijke hersluit-bare strooiopening is het internationale inschrijvingsnummer DM/021220 verbonden. Een voorbeeld van het "EI VAN CHROMOS" treft u bijgaand aan. Helaas hebben wij moeten vaststellen, dat een soortgelijke strooiopening door derden, te weten Studio Display, ook aan de markt is aangeboden. Wij willen u er echter op wijzen, dat Wij de geestelijke vader van deze ontwikkeling zijn en dat het gebruik van het "EI VAN CHROMOS" slechts aan ons, of een door ons gemachtigde, is voorbehouden. Het bovenstaande houdt in, dat, indien u stansmessen voor deze strooiopening en/of modificaties daarvan vervaardigt voor een niet schriftelijk door ons gemachtigde, u zich bezighoudt met illegale activiteiten, welke wij helaas niet kunnen tolereren. (...)".

2.2 De vordering en de grondslag daarvan Eiser vordert gedaagde op straffe van een dwangsom

te verbieden jegens enige derde te verklaren dat zij, gedaagde, modelrechten heeft op (primair) enig uiterlijk van een strooituit, (subsidiair) op enig ander uiterlijk dan het uiterlijk dat overeenstemt met een exacte (vergroting of verkleining van een) kopie van haar model DM/021220, (meer subsidiair) op enig uiterlijk als in het lichaam van de dagvaarding sub 3 is weergegeven.

Eiser stelt tegen de achtergrond van de vaststaande feiten het volgende: - Het onder 2.1 sub c. bedoelde depot is nietig. De vorm van de strooi-opening - zoals gedeponeerd - is noodzakelijk voor het verkrijgen van het technisch effect, zodat die vorm van bescherming ingevolge de BTMW is uitgesloten. - Gedaagde presenteert zich daarom ten onrechte op de markt als rechthebbende op de gedeponeerde uitvoeringsvorm van de strooi-opening. - Als er al iets beschermenswaardigs aan het depotmodel overblijft heeft dat meer dan slechts ondergeschikte verschillen met de producten van eiser. - Bovendien heeft gedaagde gelet op onder meer de onder 2.1 sub h. [lees: k.; Red] weergegeven brief misleidende reclame gevoerd.

2.3 Het verweer Gedaagde heeft tegen de vordering gemotiveerd

verweer gevoerd. Op het verweer zal voorzover van belang bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

3. Beoordeling van het geschil 3.1 Gelet op het bepaalde in artikel 29 van de

Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) is de president bevoegd over de vordering te oordelen nu gedaagde binnen het rechtsgebied van het arrondissement Haarlem is gevestigd.

3.2 Uit het verhandelde ter zitting - daarbij mede gelet op de door eiser overgelegde brief van 19 maart 1993 van Cartonnagefabriek D. Miedema B.V. aan ID-NL te Rotterdam betreffende de licentie-overeenkomst Studio Display/Miedema - is vast komen te staan dat partijen thans op een dood punt zijn aangekomen en het elkaar -voor zover het de in het geding zijnde verpakking met strooi-opening betreft - onmogelijk maken tot zaken te komen met derden. De vordering is als gericht op het beëindigen van die situatie voldoende spoedeisend om een behandeling in kort geding te rechtvaardigen.

3.3 Eiser baseert zijn vordering primair op de stelling dat het door gedaagde gedeponeerde model van bescherming uit hoofde van de BTMW is uitgesloten omdat het uiterlijk van dit model, zoals beschreven onder 2.1 sub e., nodig is voor het verkrijgen van het technisch effect dat de strooi-opening geopend kan worden en geopend blijft door te drukken op het driehoekige deel van de ellipsvorm boven de horizontale snijlijn en wederom gesloten kan worden door te drukken op het deel daar onder.

3.4 Gedaagde betwist die stelling en voert aan dat hetzelfde technisch effect kan worden bereikt met andere vormen dan de onder 2.1 sub e. bedoelde vorm en dat ook de plaats van de strooi-opening niet noodzakelijkerwijze de plaats is die voor het gedeponeerde model is gekozen. Ter ondersteuning van haar standpunt heeft gedaagde ter terechtzitting strooi-alternatieven met een andere vorm dan het depotmodel gedemonstreerd.

3.5 Het technisch effect van de getoonde modellen wijkt echter in verschillende opzichten af van het depotmodel.

3.6 Het eerdergenoemde "dead center" principe ontbreekt waardoor de drukplaats moet worden vastgehouden om de strooituit geopend te houden, dan wel zit de strooi-opening op een andere, lagere, plaats dan bij het depotmodel, hetgeen - naarmate de verpakking meer gevuld is - evenzeer een ander (onpraktisch) resultaat oplevert.


3.7 Een van de gedemonstreerde modellen betreft een strooi-opening aangebracht op een zodanig platte en kleine verpakking dat dit model niet hetzelfde gebruiksdoel kan dienen als het modeldepot.

3.8 Geen van de door gedaagde in het geding gebrachte alternatieve strooivormen heeft hetzelfde technisch effect als het gedeponeerde model en de praktische bruikbaarheid is in meerdere opzichten beduidend minder. Zo al ter verwezenlijking van het beoogde technisch effect andere even goed bruikbare alternatieven zouden bestaan is dit in ieder geval ter zitting aan de hand van het demonstratiemateriaal niet aannemelijk geworden.

3.9 Op voorhand moet er dan ook van worden uitgegaan dat de vormgeving van het depotmodel zoals beschreven onder 2.1 sub e. een de gebruiksfunctie wezenlijk beïnvloedend onderdeel van het model is en noodzakelijk voor het verkrijgen van het ten processe bedoelde technisch effect.

3.10 Hieruit volgt dat die vormgeving niet vatbaar is voor bescherming ingevolge de BTMW. Gedaagde kan zich dan ook niet met recht en reden beroepen op een uitsluitend recht op het door haar gedeponeerde model. Dit leidt ertoe dat de primaire vordering dient te worden toegewezen. De medegevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als hierna te vermelden.

3.11 Waar de primaire grondslag van de gevorderde voorziening deugdelijk wordt bevonden kan de aangevoerde grondslag voor onrechtmatig handelen als zonder belang buiten beschouwing blijven.

3.12 Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld.

4. Beslissing De president: 4.1 Verbiedt gedaagde jegens enige derde te verklaren

dat zij, gedaagde, modelrechten heeft op enig uiterlijk van een strooituit.

4.2 Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van ƒ 100.000,- (...) voor iedere overtreding van het onder 4.1 gegeven verbod tot een maximum van ƒ 600.000,- (...).

4.3 Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van de eisende partij begroot op ƒ 362,25 aan verschotten en op ƒ 1.500,- aan procureurssalaris.

4.4 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 4.5 Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 27. Kantonrechter te Amsterdam, 17 september 1992.

(Academie voor de Fotografie)

Mr R.K. Harders.

Art. 1 Handelsnaamwet. Het woord "academie" is een algemeen gangbaar en

gebruikelijk zelfstandig naamwoord met de betekenis van opleidingsinstituut; de samenstelling "Academie voor de Fotografie" kan niet via handelsnaamrechtelijke bescherming door verzoekster voor zichzelf worden gemonopoliseerd.

Academie voor Photo-Design-Studio's Hans Götze B.V. te Haarlem, verzoekster, gemachtigde Mr J. van Embden,

tegen Han Sieveking te Amsterdam, verweerder, gemach

tigde Mr J.W. Knipscheer.

Gronden van de beslissing. Als zijnde tussen partijen in confesso staat het navol

gende vast: 1. Verzoekster drijft sedert 1984 te Haarlem een toen

reeds lang bestaande onderneming, waarin onder andere vakopleidingen in de fotografie worden gegeven.

2. Eén der handelsnamen, waaronder zij zich van meet af aan afficheert is: "Academie voor Fotografie".

3. Verweerder drijft te Amsterdam een onderneming, waarin eveneens onder andere vakopleidingen in de fotografie worden gegeven.

4. Eén der handelsnamen waaronder hij zich afficheert, is: "Academie voor Fotografie Amsterdam".

5. Deze naam is hij later gaan bezigen dan verzoekster de naam "Academie voor de Fotografie".

Verzoekster vraagt thans verweerder te veroordelen om zijn handelsnaam "Academie voor de Fotografie Amsterdam" te wijzigen, stellende dat zij de handelsnaam "Academie voor de Fotografie" eerder reeds bezigde en er bij het publiek verwarring te duchten is tussen der partijen ondernemingen.

Verweerder verzet zich hiertegen. Met hem is de Kantonrechter van oordeel, dat het

woord "academie" een algemeen gangbaar en gebruikelijk zelfstandig naamwoord is met de betekenis van opleidingsinstituut en dat daarmee de samenstelling "Academie voor de Fotografie" niet via handelsnaam-rechtelijke bescherming door verzoekster voor zichzelf kan worden gemonopoliseerd.

Niet valt in te zien waarom het door verzoekster gestelde feit - zo al waar, hetgeen de Kantonrechter betwijfelt - dat alle andere vakopleidingen in Nederland, die worden geafficheerd met het woord "academie", uitgaan van "overheidsinstellingen", waarmee zij vermoedelijk bedoelt vanwege de overheid gesubsidieerde instellingen, tot een andere opvatting zou moeten leiden.

Wat er dan ook moge zijn van de te duchten verwarring tussen der partijen ondernemingen bij het publiek, verweerder handelt niet onrechtmatig jegens verzoekster door voor zijn onderneming onder andere de naam "Academie voor de Fotografie" te bezigen.

Het verzoek wordt mitsdien afgewezen, met verwijzing van verzoekster in de gedingkosten.

Beslissing: Het verzoek wordt afgewezen. Verzoekster wordt verwezen in de gedingkosten, tot op

heden aan de zijde van verweerder begroot op ƒ 2.500,-aan salaris voor zijn gemachtigde. Enz.

Nr 28. Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 15 mei 1991.

(O'Hara/Biscane)

Mrs F.C.Lauwaars, N. van Lingen en A.L. Smit.

Art. 1 Auteurswet 1912. Aan eiseres sub 1 komt geen auteursrecht toe op de door

haar op haar tas toegepaste kleurencombinaties. De keuze van de fluorescerende kleuren geel, kobalt en fuchsia is op zichzelf niet oorspronkelijk. De combinatie van deze kleuren in een bepaald patroon over de verschillende vlakken van de tassen is, als vrij willekeurige keuze uit diverse denkbare mogelijkheden, niet aan te merken als een werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat de gegeven vlakverdeling van de tas hoofdzakelijk voortvloeit uit het model ervan, op welk model hier geen rechten worden geclaimd.

Wel een werk in de zin van de Auteurswet is het op de tassen van eiseres sub 1 aangebrachte, door eiseres sub 2 ontworpen, O'Hara-logo. De eigen uitwerking van het bekende idee (van de afbeelding van een surfer en daaromheen een tekst) in een specifieke vormgeving getuigt van voldoende oorspronkelijkheid.


Art. 13 Aw. Het logo op gedaagdes tas is aan te merken als een

bewerking in gewijzigde vorm en dus als een verveelvoudiging van het O'Hara-logo. De gelijkenis in vormgeving en lettertype is treffend, ook al zijn andere woorden gebruikt en figuur en tekst verschoven.

Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek. Nu geen feiten of omstandigheden zijn gesteld of

gebleken waaruit zou volgen dat O'Hara een merk is waarmee gedaagde bekend had behoren te zijn, terwijl voorts op de tas geen copyright-notice of andere aanduiding is geplaatst waardoor gedaagde bedacht had moeten zijn op rechten van derden, kon zij ermee volstaan de fabrikant (te Hong Kong) te vragen of de tas vrij was voor de Nederlandse markt en/of de Benelux. In de gegeven omstandigheden rustte op gedaagde geen verdergaande vergewissings-plicht. Haar treft derhalve geen schuld aan de inbreuk op het auteursrecht in de aan de sommatie voorafgaande periode; vordering tot winstafdracht danwei schadevergoeding afgewezen.

Art. 28 Aw. j° artt. 700 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Nu eiseressen door de beslaglegging buiten het door de President van de Rechtbank verleende verlof zijn getreden, zijn zij aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Dat gedaagde hierdoor schade heeft geleden is voldoende aannemelijk geworden.

1. H.A. Schlichting B.V. te Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer, en

2. Meyson Reklame B.V. te Amsterdam, eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie, procureur Mr Th.C.J.A. van Engelen,

tegen Makro Zelfbedieningsgroothandel CV. te Amsterdam,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur Mr S.C. de Lange, advocaat Mr S. de Wit te 's-Gravenhage.

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken en door eigen waarneming van de rechtbank staat het volgende vast:

a. Schlichting heeft diverse modellen tassen in het verkeer gebracht, waarvan het uiterlijk gekenmerkt wordt door een bepaalde vlakverdeling en kleurstelling in een combinatie van de fluorescerende kleuren geel, kobalt en fuchsia. Midden-voor op deze tassen is tegen een kobaltblauwe achtergrond het volgende, door Meyson ontworpen logo (verder te noemen: het O'Hara-logo) aangebracht, uitgevoerd in de kleuren fuchsia, geel en zwart:

a'totm O'HH

y-> 'XV •'O .--0 \'5s><Z> U - '

b. Vervolgens heeft Makro in haar verschillende vestigingen een assortiment tassen (verder te noemen: de 'Fluor' reisset) ten verkoop aangeboden, zoals afgebeeld in haar uitgave "Makro 9" betreffende de periode 5 t/m 18 april 1989, welke tassen qua kleurstelling en vlakverdeling (nagenoeg) identiek zijn aan die van Schlichting, en waarop in dezelfde kleurstelling midden-voor het volgende logo (verder te noemen: het Biscane-logo) is aangebracht:

Makro betrok deze tassen van haar toeleverancier ("feeder") Rubo Lederwaren B.V. te Wijk bij Duurstede (verder te noemen: Rubo). Fabrikant van de tassen was Kin Yip Bags Manufactory te Hong Kong (verder te noemen: Kin Yip).

c. Het woord "Florida" werd reeds in 1988 door Makro gebruikt als aanduiding op toen door haar verhandelde laktassen.

d. Bij faxbrief van 6 april 1989 heeft de raadsman van eiseressen, met inroeping van aan dezen toekomende auteursrechten, Makro verzocht c.q. gesommeerd om het verhandelen van de 'Fluor' reisset onmiddellijk te staken en de aanwezige voorraden ter beschikking van zijn cliënten te stellen, opgave te doen van - onder meer -namen van toeleveranciers, en om uiterlijk op maandag 10 april 1989 te bevestigen dat uitvoering gegeven zou worden aan de sommatie.

De raadsman van Makro heeft op 10 april 1989 de ontvangst van deze sommatie bevestigd, en heeft bij brief van 11 april 1989 medegedeeld dat Makro de betreffende tassen uit de handel zal nemen, waarmee korte tijd gemoeid zou zijn. Bij telex van 14 april 1989 heeft Makro aan haar verschillende vestigingen opgedragen de 'Fluor' reisset direct uit de handel te nemen, hetgeen door deze nog diezelfde dag werd bevestigd en uitgevoerd. Makro heeft de tassen geretourneerd aan haar toeleverancier Rubo, en daarvan mededeling gedaan aan eiseressen.

e. Na verkregen verlof hebben eiseressen op 18 en 19 april 1989 onder Makro in haar vestigingen te Delft respectievelijk Duivendrecht (gemeente Ouder-Amstel) revindicatoir beslag ex art. 28 Auteurswet 1912 (Aw) doen leggen op 96 respectievelijk 63 tassen. Dit waren andere tassen dan de in (de bijlagen bij) het beslagrekest aangeduide en afgebeelde 'Fluor' reisset. De in beslag genomen tassen waren uitgevoerd in één enkele, niet fluorescerende kleur (o.a. paars) en waren voorzien van het volgende, eveneens in één kleur (o.a. blauw-groen) uitgevoerde logo:


Eiseressen hebben op 24 augustus 1989 deze beslagen opgeheven.

f. Door Rubo, die ook in april 1989 door eiseressen is gesommeerd, zijn eveneens tassen uit de 'Fluor' reisset op de markt gebracht, maar dan voorzien van een logo "New Fashion". Bij akte van dading van november/december 1989 is tussen eiseressen en Rubo een schikking getroffen inzake de (voortgezette) verkoop door Rubo van deze tassen.

g. In 1986 en 1987 (in elk geval vóór Schlichting als genoemd onder a) zijn door Eurotrading B.V. zgn. perstassen in het verkeer gebracht bij gelegenheid van surfevenementen in Frankrijk en Zandvoort, uitgevoerd in een combinatie van vlakken in de drie onder a genoemde kleuren. De tassen van 1987 (verder te noemen; de Pall Mali-tas) waren voorzien van het volgende logo:

g. Op 7 maart 1991 is door J.A.G. de Jong, groepsin-koper non-food van Makro, de volgende schriftelijke verklaring afgegeven:

VERKLARING In september 1988 was ik, in aanwezigheid van de heer W.N. Ritter van Makro International AG en de heer H. Both van de firma Rubo, in de showroom van de firma Kin Yip Bags MFTY. Co. Ltd. in Hongkong.

Er werden ons 30 a 40 modellen tassen getoond. Ik zag een tas uitgevoerd in fluor kleuren met een logo erop. Op mijn vraag aan de heer Cheung Shek Wing, direkteur van deze firma, of deze tas vrij was voor de Benelux werd door de fabrikant bevestigend geantwoord. h. Per fax van 13 maart 1991 berichtte Kin Yip aan

Makro: I confirm your visit to our showroom in Hong Kong in September 1988. On your request I stated that the colours and the logo of Florida Beach Biscane bags were free for the Dutch market. The nylon bags concerned are mentioned on your invoice 0134 to Rubo Lederwaren. in conventie 2. (...) 3.1. Eiseressen voeren aan dat de tassen van de 'Fluor'

reisset (nagenoeg) klakkeloze kopieën zijn van hun onder l.a bedoelde tassen en zijn aan te merken als een verveelvoudiging daarvan waardoor, nu geen toestemming werd gevraagd of verkregen, inbreuk op hun auteursrechten is gemaakt.

3.2. Schlichting beroept zich op auteursrechtelijke bescherming terzake van het ontwerp voor het kleurpa-troon van haar tassen, bestaande uit bijzondere combinaties van meergenoemde fluorescerende kleuren, alsmede terzake van de combinatie van deze kleurencombinaties met het O'Hara-logo.

3.3. Meyson beroept zich op auteursrechtelijke bescherming terzake van het door haar ontworpen O'Hara-logo. Zij wijst op de gelijkenis tussen dit logo en het Biscane-logo van Makro, en voert aan dat dit laatste bovendien als een bewerking van haar logo is te beschouwen, nu de zinsnede "another idea by" door Makro in dezelfde grafische vormgeving is vervangen door "styled by J.A.G.", welke initialen staan voor de naam van de betrokken Makro-inkoper J.A.G. de Jong. Volgens Meyson is hierdoor tevens inbreuk gemaakt op haar persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Aw.

3.4. Eiseressen houden Makro aansprakelijk voor de ten gevolge van deze auteursrechtinbreuk door hen geleden schade. Zij verwijten Makro dat deze verzuimd heeft zich bij haar toeleverancier voldoende ervan te vergewissen of rekening moest worden gehouden met mogelijke (auteurs)rechten van derden. Bij repliek hebben eiseressen dit onderdeel van hun vordering in zoverre gewijzigd, dat zij primair winstafdracht als bedoeld in art. 27a Aw vorderen, en subsidiair schadevergoeding.

3.5. Ook verwijten eiseressen Makro dat deze na sommatie en in weerwil van hun bezwaren daartegen de tassen van de 'Fluor' reisset aan Rubo heeft geretourneerd, hetgeen volgens eiseressen een hernieuwde inbreuk op hun auteursrechten althans een onrechtmatige daad oplevert.

4. Makro voert primair ten verwere aan dat zij aan de sommatie van eiseressen heeft voldaan, en dat haar wat betreft de inkoop en verkoop van de 'Fluor' reisset in de aan de sommatie voorafgaande periode geen schuld treft aan enige auteursrechtinbreuk aangezien zij bij de inkoop geheel te goeder trouw was. Bovendien bestrijdt zij dat door eiseressen schade is geleden, en dat die schade het gevolg zou zijn van de gestelde auteursrechtinbreuk. Subsidiair betwist Makro dat op de fluorescerende kleurencombinatie van de tassen van eiseressen op zichzelf auteursrecht kan bestaan en dat, voor zover dit anders mocht zijn, dit bij Schlichting zou berusten. Zij wijst op de oudere Pall Mali-tas, die in dezelfde drie kleuren is uitgevoerd en waarop ook een logo met een surfer voorkomt, en op de verschillen tussen haar Biscane-logo en het O'Hara-logo van eiseressen.

beoordeling. 5.1. Allereerst dient de vraag beantwoord te worden,

of aan eiseressen auteursrechtelijke bescherming toekomt als door hen gesteld. Is dit immers niet het geval, dan ontvalt aan hun vorderingen de grondslag. De rechtbank


zal daarom eerst het subsidiair gevoerde verweer beoordelen, dat ook volgens Makro logisch voorop gaat.

5.2. Het uiterlijk van de litigieuze tassen wordt, naar de rechtbank zelf heeft kunnen waarnemen, bepaald door de toepassing van meergenoemde fluorescerende kleuren in merendeels grote vlakken. De keuze van deze kleuren op zichzelf is niet oorspronkelijk, reeds omdat deze al eerder was toegepast op de Pall Mali-tas. Ook de combinatie van deze kleuren in een bepaald patroon over de verschillende vlakken van de tassen is, als vrij willekeurige keuze uit diverse denkbare mogelijkheden die zich voordoen, niet aan te merken als een werk met een eigen oorspronkelijk karkater dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat de gegeven vlakverdeling van de tas hoofdzakelijk voortvloeit uit het model ervan, op welk model hier geen rechten worden geclaimd. Aan Schlichting komt derhalve geen auteursrecht toe op de door haar toegepaste kleurencombinatie(s), zodat de vorderingen voor zover hierop gebaseerd moeten worden afgewezen.

5.3. Wel een werk in de zin van de Auteurswet is het op de tassen van Schlichting aangebrachte, door Meyson ontworpen O'Hara-logo. Dat al eerder op de Pall Mali-tas (en mogelijk ook eerder op de paarse etc. tassen van Makro, waarover in reconventie nog nader) een logo voorkwam met de afbeelding van een surfer en daaromheen een tekst, doet hier niet aan af. De eigen uitwerking van dit idee door Meyson in een specifieke vormgeving getuigt van voldoende oorspronkelijkheid om als werk te worden aangemerkt.

Het Biscane-logo op de 'Fluor' reisset van Makro is aan te merken als een bewerking in gewijzigde vorm en dus als verveelvoudiging van het O'Hara-logo. De gelijkenis in vormgeving en lettertype is treffend, ook al zijn andere woorden gebruikt en is de figuur van de surfer iets naar links, en de gewijzigde cursieve tekst naar rechts verschoven. Dat Makro het enkele woord "Florida" al eerder op (andere) tassen gebruikte is hierbij van geen betekenis.

(...) 6.1. Bij het beoordelen van de vraag of Makro schuld

heeft aan deze auteursrechtinbreuk laat de rechtbank buiten beschouwing dat het woord "O'Hara" een gedeponeerd merk van Schlichting zou zijn, nu deze stelling eerst bij pleidooi door haar naar voren is gebracht zodat Makro daarop niet naar behoren heeft kunnen reageren.

6.2. Ten processe staat vast dat de inkoper van Makro, J.A.G. de Jong, in september 1988 Kin Yip te Hong Kong heeft bezocht, en aan diens directeur heeft gevraagd of de hem toen getoonde litigieuze tas van eiseressen vrij was voor de Nederlandse markt en/of de Benelux, waarop bevestigend is geantwoord. In aanmerking nemende dat geen feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit zou volgen dat "O'Hara" een merk is waarmee Makro bekend had behoren te zijn, terwijl voorts op de tas geen copyright-notice of andere aanduiding is geplaatst waardoor Makro bedacht had moeten zijn op rechten of aanspraken van derden, kon Makro met voormelde vraag volstaan en mocht zij aannemen zonder schending van rechten van derden haar bestelling via haar "feeder" Rubo bij Kin Yip te kunnen plaatsen. In de gegeven omstandigheden rustte op Makro geen verdergaande vergewissingsplicht. Makro treft derhalve geen schuld aan voormelde inbreuk op het auteursrecht op het O'Hara-logo in de aan de sommatie voorafgaande periode.

6.3. Makro heeft aan de sommatie voldaan door na enkele dagen de gewraakte 'Fluor' reisset uit de handel te nemen en de aanwezige voorraad te retourneren aan haar toeleverancier Rubo, en dit aan eiseressen te berichten. Eiseressen kunnen niet worden gevolgd in hun stelling dat dit retourneren een hernieuwde auteursrechtinbreuk althans een onrechtmatige daad zou opleveren, nu is gesteld noch gebleken dat die tassen vervolgens (weer) in het verkeer zijn gebracht en zulks te minder nu eiseressen

nadien met Rubo een schikking hebben getroffen met betrekking tot de door Rubo zelf in het verkeer gebrachte tassen. Makro valt daarom evenmin een verwijt te maken voor haar handelen na ontvangst van de sommatie.

6.4. Het voorgaande brengt mee, dat het sub B gevorderde in zijn geheel dient te worden afgewezen. Het verzet tegen de onder 3.3. vermelde vermeerdering van eis behoeft derhalve geen bespreking.

in reconventie 7.1. Makro vordert, na vermindering van eis, veroor

deling van Schlichting en Meyson tot betaling van schadevergoeding wegens de ten onrechte door hen op 18 en 19 april 1989 gelegde beslagen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en hun veroordeling in de proceskosten.

7.2. Zij stelt daartoe dat de in beslag genomen (paarse etc.) tassen met het surfers-logo reeds ruim voor april 1989 in haar collectie waren opgenomen, dat zijdens Schlichting of Meyson daartegen nimmer werd geprotesteerd, en dat deze tassen niet vallen onder de in de sommatiebrief van 6 april 1989 bedoelde rechten. Makro stelt hierdoor schade te hebben geleden aangezien zij deze tassen gedurende het zomerseizoen 1989 niet heeft kunnen verkopen.

8. Schlichting en Meyson voeren ten verwere aan dat de bewuste tassen eveneens het inbreukmakende Biscane-logo bevatten en daarom niet door Makro verkocht hadden mogen worden.

9. Dit verweer faalt. Uit de bewoordingen van de sommatie, het beslagrekest, en de dagvaarding blijkt ondubbelzinnig dat het Schlichting en Meyson te doen was om de 'Fluor' reisset. Nu zij door de onderhavige beslaglegging buiten het door de president van de rechtbank verleende verlof zijn getreden, zijn Schlichting en Meyson aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Dat Makro hierdoor - enige - schade heeft geleden is voldoende aannemelijk geworden.

Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat het surfers-logo op deze tassen, afgebeeld onder l.e, in vormgeving en uitvoering voldoende verschilt van het O'Hara-logo om niet als verveelvoudiging daarvan te worden aangemerkt.

in conventie en in reconventie 10. De gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad

van de toe te wijzen vorderingen steunt niet op de wet. 11. In de omstandigheid dat in conventie Schlichting

en Meyson deels in het gelijk worden gesteld vindt de rechtbank aanleiding de proceskosten tussen partijen te compenseren als na te melden.

Beslissing. De rechtbank: in conventie

- beveelt Makro om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis gestaakt te houden het in één of meer van haar filialen in voorraad hebben, ten verkoop aanbieden en verkopen van de in haar publikatie "Makro 9" (1989) opgenomen 'Fluor' reisset, voor zover daarop het Biscane-logo voorkomt, alsmede om het auteursrecht met betrekking tot dit logo te respecteren; - veroordeelt Makro tot betaling van een dwangsom van ƒ 5.000,- (...) voor iedere dag dat Makro een of meer van de hiervoor gegeven bevelen mocht overtreden;

in reconventie - veroordeelt Schlichting en Meyson tot betaling aan Makro van de schade welke het gevolg is van de ten onrechte op 18 en 19 april 1989 onder Makro gelegde beslagen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

in conventie en in reconventie - compenseert de kosten van het geding aldus, dat ieder van partijen de eigen kosten draagt; - wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.


Wetgeving

Rijkswet van 22 december 1993, houdende aanpassing van een aantal rijkswetten aan de eerste en tweede tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassing rijkswetten Awb).

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de invoering van de eerste en tweede tranche van de Algemene wet bestuursrecht wenselijk is dat de rijkswetten daarmee in overeenstemming worden gebracht;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1 KABINET VOOR NEDERLANDS-ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE ZAKEN

ARTIKEL I (...)

HOOFDSTUK 6 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

ARTIKEL I Artikel 1 van de Rijksoctrooiwet wordt als volgt

gewijzigd: 1. Voor de bestaande tekst wordt de aanduiding «1.»

geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd dat komt te luiden: 2. Op besluiten en andere handelingen krachtens deze

wet is de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

ARTIKEL II De Noodwet Industriële Eigendom 1947 wordt inge

trokken.

ARTIKEL III Indien het bij koninklijke boodschap van 13 mei 1992

ingediende voorstel van Rijkswet houdende regels met betrekking tot octrooien (Rijksoctrooiwet 1993, Kamerstukken II 1991/92, 22 604 (R 1435), nrs. 1-2) tot rijkswet wordt verheven, wordt deze rijkswet als volgt gewijzigd:

A Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid vervalt: schriftelijk. 2. In het derde lid vervalt: en te zijn ondertekend door

de aanvrager of degene, die blijkens een volmacht, de gemachtigde van de aanvrager is.

B In artikel 27, vijfde lid, wordt «twee maanden» telkens

vervangen door «acht weken» en vervalt: schriftelijk en gemotiveerd.

C Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid vervalt: door toezending of

uitreiking. 2. In het derde lid, tweede volzin, vervallen «en de

motivering daarvan» en: door toezending of uitreiking. D Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «een maand» steeds

vervangen door: vier weken. 2. In het tweede lid wordt «drie maanden» vervangen

door «twaalf weken» en vervallen «en de motivering daarvan» en: door toezending of uitreiking.

E In artikel 31, derde lid, wordt «dient schriftelijk bij het

bureau te worden ingediend» vervangen door: gaat. F In artikel 33, vijfde lid, wordt «onder opgave van

redenen en met» vervangen door: onder. G In artikel 34, tweede lid, wordt «twee maanden»

vervangen door «acht weken» en vervallen in de laatste volzin «en de motivering daarvan» en: door toezending of uitreiking.

H In artikel 35, eerste lid, wordt «twee maanden»

vervangen door: acht weken. I In artikel 36, eerste lid, vervalt: schriftelijk. J Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «geeft het hiervan zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na de indiening van de aanvrage kennis aan de aanvrager» vervangen door: maakt het dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twaalf weken na de indiening van de aanvrage bekend.

2. Het tweede lid komt te luiden: 2. Tegelijk met de bekendmaking als bedoeld in het

eerste lid zendt het bureau afschrift van het besluit en van de tot de aanvrage behorende beschrijving en tekeningen aan Onze genoemde minister.

K Artikel 40 komt te luiden: Artikel 40 1. Binnen acht maanden na indiening van een octrooi

aanvrage als bedoeld in artikel 39, besluit Onze Minister van Defensie of de inhoud van de aanvrage in het belang van de verdediging van het Koninkrijk of zijn bondgenoten geheim moet blijven. Hij maakt zijn besluit aan het bureau bekend.

2. Een besluit dat de inhoud van de aanvrage geheim moet blijven heeft tot gevolg dat de inschrijving in het octrooiregister van de aanvrage blijft opgeschort tot drie jaren na de bekendmaking van het besluit.

3. De opschorting eindigt indien: a. Onze genoemde minister besluit, dat de aanvrage

niet geheim behoeft te blijven; b. een besluit binnen de in het eerste lid genoemde

termijn is uitgebleven. 4. Onze genoemde minister kan telkens binnen zes

maanden voor het verstrijken van de termijn van opschorting deze termijn met drie jaren verlengen. Hij maakt zijn besluit aan het bureau bekend.

5. Onze genoemde minister kan te allen tijde besluiten dat de inhoud van de aanvrage niet langer geheim behoeft te blijven. Het besluit heeft tot gevolg dat de opschorting eindigt.

6. Van een besluit krachtens het eerste, derde, vierde of vijfde lid, doet het bureau onverwijld mededeling aan de aanvrager. Het deelt deze eveneens onverwijld mede indien een besluit is uitgebleven zoals bedoeld in het derde of vijfde lid.

7. Zolang de opschorting niet is geëindigd, zendt het bureau op verzoek van Onze genoemde minister aan deze afschrift van alle ter zake tussen het bureau en de aanvrager gewisselde stukken.

8. Indien de opschorting eindigt, geschiedt niettemin de inschrijving van de aanvrage in het octrooiregister,


tenzij op verzoek van de aanvrager, niet voordat twaalf weken zijn verstreken.

L Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid wordt «drie maanden» vervangen

door «twaalf weken» en «aan het bureau mededelen» door «besluiten» en wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het besluit wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en aan het bureau.

2. Het derde lid komt te luiden: 3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid heeft tot

gevolg dat de inschrijving in het octrooiregister van de aanvrage blijft opgeschort, totdat Onze genoemde minister besluit dat de aanvrage niet langer geheim hoeft te blijven. Indien een besluit niet binnen de in het tweede lid bedoelde termijn is genomen, eindigt de opschorting.

3. In het vierde lid wordt «Artikel 40, zesde en zevende lid» vervangen door: Artikel 40, zevende en achtste lid.

M Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «na een desbetreffende

mededeling aan de aanvrager» vervangen door «na het desbetreffende besluit bekend te hebben gemaakt» en wordt «deze mededeling» vervangen door: dit besluit.

2. In het derde lid wordt «de in het eerste lid bedoelde mededeling» vervangen door: de in het eerste lid bedoelde bekendmaking.

N In artikel 44 wordt «mededeelt» telkens vervangen

door: bekendmaakt. O Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het derde lid wordt «deelt Onze genoemde

minister aan het bureau mede,» vervangen door: maakt Onze genoemde minister aan het bureau bekend.

2. In het vierde lid wordt «mededeling» steeds vervangen door: bekendmaking.

3. In het vijfde lid wordt «mededeling» vervangen door: bekendmaking.

P In artikel 47, tweede lid, laatste volzin vervallen «en

de motivering daarvan» en: door toezending of uitreiking. Q Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid wordt «veertien dagen» vervangen

door: twee weken. 2. In het derde lid wordt «drie maanden» vervangen

door: twaalf weken. R In artikel 57, eerste lid, vierde volzin vervallen «bevat

een motivering en» en: door toezending of uitreiking. S In artikel 58, derde lid, wordt «twee maanden»

vervangen door: acht weken. T In artikel 62, tweede lid, wordt «veertien dagen»

vervangen door: twee weken.

U Artikel 79 komt te luiden: Artikel 79 In afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet

bestuursrecht, is voor beroepen ingesteld tegen besluiten op grond van deze wet de rechtbank te 's-Gravenhage bevoegd.

V In artikel 80 wordt «de artikelen 78 en 79» vervangen

door: artikel 78. W In artikel 83e wordt «een maand» vervangen door:

vier weken. X In artikel 83g, eerste lid, wordt «bekendmakingen»

vervangen door: mededelingen.

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALING

ENIG ARTIKEL 1. De artikelen van deze rijkswet treden in werking op

een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.1)

2. Voor de bekendmaking van deze rijkswet brengt Onze Minister van Justitie de in deze rijkswet voorkomende aanhalingen van artikelen en afdelingen van de Algemene wet bestuursrecht in overeenstemming met de door Onze Minister van Justitie opnieuw vastgestelde nummering daarvan.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 22 december 1993

Beatrix

De Minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken, C l . Dales

Uitgegeven de dertigste december 1993


Staatsblad 1993, 692.

1) Bij Besluit van 22 december 1993, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 22 december 1993, houdende aanpassing van een aantal rijkswetten aan de eerste en tweede tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassing rijkswetten Awb) (Stb. 692), is bepaald dat deze Rijkswet met ingang van 1 januari 1994 in werking treedt (Stb. 694). Red.


Besluit van 17 december 1993, houc

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 februari 1993, nr. 93008961 WJA/W;

Gelet op de artikelen 15 en 34 van de Rijksoctrooiwet; De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies

van 12 maart 1993, nr. W10.93.0090/K); Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatsse

cretaris van 15 december 1993, nr. 93094190 WJA/W; De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in

acht genomen zijnde; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I Het Octrooireglement wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 2, eerste lid, onder b, wordt «ten minste

twaalf» vervangen door: een of meer. B Artikel 40 wordt vervangen door: Artikel 40. De staten, bedoeld in artikel 34, tweede lid,

van de Rijksoctrooiwet, zijn de lid-staten van de Europese Gemeenschappen alsmede de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 34, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet bepaalt kort gezegd dat, indien een voortbrengsel of werkwijze waarvoor een octrooi is verleend niet binnen drie jaar na die verlening in voldoende mate in een zich in het Koninkrijk of in een andere bij algemene maatregel van rijksbestuur aangewezen staat bevindende inrichting wordt vervaardigd of toegepast, de octrooihouder verplicht is de voor het in werking hebben van zo'n inrichting benodigde licentie te verlenen. Deze bepaling beoogt de schadelijke gevolgen van het achterwege laten van toepassing van een octrooi tegen te gaan. In verband met de totstandkoming van de Europese Economische Gemeenschap zijn in 1963 de woorden «of in een andere bij algemene maatregel van Rijksbestuur aangewezen staat» ingevoegd, op basis waarvan in artikel 40 van het Octrooireglement de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap zijn aangewezen. Hierdoor wordt, in overeenstemming met het karakter van een economische unie, voorkomen dat een uitvinder die onder meer in Nederland een octrooi heeft verkregen en met het oog op de exploitatie van die uitvinding in een van de bedoelde andere landen een fabriek opricht, geconfronteerd zou kunnen worden met de verplichting aan een in Nederland gevestigde concurrent een licentie te verlenen.

De op 2 mei 1992 tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132) zoals gewijzigd bij verdrag van 17 maart 1993 (Trb. 69) strekt ertoe de in het kader van het EG-Verdrag tot stand gebrachte gemeenschappelijke markt te verruimen

wijziging van het Octrooireglement.

ARTIKEL II Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari

1994. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij

behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publikatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Y.C.M.T. van Rooy

Uitgegeven de dertigste december 1993


Staatsblad 1993, 721.

tot één economische ruimte, waarvan ook de lid-staten van de Europese Vrijhandelsassociatie met uitzondering van Zwitserland deel uitmaken. Artikel 1, tweede lid, van het bij de genoemde Overeenkomst behorende Protocol 28 betreffende Intellectuele Eigendom bepaalt in dit verband onder meer dat de overeenkomstsluitende partijen hun wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom zullen aanpassen, ten einde deze verenigbaar te maken met de beginselen van het vrije verkeer van goederen en diensten. In lijn hiermee en met de eerder geschetste achtergronden van artikel 34, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet worden in artikel I, onderdeel B, van het onderhavige besluit aan de reeds in artikel 40 van het Octrooireglement genoemde staten de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte toegevoegd. Ingevolge artikel II treedt deze wijziging in werking op het tijdstip waarop de genoemde Overeenkomst in werking treedt, te weten 1 januari 1994.

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om artikel 2, eerste lid, onder b, van het reglement aan te passen. Als gevolg van de daling van het aantal door de Octrooiraad te behandelen octrooiaanvragen is de behoefte aan het aantrekken van buitengewone leden van de Octrooiraad afgenomen. In verband hiermee wordt niet langer voorgeschreven dat de Octrooiraad ten minste twaalf buitengewone leden kent.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Y.C.M.T. van Rooy

NOTA VAN TOELICHTING


Wijziging regeling Gratis ad

Besluit van 30 december 1993/nr 93097993 Directie Wetgeving en andere Juridische Aangelegenheden/JZ.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel I De eerste volzin van onderdeel 3 van de regeling

Gratis admissie octrooiverleningsprocedure (Stcrt. 1976, 239) komt te luiden als volgt: Het verzoek tot verkrijging van de vergoeding of bijdrage dient schriftelijk te worden ingediend bij het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Aanvragen tot verkrijging van een vergoeding of bijdrage op grond van de regeling Gratis admissie octrooiverleningsprocedure dienen thans te worden ingediend bij de directeur van de Rijksnijverheidsdienst. Als gevolg van de verzelfstandiging van het netwerk van Innovatie Centra per 1 januari 1994 zal vanaf die datum de uitvoering van bovengenoemde regeling geschieden door het Bureau voor de Industriële Eigendom. In verband hiermee is het noodzakelijk te bepalen dat vanaf 1 januari 1994 de aanvragen om een bijdrage of

Mededelingen

P.A.O.-cursussen. %

Van de volgende P.A.O.-cursussen zijn aankondigingen ontvangen:

a) De nieuwe Nederlandse Software-wet. Cursusleider: Prof. Mr A.A. Quaedvlieg, Hoogleraar

privaatrecht KU Nijmegen. Programma en docenten: I Algemene inleiding - Prof. Mr A.A. Quaedvlieg. II De rechten van de gebruiker - Prof. Mr J.H. Spoor, Hoogleraar auteursrecht en

industriële eigendom VU Amsterdam, tevens advocaat te Amsterdam.

III Reverse engineering - Mr C. Stuurman, Advocaat te Amsterdam, tevens

onderzoeker Instituut voor informatica en recht VU Amsterdam.

Plaats en tijd: Psychologisch Laboratorium van de KU Nijmegen op 20 april 1994, 16.00-21.00 uur.

Kosten: ƒ345,- incl. cursusmateriaal, aperitief en maaltijd.

Inlichtingen/aanmeldingen: Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs, Bureau PAO, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen.

b) Actualiteiten merkenrecht. Cursusleider: Prof. Mr A.A. Quaedvlieg, Hoogleraar

privaatrecht KU Nijmegen. Programma en docenten: Protocol van de Benelux Merkenwet - Mr E.J. Arkenbout, Advocaat te Amsterdam. Actuele ontwikkelingen op het terrein van het Benelux

merkenrecht - Prof. Mr D.W.F. Verkade, Hoogleraar informatie

recht en recht van de intellectuele eigendom, i.h.b. het auteursrecht RU Leiden, tevens advocaat te Amsterdam.

Plaats en tijd: Psychologisch Laboratorium van de KU

ie octrooiverleningsprocedure.

Artikel II Deze regeling treedt in werking met ingang van 1

januari 1994. Deze regeling zal met de toelichting in de Staats

courant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 december 1993

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Yvonne C.M.T. van Rooy

vergoeding bij het Bureau voor de Industriële eigendom worden ingediend.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Yvonne C.M.T. van Rooy

Staatscourant 1993, 252 (30 december 1993), blz. 13.

Nijmegen op 8 juni 1994, 16.00-21.00 uur. Kosten: ƒ350,- incl. cursusmateriaal, aperitief en

maaltijd. Inlichtingen/aanmeldingen: Centrum voor Postdoc

toraal Onderwijs, Bureau PAO, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen.

c) Actueel mediarecht. Cursuscoördinator: Prof. Mr G.A.I. Schuijt, Univer

sitair hoofddocent aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar in het pers-, omroep- en telecommunicatie-recht aan de RU Leiden.

Programma en docenten: Inleiding: Nieuwe ontwikkelingen in het pers-,

omroep- en telecommunicatierecht; enkele hoofdlijnen - Prof. Mr G.A.I. Schuijt. Nieuwe ontwikkelingen in het portretrecht - Mr P.B. Hugenholtz, Universitair hoofddocent aan

het Instituut voor Informatierecht van de UvA en advocaat te Amsterdam.

Onrechtmatige publikaties: recente jurisprudentie (columnistenvrijheid, onderzoeksplicht journalist, aansprakelijkheid uitgever, hoofdredacteur en journalist)

- Prof. Mr G.A.I. Schuijt. Nieuwe ontwikkelingen in het reclamerecht:

uitspraken Reclame Code Commissie, vergelijkende reclame e.d.

- Mr M. van Delft-Baas, Universitair hoofddocent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.

Grensoverschrijdend reclamerecht: Europese ontwikkelingen

- Mr J.J.C. Kabel, Universitair hoofddocent aan het Instituut voor Informatierecht van de UvA.

Plaats en tijd: Aristo Zalen, Amsterdam Sloterdijk op 26 mei 1994, 9.30-17.30 uur.

Toelichting


Kosten: ƒ 425,- incl. consumpties, lunch en cursusmateriaal.

Aanmeldingen: Bureau Juridisch PAO, Universiteit van Amsterdam, Rokin 84, 1012 KX Amsterdam.

Studiemiddag "Intellectuele Eigendomsrechten in Land- en Tuinbouw".

De Vereniging voor Industriële Eigendom en de Vereniging voor Agrarisch Recht organiseren voor haar leden en belangstellenden een gezamenlijke studiemiddag over het onderwerp "Intellectuele Eigendomsrechten in Land- en Tuinbouw", te houden op donderdagmiddag 14 april 1994 in hotel-restaurant Hoog Brabant (Centraal Station) te Utrecht.

Het programma luidt (onder voorbehoud): 14.00 uur: Opening door de middagvoorzitter Prof. Mr MJ. van Mourik (voorzitter VAR). 14.05 uur: Enkele opmerkingen over de economische betekenis van het merk voor de landen tuinbouw - Mr J.N. Kras (Hortimarc).

14.20 uur: Enkele auteursrechtelijke invalshoeken - Prof. Mr A.A. Quaedvlieg. 14.40 uur: Enkele merkenrechtelijke problemen zoals de relatie rasnaam-merk en het gebruik meerdere merken te voeren voor hetzelfde produkt - Mr E.A. Mout-Bouwman. 15.00 uur: Relatie kwekersrecht-octrooirecht - Prof. Mr Ch. Gielen. 15.30 uur: Theepauze. 16.00 uur: Vragenronde met als referent Dr R. Galle, Hoofd juridische zaken Campina/Melkunie. 17.00 uur: Sluiting door de middagvoorzitter.

De kosten bedragen ƒ 50,- voor de leden van de VIE en de VAR, ƒ75 , - voor niet-leden. Inschrijving kan geschieden bij de secretaris van een van beide verenigingen, voor de VIE: Ir J.S.W. van Gennip, Nieuwe Parklaan 97, 2587 BN Den Haag (tel.: 070-3500464; fax: 070-3522723) en voor de VAR: Dr Ir P. de Visser, Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen (tel.: 08370-83483; fax: 08370-84763).

Litteratuur

Tijdschr i f tar t ikelen

INTERNATIONAAL

VandenBergh, R., en M. Lehmann, Informationsöko-nomie und Verbraucherschutz im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht. GRUR Int. aug./sept. 1992 (8/9) blz. 588-599.

Weaver, M., N. Perakis en J. Riolo, Novelty - current trends in the jurisprudence of the Boards of Appeal in the European Patent Office. World Patent Information (15) juni 1993 (2) blz. 81/4.

Wegner, H.C., The many faces of Patent Harmonization. European Intellectual Property Review (15) jan. 1993 (1) blz. 3-4.

Welch, L.F., International Patent Infringement suits -Impression of Japanese Patent litigation in comparison with other countries. Journal of the Japanese Group ofAIPPI(l8) maart 1993 (2) blz. 23-54.

Würtenberger, G., Interlocutory Injunctions against Patent and Utility Model Infringements in Germany. European Intellectual Property Review (10) febr. 1993 (2) blz. 55/9.

Xintian, Yin, The newly revised Chinese Patent Act - A brief introduction. J/C(24) april 1993 (2) blz. 189-200.

Young, D., en C. Birss, Forum shopping under the Community Patent Convention. European Intellectual Property Review (14) okt. 1992 (10) blz. 361.

Bijblad bij De Industriële Eigendom · Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E. 62) jaargang Nre Blz2...

Documents

Transcript of Bijblad bij De Industriële Eigendom · Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E. 62) jaargang Nre Blz2...