AvdR Webinars
-
Upload
academie-voor-de-rechtspraktijk -
Category
Documents
-
view
236 -
download
1
description
Transcript of AvdR Webinars
WWW.AVDRWEBINARS.NL
WEBINAR 0215
INLEIDING MERKENRECHT (DEEL I)
SPREKER MR. W.J.G. MAAS, ADVOCAAT DETERINK ADVOCATEN EN
NOTARISSEN
6 FEBRUARI 2013 15:00 – 17:15 UUR
H O O G L E R A R E N
W E B I N A R S
Wab en procesrecht | 27 februari 2013 | 14:00 - 17:15 uur Massaschade; de juridische afwikkeling | 11 maart 2013 | 14:00 - 17:15 uur
Corporate Governance | 18 maart 2013 | 09:00 - 12:15 uur Kwalitatieve aansprakelijkheid | 18 maart 2013 | 14:00 - 17:15 uur
Internationaal Erfrecht | 25 maart 2013 | 09:00 - 12:15 uur Algemene voorwaarden | 28 maart 2013 | 14:00 - 17:15 uur
Consumentenrecht | 8 april 2013 | 14:00 - 17:15 uur Totstandkoming | 25 april 2013 | 14:00 - 17:15 uur
Actualiteiten Internationaal Handelsrecht | 6 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur Actualiteiten Merken- en Modellenrecht | 8 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur
Actualiteiten Auteursrecht en oneerlijke mededingingen | 8 mei 2013 | 12:45 - 16:00 uur Actualiteiten Verzekeringsrecht | 13 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur
Hoger beroep | 14 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Huwelijksvermogensrecht | 27 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur
Flex BV | 29 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Actualiteiten Internationaal Handelsrecht | 6 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur Actualiteiten Merken- en Modellenrecht | 8 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur
Actualiteiten Auteursrecht en oneerlijke mededingingen | 8 mei 2013 | 12:45 - 16:00 uur Actualiteiten Verzekeringsrecht | 13 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur
Hoger beroep | 14 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Huwelijksvermogensrecht | 27 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur
Flex BV | 29 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Huwelijksvermogensrecht | 23 oktober 2013 | 14:00 - 17:15 uur
Derivatenrecht | 28 oktober 2013 | 14:00 - 17:15 uur Aandeelhoudersovereenkomsten | 31 oktober 2013 | 09:00 - 12:15 uur
Actualiteiten Erfrecht | 31 oktober 2013 | 14:00 - 17:15 uur Actualiteiten pensioenrecht | 11 november 2013 | 14:00 - 17:15 uur
Awb bezwaarschriftprocedure | 18 november 2013 | 14:00 - 17:15 uur Sociaal recht | 25 november 2013 | 09:00 - 12:15 uur
Appartementsrecht | 25 november 2013 | 14:00 - 17:15 uur
De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars 30hoogleraren bereid gevonden webinars te verzorgen op de verschillende rechtsgebieden.
Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk
Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27
Inhoudsopgave Deel I
Spreker
W.J.G. Maas
• HvJ EG, 4 november 1997, zaak C-337/95 p. 4
• HvJ EG, 11 november 1997, zaak C-251/95 p. 19
• HvJ EG, 29 september 1998, zaak C-39/97 p. 28
• HvJ EG, 23 februari 1999, zaak C-63/97 p. 37
• HvJ EG, 22 juni 1999, zaak C-342/97 p. 55
• HvJ EG, 14 september 1999, zaak C-375/97 p. 64
• HvJ EG, 22 juni 2000, zaak C-425/98 p. 74
• HvJ EG, 20 september 2001, zaak C-383/99 p. 84
• HvJ EG, 18 juni 2002, zaak C-299/99 p. 96
• HvJ EG, 12 november 2002, zaak C-206/01 p. 116
• HvJ EG, 11 maart 2003, zaak C-40/01 p. 131
• HvJ EG, 8 april 2003, zaak C-53/01 p. 144
• HvJ EG, 6 mei 2003, zaak C-104/01 p. 162
• HvJ EG, 23 oktober 2003, zaak C-191/01P p. 180
• HvJ EG, 23 oktober 2003, zaak C-408/01 p. 191
• HvJ EG, 27 november 2003, zaak C-283/01 p. 202
• HvJ EG, 12 februari 2004, zaak C-363/99 p. 217
• HvJ EG, 12 februari 2004, zaak C-218/01 p. 247
• HvJ EG, 24 juni 2004, zaak C-49/02 p. 264
• HvJ EG, 7 juli 2005, zaak C-353 p. 275
• HvJ EG, 22 juni 2006, zaak C-24/05 p. 281
• HvJ EG, 7 september 2006, zaak C-108/05 p. 297
• HvJ, 20 september 2006, zaak C-371/06 p. 304
• HvJ EG, 25 januari 2007, zaak C-48/05 p. 310
• HR, 16 februari 2007, LJN AY9707 p. 320
• HvJ EG, 12 juni 2007, zaak C-334/05P p. 352
• HvJ EG, 10 april 2008, zaak C-102/07 p. 361
• HvJ EG, 12 juni 2008, zaak C-533/06 p. 371
• HvJ EG, 27 november 2008, zaak C-252/07 p. 384
• HvJ EG. 18 juni 2009, zaak C-487/07 p. 398
• HvJ EG, 6 oktober 2009, zaak C-301/07 p. 415
• HR, 20 november 2009, LJN BJ6999 p. 421
ARREST VAN HET HOF
4 november 1997(1)
�[234s”Merk- en auteursrechten — Vordering van houder van deze rechten om
wederverkoper verbod op te leggen reclame te maken voorverdere verhandeling van product — Parfum"�[s
In zaak C-337/95,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen
Parfums Christian Dior SA en Parfums Christian Dior BV
en
Evora BV,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 30, 36 en 177, derde
alinea, EG-Verdrag, alsmede van de artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG)
van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, C. Gulmann (rapporteur), H.
Ragnemalm, R. Schintgen, kamerpresidenten, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida,
P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann en L.
Sevón, rechters,
advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
Parfums Christian Dior SA en Parfums Christian Dior BV, vertegenwoordigd door
C. Gielen, advocaat te Amsterdam, en M. H. van der Woude, advocaat te Brussel,
Evora BV, vertegenwoordigd door D. W. F. Verkade en O. W. Brouwer, advocaten
te Amsterdam, en P. Wytinck, advocaat te Brussel,
de Franse regering, vertegenwoordigd door C. de Salins, onderdirecteur bij de
directie Juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en P.
Martinet, secretaris Buitenlandse zaken bij deze directie, als gemachtigden,
4
de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza, hoofd van de dienst
Diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als
gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato,
de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll van het
Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, bijgestaan door M. Silverleaf,
Barrister,
de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van Parfums Christian Dior SA en Parfums Christian
Dior BV, vertegenwoordigd door C. Gielen en M. H. van der Woude, van Evora BV,
vertegenwoordigd door O. W. Brouwer, L. de Gryse, advocaat te Brussel, en P. Wytinck,
van de Franse regering, vertegenwoordigd door P. Martinet, en van de Commissie,
vertegenwoordigd door B. J. Drijber, ter terechtzitting van 5 februari 1997,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 april 1997,
het navolgende
Arrest
1. Bij arrest van 20 oktober 1995, ingekomen bij het Hof op 26 oktober
daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 EG-
Verdrag zes prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 30, 36
en 177, derde alinea, van dit Verdrag, alsmede van de artikelen 5 en 7 van de
Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna:
”richtlijn").
2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Parfums Christian Dior SA, te
Parijs gevestigde vennootschap naar Frans recht (hierna: ”Dior Frankrijk"), en
Parfums Christian Dior BV, te Rotterdam gevestigde vennootschap naar
Nederlands recht (hierna: ”Dior Nederland"), enerzijds, en Evora BV, te
Renswoude gevestigde vennootschap naar Nederlands recht (hierna: ”Evora"),
anderzijds, over de reclame die Evora maakt voor door haar verkochte Dior-
producten.
3. Dior Frankrijk ontwikkelt en produceert parfums en andere cosmetische
producten. Deze zijn vrij duur en worden gerekend tot de markt van de luxe
cosmetische producten. Voor de verkoop van haar producten in landen buiten
Frankrijk heeft zij alleenvertegenwoordigers aangewezen, waaronder Dior
Nederland in Nederland. Evenals andere alleenvertegenwoordigers van Dior
Frankrijk in Europa maakt Dior Nederland voor de distributie van Dior-producten
in Nederland gebruik van een systeem van selectieve distributie, dat inhoudt dat
de Dior-producten slechts worden verkocht aan geselecteerde wederverkopers,
die ertoe worden verplicht slechts te leveren aan eindafnemers en nooit door te
leveren aan andere dan eveneens voor de verkoop van Dior-producten
geselecteerde wederverkopers.
4. In de Benelux is Dior Frankrijk de enige rechthebbende op de beeldmerken Eau
sauvage, Poison, Fahrenheit en Dune, met name voor parfums. Deze merken
bestaan uit afbeeldingen van de verpakking waarin de flesjes met de aldus
genoemde parfums worden verkocht. Dior Frankrijk is bovendien houder van het
5
auteursrecht op deze verpakkingen en op de flesjes, alsook op de verpakkingen
en de flesjes van de producten die onder de naam Svelte op de markt worden
gebracht.
5. Evora exploiteert onder de naam van haar dochteronderneming Kruidvat een
grote keten van drogisterijwinkels. Hoewel de Kruidvat-winkels door Dior
Nederland niet als distribiteur zijn aangewezen, worden er Dior-producten
verkocht die Evora door middel van parallelimport betrekt. De rechtmatigheid van
de wederverkoop van deze producten wordt in het hoofdgeding niet betwist.
6. Tijdens de kerstactie 1993 bood Kruidvat de Dior-producten Eau sauvage, Poison,
Fahrenheit, Dune en Svelte te koop aan en nam zij in haar reclamefolders een
afbeelding van de verpakkingen en van de flesjes van enkele van deze producten
op. Volgens het verwijzingsarrest werden de verpakkingen en flesjes uitsluitend in
direct en duidelijk verband met het te koop aangeboden product en op een voor
de wederverkopers in deze handelstak gebruikelijke wijze afgebeeld.
7. Van oordeel, dat deze reclame niet strookte met het luxueuze en prestigieuze
imago van de Dior-merken, dagvaardden Dior Frankrijk en Dior Nederland
(hierna: ”Dior") Evora wegens merkinbreuk in kort geding voor de Rechtbank te
Haarlem om haar te doen gelasten het gebruik van de beeldmerken van Dior,
alsmede elke openbaarmaking of verveelvoudiging van haar producten in catalogi,
brochures, advertenties of anderszins te staken en zich hiervan te onthouden.
Dior betoogde onder meer, dat Evora haar merken gebruikte op een wijze die in
strijd was met de bepalingen van de toentertijd geldende versie van de
Eenvormige Beneluxwet op de merken en die schade kon toebrengen aan hun
luxueuze en prestigieuze imago. Tevens voerde Dior aan, dat de reclame van
Evora inbreuk maakte op haar auteursrechten.
8. De president van de Rechtbank wees de vordering van Dior toe, in die zin dat hij
Evora gelastte onmiddellijk elk gebruik van de beeldmerken van Dior, alsmede
elke openbaarmaking of verveelvoudiging van de betrokken Dior-producten in
catalogi, brochures, advertenties en op elke andere wijze die niet in
overeenstemming is met de voor Dior gebruikelijke wijze van adverteren, te
staken. Evora stelde tegen dit vonnis hoger beroep in bij het Gerechtshof te
Amsterdam.
9. Het Gerechtshof vernietigde het bestreden vonnis en weigerde de gevraagde
maatregelen. Het verwierp met name het argument van Dior, dat zij zich tegen
verdere verhandeling van de producten kon verzetten op grond van artikel 7, lid
2, van de richtlijn, volgens hetwelk de merkhouder zich kan verzetten tegen het
gebruik van het merk voor producten die onder dit merk door de houder in de
Gemeenschap in de handel zijn gebracht, wanneer hiervoor gegronde redenen
aanwezig zijn, met name wanneer de toestand van de producten, nadat zij in de
handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Het Gerechtshof was van
oordeel, dat deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op aantasting van de
reputatie van het merk door een verandering van de fysieke toestand van het
betrokken merkartikel.
10. Dior stelde tegen dit arrest cassatieberoep in bij de Hoge Raad. Zij betoogde
onder meer, dat ”de toestand van de waren" in de zin van artikel 7, lid 2, van de
richtlijn ook de ”psychische" toestand van het product omvat, te weten de allure,
het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van het product als gevolg van
de door de merkhouder met gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze
van presentatie en reclame.
6
11. Evora betoogde onder meer, dat haar reclame — die is gevoerd op een voor de
detailhandelaren in deze handelstak gebruikelijke wijze — geen inbreuk maakte
op de uitsluitende rechten van Dior en dat de bepalingen van de richtlijn, alsmede
de artikelen 30 en 36 van het Verdrag, eraan in de weg staan, dat Dior met een
beroep op haar merk- en auteursrechten Evora verbiedt reclame te maken voor
de Dior-producten die zij verkoopt.
12. In deze omstandigheden was de Hoge Raad van oordeel, dat aan het Benelux-
Gerechtshof (hierna: ”Beneluxhof") prejudiciële vragen moesten worden gesteld
over de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken en aan het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen prejudiciële vragen over het
gemeenschapsrecht. In dit verband wierp de Hoge Raad de vraag op, of in casu
het Beneluxhof dan wel hijzelf de nationale rechterlijke instantie is waarvan de
beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep en
die derhalve op grond van artikel 177, derde alinea, van het Verdrag gehouden is
zich tot het Hof van Justitie te wenden.
13. De Hoge Raad wees er voorts op, dat ofschoon de Beneluxlanden ten tijde van
zijn verwijzingsarrest hun wetgeving nog niet aan de richtlijn hadden aangepast,
ook al was de termijn daarvoor verstreken, de uitlegging van de richtlijn ter zake
dienend is, aangezien volgens de rechtspraak van het Hof, wanneer een
justitiabele een beroep doet op een richtlijn die niet tijdig in nationaal recht is
omgezet, de nationale bepalingen zoveel mogelijk moeten worden uitgelegd in het
licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn (zie, onder meer, arrest van
14 juli 1994, zaak C-91/92, Faccini Dori, Jurispr. 1994, blz. I-3325). Voor het
geval dat de betrokken nationale bepalingen niet in overeenstemming met de
richtlijn zouden kunnen worden uitgelegd, werd voorts een vraag betreffende de
uitlegging van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag gesteld.
14. Derhalve heeft de Hoge Raad de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de
volgende vragen voorgelegd:
7
8;1) Moet, indien in een merkenrechtelijke procedure in één der Beneluxlanden
in verband met de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag
van uitleg van de Eerste richtlijn van de Raad van de Europese gemeenschappen
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-
Staten (89/104/EEG) rijst, de hoogste nationale rechter dan wel het Benelux-
Gerechtshof worden aangemerkt als de nationale rechterlijke instantie waarvan de
beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, en
die derhalve op grond van artikel 177, derde alinea, van het EG-Verdrag
gehouden is zich tot het Hof van Justitie te wenden?
2) Strookt het met het systeem van bovenvermelde richtlijn en met name met
de artikelen 5 tot en met 7 daarvan om aan te nemen dat, wanneer het gaat om
wederverkoop van waren die onder een merk door de houder van dat merk of met
zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het de
wederverkoper óók vrijstaat dit merk te gebruiken teneinde dit verder
verhandelen aan het publiek aan te kondigen?
3) Zo vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, bestaan op deze regel dan
uitzonderingen?
4) Indien vraag 3 bevestigend wordt beantwoord, is dan plaats voor een
uitzondering in het geval dat de reclame-functie van het merk wordt bedreigd,
doordat de wederverkoper door de wijze waarop hij het merk bij bedoeld
aankondigen gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago
van dat merk?
5) Kan van 'gegronde redenen‘ in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn
worden gesproken, indien door de wijze waarop de wederverkoper reclame maakt
voor de waren, 'de psychische toestand‘ van die waren — te weten de allure, het
prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de waren als gevolg van de
door de merkhouder onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze
van presentatie en reclame — wordt gewijzigd of verslechterd?
6) Verzet het bepaalde in de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag zich ertegen dat de
houder van een (beeld)merk dan wel de gerechtigde tot een auteursrecht dat
betrekking heeft op de voor zijn waren gebezigde flessen en verpakkingen, met
een beroep op dat merkrecht of dat auteursrecht het voor een wederverkoper aan
wie de verdere verhandeling van die waren vrijstaat, onmogelijk maakt reclame
voor die waar te maken op een wijze die voor detailhandelaren in de betrokken
branche gebruikelijk is? Geldt dit ook indien de wederverkoper door de wijze
waarop hij het merk in zijn reclamemateriaal gebruikt, schade toebrengt aan het
luxueuze en prestigieuze imago van dat merk, respectievelijk de openbaarmaking
en verveelvoudiging plaatsvinden onder zodanige omstandigheden dat aan de
rechthebbende op het auteursrecht schade kan worden toegebracht?"
De eerste vraag
15. Uit het verwijzingsarrest blijkt
dat het Beneluxhof is opgericht bij op 31 maart 1965 te Brussel tussen het
Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden gesloten Verdrag en is het samengesteld uit rechters van de
hoogste rechtscolleges van elk van de drie landen, en
8
dat de Hoge Raad ingevolge artikel 6, lid 3, van voormeld verdrag juncto
artikel 10 van het op 19 maart 1962 tussen deze drie Beneluxlanden
gesloten Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, in beginsel verplicht is
vragen betreffende de uitlegging van de aan laatstgenoemd verdrag
gehechte Eenvormige Beneluxwet op de merken ter prejudiciële beslissing aan het Beneluxhof voor te leggen.
16. Artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling van het Beneluxhof luidt als
volgt:
9
8;1. In de hierna omschreven gevallen neemt het Beneluxhof kennis van vragen
betreffende de uitleg van rechtsregels, aangewezen krachtens artikel 1, voorzover
deze zijn gerezen in zaken aanhangig hetzij bij een rechtscollege van één der drie
landen dat zitting houdt binnen hun grondgebied in Europa (...).
2. Wanneer blijkt, dat een uitspraak in een voor een nationaal rechtscollege
aanhangige zaak medebrengt de beantwoording van een vraag van uitleg van een
krachtens artikel 1 aangewezen rechtsregel, kan dat rechtscollege, indien het van
mening is dat een beslissing op dit punt noodzakelijk is om vonnis te kunnen
wijzen, ook ambtshalve zijn definitieve uitspraak opschorten teneinde een
beslissing van het Beneluxhof over de vraag van uitleg uit te lokken.
3. Indien aan de voorwaarden, omschreven in het voorgaande lid is voldaan, is
een nationaal rechtscollege, tegen de uitspraken waarvan krachtens hetnationale
recht geen beroep kan worden ingesteld, verplicht de vraag van uitleg aan het
Beneluxhof voor te leggen.
(...)"
17. Artikel 7, lid 2, van dit verdrag bepaalt voorts:
”De nationale rechters die daarna in de zaak uitspraak doen, zijn gebonden aan
de uitleg welke voortvloeit uit de door het Beneluxhof gedane uitspraak."
18. Gelet op deze bepalingen wenst de nationale rechter met zijn eerste vraag te
vernemen, of, wanneer in één van de Lid-Staten van de Benelux in een procedure
over de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag over
de uitlegging van de richtlijn rijst, de hoogste nationale rechterlijke instantie dan
wel het Beneluxhof de nationale rechterlijke instantie is waarvan de beslissingen
volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, en die derhalve
op grond van artikel 177, derde alinea, van het Verdrag gehouden is zich tot het
Hof te wenden.
19. Voor de beantwoording van deze vraag moet om te beginnen worden nagegaan,
of een rechterlijke instantie als het Beneluxhof bevoegd is, en in voorkomend
geval verplicht kan zijn, het Hof prejudiciële vragen voor te leggen.
20. In de eerste plaats gaat de door de nationale rechter gestelde vraag terecht uit
van de premisse, dat een rechterlijke instantie als het Beneluxhof prejudiciële
vragen aan het Hof kan voorleggen.
21. Er is immers geen enkele reden waarom een dergelijke rechterlijke instantie die
verschillende Lid-Staten gemeen hebben, anders dan de rechterlijke instanties
van elk van deze Lid-Staten, het Hof geen prejudiciële vragen zou kunnen
voorleggen.
22. In dit verband dient inzonderheid in aanmerking te worden genomen, dat het
Beneluxhof tot taak heeft de uniforme toepassing van de gemeenschappelijke
rechtsregels van de drie Beneluxlanden te verzekeren, en dat de procedure voor
het Beneluxhof een in een voor de nationale rechterlijke instanties aanhangige
procedure gerezen incident vormt waarin definitief uitspraak wordt gedaan over
de uitlegging van de gemeenschappelijke rechtsregels van de Benelux.
23. Het is derhalve in overeenstemming met het doel van artikel 177 van het Verdrag,
te weten de uniforme uitlegging van het gemeenschapsrecht te waarborgen, dat
10
een rechterlijke instantie als het Beneluxhof van de procedure van artikel 177
gebruik mag maken wanneer zij in de uitoefening van haar taak genoodzaakt is
gemeenschapsrechtelijke bepalingen uit te leggen.
24. Wat vervolgens de vraag betreft, of een rechterlijke instantie als het Beneluxhof
verplicht kan zijn zich tot het Hof te wenden, zij eraan herinnerd, dat indien een
prejudiciële vraag wordt opgeworpen in een zaak die aanhangig is bij een
nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale
recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, deze instantie ingevolge artikel 177,
derde alinea, van het Verdrag gehouden is zich tot het Hof van Justitie te
wenden.
25. Volgens de rechtspraak van het Hof moet deze verwijzingsverplichting worden
gezien in het kader van de samenwerking tussen de nationale rechterlijke
instanties — in hun hoedanigheid van rechters belast met de toepassing van het
gemeenschapsrecht — en het Hof van Justitie, ter verzekering van de juiste
toepassing en eenvormige uitlegging van het gemeenschapsrecht in alle Lid-
Staten (zie, onder meer, arrest van 6 oktober 1982, zaak 283/81, Cilfit, Jurispr.
1982, blz. 3415, r.o. 7). Uit de rechtspraak blijkt tevens, dat artikel 177, derde
alinea, inzonderheid beoogt te voorkomen, dat zich in een Lid-Staat een nationale
rechtspraak ontwikkelt die niet met de normen van het gemeenschapsrecht in
overeenstemming is (zie, onder meer, arresten van 24 mei 1977, zaak 107/76,
Hoffmann-La Roche, Jurispr. 1977, blz. 957, r.o. 5, en 27 oktober 1982, gevoegde
zaken 35/82 en 36/82, Morson en Jhanjan, Jurispr. 1982, blz. 3723, r.o. 8).
26. Hieruit volgt, dat aangezien geen hoger beroep openstaat tegen de uitspraak van
een rechterlijke instantie als het Beneluxhof, die definitief uitspraak doet op
vragen over de uitlegging van het uniforme Beneluxrecht, deze instantie ingevolge
artikel 177, derde alinea, gehouden kan zijn zich tot het Hof te wenden wanneer
voor haar een vraag over de uitlegging van de richtlijn wordt opgeworpen.
27. Wat voorts de vraag betreft, of de Hoge Raad verplicht kan zijn aan het Hof
prejudiciële vragen voor te leggen, staat vast dat een dergelijke hoogste nationale
rechter waarvan de beslissingen volgens het nationale recht evenmin vatbaar zijn
voor hoger beroep, geen uitspraak kan doen zonder zich eerst krachtens artikel
177, derde alinea, van het Verdrag tot het Hof te hebben gewend wanneer voor
hem een vraag over de uitlegging van het gemeenschapsrecht was opgeworpen.
28. Hieruit vloeit evenwel niet noodzakelijkerwijs voort, dat in een situatie als die
welke de Hoge Raad bedoelt, beide rechterlijke instanties gehouden zijn zich tot
het Hof te wenden.
29. Het is immers vaste rechtspraak van het Hof, dat artikel 177, laatste alinea,
weliswaar de nationale rechterlijke instanties waarvan de beslissingen volgens het
nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, zonder enige beperking de
verplichting oplegt om zich met vragen van uitlegging tot het Hof te wenden zodra
zulk een vraag voor hen wordt opgeworpen, doch dat het gezag van een door het
Hof reeds krachtens artikel 177 gegeven uitlegging deze verplichting van haar
grond kan beroven en derhalve van haar inhoud kan ontdoen. Dit is met name het
geval wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in
een gelijksoortig geval voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest (zie,
onder meer, arrest Cilfit, reeds aangehaald, r.o. 13, en arrest van 27 maart 1963,
gevoegde zaken 28/62, 29/62 en 30/62, Da Costa en Schaake, Jurispr. 1963, blz.
61). Dit geldt a fortiori wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een
vraag die reeds in het kader van dezelfde nationale zaak voorwerp van een
prejudiciële beslissing is geweest.
11
30. Hieruit volgt, dat wanneer een rechterlijke instantie als de Hoge Raad, alvorens
zich tot het Beneluxhof te wenden, gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid
om de opgeworpen vraag aan het Hof van Justitie voor te leggen, het gezag van
de door het Hof gegeven uitlegging een rechterlijke instantie als het Beneluxhof
kan ontslaan van haar verplichting om een zakelijk gelijke vraag te stellen
alvorens uitspraak te doen. Wanneer omgekeerd een rechterlijke instantie als de
Hoge Raad zich niet tevoren tot het Hof van Justitie heeft gewend, is een
rechterlijke instantie als het Beneluxhof gehouden de opgeworpen vraag voor te
leggen aan het Hof, waarvan de beslissing dan de Hoge Raad kan ontslaan van de
verplichting om een zakelijk gelijke vraag te stellen alvorens uitspraak te doen.
31. Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat wanneer in één van de
Lid-Staten van de Benelux in een procedure over de uitlegging van de Eenvormige
Beneluxwet op de merken een vraag over de uitlegging van de richtlijn rijst, een
rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet
vatbaar zijn voor hoger beroep, zoals zowel het Beneluxhof als de Hoge Raad er
een is, op grond van artikel 177, derde alinea, van het Verdrag gehouden is zich
tot het Hof van Justitie te wenden. Deze verplichting wordt evenwel van haar
grond beroofd en derhalve van haar inhoud ontdaan wanneer de opgeworpen
vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in het kader van dezelfde
nationale zaak voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest.
De tweede vraag
32. Met zijn tweede vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of de
artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat
wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met
zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een
wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch
eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten
bij het publiek aan te kondigen.
33. Voor de beantwoording van deze vraag dienen eerst de relevante bepalingen van
de artikelen van de richtlijn waarnaar de nationale rechter heeft verwezen, in
herinnering te worden gebracht.
34. Volgens artikel 5, lid 1, van de richtlijn, waarin de aan een merk verbonden
rechten worden genoemd, is de houder bevoegd iedere derde het gebruik van zijn
merk in het economisch verkeer te verbieden; ingevolge artikel 5, lid 3, sub d,
kan het iedere derde worden verboden het merk in advertenties te gebruiken.
35. Artikel 7, lid 1, van de richtlijn, dat betrekking heeft op de uitputting van het aan
een merk verbonden recht bepaalt, dat dit recht de houder niet toestaat het
gebruik van het merk te verbieden voor producten die onder dit merk door de
houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.
36. Vaststaat, dat waar het op grond van artikel 5 van de richtlijn aan een
merkhouder verleende recht om het gebruik van zijn merk voor producten te
verbieden, is uitgeput zodra deze door hemzelf of met zijn toestemming in de
handel zijn gebracht, dit eveneens geldt voor het recht om het merk te gebruiken
om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen.
37. Volgens de rechtspraak van het Hof moet artikel 7 van de richtlijn immers worden
uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van
goederen, in het bijzonder met inachtneming van artikel 36 (zie arrest van 11 juli
1996, gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb
e.a., Jurispr. 1996, blz. I-3457, r.o. 27), en heeft de uitputtingsregel tot doel te
12
voorkomen dat de merkhouders in staat worden gesteld de nationale markten af
te schermen, en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de Lid-Staten
bestaande prijsverschillen te bevorderen (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a.,
reeds aangehaald, r.o. 46). Indien het recht om het merk voor de aankondiging
van de verdere verhandeling te gebruiken, evenwel niet op dezelfde wijze werd
uitgeput als het recht van wederverkoop, zou wederverkoop aanzienlijk moeilijker
worden en zou de doelstelling van de in artikel 7 geformuleerde uitputtingsregel
dus in gevaar worden gebracht.
38. Bijgevolg moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat de artikelen 5 en 7
van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer van een merk
voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de
Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen
vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken
om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen.
De derde, de vierde en de vijfde vraag
39. Met zijn derde, vierde en vijfde vraag, die tezamen dienen te worden behandeld,
wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of er uitzonderingen bestaan op
de uit het antwoord op de tweede vraag voortvloeiende regel, inzonderheid
wanneer de reclamefunctie van het merk wordt bedreigd, doordat de
wederverkoper door de wijze waarop hij het merk bij het aankondigen
gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van
dat merk, en
wanneer door de wijze waarop de wederverkoper reclame maakt voor de
producten, de 'psychische‘ toestand van die producten — te weten de
allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de producten
als gevolg van de door de merkhouder onder gebruikmaking van zijn
merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame — wordt gewijzigd of verslechterd.
40. Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat volgens artikel 7, lid 2, van de richtlijn de
in lid 1 geformuleerde uitputtingsregel niet van toepassing is wanneer er voor de
merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere
verhandeling van de van het merk voorziene producten, met name wanneer de
toestand van de producten, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of
verslechterd is.
41. Derhalve moet worden nagegaan, of de door de nationale rechter bedoelde
gevallen gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn vormen,
op grond waarvan de merkhouder zich ertegen kan verzetten, dat een
wederverkoper het merk gebruikt om de verdere verhandeling van de van dit
merk voorziene producten bij het publiek aan te kondigen.
42. Dienaangaande zij er om te beginnen aan herinnerd, dat volgens de rechtspraak
van het Hof artikel 7 van de richtlijn voorziet in een sluitende regeling van het
probleem van de uitputting van het merkrecht voor producten die in de
Gemeenschap in de handel zijn gebracht, en dat het gebruik van de term ”met
name" in lid 2 erop wijst, dat het geval van wijziging of verslechtering van de
toestand van de van het merk voorziene producten slechts als voorbeeld van
gegronde redenen is genoemd (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds
aangehaald, r.o. 26 en 39). Voorts beoogt deze bepaling de fundamentele
13
belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van
goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te
brengen (arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 40).
43. Vervolgens moet worden vastgesteld, dat de aan de reputatie van het merk
toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de
zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de
verdere verhandeling van de producten die door hem of met zijn toestemming in
de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Volgens de rechtspraak van het Hof
met betrekking tot de ompakking van merkproducten, heeft de merkhouder
immers een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van
het merkrecht, om zich tegen de verhandeling van deze producten te kunnen
verzetten, indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van
het merk kan schaden (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald,
r.o. 75).
44. Hieruit volgt, dat wanneer een wederverkoper gebruik maakt van een merk om de
verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen,
het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om te worden beschermd tegen
wederverkopers die zijn merk voor reclamedoeleinden gebruiken op een wijze die
de reputatie van het merk zou kunnen schaden, moet worden afgewogen tegen
het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de betrokken producten te
kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector
gebruikelijke wijze van adverteren.
45. In een geval waar het gaat om luxueuze en prestigieuze producten, zoals het
geval dat in het hoofdgeding aan de orde is, mag de wederverkoper niet deloyaal
handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Hij moet
dus trachten te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast
doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de
betrokken producten schaadt.
46. Vaststaat evenwel ook, dat het feit dat een wederverkoper die gewoonlijk
gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde
kwaliteit zijn, voor van het merk voorziene producten gebruik maakt van de in
zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren, ook al komt deze niet
overeen met de door de merkhouder zelf of zijn erkende wederverkopers
gebruikte wijze, voor de merkhouder geen gegronde reden in de zin van artikel 7,
lid 2, van de richtlijn is om zich tegen deze reclame te verzetten, tenzij wordt
aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van
het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het
merk ernstig schaadt.
47. Dergelijke ernstige schade zou kunnen ontstaan doordat de wederverkoper
nietheeft voorkomen, dat het merk in de door hem verspreide reclamefolder werd
afgebeeld te midden van andere merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het
imago dat de merkhouder rondom zijn merk heeft weten op te bouwen.
48. Gelet op het voorgaande, moet op de derde, de vierde en de vijfde vraag worden
geantwoord, dat een merkhouder zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van
de richtlijn ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk
gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde
kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn
bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze
producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de
bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel
de reputatie van dit merk ernstig schaadt.
14
De zesde vraag
49. Met zijn zesde vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of de
artikelen 30 en 36 van het Verdrag zich ertegen verzetten, dat de houder van een
merkrecht of een auteursrecht op de voor zijn producten gebruikte flessen en
verpakkingen, met een beroep op dat merkrecht of dat auteursrecht een
wederverkoper belet voor de verdere verhandeling van die producten reclame te
maken op een wijze die voor detailhandelaren in de betrokken branche
gebruikelijk is. Voorts wil hij vernemen, of dit ook geldt indien de wederverkoper,
door de wijze waarop hij het merk in zijn reclamemateriaal gebruikt, schade
toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk, of indien de
openbaarmaking en verveelvoudiging van het merk plaatsvinden onder zodanige
omstandigheden dat aan de rechthebbende op het auteursrecht schade kan
worden toegebracht.
50. Deze vragen gaan uit van de premissen:
dat in de bedoelde gevallen de merkhouder of de rechthebbende op het
auteursrecht volgens het desbetreffende nationale recht een
wederverkoper mag verbieden reclame te maken voor de verdere
verhandeling van de producten, en
dat een dergelijk verbod een door artikel 30 van het Verdrag verboden
belemmering van het vrije verkeer van goederen vormt, tenzij dit verbod
zijn rechtvaardiging vindt in een van de in artikel 36 van dit Verdrag
genoemde gronden.
51. Anders dan Dior betoogt, is de nationale rechter terecht van oordeel, dat een
verbod als het in het hoofdgeding bedoelde een in beginsel door artikel 30
verboden maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking kan
vormen. Dienaangaande kan worden volstaan met de vaststelling, dat het volgens
het verwijzingsarrest in het hoofdgeding gaat om producten die de wederverkoper
door middel van parallelimport heeft verkregen, en dat een reclameverbod als in
het hoofdgeding is gevorderd, de verhandeling en bijgevolg de toegang tot de
markt van deze producten aanzienlijk zou bemoeilijken.
52. Derhalve moet worden nagegaan, of een verbod als in het hoofdgeding is
gevorderd, kan worden toegestaan op grond van artikel 36 van het Verdrag,
volgens hetwelk de bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 geen beletsel
vormen voor verboden of beperkingen van de invoer die gerechtvaardigd zijn uit
hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom, mits zij
geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de
handel tussen de Lid-Staten vormen.
53. Met betrekking tot de vraag inzake het recht van de merkhouder zij eraan
herinnerd, dat volgens de rechtspraak van het Hof artikel 36 van het Verdrag en
artikel 7 van de richtlijn op identieke wijze moeten worden uitgelegd (arrest
Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 40).
54. Gelet op de antwoorden op de tweede, de derde, de vierde en de vijfde vraag,
moet derhalve op dit onderdeel van de zesde vraag worden geantwoord, dat de
artikelen 30 en 36 van het Verdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat een
merkhouder zich niet ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die
gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs
15
van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op
de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling
van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat
in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat
doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt.
55. Aangaande het onderdeel van de zesde vraag dat betrekking heeft op het
auteursrecht, zij opgemerkt, dat volgens de rechtspraak van het Hof de
bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 36
mede de door het auteursrecht geboden bescherming omvat (arrest van 20
januari 1981, gevoegde zaken 55/80 en 57/80, Musik-Vertrieb membran, Jurispr.
1981, blz. 147, r.o. 9).
56. Literaire en artistieke werken kunnen commercieel worden geëxploiteerd bij wege
van publieke vertoning of bij wege van verveelvoudiging en het in omloop
brengen van de materiële dragers van deze kopieën, en de twee voornaamste
prerogatieven van de auteur, het alleenrecht van vertoning en het alleenrecht van
verveelvoudiging, worden door de verdragsbepalingen onverlet gelaten (arrest
van 17 mei 1988, zaak 158/86, Warner Brothers e.a., Jurispr. 1988, blz. 2605,
r.o. 13).
57. Bovendien blijkt uit de rechtspraak, dat de commerciële exploitatie van het
auteursrecht niet alleen een bron van inkomsten voor de rechthebbende vormt,
doch deze tevens een vorm van toezicht op de verhandeling biedt, en dat de
commerciële exploitatie van het auteursrecht in dit opzicht dezelfde problemen
oplevert als die van een ander recht van industriële of commerciële eigendom (zie
arrest Musik-Vertrieb membran, reeds aangehaald, r.o. 13). Derhalve heeft het
Hof vastgesteld, dat de auteursrechthebbende niet met een beroep op het door
het auteursrecht verleende exclusieve exploitatierecht de invoer van
geluidsdragers waarop beschermde werken zijn opgenomen, kan verhinderen of
beperken wanneer die geluidsdragers in een andere Lid-Staat door de
rechthebbende zelf of met zijn toestemming rechtmatig in het verkeer zijn
gebracht (zie arrest Musik-Vertrieb membran, reeds aangehaald, r.o. 15).
58. Gezien deze rechtspraak — en zonder dat behoeft te worden ingegaan op de
vraag, of voor hetzelfde product tegelijkertijd een beroep kan worden gedaan op
een auteursrecht en op een merkrecht — kan worden volstaan met de
vaststelling, dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding de door het
auteursrecht verleende bescherming met betrekking tot de verveelvoudiging van
de beschermde werken in het reclamemateriaal van de wederverkoper hoe dan
ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan
de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend.
59. Derhalve moet op de zesde vraag worden geantwoord, dat de artikelen 30 en 36
van het Verdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat de houder van een
merkrecht of een auteursrecht zich niet ertegen kan verzetten, dat een
wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet
noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de beschermde producten, deze
laatste op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere
verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt
aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van
deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt.
Kosten
60. De kosten door de Franse en de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd
Koninkrijk, alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens
16
indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding
in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de
procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 20 oktober 1995 gestelde vragen, verklaart voor recht:
1. Wanneer in één van de Lid-Staten van de Benelux in een procedure
over de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken
een vraag over de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG)
van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van
het merkenrecht der Lid-Staten, rijst, is een rechterlijke instantie
waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar
zijn voor hoger beroep, zoals zowel het Benelux-Gerechtshof als de
Hoge Raad der Nederlanden er een is, op grond van artikel 177,
derde alinea, EG-Verdrag gehouden zich tot het Hof van Justitie te
wenden. Deze verplichting wordt evenwel van haar grond beroofd
en derhalve van haar inhoud ontdaan wanneer de opgeworpen
vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in het kader van
dezelfde nationale zaak voorwerp van een prejudiciële beslissing is
geweest.
2. De artikelen 5 en7 van richtlijn 89/104 moeten aldus worden
uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de
houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap
in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen
vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het
merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten
bij het publiek aan te kondigen.
3. Een merkhouder kan zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2,
van richtlijn 89/104 ertegen verzetten, dat een wederverkoper die
gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet
noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk
voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector
gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze
producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt
aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval
het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk
ernstig schaadt.
4. De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd,
dat de houder van een merkrecht of een auteursrecht zich niet
ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk
gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet
noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de beschermde
producten, deze laatste op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke
wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij
het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de
bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt.
17
Rodríguez IglesiasGulmann
Ragnemalm
SchintgenMancini
Moitinho de Almeida
KapteynMurray
Edward
Puissochet
Hirsch
Jann
Sevón
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 4 november 1997.
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
18
ARREST VAN HET HOF
11 november 1997(1)
�[234s”Richtlijn 89/104/EEG — Aanpassing van de wetgevingen inzake het merkenrecht
— Verwarringsgevaar, dat associatiegevaar insluit"�[s
In zaak C-251/95,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van het
Bundesgerichtshof, in het aldaar aanhangig geding tussen
SABEL BV
en
Puma AG, Rudolf Dassler Sport,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing
van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, C. Gulmann (rapporteur), H.
Ragnemalm, M. Wathelet, kamerpresidenten, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P.
J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann en L. Sevón, rechters,
advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
Puma AG, Rudolf Dassler Sport, vertegenwoordigd door W. Hufnagel,
Patentanwalt,
de Franse regering, vertegenwoordigd door C. de Salins, onderdirecteur bij de
directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en P.
Martinet, secretaris bij die directie, als gemachtigden,
de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door A. Bos, juridisch adviseur bij het
Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,
de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll van het
Treasury Solicitor's Department als gemachtigde, bijgestaan door M. Silverleaf,
Barrister,
19
de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door J.
Grunwald, juridisch adviseur, en B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigden,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van SABEL BV, vertegenwoordigd door R. E. P. de
Ranitz, advocaat te 's-Gravenhage, de Belgische regering, vertegenwoordigd door A.
Braun, advocaat te Brussel, de Franse regering, vertegenwoordigd door P. Martinet, de
Luxemburgse regering, vertegenwoordigd door N. Decker, advocaat te Luxemburg, de
regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll, bijgestaan door
M. Silverleaf, en de Commissie, vertegenwoordigd door J. Grunwald, ter terechtzitting
van 28 januari 1997,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 april 1997,
het navolgende
Arrest
1. Bij beschikking van 29 juni 1995, ingekomen bij het Hof op 20 juli
daaraanvolgend, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 177 EG-Verdrag
een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de
Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: de
”richtlijn").
2. Deze vraag is gerezen in een geschil tussen de Nederlandse vennootschap SABEL
BV (hierna: ”SABEL") en de Duitse vennootschap Puma AG, Rudolf Dassler Sport
(hierna: ”Puma") in verband met een verzoek om inschrijving in Duitsland van het
hieronder weergegeven IR-merk 540 894
Figure
Image file SABEL.WPG with height " and width "
voor waren van onder meer de klassen 18) leder en imitaties daarvan, werken
van deze stoffen, niet onder andere klassen begrepen, tassen en handtassen, en
25) kleding, daaronder begrepen panties, kousen en sokken, riemen, sjaals,
dassen en bretels; schoeisel; hoofddeksels.
3. Puma heeft tegen de inschrijving van dit merk oppositie gedaan, stellende dat zij
houdster is van het navolgende, wegens anciënniteit prioritaire beeldmerk
Figure
Image file PUMA_2.WPG with height " and width "
dat in Duitsland onder nr. 1 106 066 is ingeschreven voor onder meer leder en
imitaties daarvan, werken van deze stoffen (tassen), en kleding.
4. Het Deutsche Patentamt achtte tussen beide merken geen overeenstemming in
merkenrechtelijke zin aanwezig en wees de oppositie af. Daarop is Puma in
beroep gekomen bij het Bundespatentgericht, dat haar ten dele in het gelijk
20
stelde. Naar zijn oordeel bestond er overeenstemming tussen de merken wat
betreft de SABEL-producten behorende tot de klassen 18 en 25, die als gelijk of
gelijksoortig aan de door het merk van Puma gedekte producten waren te
beschouwen. Vervolgens heeft SABEL beroep in ”Revision" bij het
Bundesgerichtshof ingesteld tegen deze afwijzing van haar verzoek.
5. Naar het voorlopig oordeel van het Bundesgerichtshof, is in casu gezien de tot
dusver in het Duitse recht gehanteerde beginselen ter beoordeling van het
verwarringsgevaar, merkenrechtelijk geen sprake van een dergelijk gevaar.
6. Dit voorlopige oordeel berust op de volgende overwegingen:
Ter beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van
de totaalindruk van de betrokken tekens. Het is niet toelaatbaar, een
bestanddeel uit het geheel los te maken en het verwarringsgevaar alleen
voor dit bestanddeel te onderzoeken. Niettemin kan aan een afzonderlijk
bestanddeel een bijzondere onderscheidingskracht voor het teken in zijn
geheel worden toegekend, zodat in geval van overeenstemming van een
ander teken met het aldus als geheel gekenmerkte teken gevaar voor
verwarring kan worden aangenomen. Ook in dat geval moeten de twee
tekens evenwel in hun geheel worden vergeleken en niet enkel de
afzonderlijke (kenmerkende) bestanddelen.
Een teken kan hetzij van huis uit, hetzij wegens het aanzien van het merk
bij het publiek, een bijzondere onderscheidingskracht hebben. Het
verwarringsgevaar neemt toe naarmate de onderscheidingskracht van het
teken groter is. In casu is ter zake evenwel niets gesteld en dient derhalve
bij de beoordeling van de gelijkenis van de twee betrokken merken te
worden uitgegaan van een normale onderscheidingskracht van het oudere
merk.
De beoordeling van de vraag, of een bestanddeel kenmerkend is voor het
teken in zijn geheel, behoort in wezen tot de bevoegdheid van de
feitenrechter, met inachtneming evenwel van de systematische beginselen
en de ervaringsregels. Het Bundespatentgericht heeft geen blijk gegeven
van een onjuiste rechtsopvatting door de betekenis van het grafische
bestanddeel van het merk van SABEL te benadrukken en het tekstuele
bestanddeel van ondergeschikt belang te achten.
Bij grafische bestanddelen van beschrijvende aard en met een geringe
verbeeldingsvolle inhoud moeten evenwel strenge eisen aan het
verwarringsgevaar worden gesteld. De grafische voorstelling van een
springende roofkat betreft een aan de natuur ontleend motief en geeft de
voor deze dieren typische sprong weer. De bijzonderheden van de
afbeelding van de springende roofkat in het merk van Puma, zoals de
weergave in silhouet, ontbreken bij het merk van SABEL. De inhoudelijke
overeenstemming tussen het grafische bestanddeel van beide tekens kan derhalve grond voor het aannemen van verwarringsgevaar opleveren.
7. Het Bundesgerichtshof verkeert evenwel in twijfel, welke betekenis bij de
beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden toegekend aan de
begripsinhoud van merken (in casu een ”springende roofkat"), een vraagstuk dat
met name voortvloeit uit de onduidelijke formulering van artikel 4, lid 1, sub b,
van de richtlijn, dat bepaalt dat dit gevaar de mogelijkheid van associatie met het
oudere merk omvat. Het vraagt zich dan ook af, of alleen al het verband dat het
21
publiek tussen beide merken zou kunnen leggen via het begrip ”roofkat",
rechtvaardigt om in Duitsland aan het merk van SABEL bescherming te ontzeggen
voor de waren die gelijksoortig zijn aan die welke door het prioritaire merk van
Puma worden gedekt.
8. De richtlijn, die in Duitsland is omgezet bij het Gesetz über den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (BGBl. I, blz. 3082),
bepaalt in artikel 4, lid 1, sub b:
22
8;1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden
nietig verklaard:
a) (...)
b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking
heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek
verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het
oudere merk."
9. In de tiende alinea van de considerans van de richtlijn wordt het volgende
opgemerkt:
”Overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming,
waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te
waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of
diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk
overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het
begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet
worden uitgelegd: dat het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt
en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in
hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken van
de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de
geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt; dat
de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het
bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze
richtlijn geen betrekking heeft."
10. Het Bundesgerichtshof heeft besloten, de behandeling van de zaak op te schorten
totdat het Hof uitspraak zou hebben gedaan op de navolgende prejudiciële vraag
over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-
Staten:
”Is het voor het aannemen van verwarringsgevaar tussen een uit een woord en
een afbeelding samengesteld teken en een enkel uit een afbeelding bestaand
teken, dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren en geen bijzondere
bekendheid bij het publiek geniet, voldoende, dat beide afbeeldingen naar hun
begripsinhoud (in casu: een springende roofkat) met elkaar overeenstemmen?
Welke betekenis moet in dit verband worden gehecht aan de bewoordingen van
de richtlijn, volgens welke het gevaar voor verwarring de mogelijkheid van
associatie met het oudere merk omvat?"
11. Met zijn vraag wil het Bundesgerichtshof in wezen weten, of het criterium ”gevaar
voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere
merk", als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden
uitgelegd, dat reeds indien het publiek twee merken met elkaar zou kunnen
associëren op grond van hun overeenstemmende begripsinhoud, gevaar voor
verwarring in de zin van deze bepaling behoort te worden aangenomen, wanneer
het ene merk bestaat uit een combinatie van een woord en een afbeelding, en het
andere, voor dezelfde of soortgelijke waren ingeschreven merk enkel uit een
afbeelding bestaat en geen bijzondere bekendheid bij het publiek geniet.
23
12. Artikel 4 van de richtlijn, waarin aanvullende gronden van weigering of nietigheid
betreffende strijd met oudere rechten zijn gedefinieerd, bepaalt in lid 1, sub b, dat
er strijdigheid bestaat tussen een merk met een ouder merk, wanneer wegens de
identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor aangeduide
waren of diensten bij het publiek verwarring kan ontstaan, daaronder begrepen de
mogelijkheid van associatie tussen de twee merken.
13. In wezen identieke bepalingen zijn overigens te vinden in artikel 5, lid 1, sub a en
b, van de richtlijn, dat de gevallen regelt waarin de merkhouder het gebruik van
identieke of gelijksoortige tekens aan derden kan verbieden, alsmede in de
artikelen 8, lid 1, sub b, en 9, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de
Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz.
1).
14. De Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse regering hebben erop gewezen,
dat het begrip ”associatiegevaar" op hun aandringen in de genoemde bepalingen
van de richtlijn is opgenomen, opdat deze op dezelfde wijze kunnen worden
uitgelegd als artikel 13 A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarin
ter afbakening van de omvang van het door het merk verleende uitsluitende recht
niet het verwarringsgevaar, maar het begrip overeenstemming als maatstaf wordt
gebruikt.
15. Zij verwijzen naar een arrest van het Benelux-Gerechtshof, volgens hetwelk van
overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer — mede
gezien de omstandigheden van het gegeven geval, en met name de
onderscheidende kracht van het merk — merk en teken, elk in zijn geheel en in
onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige
gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die
met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk
worden gewekt (arrest van 20 mei 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jurispr.
1983, deel 4, blz. 36). Deze rechtspraak berust op de gedachte, dat wanneer een
teken associaties met een merk kan opwekken, het publiek tussen het teken en
dat merk een verband zal leggen. Een dergelijk verband kan schadelijk zijn voor
het oudere merk, niet alleen wanneer daardoor de gedachte aan gelijke of
verwante herkomst van de waren kan worden opgeroepen, maar eveneens
wanneer geen verwarringsgevaar tussen teken en merk bestaat.
Associatiemogelijkheden tussen een teken en een merk kunnen namelijk, omdat
de waarneming van het teken vaak onbewust de herinnering aan het merk
oproept, de ”goodwill" van het oudere merk overhevelen naar het teken en aldus
het imago van dit merk verwateren.
16. Volgens de genoemde regeringen omvat het associatiegevaar derhalve drie
situaties: in de eerste plaats het geval, dat het publiek het teken en het betrokken
merk met elkaar verwart (direct verwarringsgevaar); in de tweede plaats het
geval, dat het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en
het merk en ze met elkaar verwart (indirect verwarringsgevaar of
associatiegevaar); in de derde plaats het geval, dat het publiek een verband ziet
tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de
herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar
worden verward (associatiegevaar in eigenlijk zin).
17. Onderzocht dient derhalve te worden, of — zoals de genoemde regeringen stellen
— artikel 4, lid 1, sub b, toepassing kan vinden ingeval geen direct of indirect
verwarringsgevaar bestaat, maar alleen associatiegevaar in eigenlijke zin. Een
dergelijke uitlegging van de richtlijn wordt door zowel de regering van het
Verenigd Koninkrijk als de Commissie bestreden.
24
18. In zoverre dient eraan te worden herinnerd, dat artikel 4, lid 1, sub b, van de
richtlijn slechts toepassing kan vinden, indien wegens de identiteit of
gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of
diensten ”bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid
van associatie met het oudere merk". Blijkens deze formulering is het
begripassociatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar
dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar
formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen
verwarring kan ontstaan.
19. Deze uitlegging vindt eveneens steun in de tiende overweging van de considerans
van de richtlijn, waar wordt gezegd, dat ”het gevaar van verwarring (...) de
grondslag voor de bescherming vormt".
20. De in rechtsoverweging 18 van dit arrest gegeven uitlegging wordt niet weerlegd
door de artikelen 4, leden 3 en 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn, op grond
waarvan de houder van een bekend merk, zelfs indien de betrokken waren niet
gelijksoortig zijn, het gebruik zonder geldige reden van identieke of
overeenstemmende tekens kan verbieden zonder dat een verwarringsgevaar
behoeft te worden bewezen.
21. Anders dan artikel 4, lid 1, sub b, zijn voormelde bepalingen namelijk uitsluitend
van toepassing op merken die bekend zijn, en wel op voorwaarde dat door het
gebruik zonder geldige reden van het andere merk ongerechtvaardigd voordeel
wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan hun onderscheidend vermogen
of reputatie.
22. Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is, zoals in rechtsoverweging 18 van dit
arrest is aangegeven, niet toepasselijk indien geen verwarring bij het publiek kan
ontstaan. In dit verband blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de
richtlijn, dat het verwarringsgevaar ”van vele factoren afhangt en met name van
de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een
associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken [, en] van de mate
van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde
waren of diensten". Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden
beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het
concrete geval.
23. Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige
gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt
opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en
dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van
de richtlijn, dat ”bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de
mogelijkheid van associatie", speelt de indruk die bij de gemiddelde consument
van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de
globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu
neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende
details ervan.
24. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van
het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een
begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen
met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen
ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens
zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.
25
25. In omstandigheden echter als die van het hoofdgeding, waarin het oudere merk
geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat uit een afbeelding met weinig
suggestieve elementen, volstaat een louter begripsmatige gelijkenis tussen de
merken niet om verwarringsgevaar te scheppen.
26. Mitsdien moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord, dat het criterium
”gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het
oudere merk", als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet
worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet
reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun
overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren.
Kosten
27. De kosten door de Belgische, de Franse, de Luxemburgse en de Nederlandse
regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie van
de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de
partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door Bundesgerichtshof bij beschikking van 29 juni 1995
gestelde vraag, verklaart voor recht:
Het criterium ”gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van
associatie met het oudere merk", als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van
de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten moet
aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze
bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee
merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou
kunnen associëren.
Rodríguez IglesiasGulmann
Ragnemalm
WatheletMancini
Moitinho de Almeida
KapteynMurray Edward
Puissochet
HirschJann
Sevón
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 november 1997.
De griffier
26
De president
R. Grass
27
ARREST VAN HET HOF
29 september 1998 (1)
„Merkenrecht — Verwarringsgevaar — Soortgelijkheid van waren of diensten”
In zaak C-39/97,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van het Bundesgerichtshof (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen
Canon Kabushiki Kaisha
en
Metro-Goldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe Communications Corporation,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, C. Gulmann (rapporteur), H.
Ragnemalm, M. Wathelet en R. Schintgen, kamerpresidenten, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann en L. Sevón, rechters,
advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
— Canon Kabushiki Kaisha, vertegenwoordigd door G. Jordan, advocaat te Karlsruhe,
— Metro-Goldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe Communications Corporation, vertegenwoordigd door W.-W. Wodrich, advocaat te Essen,
— de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger, onderdirecteur bij
de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en P. Martinet, secretaris buitenlandse zaken bij deze directie, als gemachtigden,
— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza, hoofd van de dienst
diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato,
— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll van het
Treasury Solicitor's Department als gemachtigde, en D. Alexander, barrister, en
28
— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door J.
Grunwald, juridisch adviseur, en B. J. Drijber, lid van de juridische dienst, als gemachtigden,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van Canon Kabushiki Kaisha, vertegenwoordigd
door A. Rinkler, advocaat te Karlsruhe, Metro-Goldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe
Communications Corporation, vertegenwoordigd door W.-W. Wodrich en J. K. Zenz,
Patentanwalt te Essen, de Franse regering, vertegenwoordigd door A. de Bourgoing,
chargé de mission bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse
zaken, als gemachtigde, de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door O. Fiumara, de
regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door D. Alexander, en de Commissie, vertegenwoordigd door J. Grunwald, ter terechtzitting van 20 januari 1998,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 april 1998,
het navolgende
Arrest
1.
Bij beschikking van 12 december 1996, ingekomen bij het Hof op 28 januari
1997, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 177 EG-Verdrag een
prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de
Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz 1, hierna:
„richtlijn”).
2.
Deze vraag is gerezen in een geding tussen de Japanse vennootschap Canon
Kabushiki Kaisha (hierna: „CKK”) en de Amerikaanse vennootschap Metro-
Goldwyn-Mayer Inc., voorheen Pathe Communications Corporation, (hierna:
„MGM”) naar aanleiding van het in 1986 door laatstgenoemde in Duitsland
ingediende verzoek om inschrijving van het woordmerk „CANNON” ter aanduiding
van de volgende waren en diensten: „op videocassettes opgenomen films
(videofilmcassettes); productie, verhuur en projectie van films voor bioscoop en
televisie-omroep”.
3.
CKK verzette zich op grond van § 5, lid 4, sub 1, van het Warenzeichengesetz
(oude merkenwet, hierna: „WZG”) bij het Deutsche Patentamt (Duits
octrooibureau) tegen dit verzoek. Haars inziens maakte het inbreuk op haar eigen
— oudere — woordmerk „Canon”, dat in Duitsland onder meer is ingeschreven
voor de volgende waren: „foto- en filmcamera's en -projectoren; apparatuur voor
televisie-opname en -registratie, apparatuur voor televisie-uitzendingen,
apparatuur voor de ontvangst en weergave van televisiebeelden, daaronder
begrepen apparatuur voor opname en weergave van televisiebeelden op band en
plaat”.
4.
29
Na een eerste onderzoek stelde het Deutsche Patentamt vast, dat er sprake
was van overeenstemming tussen beide merken, en weigerde de inschrijving,
omdat de respectieve waren en diensten gelijksoortig waren in de zin van § 5, lid
4, sub 1, WZG. Na een tweede onderzoek werd dit besluit nietig verklaard en het
verzet ongegrond verklaard wegens het ontbreken van gelijksoortigheid.
5.
Het Bundespatentgericht verwierp het beroep van CKK tegen dit laatste besluit,
omdat de betrokken waren en diensten naar zijn oordeel niet gelijksoortig waren
in de zin van § 5, lid 4, sub 1, WZG. Het verklaarde, dat van gelijksoortigheid
alleen sprake kan zijn, indien de waren of diensten wegens hun economisch
belang en de wijze waarop zij worden gebruikt, en met name wat de gebruikelijke
productie- en verkoopplaatsen betreft, dusdanige overeenkomsten vertonen, dat
bij de gemiddelde koper de indruk kan worden gewekt, dat zij van dezelfde
onderneming afkomstig zijn, voor zover overeenstemmende of als zodanig op te
vatten onderscheidende tekens worden gebruikt. Volgens het Bundespatentgericht
was aan deze voorwaarde niet voldaan.
6.
Tegen deze uitspraak van het Bundespatentgericht stelde CKK hogere
voorziening in bij het Bundesgerichtshof.
7.
In zijn verwijzingsbeschikking merkt het Bundesgerichtshof om te beginnen op,
dat de zaak moet worden beslist met inachtneming van het Markengesetz (nieuwe
Duitse merkenwet, in werking getreden op 1 januari 1995), waarbij de richtlijn in
Duits recht is omgezet en waarvan § 9, lid 1, sub 2, overeenkomt met artikel 4,
lid 1, sub b, van de richtlijn.
8.
Laatstbedoelde bepaling luidt als volgt:
„1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden
nietig verklaard:
(...)
b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien
daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.”
9.
Ter toelichting van de context en het belang van de gestelde vraag overweegt
het Bundesgerichtshof het volgende:
30
— in casu staat vast, dat de twee merken „CANNON” en „Canon” auditief gelijk
zijn en dat „Canon” een bekend merk is; verder heeft het Bundespatentgericht
vastgesteld, dat in de opvatting van het publiek „op videocassettes opgenomen
films (videofilmcassettes)” en „opname- en weergave-apparatuur voor
videobanden (videorecorders)” niet van dezelfde producent afkomstig zijn;
— het Bundespatentgericht heeft overeenkomstig de beginselen van het WZG
geen betekenis toegekend aan de gelijkheid van de tekens en aan de bekendheid van het merk van CKK;
— omdat thans het Markengesetz van toepassing is, dient te worden
vastgesteld, welke criteria moeten worden gehanteerd bij de uitlegging van het
begrip „soortgelijke waren of diensten” in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn;
— wordt in casu wegens het ontbreken van soortgelijkheid van de waren of
diensten waarop beide merken betrekking hebben, de bekendheid van het oudere
merk buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van het verwarringsgevaar,
dan kan de vordering van CKK op grond van de vaststellingen van het Bundespatentgericht niet slagen;
— artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn zou evenwel ook aldus kunnen worden
uitgelegd, dat de bekendheid van het oudere merk niet alleen de onderscheidingskracht van het merk als zodanig versterkt, maar er ook toe
leidt, dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten
waarop de merken betrekking hebben, de opvatting van het publiek over de
plaats van herkomst („Herkunftsstätte”) van de waren of diensten buiten beschouwing wordt gelaten;
— volgens de rechtsleer kan bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in de
zin van het Markengesetz de soortgelijkheid van de waren in correlatie worden
gebracht met de mate van overeenstemming van de desbetreffende tekens en de
onderscheidingskracht van het te beschermen merk, in dier voege, dat de
soortgelijkheid van waren minder gewicht toekomt naarmate de tekens meer gelijkenis vertonen en de onderscheidingskracht van het eisende merk groter is.
10.
Ten slotte merkt het Bundesgerichtshof op, dat het praktisch belang van de
uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn des te groter is, omdat de
relatieve weigeringsgrond voor inschrijving genoemd in § 9, lid 1, sub 3, van het
Markengesetz — dat uitvoering geeft aan de in artikel 4, lid 4, sub a, van de
richtlijn geregelde mogelijkheid voor de lidstaten om met loslating van de eis dat
het soortgelijke waren of diensten betreft, bekende merken een verdergaande
bescherming te bieden — niet in de nationale oppositieprocedure kan worden
ingeroepen, doch enkel voor de gewone rechter in het kader van een vordering tot
doorhaling of een inbreukvordering.
11.
Op grond van deze overwegingen heeft het Bundesgerichtshof de behandeling
van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:
31
„Dient bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop
beide merken betrekking hebben, het onderscheidend vermogen, meer bepaald
de bekendheid van het oudere merk (op het voor de anciënniteit van het jongere
merk bepalende tijdstip) in aanmerking te worden genomen, met name in dier
voege, dat
gevaar van verwarring in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn
89/104/EEG ook moet worden aangenomen, wanneer de betrokken waren of
diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst (.Herkunftsstätten‘) hebben?”
12.
Met het eerste gedeelte van zijn vraag wenst het Bundesgerichtshof in wezen
te vernemen, of artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden
uitgelegd, dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk, en meer
bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de
beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben,
voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen.
13.
CKK, de Franse en de Italiaanse regering alsook de Commissie beantwoorden
deze vraag in hoofdzaak bevestigend.
14.
MGM en de regering van het Verenigd Koninkrijk menen daarentegen, dat de
soortgelijkheid van de waren of diensten objectief en autonoom, dus ongeacht de
onderscheidingskracht en de bekendheid van het oudere merk, moet worden
beoordeeld.
15.
Dienaangaande zij er in de eerste plaats aan herinnerd, dat in de tiende
overweging van de considerans van de richtlijn wordt gesteld, „dat de door het
ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het
merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk
gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming
ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten
soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar
van verwarring moet worden uitgelegd: dat het gevaar van verwarring, dat van
vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt,
van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of
ingeschreven teken [en]
van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt”.
16.
In de tweede plaats zij opgemerkt, dat volgens de rechtspraak van het Hof het
verwarringsgevaar, dat een voorwaarde is voor de toepassing van artikel 4, lid 1,
32
sub b, van de richtlijn, globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van
alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest van 11 november
1997, Sabel, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22).
17.
De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere
onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name
tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of
diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van
soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door
een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De
onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende
overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het
begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden
uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de
bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming
tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de
desbetreffende waren of diensten.
18.
Verder blijkt uit de rechtspraak van het Hof, dat het verwarringsgevaar des te
groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is
(arrest Sabel, reeds aangehaald, punt 24). Aangezien artikel 4, lid 1, sub b, van
de richtlijn voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar
voorverwarring vereist, genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun
bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een
ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.
19.
Hieruit volgt, dat er bij de toepassing van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn
aanleiding kan zijn om, ondanks een geringe mate van soortgelijkheid van de
desbetreffende waren of diensten, de inschrijving van een merk te weigeren,
wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote
onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft.
20.
Tegen deze uitlegging voerden MGM en de regering van het Verenigd
Koninkrijk aan, dat de inschrijvingsprocedure langer zou kunnen gaan duren,
wanneer bij het onderzoek van de soortgelijkheid van de waren of diensten
rekening moet worden gehouden met de mate van onderscheidingskracht van het
oudere merk. De Franse regering verklaarde daarentegen, dat haar ervaring leert,
dat de inaanmerkingneming van deze factor bij het soortgelijkheidsonderzoek de
inschrijvingsprocedure niet onnodig vertraagt of ingewikkeld maakt.
21.
Gesteld dat deze uitlegging al tot gevolg zou kunnen hebben, dat de
inschrijvingsprocedure aanzienlijk wordt vertraagd, dan nog kan dit niet als
beslissende factor voor de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn
33
worden aangemerkt. Om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur moet er
hoe dan ook voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het
gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten.
22.
Niettemin moet voor de toepassing van artikel 4, lid 1, sub b, ook wanneer er
sprake is van een gelijkenis met een merk met een bijzonder grote
onderscheidingskracht, nog altijd het bewijs worden geleverd, dat de
desbetreffende waren of diensten soortgelijk zijn. Anders dan bijvoorbeeld artikel
4, lid 4, sub a, dat uitdrukkelijk betrekking heeft op waren of diensten die niet
soortgelijk zijn, bepaalt artikel 4, lid 1, sub b, immers, dat een verwarringsgevaar
veronderstelt dat er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren of producten.
23.
Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten
moet, zoals de Franse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de
Commissie hebben betoogd, rekening worden gehouden met alle relevante
factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn
onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.
24.
Gelet op het voorgaande, moet op het eerste gedeelte van de prejudiciële
vraag worden geantwoord, dat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet
worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer
bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de
beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben,
voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen.
25.
Met het tweede gedeelte van zijn vraag wenst het Bundesgerichtshof in wezen
te vernemen, of van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b,
van richtlijn ook sprake kan zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de
mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst („Herkunftsstätten”)
hebben.
26.
Van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn
is sprake, wanneer het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de
betrokken waren of diensten.
27.
Blijkens artikel 2 van de richtlijn moet een merk immers de waren of diensten
van een onderneming kunnen onderscheiden; verder wordt in de tiende
overweging van de considerans van de richtlijn gesteld, dat met de door het merk
34
verleende bescherming met name wordt beoogd het merk als aanduiding van
herkomst te waarborgen.
28.
Voorts is volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin
gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de
gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in
dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van
andere herkomst kan onderscheiden; om zijn rol van essentieel onderdeel van het
stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen, te kunnen
vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle van dat merk voorziene
waren of diensten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde
onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (zie,
onder meer, arrest van 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punten 14 en 13).
29.
Derhalve is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b
van de richtlijn, wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of
diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch
verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie, in deze zin, arrest Sabel, reeds
aangehaald, punten 16-18). Het enkele bewijs, dat bij het publiek geen
verwarring kan ontstaan omtrent de plaats waar de betrokken waren worden
vervaardigd of de diensten worden verricht, volstaat dus niet om dit
verwarringsgevaar uitgesloten te achten, zoals de advocaat-generaal in punt 30
van zijn conclusie opmerkt.
30.
Op het tweede gedeelte van de gestelde vraag moet dus worden geantwoord,
dat van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn
ook sprake kan zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van
het publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben. Dit verwarringsgevaar
moet evenwel uitgesloten worden geacht, indien niet blijkt, dat het publiek kan
menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in
voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
Kosten
31.
De kosten door de Franse en de Italiaanse regering, de regering van het
Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij
het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien
van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident
te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te
beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
35
uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij beschikking van 12
december 1996 gestelde vraag, verklaart voor recht:
Artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten moet aldus worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht
van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in
aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of
diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen.
Van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van
richtlijn 89/104 kan ook sprake zijn, wanneer de betrokken waren of
diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van
herkomst hebben. Dit verwarringsgevaar moet evenwel uitgesloten
worden geacht, indien niet blijkt, dat het publiek kan menen, dat de
betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in
voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
Rodríguez Iglesias
Gulmann
Ragnemalm
Wathelet
Schintgen
Kapteyn
Murray
Edward
Hirsch
Jann
Sevón
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 29 september 1998.
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
36
ARREST VAN HET HOF
23 februari 1999 (1)
„Merkenrichtlijn — Ongeoorloofd gebruik van BMW-merk in advertenties van
garagehouder”
In zaak C-63/97,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van de Hoge Raad
der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen
Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV
en
R. K. Deenik,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 5 tot en met 7 van
richtlijn 89/104/EEG: Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, P. J. G. Kapteyn, J.-P.
Puissochet en P. Jann, kamerpresidenten, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet en R. Schintgen, rechters,
advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
— Bayerische Motorenwerke AG (BMW) en BMW Nederland BV, vertegenwoordigd door G. van der Wal, advocaat te Brussel, en H. Ferment, advocaat te 's-Gravenhage,
— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza, hoofd van de dienst
diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato,
— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll van het
Treasury Solicitor's Department als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, Barrister,
— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde,
gezien het rapport ter terechtzitting,
37
gehoord de mondelinge opmerkingen van Bayerische Motorenwerke AG (BMW) en BMW
Nederland BV, vertegenwoordigd door G. van der Wal; R. K. Deenik, vertegenwoordigd
door J. L. Hofdijk, advocaat te 's-Gravenhage; de regering van het Verenigd Koninkrijk,
vertegenwoordigd door S. Ridley van het Treasury Solicitor's Department als
gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, en de Commissie, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, ter terechtzitting van 13 januari 1998,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 april 1998,
het navolgende
Arrest
1.
Bij arrest van 7 februari 1997, binnengekomen bij het Hof op 13 februari
daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 EG-
Verdrag vijf prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 5
tot en met 7 van richtlijn 89/104/EEG: Eerste richtlijn van de Raad van 21
december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
2.
Die vragen zijn gerezen in een geding dat de Duitse vennootschap Bayerische
Motorenwerke AG (BMW) en de Nederlandse vennootschap BMW Nederland BV
(hierna: „BMW AG” respectievelijk „BMW BV”, en, gezamenlijk, „BMW”) hebben
aangespannen tegen Deenik, een te Almere (Nederland) woonachtige
garagehouder, ter zake van de reclame die hij voor de verkoop van tweedehands
automobielen van het merk BMW alsmede voor de reparatie en het onderhoud
van automobielen van dat merk maakt.
3.
Artikel 5 van de richtlijn, dat de aan het merk verbonden rechten betreft,
bepaalt:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat
de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk
ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder
geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of
38
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het
merk.
3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
4. Indien op grond van het recht van de lidstaat het gebruik van een teken,
overeenkomstig lid 1, onder b), en lid 2, vóór de datum waarop de bepalingen die
noodzakelijk zijn om aan deze richtlijn te voldoen, in de betrokken lidstaat van
kracht worden, niet kon worden verboden, kan het aan het merk verbonden recht niet worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen.
5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat betreffende
bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van
waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
4.
Artikel 6 van de richtlijn, betreffende de beperking van de aan het merk
verbonden rechtsgevolgen, bepaalt onder meer:
„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te
verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
(...)
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
5.
Artikel 7 van de richtlijn, betreffende de uitputting van het aan het merk
verbonden recht, luidt:
„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik
daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.
2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen
zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name
39
wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd
of verslechterd is.”
6.
BMW AG brengt in tal van landen, en sinds 1930 in de Benelux, door haar
vervaardigde automobielen in de handel, waarvoor zij bij het Benelux
Merkenbureau het woordmerk BMW en twee figuurmerken voor onder meer
motoren, automobielen alsmede onderdelen van en toebehoren voor motoren en
automobielen heeft gedeponeerd (hierna: „BMW-merk”).
7.
BMW AG verkoopt haar automobielen via een net van dealers. In Nederland
controleert zij het net met behulp van BMW BV. De dealers mogen voor hun
bedrijfsuitoefening het BMW-merk gebruiken, doch zij dienen bij de door hen
verleende service en garantie alsmede bij de verkoopbevordering de hoge kwaliteitsnormen te respecteren die BMW noodzakelijk acht.
8.
Deenik, een garagehouder, heeft zich gespecialiseerd in de verkoop van
tweedehands automobielen van het merk BMW alsmede in de reparatie en het
onderhoud van automobielen van dit merk. Hij is niet aangesloten bij het
dealernet van BMW.
9.
In het hoofdgeding stelt BMW, dat Deenik in het kader van zijn
bedrijfsuitoefening in advertenties ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van het
BMW-merk of althans van daarmee overeenstemmende tekens. Op die grond
heeft zij bij dagvaarding van 21 februari 1994 voor de Rechtbank te Zwolle
gevorderd Deenik onder meer te verbieden, in advertenties, reclame-uitingen of
andere aankondigingen dan wel op enige andere wijze voor of in verband met zijn
onderneming gebruik te maken van het BMW-merk of van enig daarmee
overeenstemmend teken, alsmede hem te veroordelen tot betaling van
schadevergoeding. BMW beroept zich op haar rechten krachtens artikel 13A van
de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals die ten tijde van de feiten gold.
10.
De Rechtbank oordeelde, dat een aantal uitlatingen van Deenik in zijn
advertenties ongeoorloofd gebruik van het BMW-merk opleverde, omdat die
uitlatingen de indruk konden wekken dat zij afkomstig waren van een
onderneming die gerechtigd was dit merk te voeren, dat wil zeggen een
onderneming die deel uitmaakt van het dealernet van BMW. De Rechtbank
verbood hem daarom het BMW-merk aldus te gebruiken. Naar het oordeel van de
Rechtbank mocht Deenik echter wel in advertenties uitlatingen bezigen als
„reparaties en onderhoud van BMW”, omdat daarin op voldoende duidelijke wijze
tot uiting kwam dat deze uitlating alleen betrekking had op waren van het merk
BMW. Voorts achtte de Rechtbank uitlatingen geoorloofd als „specialist in BMW” of
„gespecialiseerd in BMW”, op grond dat door BMW niet was betwist dat Deenik
40
specialistische ervaring in BMW's had, en het niet aan BMW stond uit te maken
wie zich specialist in BMW's mocht noemen. De Rechtbank wees de door BMW
ingestelde schadevordering af.
11.
BMW is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te Arnhem
en heeft onder meer een verklaring voor recht gevorderd, dat Deenik, door in
advertenties uitlatingen te doen als „reparaties en onderhoud van BMW” en zich
voor te doen als „specialist in BMW” of „gespecialiseerd in BMW”, inbreuk maakt
op haar merkrechten. Het Gerechtshof heeft het vonnis van de Rechtbank
bekrachtigd, waarna BMW op 10 november 1995 tegen dit arrest cassatieberoep
bij de Hoge Raad heeft ingesteld.
12.
Onder deze omstandigheden heeft de Hoge Raad de behandeling van de zaak
geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:
„1) Zijn, nu de richtlijn voor wat betreft de aan het merk verbonden rechten
enkel met het oog op het in lid 4 van artikel 5 omschreven geval een bepaling van
overgangsrecht inhoudt, de lidstaten voor het overige vrij te dier zake regelingen
te geven, of brengen het gemeenschapsrecht in het algemeen dan wel doel en
strekking van de richtlijn in het bijzonder mee dat zij dienaangaande niet
volkomen vrij zijn, maar zich aan bepaalde beperkingen, en zo ja, welke, hebben
te houden?
2) Indien iemand zonder toestemming van de merkhouder gebruik maakt van
diens uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij
a) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht met betrekking tot de
waren die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dat merk in
het verkeer zijn gebracht, dan wel
b) specialist respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot zulke waren,
is dan in het systeem van artikel 5 van de richtlijn sprake van:
i) gebruik van het merk voor dezelfde waren als die waarvoor het is
ingeschreven, als bedoeld in lid 1 van artikel 5, sub a);
ii) gebruik van dat merk voor diensten dat heeft te gelden als gebruik van
het merk in de zin van lid 1 van artikel 5, sub a), dan wel als gebruik van het
merk als bedoeld in lid 1 van artikel 5, sub b), aangenomen dat gezegd kan
worden dat soortgelijkheid bestaat tussen deze diensten en de waren waarvoor het merk is ingeschreven;
iii) gebruik van het merk als bedoeld in artikel 5, lid 2; of
iv) gebruik van het merk als bedoeld in artikel 5, lid 5?
3) Maakt het voor de beantwoording van vraag 2 verschil of het gaat om aankondiging a) dan wel om aankondiging b)?
41
4) Maakt het, mede gezien het bepaalde in artikel 7 van de richtlijn, voor de
vraag of de merkhouder zich tegen gebruik van zijn uitsluitend voor bepaalde
waren ingeschreven merk kan verzetten, verschil of sprake is van gebruik als bedoeld in vraag 2), sub i), ii), iii) dan wel iv)?
5) Kan de merkhouder, aangenomen dat in beide of in één van de in de aanhef
van vraag 2) omschreven gevallen, sprake is van gebruik van zijn merk in de zin
van artikel 5, eerste lid, hetzij sub a), hetzij sub b), zich enkel tegen dat gebruik verzetten, wanneer degene die aldus van het merk
gebruik maakt, daarmee de indruk wekt dat zijn onderneming behoort tot de
organisatie van de merkhouder, of kan hij zich ook tegen dat gebruik verzetten,
indien de gerede kans bestaat dat door de wijze waarop het merk voor deze
aankondigingen wordt gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het
merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor
de eigen onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde
kwaliteitssuggestie?”
De eerste vraag
13.
Om te beginnen moet het feitelijk en juridisch kader worden gepreciseerd, dat
aan deze vraag ten grondslag ligt.
14.
Blijkens beschikking 92/10/EEG van de Raad van 19 december 1991 tot
verschuiving van de datum van tenuitvoerlegging van de nationale
toepassingsbepalingen van richtlijn 89/104 (PB 1992, L 6, blz. 35) moesten de
lidstaten de richtlijn uiterlijk op 31 december 1992 hebben omgezet. De regels
voorde aanpassing van de Eenvormige Beneluxwet op de merken aan de richtlijn
zijn krachtens het Benelux-protocol van 2 december 1992 echter pas op 1 januari
1996 in werking getreden (hierna: „gewijzigde Beneluxwet”, en, voor de versie
geldend vóór de aanpassing, „oude Beneluxwet”).
15.
Het hoofdgeding, dat een geschil tussen particulieren betreft, is ingesteld na
afloop van de termijn die in beschikking 92/10 voor de inwerkingtreding van de
nationale toepassingsbepalingen van de richtlijn was voorzien, maar vóór de
inwerkingtreding van de gewijzigde Beneluxwet. Het cassatieberoep bij de Hoge
Raad is eveneens vóór die datum ingesteld.
16.
De advocaat-generaal bij de Hoge Raad is in zijn conclusie daarom ingegaan op
de vraag, of de Hoge Raad op de bij hem aanhangige zaak de regels van de oude
Beneluxwet moet toepassen zoals die op de datum waarop het geding bij de
Rechtbank aanhangig was gemaakt en op de datum van instelling van het
cassatieberoep van kracht waren, dan wel of hij juist de regels van de gewijzigde
Beneluxwet moet toepassen zoals die op de datum van de uitspraak van zijn
arrest gelden. Onverminderd de regel, dat de nationale wet, indien de voor de
omzetting van een richtlijn bepaalde datum eenmaal is verstreken, zoveel
42
mogelijk in overeenstemming met de richtlijn moet worden uitgelegd, heeft hij
zich op het standpunt gesteld, dat de Hoge Raad naar analogie van artikel 74, lid
4, van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek de oude Beneluxwet moet
toepassen.
17.
In het verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad opgemerkt:
— dat het Benelux-protocol van 2 december 1992 waarbij de Eenvormige
Beneluxwet is aangepast, geen overgangsbepalingen bevat met betrekking
tot artikel 13A van deze wet, waarvan lid 1 de omzetting vormt van artikel 5, leden 1, 2 en 5, van de richtlijn in Beneluxrecht, en
— dat hij het Benelux-Gerechtshof de vraag heeft voorgelegd, of het Benelux-
merkenrecht aldus moet worden uitgelegd, dat wanneer in een door de
merkhouder krachtens de oude Beneluxwet aanhangig gemaakt geding het
cassatieberoep zich richt tegen een vóór 1 januari 1996 gegeven beslissing, het vóór die datum geldende recht van toepassing blijft.
18.
Indien dat het geval is, vraagt de Hoge Raad zich af, of het gemeenschapsrecht
in aanmerking moet worden genomen om het aan het Benelux-Gerechtshof
voorgelegde probleem op te lossen.
19.
Dienaangaande herinnert de Hoge Raad eraan, dat de richtlijn met betrekking
tot de artikelen 5 tot en met 7 daarvan geen andere regels voor
overgangsproblemen bevat dan die in artikel 5, lid 4. Hij vraagt zich daarom af, of
de lidstaten door middel van nationale bepalingen overgangsproblemen mogen
regelen voor andere gevallen dan de in deze bepaling genoemde. In het bijzonder
wil hij weten, of het gemeenschapsrecht zich verzet tegen een nationale
overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing
gegeven vóór de datum waarop de nationale omzettingsregels van de richtlijn —
te laat — van kracht werden, volgens de vóór die datum geldende regels moet
worden beslecht, ook al wordt het arrest na die datum gewezen.
20.
Dienaangaande moet om te beginnen worden vastgesteld, dat artikel 5, lid 4,
van de richtlijn de werking in de tijd van de nieuwe nationale omzettingsregels
van de richtlijn beoogt te beperken. Het bepaalt immers, dat indien op grond van
het recht van de lidstaat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 1, sub b,
en lid 2, vóór de datum waarop de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan deze
richtlijn te voldoen, in de betrokken lidstaat van kracht worden, niet kon worden
verboden, het aan het merk verbonden recht niet kan worden ingeroepen om
verder gebruik van dit teken te verhinderen.
21.
43
Voorts moet worden opgemerkt, dat het overgangsprobleem waarvoor de Hoge
Raad zich in deze gesteld ziet, van andere aard is dan dat bedoeld in artikel 5, lid
4, en dat de richtlijn geen bepalingen bevat ten aanzien van het nationale recht
dat in een dergelijke situatie zou moeten worden toegepast. Voor het overige zijn
er geen overwegingen verband houdend met de doeltreffendheid van het
gemeenschapsrecht in het algemeen of van de richtlijn in het bijzonder, die een
bepaalde oplossing zouden voorschrijven, zodat de verwijzende rechter aan de
hand van de toepasselijke nationale regels dient te bepalen, of het bij hem
aanhangige geding in cassatie volgens de regels van de oude of van de gewijzigde
Beneluxwet moet worden beslecht (zie in die zin arrest van 11 november 1997,
Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 18).
22.
Welke de toepasselijke nationale wettelijke regeling ook is, deze moet zoveel
mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn worden
uitgelegd, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan
artikel 189, derde alinea, EG-Verdrag te voldoen (zie met name arresten van 13
november 1990, Marleasing, C-106/89, Jurispr. blz. I-4135, punt 8, en 14 juli
1994, Faccini Dori, C-91/92, Jurispr. blz. I-3325, punt 26).
23.
Deze verplichting geldt eveneens ten aanzien van de nationale regels van
overgangsrecht. De nationale rechter moet die regels dus zoveel mogelijk zo
uitleggen, dat met betrekking tot het gebruik van een merk na de datum waarop
de richtlijn had moeten zijn omgezet, de volle werking van de artikelen 5 tot en
met 7 van de richtlijn is verzekerd.
24.
Gelet op het voorgaande moet op de eerste prejudiciële vraag worden
geantwoord, dat onverminderd de verplichting van de verwijzende rechter om het
nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met het gemeenschapsrecht
uit te leggen, het gemeenschapsrecht zich niet verzet tegen een nationale
overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing
gegeven vóór de datum waarop de nationale omzettingsregels van de richtlijn —
te laat — van kracht werden, volgens de vóór die datum geldende regels wordt
beslecht, ook al wordt het arrest na die datum gewezen.
Inleidende opmerkingen bij de tweede tot en met de vijfde vraag
25.
Met de tweede tot en met de vijfde vraag verzoekt de Hoge Raad het Hof om
uitlegging van de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn teneinde te kunnen
beslissen, of het gebruik van het BMW-merk in aankondigingen als „reparatie en
onderhoud van BMW”, „specialist in BMW” en „gespecialiseerd in BMW” inbreuk
maakt op dit merk.
26.
44
Met een eerste reeks vragen wil de Hoge Raad weten, aan de hand van welke
bepaling van artikel 5 van de richtlijn het betrokken gebruik van het merk moet
worden beoordeeld. Zijn daaropvolgende vragen zijn bedoeld om te kunnen
beslissen, of het aldus gekwalificeerde gebruik in het stelsel van de richtlijn
geoorloofd is.
27.
Er zij aan herinnerd, dat:
— artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn het gebruik van een teken betreft dat
gelijk is aan het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als
waarvoor het merk is ingeschreven,
— artikel 5, lid 1, sub b, het gebruik van een teken betreft dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde of
soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan,
— artikel 5, lid 2, het gebruik van een teken betreft dat gelijk is aan of
overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan
die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat, en
— artikel 5, lid 5, het gebruik van een teken betreft anders dan ter
onderscheiding van waren of diensten.
28.
Voor de toepassing van de leden 2 en 5 van artikel 5 moet overigens zijn
voldaan aan de daarin gestelde aanvullende voorwaarde, dat door het gebruik,
zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken
uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie
van het merk.
29.
Voorts bevatten de artikelen 6 en 7 van de richtlijn beperkingen op het door
artikel 5 aan de merkhouder verleende recht om een derde het gebruik van zijn
merk te verbieden. Dienaangaande bepaalt artikel 6 onder meer, dat de
merkhouder een derde het gebruik van een merk niet kan verbieden, wanneer dit
nodig is om de bestemming van een product aan te geven, voor zover er sprake is
van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Artikel 7
bepaalt, dat de merkhouder het gebruik van het merk niet kan verbieden voor
waren die onder dit merk door of met toestemming van de houder in de
Gemeenschap in de handel zijn gebracht, tenzij er voor de merkhouder gegronde
redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.
30.
Ten slotte moet, mede gelet op de pleidooien voor het Hof, worden
beklemtoond, dat de eventuele kwalificatie van het betrokken merkgebruik als
gebruik in de zin van de ene dan wel de andere specifieke bepaling van artikel 5
45
niet noodzakelijkerwijs consequenties voor de beoordeling van de rechtmatigheid
van het betrokken gebruik heeft.
De tweede en de derde vraag
31.
Met de tweede en de derde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht,
wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of het gebruik van een merk
door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan
te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit
merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, een gebruik
van dit merk in de zin van een van de bepalingen van artikel 5 van de richtlijn is.
32.
Dienaangaande is het, evenals de Hoge Raad heeft gedaan, van belang erop te
wijzen, dat:
— het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk uitsluitend voor bepaalde
waren (in het bijzonder automobielen) is ingeschreven,
— de betrokken reclame-uitingen — „reparatie en onderhoud van BMW”,
„specialist in BMW” en „gespecialiseerd in BMW” — waren betreffen die door of
met toestemming van de merkhouder onder dit merk in de handel zijn gebracht, en
— de aankondigingen „specialist in BMW” en „gespecialiseerd in BMW” zowel
betrekking hebben op de verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW als op de reparatie en het onderhoud van automobielen van dit merk.
33.
De gestelde vragen betreffen dus een situatie waarin het BMW-merk wordt
gebruikt om aan het publiek duidelijk te maken, dat de adverteerder
automobielen van dit merk repareert en onderhoudt of zich heeft gespecialiseerd
of specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van dergelijke
automobielen.
34.
Aldus gepreciseerd, gaat het, althans op het eerste gezicht, om een situatie
waarin het betrokken gebruik — gelijk de regering van het Verenigd Koninkrijk
heeft opgemerkt — onder artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn valt, aangezien
het BMW-merk voor authentieke BMW-waren wordt gebruikt.
35.
Waar deze kwalificatie in sommige bij het Hof ingediende opmerkingen is
betwist, gebeurde dit voornamelijk op basis van twee argumenten.
36.
46
Het eerste argument was, dat in de betrokken aankondigingen, en met name in
de uitlating „specialist of gespecialiseerd in BMW”, het BMW-merk anders dan ter
onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt, zodat artikel 5, lid 5, van
de richtlijn toepasselijk is.
37.
Het tweede argument was, dat in de aankondiging „reparatie en onderhoud van
BMW” het BMW-merk niet voor waren wordt gebruikt, maar ter aanduiding van
een dienst waarvoor het merk niet is ingeschreven. Om die reden zou artikel 5, lid
1, sub a, van de richtlijn niet van toepassing zijn, zodat zou moeten worden
onderzocht, of het eerste lid, sub b, of het tweede lid van dit artikel toepassing
kunnen vinden.
38.
Dienaangaande moet worden vastgesteld, dat de werkingssfeer van artikel 5,
leden 1 en 2, van de richtlijn enerzijds en van artikel 5, lid 5, anderzijds
inderdaad ervan afhangt, of het merk wordt gebruikt ter onderscheiding van de
betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming, dat wil
zeggen als merk, dan wel of het voor andere doeleinden wordt gebruikt. Welnu, in
een situatie als die in het hoofdgeding gaat het ontegenzeglijk om een gebruik
van hetzelfde
merk ter onderscheiding van de betrokken waren als het object van de door de
adverteerder verleende diensten.
39.
De adverteerder gebruikt het BMW-merk immers om de herkomst aan te geven
van de waren die het object van de verleende dienst zijn, en dus om die waren te
onderscheiden van andere waren die het object van diezelfde dienst hadden
kunnen zijn. Waar het gebruik van het merk in aankondigingen voor de dienst
bestaande in de verkoop van tweedehands BMW-automobielen zonder enige
twijfel bedoeld is om het object van de verleende diensten te onderscheiden,
bestaat er geen aanleiding de aankondigingen voor de dienst bestaande in de
reparatie en het onderhoud van BMW-automobielen in dit opzicht anders te
behandelen. In dit geval wordt het merk eveneens gebruikt ter aanduiding van de
herkomst van de waren die het object van de dienst vormen.
40.
In dit verband moet worden opgemerkt, dat de vraag, of door het gebruik
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, bijvoorbeeld doordat bij
het publiek een verkeerde indruk wordt gewekt over de relatie tussen de
adverteerder en de merkhouder, alleen rijst in de gevallen bedoeld in artikel 5, lid
2 of lid 5. Dergelijke aspecten moeten daarom niet in het stadium van de
kwalificatie van het gebruik in het kader van artikel 5 in aanmerking
wordengenomen, maar bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het
betrokken gebruik in de gevallen bedoeld in artikel 5, lid 2 of lid 5.
47
41.
Ten slotte moet worden vastgesteld, dat het gebruik dat in het hoofdgeding
aan de orde is, inderdaad een gebruik „in het economisch verkeer” is in de zin van
artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn. Als voorbeeld van een merkgebruik dat op
grond van artikel 5, leden 1 en 2, kan worden verboden, wordt in lid 3 van deze
bepaling immers uitdrukkelijk het gebruik van het merk in advertenties genoemd.
42.
Mitsdien moet op de tweede en de derde vraag worden geantwoord, dat het
gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder,
om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van
waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die
waren is, in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik
van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn is.
De vierde en de vijfde vraag
43.
Met de vierde en de vijfde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht,
wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of de artikelen 5 tot en met 7
van de richtlijn de merkhouder toestaan een derde te verbieden, van zijn merk
gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het
onderhoud van waren voorzien van een merk verricht die door dan wel met
toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of
dat
hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van dergelijke waren.
44.
Het Hof wordt in dit verband verzocht zich met name uit te spreken over de
vraag, of de merkhouder zich uitsluitend tegen dit gebruik kan verzetten, wanneer
de adverteerder de indruk wekt dat zijn onderneming tot het distributienet van de
merkhouder behoort, of dat hij zich eveneens daartegen kan verzetten, wanneer
door de wijze waarop het merk in de aankondigingen wordt gebruikt de gerede
kans bestaat, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in
belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen
onderneming als zodanig, door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie.
45.
Bij de beantwoording van deze vraag moet voor ogen worden gehouden, dat,
gelet op het antwoord op de tweede en de derde vraag, namelijk dat het gebruik
van het merk in de omstreden aankondigingen onder artikel 5, lid 1, sub a, van de
richtlijn valt, het betrokken gebruik door de merkhouder kan worden verboden,
tenzij artikel 6, betreffende de beperking van de aan het merk verbonden
rechtsgevolgen, of artikel 7, betreffende de uitputting van het aan het merk
verbonden recht, van toepassing zijn.
48
46.
Deze vraag moet eerst worden onderzocht voor de aankondigingen betreffende
de verkoop van tweedehands automobielen en vervolgens voor die betreffende de
reparatie en het onderhoud van automobielen.
De aankondigingen betreffende de verkoop van tweedehands BMW-automobielen
47.
Ten aanzien van de aankondigingen betreffende de verkoop van tweedehands
BMW-automobielen die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder
dat merk in de handel zijn gebracht, moet worden herinnerd aan de vaste
rechtspraak van het Hof inzake het gebruik van een merk om de wederverkoop
van waren voorzien van een merk bij het publiek aan te kondigen.
48.
In het arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Jurispr.
blz. I-6013) besliste het Hof in de eerste plaats (punt 38), dat de artikelen 5 en 7
van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer waren voorzien van
een merk door of met toestemming van de merkhouder op de
gemeenschapsmarkt zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat
deze waren door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de
verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen.
49.
In ditzelfde arrest stelde het Hof vervolgens (punt 43) vast, dat de aan de
reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een
gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te
verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren die door hem of met zijn
toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Met betrekking tot
prestigieuze
waren merkte het Hof op (punt 45), dat de wederverkoper niet deloyaal mag
handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, doch
moet trachten te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast
doordat zij het prestigieuze imago van de betrokken waren schaadt. Het Hof
concludeerde hieruit (punt 48), dat de merkhouder zich niet met een beroep op
artikel 7, lid 2, van de richtlijn ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper het
merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere
verhandeling van waren voorzien van het merk bij het publiek aan te kondigen,
tenzij wordt aangetoond, dat dit gebruik de reputatie van het merk ernstig schaadt.
50.
In het kader van de onderhavige zaak betekent deze rechtspraak, dat artikel 7
van de richtlijn zich ertegen verzet, dat de houder van het BMW-merk een derde
verbiedt, zijn merk te gebruiken om bij het publiek aan te kondigen dat hij
gespecialiseerd of specialist is in de verkoop van tweedehands BMW-
automobielen, mits de reclame automobielen betreft die door dan wel met
49
toestemming van de merkhouder onder dit merk op de gemeenschapsmarkt zijn
gebracht en de wijze waarop het merk in deze reclame wordt gebruikt, geen
gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, voor de merkhouder oplevert om
zich daartegen te verzetten.
51.
Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn, dat
het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk
kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de
merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot
het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen
de twee ondernemingen bestaat.
52.
Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van
waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de
gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van
artikel 7 van de richtlijn te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de
verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de
merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd
voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan.
Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkrecht, dat
volgens de rechtspraak van het Hof er met name in bestaat, de merkhouder te
beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk
zouden willen misbruiken (zie met name arrest van 17 oktober 1990, HAG II, C-
10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 14).
53.
Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat
er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat,
dan vormt het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een
voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de
verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling
geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn.
54.
Een wederverkoper die tweedehands BMW-automobielen verkoopt en zich
daadwerkelijk in de verkoop van die automobielen heeft gespecialiseerd dan wel
daar specialist in is, kan immers in de praktijk zijn klanten hierover niet
informeren zonder gebruik te maken van het BMW-merk. Een dergelijk, voor
informatiedoeleinden bestemd gebruik van het BMW-merk is dus noodzakelijk om
het uit artikel 7 van de richtlijn voortvloeiende recht van wederverkoop te
verzekeren, en hierdoor wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
55.
De vraag, of een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciële
band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, is een feitelijke vraag,
50
die de nationale rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval
moet beantwoorden.
De aankondigingen betreffende de reparatie en het onderhoud van BMW-automobielen
56.
Om te beginnen moet worden vastgesteld, dat de regel betreffende de
uitputting van het aan het merk verbonden recht, opgenomen in artikel 7 van de
richtlijn, niet geldt voor de aankondigingen betreffende de reparatie en het
onderhoud van BMW-automobielen.
57.
Artikel 7 beoogt immers de belangen van de bescherming van de rechten van
het merk en die van het vrije verkeer van goederen in de Gemeenschap met
elkaar in overeenstemming te brengen door de latere verhandeling van een
product voorzien van een merk mogelijk te maken, zonder dat de merkhouder
zich daartegen kan verzetten (zie in die zin arrest Parfums Christian Dior, reeds
aangehaald, punten 37 en 38). De aankondigingen betreffende de reparatie en
het onderhoud van automobielen betreffen echter niet de latere verhandeling van
de betrokken waren.
58.
Wat die aankondigingen betreft, moet echter nog wel worden onderzocht, of
het gebruik van het merk gerechtvaardigd kan zijn krachtens artikel 6, lid 1, sub
c, van de richtlijn, bepalende dat de merkhouder een derde het gebruik van zijn
merk niet kan verbieden, wanneer dit nodig is om de bestemming van een
product of dienst aan te geven, met name als accessoire of onderdeel, voor zover
er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
59.
Gelijk met name de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft opgemerkt, is
het gebruik van het merk om het publiek duidelijk te maken, dat de adverteerder
de van dit merk voorziene producten repareert en onderhoudt, een gebruik ter
aanduiding van de bestemming van een dienst in de zin van artikel 6, lid 1, sub c.
Evenals het gebruik van een merk bestemd om de automobielen aan te duiden
waarop een niet-origineel onderdeel past, vindt het betrokken gebruik plaats om
de producten te identificeren die het object van de verleende dienst zijn.
60.
Bovendien is het betrokken gebruik noodzakelijk om de bestemming van de
dienst aan te geven. Dienaangaande volstaat de opmerking, dat — gelijk de
advocaat-generaal in punt 54 van zijn conclusie heeft gesteld — indien een
zelfstandig ondernemer het onderhoud en de reparatie van BMW-automobielen
verricht of zich daadwerkelijk daarin heeft gespecialiseerd, hij deze informatie in
de praktijk niet aan zijn klanten kan meedelen, zonder het BMW-merk te
gebruiken.
51
61.
De voorwaarde ten slotte, dat het gebruik van het merk in overeenstemming
met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet zijn, brengt in wezen een
loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de
merkhouder tot uitdrukking, overeenkomend met die welke voor de
wederverkoper geldt, wanneer hij andermans merk gebruikt om de wederverkoop
van waren voorzien van dit merk aan te kondigen.
62.
Evenals artikel 7 beoogt artikel 6 van de richtlijn immers de fundamentele
belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije
verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de
gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat
het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste
mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie met
name arrest HAG II, reeds aangehaald, punt 13).
63.
Om de in de punten 51 tot en met 54 van dit arrest genoemde redenen, die
mutatis mutandis gelden, is het gebruik van andermans merk om de reparatie en
het onderhoud van waren voorzien van dit merk bij het publiek aan te kondigen,
derhalve onder dezelfde voorwaarden geoorloofd als het gebruik van het merk om
de wederverkoop van waren voorzien van dit merk bij het publiek aan te
kondigen.
64.
Gelet op het voorgaande moet op de vierde en de vijfde vraag worden
geantwoord, dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn de merkhouder niet
toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het
publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien
van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder
onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel
specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij
het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een
commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en
met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de
merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen
bestaat.
Kosten
65.
De kosten door de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk
en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt,
kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen
in het
52
hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat
de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 7 februari 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht:
1) Onverminderd de verplichting van de verwijzende rechter om het
nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met het
gemeenschapsrecht uit te leggen, verzet het gemeenschapsrecht zich niet
tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een
cassatieberoep tegen een beslissing gegeven vóór de datum waarop de
nationale omzettingsregels van richtlijn 89/104/EEG: Eerste richtlijn van
de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten, — te laat — van kracht werden, volgens de
vóór die datum geldende regels wordt beslecht, ook alwordt het arrest na die datum gewezen.
2) Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van
de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en
het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel
gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als
beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin
van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.
3) De artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 staan de
merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te
maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het
onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel
met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn
gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of
de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt
gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band
tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name
dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de
merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee
ondernemingen bestaat.
Rodríguez Iglesias
Kapteyn
Puissochet
Jann
Gulmann
Murray
Edward
Ragnemalm
53
Sevón
Wathelet
Schintgen
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 februari 1999.
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
54
ARREST VAN HET HOF
22 juni 1999 (1)
„Richtlijn 89/104/EEG — Merkenrecht — Verwarringsgevaar — Auditieve gelijkenis”
In zaak C-342/97,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG (ex artikel 177) van het Landgericht München I (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH
en
Klijsen Handel BV,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste
richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: P. J. G. Kapteyn, president van de Vierde en de Zesde kamer,
waarnemend voor de president, J.-P. Puissochet en P. Jann, kamerpresidenten, G. F.
Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón en M. Wathelet, rechters,
advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: R. Grass
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
— Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, vertegenwoordigd door J. Kroher, advocaat te München,
— Klijsen Handel BV, vertegenwoordigd door W. A. Rehmann, advocaat te München,
— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J.
Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat te Hamburg en te Brussel,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH,
vertegenwoordigd door J. Kroher, Klijsen Handel BV, vertegenwoordigd door W. A.
Rehmann, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, lid van haar juridische
dienst, als gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, ter terechtzitting van 22 september 1998,
55
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 oktober 1998,
het navolgende
Arrest
1.
Bij beschikking van 11 september 1997, ingekomen bij het Hof op 1 oktober
daaraanvolgend, heeft het Landgericht München I krachtens artikel 234 EG (ex
artikel 177) vier prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1,
sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz.
1; hierna: „richtlijn”).
2.
Die vragen zijn gerezen in een geding tussen de Duitse vennootschap Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (hierna: „Lloyd”) en de Nederlandse
vennootschap Klijsen Handel BV (hierna: „Klijsen”) over het gebruik van het merk
Loint's voor schoenen in het economisch verkeer in Duitsland door Klijsen.
3.
De richtlijn, die in Duitsland is omgezet bij het Gesetz über den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (BGBl. I, 1994, blz.
3082), bepaalt in artikel 5 onder het opschrift „Rechten verbonden aan het merk”:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat
de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
(...)
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”
4.
Een in wezen identieke bepaling staat in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn,
dat aanvullende, op oudere rechten gebaseerde weigerings- of nietigheidsgronden
aangeeft voor de procedure van inschrijving van een merk.
5.
Lloyd vervaardigt schoenen, die zij sinds 1927 verkoopt onder het merk Lloyd.
Zij is houdster van verschillende in Duitsland ingeschreven woord- en
beeldmerken, alle gebaseerd op de naam Lloyd.
6.
Klijsen vervaardigt ook schoenen, die zij sinds 1970 in Nederland en sinds 1991
in Duitsland verkoopt onder het merk Loint's. Zij worden verkocht in winkels die
gespecialiseerd zijn in gemakkelijke schoenen; meer dan 90 % van de verkopen
56
betreffen damesschoenen. Klijsen heeft het internationale merk Loint's in 1995
laten inschrijven in de Benelux en verzocht om uitbreiding van de bescherming tot
Duitsland. Verder heeft zij in 1996 in de Benelux het woord-beeldmerk Loint's
laten inschrijven, waarvan de bescherming zich eveneens tot Duitsland is
uitgebreid.
7.
In het hoofdgeding vordert Lloyd, Klijsen te verbieden het teken Loint's voor
schoeisel en toebehoren in Duitsland in het economisch verkeer te gebruiken, en
haar te gelasten bij het Deutsche Patentamt mee te werken aan de beëindiging
van de bescherming van het merk Loint's voor Duitsland. Zij stelt ter zake, dat
het merk Loint's kan worden verward met het merk Lloyd wegens de auditieve
gelijkenis, wegens het gebruik voor dezelfde producten alsook wegens de
bijzondere onderscheidingskracht van het merk Lloyd, dat geen beschrijvende
bestanddelen bevat, grote bekendheid geniet en gedurende een zeer lange
periode veelvuldig, op eenvormige wijze en op grote schaal is gebruikt.
8.
Klijsen concludeert tot afwijzing van deze vorderingen, op grond dat er geen
enkel gevaar van verwarring van de twee merken is. Zij betoogt met name, dat
niet is aangetoond, dat de producten van Lloyd een hoge bekendheidsgraad
genieten. Bovendien hebben deze laatste geen raakvlakken met haar producten,
aangezien Lloyd nauwelijks op de markt van het vrijetijdsschoeisel actief is, terwijl
Klijsen uitsluitend dergelijk schoeisel vervaardigt. Ten slotte is in de sector
schoenen niet het auditieve verwarringsgevaar van belang, doch alleen het
verwarringsgevaar ten aanzien van het letterbeeld.
9.
Van oordeel dat de oplossing van het hoofdgeding afhangt van de uitlegging
van de richtlijn, heeft de verwijzende rechter met name het volgende opgemerkt:
— Gelet op de Duitse rechtspraak tot dusver moet het verwarringsgevaar
waarschijnlijk worden bevestigd. Hij betwijfelt evenwel, of deze rechtspraak onder vigeur van de richtlijn kan worden gehandhaafd.
— Er kan hooguit sprake zijn van een auditief verwarringsgevaar.
— Blijkens een onderzoek in november 1995 was 36 % van de totale bevolking van 14 tot 64 jaar bekend met het merk Lloyd. Bij een onderzoek in april
1996 had 10 % van de mannen vanaf 14 jaar op de vraag „Welke merken
mannenschoenen kent u?” het merk Lloyd genoemd.
— Hij betwijfelt, of een op een bekendheidsgraad van 36 % bij het
belanghebbende publiek gebaseerd groter onderscheidend vermogen grond kan
opleveren voor verwarringsgevaar, mede gelet op het gevaar van associatie.
Dienaangaande wijst hij erop, dat blijkens een onderzoek in 1995 33
schoenmerken een bekendheidsgraad van meer dan 20 %, 13 een
bekendheidsgraad van 40 % of meer, en 6 merken een bekendheid van 70 % of meer bleken te bezitten.
57
— In casu moeten de producten als identiek worden beschouwd, aangezien het
productassortiment van de twee partijen bestaat uit schoenen en de tendens thans is meer producten onder een merk op de markt te brengen.
— Ook al worden met elkaar overeenstemmende tekens vrijwel nooit gelijktijdig
door de kopers van schoenen waargenomen, kan bij de beoordeling van het verwarringsgevaar niet een „onoplettende koper” als maatstaf worden genomen.
10.
Gelet op deze overwegingen heeft het Landgericht München I besloten, de
behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen
te stellen:
„1) Is het voldoende voor het bestaan van verwarringsgevaar, wegens
overeenstemming van het teken met het merk en de identiteit van de door het
merk en het teken aangeduide waren of diensten, dat het merk en het teken elk
uit één lettergreep bestaan, de beginklank en de enige tweeklank aan het begin
ervan identiek zijn en de — enige — slotmedeklinker van het merk in het teken op
soortgelijke wijze (t in plaats van d) terugkeert in een
groep medeklinkers van drie letters, waaronder een s; kortom, is er strijd tussen de benamingen .Lloyd‘ en .Loint's‘ voor schoenen?
2. Welke betekenis moet in dit verband worden gehecht aan het bepaalde in de
richtlijn, dat het verwarringsgevaar het gevaar van associatie met het merk inhoudt?
3. Kan bij een bekendheidsgraad van 10 % in de belanghebbende kringen reeds
een groter onderscheidend vermogen en dus een grotere objectieve beschermingsomvang worden aangenomen?
Kan dit bij een bekendheidsgraad van 36 % het geval zijn?
Zou een dergelijke uitgebreide beschermingsomvang tot een ander antwoord op de eerste vraag leiden, zo deze door het Hof ontkennend werd beantwoord?
4. Heeft een merk reeds een groter onderscheidend vermogen, omdat het geen beschrijvende bestanddelen bevat?”
11.
Volgens de vaste rechtspraak over de in artikel 234 EG vastgelegde
taakverdeling, waaraan de advocaat-generaal in de punten 8 tot en met 13 van
zijn conclusie heeft herinnerd, is de taak van het Hof ertoe beperkt, de nationale
rechter de uitleggingsgegevens te verschaffen die hij nodig heeft om het bij hem
aanhangige geschil op te lossen, terwijl het aan de nationale rechter is, de regels
van gemeenschapsrecht zoals uitgelegd door het Hof, toe te passen op het
concrete geval (zie in deze zin arrest van 8 februari 1990, Shipping and
Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, Jurispr. blz. I-285, punt 11). Het is dus de
taak van de nationale rechter te beslissen, of er tussen de twee in het
hoofdgeding aan de orde zijnde merken verwarring kan ontstaan in de zin van de
richtlijn.
58
12.
Met zijn vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de
verwijzende rechter dus te vernemen
— welke criteria bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van
artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn moeten worden toegepast;
— wat de betekenis is van de bepaling in de richtlijn, dat het verwarringsgevaar „het gevaar van associatie” met het oudere merk inhoudt, en
— welke gevolgen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moeten worden
gehecht aan het feit, dat een merk een sterk onderscheidend vermogen heeft.
13.
De verwijzende rechter wil dus weten, of reeds bij auditieve gelijkenis tussen
de betrokken merken verwarringsgevaar kan worden aangenomen, en of het
enkele feit dat een merk geen beschrijvende bestanddelen bevat, volstaat om er
een grotere onderscheidingskracht aan te verlenen.
14.
Lloyd stelt voor, de prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden. Haars
inziens behoort een bijzonder onderscheidend vermogen niet stelselmatig te
worden beoordeeld naar bekendheidspercentages zoals die bij onderzoek zijn
gebleken. Of een merk een bijzonder onderscheidend vermogen heeft, hangt af
van een kwalitatieve beoordeling van alle factoren die de bekendheid van een
merk uitmaken, waaronder de oorspronkelijke mate van onderscheidend
vermogen, de duur en de omvang van het gebruik van het merk, het
kwaliteitsimago van het merk bij de betrokken kringen alsook de
bekendheidsgraad. Bovendien heeft een merk zonder beschrijvende bestanddelen
in haar opvatting van huis uit een grotere zeggingskracht dan merken die een
zwakker onderscheidend vermogen hebben of die in hogere mate vrij beschikbaar
moeten blijven, waarbij de vraag van de gelijksoortigheid van de waren een
belangrijke rol speelt bij de bepaling van het verwarringsgevaar.
15.
Volgens Klijsen dient niet te worden uitgegaan van de afzonderlijke combinatie
van klinkers, doch van de totaalindruk die de twee merken oproepen, daarbij
rekening houdend met alle relevante factoren van het geval, in het bijzonder de
wijze waarop de merken op de markt concreet wordt waargenomen. Haars inziens
nemen de betrokken kringen de merken visueel waar, daar schoenen slechts
worden gekocht na te zijn gepast. Juist vanwege de concrete situatie bij de
aankoop van schoenen kan een omzichtige en redelijk oplettende consument niet
in verwarring raken. Een bijzonder onderscheidend vermogen kan niet alleen
berusten op een abstract bepaalde bekendheidsgraad. Er dient integendeel
rekening te worden gehouden met alle factoren die de respectieve merken
concreet kenmerken. Uit het enkele feit dat een merk geen beschrijvende
bestanddelen bevat, kan niet een bijzonder onderscheidend vermogen worden
afgeleid.
59
16.
Volgens de Commissie is het niet de taak van het Hof te bepalen, of de
benamingen Lloyd en Loint's voor schoenen auditief voldoende overeenstemmen
om verwarringsgevaar te scheppen. Verwijzend naar het arrest van 11 november
1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punten 22 en 23), stelt de
Commissie, dat voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid
1, sub b, van de richtlijn niet alleen beslissend is, of de merken auditief met
elkaar overeenstemmen. Voorts wijst zij erop, dat het onderscheidend vermogen
van een merk niet alleen afhangt van de mate van bekendheid ervan, doch ook
moet worden beoordeeld op basis van de vraag, of en in hoeverre de
bestanddelen ervan beschrijvend en weinig suggestief zijn.
17.
Volgens de rechtspraak van het Hof is er sprake van verwarringsgevaar in de
zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer het publiek kan menen dat
de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend
geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie in deze zin
arrest SABEL, reeds aangehaald, punten 16-18, en arrest van 29 september
1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29). Reeds uit de tekst van
artikel 5, lid 1, sub b,
vloeit voort, dat het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip
verwarringsgevaar is, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan (zie in
deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punten 18 en 19).
18.
Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te
worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het
concrete geval (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 22).
19.
Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang
tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de
overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten
waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van
de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van
overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang
tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de
considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip
overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden
uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de
bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming
tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de
desbetreffende waren of diensten (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17).
20.
60
Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de
onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest SABEL, reeds
aangehaald, punt 24), genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun
bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een
ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie
arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18).
21.
Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er dus
verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn zijn,
wanneer
de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere
merk een grote onderscheidingskracht heeft (zie in deze zin arrest Canon, reeds aangehaald, punt 19).
22.
Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen,
of het een grotere onderscheidingskracht heeft, moet de nationale rechter globaal
beoordelen, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor
het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren
en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te
onderscheiden (zie in deze zin arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-
108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-0000, punt 49).
23.
Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de
eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan
niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is
ingeschreven, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische
spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de
reclamekosten van de onderneming voor het merk, de omvang van het gedeelte
van het belanghebbende publiek, dat de waren of diensten op basis van het merk
als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de
verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere
beroepsverenigingen (zie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt
51).
24.
Derhalve is niet in algemene zin te zeggen — bijvoorbeeld aan de hand van
bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de
belanghebbende kringen —, wanneer een merk een grote onderscheidingskracht
heeft (zie in deze zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 52).
25.
Voorts dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele,
auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de
61
totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het
bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en
dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 5, lid 1, sub b, van
de richtlijn, dat „(...) bij het publiek verwarring kan ontstaan (...)”, speelt de
indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten
achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het
verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als
een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie in deze zin
arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 23).
26.
Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld
geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken
soort producten (zie in deze zin arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en
Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31). Er dient evenwel rekening mee te
worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid
heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt
bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening
mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument
kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.
27.
Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen,
moet de nationale rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige
gelijkenis ervan bepalen alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende
elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken
waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer
worden gebracht.
28.
Mitsdien moet op de vragen worden geantwoord, dat niet valt uit te sluiten, dat
de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van artikel 5,
lid 1, sub b, van de richtlijn kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid
van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van
het
oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de
onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een
grote onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre
het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als
afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren
of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze
beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en
met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het
feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor
het is ingeschreven. Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is
niet — bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de
bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen — in algemene zin te zeggen.
Kosten
62
29.
De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het
Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien
van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident
te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te
beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door het Landgericht München I bij beschikking van 11 september 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht:
Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de
merken verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste
richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten kan doen ontstaan. Hoe
groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe
groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het
verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te
bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht
heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is
om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van
een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of
diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze
beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante
factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit
bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de
waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Wanneer een merk een
grote onderscheidingskracht heeft, is niet — bijvoorbeeld aan de hand
van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen — in algemene zin te zeggen.
Kapteyn
Puissochet
Jann
Mancini
Moitinho de Almeida
Gulmann
Edward
Sevón
Wathelet
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 1999.
63
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
ARREST VAN HET HOF
14 september 1999 (1)
„Richtlijn 89/104/EEG — Merken — Bescherming — Waren of diensten die niet soortgelijk
zijn — Bekend merk”
In zaak C-375/97,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van de Handelsrechtbank te Doornik (België), in het aldaar aanhangig geding tussen
General Motors Corporation
en
Yplon SA,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet, president van de Derde en de Vijfde kamer,
waarnemend voor de president, P. Jann, kamerpresident, J. C. Moitinho de Almeida, C.
Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet en R. Schintgen, rechters,
advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: R. Grass
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
— General Motors Corporation, vertegenwoordigd door A. Braun en E. Cornu, advocaten te Brussel,
— Yplon SA, vertegenwoordigd door E. Felten en D.-M. Philippe, advocaten te Brussel,
— de Belgische regering, vertegenwoordigd door J. Devadder, adviseur-generaal bij de
juridische dienst van het Ministerie van Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en
Ontwikkelingssamenwerking, als gemachtigde,
64
— de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger, onderdirecteur
internationaal economisch recht en gemeenschapsrecht bij de directie juridische zaken
van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en A. de Bourgoing, chargé de mission bij die directie, als gemachtigden,
— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door J. G. Lammers, waarnemend juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,
— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J.
Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van General Motors Corporation, vertegenwoordigd
door A. Braun en E. Cornu; Yplon SA, vertegenwoordigd door D.-M. Philippe; de
Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, assistent juridisch adviseur
bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde; de regering van het Verenigd
Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Silverleaf, QC, en de Commissie, vertegenwoordigd
door K. Banks, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, ter terechtzitting van 22 september 1998,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 november 1998,
het navolgende
Arrest
1.
Bij vonnis van 30 oktober 1997, ingekomen bij het Hof op 3 november
daaraanvolgend, heeft de Handelsrechtbank te Doornik krachtens artikel 177 EG-
Verdrag (thans artikel 234 EG) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging
van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21
december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB
1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
2.
Die vraag is gerezen in een geding tussen General Motors Corporation (hierna:
„General Motors”), gevestigd te Detroit (Verenigde Staten van Amerika), en Yplon
SA (hierna: „Yplon”), gevestigd te Estaimpuis (België), over het gebruik van het
merk Chevy.
Het gemeenschapsrecht
3.
Artikel 1 van de richtlijn, met het opschrift „Toepassing”, bepaalt:
„Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een
lidstaat het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving als een
individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van
inschrijving of aanvrage om inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau of van een
internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.”
65
4.
De leden 1 en 2 van artikel 5 van de richtlijn, met het opschrift „Rechten
verbonden aan het merk”, luiden:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat
de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of
diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven
is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden,
van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
De Benelux-wetgeving
5.
Artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken
(hierna: „Eenvormige Beneluxwet”), waarbij artikel 5, lid 2, van de richtlijn in de
Benelux-wetgeving is overgenomen, bepaalt:
„Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:
(...)
c) elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een
binnen het Beneluxgebied bekend merk of van een overeenstemmend teken
wordt gemaakt voor waren die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is
ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden
getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk,
(...)”
6.
Deze bepaling, die op 1 januari 1996 in werking is getreden, vervangt met
ingang van die datum het oude artikel 13 A, sub 2, van de Eenvormige
Beneluxwet, volgens hetwelk de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend
66
recht kon verzetten tegen „elk ander gebruik [dan dat bedoeld sub 1, te weten
het gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren] dat zonder geldige reden in het
economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt
gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk
schade kan worden toegebracht”.
Het hoofdgeding
7.
General Motors is houder van het Beneluxmerk Chevy, dat op 18 oktober 1971
bij het Benelux-Merkenbureau is gedeponeerd voor waren van de klassen 4, 7, 9,
11 en 12, met name motorvoertuigen. Met die inschrijving werd de aanspraak
bevestigd op de rechten die waren verkregen door het eerste depot in België op 1
september 1961 en het eerste gebruik in Nederland in 1961 en in Luxemburg in
1962. Thans wordt het merk Chevy in België meer in het bijzonder gebruikt voor
voertuigen van het type „van”.
8.
Yplon is eveneens houder van het Beneluxmerk Chevy, dat op 30 maart 1988
bij het Benelux-Merkenbureau is gedeponeerd voor waren van klasse 3 en op 10
juli
1991 voor waren van de klassen 1, 3 en 5. Zij gebruikt het merk voor
wasmiddelen en verschillende schoonmaakmiddelen. Zij is tevens houder van het merk Chevy in andere landen, waaronder een aantal lidstaten.
9.
Op 28 december 1995 stelde General Motors bij de Handelsrechtbank te
Doornik een vordering in, die ertoe strekte Yplon te verbieden het merk Chevy te
gebruiken ter aanduiding van was- of schoonmaakmiddelen, op grond dat een
dergelijk gebruik leidde tot verwatering van haar eigen merk en daardoor afbreuk
deed aan de reclamefunctie ervan. Haar vordering is voor de periode vóór 1
januari 1996 gebaseerd op het oude artikel 13 A, sub 2, van de Eenvormige
Beneluxwet en voor de periode na 1 januari 1996 op het nieuwe artikel 13 A, lid
1, sub c, van die wet. Zij stelt, dat haar merk Chevy een „bekend merk” is in de
zin van laatstgenoemde bepaling.
10.
Yplon betwist de vordering, onder meer op grond dat General Motors niet het
bewijs levert, dat haar merk Chevy binnen het Beneluxgebied „bekend” is in de
zin van het nieuwe artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet.
11.
Van oordeel, dat ter beslechting van het hoofdgeding meer duidelijkheid moest
worden verkregen over het begrip „bekend merk” en over de vraag, of van
bekendheid sprake moet zijn in het gehele Beneluxgebied dan wel slechts in een
gedeelte ervan, heeft de Handelsrechtbank te Doornik de behandeling van de
zaak geschorst en het Hof de navolgende prejudiciële vraag gesteld:
67
„Wat is de precieze betekenis van .bekend merk‘ in de zin van het ingevolge het
sinds 1 januari 1996 van kracht zijnde wijzigingsprotocol ingevoegde artikel 13 A,
lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet, en kan worden gezegd, dat dit
.bekend zijn‘ voor het gehele Beneluxgebied moet gelden, of voor een gedeelte
hiervan?”
De prejudiciële vraag
12.
Met zijn vraag verzoekt de nationale rechter het Hof in wezen, de betekenis
van „bekend is” te preciseren — de eerste van de twee in artikel 5, lid 2, van de
richtlijn genoemde voorwaarden waaraan een ingeschreven merk moet voldoen
om in aanmerking te komen voor de verruimde bescherming ten opzichte van
waren of diensten die niet soortgelijk zijn — en aan te geven, of in het gehele
Beneluxgebied aan deze voorwaarde moet zijn voldaan, dan wel of het voldoende
is dat het merk in een gedeelte van dat gebied bekend is.
13.
General Motors meent, dat om het oudere merk als bekend te kunnen
aanmerken in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, het bekend moet zijn bij
het betrokken publiek; het behoeft evenwel niet de mate van bekendheid te
bereiken van een „algemeen bekend” merk in de zin van artikel 6 bis van het
Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële
eigendom (hierna:
„Unieverdrag van Parijs”), waarnaar voor een andere situatie uitdrukkelijk wordt
verwezen in artikel 4, lid 2, sub d, van de richtlijn. Voorts is het volgens haar
voldoende, dat er sprake is van bekendheid in een aanmerkelijk gedeelte van het
grondgebied van een lidstaat, bijvoorbeeld in een gemeenschap of gewest van die staat.
14.
Yplon stelt zich op het standpunt, dat een merk dat is ingeschreven voor waren
of diensten die voor het grote publiek zijn bestemd, bekend is in de zin van artikel
5, lid 2, van de richtlijn, wanneer het bekend is bij een groot deel van dat publiek.
Aan de specialiteitsregel mag alleen worden voorbijgegaan ten gunste van merken
die spontaan met een bepaalde waar of dienst kunnen worden geassocieerd. De
bekendheid dient te bestaan in het gehele grondgebied van een lidstaat of, wat
het Beneluxgebied betreft, in één van de ertoe behorende landen.
15.
De Belgische regering stelt, dat het begrip „bekend merk” soepel moet worden
uitgelegd en dat er, wat de mate van bekendheid betreft, een gradueel verschil
bestaat tussen, met name, een bekend merk en een algemeen bekend merk. Dit
begrip leent zich niet voor een waardering in abstracto, bijvoorbeeld door een
bekendheidspercentage vast te stellen. Bekendheid in één van de drie
Beneluxlanden geldt voor het gehele Beneluxgebied.
16.
68
De Franse regering geeft het Hof in overweging te antwoorden, dat het begrip
„bekend merk” in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn zich niet nauwkeurig
laat definiëren. In feite moet van geval tot geval worden beoordeeld, of het
oudere merk bekend is bij een groot deel van het publiek waarvoor de producten
van beide merken bestemd zijn, en of de reputatie ervan zodanig is, dat het
publiek een verband legt met het betwiste jongere merk. Is de bekendheid
eenmaal vastgesteld, dan is de mate ervan van invloed op de omvang van de
bescherming krachtens artikel 5, lid 2, van de richtlijn. In territoriaal opzicht
volstaat bekendheid in één Beneluxland.
17.
De Nederlandse regering acht het voldoende, dat het merk bekendheid geniet
bij het publiek waarop het in het bijzonder is gericht. De vereiste mate van
bekendheid is niet in abstracto aan te geven. Relevant is of, gelet op alle
omstandigheden van het geval, het oudere merk een reputatie heeft die door het
gebruik van dat merk voor niet-soortgelijke waren kan worden aangetast. Het is
niet vereist, dat het merk bekend is in het gehele gebied van een lidstaat en, wat
Beneluxmerken betreft, in het gehele Beneluxgebied.
18.
Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk is beslissend, of zonder
geldige reden gebruik wordt gemaakt van het jongere merk en of daardoor
ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.
Het antwoord op deze vraag hangt af van een globale beoordeling van alle
relevante factoren en met name van het onderscheidend vermogen van het merk,
de mate van bekendheid die het heeft verworven, de mate van overeenstemming
tussen beide merken en het belang van de verschillen tussen de betrokken waren
of diensten. Alle merken die bekendheid hebben verworven, dienen in aanmerking
te komen voor bescherming en er moeten kwalificerende criteria worden
toegepast om de bescherming te beperken tot de merken waarvan de reputatie
dit rechtvaardigt; de bescherming dient pas te gelden, wanneer duidelijke
bewijzen vanreële schade zijn geleverd. Rechtens is het niet noodzakelijk, dat de
bekendheid op het gehele grondgebied van een lidstaat bestaat. In de praktijk is
het echter niet mogelijk het bewijs van reële schade te leveren bij een merk dat slechts in een gedeelte van een lidstaat bekend is.
19.
De Commissie geeft in overweging onder „bekend merk” te verstaan een merk
dat bekend is bij het betrokken publiek. Dit gaat duidelijk minder ver dan
„algemeen bekend merk” in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van
Parijs. Het is voldoende, dat het merk bekend is in een aanmerkelijk deel van het
Beneluxgebied, doch merken met een regionale bekendheid verdienen evenzeer
bescherming als merken die in dat gehele gebied bekend zijn.
20.
Opgemerkt zij, dat de eerste voorwaarde voor de in artikel 5, lid 2, van de
richtlijn bedoelde verruimde bescherming aldaar wordt uitgedrukt met de woorden
69
„er renommeret” in de Deens versie, „bekannt ist” in de Duitse versie, „÷áßñåé
öÞìçò” in de Griekse versie, „goce de renombre” in de Spaanse versie, „jouit d'une
renommée” in de Franse versie, „gode di notorietà” in de Italiaanse versie,
„bekend is” in de Nederlandse versie, „goze de prestigio” in de Portugese versie,
„laajalti tunnettu” in de Finse versie, „är känt” in de Zweedse versie en „has a
reputation” in de Engelse versie.
21.
In de Duitse, de Nederlandse en de Zweedse versie worden woorden gebruikt
die betekenen dat het merk „bekend” moet zijn, zonder nadere precisering van de
vereiste mate van bekendheid, terwijl in de andere taalversies de term „reputatie”
wordt gebruikt dan wel een uitdrukking die, evenals laatstgenoemde term, in
kwantitatief opzicht een zekere mate van bekendheid bij het publiek impliceert.
22.
Deze nuance, die geen echte tegenspraak in zich bergt en die een uitvloeisel is
van het meer neutrale karakter van de in de Duitse, de Nederlandse en de
Zweedse versie gebezigde termen, betekent echter niet, dat er geen minimum
aan bekendheid vereist zou zijn. Dit blijkt, wanneer men, met het oog op een
eenvormige uitlegging van het gemeenschapsrecht, alle taalversies van de
richtlijn met elkaar vergelijkt.
23.
Dat vereiste vloeit eveneens voort uit de systematiek en het doel van de
richtlijn. Aangezien artikel 5, lid 2, anders dan artikel 5, lid 1, een ingeschreven
merk bescherming biedt ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk
zijn, onderstelt de eerste voorwaarde die het stelt, een zekere mate van
bekendheid van het oudere merk bij het publiek. Immers, enkel wanneer er
sprake is van een voldoende mate van bekendheid van dat merk, kan door het
publiek dat met het
jongere merk in aanraking komt, eventueel een verband worden gelegd tussen de
twee merken, ook bij waren of diensten die niet soortgelijk zijn, en kan daardoor afbreuk worden gedaan aan het oudere merk.
24.
Het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven, is
het publiek waarop dat merk is gericht, dat wil zeggen — naar gelang van de
aangeboden waar of dienst — het grote publiek dan wel een meer specifiek
publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep.
25.
De letter noch de geest van artikel 5, lid 2, van de richtlijn bieden een
aanknoping voor het vereiste, dat het merk bekend moet zijn bij een bepaald
percentage van het aldus omschreven publiek.
26.
70
De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer
het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de
onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.
27.
Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle
relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met
name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en
de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming
verrichte investeringen om het bekendheid te geven.
28.
Wat het territoriale aspect betreft, is aan deze voorwaarde voldaan wanneer
het merk, overeenkomstig de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn,
bekend is „in de lidstaat”. Nu in de gemeenschapsbepaling een precisering in die
zin ontbreekt, kan niet worden verlangd, dat het merk bekend is op het „gehele”
grondgebied van de lidstaat. Het is voldoende, dat het bekend is in een
aanmerkelijk gedeelte ervan.
29.
Ten aanzien van bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken moet het
Beneluxgebied worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat,
aangezien artikel 1 van de richtlijn die merken gelijkstelt met in een lidstaat
ingeschreven merken. Artikel 5, lid 2, moet derhalve aldus worden gelezen, dat
bekendheid is verworven „in” het Beneluxgebied. Om dezelfde redenen als met
betrekking tot de voorwaarde, dat het merk bekend is een lidstaat, kan voor een
Beneluxmerk dus niet worden verlangd, dat het in het gehele Beneluxgebied
bekend is. Het is voldoende, dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte
van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de
Beneluxlanden kan zijn.
30.
Wanneer de nationale rechter aan het einde van zijn onderzoek tot de slotsom
komt, dat zowel ten aanzien van het publiek als ten aanzien van het grondgebied
aan de bekendheidsvoorwaarde is voldaan, zal hij de tweede voorwaarde van
artikel 5, lid 2, van de richtlijn moeten onderzoeken, te weten dat er zonder
geldige reden afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk. Dienaangaande geldt:
hoe
groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te
gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld.
31.
Mitsdien moet op de gestelde vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 2,
van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts
in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of
diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel
van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten
71
bestemd zijn, en dat het in het Beneluxgebied voldoende is, dat het bekend is bij
een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk
gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van
de Beneluxlanden kan zijn.
Kosten
32.
De kosten door de Belgische, de Franse en de Nederlandse regering, alsmede
door de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening
van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in
aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de
procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale
rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door de Handelsrechtbank te Doornik bij vonnis van 30 oktober 1997 gestelde vraag, verklaart voor recht:
Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21
december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten, moet aldus worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk
slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte
van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij
een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk
aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het
voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het
desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied,
hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.
Puissochet
Jann
Moitinho de Almeida
Gulmann
Murray
Edward
Ragnemalm
Wathelet
Schintgen
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 september 1999.
72
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
73
ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)
22 juni 2000 (1)
„Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 1, sub b - Merken - Verwarringsgevaar - Gevaar van
associatie van teken met merk”
In zaak C-425/98,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234
EG) van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen
Marca Mode CV
en
Adidas AG,
Adidas Benelux BV,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
samengesteld als volgt: J. C. Moitinho de Almeida, kamerpresident, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch en F. Macken, rechters,
advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
- Marca Mode CV, vertegenwoordigd door O. W. Brouwer, D. W. F. Verkade en D. J. G. Visser, advocaten te Amsterdam, en P. Wytinck, advocaat te Brussel,
- Adidas AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door C. Gielen, advocaat te
Amsterdam,
- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, hoofd van de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Ewing, Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en P. van Nuffel, leden van haar juridische dienst, als gemachtigden,
gezien het rapport ter terechtzitting,
74
gehoord de mondelinge opmerkingen van Marca Mode CV, vertegenwoordigd door D. J.
G. Visser en C. R. A. Swaak, advocaat te Amsterdam; Adidas AG en Adidas Benelux BV,
vertegenwoordigd door S. A. Klos, advocaat te Amsterdam, en de Commissie,
vertegenwoordigd door H. M. H. Speyart, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde,
ter terechtzitting van 24 november 1999,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 27 januari 2000,
het navolgende
Arrest
1.
Bij arrest van 6 november 1998, binnengekomen bij het Hof op 26 november
1998, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 EG-Verdrag
(thans artikel 234 EG) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van
artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21
december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB
1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
2.
Deze vraag is gerezen in een geding tussen Marca Mode CV (hierna: „Marca
Mode”), gevestigd te Amsterdam (Nederland), en Adidas AG, gevestigd te
Herzogenaurach (Duitsland), en Adidas Benelux BV, gevestigd te Etten-Leur
(Nederland), in verband met een door Adidas AG bij het Benelux Merkenbureau
ingeschreven beeldmerk, dat door Adidas AG voor de Benelux in exclusieve
licentie is gegeven aan Adidas Benelux BV.
Het juridisch kader
3.
Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn („rechten verbonden aan het merk”)
bepaalt:
„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) (...)
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”
4.
De meeste taalversies van de richtlijn hanteren in deze bepaling het begrip
„risico” of „gevaar” van verwarring of associatie. De Nederlandse en de Zweedse
versie spreken echter van de mogelijkheid van verwarring en van het gevaar van
associatie, terwijl de Engelse versie spreekt van „likelihood” (waarschijnlijkheid)
van verwarring of associatie.
75
5.
Artikel 5, lid 2, van de richtlijn bepaalt:
„Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk
ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder
geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
6.
Artikel 13A, lid 1, sub b, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken,
strekkende tot omzetting van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn in de Benelux-
wetgeving, bepaalt:
„Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van
zijn uitsluitend recht verzetten tegen:
(...)
b) elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een
overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is
ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheidbestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk.”
Het hoofdgeding
7.
Het door Adidas AG bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven beeldmerk
bestaat uit drie parallelle strepen. Het heeft in het bijzonder betrekking op
sportkleding en sportartikelen.
8.
Marca Mode bood in haar vestiging te Breda (Nederland) een collectie
sportkleding aan, waarvan sommige kledingstukken aan de zijkanten waren
voorzien van twee in de lengterichting parallel lopende strepen. Deze
kledingstukken waren wit met zwarte strepen of zwart met witte strepen.
9.
Daarnaast verkocht Marca Mode witte en oranje T-shirts met in het midden van
de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende
strepen, die aan de buitenzijde waren voorzien van een smal wit randje en aan de
voorzijde waren onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat,
met daarop vermeld „TIM”.
10.
76
Op 26 juni 1996 daagden Adidas AG en Adidas Benelux BV (hierna: „Adidas”)
Marca Mode in kort geding voor de president van de Rechtbank te Breda.
Stellende dat Marca inbreuk maakte op haar drie-strepen-beeldmerk, vorderde
Adidas tegen Marca een verbod, het uit drie of twee strepen bestaande teken nog
verder in de Benelux te gebruiken.
11.
De president wees deze vordering toe voor zeven kledingstukken en het T-shirt
met het opschrift „TIM”.
12.
Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft dit vonnis bekrachtigd.
13.
Marca Mode heeft daarop tegen het arrest van het Gerechtshof cassatieberoep
bij de Hoge Raad der Nederlanden ingesteld.
14.
In cassatie betoogde zij onder meer, dat de rechter in hoger beroep artikel
13A, lid 1, sub b, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken onjuist heeft
toegepast door zijn beslissing enkel hierop te baseren, dat de mogelijkheid
bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek een associatie wordt gewekt
tussen de litigieuze tekens en het ingeschreven merk. Onder verwijzing naar het
arrest van het Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191)
stelde zij, dat het Gerechtshof overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub b, van de
richtlijn de aanwezigheid van verwarringsgevaar had moeten vaststellen.
15.
De Hoge Raad is van oordeel, dat het arrest SABEL (reeds aangehaald) en in
het bijzonder de punten 18, 22 en 24 ervan de conclusie zou kunnen
rechtvaardigen, dat indien op grond van bijzondere omstandigheden, zoals de
bijzondere onderscheidingskracht die een merk hetzij van huis uit hetzij wegens
zijn bekendheid bij het publiek bezit, moet worden aangenomen dat
verwarringsgevaar niet is uitgesloten, de vaststelling van associatiegevaar
voldoende is om een verbod op het gebruik van de litigieuze tekens te wettigen.
16.
Deze uitlegging zou, aldus de Hoge Raad, het bepaalde in lid 1, sub b, en in lid
2, van artikel 5 van de richtlijn met elkaar in harmonie kunnen brengen waar het
om bekende merken gaat; laatstgenoemde bepaling staat de lidstaten toe om aan
bekende merken bescherming te verlenen in geval van gebruik voor niet
soortgelijke waren of diensten, „wanneer (...) door het gebruik, zonder geldige
reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk
wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.
Bij de voorgestelde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, zouden bekende merken
ook in geval van gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten worden
77
beschermd tegen het trekken van voordeel uit of afbreuk doen aan hun bijzondere
onderscheidend vermogen.
17.
Ten slotte overweegt de Hoge Raad, dat wanneer zijn lezing van het arrest
SABEL (reeds aangehaald) juist zou zijn, het middel van Marca Mode niet tot
cassatie van het arrest van het Gerechtshof kan leiden. Behalve het bestaan van
de mogelijkheid van associatie tussen het teken van Marca Mode en het merk van
Adidas heeft het Gerechtshof immers ook vastgesteld, dat dit merk algemeen
bekend is. Gelet op deze laatste factor kan niet worden uitgesloten, aldus de Hoge
Raad, dat de associatiemogelijkheid verwarring kan doen ontstaan; derhalve
zouden de vastgestelde feiten toewijzing van de verbodsvordering van Adidas
kunnen rechtvaardigen.
18.
Tegen deze achtergrond heeft de Hoge Raad besloten, de behandeling van de
zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen:
„Moet het bepaalde in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus worden
uitgelegd dat, ingeval
a) een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en
b) een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch
verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk
is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk
overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat,
het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik
van het teken te verbieden wanneer de onderscheidingskracht van het merk
zodanig is dat niet uitgesloten is dat die associatie verwarring kan doen
ontstaan?”
19.
Bij hetzelfde verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad eveneens enkele
prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof. Naar Marca Mode meedeelt,
heeft het bij beschikkingvan 18 januari 1999 de behandeling van de gestelde
vragen geschorst totdat het Hof van Justitie uitspraak zal hebben gedaan.
De prejudiciële vraag
20.
Adidas wenst, dat het Hof zich uitspreekt over de uitlegging van artikel 5, lid 2,
van de richtlijn.
21.
Volgens vaste rechtspraak is in het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen
de nationale rechter en het Hof van Justitie overeenkomstig artikel 177 van het
78
Verdrag de nationale rechter, die als enige rechtstreeks kennis heeft van de feiten
van het geding en van de door partijen aangevoerde argumenten en die uitspraak
in de zaak zal moeten doen, het best in staat om, met volledige kennis van zaken,
het belang van de in het bij hem aanhangige geding opgeworpen rechtsvragen te
beoordelen en te beslissen, of een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn
vonnis noodzakelijk is. Niettemin is het Hof van Justitie vrij om, wanneer de
vragen onjuist zijn geformuleerd, uit de door de nationale rechter verschafte
gegevens en met name de motivering van de verwijzingsbeslissing de elementen
van gemeenschapsrecht te putten die, gelet op het voorwerp van het geschil,
uitlegging behoeven (zie onder meer arrest van 29 november 1978, Pigs
Marketing Board, 83/78, Jurispr. blz. 2347, punten 25 en 26).
22.
Blijkens het verwijzingsarrest in de onderhavige zaak verzoekt de Hoge Raad
enkel om uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn en hangt de
oplossing van het geschil in het hoofdgeding af van de vraag, of het Gerechtshof
terecht heeft geoordeeld dat was voldaan aan de voorwaarde, dat „bij het publiek
verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk” in
de zin van genoemde gemeenschapsbepaling.
23.
Voorts blijkt uit het verwijzingsarrest niet, dat Adidas in het hoofdgeding zou
hebben gesteld, dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het litigieuze
teken ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het door haar ingeschreven
beeldmerk, hetgeen als voorwaarde geldt voor de eventuele toepassing van de
omzettingsbepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn. De Hoge Raad haalt deze
laatste bepaling aan, niet omdat het geschil daadwerkelijk verband zou houden
met de in die bepaling bedoelde specifieke merkinbreuk, maar als argument voor
zijn opvatting, dat de in het verwijzingsarrest verdedigde uitlegging van artikel 5,
lid 1, sub b, van de richtlijn een zekere samenhang zou bewerkstelligen tussen de
door de beide bepalingen geregelde situaties.
24.
Voor een nuttig antwoord op de vraag van de Hoge Raad is uitlegging van
artikel 5, lid 2, van de richtlijn derhalve niet nodig.
25.
Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, waarop de vraag betrekking heeft, staat
de houder van een merk onder bepaalde voorwaarden toe om derden het gebruik
van een teken te verbieden, indien daardoor bij het publiek verwarring kan
ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
26.
Een in wezen gelijkluidende formulering bevat artikel 4, lid 1, sub b, van de
richtlijn, dat de gronden opsomt waarop de inschrijving van een merk kan worden
geweigerd of, indien het is ingeschreven, nietig kan worden verklaard.
79
27.
Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is door het Hof uitgelegd in, onder meer,
het arrest SABEL (reeds aangehaald).
28.
Die uitlegging moet daarom eveneens gelden voor artikel 5, lid 1, sub b, van
de richtlijn.
29.
Volgens de Hoge Raad sluit de rechtspraak van het Hof niet uit, dat een gevaar
van verwarring tussen merk en teken kan worden verondersteld, ingeval het
merkbijzondere onderscheidingskracht heeft, onder meer wegens zijn bekendheid,
en het door derden voor dezelfde of soortgelijke waren gebruikte teken zodanig
met het merk overeenstemt, dat hierdoor de mogelijkheid van associatie met het
merk ontstaat.
30.
Zo komt de Hoge Raad tot de vraag, of artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn
aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder in dergelijke omstandigheden
aan een derde het gebruik van het teken kan verbieden, wanneer de
onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet is uitgesloten, dat de bij
het publiek gewekte associatie tussen het teken en het merk verwarring kan
teweegbrengen.
31.
Onder verwijzing naar het arrest SABEL (reeds aangehaald) hebben Marca
Mode, de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk en de
Commissie betoogd, dat de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn geboden
bescherming, evenals die krachtens artikel 4, lid 1, sub b, van dezelfde richtlijn,
steeds afhankelijk is van het positieve bewijs van verwarringsgevaar. Ook voor
bekende merken is het niet voldoende, dat in geval er enkel associatiegevaar
bestaat, verwarringsgevaar niet is uit te sluiten.
32.
Adidas stelt daarentegen, steun zoekend in met name punt 24 van het arrest
SABEL (reeds aangehaald), dat bij bekende merken associatiegevaar voldoende is
om een verbod te rechtvaardigen, zodra verwarringsgevaar niet is uitgesloten.
Met andere woorden, associatiegevaar zou bij zulke merken een vermoeden van
verwarringsgevaar scheppen.
33.
Op dit punt moet aanstonds worden vastgesteld, dat verwarringsgevaar niet op
grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke
omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven.
34.
80
Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan immers slechts toepassing vinden,
indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de
erdoorgeïdentificeerde waren of diensten „bij het publiek verwarring kan ontstaan,
inhoudende het gevaar van associatie met het merk”. Blijkens deze formulering is
het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar,
maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar
formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen
verwarring kan ontstaan (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de
richtlijn, arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 18). Artikel 5, lid 1, sub b, van de
richtlijn vereist dus voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan
van gevaar van verwarring (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de
richtlijn, arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507,
punt 18).
35.
Deze uitlegging volgt eveneens uit de tiende overweging van de richtlijn, waar
wordt gezegd, dat „het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de
bescherming vormt” (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 19).
36.
Deze uitlegging is niet in strijd met artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat bekende
merken bescherming biedt zonder dat het bestaan van verwarringsgevaar is
vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de grondslag voor de
bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden,
waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
37.
Adidas kan zich niet met succes op punt 24 van het arrest SABEL (reeds
aangehaald) beroepen.
38.
Daarin overwoog het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate
de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is, en dat derhalve niet
kan worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit
dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud
gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk
hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere
onderscheidingskracht bezit.
39.
Het Hof heeft hiermee te kennen gegeven, dat de bijzondere
onderscheidingskracht van het oudere merk het verwarringsgevaar kan vergroten
en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het
ontstaan van dit gevaar kan bijdragen. De negatieve formulering „kan niet worden
uitgesloten” in punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) benadrukt enkel
de mogelijkheid, dat uit de combinatie van de twee genoemde factoren een
gevaar kan ontstaan. Zij betekent geenszins een vermoeden van
81
verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin. Met
deze formulering heeft het Hof impliciet gedoeld op de door de nationale rechter
in iedere bij hem aanhangige zaak te verrichten bewijswaardering. Het Hof heeft
de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van
verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd.
40.
Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming
van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest SABEL, reeds
aangehaald, punt 22). De globale beoordeling van het verwarringsgevaar
veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking
komende factoren (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17). Er kan bijvoorbeeld
ondanks een geringe mate van gelijksoortigheid van de desbetreffende waren of
diensten verwarringsgevaar worden vastgesteld, wanneer de merken in hoge
mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en
meer bepaald een grote bekendheid heeft (arrest Canon, reeds aangehaald, punt
19).
41.
De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die
naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een - in het bijzonder door
hun bekendheid - sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere
bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest Canon,
reeds aangehaald, punt 18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen
grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er
gevaar voor associatie in enge zin bestaat.
42.
Op de prejudiciële vraag moet derhalve worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1,
sub b, van de richtlijn niet aldus kan worden uitgelegd, dat ingeval
- een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een
bijzondere onderscheidingskracht bezit, en
- een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch
verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk
is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat,
het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik
van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.
Kosten
43.
De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd
Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de
82
partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te
beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 6
november 1998 gestelde vraag, verklaart voor recht:
Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, kan niet aldus worden uitgelegd, dat ingeval
- een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en
- een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het
economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als
die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in
zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat,
het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat
gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht
van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.
Moitinho de Almeida
Gulmann
Puissochet
Hirsch
Macken
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 2000.
De griffier
De president van de Zesde kamer
R. Grass
J. C. Moitinho de Almeida
83
ARREST VAN HET HOF
20 september 2001 (1)
„Hogere voorziening - Ontvankelijkheid - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr.
40/94 - Absolute weigeringsgrond - Onderscheidend vermogen - Merken die uitsluitend bestaan uit beschrijvende tekens of aanduidingen - Woordcombinatie Baby-dry”
In zaak C-383/99 P,
Procter & Gamble Company, gevestigd te Cincinnatti (Verenigde Staten),
vertegenwoordigd door T. van Innis, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,
rekwirante,
betreffende hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van
de Europese Gemeenschappen (Tweede kamer) van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM
(BABY-DRY) (T-163/98, Jurispr. blz. II-2383), strekkende tot vernietiging van dat arrest
voorzover het Gerecht heeft geoordeeld dat de eerste kamer van beroep van het Bureau
voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) bij de
vaststelling van haar beslissing van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1) niet in strijd heeft
gehandeld met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van
20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1),
andere partij bij de procedure:
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen), vertegenwoordigd door O. Montalto en E. Joly als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,
verweerder in eerste aanleg,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, C. Gulmann, M. Wathelet en
V. Skouris, kamerpresidenten, J.-P. Puissochet (rapporteur), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, rechters,
advocaat-generaal: F. G. Jacobs,
griffier: D. Louterman-Hubeau, afdelingshoofd,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de pleidooien van partijen ter terechtzitting van 30 januari 2001, waarbij Procter
& Gamble Company werd vertegenwoordigd door T. van Innis en door F. Herbert,
advocaat, en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) door O. Montalto en E. Joly,
84
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 5 april 2001,
het navolgende
Arrest
1.
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 8 oktober 1999, heeft
Procter & Gamble Company (hierna: „Procter & Gamble”) krachtens artikel 49 van
's Hofs Statuut-EG hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht
van eersteaanleg van de Europese Gemeenschappen van 8 juli 1999, Procter &
Gamble/BHIM (BABY-DRY) (T-163/98, Jurispr. blz. II-2383; hierna: „bestreden
arrest”), waarbij het Gerecht de beslissing van de eerste kamer van beroep van
het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen) (hierna: „BHIM”) van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1; hierna:
„omstreden beslissing”) houdende verwerping van het door Procter & Gamble
ingestelde beroep tegen de weigering tot inschrijving van de woordcombinatie
Baby-dry als gemeenschapsmerk voor wegwerpluiers van papier of cellulose en
luiers van stof, uitsluitend wegens schending van artikel 62, lid 1, van verordening
(EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het
gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) heeft vernietigd.
Verordening nr. 40/94
2.
Artikel 7 van verordening nr. 40/94 luidt als volgt:
„1. Geweigerd wordt inschrijving van:
a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel
kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming,
waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
(...)
2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.
3. Lid 1, onder b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van
het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”
3.
Artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt:
85
„Nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, beslist de kamer van beroep
over het beroep. De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen
van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen.”
De feiten van het geding
4.
Bij brief van 8 april 1996 heeft Procter & Gamble bij het BHIM een aanvraag
ingediend tot inschrijving van de woordcombinatie Baby-dry als
gemeenschapsmerk voor wegwerpluiers van papier of cellulose en voor luiers van
stof.
5.
De onderzoeker van het BHIM heeft deze aanvraag bij beslissing van 29 januari
1998 afgewezen. Het door Procter & Gamble tegen deze beslissing ingestelde
beroep is bij de omstreden beslissing van de eerste kamer van beroep van het
BHIM verworpen. Deze kamer was van oordeel dat de woordcombinatie Baby-dry
uitsluitend uit woorden bestond die in de handel kunnen dienen tot aanduiding
van de bestemming van de betrokken waar, en dat zij onderscheidend vermogen
miste, zodat zij op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr.
40/94 ongeschikt was om te worden ingeschreven. Voorts verklaarde de kamer
van beroep het op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gebaseerde betoog
van Procter & Gamble dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen
door het gebruik dat ervan was gemaakt, niet-ontvankelijk omdat dit betoog niet
voor de onderzoeker van het BHIM was gevoerd.
Het bestreden arrest
6.
Het bestreden arrest erkent om te beginnen dat de woordcombinatie Baby-dry
geen gemeenschapsmerk kan vormen, waarmee de beoordeling in de omstreden
beslissing wordt bevestigd.
7.
Het Gerecht heeft namelijk overwogen dat tekens die uitsluitend bestaan uit
woorden die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming van
de waar, naar hun aard reeds ongeschikt zijn om de waren van een onderneming
te onderscheiden van die van een andere onderneming, ook al bestaat de
weigeringsgrond slechts in een deel van de Gemeenschap. Aangezien luiers een
absorberende functie voor het drooghouden van baby's hebben, concludeerde het
Gerecht dat de woordcombinatie Baby-dry de gebruiker slechts informeert over de
bestemming van de waar, zonder dat zij wordt aangevuld door een extra
bestanddeel dat haar onderscheidend vermogen zou kunnen verlenen.
8.
In de tweede plaats onderzocht het Gerecht het subsidiaire betoog van
rekwirante dat het bewijsaanbod van Procter & Gamble voor de stelling dat de
86
woordcombinatie Baby-dry overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr.
40/94 door het gebruik ervan onderscheidend vermogen had verkregen, in de
omstreden beslissing ten onrechte niet-ontvankelijk was verklaard omdat het niet
voor de onderzoeker was gedaan. Het Gerecht oordeelde dat de kamer van
beroep, door dit bewijsaanbod niet-ontvankelijk te verklaren, artikel 62 van
verordening nr. 40/94 had geschonden. Gelezen in het licht van de systematiek
van deze verordening, die een continuïteit binnen het BHIM tussen het optreden
van de onderzoeker en dat van de kamers van beroep veronderstelt, zou die
bepaling de kamer namelijk niet toestaan een betoog te verwerpen op de enkele
grond dat het niet voor de onderzoeker was gevoerd.
9.
Het Gerecht concludeerde dan ook, dat de omstreden beslissing moest worden
vernietigd op grond dat de kamer van beroep van het BHIM ten onrechte had
geweigerd het betoog van Procter & Gamble betreffende artikel 7, lid 3, van
verordening nr. 40/94 te onderzoeken.
10.
Het wees de overige conclusies van Procter & Gamble af en vernietigde de
omstreden beslissing.
De hogere voorziening
11.
Procter & Gamble concludeert dat het het Hof behage, het bestreden arrest te
vernietigen voorzover het Gerecht heeft geoordeeld dat de eerste kamer van
beroep van het BHIM bij de vaststelling van de bestreden beslissing niet in strijd
heeft gehandeld met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Voorts
vordert zij veroordeling van het BHIM in de kosten.
12.
Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot
veroordeling van Procter & Gamble in de kosten.
De ontvankelijkheid van de hogere voorziening
Argumenten van partijen
13.
Rekwirante stelt om te beginnen dat zij door het Gerecht gedeeltelijk in het
ongelijk is gesteld omdat deze rechterlijke instantie haar betoog dat de omstreden
beslissing werd gekenmerkt door een schending van artikel 7, lid 1, sub b en c,
van verordening nr. 40/94, heeft verworpen.
14.
Voorts zet zij uiteen, dat zij belang heeft bij het instellen van hogere
voorziening omdat het BHIM ter uitvoering van het bestreden arrest de betrokken
87
inschrijvingsaanvrage slechts zal toetsen aan artikel 7, lid 3, van verordening nr.
40/94 en niet aan artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening. Het Gerecht
heeft immers de uitlegging aanvaard die in de omstreden beslissing aan
laatstgenoemde twee bepalingen is gegeven; de draagwijdte van de verplichting
tot uitvoering van het bestreden arrest moet worden beoordeeld tegen de
achtergrond van de overwegingen waarop het dictum berust.
15.
Het BHIM erkent dat rekwirante een procesbelang heeft. Wat de
ontvankelijkheid aangaat, betwijfelt zij slechts of het middel inzake schending van
het gemeenschapsrecht een hogere voorziening kan staven. Hoe dan ook
refereert het BHIM zich aan het oordeel van het Hof, omdat het om een vraag van
openbare orde gaat.
Beoordeling door het Hof
16.
Artikel 49, eerste en tweede alinea, van 's Hofs Statuut-EG bepaalt:
„Uiterlijk binnen twee maanden te rekenen vanaf de betekening van de bestreden
beslissing kan bij het Hof een verzoek om hogere voorziening worden ingediend
tegen eindbeslissingen van het Gerecht, alsmede tegen beslissingen die het
geding ten gronde slechts gedeeltelijk beslechten of die een einde maken aan een procesincident ter zake van onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid.
Hogere voorziening staat open voor iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het
ongelijk is gesteld. (...)”
17.
Artikel 92, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof luidt als
volgt:
„Het Hof kan in iedere stand van het geding ambtshalve middelen van niet-
ontvankelijkheid die van openbare orde zijn, in behandeling nemen of, na de
partijen te hebben gehoord, vaststellen dat het beroep zonder voorwerp is
geraakt en dat er niet meer op behoeft te worden beslist; de beslissing wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 91, leden 3 en 4.”
18.
Aangezien Procter & Gamble het Gerecht om vernietiging van de omstreden
beslissing heeft verzocht en het dictum van het bestreden arrest is ingekleed als
een blote vernietiging van deze beslissing, dient het Hof ambtshalve te
onderzoeken of rekwirante op zijn minst gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld en
dus ontvankelijk moet worden geacht in de hogere voorziening die zij bij het Hof
tegen het bestreden arrest heeft ingesteld.
19.
88
Blijkens punt 9 van het bestreden arrest heeft rekwirante onder meer
geconcludeerd dat het het Gerecht behage, primair, de omstreden beslissing te
vernietigen voorzover daarin is geoordeeld dat het merk niet voldoet aan de eisen
van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94, en, subsidiair, de
omstreden beslissing te vernietigen voorzover daarbij haar op artikel 7, lid 3, van
die verordening gebaseerde betoog niet-ontvankelijk is verklaard.
20.
Het Gerecht heeft allereerst het belangrijkste onderdeel van de conclusies
uitdrukkelijk afgewezen door in punt 28 van het bestreden arrest te verklaren dat
de eerste kamer van beroep van het BHIM terecht heeft geconcludeerd dat de
woordcombinatie Baby-dry op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening
nr. 40/94 geen gemeenschapsmerk kan zijn. Pas daarna heeft het Gerecht
vastgesteld dat deze kamer de bepalingen van artikel 62 van diezelfde
verordening heeft geschonden door het op artikel 7, lid 3, gebaseerde betoog van
rekwirante niet-ontvankelijk te verklaren, en heeft het het subsidiaire onderdeel
van de conclusies van het beroep gegrond verklaard.
21.
Aan zijn onderzoek van de twee onderdelen van het beroep heeft het Gerecht
in punt 54 van het bestreden arrest de algemene conclusie verbonden, dat de
omstredenbeslissing moet worden vernietigd op grond dat de eerste kamer van
beroep van het BHIM ten onrechte heeft geweigerd het op artikel 7, lid 3, van
verordening nr. 40/94 gebaseerde betoog van rekwirante te onderzoeken; het
heeft hieraan toegevoegd dat het BHIM de maatregelen dient te treffen die ter
uitvoering van het arrest nodig zijn.
22.
Gelet hierop en niettegenstaande het feit dat het dictum de in punt 54 van het
bestreden arrest geformuleerde beperking niet uitdrukkelijk overneemt, moet
worden geoordeeld, dat de vorderingen van rekwirante in dit arrest in
werkelijkheid slechts gedeeltelijk zijn toegewezen.
23.
In feite heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM namelijk twee
maatregelen in de vorm van één enkele handeling, de omstreden beslissing,
vastgesteld, te weten weigering van inschrijving van de woordcombinatie Baby-
dry op de in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 vermelde
gronden, en niet-ontvankelijkverklaring van rekwirantes betoog betreffende
artikel 7, lid 3, van deze verordening.
24.
Doordat het bestreden arrest de omstreden beslissing heeft vernietigd op de
enkele grond dat daarin is geweigerd het betoog betreffende artikel 7, lid 3, van
verordening nr. 40/94 te onderzoeken, is het gedeelte van deze beslissing
betreffende het voldoen van de woordcombinatie Baby-dry aan de eisen van
artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening in stand gebleven.
89
25.
Het Gerecht heeft dus de aan zijn toezicht onderworpen handeling slechts
gedeeltelijk vernietigd. Hieruit volgt dat het BHIM bij het treffen van de
maatregelen ter uitvoering van het bestreden arrest, zoals door het Gerecht in
punt 54 ervan genoemd, kon volstaan met een onderzoek naar de toepassing van
artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 op het onderhavige geval zonder terug
te komen op zijn uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening,
die immers door het Gerecht is aanvaard.
26.
Procter & Gamble heeft derhalve een belang bij het instellen van hogere
voorziening tegen het bestreden arrest, omdat daarin is geweigerd gevolg te
geven aan haar vordering tot vernietiging van de op artikel 7, lid 1, sub b en c,
van verordening nr. 40/94 gebaseerde weigering om het merk Baby-dry in te
schrijven.
27.
De hogere voorziening, die ertoe strekt het bestreden arrest op dit punt te
vernietigen, moet dan ook ontvankelijk worden verklaard.
De gegrondheid van de hogere voorziening
Argumenten van partijen
28.
Tot staving van haar hogere voorziening voert rekwirante één middel aan,
namelijk dat het Gerecht een te ruime draagwijdte heeft toegekend aan de
absolute weigeringsgrond inzake het zuiver beschrijvende karakter van de tekens
en aanduidingen van een merk. Op basis van artikel 7, lid 1, sub c, van
verordening nr. 40/94 kan namelijk slechts de inschrijving als gemeenschapsmerk
worden geweigerd van tekens en aanduidingen die door het publiek niet anders
kunnen worden opgevat dan als een aanduiding van de eigenschappen van de
betrokken waar en die als zodanig ongeschikt worden geacht om de
onderscheidende rol van een merk te vervullen. Aan de hand van het merk moet
een waar immers kunnen worden geassocieerd met de onderneming die ze op de
markt brengt, doordat zij wordt onderscheiden van soortgelijke waren van
concurrerende ondernemingen.
29.
Het Gerecht zou de betrokken bepaling onjuist hebben uitgelegd en toegepast
door te oordelen dat de woordcombinatie Baby-dry de consument rechtstreeks
informeert over de bestemming van de waar en niet wordt aangevuld door een
extra bestanddeel dat aan het teken in zijn geheel de geschiktheid zou kunnen
verlenen om de waren van rekwirante te onderscheiden van die van andere
ondernemingen.
30.
90
Volgens rekwirante ligt aan het arrest van het Gerecht een achterhaalde
opvatting van het merk ten grondslag, namelijk dat de inschrijving van een merk
aan de houder daarvan een monopolie verleent op het gebruik van de tekens of
aanduidingen waaruit het merk bestaat, met als gevolg dat alle tekens of
aanduidingen met een beschrijvend karakter, die vrij moeten blijven voor gebruik
in de handel, per definitie ongeschikt zijn om een merk te vormen.
31.
De moderne opvatting waarvan verordening nr. 40/94 volgens rekwirante
uitgaat, sluit daarentegen elk monopolistisch recht op de tekens of aanduidingen
waaruit een merk bestaat, uit. Derden mogen hiervan een normaal gebruik blijven
maken. De wisselwerking hiervan is, dat geen enkele categorie tekens of
aanduidingen in abstracto ongeschikt wordt geacht om een merk te vormen. Het
beschrijvende karakter is, evenals het generieke karakter van een teken of
aanduiding, slechts een onderdeel van de weigeringsgrond inzake het ontbreken
van onderscheidend vermogen van de als merk voorgedragen tekens of
aanduidingen, aangezien beide begrippen - onderscheidend vermogen en niet
uitsluitend beschrijvend karakter - tezamen moeten worden genomen om uit te
maken of de voorgedragen tekens of aanduidingen geschikt zijn om de betrokken
waren te kunnen identificeren als zijnde afkomstig van een bepaalde
onderneming.
32.
Het BHIM betwist de relevantie van deze theoretische analyse niet en zet
uiteen dat het onderscheidend vermogen het beslissende element is ter
beoordeling van de geschiktheid van een teken om een merk te vormen; het
uitsluitend beschrijvende karakter is in dit verband een aanwijzing dat het
onderscheidend vermogen vermoedelijk ontbreekt.
33.
Volgens het BHIM vooronderstelt de op het beschrijvende karakter gebaseerde
weigering tot inschrijving dat aan drie voorwaarden is voldaan, namelijk:
- het ontbreken van een aanbiedingsvorm of aanvullende bestanddelen
waardoor het teken niet langer uitsluitend beschrijvend zou zijn;
- de verwijzing van het teken naar een essentiële eigenschap van de waar en
niet naar een eigenschap van ondergeschikt belang of een eigenschap die niet karakteristiek is voor de waar;
- de herkenbaarheid van de verwijzing voor de potentiële consumenten van de
waar.
34.
Volgens het BHIM voldoet de woordcombinatie Baby-dry, zoals ook het Gerecht
heeft geoordeeld, aan die voorwaarden om als uitsluitend beschrijvend te kunnen
worden aangemerkt.
Beoordeling door het Hof
91
35.
Opgemerkt zij dat volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 de
inschrijving moet worden geweigerd van merken die elk onderscheidend
vermogen missen (lid 1, sub b) en van merken die uitsluitend bestaan uit tekens
of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort,
kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van
vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van
de waren of diensten (lid 1, sub c).
36.
Ingevolge artikel 12 van verordening nr. 40/94 staat het aan het merk
verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch
verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid,
bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de
waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of
diensten, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in
nijverheid en handel.
37.
Uit de combinatie van deze bepalingen volgt dat het verbod om zuiver
beschrijvende tekens of aanduidingen als merk in te schrijven tot doel heeft, zoals
zowel Procter & Gamble als het BHIM erkennen, te voorkomen dat als merk
tekens of aanduidingen worden ingeschreven die, wegens hun overeenkomst met
de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van
de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van
de onderneming die ze op de markt brengt, en dus het onderscheidend vermogen
missen die voor het vervullen van deze functie vereist is.
38.
Dit is de enige uitlegging die ook verenigbaar is met artikel 4 van verordening
nr. 40/94, volgens hetwelk gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door
alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met
inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren
of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen
onderscheiden van die van andere ondernemingen.
39.
De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr.
40/94 doelt, zijn dus slechts die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van
de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door
vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of
dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Verder kan de inschrijving
van een merk dat tekens en aanduidingen bevat die aan deze omschrijving
beantwoorden, slechts worden geweigerd op voorwaarde dat het geen andere
tekens of aanduidingen bevat en dat bovendien de zuiver beschrijvende tekens en
aanduidingen waaruit het bestaat, niet worden gepresenteerd of geschikt op een
92
wijze die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van
de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan.
40.
Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk dat in casu
voorwerp is van het geschil, moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen
worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook
ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de
formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en
de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie
consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële
eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie
onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden
ingeschreven.
41.
Artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 preciseert dat het eerste lid van dit
artikel ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van
de Gemeenschap bestaan. Deze bepaling, die terecht is aangehaald in punt 24
van het bestreden arrest, betekent dat wanneer een woordcombinatie een zuiver
beschrijvend karakter heeft in een van de talen die in de intracommunautaire
handel worden gebezigd, dit volstaat om haar als ongeschikt voor een inschrijving
als gemeenschapsmerk aan te merken.
42.
Teneinde te beoordelen of een woordcombinatie als Baby-dry onderscheidend
vermogen kan hebben, dient men zich dus te verplaatsen in de positie van de
Engelstalige consument. Vanuit dit perspectief hangt de beoordeling in het geval
van luiers voor baby's af van het antwoord op de vraag, of de betrokken
woordcombinatie kan worden opgevat als een normale wijze om dit product in de
omgangstaal aan te duiden of de essentiële eigenschappen ervan weer te geven.
43.
Weliswaar roept de in geding zijnde woordcombinatie onbetwistbaar de functie
op die de waar geacht wordt te vervullen, doch dit betekent nog niet dat zij
daarmee ook voldoet aan de voorwaarden genoemd in de punten 39 tot en met
42 van dit arrest. Immers, ook al kan elk van de twee woorden waaruit het geheel
is samengesteld, deel uitmaken van de uitdrukkingen die in de omgangstaal ter
aanduiding van de functie van luiers voor baby's worden gebruikt, dit neemt niet
weg dat de nevenschikking ervan, die qua structuur ongebruikelijk is, geen
uitdrukking vormt die in de Engelse taal bekendstaat als een aanduiding van
dergelijke producten of een weergave van de essentiële eigenschappen daarvan.
44.
Woorden als Baby-dry kunnen, samengenomen, derhalve niet worden geacht
een beschrijvend karakter te hebben; zij vloeien veeleer voort uit een taalkundige
vondst die het aldus gevormde merk in staat stelt een onderscheidende rol te
93
spelen, en de inschrijving ervan kan niet met een beroep op artikel 7, lid 1, sub c,
van verordening nr. 40/94 worden geweigerd.
45.
Het Gerecht heeft derhalve blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door
te oordelen dat de eerste kamer van beroep van het BHIM op basis van
bovengenoemde bepaling wettig heeft kunnen beslissen dat de woordcombinatie
Baby-dry geen gemeenschapsmerk kan vormen.
46.
In deze omstandigheden moet het bestreden arrest worden vernietigd
voorzover dit door Procter & Gamble is gevorderd en moet, met toewijzing van de
door rekwirante voor het Gerecht voorgedragen conclusies, ook de omstreden
beslissing worden vernietigd voorzover daarbij de aanvraag tot inschrijving van
het merk Baby-dry is afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van
verordening nr. 40/94.
Kosten
47.
Volgens artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof
beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening
gegrond is en het Hof de zaak zelf afdoet.
48.
Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof,
dat krachtens artikel 118 van toepassing is op de procedure in hogere
voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen
voorzover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet
het overeenkomstig de vordering van Procter & Gamble in de kosten van de twee
instanties worden verwezen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
rechtdoende:
1) Vernietigt het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de
Europese Gemeenschappen van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM
(BABY-DRY) (T-163/98), voorzover daarin is geoordeeld dat de eerste
kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen) bij de vaststelling van haar
beslissing van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1) niet in strijd heeft
gehandeld met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van
de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk.
2) Vernietigt de beslissing van de eerste kamer van beroep van het
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen
en modellen) van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1) voorzover daarin de
aanvraag tot inschrijving van het merk Baby-dry is afgewezen op grond
van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
94
3) Verwijst het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) in de kosten van de twee instanties.
Rodríguez Iglesias
Gulmann
Wathelet
Skouris
Puissochet
Jann
Sevón
Schintgen
Macken
Colneric
von Bahr
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 september 2001.
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
95
ARREST VAN HET HOF
18 juni 2002 (1)
„Aanpassing van wetgevingen - Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikelen 3, leden 1 en
3, 5, lid 1, en 6, lid 1, sub b - Tekens die een merk kunnen vormen - Tekens die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar”
In zaak C-299/99,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk), in het aldaar aanhangig geding tussen
Koninklijke Philips Electronics NV
en
Remington Consumer Products Ltd,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 3, leden 1 en 3, 5, lid
1, en 6, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december
1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, P. Jann, F. Macken
(rapporteur), N. Colneric en S. von Bahr, kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O.
Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues en C. W. A. Timmermans,
rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: D. Louterman-Hubeau, afdelingshoofd,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
- Koninklijke Philips Electronics NV, vertegenwoordigd door H. Carr en D. Anderson,
QC, alsmede door W. A. Hoyng, hoogleraar, aanvankelijk geïnstrueerd door Eversheds Solicitors, vervolgens door Allen & Overy, solicitors,
- Remington Consumer Products Ltd, vertegenwoordigd door Lochners Technology Solicitors, solicitors,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill als
gemachtigde, bijgestaan door S. Moore, barrister,
- de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger en A. Maitrepierre als gemachtigden,
96
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks
als gemachtigde,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van Koninklijke Philips Electronics NV,
vertegenwoordigd door H. Carr en W. A. Hoyng; Remington Consumer Products Ltd,
vertegenwoordigd door S. Thorley en R. Wyand, QC; de regering van het Verenigd
Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill, bijgestaan door D. Alexander, barrister, en
de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, ter terechtzitting van 29 november 2000,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 23 januari 2001,
het navolgende
Arrest
1.
Bij beschikking van 5 mei 1999, ingekomen bij het Hof op 9 augustus
daaraanvolgend, heeft de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
krachtens artikel 234 EG zeven prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van
de artikelen 3, leden 1 en 3, 5, lid 1, en 6, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn
(89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van
het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
2.
Deze vragen zijn gerezen in het kader van een geding tussen Koninklijke Philips
Electronics NV (hierna: „Philips”) en Remington Consumer Products Ltd (hierna:
„Remington”) betreffende een vordering wegens inbreuk op een merk dat Philips
op grond van gebruik had laten inschrijven overeenkomstig de Trade Marks Act
1938 (merkenwet van 1938).
Het rechtskader
De communautaire wettelijke regeling
3.
De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de
merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande
verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten
van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de
gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.
4.
Blijkens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel
geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten.
5.
97
Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een [...]merk kunnen vormen”,
bepaalt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische
voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen,
tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
6.
Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van
de inschrijving worden opgesomd, luidt als volgt:
„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel
kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming,
waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
- de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
[...]
3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden
nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg
van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om
inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen
voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het
onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.
[...]”
7.
Artikel 5, lid 1, betreft de rechten verbonden aan het merk en bepaalt:
98
„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek
verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”
8.
Artikel 6 van de richtlijn, getiteld „Beperking van de aan het merk verbonden
rechtsgevolgen”, luidt als volgt:
„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
a) van diens naam en adres;
b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde,
plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van
de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
[...]”
De nationale wettelijke regeling
9.
In het Verenigd Koninkrijk was de inschrijving van merken geregeld in de Trade
Marks Act 1938. Deze wet is afgeschaft en vervangen bij de Trade Marks Act 1994
(merkenwet van 1994), die uitvoering geeft aan de richtlijn en een aantal nieuwe
bepalingen inzake ingeschreven merken bevat.
10.
Overeenkomstig de Trade Marks Act 1938 ingeschreven merken hebben
krachtens bijlage 3 van de Trade Marks Act 1994 dezelfde gevolgen als wanneer
inschrijving overeenkomstig deze laatste Act had plaatsgevonden.
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
11.
In 1966 ontwikkelde Philips een nieuw type elektrisch scheerapparaat met drie
roterende scheerkoppen. In 1985 ging zij over tot inschrijving van een merk
99
bestaande in de grafische voorstelling van de vorm en configuratie van het
bovenstuk van een dergelijk scheerapparaat. Dit bovenstuk bevat drie ronde
scheerkoppen met roterende mesjes, die zijn opgesteld als een gelijkzijdige
driehoek. Dit merk werd op grond van gebruik ingeschreven overeenkomstig de
Trade Marks Act 1938.
12.
Remington, een concurrent, is in 1995 in het Verenigd Koninkrijk gestart met
de productie en verkoop van het scheerapparaat DT 55, dat is uitgerust met drie
roterende scheerkoppen die een gelijkzijdige driehoek vormen en waarvan de
configuratie lijkt op de door Philips gebruikte.
13.
Philips heeft derhalve tegen Remington een vordering wegens inbreuk op haar
merk ingediend. In reconventie heeft deze laatste nietigverklaring van het merk
van Philips gevorderd.
14.
De High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)
(Verenigd Koninkrijk), heeft de vordering in reconventie toegewezen en heeft de
nietigverklaring van het merk van Philips gelast op grond dat het teken waarop
deze laatste zich beriep, de betrokken waar niet kon onderscheiden van die van
andere ondernemingen en elk onderscheidend vermogen miste. Volgens deze
rechterlijke instantie bestond het betrokken merk uitsluitend in een teken dat in
de handel diende tot aanduiding van de bestemming van de waar alsmede in een
vorm die noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen en die een
wezenlijke waarde aan de waar gaf. Ook indien het merk wel geldig was, zou geen
sprake zijn van inbreuk.
15.
Tegen deze uitspraak van de High Court heeft Philips hoger beroep ingesteld bij
de Court of Appeal.
16.
Gelet op de vragen die partijen over de uitlegging van de richtlijn hebben
opgeworpen, heeft de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) de
behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen
gesteld:
„1) Bestaat er een categorie van merken die niet van inschrijving zijn
uitgesloten op grond van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 3, lid 3,
van richtlijn 89/104/EEG van de Raad [...], doch niettemin ingevolge artikel 3, lid
1, sub a, van de richtlijn niet kunnen worden ingeschreven omdat deze merken de
waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen?
2) Kan de vorm (of een gedeelte van de vorm) van een waar (waarvoor het
teken wordt ingeschreven) deze waar alleen onderscheiden in de zin van artikel 2,
100
indien aan de vorm een grillig element (bestaande in een verfraaiing zonder
functioneel doel) is toegevoegd?
3) Wanneer een onderneming als enige bepaalde waren op de markt brengt, is
grootschalig gebruik van een teken dat bestaat in de vorm (of een gedeelte van
de vorm) van deze waren en geen grillig element bevat, dan voldoende om het
teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, indien
als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek
a) de vorm enkel met die onderneming associeert;
b) bij gebreke van een andersluidende vermelding meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn?
4) a) Kan de beperking die is gelegen in de woorden .die uitsluitend bestaan
uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te
verkrijgen’ in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, worden ondervangen door
het bewijs, dat er nog andere vormen zijn waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, of
b) kan de vorm op grond van deze bepaling niet worden ingeschreven indien
wordt aangetoond, dat de wezenlijke kenmerken van de vorm uitsluitend aan de
technische uitkomst zijn toe te schrijven, of
c) behoort een andere toetsing, en zo ja welke, te worden verricht om uit te maken of deze beperking van toepassing is?
5) Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft .merken die uitsluitend bestaan
uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van
soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming [...] van de waren of diensten’.
Artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft het gebruik door derden van
.aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid bestemming [...] van de waren
of diensten’. Het woord .uitsluitend’ komt dus voor in artikel 3, lid 1, sub c, en
ontbreekt in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. Betekent dit dat de richtlijn
aldus moet worden uitgelegd, dat ook indien een merk bestaande in de vorm van
waren geldig is ingeschreven, er geen sprake is van inbreuk krachtens artikel 6, lid 1, sub b, wanneer
a) het gelaakte gebruik van de vorm van waren een aanduiding inzake de
soort of bestemming van de waren is en als zodanig zou worden opgevat, en
b) een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking
komende publiek meent dat waren met die vorm afkomstig zijn van de merkhouder, tenzij anders is vermeld?
6) Staat het ingevolge artikel 5, lid 1, verleende uitsluitende recht de
merkhouder ook toe, derden het gebruik van identieke of overeenstemmende
tekens te verbieden wanneer dat gebruik niet de herkomst aanduidt, of kan hij dit gebruik slechts verbieden voorzover het geheel of ten dele de herkomst aanduidt?
7) Moet het gebruik van een beweerdelijk inbreuk makende vorm van waren die
een aanduiding inzake de soort of bestemming van de waren is en als zodanig zou
worden opgevat, niettemin als aanduiding van de herkomst worden aangemerkt,
indien een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking
101
komende publiek meent dat waren met de gelaakte vorm van de merkhouder
afkomstig zijn tenzij anders is vermeld?”
17.
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 25 april 2001, heeft
Philips verzocht om heropening van de mondelinge behandeling, die op 23 januari
2001 gesloten was verklaard nadat de advocaat-generaal conclusie had genomen,
en/of om voeging van de onderhavige zaak met de zaken Linde AG (C-53/01),
Winward Industries (C-54/01) en Rado (C-55/01), waarin de verzoeken om een
prejudiciële beslissing van het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 8 februari 2001
ter griffie van het Hof werden ingeschreven.
18.
Philips betoogt dat het raadzaam zou zijn om de verwijzende rechter in de
onderhavige zaak pas een antwoord te geven nadat de opvatting van het
Bundesgerichtshof in de in het vorige punt vermelde zaken - waarin soortgelijke
vragen aan de orde zijn - in overweging is genomen en de betrokken partijen in
de gelegenheid zijn gesteld om daarover opmerkingen in te dienen.
19.
Bij brieven van 8 en 16 mei 2001 heeft Remington zich verzet tegen dit
verzoek tot heropening en/of voeging.
20.
Er zij aan herinnerd dat het Hof ambtshalve, op voorstel van de advocaat-
generaal dan wel op verzoek van partijen, de mondelinge behandeling krachtens
artikel 61 van het Reglement voor de procesvoering kan heropenen, indien het
van oordeel is dat het onvoldoende is ingelicht of dat de zaak moet worden
beslecht op basis van een argument waarover tussen partijen geen discussie heeft
plaatsgevonden (zie arrest van 10 februari 2000, Deutsche Post, C-270/97 en C-
271/97, Jurispr. blz. I-929, punt 30).
21.
Het Hof is van oordeel dat er geen reden is om de onderhavige zaak te voegen
met de in punt 17 vermelde zaken, en dat het over alle noodzakelijke gegevens
beschikt om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden.
22.
Het verzoek van Philips dient derhalve te worden afgewezen.
De eerste vraag
23.
Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of er een
categorie van merken bestaat die niet van inschrijving zijn uitgesloten op grond
van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 3, lid 3, van de richtlijn, doch
niettemin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, niet kunnen worden ingeschreven
102
omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van
die van andere ondernemingen.
24.
Volgens Philips wenst de nationale rechter met deze vraag te vernemen, of er
een bijzondere categorie bestaat van merken die ondanks hun feitelijk
onderscheidend vermogen toch volgens de toepasselijke regelgeving niet kunnen
onderscheiden. Philips betoogt dat dit niet het geval is gelet op de door het Hof in
het arrest Windsurfing Chiemsee van 4 mei 1999 (C-108/97 en C-109/97, Jurispr.
blz. I-2779) ontwikkelde redenering. Behoudens de in artikel 3, lid 1, sub e, van
de richtlijn vermelde uitzondering gelden de in lid 1, sub a tot en met d, van deze
bepaling opgesomde gronden voor weigering of nietigverklaring van de
inschrijving niet voor een vorm die onderscheidend vermogen heeft verkregen
overeenkomstig artikel 3, lid 3, en kan deze vorm niet worden beschouwd als een
teken dat onderscheidend vermogen mist in de zin van de toepasselijke
regelgeving.
25.
Remington voert aan dat de tekens die niet voldoen aan de voorwaarden van
artikel 2 van de richtlijn omdat zij de waren van een onderneming niet kunnen
onderscheiden van die van andere ondernemingen, en dus onder artikel 3, lid 1,
sub a, vallen, sterk verschillen van de merken die de toets van artikel 3, lid 1, sub
b tot en met d, niet doorstaan. Terwijl de eerste nooit kunnen worden
ingeschreven, zelfs niet bij bewijs van „grootschalig gebruik”, kunnen de tweede
overeenkomstig artikel 3, lid 3, wel worden ingeschreven indien is aangetoond dat
zij door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen.
26.
De regering van het Verenigd Koninkrijk is van mening dat een teken dat prima
facie geen onderscheidend vermogen had en waarvan is aangetoond dat het dit
heeft verkregen, de waren van een onderneming moet kunnen onderscheiden in
de zin van artikel 2 van de richtlijn. In het reeds aangehaalde arrest Windsurfing
Chiemsee heeft het Hof geoordeeld dat volgens de richtlijn louter beschrijvende
woorden, die prima facie de waren of diensten van een onderneming niet kunnen
onderscheiden in de zin van artikel 2, mogen worden ingeschreven wanneer deze
woorden in feite onderscheidend vermogen hebben verkregen in de zin van artikel
3, lid 3, van de richtlijn en dus een bijkomende betekenis als merk hebben
verworven.
27.
Volgens de Franse regering sluit de richtlijn niet als zodanig een bijzondere
categorie merken van inschrijving uit. Artikel 3 van de richtlijn kan ertoe leiden
dat in individuele gevallen tekens als merk worden uitgesloten, maar het mag niet
aldus worden uitgelegd dat het een categorie tekens als zodanig van bescherming
uitsluit.
28.
103
De Commissie betoogt dat een merk dat onderscheidend vermogen heeft
verkregen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, niet van inschrijving kan
worden uitgesloten op basis van artikel 3, lid 1, sub a, op grond dat dit merk de
waren van de merkhouder niet kan onderscheiden.
Beoordeling
29.
Zoals in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn wordt
gesteld, wordt met de door het merk verleende bescherming met name beoogd
het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.
30.
Voorts is volgens vaste rechtspraak van het Hof de wezenlijke functie van het
merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking
tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt
gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren
of diensten van andere herkomst kan onderscheiden; om zijn rol van essentieel
onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand
wil brengen te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden dat alle
van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder
controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden
geacht voor de kwaliteit ervan (zie met name arresten van 11 november 1997,
Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punten 22 en 24, en 29 september
1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28).
31.
Deze wezenlijke functie van het merk blijkt ook uit de bewoordingen en de
opzet van de verschillende bepalingen van de richtlijn inzake de gronden waarop
inschrijving wordt geweigerd.
32.
Om te beginnen bepaalt artikel 2 van de richtlijn dat alle tekens merken
kunnen vormen, op voorwaarde dat zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling
alsmede de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
33.
Verder volgt uit de regel van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn
dat merken die elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvende merken en
merken die uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die in het normale
taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, niet
worden ingeschreven, of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden
(arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 45).
34.
Ten slotte wordt door artikel 3, lid 3, van de richtlijn de regel van lid 1, sub b
tot en met d, aanzienlijk afgezwakt aangezien een teken door het gebruik dat
104
ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen kan verkrijgen dat het
aanvankelijk niet had, en dus als merk kan worden ingeschreven. Het teken
verkrijgt het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving
ervan is, dus in deze omstandigheden (zie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds
aangehaald, punt 44).
35.
Zoals het Hof in punt 46 van het arrest Windsurfing Chiemsee, reeds
aangehaald, heeft opgemerkt, betekent het door het gebruik verworven
onderscheidend vermogen van een merk, evenals het onderscheidend vermogen
dat volgens artikel 3, lid 1, sub b, een van de algemene voorwaarden voor de
inschrijving van een merk is, dat het merk zich leent om de waar waarvoor de
inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te
identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te
onderscheiden.
36.
Artikel 3, lid 1, sub a, van de richtlijn bepaalt dat ook tekens die geen merk
kunnen vormen, niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig
verklaard kunnen worden.
37.
De bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub a, en de opzet van de richtlijn geven
evenwel duidelijk aan dat deze bepaling in wezen beoogt de inschrijving uit te
sluiten van tekens die niet algemeen geschikt zijn om een merk te vormen, en die
dus niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling en/of de waren of diensten van
een onderneming niet kunnen onderscheiden.
38.
Evenals de regel van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn
verhindert artikel 3, lid 1, sub a, dus de inschrijving van tekens of benamingen die
niet voldoen aan een van de twee voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn, te
weten het vereiste dat dergelijke tekens de waren of diensten van een
onderneming kunnen onderscheiden.
39.
Derhalve bestaat er geen categorie van merken die naar hun aard of door het
gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen hebben, maar die toch de
waren of diensten niet kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van de
richtlijn.
40.
Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat er
geen categorie van merken bestaat die niet van inschrijving zijn uitgesloten op
grond van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 3, lid 3, van de richtlijn,
doch niettemin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, niet kunnen worden ingeschreven
105
omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van
die van andere ondernemingen.
De tweede vraag
41.
Met zijn tweede vraag wenst de nationale rechter te vernemen, of de vorm van
een waar (waarvoor het teken wordt ingeschreven) deze waar slechts kan
onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn indien aan die vorm een
grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, is toegevoegd.
42.
Philips betoogt dat indien er, in tegenstelling tot hetgeen zij met betrekking tot
de eerste vraag heeft opgemerkt, toch een categorie van merken zou bestaan
waarvoor kan worden aangetoond dat zij onderscheidend vermogen hebben
verkregen, maar niettemin de waren niet kunnen onderscheiden, ter vaststelling
van de tot die categorie behorende merken niet het door de verwijzende rechter
vermelde criterium van een toegevoegd grillig element moet worden gehanteerd.
Zo een bijzondere categorie van merken in het leven moet worden geroepen die
ondanks hun feitelijk onderscheidend vermogen de waren niet kunnen
onderscheiden, stelt Philips een ander toetsingscriterium voor, te weten de vraag
of het betrokken merk de enige praktische manier is om de waren te beschrijven.
43.
Daarentegen is Remington van mening dat, wanneer de vorm van een waar
geen enkel grillig element bevat, het teken uitsluitend zal bestaan in een
functionele vorm die de onder dit merk vervaardigde waren niet kan
onderscheiden van identieke waren van een andere onderneming. In een dergelijk
geval kan alleen een toegevoegd grillig element als herkomstaanduiding
functioneren. Voorts is het van belang hoe beschrijvend een teken is, in die zin
dat een teken minder onderscheidend vermogen heeft naarmate het meer
beschrijvend is. Bijgevolg kan een louter beschrijvend teken de waren niet
onderscheiden en moet er een grillig element zijn toegevoegd om het teken
onderscheidend vermogen te verlenen.
44.
De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat het voor de
beantwoording van de vraag, of een teken bestaande in een vorm de waren kan
onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn, niet nuttig is te onderzoeken
of dit teken een grillig element of verfraaiing bevat.
45.
Volgens de Franse regering blijkt geenszins uit de artikelen 2 en 3 van de
richtlijn dat de vorm van een waar deze waar slechts kan onderscheiden van die
van andere ondernemingen indien hij een grillig element bevat, bestaande in een
verfraaiing zonder functioneel doel.
46.
106
Gelet op haar betoog inzake de eerste vraag, stelt de Commissie voor om de
tweede vraag niet te beantwoorden. Hoe dan ook vormen de artikelen 2 en 3, lid
1, sub a, van de richtlijn geen onafhankelijke weigeringsgrond wegens gemis aan
onderscheidend vermogen.
Beoordeling door het Hof
47.
Om te beginnen zij eraan herinnerd dat blijkens artikel 2 van de richtlijn een
merk onderscheidend vermogen heeft wanneer de waren of diensten waarvoor de
inschrijving wordt gevraagd, aan de hand van dit merk naar hun herkomst kunnen
worden onderscheiden. Daartoe volstaat het blijkens punt 30 van dit arrest, dat
het merk de doelgroep in staat stelt de door het merk aangeduide waar of dienst
te onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst en te
concluderen dat alle door dat merk aangeduide waren of diensten zijn
vervaardigd, in de handel gebracht of verstrekt onder toezicht van de
merkhouder, die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan.
48.
Verder maakt artikel 2 van de richtlijn geen enkel onderscheid tussen
verschillende categorieën merken. De criteria ter beoordeling van het
onderscheidend vermogen van driedimensionale merken als het in geding zijnde
merk, verschillen dus niet van de voor andere categorieën merken te hanteren
criteria.
49.
In het bijzonder vereist de richtlijn geenszins dat de vorm van de waar
waarvoor het teken wordt ingeschreven, een grillig element bevat.
Overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn moet de betrokken vorm eenvoudig de
waar van de merkhouder kunnen onderscheiden van die van andere
ondernemingen en dus zijn wezenlijke functie - het waarborgen van de oorsprong
van de waar - kunnen vervullen.
50.
Mitsdien moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat de vorm van de
waar waarvoor het teken wordt ingeschreven geen grillig element, zoals een
verfraaiing zonder functioneel doel, hoeft te bevatten om deze waar te kunnen
onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn.
De derde vraag
51.
Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of
grootschalig gebruik van een teken bestaande in de vorm van bepaalde waren,
kan volstaan om dit teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van
artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer een onderneming als enige deze waren
op de markt brengt en als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de
107
betrokken kringen de vorm enkel met die onderneming associeert, met uitsluiting
van iedere andere onderneming, of, bij gebreke van een andersluidende
vermelding, meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn.
52.
Volgens Philips is voldaan aan het criterium van artikel 3, lid 3, van de richtlijn
wanneer de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek wegens
grootschalig gebruik van een bepaalde vorm ervan overtuigd zijn dat de waren
met deze vorm van een bepaalde onderneming afkomstig zijn. Een feitelijk
monopolie op waren met de betrokken vorm gedurende vele jaren vormt een
belangrijk bewijs waardoor de verkrijging van onderscheidend vermogen wordt
gestaafd. Wanneer een handelaar zijn inschrijvingsaanvraag wil baseren op door
gebruik verkregen onderscheidend vermogen, is een feitelijk monopolie bijna een
noodzakelijke voorwaarde voor een dergelijke inschrijving.
53.
Remington voert aan dat voor een vorm met uitsluitend functionele
bestanddelen afdoende moet worden aangetoond dat de vorm zelf ook als
herkomstaanduiding werd gebruikt zodat deze vorm een bijkomende betekenis
heeft verkregen die de inschrijving kan rechtvaardigen. Wanneer er een
monopolie op de levering van de waren is geweest, moet er bijzondere aandacht
aan worden besteed dat het onderzoek van de feiten is afgestemd op relevante
elementen.
54.
De regering van het Verenigd Koninkrijk is van mening dat elke vorm waarvan
de inschrijving op grond van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn wordt
geweigerd, niet kan worden beschermd krachtens artikel 3, lid 3, aangezien dit lid
3 enkel van toepassing is op tekens die anders op basis van artikel 3, lid 1, sub b
tot en met d, ongeldig zouden worden verklaard, en niet op tekens die onder
artikel 3, lid 1, sub e, vallen. Gesteld dat de inschrijving van de vorm niet op basis
van deze laatste bepaling wordt geweigerd, zijn de voorwaarden van artikel 3, lid
3, evenwel niet vervuld wanneer de identificatie door het publiek niet is toe te
schrijven aan het merk, maar voortvloeit uit het monopolie op de levering van de
waren.
55.
Volgens de Franse regering moet de derde vraag bevestigend worden
beantwoord. Het door artikel 3, lid 3, van de richtlijn vereiste onderscheidend
vermogen kan zich perfect uiten in het feit dat een aanmerkelijk deel van de
handelaren en het in aanmerking komende publiek de vorm van de waar wegens
het gebruik ervan enkel associeert met een bepaalde handelaar en meent dat
waren met deze vorm van die handelaar afkomstig zijn.
56.
108
De Commissie stelt dat, of het onderscheidend vermogen nu is verkregen in
een monopoliesituatie of op een andere manier, de voorwaarden van artikel 3, lid
3, van de richtlijn zijn vervuld wanneer een aanmerkelijk deel van het in
aanmerking komende publiek meent dat de waren waarop dit merk is
aangebracht, van een bepaalde onderneming afkomstig zijn.
Beoordeling door het Hof
57.
Om te beginnen zij eraan herinnerd dat een vorm waarvan de inschrijving
wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, waarvan de
uitlegging aan de orde is in de vierde vraag, in geen geval kan worden
ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3.
58.
Daarentegen bepaalt artikel 3, lid 3, van de richtlijn dat een teken dat
overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, c en d, wordt geweigerd, door het gebruik
dat ervan is gemaakt een onderscheidend vermogen kan hebben verkregen dat
het aanvankelijk niet had, en dus als merk kan worden ingeschreven. Het teken
verkrijgt het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving
ervan is, dus door zijn gebruik.
59.
Het onderscheidend vermogen van een merk, daaronder begrepen dat
verkregen door gebruik, moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of
diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd.
60.
Zoals blijkt uit punt 51 van het reeds aangehaalde arrest Windsurfing
Chiemsee, kan bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk
waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, inzonderheid rekening worden
gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische
spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de
reclamekosten van de onderneming voor het merk, het aandeel van de betrokken
kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde
onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van
koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.
61.
Het Hof heeft tevens geoordeeld dat, indien de bevoegde autoriteit op basis
van die factoren van mening is dat de betrokken kringen, of althans een
aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde
onderneming afkomstig identificeren, zij in elk geval daaraan de conclusie moet
verbinden, dat aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn gestelde voorwaarde voor
de inschrijving van het merk is voldaan (arrest Windsurfing Chiemsee, reeds
aangehaald, punt 52).
62.
109
Opgemerkt zij evenwel dat het Hof daarbij heeft verduidelijkt dat de
omstandigheden waaronder de voorwaarde van artikel 3, lid 3, van de richtlijn als
vervuld kan worden beschouwd, niet alleen op basis van algemene en abstracte
gegevens, zoals bepaalde percentages, kunnen worden vastgesteld (arrest
Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 52).
63.
Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken bestaande
in de vorm van een waar, ook indien dat onderscheidend vermogen door gebruik
is verkregen, dient voorts rekening te worden gehouden met de vermoedelijke
perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende
gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (zie in die
zin arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-
4657, punt 31).
64.
Ten slotte moeten de betrokken kringen de waar als afkomstig van een
bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als
merk, en dus aan de hand van de aard en het effect van het teken, waardoor dit
de betrokken waar van die van andere ondernemingen kan onderscheiden.
65.
Mitsdien moet op de derde vraag worden geantwoord dat grootschalig gebruik
van een teken bestaande in de vorm van bepaalde waren, kan volstaan om dit
teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, van de
richtlijn, wanneer een onderneming als enige deze waren op de markt brengt en
als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken kringen de
vorm enkel met die onderneming associeert, met uitsluiting van iedere andere
onderneming, of meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig
zijn. Wat evenwel de omstandigheden betreft waaronder de in die bepaling
gestelde voorwaarde is vervuld, dient de nationale rechter na te gaan of deze
omstandigheden zijn vastgesteld op basis van concrete en betrouwbare gegevens,
of de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk
omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie
waren of diensten in aanmerking is genomen en of de betrokken kringen de waar
als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het
gebruik van het teken als merk.
De vierde vraag
66.
Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of
artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden
uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond
van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de
wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische
uitkomst zijn toe te schrijven. Tevens wordt gevraagd of de in deze bepaling
vervatte grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving opzij kan worden
110
gezet door het bewijs, dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde
technische uitkomst kan worden verkregen.
67.
Philips voert aan dat deze bepaling van de richtlijn tot doel heeft, te
verhinderen dat op een bepaalde technische uitkomst een monopolie wordt
verkregen via bescherming als merk. Inschrijving van een merk bestaande in een
vorm die een technische uitkomst vertolkt, betekent evenwel geen onredelijke
beperking voor de industrie of voor vernieuwing indien deze technische uitkomst
ook kan worden verkregen door andere vormen die de concurrenten gemakkelijk
kunnen produceren. Voor de vorm die het betrokken merk uitmaakt, bestaan
talrijke alternatieve oplossingen waarmee tegen een vergelijkbare kostprijs
dezelfde technische uitkomst inzake het scheren wordt verkregen.
68.
Volgens Remington betekent artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn duidelijk dat
een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, in de zin
dat deze vorm een functie vervult ter verkrijging van die uitkomst maar niet
noodzakelijkerwijs de enige vorm is die deze functie kan vervullen, niet mag
worden ingeschreven. In de door Philips verdedigde uitlegging wordt deze
uitsluiting zodanig ingeperkt dat zij nutteloos wordt en een onderzoek van de
technische waarde van de verschillende tekeningen impliceert, zodat de richtlijn
de bescherming van het algemeen belang niet zou kunnen verzekeren.
69.
De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat de inschrijving moet
worden geweigerd wanneer de wezenlijke kenmerken van de vorm waaruit het
teken bestaat, uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.
70.
Volgens de Franse regering heeft de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje,
voorziene uitsluiting tot doel, te verhinderen dat de in de tijd beperkte
bescherming van technische creaties wordt omzeild door een beroep op de regels
voor het merk, waarvan de gevolgen langer kunnen aanhouden.
71.
Zowel de Franse regering als de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn van
mening dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van
de richtlijn niet kan worden ondervangen door het bewijs, dat er nog andere
vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen.
72.
Gelet op de ontstaansgeschiedenis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn en
de noodzaak om uitzonderingen strikt uit te leggen, is volgens de Commissie het
bestaan van andere vormen waarmee de nagestreefde technische uitkomst kan
worden verkregen, het relevante criterium.
111
Beoordeling door het Hof
73.
Om te beginnen zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 2 van de
richtlijn een teken bestaande in de vorm van een waar in beginsel een merk kan
vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling en de waar
of dienst van een onderneming kan onderscheiden.
74.
Verder zijn de gronden waarop de inschrijving van tekens bestaande in de
vorm van een waar wordt geweigerd, uitdrukkelijk vermeld in artikel 3, lid 1, sub
e, van de richtlijn. Ingevolge deze bepaling worden niet ingeschreven of, indien
ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard de tekens die uitsluitend bestaan in
de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, de vorm van de waar die
noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, en de vorm die een
wezenlijke waarde aan de waar geeft. Overeenkomstig de zevende overweging
van de considerans van de richtlijn worden deze weigeringsgronden daar limitatief
opgesomd.
75.
Ten slotte zij eraan herinnerd dat de merken waarvan de inschrijving om de in
artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn opgesomde gronden kan
worden geweigerd, overeenkomstig artikel 3, lid 3, onderscheidend vermogen
kunnen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Daarentegen kan een
teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn
wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3,
verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt.
76.
Artikel 3, lid 1, sub e, heeft dus betrekking op bepaalde tekens die geen merk
vormen en is een eerste obstakel dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend
bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen. Reeds wanneer één van de in
die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, kan een teken dat uitsluitend
bestaat in de vorm van de waar of in een grafische voorstelling van deze vorm,
niet als merk worden ingeschreven.
77.
De verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden
moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die
gronden ten grondslag ligt (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds
aangehaald, punten 25-27).
78.
De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als
ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de
merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of
gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de
112
waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het
merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een
waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die
manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in
concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische
oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.
79.
Wat in het bijzonder de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de
richtlijn vermelde tekens betreft die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar
die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zij vastgesteld dat
deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de
wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving
van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten
concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke
functie aan te bieden, althans hun beletten, de verschillende technische
oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te
kiezen.
80.
Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang
na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden
aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door
eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat
dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming
worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds
aangehaald, punt 25).
81.
Met betrekking tot de vraag, of het bewijs dat er nog andere vormen bestaan
waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid
1, sub e, tweede streepje, vermelde grond voor weigering of nietigheid van de
inschrijving opzij zet, zij opgemerkt dat niets in de bewoordingen van deze
bepaling een dergelijke zienswijze rechtvaardigt.
82.
Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt
geweigerd, geeft artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de
legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven
teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te
bestendigen.
83.
Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar
uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1,
sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in
een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door
andere vormen kan worden verkregen.
113
84.
Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub
e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken
dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet
kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele
kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te
schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee
dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling
vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.
85.
De verwijzende rechter heeft gepreciseerd dat behandeling van de vragen over
inbreuk niet nodig is voorzover zijn uitlegging van artikel 3 van de richtlijn door
het Hof wordt bevestigd. Aangezien het antwoord op de vierde vraag deze
uitlegging heeft bevestigd, behoeven de vijfde, de zesde en de zevende vraag
geen beantwoording.
Kosten
86.
De kosten door de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Franse regering en
de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt,
kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen
in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te
beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
bij beschikking van 5 mei 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht:
1) Er bestaat geen categorie van merken die niet van inschrijving zijn
uitgesloten op grond van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 3,
lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december
1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, doch
niettemin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, niet kunnen worden
ingeschreven omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen.
2) De vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, hoeft
geen grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, te
bevatten om deze waar te kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van richtlijn 89/104.
3) Grootschalig gebruik van een teken bestaande in de vorm van
bepaalde waren, kan volstaan om dit teken onderscheidend vermogen te
verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104, wanneer een
onderneming als enige deze waren op de markt brengt en als gevolg van
dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken kringen de vorm
114
enkel met die onderneming associeert, met uitsluiting van iedere andere
onderneming, of meent dat waren met deze vorm van die onderneming
afkomstig zijn. Wat evenwel de omstandigheden betreft waaronder de in
die bepaling gestelde voorwaarde is vervuld, dient de nationale rechter
na te gaan of deze omstandigheden zijn vastgesteld op basis van
concrete en betrouwbare gegevens, of de vermoedelijke perceptie van
een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende
gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten in
aanmerking is genomen en of de betrokken kringen de waar als
afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk.
4) Artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van richtlijn 89/104 moet
aldus worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm
van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven
indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van
die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven.
Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee
dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling
vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.
Rodríguez Iglesias
Jann
Macken
Colneric
von Bahr
Gulmann
Edward
La Pergola
Puissochet
Cunha Rodrigues Timmermans
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 18 juni 2002.
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
115
ARREST VAN HET HOF
12 november 2002 (1)
„Harmonisatie van wetgevingen - Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 1, sub a -
Omvang van uitsluitend recht van merkhouder”
In zaak C-206/01,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de High Court of
Justice (England & Wales), Chancery Division (Verenigd Koninkrijk), in het aldaar aanhangig geding tussen
Arsenal Football Club plc
en
Matthew Reed,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, J.-P. Puissochet, M. Wathelet
en C. W. A. Timmermans (rapporteur), kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward,
P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
- Arsenal Football Club plc, vertegenwoordigd door S. Thorley, QC, en T. Mitcheson, barrister, geïnstrueerd door Lawrence Jones, solicitors,
- M. Reed, vertegenwoordigd door A. Roughton, barrister, geïnstrueerd door Stunt & Son, solicitors,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B.
Rasmussen als gemachtigde,
- de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door P. Dyrberg als
gemachtigde,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van Arsenal Football Club plc, vertegenwoordigd
door S. Thorley en T. Mitcheson; M. Reed, vertegenwoordigd door A. Roughton en S.
116
Malynicz, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en M.
Shotter als gemachtigde, ter terechtzitting van 14 mei 2002,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 juni 2002,
het navolgende
Arrest
1.
Bij beschikking van 4 mei 2001, ingekomen bij het Hof op 18 mei
daaraanvolgend, heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division, krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de
uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de
Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
2.
Deze vragen zijn gerezen in het kader van een geding tussen Arsenal Football
Club plc (hierna: „Arsenal FC”) en M. Reed naar aanleiding van de verkoop en het
te koop aanbieden door deze laatste van sjaals waarop in grote letters het woord
„Arsenal” stond, een teken dat Arsenal met name voor dergelijke waren als merk
heeft laten inschrijven.
Toepasselijke bepalingen
Bepalingen van gemeenschapsrecht
3.
Volgens de eerste overweging van de considerans van de richtlijn vertonen de
nationale merkenwetgevingen verschillen die het vrije verkeer van goederen en
het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de
mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.
Hieraan wordt in deze overweging de conclusie verbonden dat de wetgevingen
van de lidstaten met het oog op de instelling en de werking van de interne markt
moeten worden aangepast. In de derde overweging van de considerans van de
richtlijn is gepreciseerd dat het thans niet nodig is de merkenwetgevingen van de
lidstaten volledig aan te passen.
4.
In de tiende overweging van de considerans heet het:
„[...] de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie
met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, [is] absoluut
[...] wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde
zijn [...]”
5.
Artikel 5, lid 1, van de richtlijn bepaalt:
117
„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek
verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”
6.
Artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn luidt:
„Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van
waren [...]”
7.
In artikel 5, lid 5, van de richtlijn is bepaald:
„De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende
bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van
waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
8.
Artikel 6, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt:
„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te
verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
a) van diens naam en adres;
b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde,
plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of
dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
Bepalingen van nationaal recht
9.
118
In het Verenigd Koninkrijk wordt het merkenrecht geregeld door de Trade
Marks Act 1994 (merkenwet 1994), die ter uitvoering van de richtlijn in de plaats
is gekomen van de Trade Marks Act 1938.
10.
Section 10(1) van de Trade Marks Act 1994 bepaalt:
„Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het
economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan het merk en
gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.”
11.
In section 10(2)(b) van de Trade Marks Act 1994 is bepaald:
„Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het
economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat
[...]
b) overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven,
indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
12.
Arsenal FC is een befaamde voetbalclub uit de Engelse Premier League. Zij
staat ook bekend onder de bijnaam „the Gunners” en werd lange tijd met twee
logo's geassocieerd, namelijk een schild („the Crest Device”) en een kanon („the
Cannon Device”).
13.
In 1989 heeft Arsenal FC met name de woorden „Arsenal” en „Arsenal
Gunners” alsook het kanon- en het schildlogo laten inschrijven als merk voor een
warenklasse die bovenkleding en sportkleding en schoeisel omvatte. Arsenal FC
ontwerpt en verkoopt haar waren zelf of laat deze vervaardigen en verkopen via
een netwerk van erkende wederverkopers.
14.
Aangezien Arsenals handels- en promotionele activiteiten in de vorm van de
verkoop van souvenirs en afgeleide producten onder bovenbedoelde merken de
laatste jaren een aanzienlijke vlucht hebben genomen en zij hieruit aanzienlijke
inkomsten haalt, heeft zij ervoor trachten te zorgen dat haar „officiële” producten
- dat wil zeggen de voor haar of met haar toestemming vervaardigde waren -
duidelijk te herkennen zijn, en heeft zij gepoogd haar supporters te overtuigen
enkel dergelijke waren te kopen. Verder heeft zij zowel burgerlijke als
119
strafprocedures aangespannen tegen handelaars die niet-officiële waren
verkochten.
15.
Sinds 1970 verkoopt Reed in verschillende kramen buiten het stadion van
Arsenal FC voetbalsouvenirs en andere afgeleide voetbalproducten, die bijna
allemaal tekens bevatten die verwijzen naar Arsenal FC. Hij heeft van de
vennootschap KT Sports, die door de club was belast met de verkoop van haar
waren aan de wederverkopers rond het stadion, slechts zeer geringe
hoeveelheden van deze officiële waren kunnen kopen. In 1991 en 1995 heeft
Arsenal FC beslag laten leggen op niet-officiële waren in het bezit van Reed.
16.
Volgens de verwijzende rechter wordt in het hoofdgeding niet betwist dat Reed
in een van zijn kramen sjaals heeft verkocht of te koop aangeboden waarop grote
lettertekens waren aangebracht die verwezen naar Arsenal FC, en dat het in casu
ging om niet-officiële waren.
17.
Verder wijst de verwijzende rechter erop dat zich in bovenbedoelde kraam een
groot bord bevond met de volgende tekst:
„Het woord of het/de logo('s) op de te koop aangeboden waren dienen enkel ter
versiering van deze waren en wijzen niet op enige connectie of relatie met de
producenten of distributeurs van enig ander product; enkel producten voorzien van het officiële Arsenal-label zijn officiële Arsenal-waren.”
18.
Verder merkt de verwijzende rechter op dat Reed, wanneer hij er in
uitzonderlijke gevallen in slaagde officiële artikelen aan te kopen, tegenover zijn
klanten een duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen de officiële en de niet-
officiële waren, met name door een etiket aan te brengen met de vermelding
„officieel”. Overigens waren de officiële waren duurder.
19.
Van mening dat Reed door de verkoop van de betrokken niet-officiële sjaals
niet-contractueel aansprakelijk was wegens „passing off” - door de verwijzende
rechter omschreven als het misleidende gedrag van een derde waardoor bij een
groot aantal personen de indruk wordt gewekt dat de door deze derde verkochte
artikelen afkomstig zijn van verzoekster of met haar toestemming worden
verkocht, of dat er een commercieel verband bestaat tussen deze voorwerpen en
verzoekster - en zich verder schuldig had gemaakt aan een merkenrechtelijke
inbreuk, heeft Arsenal FC tegen deze handelaar een vordering ingesteld bij de
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
20.
120
Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding heeft de verwijzende rechter
de niet-contractuele aansprakelijkheidsvordering van Arsenal FC (wegens „passing
off”) afgewezen, in wezen op grond dat deze club niet had kunnen bewijzen dat er
werkelijk verwarring bestond bij het betrokken publiek, en meer in het bijzonder
niet had aangetoond dat alle door Reed verkochte niet-officiële waren in de ogen
van het publiek afkomstig waren van Arsenal FC of met haar toestemming werden
verkocht. Dienaangaande heeft de verwijzende rechter met name opgemerkt dat,
naar het hem voorkwam, de tekens die waren aangebracht op de door Reed
verkochte artikelen en die verwezen naar Arsenal FC, geen enkele aanwijzing
bevatten omtrent de herkomst ervan.
21.
Wat de aan section 10(1) en (2) (b) van de Trade Marks Act 1994 ontleende
grief van Arsenal FC inzake inbreuk op haar merkrechten betreft, heeft de
verwijzende rechter het argument van Arsenal FC verworpen dat het gebruik door
Reed van de als merk ingeschreven tekens door de doelgroep werd opgevat als
een verwijzing naar de herkomst van de waar („badge of origin”) en dus een
gebruik van deze tekens „als merk” („trademark use”) inhield.
22.
De tekens op de waren van Reed werden volgens de verwijzende rechter door
het publiek immers opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid („badge
of support, loyalty or affiliation”).
23.
Gelet op een en ander, was de verwijzende rechter van oordeel dat de
vordering van Arsenal FC wegens merkinbreuk slechts kon slagen indien de
bescherming die aan de merkhouder werd verleend door artikel 10 van de Trade
Marks Act 1994 en de door deze wet omgezette richtlijn, derden ook andere
vormen van gebruik dan als merk verbood, hetgeen een ruime uitlegging van
deze teksten veronderstelde.
24.
Volgens de verwijzende rechter leidt de stelling dat voor derden ook het
gebruik anders dan als merk verboden is, tot incoherenties. De tegenovergestelde
zienswijze, namelijk dat enkel het gebruik van het merk als merk is geregeld,
stuit evenwel op een probleem in verband met de formulering van de richtlijn en
de Trade Marks Act 1994, waarin een merkinbreuk wordt omschreven als het
gebruik van een „teken”, en niet als het gebruik van een „merk”.
25.
De verwijzende rechter merkt op dat de Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division), met name gelet op deze formulering, in het arrest Philips
Electronics Ltd/Remington Consumer Products ([1999] RPC 809) heeft
geoordeeld, dat het gebruik van een als merk ingeschreven teken een schending
van een merkrecht kan opleveren, ook wanneer het niet gaat om een gebruik als
merk. Volgens de High Court blijft de stand van het recht ter zake evenwel
onzeker.
121
26.
Voorts heeft de verwijzende rechter het argument van Reed betreffende de
ongeldigheid van de merken van Arsenal FC verworpen.
27.
In deze omstandigheden heeft de High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om
een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
„1) Wanneer een merk geldig is ingeschreven en
a) een derde in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat
gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, en
b) deze derde de gestelde merkinbreuk niet kan weerleggen op basis van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG [...],
kan de derde dan als verweer aanvoeren dat het bestreden gebruik geen
verwijzing inhoudt naar de herkomst van de waren (d.i. een band in het economisch verkeer tussen de waren en de merkhouder)?
2) Zo ja, maakt het feit dat het betrokken gebruik als blijk van steun, trouw of
gehechtheid aan de merkhouder wordt opgevat, dan een voldoende band uit?”
De prejudiciële vragen
28.
De twee prejudiciële vragen dienen tezamen te worden onderzocht.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
29.
Arsenal FC betoogt dat de merkhouder op basis van artikel 5, lid 1, sub a, van
de richtlijn het gebruik kan verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, en
dat de uitoefening van dit recht niet afhankelijk is van de voorwaarde dat het
teken als merk wordt gebruikt. De door deze bepaling verleende bescherming
strekt zich dus uit tot het gebruik van het teken door een derde, ook wanneer
door dit gebruik niet het bestaan van een band tussen de waar en de merkhouder
wordt gesuggereerd. Deze uitlegging vindt steun in artikel 6, lid 1, van de
richtlijn, omdat de specifieke beperkingen die in dit artikel worden gesteld aan de
uitoefening van de merkrechten, aantonen dat een dergelijk gebruik in beginsel
binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn valt en slechts
is toegestaan in de in artikel 6, lid 1, van de richtlijn limitatief genoemde gevallen.
122
30.
Subsidiair stelt Arsenal FC dat Reed in casu het aan het Arsenal-merk gelijke
teken in elk geval heeft gebruikt als merk, aangezien zij met dit gebruik de
herkomst van de waren heeft aangeduid en niet vereist is dat hiermee naar de
merkhouder wordt verwezen.
31.
Volgens Reed geldt artikel 5, lid 1, van de richtlijn niet voor de in het
hoofdgeding aan de orde zijnde handelsactiviteiten, aangezien Arsenal FC niet
heeft aangetoond dat het teken als merk is gebruikt, dat wil zeggen ter
aanduiding van de herkomst van de waren, zoals door de richtlijn, en meer in het
bijzonder door artikel 5 ervan, wordt geëist. Indien het publiek het teken niet als
een herkomstaanduiding opvat, is er geen sprake van een gebruik van het teken
als merk. Verder wijst niets in artikel 6 van de richtlijn erop dat deze bepaling een
limitatieve lijst bevat van activiteiten die geen merkinbreuk uitmaken.
32.
De Commissie betoogt dat het voor het recht dat de merkhouder ontleent aan
artikel 5, lid 1, van de richtlijn, niet ter zake doet dat de derde het teken niet als
merk, en in het bijzonder niet als herkomstaanduiding gebruikt, maar het publiek
met andere middelen te kennen geeft dat de waren niet afkomstig zijn van de
merkhouder, of zelfs dat deze geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik
van het teken. Het specifieke doel van het merk is immers te waarborgen dat
enkel de merkhouder door het aanbrengen van het merk de waar haar identiteit
van oorsprong kan geven. Volgens de Commissie volgt verder uit de tiende
overweging van de considerans van de richtlijn dat de door artikel 5, lid 1, sub a,
van de richtlijn verleende bescherming absoluut is.
33.
Ter terechtzitting heeft de Commissie hieraan toegevoegd dat het begrip
gebruik van het merk als merk, zo dit al als relevant wordt beschouwd, verwijst
naar een gebruik ter onderscheiding van de waren en niet ter aanduiding van de
herkomst ervan. Dit begrip geldt ook in geval van gebruik door derden waardoor
de belangen van de merkhouder, zoals zijn belang bij het behoud van de reputatie
van de waren, worden aangetast. In elk geval sluit het feit dat het publiek het
woord „Arsenal”, dat gelijk is aan een woordmerk, opvat als een blijk van steun,
trouw of gehechtheid aan de merkhouder, niet uit dat de betrokken waren ook
daarom als afkomstig van de merkhouder worden aangezien. Een dergelijke
perceptie bevestigt integendeel het onderscheidend vermogen van het merk en
verhoogt het risico dat de waren worden geacht afkomstig te zijn van de
merkhouder. Zelfs al was het gebruik van het merk als merk een relevant
criterium, dan nog moet de merkhouder dus de in het hoofdgeding aan de orde
zijnde handelsactiviteit kunnen verbieden.
34.
De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betoogt dat de merkhouder zich
slechts op artikel 5, lid 1, van de richtlijn kan beroepen, indien de derde het teken
123
overeenkomstig de primaire, traditionele functie van het merk gebruikt ter
onderscheiding van waren of diensten, dat wil zeggen indien de derde het merk
als merk gebruikt. Zo niet, kan de merkhouder zich enkel beroepen op de in
artikel 5, lid 5, van de richtlijn bedoelde bepalingen van nationaal recht.
35.
De voorwaarde van het gebruik van het merk als merk in de zin van artikel 5,
lid 1, van de richtlijn, waaronder moet worden verstaan dat een aan het merk
identiek teken wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, moet
evenwel als gemeenschapsrechtelijk begrip ruim worden uitgelegd, en omvat met
name het gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.
36.
Volgens de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA sluit de omstandigheid dat
de derde die het merk op waren aanbrengt, aangeeft dat deze niet afkomstig zijn
van de merkhouder, verwarringsgevaar binnen een ruimere gebruikerskring niet
uit. Indien de merkhouder zich niet tegen een dergelijke handelwijze van derden
kon verzetten, zou dit kunnen leiden tot een veralgemeend gebruik van het teken,
waardoor het merk uiteindelijk zijn onderscheidend vermogen zou verliezen, en
zijn primaire, traditionele functie in gevaar zou komen.
Antwoord van het Hof
37.
Vooraf zij eraan herinnerd, dat artikel 5 van de richtlijn de „rechten verbonden
aan het merk” omschrijft, en dat artikel 6 regels bevat betreffende de „beperking
van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”.
38.
Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk
de houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid, sub a, staat dit recht de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk
is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die
waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van de richtlijn geeft een niet-
limitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid
1, kan verbieden. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6, stellen een
aantal beperkingen aan de aan het merk verbonden rechtsgevolgen.
39.
Aangaande de situatie in het hoofdgeding zij opgemerkt dat, zoals in het
bijzonder uit punt 19 en bijlage V van de verwijzingsbeschikking blijkt, het woord
„Arsenal” in grote letters op de door Reed te koop aangeboden sjaals staat, naast
andere, aanzienlijk minder opvallende vermeldingen, met name „the Gunners”,
die alle naar de merkhouder, Arsenal FC, verwijzen. Deze sjaals zijn onder andere
bestemd voor de supporters van Arsenal FC, die deze met name dragen tijdens de
door hun club gespeelde wedstrijden.
124
40.
In deze omstandigheden wordt het aan het merk identieke teken wel degelijk
gebruikt in het economisch verkeer, zoals de verwijzende rechter heeft
opgemerkt, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit
waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere
sfeer. Verder gaat het om het in de artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn
bedoelde geval, namelijk het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk,
voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.
41.
Dienaangaande dient in het bijzonder te worden vastgesteld, dat het in het
hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op „waren” in de zin van
artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, aangezien het aan het merk identieke teken
is aangebracht op waren die zijn aangeboden, in de handel gebracht of daartoe in
voorraad zijn gehouden in de zin van artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn.
42.
Ter beantwoording van de prejudiciële vragen dient te worden uitgemaakt, of
artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn de merkhouder toestaat aan een derde elk
gebruik in het economisch leven te verbieden van een teken dat gelijk is aan het
merk, wanneer dat wordt gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk
is ingeschreven, dan wel of voor de uitoefening van dit recht vereist is dat de
merkhouder als zodanig een specifiek belang heeft, in die zin dat het gebruik van
het betrokken teken door een derde afbreuk moet doen of kunnen doen aan een
van de functies van het merk.
43.
Dienaangaande zij er in de eerste plaats aan herinnerd, dat artikel 5, lid 1, van
de richtlijn een volledige harmonisatie tot stand brengt en de exclusieve rechten
van merkhouders in de Gemeenschap afbakent (zie in die zin arrest van 20
november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Jurispr. blz.
I-8691, punt 39, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).
44.
Volgens de negende overweging van de considerans van de richtlijn heeft deze
tot doel de merkhouder „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming” te
garanderen, welk doel als „fundamenteel” wordt aangemerkt.
45.
Om te vermijden dat de aan de merkhouder verleende bescherming van
lidstaat tot lidstaat verschilt, staat het dus aan het Hof om een uniforme
uitlegging te geven van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en in het bijzonder van het
daarin genoemde begrip „gebruik”, waarop de prejudiciële vragen in de
onderhavige zaak betrekking hebben (zie in die zin arrest Zino Davidoff en Levi
Strauss, reeds aangehaald, punten 42 en 43).
46.
125
In de tweede plaats zij opgemerkt, dat de richtlijn volgens de eerste
overweging van de considerans ervan tot doel heeft de verschillen tussen de
nationale merkenwetgevingen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen
en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de
mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.
47.
Het merkrecht is namelijk een essentieel onderdeel van het stelsel van
onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. In een
dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van
hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is
wanneer er onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die waren en
diensten kunnen worden geïdentificeerd (zie met name arresten van 17 oktober
1990, Hag GF, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13, en 4 oktober 2001, Merz &
Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 21).
48.
Aldus gezien, is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de
consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte
waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van
andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol
als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het
Verdrag tot stand wil brengen te kunnen vervullen, dient het merk immers de
waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn
vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan
worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arresten van 23
mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni
2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30).
49.
De gemeenschapswetgever heeft dit als een wezenlijke functie van het merk
vastgelegd door in artikel 2 van de richtlijn te bepalen dat de tekens die vatbaar
zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de
waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (zie met name
arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 23).
50.
Deze herkomstgarantie, die de wezenlijke functie is van het merk, kan slechts
worden gewaarborgd, indien de merkhouder wordt beschermd tegen concurrenten
die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken
door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (zie met
name arrest Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, punt 7, en arrest van 11
november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 22).
Dienaangaande is in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn
beklemtoond dat de door het merk verleende bescherming absoluut is wanneer
het merk gelijk is aan het teken, en de waren of diensten dezelfde zijn als die
waarvoor het merk is ingeschreven. Verder heet het in deze overweging dat deze
126
bescherming met name tot doel heeft de functie van herkomstaanduiding van het
merk te waarborgen.
51.
Uit het voorgaande volgt dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn
bedoelde exclusieve recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te
bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen om
te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening
van dit recht moet dus beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het
merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en
met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst
van de waar te garanderen.
52.
Het exclusieve karakter van het volgens artikel 5, lid 1, sub a, door het
ingeschreven merk aan de houder verleende recht kan immers slechts
gerechtvaardigd zijn binnen de grenzen van de werkingssfeer van deze bepaling.
53.
Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn bepaalt
dat de leden 1 tot en met 4 ervan bepalingen in een lidstaat betreffende
bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van
waren of diensten onverlet laten.
54.
De merkhouder kan immers het gebruik van een teken dat gelijk is aan het
merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet
verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen
belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Aldus zijn bepaalde
soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van de
werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, aangezien zij geen van de
belangen die deze bepaling beoogt te beschermen, aantasten en dus niet onder
het begrip gebruik in de zin van deze bepaling vallen (zie inzake een gebruik voor
zuiver beschrijvende doeleinden met betrekking tot de kenmerken van de
aangeboden waar, arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. blz. I-
4187, punt 16).
55.
Dienaangaande dient meteen te worden vastgesteld, dat de situatie in het
hoofdgeding fundamenteel verschilt van die in het reeds aangehaalde arrest
Hölterhoff. In casu wordt het teken immers gebruikt in het kader van verkopen
aan consumenten, en wordt het kennelijk niet gehanteerd voor zuiver
beschrijvende doeleinden.
56.
Gelet op de presentatie van het woord „Arsenal” en op de andere
ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren (zie punt 39 van het
127
onderhavige arrest), kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er
in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de
merkhouder.
57.
Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van
Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn (zie
punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure
wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren,
dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat
bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat
zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het
teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.
58.
Verder dient te worden vastgesteld dat in casu evenmin is gewaarborgd, zoals
de in punt 48 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak
van het Hof nochtans eist, dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd
of geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden
geacht voor de kwaliteit ervan in te staan.
59.
De levering van de betrokken waren ontsnapte immers aan de controle van
Arsenal FC als merkhouder, aangezien vaststaat dat deze waren niet afkomstig
zijn van Arsenal FC of van haar erkende wederverkopers.
60.
In deze omstandigheden kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het
betrokken merk, de herkomstgarantie - die volgens de in punt 48 van het
onderhavige arrest genoemde rechtspraak van het Hof de wezenlijke functie van
het merk uitmaakt - in gevaar brengen. De merkhouder kan zich dus
overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten.
61.
Nu is vastgesteld dat het gebruik van het betrokken teken door de derde in het
hoofdgeding afbreuk kan doen aan de herkomstgarantie van de waar en dat de
merkhouder zich hiertegen moet kunnen verzetten, kan aan deze conclusie niet
worden afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van het merk wordt
opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.
62.
Gelet op een en ander, dient op de vragen van de verwijzende rechter te
worden geantwoord, dat in een situatie die niet onder artikel 6, lid 1, van de
richtlijn valt, en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk
is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die
waarvoor het merk is ingeschreven, de merkhouder zich in een geval als in het
hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn
128
tegen dit gebruik kan verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de
omstandigheid dat het gebruik van dit teken wordt opgevat als een blijk van
steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.
Kosten
63.
De kosten door de Commissie alsmede door de Toezichthoudende Autoriteit
van de EVA wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen
niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het
hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat
de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door de High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division, bij beschikking van 4 mei 2001 gestelde vragen, verklaart voor
recht:
In een situatie die niet onder artikel 6, lid 1, van de Eerste richtlijn
(89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten valt en waarin een derde in
het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig
ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het
merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich in een geval als in het
hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de
richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Aan deze conclusie wordt niet
afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van bovenbedoeld teken
wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.
Rodríguez Iglesias
Puissochet
Wathelet
Timmermans
Gulmann
Edward
Jann
Skouris
Macken
Colneric
129
von Bahr
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 november 2002.
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
130
ARREST VAN HET HOF
11 maart 2003 (1)
„Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 12, lid 1 - Verval van rechten van merkhouder -
Begrip .normaal gebruik’ van merk - Activiteit bestaande in onderhoud van reeds op de markt gebrachte waren, met verkoop van onderdelen en toebehoren”
In zaak C-40/01,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen
Ansul BV
en
Ajax Brandbeveiliging BV,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 12, lid 1, van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, J.-P. Puissochet
(rapporteur), M. Wathelet en C. W. A. Timmermans, kamerpresidenten, C. Gulmann, A.
La Pergola, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
- Ansul BV, vertegenwoordigd door E. J. Louwers en T. Cohen Jehoram, advocaten,
- Ajax Brandbeveiliging BV, vertegenwoordigd door R. E. P. de Ranitz, advocaat,
- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en H. M. H. Speyart als gemachtigden,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van Ansul BV en de Commissie ter terechtzitting van 4 juni 2002,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 juli 2002,
131
het navolgende
Arrest
1.
Bij arrest van 26 januari 2001, ingekomen bij het Hof op 31 januari
daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG
twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 12, lid 1, van de
Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna:
„richtlijn”).
2.
Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschappen naar
Nederlands recht Ansul BV (hierna: „Ansul”) en Ajax Brandbeveiliging BV (hierna:
„Ajax”) ter zake van het gebruik van het merk Minimax voor door hen op de
markt aangeboden waren en diensten.
Rechtskader
Gemeenschapsrecht
3.
Artikel 10, leden 1 tot en met 3, van de richtlijn bepaalt:
„1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is
voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de
waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een
ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken.
2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:
a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat
het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;
b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de
[betrokken] lidstaat, uitsluitend met het oog op uitvoer.
3. Gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door
eenieder die bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd.”
4.
Artikel 12, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt:
„1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een
ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is
gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen
geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een merk kan
132
echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het
verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot
vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt: begin van
gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden die aan de instelling van de
vordering tot vervallenverklaring voorafgaan, met dien verstande dat de periode
van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode
van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking
genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwd
gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld.”
Nationaal recht
5.
Artikel 5, lid 3, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, van 19 maart
1962, in werking getreden op 1 januari 1971 (Benelux Publicatieblad, 1962-2, blz.
59; hierna: „BMW”), luidde in de tot 31 december 1995 geldende versie als volgt:
„Het recht op het merk vervalt:
[...]
3. voorzover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende
een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouder, noch door
een licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is
gemaakt binnen het Beneluxgebied; in een geding kan de rechter de merkhouder
geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten; niettemin moet
het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak worden bewezen door degene, die zich erop beroept;
[...]”
6.
In de vanaf 1 januari 1996 geldende versie, voortvloeiend uit het op 2
december 1992 ondertekende protocol (Trb. 1993, 12, blz. 1), dat de uitvoering
van de richtlijn diende te verzekeren, bepaalt artikel 5, leden 2 en 3, van de
richtlijn:
„2. Het recht op het merk wordt, binnen de in artikel 14, sub C, gestelde
grenzen, vervallen verklaard:
a) voorzover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder
geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het
Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding
kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;
[...]
3. Voor de toepassing van het tweede lid, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:
133
a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat
het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;
b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;
c) het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.”
7.
Artikel 14, sub C, BMW bepaalt, onder welke voorwaarden bij de bevoegde
nationale rechterlijke instanties vervallenverklaring van het merkrecht kan worden
gevorderd.
8.
Ingevolge artikel 39 BMW zijn de in de punten 5 tot en met 7 van dit arrest
genoemde bepalingen van deze wet van overeenkomstige toepassing op
dienstmerken.
Het hoofdgeding
9.
Ansul is sinds 15 september 1971 houdster van het woordmerk Minimax, dat
bij het Benelux-Merkenbureau voor verschillende warenklassen, voornamelijk
brandblusapparaten en aanverwante waren, is ingeschreven onder nummer
052713.
10.
In 1988 is de goedkeuring van de door Ansul onder het merk Minimax op de
markt gebrachte brandblusapparaten vervallen. Sinds ten laatste 2 mei 1989
brengt Ansul dus geen brandblusapparaten onder dat merk meer op de markt.
11.
Tussen mei 1989 en 1994 heeft Ansul evenwel onderdelen en blusmiddelen
voor brandblusapparaten van dat merk verkocht aan ondernemingen die
dergelijke apparaten onderhielden. In dezelfde periode heeft zij ook apparaten
voorzien van het merk Minimax onderhouden, gereviseerd en gerepareerd, dat
merk aangebracht op de facturen voor die verrichtingen en stickers voorzien van
hetzelfde merk alsmede strips met daarop de woorden „Gebruiksklaar Minimax”
op deze apparaten aangebracht. Ansul verkocht deze stickers en strips ook aan
bovengenoemde onderhoudsbedrijven.
12.
Ajax is een dochteronderneming van de vennootschap naar Duits recht
Minimax GmbH. Zij brengt in Nederland brandbeveiligingsapparatuur en
aanverwante artikelen op de markt, in het bijzonder brandblusapparaten
afkomstig van Minimax GmbH.
134
13.
In Duitsland is Minimax GmbH sinds ruim 50 jaar houdster van het merk
Minimax. Sinds 16 maart 1992 is zij tevens in de Benelux voor diverse waren, in
het bijzonder brandblusapparaten en brandblusmiddelen, en voor bepaalde
diensten, waaronder de installatie, het herstel, het onderhoud en het vullen van
brandblusapparaten, houdster van het onder nummer 517006 ingeschreven, op
een bepaalde manier getekende en samengestelde woord- en beeldmerk
bestaande uit het woord „Minimax”.
14.
In 1994 zijn Ajax en Minimax GmbH feitelijk begonnen het merk Minimax
binnen de Benelux te gebruiken. Daartegen heeft Ansul bij brief van 19 januari
1994 bezwaar gemaakt.
15.
Op 13 juni 1994 heeft Ansul het woordmerk Minimax gedeponeerd voor
bepaalde diensten, waaronder het onderhoud en het herstel van
brandblusapparaten. Dit merk is door het Benelux-Merkenbureau ingeschreven
onder nummer 549146.
16.
Ajax heeft Ansul op 8 februari 1995 gedagvaard voor de
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Zij vorderde vervallenverklaring,
wegens niet-gebruik, van Ansuls rechten op het in 1971 onder nummer 052713
ingeschreven merk Minimax en nietigverklaring van de in 1994 onder nummer
549146 verrichte inschrijving van hetzelfde merk wegens depot te kwader trouw.
Ansul heeft deze vorderingen bestreden en in reconventie gevorderd dat Ajax een
verbod zou worden opgelegd om het merk Minimax binnen de Benelux te
gebruiken.
17.
Bij vonnis van 18 april 1996 heeft de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
de vordering van Ajax afgewezen en de vordering in reconventie van Ansul
toegewezen. Ajax werd derhalve veroordeeld om zich van het gebruik van het
merk Minimax in de Benelux te onthouden.
18.
Tegen dit vonnis heeft Ajax hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-
Gravenhage, dat oordeelde dat Ansul sinds 1989 geen normaal gebruik meer had
gemaakt van het merk Minimax. Het stelde met name vast dat Ansul sinds die
datum geen nieuwe waren op de markt had gebracht, maar enkel gebruikte
apparaten had onderhouden, gereviseerd en hersteld. Het oordeelde dat het
gebruik van stickers en strips voorzien van het betrokken merk niet kon dienen
ter onderscheiding van de brandblusapparaten en dat, zelfs als men van gebruik
van het merk zou willen spreken, dit geen normaal gebruik van het merk in de zin
van artikel 5, lid 3, BMW kon zijn, aangezien dit gebruik er niet toe strekte voor
de brandblusapparaten een afzet te vinden of te behouden.
135
19.
Bijgevolg heeft het Gerechtshof bij arrest van 5 november 1998 het bestreden
vonnis vernietigd, Ansuls rechten op het in 1971 onder nummer 052713
ingeschreven merk vervallen verklaard, de rechten van Ansul op het in 1994
onder nummer 549146 ingeschreven merk nietig verklaard en de doorhaling van
die inschrijvingen gelast.
20.
Ansul heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, die
oordeelde dat de beslechting van het geding afhing van de uitlegging van het
begrip „normaal gebruik” van het merk in de zin van artikel 5, lid 3, BMW.
21.
De Hoge Raad heeft in de eerste plaats overwogen, dat van een merk een
normaal gebruik wordt gemaakt in de zin van de BMW „indien het desbetreffende
teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren of
diensten van een onderneming te onderscheiden”. Volgens de Hoge Raad kan de
vraag of enig gebruik als normaal gebruik kan worden beschouwd, slechts worden
beantwoord door „alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden” in
aanmerking te nemen, waarbij beslissend is of het geheel van de aan het geval
eigen feiten en omstandigheden, „bezien in verband met hetgeen in de
desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel
verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren en
diensten onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en
alleen om het merk in stand te houden”. Onder verwijzing naar het arrest van het
Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981, Turmac/Reynolds (A 80/1, Jur. 1980-
81, blz. 23), heeft de Hoge Raad hieraan toegevoegd dat „wat deze feiten en
omstandigheden betreft in de regel valt te letten op de aard, de omvang, de
frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard
van de waar of dienst en de aard en de omvang van de onderneming”.
22.
De Hoge Raad heeft voorts overwogen dat de uitlegging van artikel 5, lid 3,
BMW dient te geschieden in overeenstemming met die van het overeenkomstige
begrip „normaal is gebruikt” in artikel 12, lid 1, van de richtlijn. Daarop heeft hij
besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende
prejudiciële vragen te stellen:
„1) Moeten de woorden .normaal is gebruikt’ in artikel 12, lid 1, van richtlijn
[89/104] worden uitgelegd op de wijze als hiervoor in 3.4 is omschreven [dat wil
zeggen in dier voege dat het dezelfde betekenis heeft als normaal gebruik van een
merk in de zin van de BMW, zoals uiteengezet in punt 21 van dit arrest] en,
voorzover het antwoord ontkennend luidt, aan de hand van welke (andere)
maatstaf dient de betekenis van .normaal gebruik’ dan te worden vastgesteld?
2) Kan van .normaal gebruik’ als vorenbedoeld ook sprake zijn, indien onder het
merk geen nieuwe waren worden verhandeld, doch wel andere activiteiten worden
verricht als hiervoor omschreven in 3.1 onder (v) en (vi) [te weten de activiteiten
van Ansul tussen 1989 en 1994 zoals beschreven in punt 11 van dit arrest]?”
136
De eerste vraag
23.
Met haar eerste vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak
te vernemen, welke uitlegging moet worden gegeven aan het begrip normaal
gebruik van het merk in de zin van artikel 12, lid 1, van de richtlijn, dat ook in
artikel 10, lid 1, van deze laatste voorkomt, en met name of dit begrip kan
worden gedefinieerd aan de hand van dezelfde criteria als het begrip „normaal
gebruik” bedoeld in artikel 5 BMW dan wel of andere criteria in aanmerking
moeten worden genomen.
24.
Deze vraag vindt haar oorsprong in de in punt 3.5 van het verwijzingsarrest
vermelde omstandigheid, dat het Gerechtshof voor de conclusie dat Ansul geen
normaal gebruik van het merk Minimax had gemaakt doorslaggevend heeft
geacht, dat deze onderneming onder dat merk geen nieuwe brandblusapparaten
op de markt had gebracht, maar reeds op de markt gebrachte, gebruikte
apparaten reviseerde. Ansul betoogt voor de verwijzende rechterlijke instantie
evenwel, dat dit geen juiste maatstaf is om te beoordelen of sprake is van
normaal gebruik van een merk in de zin van de BMW.
25.
Om te beginnen moet worden beoordeeld of, gelet op situaties als de thans in
geding zijnde, aan het begrip „normaal gebruik” van het merk bedoeld in de
artikelen 10 en 12 van de richtlijn in de communautaire rechtsorde een
eenvormige uitlegging moet worden gegeven.
26.
Met het oog op de eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht en het
beginsel van gelijke behandeling is het als algemene regel noodzakelijk, dat de
begrippen van een gemeenschapsrechtelijke bepaling die voor de vaststelling van
haar betekenis en draagwijdte niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten
verwijst, in de gehele Gemeenschap autonoom en op eenvormige wijze worden
uitgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met de context van de
bepaling en met het doel van de betrokken regeling (arrest van 19 september
2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43).
27.
Ofschoon volgens de derde overweging van de considerans van de richtlijn „het
thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te
passen”, bevat de richtlijn niettemin een harmonisatie van de belangrijkste
basisregels ter zake, te weten, volgens dezelfde overweging, regels betreffende
de bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn
op de werking van de interne markt, en sluit deze overweging niet uit dat die
regels volledig worden geharmoniseerd (arrest van 16 juli 1998, Silhouette
International Schmied, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punt 23).
28.
137
Zo kan volgens de zevende overweging van de considerans van de richtlijn „het
doel van de aanpassing [van de wetgevingen der lidstaten] alleen worden bereikt
als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle
lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden”. Luidens
de achtste overweging van de considerans van de richtlijn moet, „om het totale
aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het
aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, de eis [...] worden gesteld
dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan
vervallen kan worden verklaard”. In de negende overweging van de considerans
van de richtlijn wordt voorts verklaard „dat het, om het vrije verkeer van waren
en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is
ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde
wettelijke bescherming genieten”. In de artikelen 10 tot en met 15 van de richtlijn
zijn de voorwaarden ten gronde vastgelegd waaraan moet zijn voldaan zowel voor
het behoud van de rechten die het gebruik van het merk aan de merkhouder
verleent als voor de betwisting waarvoor die rechten vatbaar zijn, met name
wegens het ontbreken van normaal gebruik, welk begrip het doorslaggevend
element is voor het behoud van de rechten op het merk.
29.
Blijkens de in het voorgaande punt aangehaalde bepalingen heeft de
gemeenschapswetgever het behoud van de rechten op het merk in alle lidstaten
aan dezelfde voorwaarde van normaal gebruik willen onderwerpen, opdat het aan
het merk verbonden niveau van bescherming niet verschilt naar gelang van de
betrokken wetgeving (zie in die zin arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff
en Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punten 41 en 42).
30.
Hetzelfde begrip „normaal gebruik” wordt overigens in de artikelen 15 en 50
van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het
gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) gebruikt als criterium voor het verval
van de aan dat merk verbonden rechten.
31.
Het staat derhalve aan het Hof, aan het begrip „normaal gebruik” als bedoeld
in de artikelen 10 en 12 van de richtlijn een eenvormige uitlegging te geven.
32.
Om dit begrip „normaal gebruik” te definiëren, zij er allereerst aan herinnerd,
zoals ook in de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn wordt
verklaard, dat „alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het
Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom [en] dat de
bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd
verdrag”.
33.
Dit verdrag bepaalt ter zake van de vervallenverklaring wegens niet-gebruik in
artikel 5, C, lid 1, enkel het volgende:
138
„Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de
inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.”
34.
De bepalingen van het Verdrag van Parijs bevatten derhalve geen relevant
element aan de hand waarvan het begrip „normaal gebruik” kan worden
gepreciseerd. De draagwijdte van dit begrip kan dan ook slechts door onderzoek
van de bepalingen van de richtlijn worden vastgesteld.
35.
Zoals Ansul betoogt, preciseert de richtlijn voorts in de achtste overweging van
de considerans, dat de eis moet worden gesteld „dat een [...] merk werkelijk
wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard”. Een
„normaal gebruik” is derhalve een werkelijk gebruik van het merk. Dit wordt
onder meer bevestigd door andere taalversies van de richtlijn die in de achtste
overweging van de considerans spreken van „werkelijk gebruik”, zoals de Spaanse
(„uso efectivo”), de Italiaanse („uso effettivo”) of de Engelse („genuine use”).
36.
Onder „normaal gebruik” moet derhalve worden verstaan een gebruik anders
dan een symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden
rechten te behouden. Er moet sprake zijn van een gebruik dat strookt met de
voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of
eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te
waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor
verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong
hebben.
37.
Hieruit volgt dat een „normaal gebruik” van het merk veronderstelt dat dit
wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten
en niet enkel binnen de betrokken onderneming. De bescherming van het merk en
de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden
tegengeworpen, zouden niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële
bestaansreden verloor, welke erin bestaat voor de waren of diensten waarop het
teken van het merk is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten
opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Het
gebruik van het merk moet derhalve betrekking hebben op waren of diensten die
reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming met het oog op het
winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder
moment op de markt kunnen worden gebracht. Daarbij kan het zowel gaan om
het gebruik door de merkhouder als om het in artikel 10, lid 3, van de richtlijn
bedoelde gebruik door een derde die het merk mag gebruiken.
38.
Ten slotte moet bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is
gemaakt, rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de
139
hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel
is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector
gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of
diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen.
39.
De beoordeling van de betrokken omstandigheden kan derhalve de
inaanmerkingneming rechtvaardigen van onder meer de aard van de betrokken
waar of dienst, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de
frequentie van het gebruik van het merk. Zo hoeft het gebruik van het merk niet
altijd kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden
beschouwd, aangezien daartoe de kenmerken van de betrokken waar of dienst op
de overeenkomstige markt in aanmerking moeten worden genomen.
40.
Voor het overige kan in bepaalde omstandigheden ook sprake zijn van een
normaal gebruik van reeds op de markt gebrachte producten - waarvoor het merk
is ingeschreven - die niet meer opnieuw ten verkoop worden aangeboden.
41.
Dit is met name het geval wanneer de houder van het merk waaronder die
waren op de markt zijn gebracht, onderdelen verkoopt die moeten worden
gerekend tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt
gebrachte waren en waarvoor hij een werkelijk gebruik maakt van hetzelfde merk,
op de wijze als bedoeld in de punten 35 tot en met 39 van dit arrest. Aangezien
die onderdelen een integrerend deel uitmaken van die waren en onder hetzelfde
merk worden verkocht, moet een normaal gebruik van het merk voor die
onderdelen worden beschouwd als een gebruik voor de reeds op de markt
gebrachte producten zelf, dat het behoud van de rechten van de merkhouder voor
die producten tot gevolg heeft.
42.
Dit kan ook het geval zijn wanneer de houder van het merk dit op dezelfde
wijze werkelijk gebruikt voor waren of diensten die niet zijn te rekenen tot de
samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren, maar
die rechtstreeks verband houden met die waren en bestemd zijn om aan de
behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. Zulks kan het geval zijn bij
klantendiensten, zoals de verkoop van toebehoren of aanverwante producten, of
de verrichting van onderhouds- en reparatiediensten.
43.
Gelet op bovenstaande overwegingen moet op de eerste vraag worden
geantwoord, dat artikel 12, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat
van een merk een „normaal gebruik” wordt gemaakt wanneer het,
overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de
identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is
ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te
vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe
140
strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van
het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met
alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat
de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de
betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door
het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te
verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de
omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat
het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer
op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt
bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door
de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden
gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of
diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte
waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te
voldoen.
De tweede vraag
44.
Met de tweede vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak
te vernemen of, gelet op het antwoord op de eerste vraag, het gebruik van het
merk Minimax door Ansul tussen 1989 en 1994 in het kader van de in punt 11 van
dit arrest beschreven commerciële activiteiten, als „normaal gebruik” in de zin van
de BMW of artikel 12 van de richtlijn kan worden beschouwd.
45.
Het staat niet aan het Hof om dit te beoordelen. In het kader van de in artikel
234 EG neergelegde taakverdeling dient immers de verwijzende rechter de regels
van gemeenschapsrecht zoals die door het Hof zijn uitgelegd, toe te passen op het
aan hem voorgelegde concrete geval (zie arrest van 8 februari 1990, Shipping and
Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, Jurispr. blz. I-285, punt 11).
46.
In die omstandigheden moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat de
verwijzende rechterlijke instantie voor de oplossing van het aan haar voorgelegde
geschil de gevolgen dient te trekken uit de uitlegging van het
gemeenschapsrechtelijke begrip „normaal gebruik” van het merk, zoals deze
voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag.
Kosten
47.
De kosten door de Nederlandse regering en de Commissie wegens indiening
van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in
aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de
procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale
rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.
141
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 26
januari 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:
1) Artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een
„normaal gebruik” wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn
voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van
de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven,
wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of
te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe
strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de
beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet
rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de
hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie
ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken
economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het
merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te
verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de
markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De
omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op
waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op
waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is
van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt
gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de
samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die
rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren
en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te
voldoen.
2) De verwijzende rechterlijke instantie dient voor de oplossing van het
aan haar voorgelegde geschil de gevolgen te trekken uit de uitlegging van
het gemeenschapsrechtelijke begrip „normaal gebruik” van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag.
Rodríguez Iglesias
Puissochet
Wathelet
Timmermans
Gulmann
La Pergola
Jann
Skouris
Macken
142
Colneric
von Bahr
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 maart 2003.
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
143
ARREST VAN HET HOF
8 april 2003 (1)
„Harmonisatie van wetgevingen - Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Gronden voor
weigering van inschrijving - Artikel 3, lid 1, sub b, c en e - Driedimensionaal merk
bestaande in de vorm van de waar - Onderscheidend vermogen - Algemeen belang om bepaalde tekens vrij beschikbaar te houden”
In de gevoegde zaken C-53/01 tot en met C-55/01,
betreffende verzoeken aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Bundesgerichtshof (Duitsland), in de procedures aldaar ingeleid door
Linde AG (C-53/01),
Winward Industries Inc. (C-54/01)
en
Rado Uhren AG (C-55/01),
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van
de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, J.-P. Puissochet, R.
Schintgen en C. W. A. Timmermans, kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A.
La Pergola, V. Skouris, F. Macken (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues en A. Rosas, rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
- Linde AG, vertegenwoordigd door H. Messer en C. von Mettenheim, Rechtsanwälte
(C-53/01),
- Winward Industries Inc., vertegenwoordigd door M. Schaeffer, Rechtsanwalt (C-54/01),
- Rado Uhren AG, vertegenwoordigd door D. von Schultz, Rechtsanwalt (C-55/01),
- de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door H. Dossi als gemachtigde (C-53/01-C-55/01),
144
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill als
gemachtigde bijgestaan door D. Alexander, barrister (C-53/01-C-55/01),
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en P. F. Nemitz als gemachtigden (C-53/01-C-55/01),
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van Winward Industries Inc., vertegenwoordigd
door M. Schaeffer; Rado Uhren AG, vertegenwoordigd door D. von Schultz; de regering
van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door P. Ormond als gemachtigde,
bijgestaan door M. Tappin, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en P. F. Nemitz, ter terechtzitting van 17 september 2002,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 24 oktober 2002,
het navolgende
Arrest
1.
Bij beschikkingen van 23 november 2000, ingekomen bij het Hof op 8 februari
2001, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële
vragen gesteld over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna:
„richtlijn”).
2.
Deze vragen zijn gerezen in drie gedingen tussen respectievelijk Linde AG
(hierna: „Linde”), Winward Industries Inc. (hierna: „Winward”) en Rado Uhren AG
(hierna: „Rado”) en het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits Octrooi- en
Merkenbureau) betreffende diens afwijzing van aanvragen tot inschrijving van
merken van genoemde vennootschappen wegens het ontbreken van
onderscheidend vermogen.
Rechtskader
De gemeenschapsregeling
3.
De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de
merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande
verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten
van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de
gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.
4.
Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een [...]merk kunnen vormen”,
bepaalt:
145
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische
voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen,
tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
5.
Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van
de inschrijving worden opgesomd, luidt als volgt:
„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen
worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel
kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming,
waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of
verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale
taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
- de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
[...]
3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden
nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg
van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om
inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen
voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het
onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.
[...]”
De nationale regeling
6.
§ 3 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen
Kennzeichnungen van 25 oktober 1994 (Duitse wet inzake de bescherming van
merken en andere tekens; BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „Markengesetz”), dat
146
op 1 januari 1995 in werking is getreden en de richtlijn in Duits recht heeft
omgezet, luidt als volgt:
„1) Vatbaar voor bescherming als merk zijn alle tekens, met name woorden,
met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, auditieve
tekens, driedimensionale vormen, met inbegrip van vormen van waren of van hun
verpakking, alsmede andere opmaakvormen, met inbegrip van kleuren en
kleurencombinaties, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
2) Niet vatbaar voor bescherming als merk zijn tekens die uitsluitend bestaan
uit een vorm
1. die wordt bepaald door de aard van de waar,
2. die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
3. die aan de waar een wezenlijke waarde geeft.”
7.
Ingevolge § 8, lid 1, van het Markengesetz worden niet als merk ingeschreven,
de niet voor grafische voorstelling vatbare tekens die in de zin van § 3 van de wet
kunnen worden beschermd.
8.
§ 8, lid 2, van het Markengesetz bepaalt:
„Niet ingeschreven worden, de merken
1. die elk onderscheidend vermogen voor waren of diensten missen;
2. die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen
dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming,
waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of
verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten,
3. die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale
taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden om de waren of diensten aan te duiden.
[...]”
9.
Krachtens § 8, lid 3, van het Markengesetz geldt het bepaalde in § 8, lid 2,
punten 1, 2 en 3 niet, wanneer het merk vóór de datum van het besluit tot
inschrijving ervan en als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt voor de
waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, in de
betrokken handelssector gangbaar is geworden.
De hoofdgedingen en de prejudiciële vragen
147
10.
Aan de onderhavige verzoeken om prejudiciële beslissingen liggen drie
gedingen ten grondslag.
11.
In het eerste geding (C-53/01) heeft Linde verzocht om inschrijving van een
voertuig als driedimensionaal merk voor de waren „op de werkvloer gebruikte
transportwerktuigen met motor en andere transportvoertuigen met een
stuurcabine, inzonderheid vorkheftrucks”. Het Deutsche Patent- und Markenamt
heeft deze aanvraag afgewezen wegens het ontbreken van onderscheidend
vermogen.
12.
Het Bundespatentgericht (federale rechterlijke instantie inzake industriële
eigendom) (Duitsland) heeft het beroep van Linde tegen de afwijzingsbeschikking
verworpen op grond dat het betrokken merk elk onderscheidend vermogen miste.
Het heeft met name opgemerkt dat het „publiek in een dergelijke voorstelling van
de waar alleen de waar zelf ziet en haar geen enkele onderscheidende functie
toeschrijft zolang zij binnen haar vertrouwde kader blijft. De vorm van de waar
gaat niet verder dan modern industrieel design. In haar niet-technische
onderdelen onderscheidt zij zich niet zozeer van de gewone vormen dat het
publiek er niet alleen een variatie van bekende vormen in ziet, maar tevens het
kenteken van een onderneming”.
13.
In het tweede geding (C-54/01) heeft Winward verzocht om inschrijving van
een staaflantaarn als driedimensionaal merk. Het Deutsche Patent- und
Markenamt heeft die aanvraag tot inschrijving afgewezen op grond dat het merk
waarvoor inschrijving werd aangevraagd onderscheidend vermogen miste in de
zin van § 8, lid 2, punt 1, van het Markengesetz.
14.
Ook het Bundespatentgericht heeft de mogelijkheid tot inschrijving van het
bedoelde merk afgewezen op grond dat het onderscheidend vermogen miste. Het
zou immers gaan „om een voor staaflantaarns kenmerkende vorm, die weliswaar
vrij elegant is, maar toch binnen de grenzen van het gebruikelijke blijft. In die
sector zal de consument in de vorm van de waar geen verwijzing zien naar een
bepaalde onderneming waarvan de waar afkomstig is. Gelet op de minimale
verschillen met de waren van de concurrentie, zal ook de oplettende consument
nauwelijks in staat zijn een bepaalde producent uit het hoofd te identificeren.”
15.
Het derde geding (C-55/01) betreft een aanvraag van Rado tot inschrijving van
haar reeds als internationaal merk met nummer 640 196 geregistreerd
driedimensionaal merk bestaande uit een grafische voorstelling van een
polshorloge. Het Deutsche Patent- und Markenamt heeft deze aanvraag
148
afgewezen wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen en wegens de
behoefte die voorstelling vrij beschikbaar te houden („Freihaltebedürfnis”).
16.
Het beroep van Rado bij het Bundespatentgericht tegen deze beschikking werd
verworpen. Volgens die rechter mist de concrete vorm van de driedimensionale
voorstelling van de horlogekast met al dan niet gesloten wijzerplaat en met een
gesegmenteerde armband van dezelfde breedte als de horlogekast het
noodzakelijke onderscheidend vermogen. Het Bundespatentgericht was tevens
van mening dat „voor bescherming enkel in aanmerking komt een originele vorm
die verwijst naar de herkomst van de waar, waardoor kan worden
tegemoetgekomen aan de behoefte om de .elementaire vorm’ van de waar vrij
beschikbaar te houden en het ontbreken van onderscheidend vermogen kan
worden verholpen. De originaliteit van de waar of haar onderdelen dient vrij strikt
te worden beoordeeld, omdat de waar en haar onderdelen het belangrijkste
middel zijn voor de beschrijving van de waar en de monopolisering ervan het
gevaar inhoudt dat de concurrenten de vormgeving van hun waren niet meer vrij
kunnen bepalen en omdat behoefte bestaat aan vrij beschikbare vormen”.
17.
Tegen die drie arresten van het Bundespatentgericht is hogere voorziening
ingesteld bij het Bundesgerichtshof.
18.
Volgens die rechterlijke instantie hangt het welslagen van de hogere
voorzieningen af van de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e van de
richtlijn.
19.
Het Bundesgerichtshof is van mening dat er geen redenen zijn om aan
driedimensionale merken het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde abstracte
onderscheidend vermogen te ontzeggen. Deze bepaling vereist dat op basis van
het merk waren of diensten abstract kunnen worden onderscheiden. Het vereiste
van een concreet onderscheidend vermogen voor waren of diensten waarvoor de
inschrijving is aangevraagd, vloeit voort uit artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.
20.
Het Bundesgerichtshof is voorts van mening dat de in artikel 3, lid 1, sub e,
van de richtlijn voorziene gronden voor de weigering van een inschrijving niet van
toepassing zijn. Dienaangaande voert het aan dat de merken waarvoor Linde en
Rado de inschrijving hebben aangevraagd, naast de algemene aan de techniek toe
te schrijven kenmerken van de elementaire vorm van de betrokken waren, een
aantal formele kenmerken vertonen die niet uitsluitend zijn bepaald door de aard
zelf van de waar, noch door technische of met de waarde van de waar verband
houdende overwegingen. In zaak C-54/01 (Winward) heeft het Bundesgerichtshof
tevens vastgesteld dat het betrokken merk kenmerken vertoont die verder gaan
dan de aan de techniek toe te schrijven elementaire vorm van een staaflantaarn
149
en die noch uitsluitend door de aard zelf van de waar zijn bepaald, noch
noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst.
21.
Derhalve is de verwijzende rechter van mening dat moet worden nagegaan of
de merken waarover het in de drie zaken gaat, elk onderscheidend vermogen
missen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn of dat er op basis van
die bepaling, sub c, een grond is om inschrijving te weigeren.
22.
Blijkens de verwijzingsbeschikking in zaak C-53/01 (Linde) stelt de rechtspraak
van het Bundespatentgericht met betrekking tot § 8, lid 2, punt 1, van het
Markengesetz, de nationale bepaling die overeenstemt met artikel 3, lid 1, sub b,
van de richtlijn, voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de
waar strengere eisen inzake onderscheidend vermogen dan voor andere merken.
Om die strengere eisen voor het onderscheidend vermogen te rechtvaardigen,
baseert het Bundespatentgericht zich op een behoefte om vormen die gemakkelijk
te ontwerpen zijn vrij beschikbaar te houden, en op het verschil tussen het
merkenrecht, dat tot doel heeft de herkomst aan te duiden, en de rechten die een
vormgeving beschermen, inzonderheid de wetgeving inzake tekeningen en
modellen.
23.
Het Bundesgerichtshof ziet evenwel geen reden om aan het onderscheidend
vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar
strengere eisen te stellen dan aan traditionele merken. De strengere eisen voor
het onderscheidend vermogen van het merk vinden geen rechtvaardiging in
concrete gegevens waaruit zou blijken dat de markt er belang bij heeft dat de
vorm van de waar vrij beschikbaar blijft voor andere ondernemingen.
24.
Volgens de verwijzende rechter heeft het Hof bij de beoordeling van het
onderscheidend vermogen van een merk ook elke differentiatie afgewezen die is
gebaseerd op het vastgestelde belang om een geografische benaming vrij
beschikbaar te houden (zie arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-
108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 48). Het belang dat grafische
vormen in het algemeen vrij beschikbaar blijven, mag - onverminderd de
mogelijkheid om in het geval van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn met dat
vereiste rekening te houden - geen gevolgen hebben voor het in artikel 3, lid 1,
sub b, van de richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen.
25.
Wat de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, is het
Bundesgerichtshof van mening dat deze bepaling zelfstandig geldt voor alle
soorten merken, dus ook voor merken bestaande uit de vorm van de waar en dit
ongeacht artikel 3, lid 1, sub e. Met de behoefte om de driedimensionale vormen
van waren vrij beschikbaar te houden, moet rekening worden gehouden in het
kader van artikel 3, lid 1, sub c, en niet op basis van een ruime uitlegging van het
150
bepaalde sub e. Volgens het Bundesgerichtshof volgt daaruit dat de inschrijving
als merk in de meeste gevallen enkel mogelijk zal zijn voor merken die als gevolg
van het gebruik dat ervan is gemaakt een onderscheidend vermogen verwerven,
als bedoeld in artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn.
26.
In die omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de
zaak geschorst en het Hof de volgende, in de drie zaken identiek geformuleerde
prejudiciële vragen voorgelegd:
„1) Moet het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van
[de] richtlijn voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, volgens strengere criteria worden beoordeeld dan voor andere soorten merken?
2) Heeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bij de beoordeling van
driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, een eigen rol te
vervullen naast artikel 3, lid 1, sub e? Zo ja, dient dan bij de beoordeling van
artikel 3, lid 1, sub c, of sub e, rekening te worden gehouden met het belang van
de markt bij de vrije beschikbaarheid van de vorm van de waar, zodat inschrijving
van dergelijke merken in elk geval in beginsel uitgesloten is en over het algemeen
slechts mogelijk is voor merken die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn?”
27.
Bij beschikking van de president van het Hof van 15 maart 2001 zijn de drie
zaken gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het
arrest.
De eerste vraag
28.
Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het
onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn voor
driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, volgens strengere
criteria moet worden beoordeeld dan voor andere soorten merken.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
29.
Winward en Linde zijn van mening dat wat het onderscheidend vermogen
betreft, voor de bescherming van driedimensionale merken bestaande uit de vorm
van de waar geen strengere eisen kunnen worden gesteld dan voor andere
soorten merken.
30.
Volgens Winward heeft het Hof reeds geweigerd om uit de behoefte van
vrijhouding bijkomende voorwaarden inzake onderscheidend vermogen af te
leiden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 48).
151
31.
Winward en Rado voeren aan dat voor alle soorten merken een eenvormig
criterium moet worden gehanteerd om te bepalen of een teken de waren en
diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere
ondernemingen. Alleen artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn bevat een
uitdrukkelijke afwijkende bepaling voor driedimensionale merken. Artikel 3, lid 1,
sub b, maakt daarentegen geen enkel onderscheid tussen de merken bestaande
uit de vorm en de andere soorten merken. Om het concrete onderscheidend
vermogen van een merk bestaande uit een vorm te beoordelen, mogen dus geen
strengere criteria worden gehanteerd dan wanneer het gaat om andere soorten
merken.
32.
De Oostenrijkse regering is van mening dat wanneer de vorm van een
driedimensionaal teken beantwoordt aan de verwachtingen van de consument
inzake de aan de waar of de verpakking gegeven vorm, de betrokkenen die vorm
niet zullen opvatten als een aanwijzing dat de waar afkomstig is van een bepaalde
onderneming. Volgens die regering gaat het er dienaangaande niet om een
strenger criterium te bepalen ter beoordeling van het onderscheidend vermogen
van driedimensionale merken, maar moet rekening worden gehouden met het feit
dat de verscheidenheid van vormen die aan waren en hun verpakkingen kan
worden gegeven, het in bepaalde marktsectoren moeilijker kan maken om de
vorm van een waar of van een verpakking als merk te erkennen.
33.
De regering van het Verenigd Koninkrijk meent dat artikel 3, lid 1, sub b, van
de richtlijn geen onderscheid maakt tussen merken bestaande uit de vorm van de
waar en andere tekens die een merk kunnen vormen in de zin van artikel 2 van
de richtlijn. Alleen artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn ziet specifiek op de
inschrijving van driedimensionale merken. Bij een juiste uitlegging houdt de
richtlijn volledig rekening met het belang dat de markt erbij heeft dat de vormen
van de waren zelf vrij beschikbaar worden gehouden voor gebruik door
concurrenten.
34.
Zowel de regering van het Verenigd Koninkrijk als de Oostenrijkse regering
voeren evenwel aan dat, ofschoon het criterium ter beoordeling van het
onderscheidend vermogen voor alle merken identiek is, een onderneming in de
praktijk waarschijnlijk meer moeilijkheden zal ondervinden om het
onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn aan
te tonen wanneer het gaat om een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm
van de waar, dan wanneer het gaat om een woordmerk of een beeldmerk.
35.
Wat woord- of beeldmerken betreft, is de gemiddelde consument eraan gewend
dat woorden, logo's en soortgelijke tekens een belangrijke rol kunnen spelen bij
de aanduiding van de commerciële herkomst van de waren waarop zij zijn
152
aangebracht. De voornaamste kenmerken van een aantal waren zijn daarentegen
beïnvloed door hun functie, en waren van een zelfde soort vertonen om die reden
tal van gelijkenissen, zodat geen enkele vorm in het bijzonder opvalt. Het
onderscheidend vermogen van de vorm moet ook worden beoordeeld aan de hand
van de normale variatie van de betrokken waar. Wanneer de verschillende
kenmerken van de vorm binnen de normale variaties van die waar blijven, is het
volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk onwaarschijnlijk dat de
gemiddelde consument aan de vorm de betekenis van een merk toeschrijft.
36.
De Commissie voert aan dat, behalve artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, dat
de inschrijving van de vorm van een waar uitsluit wanneer de onderneming die
vorm kan monopoliseren ten nadele van haar concurrenten of consumenten, de
richtlijn geen specifieke criteria bevat met betrekking tot de vormen waarvoor de
inschrijving is aangevraagd. Om het onderscheidend vermogen van een merk in
de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn te beoordelen, moet voor
driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar derhalve geen
strenger criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken.
Beoordeling door het Hof
37.
Om te beginnen zij eraan herinnerd dat artikel 2 van de richtlijn bepaalt dat
alle tekens merken kunnen vormen op voorwaarde dat zij vatbaar zijn voor
grafische voorstelling en waren of diensten van een onderneming van die van
andere ondernemingen kunnen onderscheiden.
38.
Daaruit volgt dat een driedimensionaal teken dat de vorm van een waar
weergeeft in beginsel een merk kan vormen, op voorwaarde dat aan die twee
criteria is voldaan (zie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-
5475, punt 73).
39.
Voorts worden ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn niet
ingeschreven of kunnen, indien ingeschreven, nietig worden verklaard, merken
die elk onderscheidend vermogen missen.
40.
Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van die bepaling houdt
in dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt
aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus
om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie arrest
Philips, reeds aangehaald, punt 35).
41.
153
Bovendien moet het onderscheidend vermogen van een merk worden
beoordeeld op basis van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het
merk is aangevraagd en van de perceptie door de betrokken marktsectoren,
bestaande uit de consumenten van die waren en diensten. Volgens de rechtspraak
van het Hof gaat het om de vermoedelijke perceptie van een normaal
geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van
de betrokken categorie waren of diensten (zie arrest van 16 juli 1998, Gut
Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31, en arrest Philips,
reeds aangehaald, punt 63).
42.
Tot slot heeft het Hof in punt 48 van het reeds aangehaalde arrest Philips
opgemerkt dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van
driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar niet verschillen van
de voor andere categorieën merken te hanteren criteria. Artikel 3, lid 1, sub b,
van de richtlijn maakt voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen
immers geen onderscheid tussen verschillende categorieën merken.
43.
Alleen artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn individualiseert uitdrukkelijk
bepaalde tekens bestaande uit de vorm van de waar doordat het de specifieke
weigeringsgronden voor de inschrijving van die tekens opsomt. Ingevolge deze
bepaling worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig
verklaard de tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de
waar bepaald wordt, de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische
uitkomst te verkrijgen, en de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
44.
Aangezien artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn een eerste obstakel is voor de
inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, volgt
daaruit dat wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet,
een dergelijk teken niet als merk kan worden ingeschreven. Bovendien kan het
nooit onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt,
als bedoeld in artikel 3, lid 3 (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punten 74-76).
45.
Wanneer dit eerste obstakel is weggewerkt, moet evenwel nog worden
nagegaan of de inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande uit de
vorm van een waar moet worden geweigerd op één of meer in die bepaling, sub b
tot en met d, vermelde weigeringsgronden.
46.
Wat artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft, zij opgemerkt dat noch het
opzet van de richtlijn, noch de bewoordingen van die bepaling aangeven dat bij de
beoordeling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk
bestaande uit de vorm van de waar zelf strengere criteria moeten worden
gehanteerd dan voor andere categorieën van merken.
154
47.
Blijkens punt 40 van dit arrest vereist het criterium van het onderscheidend
vermogen immers dat elk merk zich ertoe leent om de waar als afkomstig van een
bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere
ondernemingen te onderscheiden
48.
Zoals de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de
Commissie terecht betogen, kan het gelet op de in de punten 40 en 41 van dit
arrest in herinnering gebrachte criteria in de praktijk evenwel moeilijker zijn om
het onderscheidend vermogen aan te tonen van een merk bestaande uit de vorm
van een waar dan dat van een woord- of beeldmerk. Die moeilijkheid, die aan de
basis kan liggen van de weigering van de inschrijving van dergelijke merken, sluit
evenwel niet uit dat zij als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt
onderscheidend vermogen kunnen verwerven en dat zij bijgevolg als merken
kunnen worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.
49.
Gelet op hetgeen voorafgaat moet op de eerste vraag worden geantwoord dat
voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid
1, sub b, van de richtlijn, van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm
van een waar, geen strenger criterium moet worden gehanteerd dan voor andere
soorten merken.
De tweede vraag
50.
Met het eerste onderdeel van de tweede vraag wenst de verwijzende rechter te
vernemen of naast artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, ook artikel 3, lid 1, sub
c, van betekenis is voor de driedimensionale merken bestaande uit de vorm van
de waar.
51.
Het tweede onderdeel van de tweede vraag gaat uit van twee hypothesen die
afhankelijk zijn van het antwoord van het Hof op het eerste onderdeel van die
vraag.
52.
Zo naast artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, ook artikel 3, lid 1, sub c, van
betekenis is voor de driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de
waar, wenst de verwijzende rechter te vernemen of bij de uitlegging van die
bepaling rekening moet worden gehouden met het algemene belang voor de
markt om de vorm van de waar vrij beschikbaar te houden, zodat de inschrijving
in beginsel uitgesloten is, en in de regel slechts mogelijk is voor merken die
voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn.
53.
155
Zo het eerste onderdeel van de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord,
dat wil zeggen wanneer alleen artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn van
toepassing is op driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar,
wenst de verwijzende rechter niettemin te vernemen of bij de uitlegging van deze
bepaling tevens rekening moet worden gehouden met het algemeen belang voor
de markt om de vorm van de waar vrij beschikbaar te houden.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
54.
Linde voert aan dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn voor driedimensionale
merken een zelfstandige betekenis heeft naast artikel 3, lid 1, sub e. Het
voorschrift van vrijhouding dat rekening houdt met de concreet vastgestelde
noodzaak van concurrentie moet worden onderzocht in het licht van het bepaalde
sub c, nadat is nagegaan dat het absolute voorschrift van vrijhouding dat
voortvloeit uit het bepaalde sub e geen belemmering vormt voor de inschrijving
van het driedimensionale merk.
55.
Het bestaan van een dergelijke behoefte van vrijhouding moet slechts gelden
voor bepaalde vormen die worden opgedrongen door technische of esthetische
vereisten in verband met de aard van de waar of haar verpakking, namelijk in de
werkingssfeer van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn. Voor andere vormen van
waren en verpakkingen volstaat het geval per geval het onderscheidend
vermogen en het voorschrift van vrijhouding te onderzoeken.
56.
Winward meent dat de in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn opgesomde
absolute belemmeringen voor de inschrijving enkel gelden wanneer er een
absolute behoefte van vrijhouding van de vorm bestaat. Deze bepaling bevat geen
uitputtende regeling betreffende de onmogelijkheid om zich driedimensionale
merken bestaande uit de vorm van een waar toe te eigenen, en is niet van
toepassing wanneer naast de vorm waarvoor inschrijving wordt aangevraagd nog
andere vormen bestaan waardoor het verwachte technische resultaat kan worden
bereikt.
57.
Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn geldt onafhankelijk van het bepaalde sub
e, ook voor merken bestaande uit de vorm van de waar; het is in het kader van
laatstgenoemde bepaling dat moet worden nagegaan of er een behoefte van
vrijhouding bestaat.
58.
Rado meent dat, zelfs al worden met artikel 3, lid 1, sub c en sub e,
vergelijkbare doelstellingen nagestreefd, namelijk de exclusieve toeëigening
beletten van vormen die de markt nodig heeft voor de vormgeving van identieke
waren, die twee bepalingen onafhankelijk van elkaar van toepassing zijn. De
156
werkingssfeer van het bepaalde sub c is evenwel ruimer dan de werkingssfeer van
het bepaalde sub e.
59.
In verband met artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zijn driedimensionale
merken bestaande uit de vorm van de waar onderworpen aan dezelfde
beoordelingscriteria als andere soorten merken. Een restrictieve uitlegging die
ertoe leidt dat het belang om dergelijke driedimensionale merken vrij beschikbaar
te houden in beginsel de inschrijving ervan belemmert, kan niet worden aanvaard.
60.
De regering van het Verenigd Koninkrijk voert aan dat artikel 3, lid 1, sub e,
van de richtlijn de „eerste verdedigingslijn” vormt in de strijd tegen de
ongerechtvaardigde monopolisering van vormen van waren zelf door middel van
het merkenrecht. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn heeft een zelfstandige
betekenis ten opzichte van het bepaalde sub e, doordat het de inschrijving van
tekens uitsluit die niet door deze bepaling kunnen worden uitgesloten. Bij een
teleologische uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, zal het bepaalde sub c evenwel
weinig toepassing vinden. Het belang van de markt om de vormen van waren vrij
beschikbaar voor gebruik te houden is door de toepassing van die twee
bepalingen van de richtlijn hoe dan ook gevrijwaard.
61.
De Commissie voert aan dat uit de bewoordingen van de richtlijn geenszins
volgt dat alleen artikel 3, lid 1, sub e, van toepassing is op driedimensionale
merken bestaande uit de vorm van de waar. Zo de inschrijving van dergelijke
merken niet kan worden geweigerd krachtens die bepaling, blijven zij niettemin
onderworpen aan de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub c. Deze laatste
bepaling moet bij het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van
driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar op zelfstandig wijze
worden toegepast.
62.
Volgens de rechtspraak van het Hof hangt de toepassing van artikel 3, lid 1,
sub c, van de richtlijn niet af van het bestaan van een concrete, actuele of
ernstige behoefte om de benaming vrij te houden in de zin van de Duitse
rechtspraak (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt
35). Bovenop het onderzoek van de in die bepaling vermelde precieze
voorwaarden, kan geen rekening worden gehouden met een ruimere behoefte van
vrijhouding. Het belang voor de markt om bepaalde vormen vrij te houden is
immers reeds vervat in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn.
Beoordeling door het Hof
63.
Aangaande het eerste onderdeel van de tweede vraag zij opgemerkt dat
volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn niet ingeschreven worden,
157
beschrijvende merken, namelijk die welke uitsluitend bestaan uit tekens of
benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken
van de waren of diensten waarvoor die inschrijving is aangevraagd.
64.
Ingevolge artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn worden niet ingeschreven, de
tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald
wordt, de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te
verkrijgen, of de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
65.
Die specifieke weigeringsgronden voor de inschrijving van bepaalde tekens
bestaande uit de vorm van de waar, die uitdrukkelijk zijn vermeld in artikel 3, lid
1, sub e, van de richtlijn, vormen, zoals uit punt 44 van dit arrest blijkt, een
eerste obstakel voor de inschrijving van dergelijke tekens (zie arrest Philips, reeds
aangehaald, punten 74 en 76).
66.
Zelfs al wordt dit eerste obstakel weggewerkt, blijkt evenwel noch uit de
bewoordingen van artikel 3, lid 1, van de richtlijn, noch uit het opzet ervan dat de
andere in die bepaling vermelde weigeringsgronden, met inbegrip van het
bepaalde sub c, niet eveneens van toepassing kunnen zijn op aanvragen tot
inschrijving van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.
67.
Uit artikel 3, lid 1, van de richtlijn blijkt immers duidelijk dat de in die bepaling
vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk
onderzoek vereisen.
68.
Daaruit volgt dat wanneer de inschrijving van een driedimensionaal teken
bestaande uit de vorm van de waar niet wordt geweigerd ingevolge artikel 3, lid
1, sub e, van de richtlijn, toch een weigering kan volgen wanneer een dergelijk
teken behoort tot één of meer van de sub b tot en met d vermelde categorieën.
69.
Wat inzonderheid artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, belet in
beginsel niets dat die bepaling wordt toegepast op een aanvraag tot inschrijving
van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar. De verwijzing
naar andere merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen
dienen tot aanduiding van de kenmerken van andere waren of diensten dan die
welke uitdrukkelijk in die bepaling zijn opgesomd, is immers ruim genoeg om een
grote verscheidenheid aan merken te omvatten, met inbegrip van
driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.
70.
158
Gelet op hetgeen voorafgaat, moet op het eerste onderdeel van de tweede
vraag worden geantwoord dat naast artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, ook
artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis is voor driedimensionale merken bestaande
uit de vorm van de waar.
71.
Wat het tweede onderdeel van de tweede vraag betreft, zij om te beginnen in
herinnering gebracht dat volgens de rechtspraak van het Hof de verschillende in
artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd
in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag
ligt (zie reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punten 25-27, en
Philips, punt 77).
72.
Wat meer bepaald de tweede hypothese van de verwijzende rechter inzake
artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn betreft, zij opgemerkt dat voor bepaalde
driedimensionale tekens bestaande uit de vorm van de waar, het Hof reeds heeft
geoordeeld dat de in die bepaling genoemde weigeringsgronden als ratio hebben
te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkrecht de
merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of
gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de
waren van concurrenten zoekt (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punten 78-
80).
73.
Volgens de rechtspraak van het Hof streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de
richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen
die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving
wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt,
ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze
bepaling belet derhalve, dat die tekens of benamingen op grond van hun
inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (zie in
die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25).
74.
Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, sub c, van de
richtlijn impliceert dat alle merken die uitsluitend bestaan uit tekens of
benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of
diensten in de zin van die bepaling, voor eenieder vrij beschikbaar zijn en niet
kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van lid 3 van die
bepaling.
75.
De instantie die bevoegd is om artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn op die
merken toe te passen moet ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de
inschrijving is aangevraagd, op basis van een onderzoek in concreto van alle
relevante elementen die de aanvraag kenmerken en inzonderheid tegen de
achtergrond van het hiervóór vermelde algemene belang, vaststellen of de in die
159
bepaling voorziene weigeringsgrond voor de inschrijving in casu van toepassing is.
Een dergelijk onderzoek in concreto is ook vereist voor een aanvraag tot
inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar.
Die instantie kan een dergelijke aanvraag daarentegen niet principieel afwijzen.
76.
Daaruit volgt dat voor een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van
de waar, zoals voor elke andere categorie van merken, moet worden onderzocht
of het in overeenstemming is met alle in artikel 3, lid 1, sub b tot en met e, van
de richtlijn genoemde criteria en dat deze in elk concreet geval moeten worden
uitgelegd en toegepast tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan
elk ervan ten grondslag ligt.
77.
Gelet op hetgeen voorafgaat moet op het tweede onderdeel van de tweede
vraag worden geantwoord dat bij het onderzoek van de in artikel 3, lid 1, sub c,
van de richtlijn voorziene weigeringsgrond voor inschrijving in elk concreet geval
rekening moet worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling
ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande
driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die
tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze
bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet
kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3,
van de richtlijn.
Kosten
78.
De kosten door de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd
Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de
partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te
beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij beschikking van 23 november 2000 gestelde vragen, verklaart voor recht:
1) Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van
artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten, van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van
een waar, moet geen strenger criterium worden gehanteerd dan voor
andere soorten merken.
2) Naast artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104) is ook
artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.
160
Bij het onderzoek van de in artikel 3, lid 1, sub c, voorziene
weigeringsgrond voor inschrijving moet in elk concreet geval rekening
worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten
grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande
driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of
benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten
in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij
beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven,
onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.
Rodríguez Iglesias
Puissochet
Schintgen
Timmermans
Gulmann
Edward
La Pergola
Skouris
Macken
Cunha Rodrigues
Rosas
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 april 2003.
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
161
ARREST VAN HET HOF
6 mei 2003 (1)
„Merken - Harmonisatie van wetgevingen - Richtlijn 89/104/EEG - Tekens die merk
kunnen zijn - Onderscheidend vermogen - Kleur als zodanig - Kleur oranje”
In zaak C-104/01,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der
Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen
Libertel Groep BV
en
Benelux-Merkenbureau,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 3 van de Eerste richtlijn
(89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet, president van de Zesde kamer, waarnemend
voor de president, M. Wathelet en C. W. A. Timmermans, kamerpresidenten, C.
Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann, F. Macken, S. von Bahr en J. N. Cunha Rodrigues
(rapporteur), rechters,
advocaat-generaal: P. Léger,
griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
- Libertel Groep BV, vertegenwoordigd door D. W. F. Verkade en D. J. G. Visser, advocaten,
- Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door C. J. J. C. van Nispen, advocaat,
- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en H. M. H. Speyart als gemachtigden,
gezien het rapport ter terechtzitting,
162
gehoord de mondelinge opmerkingen van het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd
door C. J. J. C. van Nispen; de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door J. van Bakel
als gemachtigde; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M.
Tappin, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door H. M. H. Speyart, ter
terechtzitting van 30 april 2002,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 12 november 2002,
het navolgende
Arrest
1.
Bij beschikking van 23 februari 2001, ingekomen bij het Hof op 5 maart
daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG
vier prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 3 van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna:
„richtlijn”).
2.
Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Libertel Groep BV (hierna:
„Libertel”) en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”) naar aanleiding van de
weigering van BMB op de aanvraag van Libertel om een oranje kleur in te
schrijven als merk voor waren en diensten op het gebied van de
telecommunicatie.
Rechtskader
Het Verdrag van Parijs
3.
Op internationaal niveau wordt het merkenrecht geregeld door het Verdrag van
Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk
herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Série des traités des Nations Unies, nr.
11851, deel 828, blz. 305-388; hierna: „Unieverdrag”). Alle lidstaten zijn partij bij
dit verdrag.
4.
Artikel 6 quinquies, B, 2, van het Unieverdrag bepaalt, dat tekens ter
inschrijving geweigerd kunnen worden of merken nietig verklaard kunnen worden
wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen.
5.
Artikel 6 quinquies, C, 1, van het Unieverdrag bepaalt:
„Bij de beoordeling of het merk in aanmerking komt voor bescherming zal
rekening gehouden moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk.”
163
De gemeenschapswetgeving
6.
Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een [...] merk kunnen vormen”,
bepaalt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische
voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen,
tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de
waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
7.
Artikel 3 van de richtlijn, getiteld „Gronden voor weigering of nietigheid”,
bepaalt in het eerste en het derde lid ervan:
„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel
kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming,
waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
- de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
[...]
3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden
nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg
van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om
inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen
voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het
onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de
inschrijving.”
8.
Artikel 6 van de richtlijn preciseert:
164
„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te
verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
a) van diens naam en adres;
b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde,
plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en
handel.
2. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te
verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht
van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving
van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het
erkend wordt.”
De Eenvormige Beneluxwet op de merken
9.
Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden hebben hun merkenrecht neergelegd in een gemeenschappelijke
wet, de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1962, 58). Deze wet is per 1
januari 1996 gewijzigd bij een op 2 december 1992 te Brussel ondertekend
protocol houdende wijziging van voornoemde wet (Trb. 1993, 12), welk protocol
tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van deze drie lidstaten strekte.
10.
Artikel 6 bis van de aldus gewijzigde Eenvormige Beneluxwet op de merken
(hierna: „BMW”) bepaalt:
„1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:
a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven
omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend
vermogen in de zin van artikel 6 quinquies, B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;
b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2.
2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk
vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het
merk bestemd is worden beperkt.
3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of
gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis
165
aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij
uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.
4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen
de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of
gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave
van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van
het in artikel 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.
5. Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het
depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de
termijn voor het instellen van het in artikel 6 ter bedoelde rechtsmiddel
ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen.”
11.
Artikel 6 ter van de BMW luidt:
„De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in
artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te
Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'Appel te Luxemburg
teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. Het territoriaal
bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de
deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres.”
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
12.
Libertel is een in Nederland gevestigde vennootschap wier hoofdactiviteit
bestaat uit de levering van diensten op het gebied van de mobiele
telecommunicatie.
13.
Het BMB is de bevoegde merkenautoriteit voor het Koninkrijk België, het
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 1 januari
1996 toetst het BMB merkendepots aan de absolute weigeringsgronden.
14.
Op 27 augustus 1996 heeft Libertel bij het BMB een oranje kleur als merk
gedeponeerd voor bepaalde waren en diensten op het gebied van de
telecommunicatie, te weten voor waren van klasse 9,
telecommunicatieapparatuur, en voor diensten van klassen 35 tot en met 38,
zakelijk, financieel en technisch beheer van telecommunicatiemiddelen en
telecommunicatiediensten.
15.
Het depotbewijs bevatte een oranje gekleurde rechthoek in het voor afbeelding
van het merk bestemde vak en de vermelding „oranje” in het voor de
omschrijving van dit merk bestemde vak, zonder vermelding van een kleurcode.
166
16.
Het BMB heeft Libertel bij brief van 21 februari 1997 meegedeeld de
inschrijving van dit teken voorlopig te weigeren. Het overwoog in dit verband dat
aangezien Libertel niet had aangetoond dat het gedeponeerde teken, dat
uitsluitend uit de kleur oranje bestaat, door gebruik onderscheidend vermogen
had verkregen, dit teken elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel
6 bis, lid 1, sub a, BMW.
17.
Libertel heeft bezwaar gemaakt tegen deze voorlopige weigering. Het BMB
heeft hierin geen aanleiding gezien zijn weigering te herzien en heeft Libertel per
brief van 10 september 1997 in kennis gesteld van zijn definitieve weigering.
18.
Overeenkomstig artikel 6 ter BMW heeft Libertel beroep tegen deze weigering
ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, welk beroep bij beschikking van 4
juni 1998 is afgewezen.
19.
Op 3 augustus 1998 heeft Libertel tegen deze beschikking beroep in cassatie
ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden.
20.
In het kader van de beoordeling van dit geschil zijn bij de Hoge Raad vragen
gerezen over de juiste toepassing van artikel 6 bis, lid 1, sub a, BMW en dus over
de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Derhalve heeft de Hoge
Raad bij beschikking van 23 februari 2001 de volgende prejudiciële vragen aan
het Hof voorgelegd:
„1) Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur, die als zodanig is
afgebeeld of met een internationaal toegepaste code is aangeduid,
onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde waren of diensten in de zin van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de richtlijn?
2) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt:
a) Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen in eerdergenoemde zin bezit?
b) Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is verzocht voor een
grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten?
3) Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde
kleur als merk nagegaan te worden of er met betrekking tot die kleur een
algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat kan bestaan ten aanzien van
tekens die een geografische herkomst aanduiden?
167
4) Dient het [Benelux-Merkenbureau], bij de beoordeling van de vraag of een
als merk gedeponeerd teken het in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de
richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, zich te beperken tot een
beoordeling in abstracto van het onderscheidend vermogen of moet het rekening
houden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder begrepen het
gebruik dat van het teken wordt gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt?”
De prejudiciële vragen
Inleidende opmerkingen
21.
De prejudiciële vragen, die betrekking hebben op artikel 3 van de richtlijn,
komen erop neer of, en zo ja, onder welke voorwaarden, een kleur als zodanig,
zonder bepaalde omtrek, onderscheidend vermogen kan hebben voor bepaalde
waren of diensten.
22.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet eerst worden onderzocht of
een kleur als zodanig een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen.
23.
Daarvoor moet aan drie voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet de
kleur als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar
zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om
de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere
ondernemingen.
24.
De Raad van de Europese Unie en de Commissie hebben in het proces-verbaal
van de vergadering van de Raad waarin de richtlijn is vastgesteld, een
gemeenschappelijke verklaring opgenomen, luidend dat zij „van oordeel zijn dat
artikel 2 niet de mogelijkheid uitsluit dat een kleurencombinatie of enkele kleur
als merk wordt ingeschreven, mits die tekens de waren of diensten van een
onderneming van die van een andere onderneming kunnen onderscheiden” (PB
BHIM nr. 5/96, blz. 607).
25.
Een dergelijke verklaring kan echter niet in aanmerking worden genomen voor
de uitlegging van een bepaling van afgeleid recht wanneer, zoals in casu, de
inhoud ervan niet in de tekst van de betrokken bepaling is terug te vinden en dus
geen rechtskracht heeft (arresten van 26 februari 1991, Antonissen, C-292/89,
Jurispr. blz. I-745, punt 18, en 29 mei 1997, VAG Sverige, C-329/95, Jurispr. blz.
I-2675, punt 23). Deze beperking is overigens door de Raad en de Commissie
uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring: „De hierna weergegeven
verklaringen van de Raad en Commissie vormen geen onderdeel van de
168
rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen onverlet.”
26.
Bijgevolg is het de taak van het Hof om vast te stellen of artikel 2 van de
richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een kleur als zodanig een merk kan
vormen.
27.
In dit verband moet worden opgemerkt dat een kleur als zodanig niet vermoed
kan worden een teken te zijn. Gewoonlijk is een kleur niet meer dan een
eigenschap van voorwerpen. Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is,
hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt. Een kleur kan dus als zodanig
in relatie tot een waar of dienst een teken vormen.
28.
Zoals het Hof bovendien reeds heeft geoordeeld, moet een grafische
voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn een visuele weergave van het
teken mogelijk maken, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of
lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd (arrest van
12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, nog niet gepubliceerd in de
Jurisprudentie, punt 46).
29.
Om haar functie te kunnen vervullen, moet de grafische voorstelling in de zin
van artikel 2 van de richtlijn duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig,
gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn (arrest
Sieckmann, reeds aangehaald, punten 47-55).
30.
In casu heeft de aan het Hof gestelde vraag betrekking op de aanvraag om
inschrijving van een kleur als zodanig, die is afgebeeld in de vorm van een
monster van de kleur op een glad oppervlak, in combinatie met een verbale
omschrijving van de kleur en/of een internationaal erkende kleurcode.
31.
Een eenvoudig kleurmonster voldoet echter niet aan de in de punten 28 en 29
van dit arrest genoemde vereisten.
32.
In het bijzonder kan een kleurmonster na verloop van tijd verkleuren. Er
bestaan wellicht dragers waarop een kleur onveranderlijk kan worden vastgelegd,
doch er zijn ook dragers, zoals met name papier, waarop de kleurtint met het
verstrijken van de tijd onvermijdelijk wordt aangetast. In dat geval voldoet het
depot van een kleurmonster niet aan het in artikel 2 van de richtlijn opgenomen
vereiste van duurzaamheid (zie arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 53).
169
33.
Hieruit volgt dat het depot van een kleurmonster als zodanig geen grafische
voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt.
34.
Daarentegen is de verbale beschrijving van een kleur wel een grafische
voorstelling daarvan, omdat zij is samengesteld uit woorden die zelf weer uit
lettertekens bestaan (zie in die zin arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 70).
35.
Een verbale beschrijving van de kleur voldoet niet noodzakelijkerwijs in alle
gevallen aan de criteria genoemd in de punten 28 en 29 van dit arrest. Of dit al
dan niet zo is, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van
het concrete geval.
36.
De combinatie van een monster van een kleur en een verbale beschrijving van
die kleur kan dus een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn
vormen, mits de beschrijving duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig,
gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk en objectief is.
37.
Om dezelfde reden als die genoemd in punt 34 van dit arrest kan ook de
aanduiding van een kleur door middel van een internationaal erkende code als een
grafische voorstelling worden beschouwd. Dergelijke codes staan erom bekend
dat zij nauwkeurig en stabiel zijn.
38.
Indien een kleurmonster in combinatie met een verbale beschrijving niet aan
de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn voldoet om van een grafische
voorstelling te kunnen spreken, omdat bijvoorbeeld de vereiste nauwkeurigheid of
duurzaamheid ontbreekt, kan dit in voorkomend geval worden gecompenseerd
door de kleur daarnaast met een internationaal erkende kleurcode aan te duiden.
39.
Om te beoordelen of een kleur als zodanig geschikt is om de waren of diensten
van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen in de
zin van artikel 2 van de richtlijn, moet worden onderzocht of de kleuren als
zodanig al dan niet geschikt zijn om nauwkeurige informatie te verstrekken, onder
meer met betrekking tot de herkomst van een waar of dienst.
40.
Op dit punt moet in herinnering worden gebracht, dat kleuren weliswaar
bepaalde gedachteassociaties kunnen oproepen of gevoelens kunnen opwekken,
doch dat zij naar hun aard nauwelijks geëigend zijn om nauwkeurige informatie
over te brengen. Dit laatste geldt te meer daar kleuren in de reclame en bij de
170
verkoop van waren en diensten gewoonlijk en op grote schaal worden gebruikt
wegens hun aantrekkingskracht, los van enige specifieke boodschap.
41.
Het zou echter onjuist zijn, aan deze feitelijke constatering de conclusie te
verbinden dat kleuren als zodanig nimmer geschikt zijn om de waren of diensten
van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het
valt immers niet uit te sluiten dat er situaties bestaan waarin een kleur als
zodanig de herkomst van de waren of diensten van een onderneming kan
aanduiden. Derhalve moet worden aanvaard, dat kleuren als zodanig in de zin van
artikel 2 van de richtlijn geschikt kunnen zijn om de waren of diensten van een
onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
42.
Uit het voorgaande volgt dat een kleur als zodanig, onder de voormelde
voorwaarden, een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen.
43.
In het licht van hetgeen hiervoor in de punten 22 tot en met 42 van dit arrest
is overwogen, kan thans worden overgegaan tot het onderzoek van de
prejudiciële vragen.
De derde vraag
44.
Als eerste moet de derde vraag van de verwijzende rechter worden onderzocht,
die erop neerkomt of bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van
een bepaalde kleur als merk nagegaan dient te worden of er met betrekking tot
die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat het geval is ten
aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden.
45.
Volgens sommige van de bij het Hof ingediende opmerkingen kan met de
huidige technische middelen een zeer groot aantal kleurtinten worden
onderscheiden. Dit moge zo zijn, doch voor de hier aan de orde zijnde vraag is dit
niet van belang. De vraag of een kleur als zodanig kan worden ingeschreven als
merk, dient te worden beantwoord vanuit het gezichtspunt van het relevante
publiek.
46.
Bij gebreke van andersluidende informatie in de verwijzingsbeschikking moet
ervan worden uitgegaan dat het hoofdgeding betrekking heeft op waren en
diensten die voor alle consumenten bestemd zijn. Het relevante publiek bestaat in
casu dus uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde
consument (zie arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
Jurispr. blz. I-3819, punt 26).
171
47.
Het aantal kleuren dat dit publiek kan onderscheiden is beperkt, omdat zich
slechts zelden de mogelijkheid voordoet om waren met verschillende kleurtinten
rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Dit betekent dat het aantal verschillende
kleuren dat daadwerkelijk als potentieel merk beschikbaar is om waren of
diensten te onderscheiden, gering moet worden geacht.
48.
Volgens vaste rechtspraak is het merkrecht een essentieel onderdeel van het
stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven
(zie arresten van 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13,
en 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62). De rechten en
bevoegdheden die het merk de houder ervan verleent, moeten in het licht van dat
doel worden bezien.
49.
Bovendien geeft het ingeschreven merk de houder volgens artikel 5, lid 1, van
de richtlijn voor bepaalde waren of diensten een uitsluitend recht dat hem in staat
stelt het ingeschreven teken zonder tijdslimiet als merk te monopoliseren.
50.
De mogelijkheid om een merk in te schrijven, kan worden beperkt om redenen
van openbaar belang.
51.
De verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden
moeten derhalve worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan
elk van die gronden ten grondslag ligt (zie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-
299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77).
52.
Wat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, heeft het Hof erkend dat
deze bepaling een doel van algemeen belang nastreeft, te weten dat tekens of
benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de
inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden
gebruikt (arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-
109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25, en 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01-C-
55/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 73).
53.
Ook met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn heeft het Hof
reeds verklaard dat deze bepaling een doel van algemeen belang nastreeft, erin
bestaande dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan
een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door
eenieder vrij moet kunnen worden gebruikt (reeds aangehaalde arresten Philips,
punt 80, en Linde e.a., punt 72).
172
54.
Wat de inschrijving als merk van kleuren als zodanig zonder bepaalde omtrek
betreft, heeft het beperkte aantal daadwerkelijk beschikbare kleuren tot gevolg
dat een gering aantal inschrijvingen als merk voor bepaalde waren of diensten
reeds het gehele palet aan beschikbare kleuren zou kunnen uitputten. Een
monopolie van die omvang zou niet verenigbaar zijn met het stelsel van
onvervalste mededinging, onder meer omdat hierdoor een ongerechtvaardigd
mededingingsvoordeel zou kunnen toevallen aan één enkele marktdeelnemer.
Ook zou het niet bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling en de
ondernemingsgeest indien reeds gevestigde marktdeelnemers alle daadwerkelijk
beschikbare kleuren konden laten registreren ten koste van nieuwkomers op de
markt.
55.
Op het gebied van het communautaire merkenrecht moet derhalve het bestaan
van een algemeen belang worden aanvaard, dat de beschikbaarheid van kleuren
niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren
of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
56.
Hoe groter het aantal waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk
wordt aangevraagd, hoe meer het door een merk verleende exclusieve recht een
buitensporige omvang kan aannemen en daardoor in conflict komen met de
handhaving van het stelsel van onvervalste mededinging en met het algemeen
belang om de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd te beperken
voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type
waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
57.
De Commissie betoogt in haar opmerkingen, dat de gedachte dat sommige
tekens beschikbaar moeten blijven en dus niet voor bescherming in aanmerking
kunnen komen, tot uiting is gebracht in artikel 6 van de richtlijn en niet in de
artikelen 2 en 3 daarvan. Dit argument kan niet worden aanvaard.
58.
Artikel 6 van de richtlijn regelt immers de beperking van de gevolgen van het
merk wanneer dit eenmaal is ingeschreven. Het argument van de Commissie
komt op hetzelfde neer als een pleidooi om de toetsing aan de weigeringsgronden
van artikel 3 van de richtlijn bij het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag tot
een minimum te beperken omdat het risico dat marktdeelnemers zich bepaalde
tekens zullen toe-eigenen die vrij behoren te blijven, wordt geneutraliseerd door
de beperkingen die voornoemd artikel 6 in het stadium van de implementatie van
de gevolgen van het ingeschreven merk stelt. Per saldo wordt in deze
gedachtegang de toetsing aan de weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn
onttrokken aan de bevoegde autoriteit op het moment van inschrijving van het
merk en in handen gelegd van de rechterlijke instanties die belast zijn met het
173
waarborgen van de concrete uitoefening van de uit het merk voortvloeiende
rechten.
59.
Een dergelijke benadering is onverenigbaar met het stelsel van de richtlijn, dat
gebaseerd is op een controle vóór de inschrijving en niet op een controle achteraf.
De richtlijn bevat geen enkele aanwijzing dat aan artikel 6 een dergelijke
conclusie zou mogen worden verbonden. Integendeel, uit het aantal en de
gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde
inschrijvingbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van
een weigering blijkt reeds dat het onderzoek in het kader van de aanvraag om
inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn,
teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Zoals het
Hof reeds heeft geoordeeld, moet er om redenen van rechtszekerheid en goed
bestuur voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het
gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten (arrest van
29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 21).
60.
Bijgevolg moet de derde prejudiciële vraag aldus worden beantwoord dat bij de
beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk
rekening moet worden gehouden met het algemeen belang, dat de
beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de
andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de
inschrijving is aangevraagd, aanbieden.
De eerste vraag en de tweede vraag, sub a
61.
De eerste vraag en de tweede vraag, sub a, van de verwijzende rechter komen
erop neer of, en zo ja, onder welke voorwaarden, aan een kleur als zodanig
onderscheidend vermogen toekomt in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3,
van de richtlijn.
62.
Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen
dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de
gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of
dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten
van andere herkomst (zie onder meer arrest Canon, reeds aangehaald, punt 28,
en arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt
22). Een merk moet de betrokken waren of diensten identificeren als afkomstig
van een bepaalde onderneming. In dit verband moet rekening worden gehouden
zowel met het normale gebruik van merken als herkomstaanduiding in de
betrokken sectoren als met de perceptie door het relevante publiek.
63.
174
Het relevante publiek, als omschreven in punt 46 van dit arrest, bestaat uit de
redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument.
64.
De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid om
verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet doorgaans
afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (zie, in
verschillende constellaties, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald,
punt 26, en arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, nog niet
gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 52).
65.
De perceptie door het relevante publiek van een teken dat uit een kleur als
zodanig bestaat, is niet noodzakelijkerwijs dezelfde als van een woord- of
beeldmerk, dat bestaat in een teken dat niet samenvalt met het uiterlijk van de
erdoor aangeduide waren. Het publiek moge eraan gewend zijn om woord- of
beeldmerken onmiddellijk op te vatten als tekens die de herkomst van de waar
aanduiden, doch dit geldt niet noodzakelijkerwijs ook voor tekens die samenvallen
met het uiterlijk van de waar waarvoor de inschrijving van het teken als merk
wordt aangevraagd. De consumenten zijn niet gewend om de herkomst van waren
bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de kleur of de
kleur van de verpakking ervan, omdat een kleur als zodanig in het hedendaags
handelsgebruik in beginsel niet wordt gebruikt als identificatiemiddel. Een kleur
als zodanig heeft normaliter niet de wezenlijke eigenschap dat zij de waren van
een bepaalde onderneming onderscheidt.
66.
Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig
onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt,
met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt
aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is.
67.
Ook al heeft een kleur als zodanig niet van meet af aan onderscheidend
vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dit neemt niet weg
dat zij in relatie tot de waren of diensten waarvoor zij wordt aangevraagd,
onderscheidend vermogen kan krijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in
de zin van het derde lid van dit artikel. Dit onderscheidend vermogen kan onder
meer worden verkregen na een normaal proces van inburgering bij het relevante
publiek. In dat geval moet de bevoegde autoriteit alle factoren onderzoeken
waaruit kan blijken, dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als
afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar
van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arrest Windsurfing
Chiemsee, reeds aangehaald, punt 49).
68.
De eerste prejudiciële vraag moet derhalve aldus worden beantwoord, dat een
kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, voor bepaalde waren en diensten
175
onderscheidend vermogen kan hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid
3, van de richtlijn, op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen
van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig,
gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Aan deze laatste
voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op
papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een
internationaal erkende kleurcode.
69.
De tweede prejudiciële vraag, sub a, moet aldus worden beantwoord, dat aan
een kleur als zodanig onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub
b, en lid 3, van de richtlijn toekomt voorzover het merk in de perceptie van het
relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is
aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus
om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.
De tweede vraag, sub b
70.
Met zijn tweede vraag, sub b, wil de verwijzende rechter vernemen of het feit
dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks
van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst,
onderscheidenlijk groep van waren of diensten, van belang is voor de beoordeling
van de vraag of deze kleur onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3,
lid 1, sub b, van de richtlijn.
71.
Gelet op de overwegingen in de punten 56, 66 en 67 van dit arrest, moet de
tweede prejudiciële vraag, sub b, aldus worden beantwoord, dat het feit dat de
inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van
waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst,
onderscheidenlijk groep van waren of diensten, tezamen met de overige
omstandigheden van het concrete geval van belang is zowel voor de beoordeling
van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is
verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou
indruisen tegen het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet
ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of
diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden.
De vierde vraag
72.
De vierde vraag van de verwijzende rechter luidt in wezen, of de autoriteit die
bevoegd is voor de inschrijving van merken, bij de beoordeling van de vraag of
een merk het in artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn bedoelde
onderscheidend vermogen bezit, haar onderzoek in abstracto dient te verrichten
dan wel rekening moet houden met alle concrete omstandigheden van het geval,
daaronder begrepen het gebruik dat van het teken is gemaakt.
176
73.
In de eerste plaats moet worden geconstateerd, dat volgens de twaalfde
overweging van de considerans van de richtlijn „alle lidstaten van de
Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de
industriële eigendom” en „de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten
stroken met die van genoemd verdrag”.
74.
Artikel 6 quinquies, C, lid 1, van het Unieverdrag preciseert, dat „[b]ij de
beoordeling of het merk in aanmerking komt voor bescherming [...] rekening
gehouden [zal] moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met
de duur van het gebruik van het merk”.
75.
In de tweede plaats wordt de inschrijving van een teken als merk altijd
aangevraagd voor de waren of diensten die in de inschrijvingsaanvraag staan
vermeld. Bijgevolg moet het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds
worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is
aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante
publiek.
76.
Aangezien de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, zich
ervan dient te vergewissen of het teken geen onderscheidend vermogen mist voor
de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan als merk
aanvraagt, kan zij zich niet beperken tot een onderzoek in abstracto, doch moet
dit onderzoek noodzakelijkerwijs concreet van aard zijn. Bij dit onderzoek moet
rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete
geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken
waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd.
77.
De vierde prejudiciële vraag moet dan ook in die zin worden beantwoord, dat
bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen bezit in de
zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn, de autoriteit die bevoegd is
voor de inschrijving van merken, een concreet onderzoek moet verrichten, daarbij
rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder
begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt.
Kosten
78.
De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd
Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening
van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in
aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de
177
procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale
rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij beschikking van 23 februari 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:
1) Een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, kan voor bepaalde
waren en diensten onderscheidend vermogen hebben in de zin van artikel
3, lid 1, sub b, en lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten, op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan
vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als
zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en
objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door
de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel
door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode.
2) Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een
bepaalde kleur als merk moet rekening worden gehouden met het
algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet
ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die
waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
3) Aan een kleur als zodanig komt onderscheidend vermogen in de zin
van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van richtlijn 89/104 toe voorzover het
merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of
de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een
bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.
4) Het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd
voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een
specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten,
is tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van
belang zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van
de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling
van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen
belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt
beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
5) Bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend
vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van richtlijn
89/104 bezit, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van
merken, een concreet onderzoek verrichten, daarbij rekening houdend
met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt.
Puissochet
Wathelet
178
Timmermans
Gulmann
Edward
Jann
Macken
von Bahr
Cunha Rodrigues
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 mei 2003.
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
179
ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)
23 oktober 2003 (1)
„Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 2 - Bekende merken - Bescherming tegen gebruik
van teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten - Mate van overeenstemming tussen merk en teken - Uitwerking op publiek - Teken opgevat als versiering”
In zaak C-408/01,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen
Adidas-Salomon AG, voorheen Adidas AG,
Adidas Benelux BV
en
Fitnessworld Trading Ltd,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet, kamerpresident, C. Gulmann (rapporteur), F. Macken, N. Colneric en J. N. Cunha Rodrigues, rechters,
advocaat-generaal: F. G. Jacobs,
griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
- Adidas-Salomon AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door C. Gielen,
advocaat,
- Fitnessworld Trading Ltd, vertegenwoordigd door J. J. Brinkhof en D. J. G. Visser, advocaten,
- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door G. J. A. Amodeo als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. M. H. Speyart en N. B. Rasmussen als gemachtigden,
gezien het rapport ter terechtzitting,
180
gehoord de mondelinge opmerkingen van Adidas-Salomon AG en Adidas Benelux BV,
vertegenwoordigd door C. Gielen; Fitnessworld Trading Ltd, vertegenwoordigd door D. J.
G. Visser; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door K. Manji als
gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B.
Rasmussen, bijgestaan door F. Tuytschaever, advocaat, ter terechtzitting van 3 april 2003,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 juli 2003,
het navolgende
Arrest
1.
Bij arrest van 12 oktober 2001, ingekomen bij het Hof op 15 oktober
daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG
twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de
Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna:
„richtlijn”).
2.
Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Adidas-Salomon AG en Adidas
Benelux BV, enerzijds, en Fitnessworld Trading Ltd (hierna: „Fitnessworld”),
anderzijds, ter zake van het in het verkeer brengen van sportkleding door
Fitnessworld.
Rechtskader
3.
Artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn bepaalt:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat
de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk
ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder
geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
181
4.
Artikel 13 A, lid 1, sub b en c, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken,
waarbij artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn in de Beneluxwetgeving is
overgenomen, bepaalt:
„Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:
[...]
b) elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een
overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is
ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat
dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;
c) elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een
binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt
gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is
ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden
getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
Het hoofdgeding
5.
Adidas-Salomon AG, een in Duitsland gevestigde vennootschap, is houdster
van een bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven beeldmerk voor een aantal
kledingsoorten. Dit merk omvat een motief bestaande uit drie verticaal parallel
lopende en fel opvallende strepen van dezelfde breedte die aan de zijkant over de
gehele lengte van het kledingstuk voorkomen. Het motief kan in verschillende
kleurcombinaties en in verschillende groottes worden uitgevoerd, met dien
verstande dat het steeds contrasteert met de basiskleur van het kledingstuk.
6.
Het merk is voor de Benelux in exclusieve licentie gegeven aan Adidas Benelux
BV, een in Nederland gevestigde vennootschap.
7.
De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap Fitnessworld brengt
onder de naam Perfetto sportkleding in het verkeer. Sommige van deze
kledingstukken zijn voorzien van een motief dat bestaat uit twee parallel lopende
strepen van dezelfde breedte die contrasteren met de hoofdkleur en zijn
aangebracht op de zijnaden van de kleding.
8.
Het geding voor de Hoge Raad der Nederlanden tussen Adidas-Salomon AG en
Adidas Benelux BV (hierna gezamenlijk: „Adidas”) en Fitnessworld betreft het
182
door laatstgenoemde in Nederland in het verkeer brengen van kleding onder de
naam Perfetto.
9.
Adidas betoogt dat het in het verkeer brengen van kleding met het twee-
strepenmotief bij het publiek verwarring kan doen ontstaan, omdat het die
kledingstukken zou kunnen associëren met de sport- en vrijetijdskleding van het
merk Adidas, die is voorzien van drie strepen. Fitnessworld trekt aldus voordeel
uit de reputatie van het merk Adidas, terwijl ook de exclusiviteit van dit merk zou
kunnen worden aangetast.
10.
Volgens de Hoge Raad moet worden nagegaan of de verwijzing in artikel 5, lid
2, van de richtlijn alsmede in artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige
Beneluxwet op de merken naar niet-soortgelijke waren of diensten moet worden
uitgelegd als een beperking, in die zin dat de betrokken regels geen toepassing
vinden als het gaat om het gebruik van een teken voor soortgelijke waren of
diensten, dan wel of met deze verwijzing slechts wordt bedoeld te beklemtonen
dat deze regels ook van toepassing zijn als de waren of diensten niet soortgelijk
zijn, zodat zij niet alleen toepassing vinden wanneer het teken voor soortgelijke
waren wordt gebruikt.
11.
Ingeval artikel 5, lid 2, van de richtlijn van toepassing is op het gebruik van
een teken voor soortgelijke waren, vraagt de Hoge Raad zich af of hij een andere
maatstaf dan herkomstverwarring dient aan te leggen en of de omstandigheid dat
het in aanmerking komend publiek het teken louter als versiering opvat, van
invloed is op de beoordeling van de situatie.
12.
In deze context heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de
zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:
„1) a) Dient artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG aldus te worden
uitgelegd dat ingevolge een nationale wet waarin die bepaling is geïmplementeerd
de houder van een in de desbetreffende lidstaat bekend merk zich ook kan
verzetten tegen het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend
teken, op de wijze en onder de omstandigheden als daar bedoeld, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?
b) Indien het antwoord op vraag 1) a) ontkennend luidt: moet, in het geval
in een nationale wet de bepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn is
geïmplementeerd, het in artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn bedoelde .gevaar
voor verwarring’ aldus worden uitgelegd dat daarvan sprake is, indien een ander
dan de merkhouder een bekend merk of een daarmee overeenstemmend teken,
op de wijze en onder de omstandigheden als in artikel 5, lid 2, van de richtlijn
bedoeld, gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?
2) Indien het antwoord op vraag 1) a) bevestigend luidt:
183
a) Dient de vraag naar de overeenstemming tussen het merk en het teken in
een dergelijk geval te worden beoordeeld aan de hand van een andere maatstaf
dan die van de (directe of indirecte) herkomstverwarring: en zo ja, volgens welke maatstaf?
b) Indien het als inbreukmakend aangevochten teken in een dergelijk geval
door het in aanmerking komende publiek louter als versiering wordt opgevat, welk
gewicht komt bij de vraag naar de overeenstemming tussen merk en teken dan toe aan die omstandigheid?”
De eerste vraag
De eerste vraag sub a
13.
De eerste vraag sub a is erop gericht te vernemen of artikel 5, lid 2, van de
richtlijn, niettegenstaande dat deze bepaling uitdrukkelijk slechts betrekking heeft
op het gebruik door een derde van een teken voor niet-soortgelijke waren of
diensten, aldus dient te worden uitgelegd dat het de lidstaten de bevoegdheid
verleent om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te
voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt
met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt
voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende
merk is ingeschreven.
14.
Deze vraag is, nadat het verwijzingsarrest reeds was ingeschreven,
bevestigend beantwoord bij 's Hofs arrest van 9 januari 2003, Davidoff (C-292/00,
Jurispr. blz. I-389).
15.
Gelet op deze uitlegging en teneinde een voor de beslechting van het
hoofdgeding nuttig antwoord te verschaffen, moet de eerste vraag sub a aldus
worden begrepen dat eveneens wordt gevraagd of een lidstaat die gebruik maakt
van de door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid, de
betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een
jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven
bekende merk, moet verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als
voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende
merk is ingeschreven.
16.
Adidas en de Commissie stellen dat de vraag op dit punt bevestigend moet
worden beantwoord. Volgens de Commissie vloeit dit antwoord noodzakelijkerwijs
voort uit punt 25 van voormeld arrest Davidoff.
17.
Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk daarentegen moet de vraag
ontkennend worden beantwoord. Het staat een lidstaat vrij, bepalingen vast te
184
stellen waarvan de inhoud niet verder gaat dan de uitdrukkelijke tekst van artikel
5, lid 2, van de richtlijn, dat wil zeggen bepalingen die enkel niet-soortgelijke
waren of diensten betreffen. Hij is niet verplicht, die bescherming eveneens voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten te verlenen. In ieder geval is de
uitlegging van een omzettingsbepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn met
betrekking tot de vraag welke bescherming een lidstaat de houders van bekende
merken heeft willen verlenen, een aangelegenheid van de nationale rechterlijke
instanties.
18.
In dit verband moet erop worden gewezen dat een lidstaat die van de hem
door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid gebruik maakt,
de houders van bekende merken een bescherming moet verlenen die met die
bepaling in overeenstemming is.
19.
In voormeld arrest Davidoff (punten 24 en 25) heeft het Hof ter onderbouwing
van zijn uitlegging overwogen dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn, gelet op de
algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan het deel uitmaakt,
niet aldus kan worden uitgelegd dat bekende merken minder bescherming zouden
genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt
gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt
gebruikt. Samenvattend heeft het geoordeeld dat het bekende merk in geval van
gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een
minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een
teken voor niet-soortgelijke waren of diensten (arrest Davidoff, punt 26).
20.
Gelet op het voorgaande moet een lidstaat bij de omzetting van artikel 5, lid 2,
van de richtlijn dus voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens
even ruime bescherming verlenen als voor niet-soortgelijke waren of diensten. De
keuzemogelijkheid van de lidstaat betreft aldus de vraag of bekende merken
principieel een verdergaande bescherming verdienen, maar niet de situaties
waarvoor de bescherming moet gelden, wanneer deze wordt verleend.
21.
Het is vaste rechtspraak dat de nationale rechter bij de toepassing van het
nationale recht, met name van een speciaal ter omzetting van een richtlijn
vastgestelde nationale wet, zijn nationale recht zoveel mogelijk moet uitleggen in
het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn (zie onder meer
arresten van 10 april 1984, Von Colson en Kamann, 14/83, Jurispr. blz. 1891,
punt 26, en Harz, 79/83, Jurispr. blz. 1921, punt 26, en 22 september 1998,
Coote, C-185/97, Jurispr. blz. I-5199, punt 18).
22.
Derhalve moet op de eerste vraag sub a worden geantwoord dat een lidstaat
die van de door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid
gebruik maakt, de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door
185
een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het
ingeschreven bekende merk, moet verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of
diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor
het bekende merk is ingeschreven.
De eerste vraag sub b
23.
Aangezien de eerste vraag sub b enkel is gesteld voor het geval van een
ontkennend antwoord op de eerste vraag sub a, behoeft zij niet te worden
beantwoord.
De tweede vraag
De tweede vraag sub a
24.
Met zijn tweede vraag sub a wenst de verwijzende rechter in wezen te
vernemen of de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn
vooropstelt dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van
overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek
verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan.
25.
Volgens Adidas behoeft geen verwarringsgevaar te worden vastgesteld. Het
volstaat dat de nationale rechter op grond van een visuele, auditieve of
begripsmatige overeenstemming tussen het bekende merk en het teken een
associatiegevaar vaststelt. Ook volgens de Commissie volstaat een gevaar van
associatie.
26.
Fitnessworld daarentegen betoogt dat het merk en het teken zodanig met
elkaar moeten overeenstemmen dat daardoor, gelet op de visuele, auditieve of
begripsmatige punten van overeenkomst, bij het in aanmerking komend publiek
verwarring kan ontstaan.
27.
Dienaangaande moet aanstonds eraan worden herinnerd dat artikel 5, lid 2,
van de richtlijn, anders dan artikel 5, lid 1, sub b, dat slechts toepassing kan
vinden indien bij het publiek verwarring kan ontstaan, bekende merken
bescherming biedt zonder dat het bestaan van een dergelijk gevaar is vereist.
Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de specifieke grondslag voor de
bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden,
waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie
arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punten 34
en 36).
186
28.
De in artikel 5, lid 2, van de richtlijn gestelde voorwaarde van
overeenstemming tussen het merk en het teken onderstelt inzonderheid het
bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst (zie
wat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft, arresten van 11 november
1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23 in fine, en 22 juni 1999,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 27 in fine).
29.
De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich
voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het
merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet
tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al
verwart het deze niet (zie in die zin arrest van 14 september 1999, General
Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23).
30.
Het bestaan van een dergelijk verband dient, evenals een verwarringsgevaar in
het kader van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, globaal te worden
beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het
concrete geval (zie wat het verwarringsgevaar betreft, arresten SABEL, punt 22,
en Marca Mode, punt 40, beide reeds aangehaald).
31.
Op de tweede vraag sub a moet dus worden geantwoord dat de bescherming
uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet vooropstelt dat tussen het
bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat
daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en
het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig
met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het
teken en het merk legt.
De tweede vraag sub b
32.
De tweede vraag sub b van de verwijzende rechter houdt in welk gewicht bij de
vraag naar de overeenstemming tussen het bekende merk en het teken toekomt
aan de feitelijke vaststelling van de nationale rechter, dat het betwiste teken door
het in aanmerking komend publiek louter als versiering wordt opgevat.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
33.
Adidas is van mening dat het feit dat een teken als versiering wordt gebruikt of
opgevat, niet van invloed is op de toepasselijkheid van artikel 5, lid 2, van de
richtlijn in situaties als door de verwijzende rechter omschreven. Aangezien deze
bepaling de houder van een bekend merk het recht geeft om zich te verzetten
187
tegen het gebruik van elk met zijn merk overeenstemmend teken, is niet vereist
dat het een onderscheidingsteken betreft. Het kan om elk ander teken gaan, zoals
een versiering.
34.
Fitnessworld stelt voor, op de vraag te antwoorden dat wanneer een teken door
het in aanmerking komend publiek louter als versiering wordt opgevat, er in geen
geval sprake kan zijn van een merkinbreuk.
35.
Volgens de Nederlandse regering kan ook een decoratief gebruik van een teken
een bekend merk verwateren, in het bijzonder wanneer het een beeldmerk
betreft.
36.
De regering van het Verenigd Koninkrijk voert slechts aan dat het feit dat een
teken louter als versiering wordt opgevat, niet relevant is voor de vraag of dit
teken al dan niet soortgelijk is aan het bekende merk.
37.
Volgens de Commissie gaat het in artikel 5, lid 2, van de richtlijn om
bescherming tegen het gebruik van een zodanig met het bekende merk
overeenstemmend teken dat de reputatie van het merk door dit gebruik kan
verwateren of kan worden aangetast. In feite is het moeilijk voorstelbaar dat een
teken dat een dergelijke overeenstemming met een bekend merk vertoont, louter
als versiering kan worden beschouwd. Omgekeerd kan bij een loutere versiering
per definitie niet van overeenstemming in de zin van artikel 5, lid 2, van de
richtlijn met een bekend merk worden gesproken.
Antwoord van het Hof
38.
Uit het antwoord op de tweede vraag sub a volgt dat een van de voorwaarden
voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn is, dat het
bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het
betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.
39.
Dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt
opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van artikel 5,
lid 2, van de richtlijn, wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige
mate van overeenstemming vertonen dat het betrokken publiek een verband
tussen beide legt.
40.
Vat het betrokken publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de
nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen
188
verband met een ingeschreven merk. Dit betekent derhalve dat de mate van
overeenstemming tussen het teken en het merk niet groot genoeg is om een
dergelijk verband te kunnen scheppen.
41.
Derhalve moet op de tweede vraag sub b worden geantwoord dat het feit dat
een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat,
op zich niet in de weg staat aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2,
van de richtlijn, wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van
overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit
publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter
louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een
ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de
bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet is vervuld.
Kosten
42.
De kosten door de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd
Koninkrijk, alsmede door de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen
bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten
aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen
incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten
heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 12 oktober 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:
1) Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden
door artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten, moet de betrokken specifieke bescherming in geval van
gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of
overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor
niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.
2) De bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104
stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige
mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking
komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan.
Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar
overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.
3) Het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als
versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de
bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, wanneer
het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming
vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek
189
het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter
louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband
met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden
voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104
niet is vervuld.
Puissochet
Gulmann
Macken
Colneric
Cunha Rodrigues
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 oktober 2003.
De griffier
De president
R. Grass
V. Skouris
190
ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)
23 oktober 2003 (1)
„Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 2 - Bekende merken - Bescherming tegen gebruik
van teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten - Mate van overeenstemming tussen merk en teken - Uitwerking op publiek - Teken opgevat als versiering”
In zaak C-408/01,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen
Adidas-Salomon AG, voorheen Adidas AG,
Adidas Benelux BV
en
Fitnessworld Trading Ltd,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet, kamerpresident, C. Gulmann (rapporteur), F. Macken, N. Colneric en J. N. Cunha Rodrigues, rechters,
advocaat-generaal: F. G. Jacobs,
griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
- Adidas-Salomon AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door C. Gielen,
advocaat,
- Fitnessworld Trading Ltd, vertegenwoordigd door J. J. Brinkhof en D. J. G. Visser, advocaten,
- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door G. J. A. Amodeo als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. M. H. Speyart en N. B. Rasmussen als gemachtigden,
gezien het rapport ter terechtzitting,
191
gehoord de mondelinge opmerkingen van Adidas-Salomon AG en Adidas Benelux BV,
vertegenwoordigd door C. Gielen; Fitnessworld Trading Ltd, vertegenwoordigd door D. J.
G. Visser; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door K. Manji als
gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B.
Rasmussen, bijgestaan door F. Tuytschaever, advocaat, ter terechtzitting van 3 april 2003,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 juli 2003,
het navolgende
Arrest
1.
Bij arrest van 12 oktober 2001, ingekomen bij het Hof op 15 oktober
daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG
twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de
Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna:
„richtlijn”).
2.
Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Adidas-Salomon AG en Adidas
Benelux BV, enerzijds, en Fitnessworld Trading Ltd (hierna: „Fitnessworld”),
anderzijds, ter zake van het in het verkeer brengen van sportkleding door
Fitnessworld.
Rechtskader
3.
Artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn bepaalt:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat
de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk
ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder
geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
192
4.
Artikel 13 A, lid 1, sub b en c, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken,
waarbij artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn in de Beneluxwetgeving is
overgenomen, bepaalt:
„Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:
[...]
b) elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een
overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is
ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat
dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;
c) elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een
binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt
gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is
ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden
getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
Het hoofdgeding
5.
Adidas-Salomon AG, een in Duitsland gevestigde vennootschap, is houdster
van een bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven beeldmerk voor een aantal
kledingsoorten. Dit merk omvat een motief bestaande uit drie verticaal parallel
lopende en fel opvallende strepen van dezelfde breedte die aan de zijkant over de
gehele lengte van het kledingstuk voorkomen. Het motief kan in verschillende
kleurcombinaties en in verschillende groottes worden uitgevoerd, met dien
verstande dat het steeds contrasteert met de basiskleur van het kledingstuk.
6.
Het merk is voor de Benelux in exclusieve licentie gegeven aan Adidas Benelux
BV, een in Nederland gevestigde vennootschap.
7.
De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap Fitnessworld brengt
onder de naam Perfetto sportkleding in het verkeer. Sommige van deze
kledingstukken zijn voorzien van een motief dat bestaat uit twee parallel lopende
strepen van dezelfde breedte die contrasteren met de hoofdkleur en zijn
aangebracht op de zijnaden van de kleding.
8.
Het geding voor de Hoge Raad der Nederlanden tussen Adidas-Salomon AG en
Adidas Benelux BV (hierna gezamenlijk: „Adidas”) en Fitnessworld betreft het
193
door laatstgenoemde in Nederland in het verkeer brengen van kleding onder de
naam Perfetto.
9.
Adidas betoogt dat het in het verkeer brengen van kleding met het twee-
strepenmotief bij het publiek verwarring kan doen ontstaan, omdat het die
kledingstukken zou kunnen associëren met de sport- en vrijetijdskleding van het
merk Adidas, die is voorzien van drie strepen. Fitnessworld trekt aldus voordeel
uit de reputatie van het merk Adidas, terwijl ook de exclusiviteit van dit merk zou
kunnen worden aangetast.
10.
Volgens de Hoge Raad moet worden nagegaan of de verwijzing in artikel 5, lid
2, van de richtlijn alsmede in artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige
Beneluxwet op de merken naar niet-soortgelijke waren of diensten moet worden
uitgelegd als een beperking, in die zin dat de betrokken regels geen toepassing
vinden als het gaat om het gebruik van een teken voor soortgelijke waren of
diensten, dan wel of met deze verwijzing slechts wordt bedoeld te beklemtonen
dat deze regels ook van toepassing zijn als de waren of diensten niet soortgelijk
zijn, zodat zij niet alleen toepassing vinden wanneer het teken voor soortgelijke
waren wordt gebruikt.
11.
Ingeval artikel 5, lid 2, van de richtlijn van toepassing is op het gebruik van
een teken voor soortgelijke waren, vraagt de Hoge Raad zich af of hij een andere
maatstaf dan herkomstverwarring dient aan te leggen en of de omstandigheid dat
het in aanmerking komend publiek het teken louter als versiering opvat, van
invloed is op de beoordeling van de situatie.
12.
In deze context heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de
zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:
„1) a) Dient artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG aldus te worden
uitgelegd dat ingevolge een nationale wet waarin die bepaling is geïmplementeerd
de houder van een in de desbetreffende lidstaat bekend merk zich ook kan
verzetten tegen het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend
teken, op de wijze en onder de omstandigheden als daar bedoeld, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?
b) Indien het antwoord op vraag 1) a) ontkennend luidt: moet, in het geval
in een nationale wet de bepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn is
geïmplementeerd, het in artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn bedoelde .gevaar
voor verwarring’ aldus worden uitgelegd dat daarvan sprake is, indien een ander
dan de merkhouder een bekend merk of een daarmee overeenstemmend teken,
op de wijze en onder de omstandigheden als in artikel 5, lid 2, van de richtlijn
bedoeld, gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?
2) Indien het antwoord op vraag 1) a) bevestigend luidt:
194
a) Dient de vraag naar de overeenstemming tussen het merk en het teken in
een dergelijk geval te worden beoordeeld aan de hand van een andere maatstaf
dan die van de (directe of indirecte) herkomstverwarring: en zo ja, volgens welke maatstaf?
b) Indien het als inbreukmakend aangevochten teken in een dergelijk geval
door het in aanmerking komende publiek louter als versiering wordt opgevat, welk
gewicht komt bij de vraag naar de overeenstemming tussen merk en teken dan toe aan die omstandigheid?”
De eerste vraag
De eerste vraag sub a
13.
De eerste vraag sub a is erop gericht te vernemen of artikel 5, lid 2, van de
richtlijn, niettegenstaande dat deze bepaling uitdrukkelijk slechts betrekking heeft
op het gebruik door een derde van een teken voor niet-soortgelijke waren of
diensten, aldus dient te worden uitgelegd dat het de lidstaten de bevoegdheid
verleent om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te
voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt
met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt
voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende
merk is ingeschreven.
14.
Deze vraag is, nadat het verwijzingsarrest reeds was ingeschreven,
bevestigend beantwoord bij 's Hofs arrest van 9 januari 2003, Davidoff (C-292/00,
Jurispr. blz. I-389).
15.
Gelet op deze uitlegging en teneinde een voor de beslechting van het
hoofdgeding nuttig antwoord te verschaffen, moet de eerste vraag sub a aldus
worden begrepen dat eveneens wordt gevraagd of een lidstaat die gebruik maakt
van de door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid, de
betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een
jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven
bekende merk, moet verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als
voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende
merk is ingeschreven.
16.
Adidas en de Commissie stellen dat de vraag op dit punt bevestigend moet
worden beantwoord. Volgens de Commissie vloeit dit antwoord noodzakelijkerwijs
voort uit punt 25 van voormeld arrest Davidoff.
17.
Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk daarentegen moet de vraag
ontkennend worden beantwoord. Het staat een lidstaat vrij, bepalingen vast te
195
stellen waarvan de inhoud niet verder gaat dan de uitdrukkelijke tekst van artikel
5, lid 2, van de richtlijn, dat wil zeggen bepalingen die enkel niet-soortgelijke
waren of diensten betreffen. Hij is niet verplicht, die bescherming eveneens voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten te verlenen. In ieder geval is de
uitlegging van een omzettingsbepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn met
betrekking tot de vraag welke bescherming een lidstaat de houders van bekende
merken heeft willen verlenen, een aangelegenheid van de nationale rechterlijke
instanties.
18.
In dit verband moet erop worden gewezen dat een lidstaat die van de hem
door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid gebruik maakt,
de houders van bekende merken een bescherming moet verlenen die met die
bepaling in overeenstemming is.
19.
In voormeld arrest Davidoff (punten 24 en 25) heeft het Hof ter onderbouwing
van zijn uitlegging overwogen dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn, gelet op de
algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan het deel uitmaakt,
niet aldus kan worden uitgelegd dat bekende merken minder bescherming zouden
genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt
gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt
gebruikt. Samenvattend heeft het geoordeeld dat het bekende merk in geval van
gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een
minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een
teken voor niet-soortgelijke waren of diensten (arrest Davidoff, punt 26).
20.
Gelet op het voorgaande moet een lidstaat bij de omzetting van artikel 5, lid 2,
van de richtlijn dus voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens
even ruime bescherming verlenen als voor niet-soortgelijke waren of diensten. De
keuzemogelijkheid van de lidstaat betreft aldus de vraag of bekende merken
principieel een verdergaande bescherming verdienen, maar niet de situaties
waarvoor de bescherming moet gelden, wanneer deze wordt verleend.
21.
Het is vaste rechtspraak dat de nationale rechter bij de toepassing van het
nationale recht, met name van een speciaal ter omzetting van een richtlijn
vastgestelde nationale wet, zijn nationale recht zoveel mogelijk moet uitleggen in
het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn (zie onder meer
arresten van 10 april 1984, Von Colson en Kamann, 14/83, Jurispr. blz. 1891,
punt 26, en Harz, 79/83, Jurispr. blz. 1921, punt 26, en 22 september 1998,
Coote, C-185/97, Jurispr. blz. I-5199, punt 18).
22.
Derhalve moet op de eerste vraag sub a worden geantwoord dat een lidstaat
die van de door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid
gebruik maakt, de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door
196
een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het
ingeschreven bekende merk, moet verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of
diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor
het bekende merk is ingeschreven.
De eerste vraag sub b
23.
Aangezien de eerste vraag sub b enkel is gesteld voor het geval van een
ontkennend antwoord op de eerste vraag sub a, behoeft zij niet te worden
beantwoord.
De tweede vraag
De tweede vraag sub a
24.
Met zijn tweede vraag sub a wenst de verwijzende rechter in wezen te
vernemen of de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn
vooropstelt dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van
overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek
verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan.
25.
Volgens Adidas behoeft geen verwarringsgevaar te worden vastgesteld. Het
volstaat dat de nationale rechter op grond van een visuele, auditieve of
begripsmatige overeenstemming tussen het bekende merk en het teken een
associatiegevaar vaststelt. Ook volgens de Commissie volstaat een gevaar van
associatie.
26.
Fitnessworld daarentegen betoogt dat het merk en het teken zodanig met
elkaar moeten overeenstemmen dat daardoor, gelet op de visuele, auditieve of
begripsmatige punten van overeenkomst, bij het in aanmerking komend publiek
verwarring kan ontstaan.
27.
Dienaangaande moet aanstonds eraan worden herinnerd dat artikel 5, lid 2,
van de richtlijn, anders dan artikel 5, lid 1, sub b, dat slechts toepassing kan
vinden indien bij het publiek verwarring kan ontstaan, bekende merken
bescherming biedt zonder dat het bestaan van een dergelijk gevaar is vereist.
Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de specifieke grondslag voor de
bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden,
waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie
arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punten 34
en 36).
197
28.
De in artikel 5, lid 2, van de richtlijn gestelde voorwaarde van
overeenstemming tussen het merk en het teken onderstelt inzonderheid het
bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst (zie
wat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft, arresten van 11 november
1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23 in fine, en 22 juni 1999,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 27 in fine).
29.
De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich
voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het
merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet
tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al
verwart het deze niet (zie in die zin arrest van 14 september 1999, General
Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23).
30.
Het bestaan van een dergelijk verband dient, evenals een verwarringsgevaar in
het kader van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, globaal te worden
beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het
concrete geval (zie wat het verwarringsgevaar betreft, arresten SABEL, punt 22,
en Marca Mode, punt 40, beide reeds aangehaald).
31.
Op de tweede vraag sub a moet dus worden geantwoord dat de bescherming
uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet vooropstelt dat tussen het
bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat
daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en
het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig
met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het
teken en het merk legt.
De tweede vraag sub b
32.
De tweede vraag sub b van de verwijzende rechter houdt in welk gewicht bij de
vraag naar de overeenstemming tussen het bekende merk en het teken toekomt
aan de feitelijke vaststelling van de nationale rechter, dat het betwiste teken door
het in aanmerking komend publiek louter als versiering wordt opgevat.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
33.
Adidas is van mening dat het feit dat een teken als versiering wordt gebruikt of
opgevat, niet van invloed is op de toepasselijkheid van artikel 5, lid 2, van de
richtlijn in situaties als door de verwijzende rechter omschreven. Aangezien deze
bepaling de houder van een bekend merk het recht geeft om zich te verzetten
198
tegen het gebruik van elk met zijn merk overeenstemmend teken, is niet vereist
dat het een onderscheidingsteken betreft. Het kan om elk ander teken gaan, zoals
een versiering.
34.
Fitnessworld stelt voor, op de vraag te antwoorden dat wanneer een teken door
het in aanmerking komend publiek louter als versiering wordt opgevat, er in geen
geval sprake kan zijn van een merkinbreuk.
35.
Volgens de Nederlandse regering kan ook een decoratief gebruik van een teken
een bekend merk verwateren, in het bijzonder wanneer het een beeldmerk
betreft.
36.
De regering van het Verenigd Koninkrijk voert slechts aan dat het feit dat een
teken louter als versiering wordt opgevat, niet relevant is voor de vraag of dit
teken al dan niet soortgelijk is aan het bekende merk.
37.
Volgens de Commissie gaat het in artikel 5, lid 2, van de richtlijn om
bescherming tegen het gebruik van een zodanig met het bekende merk
overeenstemmend teken dat de reputatie van het merk door dit gebruik kan
verwateren of kan worden aangetast. In feite is het moeilijk voorstelbaar dat een
teken dat een dergelijke overeenstemming met een bekend merk vertoont, louter
als versiering kan worden beschouwd. Omgekeerd kan bij een loutere versiering
per definitie niet van overeenstemming in de zin van artikel 5, lid 2, van de
richtlijn met een bekend merk worden gesproken.
Antwoord van het Hof
38.
Uit het antwoord op de tweede vraag sub a volgt dat een van de voorwaarden
voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn is, dat het
bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het
betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.
39.
Dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt
opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van artikel 5,
lid 2, van de richtlijn, wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige
mate van overeenstemming vertonen dat het betrokken publiek een verband
tussen beide legt.
40.
Vat het betrokken publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de
nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen
199
verband met een ingeschreven merk. Dit betekent derhalve dat de mate van
overeenstemming tussen het teken en het merk niet groot genoeg is om een
dergelijk verband te kunnen scheppen.
41.
Derhalve moet op de tweede vraag sub b worden geantwoord dat het feit dat
een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat,
op zich niet in de weg staat aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2,
van de richtlijn, wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van
overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit
publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter
louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een
ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de
bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet is vervuld.
Kosten
42.
De kosten door de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd
Koninkrijk, alsmede door de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen
bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten
aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen
incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten
heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 12 oktober 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:
1) Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden
door artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten, moet de betrokken specifieke bescherming in geval van
gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of
overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor
niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.
2) De bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104
stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige
mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking
komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan.
Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar
overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.
3) Het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als
versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de
bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, wanneer
het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming
vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek
200
het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter
louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband
met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden
voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104
niet is vervuld.
Puissochet
Gulmann
Macken
Colneric
Cunha Rodrigues
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 oktober 2003.
De griffier
De president
R. Grass
V. Skouris
201
ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)
27 november 2003 (1)
„Merken - Harmonisatie van wetgevingen - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 2 - Tekens die
merk kunnen vormen - Tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling - Klanken - Notenschrift - Omschrijving in woorden - Onomatopee”
In zaak C-283/01,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangige geding tussen
Shield Mark BV
en
Joost Kist h.o.d.n. Memex,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 2 van de Eerste richtlijn
(89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
samengesteld als volgt : V. Skouris, waarnemend voor de president van de Zesde kamer,
J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur),
rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
- Shield Mark BV, vertegenwoordigd door T. Cohen Jehoram en E. J. Morée, advocaten,
- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,
- de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en A. Maitrepierre als gemachtigden,
- de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato,
- de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door C. Pesendorfer als gemachtigde,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. E. Collins als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister,
202
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B.
Rasmussen en H. M. H. Speyart als gemachtigden,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van Shield Mark BV, vertegenwoordigd door T.
Cohen Jehoram; de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door N. A. J. Bel als
gemachtigde, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en H. van Vliet als gemachtigde, ter terechtzitting van 27 februari 2003,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 april 2003,
het navolgende
Arrest
1.
Bij arrest van 13 juli 2001, binnengekomen bij het Hof op 18 juli
daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG
twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 2 van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna:
„richtlijn”).
2.
Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Shield Mark BV (hierna: „Shield
Mark”) en J. Kist, handeldrijvend onder de naam Memex, over het gebruik door
laatstgenoemde, in het kader van zijn bedrijfsactiviteit, van melodieën die Shield
Mark eerder bij het Benelux Merkenbureau (hierna: „BMB”) als klankmerken had
laten inschrijven.
Het rechtskader
De communautaire regeling
3.
Volgens de eerste overweging van de considerans van de richtlijn beoogt deze
de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande
verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten
kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke
markt kunnen vervalsen, op te heffen. Uit de derde overweging van de
considerans volgt evenwel dat de richtlijn niet de volledige aanpassing van deze
wetgevingen beoogt.
4.
In de zevende overweging van de considerans van de richtlijn wordt
gepreciseerd dat „het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de
verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle
lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden” en dat
„hiertoe een niet-limitatieve opsomming van tekens moet worden vastgesteld die
203
een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een
onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen”.
5.
Artikel 2 van de richtlijn, „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen”,
bevat de in de zevende overweging van de considerans bedoelde, niet-limitatieve
opsomming. Het luidt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische
voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen,
tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
6.
Artikel 3, lid 1, sub a en b, van de richtlijn, „Gronden voor weigering of
nietigheid”, bepaalt:
„Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen
worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen.”
De in de Benelux geldende regeling
7.
Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden hebben hun merkenrecht neergelegd in een gemeenschappelijke
wet, de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1962, 58, en Trb. 1983, 187;
hierna: „BMW”), waarvan de tenuitvoerlegging aan een gemeenschappelijk
orgaan, het BMB, is opgedragen.
8.
De BMW is per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 december 1992
houdende wijziging van voornoemde wet (Trb. 1993, 12; hierna: „protocol”) om
de richtlijn in de rechtsorde van deze drie lidstaten om te zetten.
9.
Het werd echter niet nodig geacht, de BMW te wijzigen om de artikelen 2 en 3
van de richtlijn uitdrukkelijk om te zetten. Dienaangaande wordt in punt I.2,
zesde en zevende alinea, van de memorie van toelichting bij het protocol
uiteengezet:
„Artikel 2 van de richtlijn, dat betrekking heeft op tekens welke voor bescherming
in aanmerking komen, geeft geen aanleiding tot aanpassing van de BMW. De
tekst van dit artikel komt nagenoeg overeen met artikel 1 van de BMW. Weliswaar
vereist artikel 1 van de BMW anders dan artikel 2 van de richtlijn niet dat tekens
204
voor grafische weergave vatbaar moeten zijn, in de praktijk moeten tekens wel
aan dit vereiste voldoen om voor bescherming in aanmerking te komen.
Ook artikel 3 van de richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in
het eerste lid van dit artikel opgenomen absolute weigerings- of
nietigheidsgronden komen ook voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14, onder A, onder 1, van de BMW. [...]”
10.
Artikel 1 BMW, dat bij het protocol dus niet is gewijzigd, luidt:
„Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen,
afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.”
11.
Artikel 1, sub b, van het uitvoeringsreglement van de BMW bepaalt dat „het
Beneluxdepot van een merk [...] in het Nederlands of het Frans [geschiedt] door
de indiening van een document, waarop voorkomen [...] de afbeelding van het
merk”.
12.
Terwijl het BMB vóór de inwerkingtreding van het protocol op 1 januari 1996 de
inschrijving van een merk niet inhoudelijk toetste, deze toetsing vond in
voorkomend geval namelijk achteraf plaats naar aanleiding van een
nietigheidsactie of in het kader van een reconventionele vordering in een zaak
betreffende inbreuk op het recht van een merkhouder, toetst het de depots thans
inhoudelijk aan de in de BMW opgenomen absolute weigeringsgronden.
13.
Met betrekking tot klankmerken stelde het BMB zich aanvankelijk op het
standpunt dat deze ingeschreven konden worden. Na het arrest van het
Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederland) van 27 mei 1999, gewezen tussen
partijen in het hoofdgeding, weigert het BMB in de regel evenwel de inschrijving
van klankmerken.
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
14.
Shield Mark is houdster van veertien merken die, het eerste op 5 juni 1992 en
de laatste op 2 februari 1999, bij het BMB zijn ingeschreven voor diverse waren
en diensten van klasse 9 [geregistreerde computerprogramma's (software), etc.],
16 (tijdschriften, kranten, etc.), 35 (reclame, beheer van commerciële zaken,
etc.), 41 (opvoeding, opleiding, het organiseren van studiebijeenkomsten op het
gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële
communicatie, etc.) en 42 (juridische diensten) van de Overeenkomst van Nice
betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve
van de inschrijving van merken van 15 juni 1997, zoals herzien en gewijzigd.
205
15.
Vier van deze merken bestaan in een notenbalk met daarop de eerste negen
noten van het muziekwerk „Für Elise” van L. van Beethoven. Twee ervan gaan
vergezeld van de vermelding „Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de
muzikale weergave van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen.” Voor
één van de twee wordt bovendien gepreciseerd „gespeeld op een piano”.
16.
Vier andere merken bestaan in „de eerste negen noten van .Für Elise’”. Twee
ervan gaan vergezeld van de vermelding „Klankmerk. Het merk wordt gevormd
door het beschreven geluid.” Voor één van de twee is daaraan toegevoegd
„gespeeld op een piano”.
17.
Drie andere merken bestaan in de opeenvolgende muzieknoten „e, dis, e, dis,
e, b, d, c, a”. Twee ervan gaan vergezeld van de vermelding „Klankmerk. Het
merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de opeenvolgende
beschreven noten.” Voor één van de twee wordt bovendien gepreciseerd
„gespeeld op een piano”.
18.
Twee door Shield Mark ingeschreven merken bestaan in het woord
„Kukelekuuuuu” (een onomatopee die in het Nederlands het gekraai van een haan
voorstelt). Een ervan gaat vergezeld van de omschrijving: „Klankmerk. Het merk
is een onomatopee en staat voor het gekraai van een haan.”
19.
Ten slotte bestaat één merk in „het gekraai van een haan” met de vermelding
„Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid.”
20.
In oktober 1992 lanceerde Shield Mark een reclamecampagne op de radio door
middel van reclameboodschappen die telkens begonnen met een
herkenningsmelodie (jingle) bestaande uit de eerste negen noten van „Für Elise”.
Daarnaast brengt zij sinds februari 1993 nieuwsbrieven uit over de door haar op
de markt aangeboden diensten. Deze nieuwsbrieven liggen in een display bij
boekhandels en kiosken en telkens wanneer er een nieuwsbrief uit het display
wordt genomen, weerklinkt de herkenningsmelodie. Tot slot heeft Shield Mark een
softwarepakket ontwikkeld, bestemd voor juristen en marketingdeskundigen. Bij
het opstarten van de diskette waarop dit programma is vastgelegd, klinkt telkens
het gekraai van een haan.
21.
Kist, die als communicatieadviseur met name op het gebied van het reclame-
en het merkenrecht werkzaam is, organiseert seminars op het gebied van
206
intellectuele eigendom en marketing en geeft een tijdschrift over deze gebieden
uit.
22.
Tijdens een op 1 januari 1995 gestarte reclamecampagne heeft Kist gebruik
gemaakt van een melodie bestaande in de eerste negen noten van „Für Elise”.
Voorts heeft hij een computerprogramma verkocht dat bij het opstarten het geluid
van een kraaiende haan laat weerklinken.
23.
Shield Mark heeft tegen Kist beroep ingesteld wegens merkinbreuk en
oneerlijke concurrentie.
24.
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bij arrest van 27 mei 1999 de
vordering van Shield Mark toegewezen, voorzover deze was gebaseerd op
onrechtmatig handelen, doch afgewezen, voorzover deze op het merkenrecht
berustte, op grond dat de regeringen van de Benelux-landen hadden willen
uitsluiten dat klanken als merk werden ingeschreven.
25.
Shield Mark heeft daarop cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad der
Nederlanden, die de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof de
volgende prejudiciële vragen heeft voorgelegd:
„1) a) Dient artikel 2 van de richtlijn aldus te worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat klanken of geluiden als merken worden aangemerkt?
b) Indien het antwoord op vraag 1, sub a, ontkennend luidt: Brengt het door
de richtlijn in het leven geroepen stelsel mede dat klanken of geluiden als merken dienen te worden aangemerkt?
2) a) Indien het antwoord op vraag 1, sub a, ontkennend luidt: Welke eisen
stelt de richtlijn ten aanzien van klankmerken aan de in artikel 2 bedoelde
vatbaarheid voor grafische weergave van het teken en, in verband daarmede, aan
de wijze waarop het depot van een dergelijk merk moet plaatsvinden?
b) Is in het bijzonder aan de onder sub a bedoelde eisen voldaan indien de klank of het geluid is gedeponeerd onderscheidenlijk in de vorm van:
- notenschrift;
- een omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopee;
- een omschrijving in woorden op een andere wijze;
- een grafische voorstelling zoals een stemplaatje of sonagram;
- een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager;
207
- een digitale vastlegging die via internet kan worden beluisterd;
- een combinatie van deze mogelijkheden;
- een ander middel, en zo ja, welk?”
De eerste vraag
26.
Met vraag 1, sub a, wenst de verwijzende rechter te vernemen, of artikel 2 van
de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat klanken
als merk worden aangemerkt. Voor het geval dat deze vraag ontkennend wordt
beantwoord, wenst hij met vraag 1, sub b, te vernemen, of dit artikel impliceert
dat klanken als merk dienen te worden aangemerkt.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
27.
Volgens Shield Mark blijkt uit de zevende overweging van de considerans van
de richtlijn dat artikel 2 geen limitatieve opsomming bevat van tekens die een
merk kunnen vormen. Alle tekens die geschikt zijn om de waren of diensten van
een onderneming van die van andere ondernemingen te onderscheiden, kunnen in
beginsel als merk dienen. Dit betekent dat klanken, aangezien zij daartoe
duidelijk geschikt zijn, als merk kunnen dienen.
28.
Deze uitlegging zou met name steun vinden in de conclusie van advocaat-
generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Sieckmann (arrest van 12 december
2002, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737), in de ontstaansgeschiedenis van de
richtlijn, in de voor het publiek toegankelijke documenten van de Raad
betreffende de vaststelling van de richtlijn en van verordening (EG) nr. 40/94 van
de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11,
blz. 1) en in de examination guidelines van het Bureau voor harmonisatie binnen
de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).
29.
De Nederlandse, de Franse, de Italiaanse en de Oostenrijkse regering alsmede
de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn van mening dat klanken geschikt zijn
om de waren of diensten van een onderneming van die van andere
ondernemingen te onderscheiden. Daar de in artikel 2 van de richtlijn opgenomen
lijst van tekens die een merk kunnen vormen, slechts een indicatieve waarde
heeft, kunnen klanken huns inziens een merk vormen.
30.
De Franse en de Oostenrijkse regering voegen hieraan toe dat klanken, gelet
op de doelstelling van de richtlijn, namelijk het aanpassen van de
merkenwetgeving van de lidstaten, als merk moeten kunnen worden aangemerkt
wanneer zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling.
208
31.
De Commissie herinnert eraan dat artikel 2 van de richtlijn voor de inschrijving
van een teken als merk vereist dat het vatbaar is voor grafische voorstelling en
dat het geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te
onderscheiden van die van een andere onderneming. Uit het door de artikelen 2
en 3 van de richtlijn ingevoerde stelsel kan worden afgeleid dat het bij het
onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2, anders dan in artikel 3, niet
gaat om de vraag of een bepaald teken onderscheidend kan zijn voor de waren of
diensten waarvoor de inschrijving als merk wordt gevraagd, maar of het
betrokken teken, in het algemeen en abstraherend van klassen van waren of
diensten, onderscheidend kan zijn.
32.
Klanken en geluiden kunnen door de mens worden waargenomen en in het
geheugen worden opslagen en kunnen waren of diensten van een onderneming
onderscheiden van die van een andere onderneming. Bovendien zijn zij vatbaar
voor grafische voorstelling.
33.
Aangezien de in artikel 2 van de richtlijn opgenomen lijst van tekens die een
merk kunnen vormen, niet-limitatief is, zijn tekens die in klanken of geluiden
bestaan, volgens de Commissie in beginsel geschikt om als merk te worden
ingeschreven, op voorwaarde dat zij waren of diensten zonder gevaar van
verwarring kunnen onderscheiden en vatbaar zijn voor een duidelijke, precieze en
stabiele grafische voorstelling, waardoor derden gemakkelijk kunnen begrijpen
wat het beschermde merk is.
Antwoord van het Hof
34.
Wat vraag 1, sub a, betreft, zij eraan herinnerd dat artikel 2 van de richtlijn
vastlegt, welke soorten tekens een merk kunnen vormen. Volgens die bepaling
kunnen merken worden gevormd door „met name woorden, met inbegrip van
namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van
verpakking [...]”. Wel noemt deze bepaling slechts twee- of driedimensionale
tekens die visueel waarneembaar zijn en die dus door middel van letters of
lettertekens of door een afbeelding kunnen worden voorgesteld (arrest
Sieckmann, reeds aangehaald, punt 43).
35.
Uit de tekst van zowel artikel 2 als de zevende overweging van de considerans
van de richtlijn, die spreekt van een „niet-limitatieve opsomming” van tekens die
een merk kunnen vormen, blijkt evenwel dat dit geen uitputtende opsomming is.
Hoewel deze bepaling geen tekens noemt die als zodanig niet visueel kunnen
worden waargenomen, zoals klanken, zijn die tekens dus niet met zoveel woorden
uitgesloten (zie in die zin, voor olfactorische tekens, arrest Sieckmann, reeds
aangehaald, punt 44).
209
36.
Voorts zijn klanken, gelijk Shield Mark, de betrokken regeringen en de
Commissie hebben beklemtoond, van nature niet ongeschikt om waren of
diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere
onderneming.
37.
In deze omstandigheden moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd
dat klanken een merk kunnen vormen, op voorwaarde dat zij bovendien vatbaar
zijn voor grafische voorstelling, een vraag die in het kader van de behandeling
van de tweede vraag zal worden beantwoord.
38.
Met betrekking tot vraag 1, sub b, zij vastgesteld dat artikel 2 van de richtlijn
zich niet ertegen verzet dat klanken als merk worden ingeschreven. De lidstaten
kunnen een dergelijke inschrijving dus niet in beginsel uitsluiten.
39.
De richtlijn beoogt weliswaar niet de volledige aanpassing van de
merkenwetgeving van de lidstaten, doch uit de zevende overweging van de
considerans van de richtlijn volgt duidelijk dat de verkrijging en het behoud van
het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten afhankelijk worden gesteld
van gelijke voorwaarden.
40.
Gelijk de Franse regering heeft opgemerkt, kan er dienaangaande tussen de
ene en de andere lidstaat geen verschil bestaan over het soort teken dat een
merk kan vormen.
41.
Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 2 van de
richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat klanken als merk dienen te worden
aangemerkt wanneer zij geschikt zijn om de waren of diensten van een
onderneming van die van een andere onderneming te onderscheiden en vatbaar
zijn voor grafische voorstelling.
De tweede vraag
42.
Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen,
onder welke voorwaarden een klank vatbaar is voor grafische voorstelling in de
zin van artikel 2 van de richtlijn en, in het bijzonder, of notenschrift, een
omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopee, een omschrijving in
woorden op een andere wijze, een grafische voorstelling zoals een stemplaatje of
sonagram, een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager, een digitale
vastlegging die via internet kan worden beluisterd, een combinatie van deze
210
mogelijkheden of een ander middel aan de vereisten van grafische voorstelling
voldoen.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
43.
In de eerste plaats zijn Shield Mark, de betrokken regeringen en de Commissie
het erover eens dat een grafische voorstelling van een klank aan een aantal
vereisten moet voldoen om een merk te kunnen vormen.
44.
Zo moet de grafische voorstelling volgens Shield Mark duidelijk, precies en
zonder bovenmatige inspanning voor derden begrijpelijk zijn. De Nederlandse
regering stelt dat zij volledig, duidelijk en precies moet zijn, zodat kan worden
vastgesteld waarop het uitsluitende recht van de merkhouder betrekking heeft, en
begrijpelijk voor degenen die er belang bij hebben, het merkenregister in te zien.
De Franse regering betoogt dat de grafische voorstelling duidelijk en precies moet
zijn, zonder dat het teken door het publiek onmiddellijk moet kunnen worden
waargenomen; bovendien moet het beschermde teken begrijpelijk zijn. Volgens
de Italiaanse regering moet de grafische voorstelling geschikt zijn om de klank uit
te drukken en deze begrijpelijk en individualiseerbaar te maken. De Oostenrijkse
regering is van mening dat een grafische voorstelling de klank van een klankmerk
duidelijk moet doen uitkomen, of dat deze op grond daarvan voldoende duidelijk
moet kunnen worden begrepen, zodat de eventuele omvang van de
merkbescherming met voldoende precisie kan worden vastgesteld. Volgens de
regering van het Verenigd Koninkrijk moet de grafische voorstelling een
voldoende zelfstandige voorstelling zijn en moet deze duidelijk, precies en zonder
buitensporige inspanning, begrijpelijk zijn voor personen die het merkenregister
inzien. De Commissie stelt ten slotte dat deze voorstelling duidelijk, precies en
stabiel moet zijn en dat derden hierdoor gemakkelijk moeten kunnen begrijpen
wat het beschermde merk is.
45.
Wat, in de tweede plaats, de voor de grafische voorstelling van klanken
aanvaardbare vormen betreft, stellen Shield Mark, de Franse en de Oostenrijkse
regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie zich op het
standpunt dat een notenbalk een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van
de richtlijn vormt.
46.
Shield Mark en de Franse regering zijn, anders dan de regering van het
Verenigd Koninkrijk en de Commissie, van mening dat een verwijzing naar een
bekend werk, zoals „de eerste negen noten van .Für Elise’”, een grafische
voorstelling vormt.
47.
211
Anders dan de Franse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, zijn
Shield Mark en de Commissie van mening dat de beschrijving van een melodie
door de transcriptie van de noten waarin zij bestaat, zoals „e, dis, e, dis, e, b, d,
c, a”, als een grafische voorstelling van de betrokken melodie moet worden
aangemerkt.
48.
Shield Mark en de Franse en de Oostenrijkse regering erkennen in wezen dat
een sonagram een grafische voorstelling is. De Oostenrijkse regering voegt
hieraan toe dat een dergelijk depot ontvankelijk is op voorwaarde dat het
vergezeld gaat van een akoestische reproductie op een informatiedrager. De
Franse regering stelt dat aan deze grafische voorstelling een geluidsdrager of een
digitale vastlegging kan worden toegevoegd. De regering van het Verenigd
Koninkrijk stelt zich daarentegen op het standpunt dat deze vorm van grafische
voorstelling in de regel niet kan worden aanvaard, en de Commissie betoogt dat
bij de huidige stand van de techniek niet kan worden aanvaard dat een sonagram
in het kader van het depot van een teken als merk een aanvaardbare vorm van
grafische voorstelling is.
49.
Anders dan de Franse en de Oostenrijkse regering zijn Shield Mark en, onder
bepaalde voorwaarden (duidelijke en ondubbelzinnige omschrijving), de regering
van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van mening dat de onomatopee ook
voor inschrijving in aanmerking komt.
50.
Wat een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager betreft, meent de
Franse regering dat deze aan een sonagram of spectrogram kan worden
toegevoegd, terwijl de Oostenrijkse regering eist dat aan een sonagram een
geluidsdrager wordt toegevoegd. Shield Mark, de regering van het Verenigd
Koninkrijk en de Commissie betwisten evenwel dat deze vorm van „grafische
voorstelling” een wijze kan zijn om een teken als merk te deponeren.
Antwoord van het Hof
51.
In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat het in het kader van de in artikel
234 EG neergelegde samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en
het Hof uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is
voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke
beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van
een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als de
relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt. Wanneer de vragen
betrekking hebben op de uitlegging van gemeenschapsrecht, is het Hof derhalve
in beginsel verplicht daarop te antwoorden (zie, met name, arrest van 15
december 1995, Bosman, C-415/93, Jurispr. blz. I-4921, punt 59).
52.
212
Het Hof heeft evenwel geoordeeld dat het ter toetsing van zijn eigen
bevoegdheid een onderzoek kan instellen naar de omstandigheden waaronder de
nationale rechter zich tot hem heeft gewend. De geest van samenwerking waarin
de prejudiciële verzoeken moeten worden gedaan, impliceert immers, dat de
nationale rechter oog heeft voor de aan het Hof opgedragen taak om bij te dragen
aan een goede rechtsbedeling in de lidstaten, doch niet om adviezen over
algemene of hypothetische vraagstukken te formuleren (zie, met name, arrest
Bosman, reeds aangehaald, punt 60).
53.
Zo kan het Hof weigeren een uitspraak te doen op een prejudiciële vraag van
een nationale rechter, onder andere wanneer het vraagstuk van hypothetische
aard is (zie, met name, arrest van 8 mei 2003, Gantner Electronic, C-111/01, nog
niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36).
54.
In casu zij vastgesteld dat Shield Mark geen inschrijvingsaanvraag in de vorm
van een sonagram, een geluidsdrager, een digitale vastlegging of een combinatie
van deze mogelijkheden heeft ingediend, zodat de gestelde vraag irrelevant is
voorzover zij betrekking heeft op deze voorstellingswijzen, en om die reden in
zoverre niet zal worden beantwoord.
55.
Wat, in de eerste plaats, de eisen betreft waaraan een grafische voorstelling
moet voldoen, heeft het Hof in het arrest Sieckmann, reeds aangehaald, dat
betrekking had op olfactorische tekens, voor recht verklaard dat artikel 2 van de
richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel
waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor
grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of
lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig,
gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.
56.
Deze voorwaarden gelden ook voor klanken die, net als olfactorische tekens,
als zodanig niet visueel waarneembaar zijn.
57.
Wat, in de tweede plaats, de aanvaardbare vormen van grafische voorstelling
betreft, zij opgemerkt dat ook al is het de taak van de verwijzende rechter, in elk
concreet bij hem aanhangig geval te bepalen of het teken een merk kon vormen
en dus wettig kon worden ingeschreven, het Hof niettemin bevoegd is,
aanwijzingen te geven voor het beantwoorden van de vraag, of een voorstelling
door middel van notenschrift of een omschrijving in woorden een grafische
voorstelling van een klank in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt.
58.
213
Vooraf zij beklemtoond dat een teken niet als klankmerk kan worden
ingeschreven wanneer de aanvrager in zijn inschrijvingsaanvraag niet heeft
gepreciseerd dat het gedeponeerde teken als klank moet worden opgevat. In een
dergelijk geval mogen de voor de inschrijving van merken bevoegde autoriteit en
het publiek, inzonderheid de ondernemers, er namelijk van uitgaan dat het om
een woord- of beeldmerk gaat, zoals dit in de inschrijvingsaanvraag grafisch is
weergegeven.
59.
Wat allereerst de voorstelling van een klank door middel van een omschrijving
in woorden betreft, kan niet a priori worden uitgesloten dat een dergelijke wijze
van grafische voorstelling aan de in punt 55 van dit arrest genoemde
voorwaarden voldoet. Met betrekking tot tekens als die welke in het hoofdgeding
aan de orde zijn, moet evenwel worden opgemerkt dat een grafische voorstelling
als „de eerste negen noten van .Für Elise’” of „het gekraai van een haan” op zijn
minst onvoldoende nauwkeurig en onvoldoende duidelijk is om de omvang van de
gevraagde bescherming te kunnen bepalen. Zij kan derhalve geen grafische
voorstelling van dit teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen.
60.
Voorts zij met betrekking tot onomatopeeën vastgesteld dat er een discrepantie
bestaat tussen de onomatopee zelf, zoals deze wordt uitgesproken, en de
werkelijke klank of het werkelijke geluid dan wel de opeenvolging van werkelijke
klanken of geluiden die zij fonetisch wil nabootsen. Zo is het in het geval waarin
een klank slechts grafisch wordt voorgesteld door een onomatopee, voor de
bevoegde autoriteiten en het publiek, in het bijzonder de ondernemers, niet
mogelijk, te bepalen of het beschermde teken de onomatopee zelf is, zoals deze
wordt uitgesproken, dan wel de werkelijke klank of het werkelijke geluid.
Bovendien kunnen onomatopeeën van persoon tot persoon of van de ene tot de
andere lidstaat verschillend worden opgevat. Dit is het geval met de Nederlandse
onomatopee „Kukelekuuuuu”, die het gekraai van een haan tracht na te bootsen
en nogal verschilt van de overeenkomstige onomatopee in de andere talen die in
de lidstaten van de Benelux worden gesproken. Een onomatopee alleen zonder
nadere precisering kan daarom geen grafische voorstelling vormen van de klank
of het geluid waarvan zij de fonetische transcriptie zou zijn.
61.
Wat, ten slotte, de muzieknoten betreft, een gebruikelijke wijze van
voorstelling van klanken, zij opgemerkt dat een opeenvolging van noten zonder
nadere precisering, zoals „e, dis, e, dis, e, b, d, c, a”, evenmin een grafische
voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt. Een dergelijke
omschrijving, die noch duidelijk noch precies noch als zodanig volledig is, laat
immers niet toe, de hoogte en de duur te bepalen van de klanken die de melodie
vormen waarop de merkaanvraag betrekking heeft, en die essentiële gegevens
zijn om deze melodie te kennen en, bijgevolg, het merk zelf af te bakenen.
62.
214
Daarentegen kan een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer
een sleutel (g-sleutel, f-sleutel of c-sleutel), muzieknoten en rusten waarvan de
vorm (voor de noten: hele noot, halve noot, kwartnoot, achtste noot, zestiende
noot, etc.; voor de rusten: hele rust, halve rust, kwartrust, achtste rust, etc.) de
relatieve waarde aangeeft en, eventueel, alteraties (kruis, mol, herstellingsteken)
- die tezamen de hoogte en de duur van de klanken bepalen -, als een getrouwe
voorstelling worden aangemerkt van de opeenvolging van klanken die de melodie
vormen waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft. Deze wijze van
grafische voorstelling van de klanken beantwoordt aan de uit de rechtspraak van
het Hof voortvloeiende vereisten, dat de voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als
zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief
moet zijn.
63.
Zelfs al wordt een dergelijke voorstelling niet onmiddellijk begrepen, dit neemt
niet weg dat zij gemakkelijk kan worden begrepen, zodat de bevoegde
autoriteiten en het publiek, in het bijzonder de ondernemers, een juist idee
kunnen krijgen van het teken waarop de merkaanvraag betrekking heeft.
64.
Op de tweede vraag moet worden geantwoord:
- Artikel 2 van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat als
zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat
het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren,
lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.
- Wat een klank betreft, wordt niet aan deze voorwaarden voldaan wanneer het
teken grafisch wordt voorgesteld door middel van een omschrijving in woorden,
zoals de vermelding dat het teken bestaat in de noten die een bekend muziekstuk
vormen of in het geluid van een dier, of slechts door middel van een onomatopee
zonder nadere precisering dan wel door een opeenvolging van muzieknoten
zonder nadere precisering. Daarentegen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan
wanneer het teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde
notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de
vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties.
Kosten
65.
De kosten door de Nederlandse, de Franse, de Italiaanse en de Oostenrijkse
regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens
indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding
in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als
een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke
instantie over de kosten heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
215
uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 13 juli
2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:
1) Artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21
december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat klanken als merk dienen te
worden aangemerkt wanneer zij geschikt zijn om de waren of diensten
van een onderneming van die van een andere onderneming te onderscheiden en vatbaar zijn voor grafische voorstelling.
2) Artikel 2 van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een
teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan
vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling,
inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die
voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.
Wat een klank betreft, wordt niet aan deze voorwaarden voldaan
wanneer het teken grafisch wordt voorgesteld door middel van een
omschrijving in woorden, zoals de vermelding dat het teken bestaat in de
noten die een bekend muziekstuk vormen of in het geluid van een dier, of
slechts door middel van een onomatopee zonder nadere precisering dan
wel door een opeenvolging van muzieknoten zonder nadere precisering.
Daarentegen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan wanneer het
teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde
notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties.
Skouris
Cunha Rodrigues
Puissochet
Schintgen
Macken
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 27 november 2003.
De griffier
De president
R. Grass
V. Skouris
216
ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)
12 februari 2004 (1)
„Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1 –
Gronden voor weigering van inschrijving – Inaanmerkingneming van alle relevante feiten
en omstandigheden – Verbod om merk in te schrijven voor bepaalde waren of diensten
op voorwaarde dat deze bepaald kenmerk niet bezitten – Woord waarvan elk bestanddeel
beschrijvend is voor kenmerken van betrokken waren of diensten”
In zaak C-363/99,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Gerechtshof te 's-
Gravenhage (Nederland), in het aldaar aanhangige geding tussen
Koninklijke KPN Nederland NV
en
Benelux-Merkenbureau,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing
van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
samengesteld als volgt: V. Skouris, waarnemend voor de president van de Zesde kamer,
C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur), rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
–
Koninklijke KPN Nederland NV, vertegenwoordigd door K. Limperg en T. Cohen Jehoram,
advocaten,
–
het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door J. H. Spoor en L. De Gryse,
advocaten,
–
de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en
H. M. H. Speyart als gemachtigden,
gezien het rapport ter terechtzitting,
217
gehoord de mondelinge opmerkingen van Koninklijke KPN Nederland NV, het Benelux-
Merkenbureau en de Commissie ter terechtzitting van 15 november 2001,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 31 januari 2002,
het navolgende
Arrest
1
Bij beschikking van 3 juni 1999, binnengekomen bij het Hof op 1 oktober
daaraanvolgend, heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage krachtens artikel 234 EG negen
prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing
van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
2
Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Koninklijke KPN Nederland NV (hierna:
„KPN”) en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”) naar aanleiding van de weigering
van het BMB om het teken „Postkantoor” als merk voor verschillende waren en diensten
in te schrijven, zoals door KPN was aangevraagd.
Rechtskader
De communautaire regelgeving
3
De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de
merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op
te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen
belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen
vervalsen.
4
Blijkens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen
volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten, en past zij slechts die
bepalingen van nationaal recht aan welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de
werking van de interne markt.
5
218
De zevende overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat het doel van
de aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten alleen kan worden bereikt als
de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in
beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden, en dat de gronden van
weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan
onderscheidend vermogen, limitatief moeten worden opgesomd, zij het deels facultatief,
zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen.
6
De twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn geeft aan dat alle lidstaten
van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de
industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967
(Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11847, blz. 108), en dat de
bepalingen van de richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag.
7
Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een [...]merk kunnen vormen”, bepaalt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische
voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen,
letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van
een onderneming kunnen onderscheiden.”
8
Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de
inschrijving worden opgesomd, bepaalt in de leden 1 en 3:
„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a)
tekens die geen merk kunnen vormen;
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen
dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming,
waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of
verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale
taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
[...]
g)
219
merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien
van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;
[...]
3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig
verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het
gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving
onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze
bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na
de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.”
De Eenvormige Beneluxwet op de merken
9
De Eenvormige Beneluxwet op de merken werd per 1 januari 1996 gewijzigd bij het
protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van voornoemde wet (Nederlands
Traktatenblad1993, 12; hierna: „BMW”), welk protocol strekte tot omzetting van de
richtlijn in de rechtsorde van de drie lidstaten van de Benelux.
10
Artikel 1 van de BMW bepaalt:
„Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken,
stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die
dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.
Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de
waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een
uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.”
11
Artikel 6 bis, leden 1 tot en met 4, van de BMW bepaalt:
„1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn
oordeel:
a.
het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven
omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend
vermogen in de zin van artikel 6 quinquies, B, sub 2, van het Verdrag van Parijs
mist;
b.
het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, sub 1 en 2.
2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt
in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk
bestemd is worden beperkt.
220
3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk
te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant
en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde
termijn te antwoorden.
4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de
gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of
gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van
redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in
artikel 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.”
12
Artikel 6 ter van de BMW luidt:
„De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis,
vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof
te ’s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving
van het depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het
depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het
depot opgegeven correspondentieadres.”
13
Artikel 13, sub c, eerste alinea, van de BMW bepaalt:
„Het uitsluitend recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het
Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een ander dezer
talen.”
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
14
Op 2 april 1997 heeft KPN bij het BMB een aanvraag voor de inschrijving van het woord
„Postkantoor” als merk ingediend voor bepaalde waren en diensten van de klassen 16, 35
tot en met 39, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957
betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de
inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”).
Deze klassen betreffen onder meer papier, reclame, verzekeringen, uitgeven van
frankeerzegels, bouw, telecommunicatie, transport, opvoeding, en het geven van
technische voorlichting en advisering.
15
Het BMB heeft KPN bij brief van 16 juni 1997 meegedeeld de inschrijving voorlopig te
weigeren op grond dat „het teken Postkantoor [...] uitsluitend beschrijvend [is] voor de
in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42 genoemde waren en diensten met
betrekking tot een postkantoor” en „derhalve [...] ieder onderscheidend vermogen zoals
bedoeld in artikel 6 bis, eerste lid, sub a, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken
[mist]”.
221
16
Bij brief van 15 december 1997 heeft KPN bezwaar gemaakt tegen deze weigering, die
definitief is geworden bij brief van het BMB van 28 januari 1998.
17
Op 30 maart 1998 heeft KPN tegen deze weigering beroep ingesteld bij het Gerechtshof
te ’s-Gravenhage, dat van oordeel was dat het antwoord op bepaalde vragen, inzake de
uitlegging van de BMW, verwijzing naar het Benelux-Gerechtshof vereiste, en dat
verwijzing naar het Hof van Justitie noodzakelijk was voor het antwoord op andere
vragen, inzake de uitlegging van de richtlijn.
18
In deze omstandigheden heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage de behandeling van de
zaak geschorst en het Hof van Justitie de volgende negen prejudiciële vragen gesteld:
„1)
Dient het Benelux-Merkenbureau, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992,
houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12),
de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3,
lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van
21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
(PB 1989, L 40) is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken
zoals het is gedeponeerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en
omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld
(bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als
merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat
het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding
van het publiek zal kunnen leiden)?
2)
Geldt het antwoord op [de eerste] vraag [...] evenzo voor het oordeel van het
Benelux-Merkenbureau omtrent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving
door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of
gedeeltelijk te weigeren, een en ander als bedoeld in artikel 6 bis, lid 4, BMW?
3)
Geldt het antwoord op [de eerste] vraag [...] evenzo voor het rechterlijk oordeel
omtrent het in artikel 6 ter BMW bedoelde verzoek?
4)
Vallen – mede gelet op het bepaalde in artikel 6 quinquies, B, sub 2, van het
Verdrag van Parijs – onder de merken, die krachtens artikel 3, lid 1, aanhef en c,
van de richtlijn niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard
kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die
in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid,
bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van
222
de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of
diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke
aanduiding ter zake is? Speelt daarbij een rol of er weinig of veel concurrenten
zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te
bezigen? [vgl. het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981,
NJ 1981, 294, inzake P. Ferrero & Co SpA/Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH
(Kinder)].
Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende
in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt
over zijn vertaling in een andere van deze talen?
5) a)
Moet bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een
(nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor
de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend
vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 2 van de richtlijn (en in
artikel 1 BMW) gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan
dat een dergelijk (nieuw) woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft?
b)
Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien
van inburgering) in beginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks
slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de
combinatie méér is dan de som der delen?
Is daarbij van belang of het teken de enige althans een voor de hand
liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van)
hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan
welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord
een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van
de waar of dienst aanduidt?
Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een
merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied,
zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze
talen?
6)
Is de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponeerd als
merk voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is,
voldoende om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend
vermogen heeft voor die waren en/of diensten (bijvoorbeeld het teken
Postkantoor voor meubelen)?
Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken
onderscheidend vermogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden
gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn
beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een onderscheidingsteken
voor (alle of sommige van) die waren of diensten?
7)
223
Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu
de Benelux-staten ervoor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek
door het Benelux-Merkenbureau te onderwerpen alvorens tot inschrijving over te
gaan, het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau ingevolge artikel 6 bis
BMW volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen ‚een
voorzichtig en terughoudend beleid (zal) moeten zijn, waarbij met alle belangen
van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop
gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen
dan wel te weigeren’?
Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoordeeld of een depot ‚evident
ontoelaatbaar’ is?
Aangenomen wordt dat in een contentieuze nietigheidsprocedure (die na de inschrijving
van een teken kan worden ingesteld) voor het inroepen van de nietigheid van het als
merk gedeponeerde teken niet de extra eis geldt dat het teken ‚evident ontoelaatbaar’ is.
8)
Is het verenigbaar met het stelsel van de richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat
een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking
dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten voorzover deze een
bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het
depot van het teken Postkantoor voor de diensten: het verzorgen van direct-mail
campagnes en uitgeven van frankeerzegels‚ voorzover die niet betrekking hebben
op een postkantoor’)?
9)
Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig
teken voor gelijke waren of diensten in een andere lidstaat als merk is
ingeschreven?”
De eerste drie vragen
19
Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van
de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde
autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar
ook met alle haar bekende relevante feiten en omstandigheden. Met zijn tweede en
derde vraag, die tegelijkertijd moeten worden onderzocht, vraagt de verwijzende rechter
in welke fase van de procedure voor de bevoegde autoriteit, deze rekening moet houden
met alle relevante feiten en omstandigheden, en in geval van beroep bij een rechterlijke
instantie, of ook de rechter daarmee rekening moet houden.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
20
KPN is van mening dat het BMB bij het onderzoek of een merk kan worden ingeschreven,
niet uitsluitend moet oordelen op basis van het merk, maar ook rekening mag houden
224
met bepaalde feiten van algemene bekendheid alsmede met de door de deposant
gegeven informatie. Het BMB mag echter niet verder gaan dan de relevante feiten en
omstandigheden die hem bekend zijn op het tijdstip van de indiening van de aanvraag.
21
KPN betoogt dat het BMB dezelfde criteria dient te hanteren zowel bij het voorlopige
onderzoek als bij het definitieve onderzoek van een inschrijvingsaanvraag. Niettemin
moet het voor het BMB mogelijk zijn om bij het definitieve onderzoek rekening te houden
met relevante feiten die hem na het voorlopige onderzoek werden bekend gemaakt.
22
Ten slotte wijst KPN erop dat de rechter bij wie een beroep tegen een beslissing van het
BMB is ingesteld, dient te oordelen op basis van dezelfde feiten als het BMB.
23
Het BMB voert aan dat het rekening moet houden met alle hem bekende feiten en
omstandigheden die betrekking hebben op de vraag of het merk, zoals het is
gedeponeerd, zijn functie als onderscheidingsteken voor de waren en diensten waarvoor
het is gedeponeerd, kan vervullen. Het BMB kan zich dan ook niet beperken tot de
gegevens die hem door de deposant zijn meegedeeld of die van algemene bekendheid
zijn, waarbij het evenwel opmerkt dat, indien het BMB wil steunen op elementen die de
deposant niet kent, het de deposant in de gelegenheid moet stellen zijn mening
daaromtrent te kennen te geven overeenkomstig het beginsel van eerbiediging van de
rechten van de verdediging.
24
Voorts betoogt het BMB dat deze verplichting, rekening te houden met alle relevante
feiten en omstandigheden, geldt voor alle fasen van de procedure voor het BMB.
25
Ten slotte stelt het BMB in wezen dat de rechter bij wie beroep tegen een beslissing van
het BMB is ingesteld, de merites van het depot dient te beoordelen op basis van alle aan
het BMB ten tijde van de definitieve weigering bekende feiten en omstandigheden,
zonder acht te kunnen slaan op voor hem voor het eerst aangevoerde nieuwe gronden.
26
De Commissie stelt dat een beoordeling in abstracto van het gedeponeerde teken en van
de vraag, of dit teken valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde
weigeringsgronden, niet denkbaar is.
27
Bij alle merken, met name bij woordmerken, zal het antwoord op deze vraag immers
afhangen van de betekenis van het merk, en deze betekenis is weer afhankelijk van het
gebruik dat in het economisch en sociaal verkeer van dit merk wordt gemaakt, met name
bij het publiek waarvoor het betrokken merk is bedoeld. Voorts wordt de bescherming
nooit in absolute termen aangevraagd, maar in verhouding tot bepaalde, in de
inschrijvingsaanvraag te noemen, waren of diensten. De geschiktheid van het merk om
225
de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, moet altijd worden
beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.
28
Ten slotte wijst zij erop dat de lidstaten de procedurele aspecten van het merkenrecht
vrij mogen regelen, maar dat daarentegen de handhaving van de door de richtlijn
voorgeschreven materiële normen niet afhankelijk mag worden gesteld van de fase van
de procedure, zodat de verplichting om bij de beoordeling van de inschrijvingsaanvraag
rekening te houden met de concrete omstandigheden, zowel geldt voor de bevoegde
autoriteit als voor de rechterlijke instantie.
Antwoord van het Hof
29
Met betrekking tot de vraag of een bevoegde autoriteit bij het onderzoek van een
aanvraag voor de inschrijving van een merk rekening moet houden met alle relevante
feiten en omstandigheden, zij in de eerste plaats vastgesteld dat de twaalfde overweging
van de considerans van de richtlijn preciseert dat „alle lidstaten van de Gemeenschap
gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom”
en dat „de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd
verdrag”.
30
Artikel 6 quinquies, C, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt dat „[b]ij de beoordeling
of het merk voor bescherming in aanmerking komt [...] rekening gehouden [zal] moeten
worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van
het merk”.
31
In de tweede plaats, wanneer de bevoegde autoriteit een aanvraag voor de inschrijving
van een merk onderzoekt en met het oog hierop met name moet vaststellen of het merk
elk onderscheidend vermogen mist, of het beschrijvend is voor de kenmerken van de
betrokken waren of diensten, en of het een soortnaam geworden is, mag dit geen
onderzoek in abstracto zijn.
32
Bij dit onderzoek dient de bevoegde autoriteit immers rekening te houden met de
kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, waaronder de aard van het merk
(woordmerk, beeldmerk, enz.) en, bij een woordmerk, de betekenis ervan, teneinde vast
te stellen of dit merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde gronden
voor weigering van de inschrijving.
33
Aangezien voorts de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de
inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, dient de vraag of het merk valt onder
een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, in concreto met
betrekking tot deze waren of diensten te worden beoordeeld.
226
34
Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de
richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en
anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de
normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van
die waren of diensten (zie met name arresten van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-
55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 41, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-
3793, punten 46 en 75).
35
In het kader van haar beoordeling houdt de bevoegde autoriteit rekening met alle
relevante feiten en omstandigheden, waaronder – in voorkomend geval – de resultaten
van een studie die de aanvrager overlegt teneinde bijvoorbeeld aan te tonen dat het
merk onderscheidend vermogen heeft of dat het niet misleidend is.
36
Met betrekking tot de vraag, in welke fase van de voor de bevoegde autoriteit gevolgde
onderzoeksprocedure rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en
omstandigheden, alsmede met betrekking tot de vraag, in het geval dat volgens de
nationale wetgeving tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit beroep kan worden
ingesteld bij een rechterlijke instantie, of deze laatste ook rekening moet houden met de
relevante feiten en omstandigheden, zij beklemtoond dat de bevoegde autoriteit rekening
moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve
beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een
rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag
voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante
feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden,
zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.
37
Op de eerste drie vragen dient dus te worden geantwoord dat artikel 3 van de richtlijn
aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet
alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle
relevante feiten en omstandigheden.
Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden,
alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van
een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over
een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met
alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar
bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.
De negende vraag
38
Met zijn negende vraag, die als tweede dient te worden behandeld, wil de verwijzende
rechter vernemen of het feit dat een merk voor bepaalde waren of diensten in een
227
lidstaat is ingeschreven, invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving
bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor
de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als
die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
39
KPN is van mening dat het bestaan van een inschrijving van een merk voor bepaalde
waren of diensten in een lidstaat niet onder alle omstandigheden meebrengt dat dit merk
of een overeenkomstig merk voor dezelfde waren of diensten ook zal moeten worden
ingeschreven in andere lidstaten. Een gegeven merk hoeft immers niet per se hetzelfde
onderscheidend vermogen te hebben in de verschillende lidstaten. Per lidstaat zal
moeten worden beoordeeld in hoeverre het betrokken merk onderscheidend vermogen
heeft in de ogen van het in die lidstaat in aanmerking komende publiek.
40
Het BMB betoogt dat het bij zijn onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een
teken, naast dit teken niet ook rekening kan houden met de tekens die in de andere
lidstaten zijn ingeschreven. Bovendien kan een merk ook zijn ingeschreven in een andere
lidstaat omdat het van huis uit weliswaar geen onderscheidend vermogen heeft, doch dit
door gebruik wel heeft verkregen en zulks door de deposant aannemelijk is gemaakt. Ten
slotte krijgt een teken geen onderscheidend vermogen doordat een ander, evenmin
onderscheidend teken ten onrechte is ingeschreven. Beoordelingsfouten zijn
onvermijdelijk maar kunnen niet, op grond van verkeerd begrepen rechtsbeginselen
zoals het gewettigd vertrouwen of de rechtszekerheid, tot herhaling daarvan dwingen.
41
De Commissie stelt dat een in een lidstaat verrichte definitieve inschrijving, na toetsing
op de weigeringsgronden, voor de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten een
aanwijzing kan vormen bij hun toetsing in het kader van artikel 3, lid 1, sub b tot en met
d, van de richtlijn. Bij woordmerken zal een dergelijke inschrijving evenwel slechts
relevant zijn als het betrokken woord is gesteld in een van de talen van het betrokken
merkenstelsel. In elk geval vormt een dergelijke inschrijving slechts een aanwijzing en
kan deze niet in de plaats treden van de beoordeling, die op grond van de concrete
omstandigheden van het geval door de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten moet
worden verricht, afgaand op de bescherming van de betrokken kringen in deze lidstaten.
Antwoord van het Hof
42
Zoals in punt 32 van het onderhavige arrest is gezegd, dient de bevoegde autoriteit
rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk,
teneinde vast te stellen of dit valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde
gronden voor weigering van de inschrijving. Zoals voorts in punt 33 in herinnering is
gebracht, wordt de inschrijving van een merk altijd gevraagd voor de in de
inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten.
43
228
Dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan
derhalve geen invloed hebben op de vraag of een overeenstemmend merk, waarvan de
inschrijving voor soortgelijke waren of diensten in een andere lidstaat wordt gevraagd,
valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden.
44
Op de negende vraag dient dus te worden geantwoord dat de inschrijving van een merk
voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat, geen invloed heeft op het onderzoek dat
een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met
betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor
soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.
De vierde vraag
45
Met het eerste deel van de vierde vraag, die als derde dient te worden onderzocht, wenst
de verwijzende rechter te vernemen of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet
tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die
in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten
waarvoor de inschrijving is aangevraagd, wanneer er tekens of benamingen bestaan die
gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden. Hij vraagt ook of het voor de
beantwoording van deze vraag een rol speelt dat een klein dan wel een groot aantal
concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het
merk bestaat. Met het tweede deel van de vierde vraag wil hij vernemen welke gevolgen
voor de toepassing van deze bepaling voortvloeien uit een nationale wetgeving volgens
welke het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde
autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan,
van een merk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de
vertaling ervan in deze andere talen.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
46
Volgens KPN is het geenszins ongewoon dat geldige merken een zeker verwijzend of
beschrijvend karakter hebben. Een dergelijk merk kan evenwel worden ingeschreven,
zelfs indien het in de ogen van een zeker publiek spontaan verwijst naar kenmerken van
de waren waarvoor het is ingeschreven. Tekens die op het moment van het depot niet
een gebruikelijke aanduiding van een bepaalde eigenschap van de waren zijn, maar
slechts een verwijzend karakter hebben, zijn geen tekens waarop wordt gedoeld in
artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.
47
KPN voegt eraan toe dat het van belang is te weten of er voor de concurrenten
alternatieven zijn, want hoe meer alternatieven er zijn, hoe kleiner de kans is dat een
concurrent wordt beperkt in zijn mogelijkheden om een verwijzend teken als
onderscheidingsteken te gebruiken.
48
229
Het BMB is van mening dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn
van toepassing is wanneer een merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in
de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten
waarvoor om inschrijving wordt verzocht. Het is van geen belang dat er naast deze
tekens of benamingen andere mogelijkheden bestaan om dezelfde kenmerken aan te
duiden. Dit wordt bevestigd door het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-
108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779).
49
Het BMB voert voorts aan dat de vraag of veel of weinig concurrenten de betrokken
tekens of benamingen willen gebruiken, geen bepalend criterium is voor de toepassing
van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.
50
Ten slotte stelt het BMB dat het Beneluxgebied voor de toepassing van het Benelux-
merkenrecht één en ondeelbaar is, zodat de inschrijving van een teken als merk dient te
worden geweigerd voor het gehele Beneluxgebied, indien dit teken in slechts één van de
Beneluxlanden of in één van de Beneluxtalen beschrijvend is of anderszins
onderscheidend vermogen mist.
51
Op grond van het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee betoogt de Commissie
dat het in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn gestelde verbod op beschrijvende merken
beoogt dat tekens die kenmerken van de waren beschrijven, door eenieder ongestoord
gebruikt kunnen worden. In dit verband is voor het verbod op dergelijke merken niet
vereist dat het monopoliseringsgevaar actueel of concreet is. Verder is het irrelevant of
er synoniemen bestaan voor de tekens of benamingen die kunnen worden gebruikt om
kenmerken van de waren te beschrijven.
52
Ten slotte is het volgens de Commissie evenmin relevant of er veel dan wel weinig
concurrenten zijn die hinder zouden kunnen ondervinden van monopolisering door
inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit dergelijke tekens of benamingen.
Antwoord van het Hof
53
Wat het eerste deel van de vraag betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 3, lid 1,
sub c, van de richtlijn de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend
bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van
kenmerken van de waren of diensten waarvoor deze inschrijving wordt aangevraagd.
54
Zoals het Hof reeds heeft verklaard (reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee,
punt 25; Linde e.a., punt 73, en Libertel, punt 52), streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de
richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of
benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling
230
belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan
een enkele onderneming worden voorbehouden.
55
Dit algemeen belang impliceert immers dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen
tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving
wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze
tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren
te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen
kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3, van
de richtlijn.
56
In deze omstandigheden moet de bevoegde autoriteit krachtens artikel 3, lid 1, sub c,
van de richtlijn beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de
opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of
diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is (zie in die
zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 31). Indien de bevoegde
autoriteit na dit onderzoek concludeert dat dit het geval is, moet zij de inschrijving van
het merk weigeren op grond van deze bepaling.
57
Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan
die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag
vermelde waren of diensten aan te duiden. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bepaalt
immers weliswaar dat een merk onder de in deze bepaling vermelde weigeringsgrond
valt indien het „uitsluitend” bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot
aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten, maar vereist niet dat
deze tekens of benamingen de enig mogelijke manier van aanduiding van deze
kenmerken zijn.
58
Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten
belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.
Elke marktdeelnemer die thans waren of diensten aanbiedt die concurreren met die
waarvoor de inschrijving is aangevraagd, alsmede elke marktdeelnemer die dit in de
toekomst zou kunnen doen, moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of
benamingen die kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te
beschrijven.
59
Met betrekking tot het tweede deel van de vierde vraag zij opgemerkt dat, wanneer zoals
in het hoofdgeding de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende
recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied
waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk
luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in
de andere talen, een dergelijke bepaling in feite gelijkstaat aan de inschrijving van een
aantal verschillende merken.
231
60
Derhalve dient bovengenoemde autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of
deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot
aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is
aangevraagd.
61
De vierde vraag moet derhalve aldus worden beantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub c, van
de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit
tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van
de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of
benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en
ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of
benamingen waaruit het merk bestaat.
Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat
wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar
verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende
in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere
talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet
uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot
aanduiding van kenmerken van die waren of diensten.
De zesde vraag
62
Met het eerste deel van zijn zesde vraag, die als vierde dient te worden behandeld, wenst
de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus
moet worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde
waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de
zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, moet worden geacht voor deze andere
waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van
artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. In geval van een ontkennend antwoord wenst de
verwijzende rechter met het tweede deel van zijn vraag te vernemen of bij de
vaststelling, of een dergelijk merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren
of diensten waarvoor het niet beschrijvend is, rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid dat het publiek dit merk niet zal opvatten als onderscheidend voor die
waren of diensten, omdat het merk kenmerken van andere waren of diensten beschrijft.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
63
KPN stelt dat, indien de verwijzende rechter met „beschrijvend teken” doelt op een woord
uit het gangbare spraakgebruik, voldaan is aan de eisen van de artikelen 1 en 3 van de
richtlijn inzake onderscheidend vermogen, wanneer een dergelijk woord als merk wordt
gedeponeerd voor waren of diensten waarvoor het niet beschrijvend is. Voorts betoogt
KPN dat het onderscheidend vermogen van een merk dient te worden beoordeeld met
betrekking tot de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd, en niet met
232
betrekking tot waren of diensten die verband zouden kunnen houden met de waren of
diensten waarvoor het merk is gedeponeerd.
64
Volgens het BMB kan een teken als Postkantoor onder meer dienen om de bestemming
van de waren of diensten aan te geven, bijvoorbeeld meubelen bestemd voor gebruik in
een postkantoor. Dat het teken door het relevante publiek kan worden begrepen als een
aanwijzing in verband met een kenmerk van de betrokken waren of diensten
(bijvoorbeeld de bestemming), maakt het teken dan ongeschikt als merk in de zin van
artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.
65
Doch ook al zou het publiek het teken Postkantoor voor bepaalde waren of diensten niet
als een aanwijzing in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn opvatten, dan nog
blijft het teken op grond van deze bepaling ongeschikt om als merk te fungeren. Voor
deze bepaling is immers niet zozeer van belang hoe het teken thans door het betrokken
publiek wordt opgevat, maar wel of het teken in de handel kan dienen ter aanduiding van
aldaar genoemde kenmerken of omstandigheden. Tevens moet rekening worden
gehouden met de perceptie van het teken door de betrokken kringen zoals die
redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is.
66
De Commissie stelt dat het onderscheidend vermogen van een merk zowel afhangt van
de waren of diensten waarvoor bescherming wordt aangevraagd, als van de wijze waarop
de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van
deze waren of diensten het merk opvat. Voorts is zij van mening dat de
weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn afzonderlijk dienen te
worden beoordeeld, hoewel er in de praktijk overlappingen kunnen optreden. Het is voor
de vaststelling dat een teken voor deze waren of diensten onderscheidend vermogen
bezit, dus niet voldoende dat het teken voor deze waren of diensten niet louter
beschrijvend is.
Antwoord van het Hof
67
Wat het eerste deel van de vraag betreft, blijkt uit artikel 3, lid 1, van de richtlijn dat de
in deze bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een
afzonderlijk onderzoek vereisen (zie met name arrest Linde e.a., reeds aangehaald,
punt 67). Dit geldt in het bijzonder voor de weigeringsgronden die respectievelijk sub b,
c, en d, van deze bepaling worden vermeld, ook al bestaat er een duidelijke overlapping
tussen de respectieve werkingssfeer ervan (zie in die zin arrest van 4 oktober 2001, Merz
& Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punten 35 en 36).
68
Voorts moeten volgens de rechtspraak van het Hof de verschillende in artikel 3 van de
richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen
belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie met name arrest van 18 juni
233
2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77; arresten Linde e.a., reeds
aangehaald, punt 71, en Libertel, reeds aangehaald, punt 51).
69
Bijgevolg kan uit het feit dat een teken niet valt onder een van deze weigeringsgronden,
niet worden geconcludeerd dat het niet onder een andere weigeringsgrond kan vallen (zie
in die zin arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 68).
70
De bevoegde autoriteit kan dus in het bijzonder niet concluderen dat een merk
onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat
het deze waren of diensten niet beschrijft.
71
Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, moet het
onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de
richtlijn voorts worden beoordeeld in relatie tot de in de inschrijvingsaanvraag vermelde
waren of diensten.
72
Verder bepaalt artikel 13 van de richtlijn dat „[i]ndien een grond voor weigering van
inschrijving [...] slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit
merk gedeponeerd [...] is, [...] de weigering van inschrijving [...] alleen die waren of
diensten [betreft]”.
73
Bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, moet
de bevoegde autoriteit derhalve voor elke van deze waren of diensten nagaan of het
merk onder geen van de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden
valt, en kan zij voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende
conclusies komen.
74
De bevoegde autoriteit kan dus niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen
heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het kenmerken van
andere waren of diensten beschrijft, zelfs al wordt de inschrijving ervan gevraagd voor al
deze waren of diensten.
75
Wat het tweede deel van de vraag betreft moet, zoals in punt 34 van het onderhavige
arrest is opgemerkt, het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds worden
beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is
aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek,
dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende
gemiddelde consument van die waren of diensten.
76
234
Hieruit volgt dat, indien de bevoegde autoriteit na het onderzoek van een aanvraag voor
merkinschrijving vaststelt dat, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden een
merk elk onderscheidend vermogen mist voor bepaalde waren of diensten in de ogen van
de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige gemiddelde consument van deze waren of
diensten, zij de inschrijving van dit merk voor deze waren of diensten moet weigeren
overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.
77
Daarentegen is het irrelevant dat ditzelfde merk in de ogen van de normaal
geïnformeerde en redelijk omzichtige gemiddelde consument van andere waren of
diensten, beschrijvend is voor kenmerken van deze andere waren of diensten in de zin
van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.
78
Noch uit artikel 3, noch uit enige andere bepaling van de richtlijn vloeit immers voort dat
het beschrijvend karakter van een merk voor bepaalde waren of diensten een grond is
voor weigering van de inschrijving van dit merk voor andere waren of diensten. Zoals in
de zevende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gepreciseerd, worden
de gronden van weigering van het recht op een merk zelf, limitatief opgesomd.
79
Op de zesde vraag dient derhalve te worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, van de
richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken
van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of
diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, niet kan worden geacht voor
deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben
in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.
Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van
artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk
voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3,
lid 1, sub b, van de richtlijn.
De vijfde vraag
80
Vooraf moet er allereerst op worden gewezen dat in artikel 2 van de richtlijn wordt
vastgelegd, welke soorten tekens een merk kunnen vormen (arrest van 12 december
2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punt 43), onafhankelijk van de waren
of diensten waarvoor bescherming is aangevraagd (zie in die zin arresten Sieckmann,
reeds aangehaald, punten 43-55; Libertel, reeds aangehaald, punten 22-42, en arrest
van 27 november 2003, Shield Mark, C-283/01, nog niet gepubliceerd in de
Jurisprudentie, punten 34-41). In deze bepaling staat onder meer dat „woorden” en
„letters” merken kunnen vormen, mits deze de waren of diensten van een onderneming
kunnen onderscheiden.
81
235
Gelet op deze bepaling is er geen reden om aan te nemen dat een woord als
„Postkantoor” voor bepaalde waren of diensten niet geschikt is om de wezenlijke functie
van het merk te vervullen, die daarin is gelegen dat aan de consument of de
eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt
gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar van verwarring kan
onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest van
29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28; arresten Merz &
Krell, reeds aangehaald, punt 22, en Libertel, reeds aangehaald, punt 62). Bijgevolg
draagt de uitlegging van artikel 2 van de richtlijn niet bij tot de beslechting van het
geschil.
82
Evenwel blijkt uit de formulering van de vijfde vraag dat de verwijzende rechter in feite
wil vernemen, of een merk waarvan inschrijving wordt gevraagd voor bepaalde waren of
diensten, onder een weigeringsgrond valt of niet. Deze vraag dient dan ook aldus te
worden begrepen dat de verwijzende rechter verzoekt om uitlegging van artikel 3, lid 1,
van de richtlijn.
83
In de tweede plaats blijkt uit punt 15 van het onderhavige arrest dat het BMB zich in het
hoofdgeding heeft gebaseerd op het feit dat „het teken Postkantoor [...] uitsluitend
beschrijvend is voor de [betrokken] waren en diensten met betrekking tot een
postkantoor” en daaruit heeft afgeleid dat het teken Postkantoor geen onderscheidend
vermogen had.
84
Het eventuele gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken Postkantoor waarop
de verwijzende rechter doelt, vloeit dus voort uit de vaststelling dat dit teken kenmerken
van de betrokken waren en diensten beschrijft, aangezien het uitsluitend bestaat uit
bestanddelen die deze kenmerken beschrijven.
85
In dit verband dient te worden opgemerkt, zoals ook reeds in punt 67 van het
onderhavige arrest werd beklemtoond, dat de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde
weigeringsgronden weliswaar onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek
vereisen, maar er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer
van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, en d, vermelde weigeringsgronden.
86
In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in
de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, daardoor noodzakelijkerwijs elk
onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1,
sub b, van de richtlijn. Een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen missen voor
waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter
heeft.
87
236
Teneinde de verwijzende rechter een bruikbaar antwoord te geven, dient de vijfde vraag
– die als vijfde dient te worden behandeld – derhalve zo te worden begrepen, dat in
wezen wordt gevraagd of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden
uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is
voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, kan
worden geacht zelf niet beschrijvend te zijn voor kenmerken van deze waren of diensten,
en zo ja onder welke voorwaarden. In deze context vraagt de verwijzende rechter of het
van belang is dat er voor dit woord synoniemen bestaan of dat de kenmerken van de
waren of diensten die door het woord kunnen worden beschreven, commercieel
essentieel dan wel bijkomstig zijn.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
88
KPN voert aan dat, wanneer de bestanddelen van een merk elk onderscheidend
vermogen missen voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd,
het merk meestal ook elk onderscheidend vermogen zal missen. Indien de bestanddelen
van het merk evenwel niet elk onderscheidend vermogen missen, maar louter verwijzend
van aard zijn voor de betrokken waren of diensten, zodat zij in theorie in de handel
kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar bepaalde eigenschappen ervan, kan het
merk niettemin onderscheidend vermogen hebben voor deze waren of diensten.
89
Volgens het BMB dient elk teken, samengesteld of niet, te beantwoorden aan de criteria
van de artikelen 2 en 3, lid 1, sub b, c, en d, van de richtlijn. Een nieuwe
woordcombinatie zonder onderscheidend vermogen is niet ipso facto onderscheidend.
90
Het BMB stelt dat de vraag meestal zal zijn of een combinatie van woorden die louter
beschrijvend zijn voor kenmerken van de betrokken waren, niettemin erin slaagt
voldoende onderscheidend vermogen te verkrijgen, zodat het uit deze woordcombinatie
bestaande merk zelf niet beschrijvend zal zijn in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de
richtlijn. Indien de combinatie niets anders is dan het louter bij elkaar voegen van twee
niet onderscheidende (want beschrijvende) elementen, zal een dergelijke combinatie,
hoewel strikt genomen nieuw, meestal niet onderscheidend worden geacht.
91
Ten slotte is het feit dat er synoniemen bestaan voor een – mogelijk beschrijvend –
teken, geen bepalend criterium voor de geldigheid van een dergelijk teken als merk.
92
De Commissie betoogt dat een teken dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op
zich voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend
vermogen missen, in de regel, afgezien van inburgering, zelf ook geen onderscheidend
vermogen heeft, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn, zoals een wijziging van de
grafische voorstelling of de betekenis van de samenstelling van die bestanddelen, die
ertoe leiden dat het teken een extra kenmerk krijgt, waardoor het in zijn geheel geschikt
is geworden om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. De
237
betrokken toetsing dient echter steeds te zijn gebaseerd op de concrete omstandigheden
van het geval.
Antwoord van het Hof
93
Volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn wordt de inschrijving geweigerd van
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen
tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van
herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waar of verrichting van de dienst of
andere kenmerken van de waren of diensten.
94
Zoals in punt 68 van het onderhavige arrest is benadrukt, moeten de verschillende in
artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van
het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.
95
Blijkens de punten 54 en 55 van het onderhavige arrest streeft artikel 3, lid 1, sub c, van
de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die
de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt
aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling
belet derhalve dat dergelijke tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als
merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.
96
Voor de conclusie dat een merk dat, zoals het merk in het hoofdgeding, wordt gevormd
door een woord bestaande uit een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin
van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is de vaststelling dat elk van deze
bestanddelen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden
vastgesteld voor het woord zelf.
97
Het is voorts niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde
tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de
inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of
diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of
deze diensten. Zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het voldoende dat
deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als
merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd, indien het in
minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of
diensten aanduidt [zie in die zin met betrekking tot de identieke bepalingen van artikel 7,
lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake
het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) arrest van 23 oktober 2003,
BHIM/Wrigley, C-191/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32].
98
238
Over het algemeen is de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend
zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd,
zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c,
van de richtlijn. Het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan
een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin,
kan immers slechts leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen
die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of
diensten.
99
Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie niet beschrijvend is in de zin van
artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, indien de door deze combinatie gewekte indruk ver
genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die
bestanddelen. In het geval van een woordmerk, dat bestemd is om zowel gehoord als
gelezen te worden, zal aan die voorwaarde zowel voor de auditieve als voor de visuele
indruk die door het merk wordt gewekt, moeten zijn voldaan.
100
Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor
kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is
derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c,
van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn
bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten
ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk
die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven
aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het
woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis
hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval
dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen,
niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling.
101
Overigens is het om de in punt 57 van het onderhavige arrest uiteengezette reden, bij de
beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1,
sub c, van de richtlijn, irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van
de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld.
102
Het is evenmin relevant dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden
beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. De formulering van
artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn maakt immers geen onderscheid naar de
kenmerken waarop kan worden gewezen door de tekens of benamingen waaruit het merk
bestaat. In het licht van het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang
moet elke onderneming werkelijk ongestoord gebruik kunnen maken van dergelijke
tekens of benamingen ter beschrijving van welk kenmerk van haar eigen waren dan ook,
ongeacht het commercieel belang.
103
239
Ten slotte is in de punten 59 en 60 supra reeds geantwoord op de vraag, in hoeverre een
nationale bepaling als artikel 13, sub c, eerste alinea, BMW een rol speelt bij de
uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.
104
Op de vijfde vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub c, van de
richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk
bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de
inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of
diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere
som van zijn bestanddelen, Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of
diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van
de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benamingen van de
bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het
woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis
hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval
dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen,
niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.
Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3,
lid 1, sub c, van de richtlijn, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde
kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag
zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden
beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.
De achtste vraag
105
Met zijn achtste vraag, die als zesde dient te worden onderzocht, wenst de verwijzende
rechter in wezen te vernemen of de richtlijn dan wel het Verdrag van Parijs zich ertegen
verzet dat een tot merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde
waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.
106
De verwijzende rechter tekent daarbij aan dat het hem erom gaat of het teken
Postkantoor kan worden ingeschreven voor bijvoorbeeld diensten van het verzorgen van
direct-mail campagnes en het uitgeven van frankeerzegels „voorzover die niet betrekking
hebben op een postkantoor”.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
107
KPN betoogt dat de richtlijn hierover niets regelt, zodat het Hof niet bevoegd is om zich
over deze kwestie uit te spreken. Subsidiair stelt zij dat dergelijke beperkingen
toelaatbaar zijn en dat het mogelijk is bij het depot uitsluitingen toe te staan of zelfs te
vereisen.
108
240
Het BMB voert aan dat volgens de richtlijn de procedurele vraagstukken weliswaar
behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten, doch dat voor de verkrijging en het behoud
van het merkrecht in al die staten in beginsel dezelfde voorwaarden gelden. Tot die
voorwaarden behoort ook de verplichting dat de formulering van de inschrijving voldoet
aan internationaal aanvaarde normen, met name de classificatie in de Overeenkomst van
Nice.
109
De bepalingen van de Overeenkomst van Nice staan evenwel niet toe dat het ontbreken
van een bepaalde, niet objectief vaststelbare eigenschap wordt opgenomen als onderdeel
van een waren- of dienstenlijst.
110
De Commissie betoogt om te beginnen dat het Hof niet bevoegd is om een uitspraak te
doen over de verenigbaarheid van een nationaalrechtelijke bepaling met het Verdrag van
Parijs. Onder verwijzing naar verordening nr. 40/94 stelt zij voorts dat artikel 3, lid 1,
sub c, van de richtlijn zich er niet tegen verzet dat merken die voor sommige waren of
diensten beschrijvend zijn, worden geweigerd voor een deel van de in de
inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten, een praktijk die ook door het Bureau
voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)
wordt gehanteerd.
Antwoord van het Hof
111
Er zij aan herinnerd dat de Overeenkomst van Nice de waren en diensten onderverdeelt
in klassen teneinde de inschrijving van merken te vergemakkelijken. Elke klasse omvat
verscheidene waren of verscheidene diensten.
112
Een onderneming kan weliswaar verzoeken om inschrijving van een merk voor alle waren
of alle diensten van een dergelijke klasse, maar geen enkele bepaling van de richtlijn
verbiedt haar om die inschrijving slechts voor bepaalde waren of diensten te vragen.
113
Zo is het ook mogelijk dat de bevoegde autoriteit bij een aanvraag voor inschrijving van
een merk voor een volledige klasse van de Overeenkomst van Nice, het merk
overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn slechts inschrijft voor bepaalde waren of
diensten van deze klasse, bijvoorbeeld wanneer het merk elk onderscheidend vermogen
mist voor de andere in de aanvraag vermelde waren of diensten.
114
Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de bevoegde autoriteit bij een
inschrijvingsaanvraag voor bepaalde waren of diensten, het merk slechts inschrijft
voorzover deze waren of diensten een bepaald kenmerk niet bezitten.
115
241
Een dergelijke praktijk zou leiden tot rechtsonzekerheid met betrekking tot de
beschermingsomvang van het merk. Derden – in het bijzonder concurrenten – zouden
doorgaans niet op de hoogte zijn van het feit dat voor bepaalde waren of diensten de
door het merk verleende bescherming zich niet uitstrekt tot de waren of diensten met
een bepaald kenmerk, en dit zou ertoe kunnen leiden dat zij ervan afzien, de tekens of
benamingen waaruit het merk bestaat en die dit kenmerk beschrijven, te gebruiken om
hun eigen waren te beschrijven.
116
Aangezien de richtlijn zich tegen een dergelijke praktijk verzet, behoeft niet te worden
ingegaan op de uitlegging van het Verdrag van Parijs.
117
In deze omstandigheden dient op de achtste vraag te worden geantwoord dat de richtlijn
zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft
voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk
niet bezitten.
De zevende vraag
118
Met zijn zevende vraag, die als laatste dient te worden onderzocht, wil de verwijzende
rechter vernemen of artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor
merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van evident
ontoelaatbare merken wordt geweigerd.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
119
KPN stelt dat, daar de richtlijn in artikel 3, lid 1, bepaalt dat tekens niet worden
ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, zij de lidstaten
expliciet toestaat om merken in te schrijven die later nietig verklaard kunnen worden.
Bijgevolg staat het de lidstaten vrij om in het stadium van de inschrijving te bepalen dat
alleen „evident ontoelaatbare” tekens worden geweigerd. Het staat hen ook vrij te
bepalen welke tekens als „evident ontoelaatbaar” moeten worden beschouwd en welke
niet. De invulling van dit criterium zou kunnen zijn dat tot inschrijving van een teken
wordt overgegaan, ook al bestaat er gerede twijfel over de vraag of het teken voldoende
onderscheidend vermogen heeft. Daarentegen dienen in een procedure tot
nietigverklaring van een ingeschreven merk de criteria van de artikelen 1 tot en met 3
van de richtlijn strikt te worden toegepast.
120
Het BMB en de Commissie zijn daarentegen van mening dat de Beneluxlanden sinds de
inwerkingtreding van de richtlijn niet meer kunnen afgaan op de gemeenschappelijke
commentaren van hun regeringen inzake de BMW en evenmin op de eerdere uitspraken
van het Benelux-Gerechtshof, die ten gevolge van de richtlijn achterhaald zijn, maar zich
moeten baseren op de tekst, het doel en de strekking van artikel 3 van de richtlijn. Deze
242
bepaling maakt geen onderscheid tussen „ontoelaatbare” en „evident ontoelaatbare”
depots.
Antwoord van het Hof
121
Blijkens punt I, lid 6, laatste alinea, van de memorie van toelichting bij het Protocol
houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992 „zal het [...] toetsingsbeleid een
voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waarbij met alle belangen van het
bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn
slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren” en
„[zal] de toetsing binnen de grenzen [...] blijven die door de rechtspraak in de Benelux,
met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken”.
122
Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de derde overweging van de considerans van de
richtlijn weliswaar bepaalt dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de
lidstaten volledig aan te passen, maar de zevende overweging van de considerans
preciseert dat de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in
alle lidstaten in beginsel afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden en dat
hiertoe de gronden van weigering van het recht op een merk zelf limitatief worden
opgesomd in de richtlijn.
123
Bovendien is het stelsel van de richtlijn gebaseerd op een controle vóór de inschrijving, al
regelt zij tevens een controle achteraf. Het onderzoek van met name de in artikel 3 van
de richtlijn vermelde weigeringsgronden vindt plaats in het kader van de aanvraag om
inschrijving en moet grondig en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten
onrechte worden ingeschreven (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 59).
124
De bevoegde autoriteit van een lidstaat moet derhalve de inschrijving weigeren van elk
merk dat valt onder een van de gronden voor weigering van de inschrijving die zijn
vastgesteld door de richtlijn, met name in artikel 3.
125
Artikel 3 van de richtlijn maakt geen onderscheid tussen merken die niet kunnen worden
ingeschreven en merken die „evident” niet kunnen worden ingeschreven. Bijgevolg mag
een bevoegde autoriteit niet overgaan tot inschrijving van merken die vallen onder een
van de in dit artikel vermelde gronden voor weigering van inschrijving op grond dat deze
merken niet „evident ontoelaatbaar” zouden zijn.
126
Derhalve dient op de zevende vraag te worden geantwoord dat artikel 3 van de richtlijn
zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij
uitsluitend de inschrijving van „evident ontoelaatbare” merken wordt geweigerd.
243
Kosten
127
De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof
gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het
hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de
nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
uitspraak doende op de door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage bij beschikking van 3 juni
1999 gestelde vragen, verklaart voor recht:
1)
Artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van
21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving
bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals
het is gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden.
Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en
omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een
aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie
beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving
van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en
omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden,
zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.
2)
De inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een
lidstaat heeft geen invloed op het onderzoek dat een voor
merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met
betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een
overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die
waarvoor het eerste merk is ingeschreven.
3)
Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de
inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of
benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van
kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is
aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die
gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het
244
aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of
benamingen waaruit het merk bestaat.
Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende
recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een
gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een
woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over
de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze
vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of
benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van
die waren of diensten.
4)
Artikel 3, lid 1, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een
merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of
diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten
in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn, niet kan worden
geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs
onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b,
van de richtlijn.
Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin
van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 is irrelevant voor de beoordeling
of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen
heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.
5)
Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd
dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel
beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de
inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van
deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord
merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor
moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten
ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd
is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de
benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van
zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het
normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen,
zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval
dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis
heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.
Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van
artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, is het irrelevant of er synoniemen
bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de
inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of
diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel
bijkomstig zijn.
245
6)
Richtlijn 89/104 verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving
bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde
diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.
7)
Artikel 3 van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de praktijk van een voor
merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving
van „evident ontoelaatbare” merken wordt geweigerd.
Skouris Gulmann Cunha Rodrigues
Schintgen
Macken
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 februari 2004.
De griffier De president
R. Grass V. Skouris
246
ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)
12 februari 2004 (1)
„Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1, sub b,
c en e – Gronden voor weigering van inschrijving – Driedimensionaal merk gevormd door productverpakking – Onderscheidend vermogen”
In zaak C-218/01,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het
Bundespatentgericht (Duitsland), in de procedure die aldaar aanhangig is gemaakt door
Henkel KGaA,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van
de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
samengesteld als volgt: C. Gulmann, waarnemend voor de president van de Zesde
kamer, J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur),
rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. Rasmussen en P. Nemitz als gemachtigden,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van Henkel KGaA, vertegenwoordigd door
C. Osterrieth, Rechtsanwalt, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. Rasmussen en P. Nemitz, ter terechtzitting van 14 november 2002,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 14 januari 2003,
het navolgende
Arrest
1
247
Bij beschikking van 10 april 2001, ingekomen bij het Hof op 29 mei daaraanvolgend,
heeft het Bundespatentgericht krachtens artikel 234 EG drie prejudiciële vragen gesteld
over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG)
van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
2
Deze vragen zijn gerezen in een beroep dat Henkel KGaA (hierna: „Henkel”) heeft
ingesteld tegen het besluit van het Duitse Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en
merkenbureau), een merk van genoemde vennootschap niet in te schrijven wegens het
ontbreken van onderscheidend vermogen.
Rechtskader
De gemeenschapsregeling
3
Volgens de eerste overweging van de considerans heeft de richtlijn tot doel om de
merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen, teneinde de bestaande verschillen
op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten
kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt
kunnen vervalsen.
4
Uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn volgt dat de door het
ingeschreven merk verleende bescherming met name tot doel heeft, de functie van het
merk als aanduiding van de herkomst te waarborgen.
5
Artikel 2 van de richtlijn, met de titel „Tekens die een merk kunnen vormen”, bepaalt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische
voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen,
letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van
een onderneming kunnen onderscheiden.”
6
Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de
inschrijving zijn opgesomd, bepaalt:
„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a)
tekens die geen merk kunnen vormen;
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
248
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen
dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming,
waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of
verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
[...]
e)
tekens die uitsluitend bestaan uit:
–
de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
–
de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te
verkrijgen, of
–
de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
[...]
3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig
verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik
dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend
vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook
van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag
om inschrijving of na de inschrijving.
[...]”
De nationale regeling
7
§ 3 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (wet
inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober
1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „Markengesetz”), dat op 1 januari 1995 in
werking is getreden en de richtlijn in Duits recht heeft omgezet, luidt als volgt:
„1) Als merk kunnen worden beschermd alle tekens, met name woorden, met inbegrip
van namen van personen, afbeeldingen, letters, cijfers, geluiden, driedimensionale
vormgevingen, met inbegrip van vormen van waren of van hun verpakking, alsook
andere presentatievormen, met inbegrip van kleuren en kleursamenstellingen, die de
waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
2) Kunnen niet als merk worden beschermd tekens die uitsluitend bestaan in een vorm
1.
249
die door de aard van de waar wordt bepaald,
2.
die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
3.
die een wezenlijke waarde geeft aan de waar.”
8
Ingevolge § 8, lid 1, van het Markengesetz worden tekens die in de zin van § 3 van de
wet kunnen worden beschermd, niet ingeschreven als zij niet grafisch kunnen worden
voorgesteld.
9
§ 8, lid 2, van het Markengesetz bepaalt:
„Niet ingeschreven worden merken
1.
die voor de waren of diensten elk onderscheidend vermogen missen;
2.
die uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen
tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats
van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de
dienst of andere kenmerken van de waren of diensten,
[...]”
10
Krachtens § 8, lid 3, van het Markengesetz geldt het bepaalde in § 8, lid 2, sub 1 en 2,
niet indien het merk vóór de datum waarop een besluit omtrent de inschrijving is
genomen, als gevolg van het gebruik van dit merk voor de waren of diensten waarvoor
het is aangemeld, in de betrokken kringen is ingeburgerd.
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
11
Op 18 juni 1998 heeft Henkel de volgende vormgeving als gekleurd driedimensionaal
merk voor „vloeibare wasmiddelen voor wol” aangemeld:
250
12
Het gaat om een langgerekte fles die naar boven toe smaller wordt, waarmee de
handgreep één geheel vormt, met een relatief kleine mond en een tweeledige afsluitdop
die ook als doseerbeker dienst kan doen.
13
Het Duitse Patent- und Markenamt heeft genoemde aanvraag op basis van § 8, lid 2,
sub 1, van het Markengesetz afgewezen op grond dat de betreffende vorm voor de
betrokken waren een gangbare verpakkingsvorm is, die geen verwijzing inhoudt naar de
herkomst van de waar en dus het nodige onderscheidende vermogen mist.
14
Henkel heeft tegen dit afwijzende besluit beroep aangetekend bij het
Bundespatentgericht. Zij voert in het bijzonder aan dat, gelet op de totaalindruk die het
betrokken merk maakt, dit merk onderscheidend vermogen heeft. Door de combinatie
van vorm en kleur onderscheidt het zich duidelijk van soortgelijke producten van
concurrenten. In het economisch verkeer pleegt men de betrokken waren, met name aan
de hand van de vorm en het uiterlijk van de fles, met bepaalde producenten in verband
te brengen. Dit blijkt ook uit een in opdracht van Henkel in april 1998 uitgevoerde
enquête.
15
Henkel stelt dat het merk waarvoor inschrijving is gevraagd, voorts niet als beschrijvend
teken in de zin van § 8, lid 2, sub 2, van het Markengesetz (dat overeenkomt met
artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn) vrij beschikbaar hoeft te worden gehouden,
aangezien de concurrenten niet op de betrokken vorm en kleur zijn aangewezen, maar
voor hun flessen voor vloeibaar wolwasmiddel uit een grote verscheidenheid aan vormen
kunnen putten.
16
Het Bundespatentgericht stelt vast dat het teken waarvoor inschrijving is verzocht een
merk kan vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn.
17
De verwijzende rechterlijke instantie stelt dat bij aanvragen om inschrijving van
driedimensionale verpakkingsvormen voor producten die in de handel over het algemeen
251
worden verpakt, tevens rekening moet worden gehouden met de in artikel 3, lid 1, sub e,
van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden. Voor het litigieuze merk geldt evenwel
dat het kenmerken heeft die niet worden bepaald door de aard van de waar, noch
noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, noch een wezenlijke waarde
aan de waar geven in de zin van die bepaling.
18
Met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, waarvan de toepassing door
diezelfde bepaling, sub e, niet wordt uitgesloten, merkt de verwijzende rechterlijke
instantie op dat niet kan worden uitgesloten dat de vorm van een verpakking, zoals een
fles, waarvoor inschrijving is gevraagd, kan dienen ter aanduiding van de inhoud van de
verpakking en daarmee van de hoedanigheid van de betrokken waar. Zij refereert tevens
aan het algemeen belang dat aan artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn ten grondslag
ligt. Volgens genoemde rechterlijke instantie stelt deze bepaling de voorwaarde dat de
vrije keuzemogelijkheid tussen alle benamingen en tekens die ter aanduiding van de
kenmerken van de betrokken waren kunnen dienen, moet worden behouden.
19
Onder deze omstandigheden heeft het Bundespatentgericht, van oordeel dat de oplossing
van het geding afhangt van de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de
richtlijn, besloten om de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende
prejudiciële vragen te stellen:
„1)
Moet bij driedimensionale merken, bestaande in de verpakking van waren die
(zoals vloeistoffen) gewoonlijk in verpakte vorm in het economisch verkeer
worden gebracht, de verpakking van de waar in merkenrechtelijk opzicht met de
vorm van de waar worden gelijkgesteld, zodat
a)
de verpakking van de waar als vorm van de waar in de zin van artikel 3, lid 1,
sub e, van de richtlijn moet worden beschouwd;
b)
de verpakking van de waar kan dienen ter aanduiding van de (uiterlijke)
hoedanigheid van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de
richtlijn?
2)
Bezitten driedimensionale merken, bestaande in de verpakking van waren die
gewoonlijk in verpakte vorm in het economisch verkeer worden gebracht,
onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn,
indien de typische kenmerken van het aangevraagde driedimensionale merk, die
afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en die dus
bepalend zijn voor de geschiktheid van het merk ter aanduiding van de herkomst
van de waren, ook zonder analytisch en vergelijkend onderzoek en zonder
252
bijzondere oplettendheid door de redelijk geïnformeerde, omzichtige en
oplettende, gemiddelde consument kunnen worden herkend?
3)
Kan het onderscheidend vermogen uitsluitend worden beoordeeld op basis van de
opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat een ambtelijk onderzoek hoeft
te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke of
overeenstemmende merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn
ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten?”
De eerste vraag
Bij het Hof ingediende opmerkingen
20
Met betrekking tot de eerste vraag, sub a, betoogt Henkel dat de ratio legis van artikel 3,
lid 1, sub e, van de richtlijn, zoals uitgemaakt door het Hof in zijn arrest van 18 juni
2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475), niet extensief kan worden uitgelegd als
betrekking hebbende op de inschrijving als merk van de verpakking van een product.
Geen enkele marktdeelnemer zal worden belet een vloeibaar wasmiddel op de markt te
brengen, als de litigieuze verpakking wordt ingeschreven. Het zal dan alleen niet
mogelijk zijn om de door de merkhouder gekozen presentatie, fles of dop te gebruiken.
21
Met betrekking tot vloeibare waar merkt Henkel op dat de vorm hiervan inherent is aan
de aard van de waar. Als de waar geen vorm heeft, zoals bij vloeistoffen, kan hij
evenmin een vorm krijgen door middel van zijn verpakking.
22
Met betrekking tot de eerste vraag, sub b, stelt Henkel dat de gemiddelde consument
onderscheid maakt tussen waar en verpakking. Er bestaat slechts een beperkt verband
tussen verpakking en inhoud daarvan. Henkel merkt op dat er een grote verscheidenheid
aan verpakkingen bestaat en dat het hoofdgeding betrekking heeft op een nieuwe
verpakkingsvorm.
23
Volgens Henkel kan in zijn algemeenheid niet worden gesteld dat de verpakking een
aanwijzing vormt voor de hoedanigheid van de waar. De eigenschap van iedere vloeistof
is enkel dat het een stof in vloeibare staat betreft. Deze staat is echter niet een
hoedanigheid van de waar, althans niet een hoedanigheid die van belang is met het oog
op artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.
24
De Commissie van de Europese Gemeenschappen baseert zich op de verklaringen die zij
bij de vaststelling van de richtlijn samen met de Raad van de Europese Unie heeft
afgegeven met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, welke verklaringen
zijn opgenomen in het proces-verbaal van de Raad (PB BHIM nr. 5/96, blz. 607). Daaruit
253
blijkt de zienswijze dat bij verpakte waar de uitdrukking „vorm van de waar” eveneens
ziet op de vorm van de verpakking. Volgens de Commissie moet de eerste vraag, sub a,
dan ook bevestigend worden beantwoord.
25
Volgens haar impliceert dit antwoord echter niet noodzakelijkerwijs dat in het
hoofdgeding aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn is voldaan.
26
Met betrekking tot de eerste vraag, sub b, stelt de Commissie dat merken die bestaan in
„tekens of benamingen” als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tevens
non-verbale twee- of driedimensionale tekens omvatten. Derhalve kan deze bepaling ook
betrekking hebben op de verpakking van waar met een driedimensionale vorm. Dat de
gezamenlijke verklaringen van de Raad en de Commissie zijn gegeven met betrekking tot
artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, sluit volgens haar eventuele toepasselijkheid van
diezelfde bepaling, sub c, op de verpakking van waar met een driedimensionale vorm
niet uit.
27
Volgens de Commissie moet onderscheid worden gemaakt tussen de eventuele
toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn op driedimensionale merken
bestaande in de verpakking van de waar en de daadwerkelijke toepassing van deze
bepaling op een concreet geval. Zij benadrukt dat de hoedanigheid van de verpakking
niet automatisch mag worden vereenzelvigd met de (uiterlijke) hoedanigheid van de
inhoud daarvan. Integendeel, om te bepalen of een driedimensionale verpakking de (met
name uiterlijke) hoedanigheid van de verpakte waar aanduidt in de zin van artikel 3,
lid 1, sub c, van de richtlijn, dient het verband te worden onderzocht tussen de
verpakking en de hoedanigheid van de waar, waarbij rekening dient te worden gehouden
met de waarneming van de gemiddelde consument.
28
De Commissie merkt tot slot op dat de verpakking van waar met een driedimensionale
vorm kan dienen ter aanduiding van de hoedanigheid van verpakte waar in de zin van
artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn.
Antwoord van het Hof
29
Overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn kan de vorm van de waar of van de verpakking
ervan een merk vormen, op voorwaarde dat zij vatbaar is voor grafische voorstelling en
de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden.
30
Zoals voor ieder merk geldt voor het betrokken merk dat het de wezenlijke functie van
een merk moet vervullen, te weten dat aan de consument of de eindverbruiker met
betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt
gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of
254
diensten van andere herkomst kan onderscheiden. Om zijn rol van essentieel onderdeel
van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen te
kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene
waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde
onderneming, die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (zie met
name arresten van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227,
punten 22 en 24, en 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28,
en arrest Philips, reeds aangehaald, punt 30).
31
Met betrekking tot de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn dient eraan
te worden herinnerd dat merken altijd moeten worden beoordeeld met betrekking tot de
waren of diensten waarvoor inschrijving van het merk wordt aangevraagd (zie arrest
Philips, reeds aangehaald, punt 59).
32
Sommige waar heeft een intrinsieke vorm in die zin, dat deze vorm noodzakelijkerwijs
voortvloeit uit de kenmerken van de waar en het niet nodig is om de waar een bepaalde
vorm te geven om deze in de handel te kunnen brengen. In dergelijke gevallen is er in
beginsel geen voldoende nauw verband tussen verpakking en waar, zodat de verpakking
niet met de vorm van de waar kan worden gelijkgesteld voor het onderzoek van een
aanvraag om inschrijving als merk. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn voor
spijkers, die in het algemeen verpakt in de handel worden gebracht.
33
Daarnaast is er waar die geen intrinsieke vorm heeft en enkel in verpakte toestand in de
handel kan worden gebracht. De gekozen verpakking geeft aan de waar haar vorm. In
die gevallen dient deze verpakking voor het onderzoek van een aanvraag om inschrijving
als merk te worden gelijkgesteld met de vorm van de waar. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor waar die in korrels, als poeder of als vloeistof wordt geproduceerd en reeds naar
zijn aard een echte vorm ontbeert.
34
Ingevolge artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn worden niet ingeschreven of, indien
ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard tekens die uitsluitend bestaan in de vorm
die door de aard van de waar bepaald wordt, in de vorm van de waar die noodzakelijk is
om een technische uitkomst te verkrijgen en in de vorm die een wezenlijke waarde aan
de waar geeft.
35
Als een deelnemer aan het economisch verkeer de inschrijving als merk vraagt van de
verpakking van waar zoals beschreven in de punten 11 en 12 van het onderhavige
arrest, moeten voor een weigering om in te schrijven op grond van artikel 3, lid 1, sub e,
van de richtlijn de vorm van de waar en die van de verpakking worden gelijkgesteld.
36
255
Aangezien deze laatste bepaling, zoals het Hof reeds eerder heeft opgemerkt, een eerste
obstakel vormt dat de inschrijving kan verhinderen van een teken dat uitsluitend bestaat
in de vorm van een waar (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punt 76), dient een
dergelijke aanvraag in de eerste plaats te worden onderzocht aan de hand van de drie in
deze bepaling genoemde weigeringsgronden.
37
Derhalve moet op de eerste vraag, sub a, worden geantwoord dat bij driedimensionale
merken bestaande in de verpakking van waar die om met de aard van die waar verband
houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, de verpakking van de
waar moet worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat deze verpakking de
vorm van de waar is in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn.
38
Met betrekking tot de eerste vraag, sub b, is voor de vraag hoe een aangemeld
driedimensionaal merk dat bestaat in de verpakking van de waar moet worden
beoordeeld aan de hand van de verschillende weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van
de richtlijn, allereerst van belang dat deze weigeringsgronden los van elkaar staan en elk
een onafhankelijk onderzoek vergen (zie arrest van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–
C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 67).
39
Hieruit volgt dat wanneer de inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande in de
vorm van de waar niet wordt geweigerd op grond van artikel 3, lid 1, sub e, van de
richtlijn, toch een weigering kan volgen wanneer een dergelijk merk behoort tot één of
meer van de in dat artikel, met name sub b tot en met d, vermelde categorieën (arrest
Linde e.a., reeds aangehaald, punt 68).
40
Volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn worden beschrijvende merken, dat wil
zeggen die welke uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die in het economisch
verkeer kunnen dienen ter aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten
waarvoor die inschrijving is aangevraagd, niet ingeschreven.
41
Het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt impliceert, dat alle merken
die uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die kunnen dienen ter aanduiding van de
kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling, voor eenieder vrij
beschikbaar dienen te zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de
toepassing van artikel 3, lid 3, van die bepaling (arrest Linde e.a., reeds aangehaald,
punt 74).
42
Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn sluit niet uit, dat een merk bestaande in een met de
vorm van de waar gelijk te stellen driedimensionale verpakking kan dienen om bepaalde
kenmerken van de aldus verpakte waar aan te duiden. Al kan het moeilijk zijn om
256
dergelijke kenmerken te herkennen, niet kan worden uitgesloten dat de verpakking
kenmerken van de waar, daarbij inbegrepen de hoedanigheid van de waar, aanduidt.
43
In dit verband dient de instantie die bevoegd is om deze bepaling toe te passen, het
verband te onderzoeken tussen de verpakking en de aard van de waar waarvoor de
inschrijving is aangevraagd, en vast te stellen of de in die bepaling opgenomen
weigeringsgrond bij een concreet onderzoek van alle relevante elementen die het
aangemelde merk kenmerken, inzonderheid tegen de achtergrond van het hiervóór
vermelde algemeen belang, in het concrete geval van toepassing is.
44
Gelet op het voorgaande dient op de eerste vraag, sub b, te worden geantwoord dat bij
driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar welke om met de aard
van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht,
de verpakking van de waar kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder
begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van
de richtlijn.
De tweede vraag
45
Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie te vernemen of bij
driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die gewoonlijk in
verpakte vorm in de handel worden gebracht, het onderscheidend vermogen in de zin
van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn afhangt van de vraag of de redelijk
geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gemiddelde consument ook zonder analytisch
of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid de kenmerken van het
aangevraagde driedimensionale merk, die afwijken van de norm of van wat in de
betrokken sector gangbaar is, kan herkennen, zodat die kenmerken de betrokken waar
kunnen onderscheiden van waren van andere ondernemingen.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
46
Henkel stelt dat, in tegenstelling tot hetgeen de verwijzende rechterlijke instantie naar
voren heeft gebracht, de consument onderscheid maakt tussen enerzijds de waar en
anderzijds de verpakking. Door dit onderscheid heeft de verpakking voor hem de functie
van herkomstaanduiding.
47
Volgens de Commissie is het bepalende element in dit opzicht de waarneming van de
gemiddelde consument en niet de abstracte beoordeling van kenmerken die, volgens de
bewoordingen van de tweede vraag, „afwijken van de norm of van wat in de betrokken
sector gangbaar is”. Hoewel deze kenmerken op zich niet bepalend zijn, kunnen zij
niettemin in bepaalde gevallen de waarneming van de gemiddelde consument
beïnvloeden. De Commissie meent dat het Hof de beginselen dient toe te passen die
257
voortvloeien uit zijn rechtspraak, waarin het reeds heeft aangegeven dat de nationale
rechter dient uit te gaan van „de vermoedelijke verwachting” van de gemiddeld
geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument (zie onder
meer arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr.
blz. I-4657, punten 30, 31 en 37).
Antwoord van het Hof
48
Volgens de rechtspraak van het Hof houdt het onderscheidend vermogen van een merk
in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn in dat het merk zich leent om de waar
waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde
onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te
onderscheiden (zie arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 40).
49
Hieruit volgt dat een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken
sector gangbaar is, niet volstaat om de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b, van
de richtlijn opzij te zetten. Een merk daarentegen dat op significante wijze afwijkt van de
norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie
als herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen.
50
Dit onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de
richtlijn moet worden beoordeeld aan de hand van enerzijds de waar of diensten
waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de waarneming van de betrokken
kringen, te weten de consument van genoemde waar of diensten. Van belang is de
vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en
oplettende, gemiddelde consument van de betrokken waar of diensten (zie in deze zin
reeds aangehaalde arresten Gut Springenheide en Tusky, punt 31; Philips, punt 63, en
Linde e.a., punt 41).
51
De bevoegde autoriteit dient derhalve het onderscheidend vermogen van het betrokken
merk concreet te beoordelen aan de hand van de waarneming van de gemiddelde
consument zoals gedefinieerd in punt 50 van het onderhavige arrest, teneinde na te gaan
of het merk zijn wezenlijke functie vervult, te weten het waarborgen van de herkomst
van het product.
52
In elk geval is de waarneming van de gemiddelde consument in het geval van een
driedimensionaal merk bestaande in de verpakking van de waar, niet noodzakelijkerwijs
dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de
erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet
gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element
af te leiden uit de vorm van de verpakking, en in het geval van een dergelijk
driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend
vermogen vast te stellen dan in geval van een woord- of beeldmerk (zie in die zin reeds
258
aangehaald arrest Linde e.a., punt 48, en, met betrekking tot een kleurmerk, arrest van
6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 65).
53
Gelet op het voorgaande dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat, bij
driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die om redenen verband
houdend met de aard van de waar in verpakte vorm in de handel worden gebracht, het
onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn dient te
worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde,
redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk
merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder
analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van
andere ondernemingen te onderscheiden.
De derde vraag
54
De derde vraag van de verwijzende rechterlijke instantie luidt of het onderscheidend
vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub, van de richtlijn uitsluitend kan
worden beoordeeld aan de hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder
dat een ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke
omvang gelijke of overeenstemmende merken in andere lidstaten van de Europese Unie
zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten.
Bij het Hof ingediende opmerkingen
55
Henkel stelt dat de praktijk en de beslissingen van de bevoegde autoriteiten inzake de al
dan niet inschrijving van een teken, door de bevoegde autoriteiten van de andere
lidstaten in aanmerking moeten worden genomen om te waarborgen dat in de toekomst
de toepassing van de richtlijn zal geschieden op basis van een communautaire opvatting
van het begrip van de consument.
56
De Commissie stelt van haar kant dat de beslissingen van de autoriteiten en de
rechterlijke instanties van de Europese Unie en haar lidstaten om merken al dan niet in
te schrijven, een aanwijzing kunnen vormen voor de beoordeling van het onderscheidend
vermogen als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer de merken zijn
ingeschreven op basis van geharmoniseerde wetgeving en er geen sprake is van concrete
elementen die duiden op een afwijkende perceptie in de binnenlandse handel.
57
Volgens de Commissie strookt het zonder meer met de doelstellingen van het Verdrag en
de bepalingen hiervan betreffende de gemeenschappelijke markt, dat het
Bundesgerichtshof (Duitsland) inschrijvingen in andere lidstaten van de Europese Unie
beschouwt als nuttig, maar niet als dwingend, voor de beoordeling van het
onderscheidend vermogen van merken wanneer deze zijn ingeschreven op basis van
259
geharmoniseerde wetgeving en er geen andere aanwijzingen bestaan dat het nationale
publiek het merk anders waarneemt dan consumenten uit die andere staten.
58
De Commissie benadrukt dat juist in het merkenrecht doeltreffend rekening kan worden
gehouden met de daadwerkelijke aanpassing van de gebruiken van de handel en van de
consument op de gemeenschappelijke markt. Hoewel het gemeenschapsrecht niet
verlangt dat dienaangaande een ambtelijk onderzoek wordt ingesteld, stelt het wel de
voorwaarde dat de richtlijn evenals de wetten ter omzetting hiervan worden uitgelegd en
toegepast in het licht van de strekking van het Verdrag, te weten de instelling van een
gemeenschappelijke markt die wordt gekenmerkt door de afschaffing, tussen de
lidstaten, van belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten
en kapitaal.
Antwoord van het Hof
59
Er zij aan herinnerd dat de richtlijn volgens de eerste overweging van de considerans tot
doel heeft om de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen. Luidens de
zevende overweging van de considerans kan het doel van de aanpassing alleen worden
bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle
lidstaten in beginsel afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden.
60
Zoals het Hof reeds eerder heeft uitgemaakt, dienen de bevoegde autoriteiten die het
toepasselijke nationale recht moeten toepassen en uitleggen, dit zo veel mogelijk te doen
in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn teneinde het hiermee
beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, derde alinea, EG te voldoen (zie
arresten van 11 juli 1996, Eurim-Pharm, C-71/94–C-73/94, Jurispr. blz. I-3603, punt 26,
en 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 22).
61
De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan rekening houden met de inschrijving in een
andere lidstaat van een gelijk merk voor waren of diensten die overeenstemmen met die
waarvoor inschrijving wordt gevraagd.
62
Hieruit volgt echter niet dat de bevoegde autoriteit van een lidstaat gebonden is aan de
beslissingen van de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten, want de inschrijving
van een merk hangt in elk concreet geval af van in het kader van nauwkeurig bepaalde
omstandigheden toepasselijke specifieke criteria, aan de hand waarvan moet worden
vastgesteld dat het merk niet valt onder een van de weigeringsgronden van artikel 3,
lid 1, van de richtlijn.
63
Hoewel de inschrijving van een gelijk merk voor dezelfde waren of diensten in een
lidstaat een omstandigheid is waarmee de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat
260
rekening kan houden naast alle overige in aanmerking te nemen feiten en
omstandigheden, kan deze inschrijving evenwel niet bepalend zijn voor de beslissing van
deze autoriteit om de inschrijving van een bepaald merk toe te staan of te weigeren.
64
Met betrekking tot de vraag of bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen
ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn een ambtelijk onderzoek moet worden
verricht teneinde te bepalen of en in welke mate in andere lidstaten overeenstemmende
merken zijn ingeschreven, zij eraan herinnerd dat de omstandigheid dat een merk in een
lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, geen enkele invloed kan
hebben op het onderzoek, door de ter zake van inschrijving van merken bevoegde
autoriteit van een andere lidstaat, naar het onderscheidend vermogen van een
overeenstemmend merk voor waren of diensten die soortgelijk zijn met die waarvoor het
eerste merk is ingeschreven (arrest van heden, KPN, C-363/99, Jurispr. blz. I-0000,
punt 22).
65
Derhalve moet op de derde vraag worden geantwoord dat het onderscheidend vermogen
van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn uitsluitend kan worden
beoordeeld aan de hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat nader
ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang
gelijke merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van
inschrijving zijn uitgesloten.
De omstandigheid dat een gelijk merk in een lidstaat voor dezelfde waren of diensten als
merk is ingeschreven, kan door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat in
aanmerking worden genomen naast alle andere omstandigheden waarmee deze autoriteit
rekening dient te houden om het onderscheidend vermogen van een merk te beoordelen,
maar zij is niet bepalend voor de beslissing van deze laatste om de inschrijving van een
merk al dan niet toe te staan.
De omstandigheid dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is
ingeschreven, kan daarentegen geen enkele invloed hebben op het onderzoek, door de
ter zake van inschrijving van merken bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, naar
het onderscheidend vermogen van een overeenstemmend merk voor waren of producten
die soortgelijk zijn met die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.
Kosten
66
De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof
gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de
partijen in de hoofdprocedure is de procedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
261
uitspraak doende op de door het Bundespatentgericht bij beschikking van 10 april 2001
gestelde vragen, verklaart voor recht:
1)
Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar die om
met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in
de handel wordt gebracht, moet de verpakking van de waar worden
gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat die verpakking de vorm van
de waar kan vormen in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende
de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en in voorkomend
geval kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de
hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c,
van deze richtlijn.
2)
Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die
om redenen verband houdend met de aard van de waar in verpakte vorm
in de handel worden gebracht, dient het onderscheidend vermogen in de
zin van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 te worden beoordeeld
aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk
omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een
dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken
waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder
bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te
onderscheiden.
3)
Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1,
sub b, van richtlijn 89/104 kan uitsluitend worden beoordeeld aan de
hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat nader
ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in
welke omvang gelijke merken in andere lidstaten van de Europese Unie
zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten.
De omstandigheid dat een gelijk merk in een lidstaat voor dezelfde waren of
diensten als merk is ingeschreven, kan door de bevoegde autoriteit van een
andere lidstaat in aanmerking worden genomen naast alle andere
omstandigheden waarmee deze autoriteit rekening dient te houden om het
onderscheidend vermogen van een merk te beoordelen, maar zij is niet
bepalend voor de beslissing van deze laatste om de inschrijving van een merk al
dan niet toe te staan.
De omstandigheid dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten
is ingeschreven, kan daarentegen geen enkele invloed hebben op het
onderzoek, door de ter zake van inschrijving van merken bevoegde autoriteit
van een andere lidstaat, naar het onderscheidend vermogen van een
262
overeenstemmend merk voor waren of producten die soortgelijk zijn met die
waarvoor het eerste merk is ingeschreven.
Gulmann Cunha Rodrigues Puissochet
Schintgen
Macken
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 februari 2004.
De griffier De president
R. Grass V. Skouris
263
ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)
24 juni 2004 (1)
„Merken – Harmonisatie van wetgevingen – Richtlijn 89/104/EEG – Tekens die merk
kunnen zijn – Kleurencombinaties – Kleuren blauw en geel voor bepaalde waren voor bouwsector”
In zaak C-49/02,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het
Bundespatentgericht (Duitsland), in het geding dat aldaar aanhangig is gemaakt door
Heidelberger Bauchemie GmbH,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 2 van de Eerste richtlijn
(89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),
samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, J.-P. Puissochet,
J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), R. Schintgen en N. Colneric, rechters,
advocaat-generaal: P. Léger,
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
–
Heidelberger Bauchemie GmbH, vertegenwoordigd door V. Schmitz, Rechtsanwalt,
–
de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,
–
de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door P. Ormond als
gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister,
–
de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door
N. B. Rasmussen en T. Jürgensen als gemachtigden,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van Heidelberger Bauchemie GmbH en de Commissie ter terechtzitting van 6 november 2003,
264
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 15 januari 2004,
het navolgende
Arrest
1
Bij beschikking van 22 januari 2002, ingekomen bij het Hof op 20 februari
daaraanvolgend, heeft het Bundespatentgericht krachtens artikel 234 EG twee
prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 2 van de Eerste richtlijn
(89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
2
Deze vragen zijn gerezen in het kader van het beroep dat Heidelberger Bauchemie GmbH
(hierna: „Heidelberger Bauchemie”) heeft ingesteld tegen de weigering van het Deutsche
Patentamt (Duits octrooibureau; hierna: „octrooibureau”) om de kleuren blauw en geel
als merk voor bepaalde waren voor de bouwsector in te schrijven.
Het rechtskader
De TRIPs-overeenkomst
3
De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna:
„TRIPs-overeenkomst”), die als bijlage aan de Overeenkomst tot oprichting van de
Wereldhandelsorganisatie van 15 april 1994 is gehecht, is namens de Europese
Gemeenschap, voor wat de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden betreft,
goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz.
1, 214). De TRIPs-overeenkomst is op 1 januari 1995 in werking getreden. Volgens
artikel 65, lid 1, ervan zijn de leden echter niet verplicht de bepalingen ervan toe te
passen vóór het verstrijken van een algemene termijn van een jaar, te weten vóór 1
januari 1996.
4
Artikel 15, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst bepaalt:
„Elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene
onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een
handelsmerk vormen. Deze tekens, met name woorden die persoonsnamen, letters,
cijfers, figuratieve elementen en combinaties van kleuren alsmede een combinatie van
zodanige tekens omvatten, komen in aanmerking voor inschrijving als handelsmerken.
265
Wanneer de desbetreffende waren of diensten niet kunnen worden onderscheiden met de
tekens op zichzelf, kunnen de leden het in aanmerking komen voor inschrijving
afhankelijk stellen van het onderscheidend vermogen op grond van het gebruik. De leden
kunnen als voorwaarde voor inschrijving verlangen dat de tekens met het oog
waarneembaar zijn.”
De communautaire regeling
5
Artikel 2 van de richtlijn, met het opschrift „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen
vormen”, luidt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische
voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen,
letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van
een onderneming kunnen onderscheiden.”
6
Artikel 3 van de richtlijn, met het opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”,
bepaalt:
„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen
dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats
van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst
of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale
taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
[…]
3.
Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard
overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat
ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend
vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook
van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage
om inschrijving of na de inschrijving.
[…]”
De Duitse regeling
7
266
Het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnen (wet inzake de
bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I,
blz. 3082; hierna: „Markengesetz”) vervat in § 1 van het Gesetz zur Reform des
Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie (wet tot hervorming van het
merkenrecht en tot uitvoering van de Eerste richtlijn), dat op 1 januari 1995 in werking is
getreden, zet de richtlijn om in Duits recht.
8
§ 3, lid 1, van het Markengesetz luidt:
„Als merk kunnen worden beschermd alle tekens, met name woorden, met inbegrip van
namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, auditieve tekens, driedimensionale
vormen, met inbegrip van de vormen van waren of van hun verpakking, alsmede andere
opmaakvormen, met inbegrip van kleuren en kleurencombinaties, die de waren of
diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
9
§ 8 van het Markengesetz bepaalt:
„(1) Niet ingeschreven worden, de niet voor grafische voorstelling vatbare tekens die in
de zin van § 3 van de wet kunnen worden beschermd.
(2)
Niet ingeschreven worden, de merken
1.
die elk onderscheidend vermogen voor de waren of diensten missen,
[…]
(3) Het bepaalde in lid 2, punten 1, 2 en 3, geldt niet wanneer het merk vóór de datum
van het besluit tot inschrijving ervan, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt
voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, in de
betrokken handelssector gangbaar is geworden.”
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
10
Op 22 maart 1995 diende Heidelberger Bauchemie bij het octrooibureau een aanvraag
tot inschrijving van de kleuren blauw en geel als merk in. De „weergave van het merk”
was een rechthoekig stuk papier waarvan de bovenste helft blauw en de onderste helft
geel was. Bij de aanvraag was de volgende merkomschrijving gevoegd:
„Het aangevraagde merk bestaat uit de bedrijfskleuren van de aanvrager, die in alle
denkbare vormen worden gebruikt, inzonderheid voor verpakkingen en etiketten.
De juiste aanduiding van de kleuren is als volgt:
RAL 5015/HKS 47 – blauw
267
RAL 1016/HKS 3 – geel.”
11
De merkaanvraag betrof verscheidene waren voor de bouwsector, zoals lijm,
oplosmiddel, vernis, verf, smeermiddel en isolatiemateriaal.
12
Het octrooibureau heeft deze aanvraag bij beslissing van 18 september 1996 afgewezen
op grond dat enerzijds het teken waarvan de inschrijving was gevraagd, geen merk kon
vormen en niet vatbaar was voor grafische voorstelling, en anderzijds dat teken elk
onderscheidend vermogen miste. Na de beslissing „kleurmerk zwart/geel” van het
Bundesgerichtshof (Duitsland) van 10 december 1998 heeft het octrooibureau zijn
standpunt evenwel herzien. Bij beslissing van 2 mei 2000 heeft het aanvaard dat kleuren
in beginsel een merk kunnen vormen, maar heeft het de inschrijving geweigerd wegens
het ontbreken van elk onderscheidend vermogen. Heidelberger Bauchemie heeft tegen
deze beslissing beroep ingesteld bij het Bundespatentgericht.
13
Volgens het Bundespatentgericht is het niet zeker is dat abstracte en contourloze
kleurmerken kunnen worden beschouwd als „tekens” die vatbaar zijn voor grafische
voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Deze bepaling ziet op duidelijk
afgebakende, concrete, onmiddellijk zichtbare en voor grafische voorstelling vatbare
tekens. De in artikel 2 van de richtlijn bedoelde vatbaarheid voor grafische voorstelling
maakt het mogelijk rekening te houden met het merkenrechtelijke vereiste van
nauwkeurigheid waaraan moet zijn voldaan voor de inschrijving van een merk. Betwijfeld
kan worden of een abstract kleurmerk aan dat vereiste voldoet. Artikel 2 van de richtlijn
dient derhalve te worden uitgelegd om te verduidelijken of abstracte kleuren of
kleurencombinaties vallen onder het begrip „[t]ekens die een gemeenschapsmerk kunnen
vormen”. Ook dient te worden onderzocht tot op welke hoogte de bescherming van
„abstracte kleurmerken” verenigbaar is met de voor de marktdeelnemers nodige
rechtszekerheid dan wel of deze bescherming het vrije verkeer van goederen en diensten
beperkt doordat de merkhouders te omvangrijke monopolierechten krijgen die ten
opzichte van de concurrenten niet redelijk zijn.
14
In deze omstandigheden heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak
geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„Voldoen abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de
kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld (kleurstaal)
en die volgens een erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, aan de
in artikel 2 van de [richtlijn] gestelde voorwaarden om voor inschrijving als merk in
aanmerking te komen?
Is een dergelijk, zogenoemd ‚(abstract) kleurmerk’ inzonderheid
a) een teken,
b) dat geschikt is om de herkomst aan te duiden,
268
c) dat vatbaar is voor grafische voorstelling,
in de zin van artikel 2 van de richtlijn?”
De prejudiciële vragen
15
Met zijn vragen, die samen moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in
wezen te vernemen of, en zo ja onder welke voorwaarden, abstract en contourloos
aangeduide kleuren of kleurencombinaties een merk in de zin van artikel 2 van de
richtlijn kunnen vormen.
16
Dienaangaande heeft het Hof er in de punten 24 tot en met 26 van zijn arrest van 6 mei
2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793), aan herinnerd dat de Raad van de
Europese Unie en de Commissie in het proces-verbaal van de vergadering van de Raad
waarin de richtlijn is vastgesteld, een gemeenschappelijke verklaring hebben
opgenomen, luidend dat zij „van oordeel zijn dat artikel 2 niet de mogelijkheid uitsluit dat
een kleurencombinatie of enkele kleur als merk wordt ingeschreven, mits die tekens de
waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming kunnen
onderscheiden” (PB BHIM nr. 5/96, blz. 607).
17
Een dergelijke verklaring kan niet in aanmerking worden genomen voor de uitlegging van
een bepaling van afgeleid recht wanneer, zoals in casu, de inhoud ervan niet in de tekst
van de betrokken bepaling is terug te vinden en dus geen rechtskracht heeft (arresten
van 26 februari 1991, Antonissen, C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18, en 29 mei
1997, VAG Sverige, C-329/95, Jurispr. blz. I-2675, punt 23). Deze beperking is door de
Raad en de Commissie overigens uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring:
„De hierna weergegeven verklaringen van de Raad en de Commissie vormen geen
onderdeel van de rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen onverlet.”
18
Bijgevolg is het de taak van het Hof om vast te stellen of, en zo ja onder welke
voorwaarden, artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat ruimtelijk niet-
afgebakende kleuren of kleurencombinaties een merk kunnen vormen.
19
Artikel 15, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst bepaalt dat „combinaties van kleuren […] in
aanmerking [komen] voor inschrijving als handelsmerken”. Het begrip „combinaties van
kleuren” wordt in deze overeenkomst echter niet gedefinieerd.
20
Aangezien de Gemeenschap partij is bij de TRIPs-overeenkomst, moet het
communautaire merkenrecht zo veel mogelijk tegen de achtergrond van de
269
bewoordingen en het doel van deze overeenkomst worden uitgelegd (zie in die zin arrest
van 16 juni 1998, Hermès, C-53/96, Jurispr. blz. I-3603, punt 28).
21
Bijgevolg dient te worden nagegaan of artikel 2 van de richtlijn aldus kan worden
uitgelegd dat „combinaties van kleuren” merken kunnen vormen.
22
Kleuren of kleurencombinaties vormen slechts een merk in de zin van artikel 2 van de
richtlijn indien aan drie voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moeten zij als
zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor
grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om de waren of
diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie
in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 23).
23
Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, is een kleur gewoonlijk niet meer dan een
eigenschap van voorwerpen (arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 27). Zelfs binnen de
specifieke context van de handel worden kleuren en kleurencombinaties doorgaans
gebruikt omwille van hun aantrekkingskracht of ter versiering, zonder dat daarbij enige
betekenis wordt overgebracht. Het is echter niet uitgesloten dat een kleur of
kleurencombinatie met betrekking tot een waar of dienst een teken kan vormen.
24
Voor de toepassing van artikel 2 van de richtlijn moet worden aangetoond dat de kleuren
of kleurencombinaties waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, in de context
waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen. Dat vereiste heeft
tot doel, te verhinderen dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd
mededingingsvoordeel te verkrijgen.
25
Volgens de rechtspraak van het Hof (arrest van 12 december 2002, Sieckmann,
C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punten 46-55, en arrest Libertel, reeds aangehaald,
punten 28 en 29) moet een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn
een visuele weergave van het teken mogelijk maken, inzonderheid door middel van
figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd.
26
Deze uitlegging is geboden om de goede werking van het stelsel van inschrijving van de
merken te waarborgen.
27
Het vereiste van grafische voorstelling heeft met name tot doel, het merk zelf af te
bakenen om aldus te bepalen wat precies de bescherming is die het ingeschreven merk
de houder ervan verleent.
28
270
De inschrijving in een openbaar register heeft immers tot doel het merk toegankelijk te
maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor de
marktdeelnemers.
29
De bevoegde autoriteiten moeten zich een duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen
van de aard van de tekens die een merk vormen, teneinde te kunnen voldoen aan hun
verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de
publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister.
30
De marktdeelnemers moeten zich ervan kunnen vergewissen, welke inschrijvingen er
precies zijn verricht of welke aanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten precies
hebben ingediend, en moeten aldus relevante informatie over de rechten van derden
kunnen ontvangen.
31
In deze omstandigheden kan een teken zijn rol van ingeschreven merk alleen vervullen
wanneer het voortdurend en stellig wordt waargenomen, waardoor dit merk als
aanduiding van herkomst wordt gewaarborgd. Gelet op de duur van de inschrijving van
een merk en op het feit dat deze voor langere of kortere tijd kan worden verlengd, zoals
in de richtlijn is bepaald, moet de voorstelling duurzaam zijn.
32
Bijgevolg moet een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn met
name nauwkeurig en duurzaam zijn.
33
Daartoe moet de grafische voorstelling van twee of meer abstract en contourloos
aangeduide kleuren een systematische schikking bevatten die de betrokken kleuren op
van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.
34
De gewone vorm- en contourloze nevenschikking van twee of meer kleuren of het
noemen van twee of meer kleuren „in alle denkbare vormen”, zoals in het hoofdgeding
het geval is, voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid van
artikel 2 van de richtlijn, zoals uitgelegd in de punten 25 tot en met 32 van het
onderhavige arrest.
35
Dergelijke voorstellingen lenen zich immers tot tal van verschillende combinaties, zodat
de consument niet in staat is een bepaalde combinatie te vatten en te memoriseren
teneinde een aankoopervaring met zekerheid te kunnen herhalen, en de bevoegde
autoriteiten en de marktdeelnemers niet in staat zijn, zich van de omvang van de
beschermde rechten van de merkhouder te vergewissen.
36
271
Wat de wijze van voorstelling van elk van de betrokken kleuren betreft, volgt uit de
punten 33, 34, 37, 38 en 68 van het reeds aangehaalde arrest Libertel dat een staal van
de betrokken kleur samen met de aanduiding ervan door middel van een internationaal
erkende kleurenidentificatiecode, een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de
richtlijn kan vormen.
37
Met betrekking tot de vraag of kleuren of kleurencombinaties in de zin van deze bepaling
geschikt zijn om de waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die
van andere ondernemingen, moet worden nagegaan of deze kleuren of
kleurencombinaties geschikt zijn om nauwkeurige informatie over te brengen, meer
bepaald wat de herkomst van een waar of dienst betreft.
38
Uit de punten 40, 41 en 65 tot en met 67 van het reeds aangehaalde arrest Libertel volgt
dat kleuren weliswaar bepaalde gedachteassociaties kunnen oproepen of gevoelens
kunnen opwekken, doch dat zij naar hun aard nauwelijks geschikt zijn om nauwkeurige
informatie over te brengen. Dat klemt te meer, omdat kleuren in de reclame en bij de
verkoop van waren en diensten gewoonlijk en op grote schaal worden gebruikt omwille
van hun aantrekkingskracht, los van enige specifieke boodschap.
39
Behoudens in uitzonderlijke omstandigheden hebben kleuren ab initio geen
onderscheidend vermogen, maar zij kunnen eventueel onderscheidend vermogen krijgen
door het gebruik ervan met betrekking tot de waren of diensten waarop de aanvraag
betrekking heeft.
40
Binnen deze grenzen moet worden aanvaard dat abstract en contourloos aangeduide
kleuren en kleurencombinaties geschikt kunnen zijn om de waren of diensten van de ene
onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
41
Zelfs wanneer een kleurencombinatie waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd,
voldoet aan de voorwaarden om een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn te
kunnen vormen, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken,
bovendien nog onderzoeken of de aangevraagde combinatie voldoet aan de andere, met
name in artikel 3 van de richtlijn gestelde voorwaarden om als merk te worden
ingeschreven voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan
aanvraagt. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante
omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat
is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd (arrest
Libertel, reeds aangehaald, punt 76, en arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN
Nederland, C-363/99, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37). Bij dat
onderzoek moet ook rekening worden gehouden met het algemene belang dat de
beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere
marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving
is aangevraagd (arrest Libertel, reeds aangehaald, punten 52-56).
272
42
Gelet op het voorgaande dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat abstract
en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij
naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een
internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, een merk
in de zin van artikel 2 van de richtlijn kunnen vormen, op voorwaarde dat:
–
wordt aangetoond dat deze kleuren of kleurencombinaties, in de context waarin
zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen, en
–
de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken
kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding
brengt.
Zelfs wanneer een kleurencombinatie voldoet aan de voorwaarden om een merk in de zin
van artikel 2 van de richtlijn te kunnen vormen, moet de autoriteit die bevoegd is voor de
inschrijving van merken, bovendien nog onderzoeken of de aangevraagde combinatie
voldoet aan de andere, met name in artikel 3 van de richtlijn gestelde voorwaarden om
als merk te worden ingeschreven voor de waren of diensten van de onderneming die de
inschrijving ervan aanvraagt. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle
relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het
gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd.
Bij dat onderzoek moet ook rekening worden gehouden met het algemene belang dat de
beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere
marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving
is aangevraagd.
Kosten
43
De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk
alsmede door de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt,
komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het
hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de
verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),
uitspraak doende op de door het Bundespatentgericht bij beschikking van 22 januari
2002 gestelde vragen, verklaart voor recht:
273
Abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de
kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en
die volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig
zijn aangeduid, kunnen een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen,
op voorwaarde dat:
–
wordt aangetoond dat deze kleuren of kleurencombinaties, in de context
waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen, en
–
de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de
betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met
elkaar in verbinding brengt.
Zelfs wanneer een kleurencombinatie voldoet aan de voorwaarden om een merk
in de zin van artikel 2 van de richtlijn te kunnen vormen, moet de autoriteit die
bevoegd is voor de inschrijving van merken, bovendien nog onderzoeken of de
aangevraagde combinatie voldoet aan de andere, met name in artikel 3 van de
richtlijn gestelde voorwaarden om als merk te worden ingeschreven voor de
waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. Bij
dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante
omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het
gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is
aangevraagd. Bij dat onderzoek moet ook rekening worden gehouden met het
algemene belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd
wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten
aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
Timmermans Puissochet Cunha Rodrigues
Schintgen
Colneric
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 juni 2004.
De griffier De president van de Tweede kamer
R. Grass C. W. A. Timmermans
274
Zaak C-353/03
Société des produits Nestlé SA
tegen
Mars UK Ltd
[verzoek van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) om een
prejudiciële beslissing]
„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Ontbreken van onderscheidend vermogen –
Onderscheidend vermogen verkregen als gevolg van gebruik – Gebruik als deel van
of in samenhang met ingeschreven merk”
Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 27 januari
2005
Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juli 2005
Samenvatting van het arrest
Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Weigering van
inschrijving of nietigheid – Ontbreken van onderscheidend vermogen –
Onderscheidend vermogen verkregen als gevolg van gebruik – Gebruik van merk
als deel van of in samenhang met ingeschreven merk
(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 3)
Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de Eerste
richtlijn (89/104) betreffende het merkenrecht verkrijgen ten gevolge van het
gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.
Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten
de betrokken kringen de waar of de dienst weliswaar als afkomstig van een
bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als
merk, maar om te kunnen voldoen aan laatstgenoemde voorwaarde, hoeft het
merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig
te zijn gebruikt. Een dergelijke identificatie kan zowel voortkomen uit het gebruik,
als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het
gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk.
(cf. punten 26-27, 30, 32 en dictum)
ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)
7 juli 2005 (*)
„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Gebrek aan onderscheidend vermogen – Door
gebruik verkregen onderscheidend vermogen – Gebruik als deel van of in
samenhang met ingeschreven merk”
In zaak C-353/03,
275
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG,
ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd
Koninkrijk) bij beslissing van 25 juli 2003, ingekomen bij het Hof op 18 augustus
2003, in de procedure
Société des produits Nestlé SA
tegen
Mars UK Ltd,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),
samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, R. Silva de
Lapuerta, C. Gulmann (rapporteur), P. Kūris en G. Arestis, rechters,
advocaat-generaal: J. Kokott,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 januari 2005,
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
– Société des produits Nestlé SA, vertegenwoordigd door J. Mutimear, solicitor, en
H. Carr, QC,
– Mars UK Ltd, vertegenwoordigd door V. Marsland, solicitor, en M. Bloch, QC,
– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door E. O’Neill als
gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister,
– de Ierse regering, vertegenwoordigd door D. J. O’Hagan als gemachtigde,
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B.
Rasmussen en M. Shotter als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 27 januari
2005,
het navolgende
Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 3, van
de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende
de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna:
„richtlijn”), en artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20
december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna:
„verordening”) .
276
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Société des produits
Nestlé SA (hierna: „Nestlé”) en Mars UK Ltd (hierna: „Mars”) over het verzoek van
Nestlé om een gedeelte van een slagzin die een ingeschreven merk vormt waarvan
deze onderneming reeds houder is, te laten inschrijven als merk.
Toepasselijke bepalingen
3 Artikel 2 van de richtlijn bepaalt dat „[m]erken kunnen worden gevormd door alle
tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met
inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren
of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen
onderscheiden”.
4 Artikel 3 van de richtlijn, met de titel „Gronden voor weigering of nietigheid”, luidt als
volgt:
„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen
worden:
[…]
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
[…]
3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig
verklaard overeenkomstig lid 1[, sub b,] indien het merk, als gevolg van het
gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving
onderscheidend vermogen heeft verkregen. […]”
5 De artikelen 4 en 7, leden 1, sub b, en 3, van de verordening zijn in grotendeels
dezelfde bewoordingen gesteld als respectievelijk de artikelen 2 en 3, leden 1, sub
b, en 3, van de richtlijn.
Het hoofdgeding en de prejudiciële vraag
6 De slagzin „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” en de naam „KIT KAT” zijn merken die
in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven in klasse 30 van de Overeenkomst van
Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en
diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals gewijzigd en herzien,
namelijk voor chocoladeproducten, suikerbakkerswaren, snoepjes en koekjes.
7 Op 28 maart 1995 heeft Nestlé, houder van deze twee merken, de inschrijving in het
Verenigd Koninkrijk van het merk HAVE A BREAK in klasse 30 aangevraagd.
8 Tegen deze aanvraag is oppositie ingesteld door Mars, die zich met name op artikel 3,
lid 1, sub b, van de richtlijn beriep.
9 Op 31 mei 2002 is de oppositie op grond van deze bepaling aanvaard en is de
aanvraag om inschrijving afgewezen.
10 Nestlé heeft bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division,
beroep ingesteld. Het beroep is verworpen bij beslissing van 2 december 2002.
277
11 Nestlé heeft daartegen hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and
Wales) (Civil Division).
12 Op basis van de gegevens van het bij hem aanhangige geding oordeelt deze rechter
dat de zin „HAVE A BREAK” intrinsiek onderscheidend vermogen mist en dat
derhalve ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn inschrijving daarvan als
merk in beginsel uitgesloten is.
13 Volgens de verwijzende rechter kan een merk dus enkel op grond van artikel 3, lid 3,
van de richtlijn worden ingeschreven indien wordt bewezen dat het door het
gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.
14 Hij stelt vast dat de aanvraag om inschrijving is afgewezen op grond dat de zin „HAVE
A BREAK” hoofdzakelijk is gebruikt als onderdeel van het ingeschreven merk HAVE
A BREAK … HAVE A KIT KAT en niet echt als zelfstandig merk.
15 Voorts vermeldt de verwijzende rechter dat deze opvatting volgens Nestlé ernstige
gevolgen kan hebben voor marktdeelnemers die merken wensen in te schrijven die
vormen bevatten, aangezien dergelijke merken zelden alleen worden gebruikt.
16 Naar zijn oordeel kan een zin die het voorkomen heeft van een met een merk
verbonden slagzin, door de herhaling ervan op den duur een afzonderlijke en
zelfstandige indruk teweegbrengen en dus onderscheidend vermogen verkrijgen
door gebruik.
17 In die omstandigheden heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)
besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende
prejudiciële vraag te stellen:
„Kan een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van [de]
richtlijn [...] en artikel 7, lid 3, van [de] verordening [...] verkrijgen na of ten
gevolge van het gebruik van dat merk als deel van of in samenhang met een ander
merk?”
Beantwoording van de prejudiciële vraag
18 Op grond van de gegevens in de verwijzingsbeslissing moet de gestelde vraag aldus
worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op de uitlegging van de richtlijn,
aangezien de verordening niet van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding.
19 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een merk
onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan
verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang
met een ingeschreven merk.
20 Nestlé en de Ierse regering zijn van mening dat een merk krachtens artikel 3, lid 3,
van de richtlijn onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het
gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ander merk.
21 Volgens Mars, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de
Europese Gemeenschappen kan een merk het onderscheidend vermogen niet
uitsluitend ten gevolge van het gebruik als deel van een samengesteld merk
verkrijgen. Mars en de Commissie erkennen daarentegen dat een merk
onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik in
samenhang met een ander merk. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk
278
kan het onderscheidend vermogen eveneens worden verkregen door het gebruik
van het merk als fysiek element.
22 Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat een merk ingevolge artikel 2 van de richtlijn
onderscheidend vermogen bezit wanneer het waren of diensten van een
onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.
23 Krachtens artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn wordt de inschrijving van een merk
geweigerd of kan het nietig worden verklaard wanneer het onderscheidend
vermogen mist.
24 Laatstgenoemde bepaling blijft ingevolge artikel 3, lid 3, van de richtlijn evenwel
buiten toepassing indien het merk, door het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de
datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.
25 Het onderscheidend vermogen van een merk, of het nu intrinsiek is dan wel door
gebruik is verkregen, moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of
diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, alsook op
basis van de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk
omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken categorie van
waren of diensten (arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475,
punten 59 en 63).
26 Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten
de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde
onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk (arrest
Philips, reeds aangehaald, punt 64).
27 Om te kunnen voldoen aan laatstgenoemde voorwaarde, die in het hoofdgeding aan
de orde is, hoeft het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet
noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt.
28 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevat immers geen beperking in die zin en doelt enkel
op „het gebruik dat [...] is gemaakt” van het merk.
29 De uitdrukking „gebruik van het teken als merk” moet derhalve aldus worden
begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog
op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als
afkomstig van een bepaalde onderneming.
30 Een dergelijke identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan
zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een
element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in
samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat
de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele
merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik
daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.
31 Er zij aan herinnerd dat alle factoren moeten worden onderzocht waaruit kan blijken
dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst te identificeren,
en dat bij deze beoordeling rekening kan worden gehouden met onder meer het
marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur
van het gebruik van dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming
heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op
basis van het merk de waar of de dienst identificeert als afkomstig van een
bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en
279
industrie of van andere beroepsverenigingen (arrest van 4 mei 1999, Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punten 49 en 51).
32 Derhalve moet de prejudiciële vraag aldus worden beantwoord dat een merk
onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan
verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang
met een ingeschreven merk.
Kosten
33 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de
kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen
bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:
Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van
de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, verkrijgen
ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met
een ingeschreven merk.
ondertekeningen
280
Zaak C-24/05 P
August Storck KG
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen) (BHIM)
„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 7, leden 1, sub b, en 3, van
verordening (EG) nr. 40/94 – Absolute weigeringsgrond – Driedimensionaal merk –
Driedimensionale vorm van lichtbruin snoepje – Onderscheidend vermogen”
Conclusie van advocaat-generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer
van 23 maart 2006
Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 juni 2006
Samenvatting van het arrest
1. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk –
Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b)
2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk –
Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 3)
3. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk –
Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 3)
1. De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen, in de zin van
artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het
gemeenschapsmerk, van driedimensionale merken bestaande in de
verschijningsvorm van de waar zelf, verschillen niet van die welke voor
andere categorieën van merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria is
de perceptie door het relevante publiek in het geval van een
driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf,
evenwel niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk dat
bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk
teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst
van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden
uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een
dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het
onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of
beeldmerk.
Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in
de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van
herkomstaanduiding kan vervullen, heeft dus onderscheidend vermogen in
de zin van deze bepaling.
281
(cf. punten 24-26)
2. Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van
verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk verkrijgen ten gevolge
van het gebruik dat van dit merk is gemaakt in samenhang met een
ingeschreven merk. Een driedimensionaal merk kan derhalve in voorkomend
geval onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik, ook al wordt
het gebruikt in combinatie met een woord- of beeldmerk.
Een driedimensionaal merk valt echter per definitie niet samen met de
tweedimensionale grafische voorstelling ervan. Wanneer de waar op de
verpakking wordt afgebeeld, worden de consumenten dus niet
geconfronteerd met het merk zelf, als dit merk bestaat in de
driedimensionale vorm van de waar. Het is evenwel niet uitgesloten dat de
tweedimensionale afbeelding van een dergelijk merk in voorkomend geval de
bekendheid van het merk bij het relevante publiek in de hand kan werken
wanneer het mogelijk is, in deze afbeelding de wezenlijke elementen van de
driedimensionale vorm van de waar te zien.
Bovendien moeten, wat de verkrijging van onderscheidend vermogen door
het gebruik betreft, de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig
van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van
het merk als merk.
Niet om het even welk gebruik van het merk, en a fortiori niet het gebruik
van een tweedimensionale afbeelding van een driedimensionaal merk, vormt
dus per se een gebruik als merk.
(cf. punten 57-62)
3. Bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door het gebruik heeft
verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake het
gemeenschapsmerk, moet rekening worden gehouden met alle
omstandigheden waarin het relevante publiek met dat merk wordt
geconfronteerd. Dit is niet alleen het geval bij de aankoopbeslissing, maar
ook ervóór, bijvoorbeeld via reclame, en op het tijdstip waarop de waar
wordt verbruikt.
Het is evenwel wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren van de
betrokken categorie voorbereidt en maakt dat de gemiddelde consument het
meest oplettend is, zodat het antwoord op de vraag of de gemiddelde
consument met het merk wordt geconfronteerd bij de aankoop ervan,
bijzonder belangrijk is om te bepalen of dat merk onderscheidend vermogen
door het gebruik heeft verkregen.
(cf. punten 71-72)
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
22 juni 2006 (*)
„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 7, leden 1, sub b, en 3, van
verordening (EG) nr. 40/94 – Absolute weigeringsgrond – Driedimensionaal merk –
Driedimensionale vorm van lichtbruin snoepje – Onderscheidend vermogen”
282
In zaak C-24/05 P,
betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het
Hof van Justitie, ingesteld op 24 januari 2005,
August Storck KG, gevestigd te Berlijn (Duitsland), vertegenwoordigd door I.
Rohr, H. Wrage-Molkenthin en T. Reher, Rechtsanwälte,
rekwirante,
andere partij in de procedure:
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde,
verweerder in eerste aanleg,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, N. Colneric, J. N. Cunha
Rodrigues, M. Ilešič (rapporteur) en E. Levits, rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: B. Fülöp, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 16 februari 2006,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 23 maart
2006,
het navolgende
Arrest
1 August Storck KG verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van
eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Vierde kamer) van 10 november
2004, Storck/BHIM (Vorm van snoepje) (T-396/02, nog niet gepubliceerd in de
Jurisprudentie; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen
haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van
het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen) (BHIM) van 14 oktober 2002 (zaak R 187/2001-4) (hierna: „omstreden
beslissing”), houdende weigering van inschrijving van een driedimensionaal merk
bestaande in de vorm van een lichtbruin snoepje.
Het rechtskader
2 Artikel 7, met als titel „Absolute weigeringsgronden”, van verordening (EG) nr. 40/94
van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11,
blz. 1) bepaalt:
„1. Geweigerd wordt inschrijving van:
283
[...]
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
[...]
3. Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het
gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de
waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”
3 Artikel 73 van verordening nr. 40/94, met als titel „Gronden van de beslissing”,
bepaalt:
„De beslissingen van het [BHIM] worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts
worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen
voeren.”
4 Artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, met als titel „Ambtshalve onderzoek van
de feiten”, preciseert:
„Tijdens de procedure onderzoekt het [BHIM] ambtshalve de feiten; in procedures
inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de
partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen
ingestelde vordering.”
De voorgeschiedenis van het geding
5 Op 30 maart 1998 heeft rekwirante krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een
aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een
driedimensionaal merk dat overeenkomt met de hieronder afgebeelde
verschijningsvorm van een lichtbruin snoepje:
6 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zijn „suikergoed” en behoren tot
klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de
internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de
inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
7 Bij beslissing van 25 januari 2001 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op
grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van
artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en geen onderscheidend
vermogen door gebruik had verkregen in de zin van lid 3 van datzelfde artikel.
8 Bij de omstreden beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM de
beslissing van de onderzoeker bevestigd. Zij heeft, zakelijk weergegeven,
geoordeeld dat de combinatie van vorm en kleur die het aangevraagde merk vormt,
intrinsiek geen aanduiding kan verstrekken met betrekking tot de herkomst van de
betrokken waren, te weten het suikergoed. Bovendien was zij van oordeel dat de
door rekwirante aangevoerde elementen niet aantoonden dat dit merk
284
onderscheidend vermogen had verkregen voor, met name, karamelsnoepjes als
gevolg van het gebruik dat van dit merk was gemaakt.
De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest
9 Rekwirante heeft bij het Gerecht een beroep tot vernietiging van de omstreden
beslissing ingesteld en daartoe twee middelen aangevoerd.
10 Aangaande het eerste middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van
verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht in de punten 39 tot en met 45 van het
bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep om de volgende redenen
terecht had geconcludeerd dat het aangevraagde merk elk onderscheidend
vermogen mist in de zin van deze bepaling:
„39 In casu heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat, met betrekking tot
wijdverbreide consumptiegoederen als die welke in de onderhavige zaak aan
de orde zijn ,de consument niet veel aandacht aan de kleur en de vorm van
het suikergoed zal besteden’, en dat het dus ,onwaarschijnlijk is dat de
gemiddelde consument zich bij zijn keuze door de vorm van het snoepje zal
laten leiden’ (punt 12 van de [omstreden] beslissing).
40 Bovendien heeft de kamer van beroep aangetoond dat geen enkel van de
vormkenmerken van dit merk – op zichzelf of in samenhang met andere –
onderscheidend vermogen heeft. Dienaangaande heeft zij om te beginnen
geoordeeld dat ,de betrokken vorm, die nagenoeg rond is en aan een cirkel
doet denken [...], een geometrische basisvorm is’ en dat de gemiddelde
consument ,eraan gewoon is om suikergoed – met inbegrip van snoepjes –
met een ronde vorm (cirkelvormig, ovaal, elliptisch of cilindrisch) aan te
treffen’. Wat voorts de gebombeerde randen bovenaan het snoepje betreft,
was zij van mening dat ,snoepjes gebombeerde randen hebben, ongeacht de
uiterlijke verschijningsvorm ervan’, en dit om functionele redenen. Met
betrekking tot de cirkelvormige holte in het midden van het snoepje en de
vlakke onderkant ervan, heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat ,deze
elementen de door de vorm opgeroepen totaalindruk niet wezenlijk
beïnvloeden’ en dat het bijgevolg ,onwaarschijnlijk is dat de gemiddelde
consument zozeer op deze twee kenmerken let, dat hij er een bepaalde
commerciële herkomst uit afleidt’ (punt 13 van de [omstreden] beslissing).
41 Aangaande de kleur van de betrokken waar, namelijk kastanjebruin of de
verschillende schakeringen ervan, heeft de kamer van beroep eveneens
opgemerkt dat het om een ,voor snoepjes gebruikelijke kleur’ gaat (punt 13
van de [omstreden] beslissing). Vaststaat inderdaad dat het in aanmerking
komende publiek gewoon is aan deze kleur voor suikergoed.
42 Bijgevolg is de driedimensionale vorm waarvan de inschrijving is aangevraagd,
een geometrische basisvorm welke behoort tot de vormen die de consument
als natuurlijk ervaart voor courante consumptiegoederen zoals snoepjes.
43 In die omstandigheden moet verzoeksters argument inzake de aanzienlijke
verschillen die er volgens haar bestaan tussen de vorm en de kleur van het
aangevraagde merk en die van ander suikergoed, worden afgewezen.
44 Gelet op wat voorafgaat, moet worden aangenomen dat het aangevraagde
driedimensionale merk bestaat uit een combinatie van als natuurlijk ervaren
elementen van de aanbiedingsvorm welke typisch zijn voor de betrokken
waren. De betrokken vorm verschilt immers niet wezenlijk van bepaalde, in
285
de handel gebruikelijke basisvormen van de betrokken waren, maar is veeleer
een variante daarvan. Aangezien de aangevoerde verschillen niet opvallen,
onderscheidt de betrokken vorm zich onvoldoende van andere, voor snoepjes
gebruikelijke vormen, en stelt zij het relevante publiek niet in staat om de
snoepjes van verzoekster onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van die
met een andere commerciële herkomst.
45 De betrokken waren kunnen derhalve aan de hand van het aangevraagde merk,
zoals dit door een normaal geïnformeerde, redelijk oplettende en omzichtige,
gemiddelde consument wordt waargenomen, niet worden geïndividualiseerd
en worden onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst.
Bijgevolg mist het merk elk onderscheidend vermogen met betrekking tot
deze waren.”
11 Aangaande het tweede middel, te weten schending van artikel 7, lid 3, van
verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht in de punten 61 tot en met 67 van het
bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep om de volgende redenen niet
van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door te oordelen dat
rekwirante niet heeft aangetoond dat het aanvraagde merk onderscheidend
vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt:
„61 Om te beginnen vormen de argumenten die verzoekster ontleent aan de
verkoopcijfers en de hoge reclamekosten voor het karamelsnoepje ,Werther’s
Original’ (,Werther’s Echte’) geen bewijs dat het aangevraagde merk
onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat
ervan is gemaakt.
62 De kamer van beroep heeft weliswaar erkend dat de omzetcijfers en de
gegevens met betrekking tot de reclamekosten erop wezen dat het betrokken
soort snoepje ruim op de markt was verspreid, doch heeft niettemin
geoordeeld dat deze informatie niet het – nochtans essentiële – bewijs
vormde dat het aangevraagde teken als driedimensionaal merk werd gebruikt
om de snoepjes van verzoekster aan te duiden (punt 16 van de [omstreden]
beslissing).
63 In de punten 17 tot en met 21 van de [omstreden] beslissing heeft de kamer
van beroep dit oordeel onderbouwd als volgt:
,17. Verzoekster heeft stalen overgelegd van de plasticzakjes waarin haar
snoepjes worden verpakt, en daarbij aangevoerd dat de erop afgebeelde
vorm voor de consument een „centrale referentie en een
aanknopingspunt” vormt. Volgens haar vormt dit gebruik het bewijs dat
reclame wordt gemaakt voor de vorm van de waar als merk en dat de
consument deze vorm in die zin zal opvatten. De kamer van beroep ziet
zich genoopt dit standpunt af te wijzen. Er is immers een discrepantie
tussen de verklaringen van verzoekster en de wijze waarop de snoepjes
globaliter op het zakje staan afgebeeld.
18. Weliswaar staan de snoepjes met een bruine vorm, zoals verzoekster deze
heeft overgelegd, op de verpakking afgebeeld, doch de bedoeling van
deze afbeelding moet worden onderzocht. Dit onderzoek mag niet
abstract zijn. Het moet integendeel zien op de wijze waarop de
gemiddelde consument de afbeelding van de snoepjes zoals die op de
verpakking staat, waarschijnlijk zal opvatten.
19. Welnu, wanneer hij met een zakje snoepjes van verzoekster wordt
geconfronteerd, ziet de betrokken consument allereerst de benaming
286
„Werther’s Original”, die – door het grote lettertype ervan – bijna de
helft van het zakje beslaat en wordt omgeven door aanvullende
elementen zoals een klein ovaal teken met de naam „Storck” en de
gestileerde tekening van een dorpje waaronder „Traditional Werther’s
Quality” [de kwaliteit van de traditionele Werther] te lezen staat. Op de
onderste helft van het zakje staat een kleurenfoto van ongeveer vijftien
snoepjes door elkaar met het onderschrift: „The classic candy made with
real butter and fresh cream” [het klassieke snoepje met echte boter en
verse room bereid].
20. Volgens de verklaringen van verzoekster komt deze illustratie overeen
met het driedimensionale merk waarvan zij de inschrijving heeft
gevraagd. De kamer van beroep betwist evenwel de gegrondheid van dit
standpunt. De wijze waarop de snoepjes op het zakje worden afgebeeld,
stemt niet overeen met de traditionele afbeeldingswijze van een merk
op een waar. De bedoeling van deze afbeelding is haar inziens (veeleer)
de inhoud van het zakje te illustreren. Anders dan verzoekster stelt,
wordt op het zakje immers niet een vorm, maar een realistisch beeld
van een hoopje niet-verpakte snoepjes getoond. Daarbij valt op dat
deze afbeelding niet erop is gericht de kenmerken te doen uitkomen
waarvan verzoekster stelt dat zij het merk onderscheidend vermogen
verlenen (holte in het midden, vlakke onderkant en gebombeerde
randen). Om die reden is de kamer van beroep van oordeel dat er
discordantie is tussen de wijze waarop de snoepjes op het zakje worden
afgebeeld en de stelling dat deze afbeelding een driedimensionaal merk
is dat door de gemiddelde consument als zodanig wordt opgevat. De
kamer van beroep is veeleer van mening dat de consument het beeld
van de snoepjes slechts als een illustratie van de inhoud van het zakje
zal zien. De verpakkingen op aantrekkelijke wijze illustreren om het
uiterlijk van de waar of de mogelijke serveerwijzen ervan te tonen, is
een beproefde methode in de voedingsindustrie, de industrie van
suikergoed daaronder begrepen, en is meer ingegeven door
marketingoverwegingen dan door de zorg om de waren te identificeren
met behulp van een merk. De kamer van beroep is dan ook van oordeel
dat het beeld niet de functie van een merk vervult, doch uitsluitend tot
illustratie van de waar dient. Het onderschrift bij het beeld, namelijk
„The classic candy made with real butter and fresh cream”, bevestigt
bovendien dat een redelijk oplettende koper van snoepjes dit
waarschijnlijk zo zal opvatten. Zin en beeld vullen elkaar immers aan:
de zin beschrijft de aard van de snoepjes en het beeld toont ze. De
kamer van beroep is het eens met verzoekster dat een waar
tegelijkertijd drager van verschillende merken kan zijn. Gelet op het
uiterlijk van de zakjes waarin de snoepjes van verzoekster worden
verpakt, is de kamer van beroep evenwel van mening dat de afbeelding
van de snoepjes op deze zakjes niet overeenstemt met de afbeelding
van een merk.
21. Op grond van de hierboven geformuleerde overwegingen moet worden
geconcludeerd dat de als bewijsstukken overgelegde omzetcijfers en
cijfergegevens betreffende de reclamekosten weliswaar aantonen dat de
snoepjes „Werther’s” op de markt te koop worden aangeboden, maar
niet dat de vorm ervan als merk wordt gebruikt [...]’
64 Er is geen enkele reden om deze overwegingen op losse te schroeven te zetten.
Het door verzoekster overgelegde reclamemateriaal bevat geen enkel bewijs
van het gebruik van het merk, zoals dit is aangevraagd. Op alle overgelegde
afbeeldingen worden de geclaimde vorm en kleur immers tezamen met
287
woord- en beeldtekens afgebeeld. Dit materiaal bewijst dus niet dat het in
aanmerking komende publiek het aangevraagde merk, als zodanig en los van
de woord- en beeldmerken die er in de reclameboodschappen en bij de
verkoop aan zijn toegevoegd, als aanduiding van de commerciële herkomst
van de betrokken waren en diensten opvat [...]
65 Verder zij opgemerkt dat verzoekster in haar verzoekschrift zelf verklaart dat
het betrokken snoepje niet in bulk wordt verkocht, maar in zakjes waarin elk
snoepje bovendien afzonderlijk is verpakt. Bijgevolg wordt de gemiddelde
consument bij de aankoopbeslissing niet rechtstreeks geconfronteerd met de
betrokken vorm van het snoepje waarin hij een herkomstaanduiding zou
kunnen herkennen.
66 Hetzelfde geldt voorts voor de marktonderzoeken die verzoekster als bewijs van
het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het aangevraagde
merk aan de kamer van beroep ter beoordeling heeft overgelegd. Uit punt 21,
in fine, van de [omstreden] beslissing volgt immers duidelijk dat het door
verzoekster verhandelde snoepje niet op basis van de betrokken vorm, maar
op basis van de benaming ,Werther’s’ als merk bekend is.”
12 Derhalve heeft het Gerecht het beroep van rekwirante verworpen en haar verwezen
in de kosten.
De hogere voorziening
13 In haar hogere voorziening, ter ondersteuning waarvan zij vier middelen aanvoert,
concludeert rekwirante dat het het Hof behage:
– het bestreden arrest te vernietigen;
– primair, de zaak definitief af te doen door de in eerste aanleg geformuleerde
vorderingen toe te wijzen;
– subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te wijzen;
– het BHIM te verwijzen in de kosten.
14 Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te
verwijzen in de kosten.
Het eerste middel
De argumenten van de partijen
15 Met haar eerste middel, dat uit twee delen bestaat, stelt rekwirante schending door
het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
16 In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 44 van het bestreden arrest de
vaststelling dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, ten
onrechte laten afhangen van de voorwaarde dat dit merk wezenlijk verschilt van de
in de handel gebruikelijke aanbiedingsvormen van snoepjes, en heeft het bijgevolg
voor driedimensionale merken strengere eisen gesteld dan voor woord- of
beeldmerken.
288
17 Het Gerecht heeft tevens ten onrechte geëist dat het aangevraagde merk wezenlijk
verschilt van eventuele soortgelijke merken in de suikergoedsector.
18 Volgens rekwirante is de omstandigheid dat verwarring met waren van een andere
herkomst kan ontstaan, slechts relevant in het kader van een oppositie op grond
van het bestaan van gevaar van verwarring van het aangevraagde merk met een
ouder merk.
19 In de tweede plaats hebben de kamer van beroep en het Gerecht nagelaten te
onderzoeken of het aangevraagde merk, los van de op de markt bestaande
overeenstemmende aanbiedingsvormen van snoepjes, een minimum aan intrinsiek
onderscheidend vermogen bezit. Volgens rekwirante zou het Gerecht na dit
onderzoek hebben geconcludeerd dat dit merk wel degelijk onderscheidend
vermogen bezit.
20 In dit verband betwist rekwirante het oordeel van het Gerecht, in punt 39 van het
bestreden arrest, dat het onwaarschijnlijk is dat de gemiddelde consument zich bij
zijn keuze laat leiden door de vorm van het snoepje. Zij betwist tevens het oordeel
van het Gerecht, in punt 42 van dat arrest, dat de vorm waarvan de inschrijving als
merk is aangevraagd, een geometrische basisvorm is.
21 Het BHIM antwoordt, in de eerste plaats, dat het Gerecht voor het aangevraagde
merk geen strengere criteria heeft toegepast dan voor woord- of beeldmerken,
doch toepassing heeft gemaakt van de vaste rechtspraak dat de vorm van de waar
waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, zich op significante wijze moet
onderscheiden van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.
22 In de tweede plaats is de grief dat het Gerecht had moeten concluderen dat het
aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, erop gericht de beoordeling
van de feiten opnieuw ter discussie te stellen; derhalve is deze grief niet-
ontvankelijk in het kader van een hogere voorziening.
Beoordeling door het Hof
23 Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, blijkt uit vaste rechtspraak
dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub
b, van verordening nr. 40/94 moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren
of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie
van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde
en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of
diensten (zie met name arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en
C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 35, en 12 januari 2006, Deutsche SiSi-
Werke/BHIM, C-173/04 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25).
24 Eveneens volgens vaste rechtspraak verschillen de criteria ter beoordeling van het
onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de
verschijningsvorm van de waar zelf, niet van die welke voor andere categorieën van
merken gelden (arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 38; arrest van 7
oktober 2004, Mag Instrument/BHIM, C-136/02 P, Jurispr. blz. I-9165, punt 30, en
arrest Deutsche SiSi-Werke/BHIM, reeds aangehaald, punt 27).
25 Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie door het relevante publiek in het
geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de
waar zelf, evenwel niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk dat
bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken.
De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij
289
gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit
die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou
het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan
in het geval van een woord- of beeldmerk (zie met name reeds aangehaalde
arresten Henkel/BHIM, punt 38; Mag Instrument/BHIM, punt 30, en Deutsche SiSi-
Werke/BHIM, punt 28).
26 Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de
betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van
herkomstaanduiding vervult, heeft dus onderscheidend vermogen in de zin van
artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (zie met name reeds aangehaalde
arresten Henkel/BHIM, punt 39; Mag Instrument/BHIM, punt 31, en Deutsche SiSi-
Werke/BHIM, punt 31).
27 Derhalve heeft het Gerecht bij de beoordeling of het aangevraagde merk
onderscheidend vermogen bezit, terecht rekening gehouden met de in de handel
gangbare vormen en kleuren van snoepjes.
28 In punt 44 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat de betrokken
vorm van het snoepje „niet wezenlijk van bepaalde, in de handel gebruikelijke
basisvormen van de betrokken waren [verschilt]”. Aangezien de voorwaarde van
een wezenlijk verschil verder gaat dan een gewone, significante afwijking, zoals
wordt geëist in de in punt 26 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak,
zou het Gerecht van een onjuiste rechtsopvatting blijk hebben gegeven indien het
de vaststelling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk had
laten afhangen van een dergelijke voorwaarde.
29 Dat is echter niet het geval. Uit hetzelfde punt van het bestreden arrest blijkt immers
dat het Gerecht zich heeft gebaseerd op de vaststelling dat het aangevraagde merk
bestaat uit een combinatie van als natuurlijk ervaren elementen van de
aanbiedingsvorm die typisch zijn voor de betrokken waren, dat het een variante is
van bepaalde, in de suikergoedsector gebruikelijke basisvormen, dat het zich
onvoldoende onderscheidt van andere, voor snoepjes gebruikelijke vormen omdat
de aangevoerde verschillen niet opvallen, en dat het het relevante publiek niet in
staat stelt, rekwirantes snoepjes onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van die
met een andere commerciële herkomst.
30 Met deze vaststellingen heeft het Gerecht rechtens genoegzaam aangetoond dat het
aangevraagde merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de
suikergoedsector gangbaar is. Derhalve heeft het niet van een onjuiste
rechtsopvatting blijk gegeven door te concluderen dat dit merk onderscheidend
vermogen mist.
31 Waar rekwirante aanvoert dat het Gerecht heeft geëist dat het aangevraagde merk
wezenlijk verschilt van eventuele soortgelijke merken in de suikergoedsector, leest
zij het bestreden arrest verkeerd, aangezien het Gerecht niet heeft onderzocht of
andere merken die voor dit soort van waren worden gebruikt, gelijk zijn aan of
overeenstemmen met het aangevraagde merk.
32 Het eerste onderdeel van het eerste middel moet dus ongegrond worden verklaard.
33 Wat het tweede onderdeel van het eerste middel betreft, heeft het Gerecht, zoals
blijkt uit punt 27 van het onderhavige arrest, niet van een onjuiste rechtsopvatting
blijk gegeven door bij de beoordeling of het aanvraagde merk onderscheidend
vermogen bezit, rekening te houden met de in de handel gebruikelijke vormen van
snoepjes.
290
34 Bovendien wil rekwirante, voorzover zij het Gerecht verwijt, te hebben geconcludeerd
dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, met dit onderdeel van
het eerste middel in feite verkrijgen dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten
in de plaats stelt van die van het Gerecht.
35 De vaststellingen die het Gerecht in de punten 39 tot en met 42 van het bestreden
arrest heeft gedaan, namelijk dat het aandachtsniveau van de gemiddelde
consument met betrekking tot de vorm en de kleur van suikergoed niet hoog is, en
dat de driedimensionale vorm waarin het aangevraagde merk bestaat, een
geometrische basisvorm is, vormen immers feitelijke beoordelingen (zie in die zin
reeds aangehaalde arresten Henkel/BHIM, punt 56, en Deutsche SiSi-Werke/BHIM,
punt 47).
36 Overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut
van het Hof van Justitie is hogere voorziening echter beperkt tot rechtsvragen. Het
Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te
beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze
feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste
opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening
vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie met name arrest van 19 september 2002,
DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22, en arrest Deutsche SiSi-
Werke/BHIM, reeds aangehaald, punt 35).
37 Aangezien in casu niet wordt aangevoerd dat het Gerecht de voor hem aangedragen
feiten en bewijselementen onjuist heeft opgevat, dient het tweede onderdeel van
het eerste middel ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk te worden
verklaard. Dit middel dient bijgevolg in zijn geheel te worden afgewezen.
Het tweede en het derde middel
De argumenten van de partijen
38 Met haar tweede en haar derde middel stelt rekwirante schending door het Gerecht
van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk het BHIM de feiten
ambtshalve onderzoekt, respectievelijk artikel 73 van deze verordening, volgens
hetwelk de beslissingen van het BHIM slechts kunnen worden genomen op gronden
waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.
39 Ingevolge artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 is het BHIM verplicht, zelf de
feiten te onderzoeken waarop het zijn beslissing wil baseren. Door haar conclusie
dat het aangevraagde merk gebruikelijk is, te baseren op het bestaan van snoepjes
met hetzelfde uiterlijk als dat merk, doch geen voorbeelden daarvan te geven,
ofschoon zij daartoe verplicht was, heeft de kamer van beroep rekwirante de
mogelijkheid ontnomen, de relevantie van deze voorbeelden te betwisten.
40 Door in punt 40 van het bestreden arrest dit ongefundeerde oordeel van de kamer
van beroep bij te treden en door in de punten 41 en 42 van dat arrest zelf
soortgelijke overwegingen te formuleren zonder zich daarbij op verifieerbare feiten
te baseren, heeft het Gerecht artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94
geschonden.
41 Doordat de kamer van beroep geen voorbeelden van de volgens haar met het
aangevraagde merk overeenstemmende snoepjes heeft gegeven, heeft rekwirante
bovendien in geen enkel stadium van de procedure een standpunt daarover kunnen
innemen en heeft zij aldus met name niet de mogelijkheid gekregen, aan te tonen
291
dat deze snoepjes in feite doorslaggevende verschillen met het aangevraagde merk
vertoonden. Daardoor is haar recht om te worden gehoord, geschonden.
42 Door de verklaringen van de kamer van beroep waaromtrent rekwirante geen
standpunt heeft kunnen innemen, bij te treden en door zijn eigen beslissing op die
verklaringen te baseren, heeft het Gerecht artikel 73 van verordening nr. 40/94
geschonden.
43 Het BHIM voert aan dat, aangezien rekwirante schending van de artikelen 73 en 74,
lid 1, van verordening nr. 40/94 voor het eerst voor het Hof heeft aangevoerd, het
tweede en het derde middel niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.
44 Het voegt daaraan toe dat, voorzover rekwirante met haar derde middel het Gerecht
schending van haar rechten van verdediging verwijt, deze grief ongegrond is,
aangezien de door rekwirante aangevochten vaststellingen van de kamer van
beroep de kern van het debat voor de kamer van beroep vormden en door
rekwirante opnieuw zijn betwist voor het Gerecht.
Beoordeling door het Hof
45 Volgens vaste rechtspraak zou een partij, indien zij een middel dat zij voor het
Gerecht niet heeft aangevoerd, voor het eerst voor het Hof zou mogen aanvoeren,
in feite bij het Hof, dat een beperkte bevoegdheid in hogere voorziening heeft, een
geschil aanhangig kunnen maken met een ruimere strekking dan het geschil
waarvan het Gerecht kennis heeft genomen. In hogere voorziening is het Hof dus
alleen bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven over de
middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie met name arrest
van 11 november 2004, Ramondín e.a./Commissie, C-186/02 P en C-188/02 P,
Jurispr. blz. I-10653, punt 60).
46 In casu heeft rekwirante voor het Gerecht niet aangevoerd dat de kamer van beroep
de artikelen 73 en 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door geen
voorbeelden te geven van de snoepjes die gelijk zijn aan of overeenstemmen met
de door rekwirante verkochte snoepjes.
47 Voorzover rekwirante met het tweede en het derde middel het Gerecht verwijt, de
omstreden beslissing niet op deze gronden te hebben vernietigd, voert zij deze
middelen voor het eerst in hogere voorziening aan en moeten deze middelen dus
niet-ontvankelijk worden verklaard.
48 Voorzover rekwirante met deze middelen het Gerecht verwijt, ook door zijn eigen
ongefundeerde verklaringen de artikelen 73 en 74, lid 1, van verordening nr. 40/94
te hebben geschonden, zijn deze middelen ongegrond. Deze bepalingen moeten
immers in acht worden genomen in het kader van het onderzoek van de
inschrijvingsaanvragen door de instanties van het BHIM, doch niet in het kader van
de procedure voor het Gerecht, die wordt geregeld door het Statuut van het Hof
van Justitie en door het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.
49 Overigens heeft rekwirante de mogelijkheid gehad, het oordeel van de kamer van
beroep dat de betrokken vorm van het snoepje niet op significante wijze verschilt
van de talloze, in de suikergoedsector gebruikelijke vormen, voor het Gerecht te
betwisten, zodat haar rechten van de verdediging, en inzonderheid haar recht om
te worden gehoord, voor deze rechterlijke instantie niet zijn geschonden.
50 Het tweede en het derde middel van de hogere voorziening dienen dus ten dele niet-
ontvankelijk en ten dele ongegrond te worden verklaard.
292
Het vierde middel
De argumenten van de partijen
51 Met haar vierde middel, dat uit drie delen bestaat, stelt rekwirante schending door
het Gerecht van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, doordat onjuiste
voorwaarden zijn gesteld voor het bewijs dat het aangevraagde merk
onderscheidend vermogen door het gebruik ervan heeft verkregen.
52 In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 64 van het bestreden arrest geoordeeld
dat het bewijs van het gebruik van een driedimensionaal merk niet kan worden
geleverd door documenten zoals de verpakkingen van de waren waarvoor de
inschrijving van dat merk is aangevraagd, of het reclamemateriaal voor deze
waren, wanneer op deze documenten dat merk tezamen met andere woord- of
beeldmerken is afgebeeld. Het Gerecht heeft dus geoordeeld dat een merk
bestaande in de driedimensionale vorm van de betrokken waar, geen
onderscheidend vermogen kan krijgen wanneer het tezamen met een woord- of
beeldmerk wordt gebruikt.
53 Deze analyse strookt niet met de perceptie van de merken door de gemiddelde
consument. De omstandigheid dat verschillende merken tegelijk op een waar zijn
afgebeeld, belet deze consument niet om elk merk afzonderlijk als een
herkomstaanduiding op te vatten, waarbij deze verschillende merken elkaar zelfs
kunnen versterken doordat de bekendheid van het ene merk die van het andere
vergroot. Aangezien een driedimensionaal merk naar de aard zelf ervan samen met
andere woord- of beeldmerken wordt gebruikt, zou de analyse van het Gerecht
bovendien ertoe leiden dat het gebruik van een driedimensionaal merk nooit kan
worden bewezen, hetgeen haaks staat op de bedoeling van de
gemeenschapswetgever.
54 In de tweede plaats heeft het Gerecht zich in punt 64 van het bestreden arrest ten
onrechte geschaard achter het oordeel van de kamer van beroep dat de afbeelding
van het aangevraagde merk op het zakje waarin de betrokken snoepjes worden
verkocht, alleen tot doel heeft, de inhoud van het zakje te tonen, en bovendien in
punt 65 van dat arrest ten onrechte geoordeeld dat de consument bij de
aankoopbeslissing niet rechtstreeks met het aangevraagde merk wordt
geconfronteerd doordat de snoepjes in zakjes worden verkocht. Het merk wordt
immers op de verpakkingszakjes afgebeeld en aangezien het merk tegelijkertijd de
waar zelf is, geeft de afbeelding van het merk niet alleen informatie over de inhoud
van het zakje, maar vormt het bovendien een aanduiding van de herkomst van de
waar.
55 In de derde plaats heeft het Gerecht in punt 65 van het bestreden arrest ten onrechte
uitsluitend de perceptie door de gemiddelde consument bij de aankoopbeslissing in
aanmerking genomen. Om te bepalen in hoeverre deze consument het merk
herkent, moet immers rekening worden gehouden met de wijze waarop hij ermee
wordt geconfronteerd, en dit niet alleen bij de aankoopbeslissing, maar ook
daarvóór, bijvoorbeeld via reclame, en op het tijdstip waarop hij de waar verbruikt.
56 Volgens het BHIM hebben de kamer van beroep en het Gerecht geenszins geëist dat
de bewijzen van het gebruik van een driedimensionaal merk alleen dat merk
betreffen, doch zij hebben terecht opgemerkt dat het overgelegde reclamemateriaal
niet het bewijs opleverde van het gebruik van het merk zoals dat is aangevraagd.
Zoals in punt 63 van het bestreden arrest is aangegeven, heeft de kamer van
beroep met name vastgesteld dat zij er niet in slaagde, de specifieke kenmerken
van de vorm van het snoepje op het reclamemateriaal te onderscheiden, en dat de
293
afbeelding van de snoepjes op het als bewijs overgelegde verpakkingszakje niet
overeenstemde met de afbeelding van het merk. Verder, heeft het Gerecht in punt
64 van dat arrest erop gewezen dat de afbeelding van de vorm van het snoepje op
de verpakking zo onduidelijk is en door diverse andere tekens wordt gemaskeerd
dat de consument de afbeelding niet kan opvatten als een afbeelding van het
aangevraagde merk.
Beoordeling door het Hof
57 Wat het eerste en het tweede onderdeel van het vierde middel betreft, heeft het Hof
in het arrest van 7 juli 2005, Nestlé (C-353/03, Jurispr. blz. I-6135), voor recht
verklaard dat een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van
de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende
de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) kan
verkrijgen ten gevolge van het gebruik dat van dit merk is gemaakt in samenhang
met een ingeschreven merk.
58 Hetzelfde geldt voor het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen in de
zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, aangezien dit artikel en artikel 3,
lid 3, van richtlijn 89/104 in wezen hetzelfde bepalen.
59 Een driedimensionaal merk kan derhalve in voorkomend geval onderscheidend
vermogen verkrijgen door het gebruik, ook al wordt het gebruikt in combinatie met
een woord- of beeldmerk. Dat is het geval wanneer het merk bestaat in de vorm of
de verpakking van de waar en daarop stelselmatig een woordmerk wordt afgebeeld
waaronder deze worden verkocht.
60 Benadrukt zij evenwel dat een driedimensionaal merk per definitie niet samenvalt met
de tweedimensionale grafische voorstelling ervan. Wanneer – zoals in casu – de
waar op de verpakking wordt afgebeeld, worden de consumenten dus niet
geconfronteerd met het merk zelf, als dit merk bestaat in de driedimensionale vorm
van de waar. Het is evenwel niet uitgesloten dat de tweedimensionale afbeelding
van een dergelijk merk in voorkomend geval de bekendheid van het merk bij het
relevante publiek in de hand kan werken wanneer het mogelijk is, in deze
afbeelding de wezenlijke elementen van de driedimensionale vorm van de waar te
zien.
61 Bovendien zij eraan herinnerd dat, wat de verkrijging van onderscheidend vermogen
door het gebruik betreft, de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig
van een bepaalde onderneming moeten identificeren op basis van het gebruik van
het merk als merk (arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475,
punt 64, en arrest Nestlé, reeds aangehaald, punt 26). De uitdrukking „gebruik van
het merk als merk” moet aldus worden begrepen dat zij betrekking heeft op het
gebruik van het merk met het oog op de identificatie door de betrokken kringen
van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming (arrest
Nestlé, reeds aangehaald, punt 29).
62 Niet om het even welk gebruik van het merk, en a fortiori niet het gebruik van een
tweedimensionale afbeelding van een driedimensionaal merk, vormt dus per se een
gebruik als merk.
63 Het Gerecht heeft in casu niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven.
64 In de punten 63 en 64 van het bestreden arrest, waar het Gerecht het oordeel van de
kamer van beroep overneemt, heeft het vastgesteld dat de wijze waarop de
snoepjes worden afgebeeld – een hoopje van ongeveer vijftien snoepjes – op de
294
zakjes waarin rekwirante de snoepjes verkoopt, niet overeenstemt met de
afbeelding van een merk, aangezien deze afbeelding met name niet de vorm van
het snoepje waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd, toont, doch een
realistisch beeld geeft van een hoopje snoepjes, en niet erop is gericht, de
kenmerken te doen uitkomen waarvan rekwirante stelt dat zij het aangevraagde
merk onderscheidend vermogen verlenen (holte in het midden, vlakke onderkant
en gebombeerde randen), zodat er discordantie is tussen de afbeelding van de
snoepjes op de zakjes en het ter inschrijving voorgedragen driedimensionale merk.
65 Dit is een beoordeling van de feiten die, behoudens het geval van een onjuiste
opvatting daarvan – hetgeen in casu niet is aangevoerd –, niet kan worden getoetst
in hogere voorziening.
66 Bovendien blijkt uit dezelfde punten van het bestreden arrest niet dat het Gerecht in
beginsel heeft uitgesloten dat een driedimensionaal merk bestaande in de vorm van
de betrokken waar, onderscheidend vermogen door het gebruik kan verkrijgen
wanneer het in combinatie met een woord- of beeldmerk wordt gebruikt.
67 Het Gerecht heeft immers de vaststellingen van de kamer van beroep in de punten 17
tot en met 21 van de omstreden beslissing expressis verbis overgenomen. In punt
20 van deze beslissing heeft de kamer van beroep evenwel erkend dat een waar
tegelijkertijd drager van verschillende merken kan zijn.
68 In punt 64 van het bestreden arrest heeft het Gerecht alleen geoordeeld dat de
zakjes die rekwirante gebruikt om haar waren te verkopen, gelet op de kenmerken
ervan, niet kunnen bewijzen dat het aangevraagde merk als een aanduiding van de
herkomst van deze waren wordt opgevat. Ook dit is een beoordeling van de feiten
die, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, niet kan worden
getoetst in hogere voorziening.
69 Het eerste en het tweede onderdeel van het vierde middel zijn dus ongegrond.
70 Wat het derde onderdeel van dit middel betreft, zij eraan herinnerd dat, ook al heeft
een merk niet ab initio onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub
b, van verordening nr. 40/94, dit niet wegneemt dat het met betrekking tot de
waren of diensten waarvoor het wordt aangevraagd, onderscheidend vermogen kan
krijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in de zin van lid 3 van dat artikel.
Dit onderscheidend vermogen kan onder meer worden verkregen na een normaal
proces van inburgering bij het relevante publiek (arrest van 6 mei 2003, Libertel,
C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 67, en arrest Mag Instrument/BHIM, reeds
aangehaald, punt 47).
71 Bijgevolg moet bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door het
gebruik heeft verkregen, rekening worden gehouden met alle omstandigheden
waarin het relevante publiek met dat merk wordt geconfronteerd. Dit is niet alleen
het geval bij de aankoopbeslissing, maar ook ervóór, bijvoorbeeld via reclame, en
op het tijdstip waarop de waar wordt verbruikt.
72 Het is evenwel wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren van de betrokken
categorie voorbereidt en maakt dat de gemiddelde consument het meest oplettend
is (zie in die zin arrest van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P,
nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41), zodat het antwoord op de
vraag of de gemiddelde consument met het merk wordt geconfronteerd bij de
aankoop ervan, bijzonder belangrijk is om te bepalen of dat merk onderscheidend
vermogen door het gebruik heeft verkregen.
295
73 In casu blijkt uit punt 65 van het bestreden arrest niet dat het Gerecht alleen het
tijdstip van de aankoopbeslissing in aanmerking heeft genomen bij de beoordeling
of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het
gebruik dat ervan is gemaakt.
74 In het kader van het tweede middel dat zij in eerste aanleg heeft aangevoerd, stelde
rekwirante, zakelijk weergegeven, dat het aangevraagde merk duidelijk zichtbaar is
op alle verpakkingen van haar snoepjes, en heeft zij het andersluidende oordeel
van de kamer van beroep aangevochten. In de punten 63 tot en met 65 van het
bestreden arrest heeft het Gerecht dit betoog weerlegd met de vaststelling dat de
gemiddelde consument bij het zien van een van deze verpakkingen niet
rechtstreeks wordt geconfronteerd met de vorm van het snoepje waarvan de
inschrijving als driedimensionaal merk is aangevraagd. Daarbij is het Gerecht
logischerwijs uitgegaan van het tijdstip zelf van de aankoop.
75 Opgemerkt zij evenwel dat het Gerecht in punt 66 van het bestreden arrest de
marktonderzoeken heeft geanalyseerd die rekwirante had overgelegd ten bewijze
van de bekendheid van het merk. In dergelijke marktonderzoeken wordt echter
geen onderscheid gemaakt naar gelang van de omstandigheden waarin de
consumenten met het merk worden geconfronteerd. Het Gerecht heeft vastgesteld
dat de overgelegde marktonderzoeken niet konden aantonen dat het aangevraagde
merk bekend was.
76 In deze omstandigheden is ook het derde onderdeel van het vierde middel
ongegrond. Derhalve moet het middel in zijn geheel worden afgewezen.
77 Aangezien alle middelen van rekwirante falen, moet de hogere voorziening worden
afgewezen.
Kosten
78 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens
artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere
voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten,
voorzover dat is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient
zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:
1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
2) August Storck KG wordt verwezen in de kosten.
ondertekeningen
296
Bovemij Verzekeringen NV
tegen
Benelux-Merkenbureau
(verzoek van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage om een prejudiciële beslissing)
„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 3 – Onderscheidend vermogen –
Verkrijging door gebruik – Inaanmerkingneming van geheel of aanmerkelijk deel
van Beneluxgebied – Inaanmerkingneming van taalgebieden van Benelux –
Woordmerk EUROPOLIS”
Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston van 30
maart 2006
Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 september 2006
Samenvatting van het arrest
Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Weigering van
inschrijving of nietigheid – Merken zonder onderscheidend vermogen, beschrijvende
merken of merken die gebruikelijk zijn geworden
(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 3)
Artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104) betreffende de merken, moet aldus
worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk alleen toelaatbaar is op grond
van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan
onderscheidend vermogen heeft verkregen op het gehele grondgebied van een
lidstaat of, in het geval van de Benelux, op het gehele gedeelte van het
Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.
Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of
van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de
taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één
taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het
gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor
het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken
kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis
van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.
(cf. punten 23, 28, dictum 1-2)
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
7 september 2006 (*)
„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 3 – Onderscheidend vermogen –
Verkrijging door gebruik – Inaanmerkingneming van geheel of aanmerkelijk deel
van Beneluxgebied – Inaanmerkingneming van taalgebieden van Benelux –
Woordmerk EUROPOLIS”
297
In zaak C-108/05,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG,
ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederland) bij beslissing van 27
januari 2005, ingekomen bij het Hof op 4 maart daaraanvolgend, in de procedure
Bovemij Verzekeringen NV
tegen
Benelux-Merkenbureau,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, K. Schiemann, N. Colneric, J. N.
Cunha Rodrigues (rapporteur) en E. Levits, rechters,
advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2006,
gelet op de opmerkingen van:
– Bovemij Verzekeringen NV, vertegenwoordigd door E. M. Matser, advocaat,
– het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door C. van Nispen en E. D.
Huisman, advocaten,
– de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster en M. de Grave
als gemachtigden,
– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Malynicz,
barrister,
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils
en N. B. Rasmussen als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 30 maart
2006,
het navolgende
Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 3, van
de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende
de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna:
„richtlijn”).
298
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Bovemij Verzekeringen NV
(hierna: „Bovemij”) en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”) ter zake van de
weigering van het BMB om het teken EUROPOLIS als merk in te schrijven.
Toepasselijke bepalingen
3 Artikel 1 van de richtlijn bepaalt:
„Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een
lidstaat het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving als een
individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van
inschrijving of aanvrage om inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau of van een
internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.”
4 Artikel 3, lid 1, van de richtlijn bepaalt:
„Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen
worden:
a) [...]
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel
kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid,
bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging
van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren
of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale
taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
[...]”
5 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn luidt:
„Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig
verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het
gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving
onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat
deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen
verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.”
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
6 Op 28 mei 1997 heeft Bovemij het teken EUROPOLIS gedeponeerd als woordmerk voor
de volgende klassen van diensten in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15
juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten
behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd:
Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel
in onroerende goederen.
Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.
299
7 Bij brief van 31 oktober 1997 heeft het BMB Bovemij in kennis gesteld van zijn
voorlopige weigering tot inschrijving van het depot. Als redenen voor deze
weigering heeft het opgegeven:
„Het teken EUROPOLIS is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel EURO (voor
Europa) en de soortnaam POLIS en is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen
36 en 39 genoemde diensten met betrekking tot een polis in Euro(pees) verband.
Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen [...]”
8 Bij brief van 14 april 1998 heeft Bovemij bezwaar gemaakt tegen deze voorlopige
weigering tot inschrijving van het depot, stellende dat het teken door Europolis BV,
een dochtermaatschappij van Bovemij, sinds 1988 rechtmatig als merk in het
economisch verkeer wordt gebruikt. Ter onderbouwing van haar stelling heeft
Bovemij drie brochures van Europolis BV betreffende fietsverzekeringen
overgelegd, met het aanbod om zo nodig aanvullend bewijsmateriaal toe te zenden.
9 Bij brief van 5 mei 1998 heeft het BMB laten weten in het bezwaar van Bovemij geen
aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien. Aan het eerder ingenomen
standpunt voegde het toe dat er geen sprake is van inburgering van het teken, nu
de duur van het gebruik daarvoor ontoereikend was, en uit de toegezonden
producties alleen gebruik van het teken als handelsnaam bleek.
10 Bij brief van 28 mei 1998 heeft het BMB Bovemij in kennis gesteld van zijn
„definitieve weigering” tot inschrijving van het depot.
11 Bovemij heeft daarop het Gerechtshof te ’s-Gravenhage verzocht het BMB te bevelen
om het gedeponeerde teken alsnog in het merkenregister te schrijven. Zij stelde
daartoe primair, dat EUROPOLIS van huis uit onderscheidend vermogen heeft, en
subsidiair, dat het teken als merk is ingeburgerd vóór de datum van de aanvraag.
Het BMB heeft deze argumenten betwist.
12 Wat het primair door Bovemij aangevoerde argument betreft, heeft het BMB
vastgesteld dat het gedeponeerde teken bestaat uit een combinatie van het woord
„POLIS” met het voorvoegsel „EURO”. Met de Nederlandse term „polis” wordt
gewoonlijk een verzekeringsovereenkomst aangeduid. Het gaat om een soortnaam,
die tal van verschillende typen van verzekeringen omvat. „EURO” is de (ten tijde
van het depot reeds bekende) naam van de thans in de Beneluxlanden geldende
munteenheid en een gangbare afkorting van de begrippen „Europa” of „Europees”.
Volgens het Gerechtshof gaat het om een zodanig veel gebruikt begrip, dat daaraan
elk zelfstandig onderscheidend vermogen moet worden ontzegd. Naar zijn oordeel
kan „EURO” voorts in het normale taalgebruik de aanduiding zijn van een wezenlijk
kenmerk van diensten, namelijk de Europese hoedanigheid, herkomst of
bestemming van die diensten. Aldus geeft het voorvoegsel „EURO” aan het
betrokken teken de betekenis van een verzekering met een Europees kenmerk.
13 Derhalve was het Gerechtshof van oordeel dat het teken EUROPOLIS uitsluitend
bestaat uit tekens en aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding
van kenmerken van de diensten, en van huis uit elk onderscheidend vermogen
mist.
14 Wat het subsidiair aangevoerde argument betreft, volgens hetwelk het teken
EUROPOLIS door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, heeft
Bovemij gesteld dat voor inburgering van een teken – mits aan de andere
voorwaarden is voldaan – voldoende is dat het als merk wordt opgevat in een
aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, hetgeen volgens haar ook alleen
Nederland kan zijn.
300
15 Het BMB betoogt in dit verband dat inburgering vereist dat het teken als merk wordt
opgevat in het gehele Beneluxgebied, te weten in het Koninkrijk België, het
Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg.
16 Het Gerechtshof heeft vastgesteld dat partijen het oneens zijn over de vraag welk
gebied in aanmerking moet worden genomen om te kunnen vaststellen of er sprake
is van inburgering.
17 Het heeft gepreciseerd dat deze vraag voor de Beneluxlanden moet worden
beoordeeld naar het tijdstip van depot, zodat slechts acht kan worden geslagen op
het gebruik van het teken EUROPOLIS tot 28 mei 1997.
18 In dit verband heeft het Gerechtshof de behandeling van de zaak geschorst en het
Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1) Moet artikel 3, lid 3, van de richtlijn zodanig worden uitgelegd dat voor het
verkrijgen van onderscheidend vermogen (in casu door een Beneluxmerk) als
gevolg van gebruik, als in dat lid bedoeld, noodzakelijk is dat het teken vóór
het tijdstip van depot wordt opgevat als merk door het in aanmerking
komende publiek in het gehele Beneluxgebied, derhalve in België, Nederland
en Luxemburg?
In geval van ontkennende beantwoording van vraag 1:
2) Is aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn gestelde voorwaarde voor
inschrijving, als bedoeld in dat lid, voldaan indien het teken, als gevolg van
het gebruik ervan, door het in aanmerking komende publiek in een
aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied als merk wordt opgevat, en kan dit
aanmerkelijk deel bijvoorbeeld ook alleen Nederland zijn?
3) a) Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik, als
bedoeld in artikel 3, lid 3, van de richtlijn, van een – uit een of meer
woorden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat
(of, zoals in casu, het Beneluxgebied) bestaand – teken rekening te
worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied?
b) Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige
vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien vereist dat het
teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek
in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in
casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
De eerste en de tweede vraag
19 Met de eerste twee vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de
verwijzende rechter in wezen te vernemen welk grondgebied in aanmerking moet
worden genomen bij de beoordeling of een teken door gebruik onderscheidend
vermogen heeft verkregen, in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, in een
lidstaat of in een groep lidstaten die beschikken over een gezamenlijke
merkenwetgeving, zoals de Benelux.
20 Allereerst zij eraan herinnerd dat ten aanzien van bij het BMB ingeschreven merken
het Beneluxgebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een
301
lidstaat, aangezien artikel 1 van de richtlijn die merken gelijkstelt met in een
lidstaat ingeschreven merken (arrest van 14 september 1999, General Motors,
C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 29).
21 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn voorziet niet in een zelfstandig recht op inschrijving
van een merk. Het bevat een uitzondering op de in artikel 3, lid 1, sub b tot en met
d, van deze richtlijn vermelde weigeringsgronden. De draagwijdte van artikel 3, lid
3, moet derhalve worden uitgelegd in samenhang met deze weigeringsgronden.
22 Bij de beoordeling of de voormelde weigeringsgronden moeten worden uitgesloten als
gevolg van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik
overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de richtlijn, is enkel de situatie relevant in het
gedeelte van het grondgebied van de betrokken lidstaat (of, in voorkomend geval,
in het gedeelte van het Beneluxgebied) waarin de weigeringsgronden zijn
vastgesteld [zie in die zin, met betrekking tot artikel 7, lid 3, van verordening (EG)
nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB
1994, L 11, blz. 1), welke bepaling in wezen identiek is aan artikel 3, lid 3, van de
richtlijn, arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, nog niet gepubliceerd in
de Jurisprudentie, punt 83].
23 Bijgevolg moet op de eerste twee vragen worden geantwoord, dat artikel 3, lid 3, van
de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel
toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk
door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele
grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele
gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.
De derde vraag
24 Met de derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen in hoeverre
rekening moet worden gehouden met taalgebieden in een lidstaat of, in
voorkomend geval, in de Benelux, bij de beoordeling of een merk dat bestaat uit
een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux, door
het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.
25 In het hoofdgeding zijn het BMB en de verwijzende rechter van oordeel dat het
betrokken teken beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft, dat wil
zeggen dat er sprake is van de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c,
van de richtlijn. Zij hebben aan deze conclusie met name ten grondslag gelegd dat
de Nederlandse term „polis” gewoonlijk een verzekeringsovereenkomst aanduidt.
De in het hoofdgeding vastgestelde weigeringsgronden bestaan dus enkel in het
gedeelte van het Beneluxgebied waar Nederlands wordt gesproken.
26 Gelet op het antwoord op de eerste twee vragen volgt hieruit dat bij de beoordeling of
een dergelijk merk door het gebruik een zodanig onderscheidend vermogen heeft
gekregen dat uitsluiting van deze weigeringsgronden krachtens artikel 3, lid 3, van
de richtlijn gerechtvaardigd is, rekening moet worden gehouden met het gedeelte
van het Beneluxgebied waar Nederlands wordt gesproken.
27 Voor het aldus gedefinieerde taalgebied dient de bevoegde autoriteit te beoordelen of
de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of
dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig
identificeren (zie in die zin arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee,
C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 52, en 18 juni 2002, Philips,
C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 61).
302
28 Bijgevolg moet op de derde vraag worden geantwoord, dat wanneer bij een uit een of
meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand
merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een
lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux,
moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen
heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied
moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel
ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde
onderneming afkomstig identificeren.
Kosten
29 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de
kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen
bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:
1) Artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21
december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een
merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt
aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend
vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat
of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het
Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.
2) Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een
lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts
bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval
van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet
komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend
vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus
gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken
kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of
dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming
afkomstig identificeren.
ondertekeningen
303
ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)
20 september 2007 (*)
„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, leden 1, sub e, derde streepje, en 3 –
Teken – Vorm die wezenlijke waarde aan waar geeft – Gebruik –
Reclamecampagnes – Aantrekkingskracht van vorm die vóór inschrijvingsaanvraag
is verkregen door bekendheid ervan als onderscheidingsteken”
In zaak C-371/06,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG,
ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 8 september 2006,
ingekomen bij het Hof op 12 september 2006, in de procedure
Benetton Group SpA
tegen
G-Star International BV,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),
samengesteld als volgt: P. Kūris, kamerpresident, K. Schiemann en L. Bay Larsen
(rapporteur), rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: R. Grass,
gezien de stukken,
gelet op de opmerkingen van:
– Benetton Group SpA, vertegenwoordigd door N. W. Mulder, advocaat,
– G-Star International BV, vertegenwoordigd door G. van der Wal, advocaat,
– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. M. Braguglia als gemachtigde,
bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils
als gemachtigde,
gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie
te berechten,
het navolgende
Arrest
304
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub
e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21
december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB
1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Benetton Group SpA
(hierna: „Benetton”) en G-Star International BV (hierna: „G-Star”) over de
verhandeling door Benetton van een kledingstuk dat door zijn vorm inbreuk zou
maken op twee door G-Star ingeschreven vormmerken.
Toepasselijke bepalingen
Gemeenschapsregeling
3 Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen
vormen”, luidt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische
voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen,
tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de
waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
4 Artikel 3 van de richtlijn, getiteld „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt:
„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen
worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel
kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid,
bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging
van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren
of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale
taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
– de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
– de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te
verkrijgen, of
– de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
[...]
3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig
verklaard overeenkomstig lid 1, [sub] b, c of d, indien het merk, als gevolg van het
gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving
onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat
305
deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen
verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.
[...]”
Nationale regeling
5 Artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962 (Trb. 1962,
58), in de versie die ten tijde van de feiten van het hoofdgeding van toepassing
was, bepaalt:
„Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken,
stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere
tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.
Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van
de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die
een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.”
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
6 G-Star ontwerpt, vervaardigt en verhandelt kleding van het gelijknamige merk, in het
bijzonder jeans.
7 Zij is houdster van twee vormmerken voor waren van klasse 25 van de Overeenkomst
van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren
en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en
gewijzigd, namelijk voor kleding. Die twee merken zijn op 7 augustus 1997 en op
24 november 1999 ingeschreven.
8 De bescherming is voor elk van die merken respectievelijk aangevraagd op basis van
de volgende onderscheidende elementen:
– schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak,
horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan
onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander
stofmateriaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt;
– naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt
enigszins.
9 Benetton exploiteert textielhandelsondernemingen. In Nederland verkoopt zij haar
producten via franchisenemers.
10 Op 25 mei 2000 heeft G-Star Benetton voor de Rechtbank te Amsterdam gedaagd om
zich te verzetten tegen de vervaardiging, verhandeling en/of distributie in
Nederland van een broek van het merk Benetton. Ter onderbouwing van haar
vordering heeft G-Star betoogd dat die onderneming inbreuk had gemaakt op haar
merkrechten op haar broek van het model Elwood, door in de zomer van 1999 een
broek te vervaardigen en op de markt te brengen met onder meer een ovaal
kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte.
11 Benetton heeft die vordering bestreden en in reconventie de nietigverklaring van de
ingeschreven merken gevorderd op basis van artikel 1, tweede alinea, van de
Eenvormige Beneluxwet op de merken, op grond dat de betrokken vormen door
306
hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde van de
waren bepaalden.
12 De Rechtbank heeft de vorderingen van G-Star die op schending van haar
merkrechten waren gebaseerd, alsmede de vordering in reconventie van Benetton
afgewezen.
13 Beide partijen hebben hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. Dit
heeft het hoger beroep van G-Star toegewezen en de vordering tot nietigverklaring
van Benetton afgewezen.
14 Volgens het Gerechtshof had de Rechtbank terecht geoordeeld, met name, dat de
Elwood-broek een groot verkoopsucces was, dat G-Star intensieve
reclamecampagnes had gevoerd om die broek met haar specifieke kenmerken als
een product van G-Star bekendheid te geven, en dat daarom de populariteit van de
Elwood-broek voor een groot deel was terug te voeren, niet op de esthetische
aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de wervingskracht die samenhing met de
bekendheid van het merk.
15 Het heeft benadrukt dat G-Star, door uitgebreid reclame te maken, met kracht de
aandacht had gevestigd op de onderscheidende kenmerken van de broek en het
kniestuk.
16 Benetton heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden en die
analyse van het Gerechtshof bestreden.
17 De Hoge Raad merkt op dat aan de bestreden overwegingen van het Gerechtshof de
opvatting ten grondslag ligt dat de uitsluiting van artikel 3, lid 1, sub e, derde
streepje, van de richtlijn niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving in de weg
behoeft te staan, indien te eniger tijd voorafgaand aan de inschrijvingsaanvraag de
aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die
samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk.
18 De Hoge Raad herinnert eraan dat het Hof in zijn arrest van 18 juni 2002, Philips
(C-299/99, blz. I-5475), heeft geoordeeld dat de tekens waarvan de inschrijving op
basis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn moet worden geweigerd,
overeenkomstig artikel 3, lid 3, geen onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen
door het gebruik dat ervan is gemaakt.
19 Evenwel is de Hoge Raad van oordeel dat het Hof niet heeft beslist ten aanzien van de
in het hoofdgeding aan de orde zijnde vraag, die geen betrekking zou hebben op
het onderscheidend vermogen van de omstreden merken.
20 Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst
en het Hof de volgende vragen gesteld:
„1) Moet artikel 3, lid 1, [sub] e, derde streepje, [van de richtlijn] aldus worden
uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een
vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk
en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel
in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting
toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het
publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende
mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als
onderscheidingsteken?
307
2) Indien het antwoord op vraag 1 in laatstbedoelde zin luidt: in welke mate moet
die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen, wil de uitsluiting niet
langer van toepassing zijn?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Eerste vraag
21 Met zijn eerste vraag wenst de Hoge Raad in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1,
sub e, derde streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de vorm
van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, toch een merk kan
vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de
inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid
ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de
aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.
22 Die vraag heeft dus betrekking op het geval waarin een teken dat oorspronkelijk
uitsluitend bestond uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar gaf,
vervolgens en vóór de inschrijvingsaanvraag bekendheid heeft verkregen als gevolg
van reclamecampagnes, dat wil zeggen als gevolg van het gebruik dat ervan is
gemaakt.
23 De Hoge Raad wenst met andere woorden te vernemen of het gebruik dat vóór de
inschrijvingsaanvraag van een teken als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, derde
streepje, van de richtlijn is gemaakt, de inschrijving ervan als merk mogelijk kan
maken of in de weg kan staan aan de nietigverklaring van dat merk wanneer het
teken is ingeschreven.
24 In dit verband moet om te beginnen worden vastgesteld dat artikel 3, lid 3, van de
richtlijn verband houdt met het begrip „onderscheidend vermogen van een teken”
in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Volgens de bewoordingen ervan staat artikel
3, lid 3, immers de inschrijving of de geldigheid van de in artikel 3, lid 1, sub b, c,
of d, bedoelde merken wegens het gebruik dat ervan is gemaakt toe, wanneer het
merk als gevolg van dat gebruik „onderscheidend vermogen heeft verkregen”.
25 Voorts dient te worden vastgesteld dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn, voor de
bepaling van de draagwijdte van de uitzondering waarin het voorziet, niet verwijst
naar de in artikel 3, lid 1, sub e, bedoelde tekens.
26 Tot slot moet eraan worden herinnerd dat het Hof in het vermelde arrest Philips reeds
heeft geoordeeld dat:
– een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub
e, van de richtlijn, in geen geval kan worden ingeschreven op grond van
artikel 3, lid 3 (punt 57);
– een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, wordt
geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, kan
verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt (punt 75);
– artikel 3, lid 1, sub e, betrekking heeft op bepaalde tekens die geen merk vormen
en een eerste obstakel is dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend
bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen, zodat reeds wanneer één
van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, het teken dat
308
uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar niet als merk kan worden
ingeschreven (punt 76).
27 Bijgevolg maakt, in een geval zoals het door de Hoge Raad beschreven geval, het
gebruik dat van een teken in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn is
gemaakt, het niet mogelijk artikel 3, lid 3, van de richtlijn op dit teken toe te
passen.
28 Op de eerste vraag moet derhalve worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub e,
derde streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de vorm van een
waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op
basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de
inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid
ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de
aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.
Tweede vraag
29 Gelet op het antwoord op de eerste vraag behoeft de tweede vraag geen
beantwoording.
Kosten
30 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de
kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen
bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Zesde kamer) verklaart voor recht:
Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van
de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een
wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van
artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag
aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als
onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.
ondertekeningen
309
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
25 januari 2007 (*)
„Prejudiciële verwijzing – Merk – Artikel 5, leden 1, sub a, en 2, en artikel 6, lid 1,
sub b, van Eerste richtlijn (89/104/EEG) – Recht van merkhouder om zich te
verzetten tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met
merk – Merk dat is ingeschreven voor auto’s en voor speelgoed – Weergave van
merk door derde op schaalmodellen van voertuigen van dat merk”
In zaak C-48/05,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG,
ingediend door het Landgericht Nürnberg-Fürth (Duitsland) bij beslissing van 28
januari 2005, ingekomen bij het Hof op 8 februari 2005, in de procedure
Adam Opel AG
tegen
Autec AG,
in tegenwoordigheid van:
Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, K. Schiemann en M. Ilešič
(rapporteur), rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2006,
gelet op de opmerkingen van:
– Adam Opel AG, vertegenwoordigd door S. Völker en A. Klett, Rechtsanwälte,
– Autec AG, vertegenwoordigd door R. Prager en T. Nägele, Rechtsanwälte,
alsmede door D. Tergau, Patentanwalt,
– Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, vertegenwoordigd door T.
Nägele, Rechtsanwalt,
– de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en A. Bodard-Hermant
als gemachtigden,
– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Bethell als
gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister, en S. Malynicz, barrister,
310
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door G.
Braun, B. Rasmussen en W. Wils als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 maart
2006,
het navolgende
Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 5, lid
1, sub a, en 6, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van
21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
(PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
Rechtskader
2 Artikel 5 van de richtlijn, met als titel „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of
diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde
of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring
kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk
ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik,
zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken
wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de
reputatie van het merk.
3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren
of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
[...]
5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende
bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding
311
van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat
teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
3 Lid 1 van artikel 6 van de richtlijn, met als titel „Beperking van de aan het merk
verbonden rechtsgevolgen”, luidt als volgt:
„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden
om in het economisch verkeer gebruik te maken:
a) van diens naam en adres;
b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde,
plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de
dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of
dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en
handel.”
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
4 Adam Opel AG (hierna: „Adam Opel”) is een autoconstructeur en houder van het
hieronder afgebeelde nationale beeldmerk dat in Duitsland op 10 april 1990 is
ingeschreven voor, met name, auto’s en speelgoed (hierna: „Opel-logo”).
5 Autec AG (hierna: „Autec”) vervaardigt onder meer telebestuurde modelauto’s die zij
onder het merk cartronic distribueert.
6 Begin 2004 heeft Adam Opel vastgesteld dat in Duitsland een telebestuurd
modelvoertuig op een schaal van 1/24 van de Opel Astra V8 Coupé werd verkocht
en dat op de grille ervan, net als op het originele voertuig, het Opel-logo was
aangebracht. Dat speelgoedartikel wordt vervaardigd door Autec.
7 Het merk cartronic, gevolgd door het symbool ®, is duidelijk zichtbaar op het voorblad
van de gebruiksaanwijzing die bij elk schaalmodel hoort, alsmede op de voorkant
van de afstandsbediening. Bovendien staan op het achterblad van de
gebruiksaanwijzing de vermeldingen „AUTEC® AG” en „AUTEC® AG D 90441
Nürnberg”, waarbij de tweede vermelding ook is aangebracht op een sticker op de
onderkant van de afstandsbediening.
8 Bij verzoekschrift, ingediend bij het Landgericht Nürnberg-Fürth, heeft Adam Opel deze
rechterlijke instantie verzocht, Autec te verbieden om in het economische verkeer
het Opel-logo aan te brengen op modelvoertuigen en om modelvoertuigen met dat
merk aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben, in te
312
voeren of uit te voeren op straffe van een dwangsom van 250 000 EUR per
overtreding of, subsidiair, lijfsdwang van maximaal zes maanden.
9 Adam Opel is van mening dat het gebruik van het Opel-logo op speelgoed, met name
op schaalmodellen van door haar vervaardigde en gedistribueerde voertuigen een
inbreuk op dat merk vormt. Volgens haar wordt dat merk gebruikt voor dezelfde
waren als die waarvoor dat is ingeschreven, namelijk speelgoed. Dat vormt een
gebruik als merk in de zin van de rechtspraak van het Hof, want het publiek gaat
ervan uit dat de fabrikant van schaalmodellen van voertuigen van een bepaald
merk van de merkhouder een licentie heeft verkregen om deze te vervaardigen en
te distribueren.
10 Met een beroep op beslissingen van diverse Duitse rechterlijke instanties repliceert
Autec, die wordt ondersteund door Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV
(Duitse vereniging van speelgoedfabrikanten), dat het aanbrengen van een
beschermd merk op schaalmodellen die een getrouwe replica van voertuigen van
dat merk zijn, geen gebruik van het merk als merk vormt. In casu wordt niet
geraakt aan de herkomstaanduidende functie van het Opel-logo omdat dankzij het
gebruik van de merken cartronic en AUTEC voor het publiek duidelijk wordt
gemaakt dat het schaalmodel niet afkomstig is van de fabrikant van het voertuig
waarvan het een replica is. Overigens is het voor het publiek een gewone zaak dat
speelgoedfabrikanten reeds meer dan een eeuw werkelijk bestaande waren getrouw
nabootsen en daarbij ook het merk ervan aanbrengen.
11 Gelet op het arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905),
oordeelt het Landgericht Nürnberg-Fürth dat het gebruik van het Opel-logo door
Autec op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan kan worden
verboden wanneer het als merk wordt gebruikt.
12 Het Landgericht Nürnberg-Fürth is geneigd, zich op het standpunt te stellen dat Autec
dat logo als merk gebruikt, omdat het verwijst naar de fabrikant van het originele
model. Het vraagt zich bovendien af of een dergelijk gebruik, dat naar zijn oordeel
tevens een beschrijvend gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, van de richtlijn vormt,
overeenkomstig deze bepaling toelaatbaar is ofschoon dat merk ook voor speelgoed
is ingeschreven.
13 Van mening dat voor de beslechting van het geding uitlegging van de richtlijn
noodzakelijk is, heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth de behandeling van de zaak
geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1) Vormt het gebruik van een ook voor ‚speelgoed’ beschermd merk een gebruik
als merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de [richtlijn], indien de
fabrikant van een speelgoed-modelauto een werkelijk bestaand
voorbeeldvoertuig op verkleinde schaal, met inbegrip van het op dat
voorbeeld aangebrachte merk van de merkhouder, nabouwt en in de handel
brengt?
2) Zo ja, is dan de in vraag 1 beschreven wijze van gebruik van het merk een
aanduiding inzake soort of kwaliteit van het modelvoertuig in de zin van
artikel 6, lid 1, sub a, van de [richtlijn]?
3) Zo ja, welke criteria zijn dan in dit soort gevallen van belang om te kunnen
beoordelen wanneer sprake is van gebruik van het merk volgens de eerlijke
gebruiken in handel of nijverheid?
313
Is dit in het bijzonder het geval wanneer de fabrikant van het modelvoertuig op de
verpakking en op een voor het gebruik van het model benodigd onderdeel een
voor het handelsverkeer als eigen merk herkenbaar teken alsmede de
firmanaam met vermelding van zijn maatschappelijke zetel aanbrengt?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Eerste vraag
Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn
14 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het
aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de houder van een merk dat
zowel voor auto’s als voor speelgoed is ingeschreven, van een aan dat merk gelijk
teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw
na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen, in de zin van
artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouder kan
verbieden.
15 Artikel 5 van de richtlijn bepaalt de „[r]echten verbonden aan het merk”, terwijl in
artikel 6 wordt gepreciseerd welke „[b]eperking van de aan het merk verbonden
rechtsgevolgen” geldt.
16 Volgens artikel 5, lid 1, eerste volzin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de
houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid, sub a, staat dit uitsluitende
recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming daartoe heeft
verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden,
wanneer dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of
diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van de richtlijn
geeft een niet-limitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens
artikel 5, lid 1, kan verbieden. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6,
stellen een aantal beperkingen aan de aan het merk verbonden rechtsgevolgen
(arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz.
I-10273, punt 38).
17 Om te vermijden dat de aan de merkhouder verleende bescherming van lidstaat tot
lidstaat verschilt, staat het aan het Hof om een uniforme uitlegging te geven van
artikel 5, lid 1, van de richtlijn en in het bijzonder van het daarin genoemde begrip
„gebruik” (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 45).
18 Vaststaat dat in het hoofdgeding het aan het betrokken merk gelijke teken wel
degelijk wordt gebruikt in het economische verkeer, aangezien het wordt gebruikt
in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt
nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie in die zin arrest Arsenal Football
Club, reeds aangehaald, punt 40).
19 Voorts staat vast dat dit teken wordt gebruikt zonder toestemming van de houder van
het betrokken merk.
20 Voor zover het Opel-logo voor speelgoed is ingeschreven, gaat het bovendien om het
geval bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, namelijk het geval waarin
het teken gelijk is aan het betrokken merk voor waren – speelgoed – die dezelfde
zijn als die waarvoor dat merk is ingeschreven. Dienaangaande dient in het
bijzonder te worden vastgesteld dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde
gebruik betrekking heeft op „waren” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de
314
richtlijn, aangezien het aan het merk gelijke teken is aangebracht op waren die zijn
aangeboden, in de handel gebracht of daartoe in voorraad zijn gehouden in de zin
van artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn (zie in die zin arrest Arsenal Football
Club, reeds aangehaald, punten 40 en 41).
21 Evenwel zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof het in artikel 5,
lid 1, van de richtlijn bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de
mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te
beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan
vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de
gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen
aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, de
consument de herkomst van de waar te waarborgen (arrest Arsenal Football Club,
reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch,
C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59).
22 Bijgevolg kan het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een
voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen op grond van
artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan worden verboden wanneer het
afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk.
23 In het hoofdgeding, waarin het betrokken merk zowel voor auto’s als voor speelgoed
is ingeschreven, heeft de verwijzende rechter verduidelijkt dat het in Duitsland voor
de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van
waren van speelgoedfabrikanten een gewone zaak is dat schaalmodellen werkelijk
bestaande voorbeelden nabootsen en dat deze consument zelfs veel belang hecht
aan totale origineelgetrouwheid, zodat hij het Opel-logo op de waren van Autec zal
opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal
van een voertuig van het merk Opel.
24 Zo de verwijzende rechter met zijn toelichting heeft willen benadrukken dat het
relevante publiek het aan het Opel-logo gelijke teken op de door Autec in de handel
gebrachte schaalmodellen niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren
afkomstig zijn van Adam Opel of van een met Adam Opel economisch verbonden
onderneming, moet hij alsdan vaststellen dat het in het hoofdgeding aan de orde
zijnde gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het Opel-logo als
voor speelgoed ingeschreven merk.
25 Het is aan de verwijzende rechter om uit te maken of, uit het oogpunt van de
gemiddelde consument van speelgoed in Duitsland, het in het hoofdgeding aan de
orde zijnde gebruik afbreuk doet aan de functies van het Opel-logo als voor
speelgoed ingeschreven merk. Overigens heeft Adam Opel niet gesteld dat dit
gebruik afbreuk doet aan andere functies van dat merk dan de wezenlijke functie
ervan.
26 Bovendien stelt de verwijzende rechter, die zich baseert op het reeds aangehaalde
arrest BMW, de vraag of Autec gebruikmaakt van het Opel-logo als voor auto’s
ingeschreven merk.
27 De zaak BMW, reeds aangehaald, betrof weliswaar het gebruik van een aan het merk
gelijk teken voor diensten die niet dezelfde waren als die waarvoor dat merk was
ingeschreven, aangezien het in het geding zijnde merk BMW was ingeschreven voor
wagens doch niet voor wagenreparatiediensten. De door de derde verrichte
diensten – reparaties van wagens – betroffen evenwel de door de houder van het
merk BMW onder dat merk verkochte wagens, zodat het absoluut noodzakelijk was
de herkomst van de wagens van het merk BMW waarop deze diensten betrekking
315
hadden, te identificeren. Gelet op dat bijzondere en onscheidbare verband tussen
de door het merk aangeduide waren en de door de derde verrichte diensten heeft
het Hof geoordeeld dat, in de specifieke omstandigheden van de zaak BMW, reeds
aangehaald, het gebruik door de derde van het aan het merk gelijk teken voor
waren die niet de derde, doch de merkhouder in de handel brengt, binnen de
werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn viel.
28 Afgezien van het specifieke geval waarin van een merk gebruik wordt gemaakt door
een derde die met betrekking tot de door dat merk aangeduide waren diensten
verricht, moet artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het
ziet op het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor door de derde in de
handel gebrachte waren of voor door de derde verrichte diensten die dezelfde zijn
als die waarvoor het merk is ingeschreven.
29 De uitlegging dat de in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde waren of
diensten die zijn welke de derde in de handel brengt of verricht, vloeit immers voort
uit de bewoordingen zelf van deze bepalingen, met name uit de woorden „gebruik
[...] voor [...] waren of diensten”. Een andere uitlegging zou bovendien ertoe leiden
dat de in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn gebruikte woorden „waren” en
„diensten” in voorkomend geval duiden op de waren of diensten van de
merkhouder, terwijl de woorden „waren” respectievelijk „product” en „diensten”
respectievelijk „dienst” in artikel 6, lid 1, sub b en c, van de richtlijn
noodzakelijkerwijs zien op die welke de derde in de handel brengt of verricht,
zodat, in strijd met de opzet van de richtlijn, dezelfde woorden anders worden
uitgelegd naargelang zij in artikel 5 dan wel in artikel 6 worden gebruikt.
30 Aangezien in het hoofdgeding Autec geen auto’s verkoopt, maakt Autec geen gebruik
van het Opel-logo als voor auto’s ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 1,
sub a, van de richtlijn.
Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn
31 Volgens vaste rechtspraak moet het Hof de verwijzende rechter alle
uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht verschaffen die
van nut kunnen zijn voor de beslechting van de voor hem dienende zaak, ongeacht
of deze in zijn vragen worden genoemd (zie arresten van 7 september 2004,
Trojani, C-456/02, Jurispr. blz. I-7573, punt 38, en 15 september 2005, Ioannidis,
C-258/04, Jurispr. blz. I-8275, punt 20).
32 Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding moet aan de verwijzende rechter
ook een uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn worden verschaft.
33 Anders dan artikel 5, lid 1, van de richtlijn legt artikel 5, lid 2, ervan de lidstaten niet
de verplichting op om in hun nationale recht de in deze bepaling omschreven
bescherming op te nemen, doch de lidstaten wordt enkel de mogelijkheid geboden
in een dergelijke bescherming te voorzien (arrest van 9 januari 2003, Davidoff,
C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 18). Onder voorbehoud van bevestiging door de
verwijzende rechter blijkt echter uit de vragen die het Bundesgerichtshof
(Duitsland) in de zaak Davidoff, reeds aangehaald, heeft gesteld en die het Hof
heeft onderzocht, dat de Duitse wetgever de bepalingen van artikel 5, lid 2, van de
richtlijn heeft uitgevoerd.
34 In het hoofdgeding is, ten eerste, het Opel-logo ook voor auto’s ingeschreven, gaat
het, ten tweede – onder voorbehoud van bevestiging door de verwijzende rechter –
om een in Duitsland voor dat soort waren bekend merk en zijn, ten slotte, een auto
en een schaalmodel van deze auto geen soortgelijke waren. Derhalve kan op grond
316
van artikel 5, lid 2, van de richtlijn ook het in het hoofdgeding aan de orde zijnde
gebruik worden verboden wanneer door dat gebruik, zonder geldige reden,
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk dat als merk is
ingeschreven voor auto’s.
35 Adam Opel heeft ter terechtzitting voor het Hof verklaard dat zij er belang bij heeft
dat de schaalmodellen van voertuigen van het merk Opel van goede kwaliteit en
geheel actueel zijn, aangezien anders afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van
dat merk, als voor auto’s ingeschreven merk.
36 Het gaat in elk geval om een feitelijke beoordeling. Het is de taak van de verwijzende
rechter om in voorkomend geval na te gaan of door het in het hoofdgeding aan de
orde zijnde gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt
getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de
reputatie van het merk, als ingeschreven merk.
37 Derhalve dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat, wanneer een merk
zowel voor auto’s – waarvoor het bekend is – als voor speelgoed is ingeschreven,
het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een
aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze
voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze
schaalmodellen:
– in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn een gebruik vormen dat de
merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of
kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed
ingeschreven merk;
– in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn een gebruik vormen dat de
merkhouder kan verbieden – indien de in deze bepaling omschreven
bescherming in het nationale recht is opgenomen – wanneer door dat gebruik
zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van
het merk als voor auto’s ingeschreven merk.
Tweede vraag
38 Hoewel de verwijzende rechter met zijn tweede vraag formeel verzoekt om uitlegging
van artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn, blijkt uit de verwijzingsbeslissing
duidelijk dat hij in werkelijkheid uitlegging van lid 1, sub b, wenst.
39 Vooraf zij opgemerkt dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik van het
Opel-logo niet toelaatbaar is op grond van artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn.
Met het aanbrengen van dat merk op de schaalmodellen van Autec wordt immers
niet beoogd, de bestemming van dat speelgoed aan te geven.
40 Overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn staat het aan het merk
verbonden recht de houder ervan niet toe een derde te verbieden om in het
economische verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit,
hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging
van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of
diensten.
41 Adam Opel en de Franse regering stellen dat de door deze bepaling nagestreefde
doelstelling er met name in bestaat, te voorkomen dat een merkhouder zich kan
317
verzetten tegen het gebruik door een derde van een aanduiding die een kenmerk
van diens waren of diensten beschrijft. Het Opel-logo is echter in geen enkel
opzicht een aanduiding van de soort, de kwaliteit of andere kenmerken van de
schaalmodellen. De Commissie van de Europese Gemeenschappen is van dezelfde
mening wat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betreft, doch sluit
niet uit dat in een andere feitelijke context waarin de schaalmodellen voor
verzamelaars bestemd zijn, de getrouwe nabootsing van elk detail van het originele
voertuig eventueel een wezenlijk kenmerk van die categorie van waren kan
vormen, zodat artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn ook op de getrouwe kopie van
het merk kan zien.
42 Hoewel deze bepaling in de eerste plaats ertoe strekt de houder van een merk te
beletten dat hij concurrenten verbiedt om een of meer beschrijvende aanduidingen
die van zijn merk deel uitmaken, te gebruiken teneinde kenmerken van hun eigen
waren aan te duiden (zie met name arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee,
C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 28), is zij echter geenszins tot
een dergelijk geval beperkt.
43 Het valt dus niet a priori uit te sluiten dat een derde op grond van deze bepaling
gebruik kan maken van een merk wanneer het wordt gebruikt om een aanduiding
te geven inzake soort, kwaliteit of andere kenmerken van de door deze derde in de
handel gebrachte waren, mits dat merk wordt gebruikt volgens de eerlijke
gebruiken in nijverheid en handel.
44 Met het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan een voor met name auto’s
ingeschreven merk, op schaalmodellen van voertuigen van dat merk als getrouwe
nabootsing van deze voertuigen, wordt echter niet beoogd, een aanduiding inzake
een kenmerk van deze schaalmodellen te geven; het is slechts een element van de
getrouwe nabootsing van de originele voertuigen.
45 Op de tweede vraag moet dus worden geantwoord dat, wanneer een merk met name
voor auto’s is ingeschreven, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming
van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van
voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de
handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik vormen van een aanduiding
inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b,
van de richtlijn.
Derde vraag
46 Gelet op het antwoord op de tweede vraag behoeft de derde prejudiciële vraag niet te
worden beantwoord.
Kosten
47 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de
kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen
bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:
1) Wanneer een merk zowel voor auto’s – waarvoor het bekend is – als voor
speelgoed is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder
toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op
318
schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te
bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen:
– in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van
de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten, een gebruik dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat
gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het
merk als voor speelgoed ingeschreven merk;
– in de zin van artikel 5, lid 2, van dezelfde richtlijn een gebruik dat de
merkhouder kan verbieden – indien de in deze bepaling omschreven
bescherming in het nationale recht is opgenomen – wanneer door dat gebruik
zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto’s ingeschreven merk.
2) Wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, vormen het
aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een
aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om
deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze
schaalmodellen geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.
ondertekeningen
319
LJN: AY9707, Hoge Raad , C05/160HR
Datum uitspraak: 16-02-2007
Datum publicatie: 16-02-2007
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Merkenzaak. Geschil tussen Adidas en H&M/Vendex over
beschermingsomvang van het bekend beeldmerk in de Benelux
gevormd door het drie-strepenmotief op sport- en vrijetijdskleding;
onrechtmatige daad, inbreuk op een subjectief recht, taak
(appel)rechter: beoordeling ‘ex tunc’ of ‘ex nunc’?, verhouding kort
geding en bodemprocedure; verklaring voor recht van niet-inbreuk,
reikwijdte voor de toekomst; beschikbaarheid van niet-
onderscheidend maar als (bekend) merk ingeburgerd en ingeschreven
teken, ‘freihaltebedürfnis’, prejudiciële vragen aan HvJEG omtrent
uitleg van art. 3 lid 1 onder b en c Merkenrichtlijn.
Vindplaats(en): BIE 2007, 61
IER 2007, 44 m. nt. ChG
JOL 2007, 108
NJ 2007, 117
NJB 2007, 537 m. nt. Ch. Gielen
RvdW 2007, 204
Uitspraak
16 februari 2007
Eerste Kamer
Nr. C05/160HR
MK
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. de vennootschap naar Duits recht ADIDAS AG,
gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,
2. ADIDAS BENELUX B.V.,
gevestigd te Etten-Leur,
EISERESSEN tot cassatie, incidentele verweersters in cassatie,
advocaat: mr. K. Aantjes,
t e g e n
1. de commanditaire vennootschap MARCA MODE,
gevestigd te Amsterdam,
alsmede haar beherende vennoten:
[beherende vennoot 1],
wonende te [woonplaats],
[beherende vennoot 2],
wonende te [woonplaats],
[beherende vennoot 3],
wonende te [woonplaats],
2. de commanditaire vennootschap C&A NEDERLAND,
320
gevestigd te Amsterdam,
alsmede haar beherende vennoten:
[beherende vennoot 1],
wonende te [woonplaats],
[beherende vennoot 2],
wonende te [woonplaats],
[beherende vennoot 4],
wonende te [woonplaats],
[beherende vennoot 5],
wonende te [woonplaats],
[beherende vennoot 3],
wonende te [woonplaats],
VERWEERDERS in cassatie,
advocaat: mr. H.A. Groen,
3. H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
VERWEERSTER in cassatie, incidentele eiseres tot cassatie,
advocaat: mr. W. Taekema,
4. VENDEX KBB NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
VERWEERSTER in cassatie,
niet verschenen.
1. Het geding in feitelijke instanties
Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Adidas c.s. - hebben verweerster in cassatie
sub 3 - verder te noemen: H&M - in kort geding gedagvaard voor de rechtbank Breda en
gevorderd, na vermeerdering van eis, zakelijk weergegeven, een verbod op het gebruik
van een teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat
overeenstemt met het drie-strepenmotief van Adidas, zoals het door H&M gebezigde
twee-strepenmotief aangebracht op een aantal nader in de dagvaarding omschreven
kledingstukken, met een aantal nevenvorderingen. H&M heeft de vorderingen bestreden.
Adidas c.s. hebben tevens onder meer verweerders in cassatie sub 1 en 2 - verder
afzonderlijk te noemen: Marca en C&A, dan wel gezamenlijk met verweerster in cassatie
sub 4 (hierna: Vendex) te noemen: Marca c.s. - gedagvaard voor de rechtbank Breda
(rolnummer 51896 HAZA 97-1622) en in deze bodemprocedure eveneens een verbod
gevorderd op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of
enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas, zoals de twee-
strepenmotieven die zijn aangebracht op een aantal in de de dagvaarding omschreven
kledingstukken van Marca c.s., met een aantal nevenvorderingen. Marca c.s. hebben in
reconventie een verklaring voor recht gevorderd die ertoe strekt dat het hun vrij staat
twee strepen te gebruiken als decoratie op sport- en vrijetijdskleding.
Marca c.s. en onder meer H&M hebben daarnaast tegen Adidas c.s. een zelfstandig
geding aanhangig gemaakt bij de rechtbank Breda (rolnummer 53157 HAZA 97-1937),
waarin zij eenzelfde verklaring voor recht hebben gevorderd als hierboven omschreven.
Adidas c.s. hebben de vordering bestreden.
De president in kort geding heeft bij vonnis van 2 oktober 1997, kort weergegeven, H&M
geboden in de Benelux te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken dat
bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het
drie-strepenbeeldmerk van Adidas, zoals het door H&M gebezigde twee-strepenmotief.
Bij vonnis van 13 oktober 1998 heeft de rechtbank in de zaak met rolnummer 51896
HAZA 97-1622 de zaak naar de rol verwezen voor conclusie na tussenvonnis aan de zijde
van Adidas c.s. en in deze zaak, alsmede in de zaak met rolnummer 53157 HAZA 97-
1937, iedere verdere beslissing aangehouden.
Tegen het vonnis van de president heeft H&M hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof
321
te 's-Hertogenbosch (rolnummer 9700988). In dit appel heeft het hof op 8 juni 1999 een
tussenarrest uitgesproken.
Marca c.s. hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 13
oktober 1998 bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch onder rolnummer C9900284.
Bij tussenarrest van 29 april 2003 heeft het hof de onder de rolnummers 9900284 en
9700988 aanhangige gedingen gevoegd.
Bij eindarrest van 29 maart 2005 heeft het hof in de zaak met rolnummer 9900284 het
vonnis van de rechtbank van 13 oktober 1998 vernietigd, en opnieuw rechtdoende, in de
zaak met rolnummer 51896 HAZA 97-1622 de vorderingen van Adidas c.s. in conventie
en van Marca en C&A in reconventie afgewezen en in de zaak met rolnummer 53157
HAZA 97-1937 de vorderingen van Marca c.s. en van H&M afgewezen; in de zaak met
rolnummer 9700988 heeft het hof het vonnis van de president van 2 oktober 1997
vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Adidas c.s. afgewezen.
Het tussenarrest van het hof van 8 juni 1999 en het eindarrest van 29 maart 2005 zijn
aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen deze arresten van het hof hebben Adidas c.s. beroep in cassatie ingesteld. Tegen
de niet verschenen Vendex is verstek verleend. H&M heeft incidenteel cassatieberoep
ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende het
incidenteel cassatieberoep van H&M zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel
uit.
Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor Adidas c.s. toegelicht door mr. A.A. Quaedvlieg, advocaat te Amsterdam,
voor Marca en C&A door hun advocaat en mede door mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, advocaat
bij de Hoge Raad en voor H&M door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam en mr.
G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te 's-Hertogenbosch.
De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt in het principale
cassatieberoep tot vernietiging van het eindarrest en tot verwijzing en in het incidentele
cassatieberoep tot verwerping.
De advocaat van H&M heeft bij brief van 19 oktober 2006, de advocaat van Marca c.s.
heeft bij brief van 20 oktober 2006 op die conclusie gereageerd.
3. Uitgangspunten in cassatie
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Adidas A.G. is op basis van een zevental Benelux- en internationale inschrijvingen
houder in de Benelux van beeldmerken, telkens gevormd door een motief van drie
verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht over de
gehele lengte van de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen en/of zijnaden van
een kledingstuk, uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende
kleur. De merken - hierna ook aangeduid als: het drie-strepenmotief of het drie-
strepenmerk - zijn ingeschreven voor sport- en vrijetijdskleding. Deze inschrijvingen
bestonden alle reeds ten tijde van de in de onderhavige gedingen als inbreukmakend
aangevochten gedragingen van Marca c.s.
(ii) Adidas B.V. is exclusief licentienemer van Adidas A.G. voor de Benelux.
(iii) Marca c.s. zijn bedrijven in de textielhandel met vestigingen onder meer in
Nederland.
(iv)In de loop van 1986 hebben Adidas c.s. geconstateerd dat Marca en C&A sport- en
vrijetijdskleding zijn gaan verkopen die voorzien was van twee parallel lopende verticale
strepen waarvan de kleur contrasteert met de basiskleur van de kleding (zwart/wit).
(v) Marca en C&A zijn niet bereid gebleken Adidas c.s. toe te zeggen dat zij zich zullen
onthouden van het gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle, verticale strepen
op kleding.
3.2 Zoals hiervoor onder 1 vermeld, heeft het hof in het bestreden eindarrest de
322
voorliggende drie samenhangende zaken gevoegd behandeld en beslist.
Adidas c.s. hebben aan hun hiervoor onder 1 vermelde vordering in kort geding tegen
H&M de stelling ten grondslag gelegd dat H&M met het gebruik van tekens op sport- en
vrijetijdskleding, bestaande in twee in kleur contrasterende, parallelle, verticale strepen
over de gehele lengte van de zijkant van de kleding (hierna ook: het twee-
strepenmotief), inbreuk maakt op haar hiervoor in 3.1 onder (i) bedoelde merken. Adidas
c.s. hebben aan hun hiervoor onder 1 vermelde vorderingen in de tegen de overige
verweerders in cassatie ingestelde bodemprocedure dezelfde stelling ten grondslag
gelegd. De gedaagden in dat geding vorderden in die procedure in reconventie een
verklaring voor recht die ertoe strekte dat het in geding zijnde gebruik van een uit twee
strepen bestaand teken hun vrijstond. Daarnaast hebben diezelfde gedaagden, samen
met (o.a.) H&M een afzonderlijke bodemprocedure tegen Adidas c.s. aangespannen,
waarin eenzelfde verklaring voor recht werd gevorderd. Zowel de voorzieningenrechter
als de rechtbank in de beide bodemprocedures heeft geoordeeld dat er in bepaalde
opzichten inbreuk werd gemaakt op de door Adidas c.s. ingeroepen merkrechten. Tegen
alle uitspraken is hoger beroep ingesteld. Nadat in het hoger beroep tegen het vonnis in
kort geding intussen op 8 juni 1999 een tussenarrest was uitgesproken, is door het hof in
het door Marca c.s. ingestelde hoger beroep en het door Adidas c.s. ingestelde
incidenteel appel tegen de uitspraken in de bodemprocedure, voeging van alle procedures
bevolen. In zijn eindarrest heeft het hof, kort gezegd, geoordeeld dat de handelwijze van
Marca c.s. die door Adidas c.s. werd aangevochten, geen inbreuk maakt op de namens
Adidas c.s. ingeroepen merkrechten, zodat de op deze grondslag berustende vorderingen
van Adidas c.s. niet toewijsbaar zijn (rov. 4.13-4.26). Het hof oordeelde voorts dat er
evenmin grond bestaat voor toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht,
omdat, kort gezegd, die vorderingen van zo algemene strekking zijn dat daarmee wordt
miskend dat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de
omstandigheden die voor de beoordeling van de inbreukvraag van belang zijn,
veranderlijk zijn naar tijd en plaats (rov. 4.29 - 4.32).
4. Beoordeling van de middelen in het principale beroep
4.1 Middel I keert zich tegen hetgeen het hof in rov. 4.15 en de daarop voortbouwende
rov. 4.23 heeft overwogen, te weten, kort gezegd, dat het bij de vorderingen van Adidas
c.s. gaat om gestelde inbreuken uit 1996 en dat daarom bij de beoordeling daarvan de
(markt)situatie van destijds, niet die ten tijde van de uitspraak van het hof bepalend is
en dat dus toetsing 'ex tunc' dient plaats te vinden (rov. 4.15); en dat Adidas c.s.
onvoldoende hebben onderbouwd dat in 1996 het in aanmerking komende publiek een
verband legde tussen het drie-strepenmotief en het twee-strepenmotief, terwijl hetgeen
Adidas c.s. dienaangaande naar voren hadden gebracht, waaronder het in hoger beroep
overgelegde rapport van P.H. van Westendorp van een marktonderzoek, steeds
betrekking had op de omstandigheden ten tijde van 's hofs arrest (rov. 4.23). Het middel
klaagt op verschillende gronden dat het hof ten onrechte de vorderingen van Adidas c.s.
uitsluitend heeft beoordeeld in het licht van een beslissing over de inbreukvraag ex tunc.
4.2.1 Bij de beoordeling van deze klachten geldt het volgende. Vooropgesteld wordt dat
het antwoord op de vraag of de rechter bij de beoordeling van een vordering die
betrekking heeft op inbreukmakend of anderszins onrechtmatig handelen niet alleen de
omstandigheden zoals die zich voordeden ten tijde van het gewraakte handelen, maar
ook die ten tijde van zijn uitspraak in aanmerking dient te nemen, in de eerste plaats
afhangt van de aard van het geschil en hetgeen de aanlegger, mede gelet op hetgeen
deze vordert, tot inzet van het geding heeft gemaakt. Bij gebreke van aanwijzingen die
tot een beperkte toetsing ('ex tunc') aanleiding moeten geven, zal de rechter in beginsel
alle hem ter kennis gebrachte omstandigheden in zijn beoordeling dienen te betrekken,
ook voor zover die zich niet in een eerder stadium hebben voorgedaan. Dat laatste geldt
in het bijzonder indien de vordering een bevel of verbod van meer algemene strekking
behelst dat beoogd wordt voort te duren na de uitspraak van de rechter. Voor de
appelrechter geldt bovendien de regel dat het hoger beroep niet uitsluitend strekt tot een
323
beoordeling van de juistheid van de in eerste aanleg gegeven beslissing, maar, binnen de
grenzen van de rechtsstrijd in appel, tot een nieuwe behandeling en beslissing van de
zaak, waarbij de appelrechter heeft te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet
ten tijde van zijn beslissing (HR 23 februari 1996, nr. 15904, NJ 1996, 395). Er bestaat
geen aanleiding op dit punt anders te oordelen voor een kort geding dan voor een
procedure ten gronde.
4.2.2 Blijkens hetgeen het hof heeft overwogen in rov. 4.3 en 4.7 heeft het tot
uitgangspunt genomen dat Adidas c.s. een verbod vorderen op het gebruik niet alleen
van het twee-strepenmotief zoals aangebracht op een aantal met name genoemde
kledingstukken van H&M, Marca en C&A, maar ook, meer algemeen, een verbod op het
twee-strepenmotief of enig ander met het beeldmerk van Adidas overeenstemmend
teken. Die vordering stoelt dus mede op dreigend inbreukmakend handelen. Dat Marca
en C&A in hoger beroep opkwamen tegen het oordeel van de rechtbank dat met
betrekking tot een aantal van de door Adidas c.s. aangevallen kledingstukken inderdaad
sprake was van inbreuk, zoals het hof in rov. 4.14 overwoog, doet daaraan niet af. Bij
het ontbreken van enige aanwijzing in andere zin klaagt het middel terecht dat het hof de
gestelde merkinbreuk slechts heeft beoordeeld naar de situatie van 1996 (rov. 4.15).
Hetzelfde geldt voor de kennelijk daarop voortbouwende overweging (rov. 4.23) dat
Adidas c.s. haar stelling dat het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen
het drie-strepenmerk en het twee-strepenmotief voor de situatie van 1996 onvoldoende
hebben onderbouwd en het oordeel van het hof dat het rapport van Westendorp, dat
betrekking had op de omstandigheden ten tijde van het arrest, als niet ter zake dienend
buiten beschouwing moet worden gelaten.
4.3.1 Middel II, onderverdeeld in A, B en C, keert zich tegen rov. 4.17-4.24. Middel II.A
richt klachten tegen rov. 4.17, waarin het hof, veronderstellenderwijs ervan uitgaande
dat het drie-strepenmerk van Adidas aangemerkt kan worden als een algemeen bekend
merk in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs, kort gezegd, het volgende
overwoog: het merk kan niet als een van huis uit sterk merk worden gezien, omdat het
drie-strepenmotief op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen kan worden
toegedicht; het had evenwel in 1996, als gevolg van de reclame-inspanningen van Adidas
c.s., door inburgering grote onderscheidende kracht verkregen; het beeldmerk komt
daarom een ruime beschermingsomvang toe voor zover het om het drie-strepenmotief
gaat, maar dit wil niet zeggen dat de beschermingsomvang van het merk zich daardoor
mede is gaan uitstrekken tot andere streepmotieven; strepen en eenvoudige
streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke, in de
breedte uitwaaierende monopolisering; deze tekens zijn algemeen gangbaar en dienen
daarom ook voor derden beschikbaar te zijn.
4.3.2 Middel II.A klaagt allereerst (onderdeel a) dat deze overweging innerlijk
tegenstrijdig is, waar het hof enerzijds een ruime beschermingsomvang toekent, maar
anderzijds oordeelt dat een streepmotief dat niet uit drie strepen bestaat, daarbuiten
valt. Deze klacht faalt. Mede gelet op hetgeen het hof in rov. 4.19-4.20 heeft overwogen
omtrent het verwarringsgevaar tussen het merk en het twee-strepenmotief, is het hof
kennelijk van oordeel dat de grote onderscheidende kracht van het drie-strepenmerk is
gelegen is de herkenbaarheid van juist de drie strepen. Daarom is op zichzelf met de
door het hof aangenomen ruime beschermingsomvang niet onverenigbaar dat motieven,
bestaande uit meer of minder dan drie strepen, daarbuiten vallen.
4.3.3 Onderdeel b behelst klachten dat het hof met rov. 4.17 het volgende heeft
miskend: (i) het merk van Adidas is niet ingeschreven als een claim op streepmotieven in
het algemeen, maar slechts als drie-strepenmotief voor specifieke waren, gebruikt op een
specifieke wijze, waardoor van monopolisering van streepmotieven al geen sprake kan
zijn, waardoor 's hofs beslissing onbegrijpelijk is; (ii) het belang van beschikbaarheid
voor derden volgens de rechtspraak van het HvJEG in het systeem van de Merkenrichtlijn
moet wel worden meegewogen bij de weigeringsgronden van art. 3 daarvan, maar, als
324
het teken eenmaal onderscheidend vermogen toekomt, wordt het beschermd als merk;
mocht het hof dit niet hebben miskend, dan acht het onderdeel de beslissing
onbegrijpelijk; (iii) indien het teken niet onder een der weigeringsgronden van de
Merkenrichtlijn valt, mag het belang van beschikbaarheid niet (opnieuw en dubbelop) in
het kader van de beschermingsomvang aan de orde komen; mocht het hof dit niet
hebben miskend, dan acht het onderdeel ook deze beslissing onbegrijpelijk.
4.3.4 De klacht onder (i) mist feitelijke grondslag en kan dus niet tot cassatie leiden. Het
hof heeft niet miskend dat de door Adidas geclaimde merkbescherming niet tot
monopolisering van streepmotieven in het algemeen leidt, doch het is kennelijk van
oordeel dat reeds de belemmering van het gebruik van verticale streepmotieven op de
zijkant van sport- en vrijetijdskleding, als wel door Adidas c.s. als inbreukmakend
bestempeld, tot een ontoelaatbare monopolisering van dergelijke motieven leidt. In
hoeverre dit laatste juist is, komt hierna, naar aanleiding van de klachten onder (ii) en
(iii) aan de orde.
4.3.5 De klachten onder (ii) en (iii) lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij keren
zich tegen de in de bestreden overweging neergelegde opvatting van het hof dat er een
aan het algemeen belang ontleende - en in art. 3 lid 1 van de Eerste richtlijn
(89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten, hierna: de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor
bepaalde tekens te waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en
dat het gebruik van dergelijke tekens daarom niet omwille van de bescherming van een
merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid worden
onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong
een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van
onderscheidend vermogen heeft gekregen.
4.3.6 Het HvJEG heeft in zijn arrest van 4 mei 1999, nr. C-108/97, NJ 2000, 269
(Chiemsee) beslist dat de weigeringsgronden van art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn een
doel van algemeen belang dienen, daarin bestaande dat de in die bepaling genoemde
aanduidingen door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (aangeduid als
het 'Freihaltebedürfnis'; rov. 25), maar dat een teken dat geen onderscheidend
vermogen als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn bezit, op de voet van het
derde lid van dat artikel, dus door inburgering, die eigenschap alsnog kan verkrijgen en
aldus vatbaar wordt voor inschrijving als merk (rov. 44-47), zonder dat daarbij het
onderscheidend vermogen mag worden gedifferentieerd naar gelang het bedoelde
algemene belang (rov. 48). Anderzijds heeft het Hof in zijn arrest van 6 mei 2003, nr. C-
104/01, BIE 2004, 50, IER 2003, 50 (Libertel) beslist dat bij de beoordeling van het
onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk - naar valt aan te nemen:
ook na inburgering, nu het Hof, dat (in rov. 52) verwees naar het Chiemsee-arrest,
terzake geen voorbehoud maakt en in rov. 67 met zoveel woorden de mogelijkheid van
inburgering als merk van een kleur noemt - rekening dient te worden gehouden met het
algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt
beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten
aanbieden (rov. 60). Beide beslissingen hebben betrekking op de vraag of het als merk
gepresenteerde teken aan de eisen voldoet die de Richtlijn aan een merk stelt.
Aldus rijst de vraag of bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat
wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of
door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de
Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en vervolgens ingeschreven, rekening dient te
worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens
niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de
desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis), en zo ja, in
hoeverre.
Er bestaat derhalve grond om de hierna te noemen prejudiciële vragen te stellen aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
325
4.4 In afwachting van de beantwoording van de prejudiciële vragen wordt de behandeling
van de overige klachten van middel II en die van de middelen III en IV aangehouden.
5. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden
toegepast
De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet
worden uitgegaan. Voorts kan als in cassatie vaststaand gelden dat het drie-strepenmerk
van Adidas door inburgering grote onderscheidende kracht heeft verkregen.
6. Vragen van uitleg
1. Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd
door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een
aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn,
doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het
algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd
wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten
aanbieden (het Freihaltebedürfnis)?
2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of de
daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking komende publiek
worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan wel als louter versiering van
de waar?
3. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog verschil of
het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend vermogen mist als bedoeld in
art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in art. 3
lid 1 onder c van de Richtlijn?
7. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep van H&M
7.1 Het middel van H&M richt zich tegen de afwijzing van de (onder meer) door haar in
reconventie gevorderde verklaring voor recht en de in rov. 4.27-4.32 daartoe gebezigde
gronden. Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welk
verwijt het in rov. 4.31 aan H&M maakt; onderdeel 1.2 dat die beslissing van het hof in
elk geval onbegrijpelijk is, nu H&M ter onderbouwing van haar vordering het nodige heeft
aangedragen en gemotiveerd gesteld, zoals nader in het onderdeel aan de hand van een
groot aantal citaten uit de processtukken aangevoerd. Deze stellingen komen er, kort
gezegd, op neer (a) dat decoraties van twee strepen gebruikelijk zijn in de eerlijke en
vaststaande gewoonten van de handel (als bedoeld in art. 3 lid 1 onder d van de
Richtlijn), (b) dat het merkrecht van Adidas zich niet uitstrekt tot twee-strepenmotieven,
(c) dat Adidas zich in de markt van intimidatietechnieken bedient, (d) dat Adidas in het
verleden openlijk te kennen heeft gegeven zich niet te willen verzetten tegen het gebruik
van motieven met twee evenwijdige strepen op kleding en schoenen, zodat van
rechtsverwerking sprake is, (e) dat de beschermingsomvang van het drie-strepenmerk
zich, gelet op de merkenrechtelijke regelgeving, nooit kan uitstrekken tot als decoratie
gebruikte twee-strepenmotieven en (f) dat het gebruik van twee-strepenmotieven nooit
tot verwarringsgevaar kan leiden.
Onderdeel 2 betoogt dat de oordelen in de rov. 4.31 en 4.32 onjuist althans
onbegrijpelijk zijn, nu H&M heeft gesteld dat door een wijziging in omstandigheden in de
toekomst een andere situatie kan ontstaan en zij niet beoogde ook in dat geval
gevrijwaard te zijn van vorderingen van Adidas c.s.; voorts dat de omstandigheid dat de
beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is, de overweging van rov.
4.23 niet kan dragen, waar het bij een verklaring voor recht altijd gaat om het vaststellen
van de toestand die rechtens is ten tijde van het vonnis.
326
7.2 H&M heeft, naar het hof in rov. 4.31 ook heeft vastgesteld, met haar vordering
onmiskenbaar beoogd in de toekomst gevrijwaard te blijven van inbreukacties van de
zijde van Adidas c.s. ter zake van het gebruik van een twee-strepenmotief op sport- en
vrijetijdskleding. Zij heeft zich ter onderbouwing van haar belang bij de verlangde
verklaring voor recht evenwel mede beroepen op gronden, die vatbaar zijn voor wijziging
in de toekomst, zoals in elk geval die, bedoeld hiervoor in 7.1 onder (a), (b) en (f).
Terecht heeft het hof geoordeeld dat bij die stand van zaken voor een dergelijke
verklaring voor recht die haar werking ook in de toekomst behoudt - behoudens indien
daarover opnieuw wordt geprocedeerd en de rechter tot het oordeel komt dat als gevolg
van een wijziging in de relevante omstandigheden de partij die haar verkreeg daaraan
niet langer rechten kan ontlenen - geen plaats is. Bovendien heeft het hof kennelijk het
beroep op de deels veranderlijke en deels onveranderlijke omstandigheden als
onderbouwing van aard en strekking van de vordering ontoereikend geacht. Dat oordeel
is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. Op het vorenstaande stuit het
middel in al zijn onderdelen af.
8. Beslissing
De Hoge Raad:
in het principale beroep:
verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de
onder 6 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar
aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan;
in het incidentele beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt H&M in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de
zijde van Adidas c.s. begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de
raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en
in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 16 februari 2007.
Conclusie
Zaaknr. C05/160HR
Mr Huydecoper
Zitting van 6 oktober 2006
Conclusie inzake
1. Adidas AG
2. Adidas Benelux B.V.
eiseressen tot cassatie
tegen
1. Marca Mode
2. C&A Nederland
3. H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V.
4. Vendex KBB Nederland B.V.
5. [beherende vennoot 1]
6. [beherende vennoot 2]
7. [beherende vennoot 3]
8. [beherende vennoot 4]
327
9. [beherende vennoot 5]
verweerders in cassatie
Feiten en procesverloop
1) Deze cassatieprocedure vloeit voort uit verschillende in de feitelijke instanties tussen
partijen(1) gevoerde procedures. Aangezien voor de beoordeling van het huidige
cassatieberoep de wisselvalligheden in de verschillende procedures voor een groot deel
niet terzake doen, veroorloof ik mij met een tot het uiterste samengevatte weergave
daarvan te volstaan:
- de huidige eiseressen tot cassatie, Adidas c.s.(2), hebben in 1997 een kort geding
ingeleid tegen de derde verweerster in cassatie (in de door mij gekozen volgorde - het
gaat hier dus om partij H&M). Zij vorderden daarin in essentie een verbod (met
nevenvorderingen) terzake van het gebruik, door H&M, van tekens bestaande in twee
evenwijdige, verticale, even brede en in met de ondergrond contrasterende kleur
uitgevoerde strepen langs de gehele zij-lengte van door H&M aangeboden
kledingstukken, uit het genre: sport- en vrijetijdskleding. Adidas c.s. baseerden hun
vorderingen op verschillende te hunnen gunste(3) bestaande depots voor merken,
bestaande uit drie overigens aan de zojuist gegeven beschrijving beantwoordende
strepen.
- Adidas c.s. hebben jegens de overige verweerders in cassatie - Marca c.s. - in eerste
aanleg ten gronde een verbod gevorderd van overeenkomstige strekking (en op
overeenkomstige gronden) als in de zojuist aangeduide kortgeding-procedure(4) tegen
H&M. Marca c.s. vorderden in die procedure in reconventie een verklaring voor recht die
ertoe strekte dat het in geding zijnde gebruik van een uit twee strepen bestaand teken
hun vrijstond. Daarnaast hebben Marca c.s. samen met (o.a.) H&M een zelfstandig
geding ten gronde aanhangig gemaakt, waarin eenzelfde verklaring voor recht werd
gevorderd.
2) In alle genoemde procedures bevond de rechter in eerste aanleg dat er in bepaalde
opzichten inbreuk werd gemaakt op de door Adidas c.s. ingeroepen merkrechten(5). Er
werd van de kant van Marca c.s. en H&M hoger beroep ingesteld, en namens Adidas c.s.
incidenteel appel ingesteld ten aanzien van die aspecten van de vorderingen van Adidas
c.s. waarin de eerste rechter dezen niet was gevolgd.
In de appelprocedures werd, naar aanleiding van een incidentele vordering van die
strekking, voeging van alle procedures bevolen.
In de kortgeding-procedure tussen Adidas c.s. en H&M was inmiddels op 8 juni 1999 een
tussenarrest gewezen. Ook dat arrest wordt in de onderhavige cassatieprocedure
bestreden.
3) Nadat het debat in de appelprocedure(s) was afgerond heeft het hof daarin bij een
(eind)arrest van 29 maart 2005 beslist; en, kort gezegd, geoordeeld dat de handelwijze
van Marca c.s. en H&M die door Adidas c.s. werd aangevochten, geen inbreuk maakte op
de namens Adidas c.s. ingeroepen merkrechten, zodat de op deze grondslag berustende
vorderingen van Adidas c.s. niet toewijsbaar waren; maar dat er evenmin grond bestond
voor toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht, omdat - in mijn summiere
samenvatting - daardoor ongerechtvaardigd zou worden geanticipeerd op mogelijke
wijzigingen in de beschermingsomvang van de in geding zijnde merken (rov. 4.29 -
4.32).
4) Adidas c.s. hebben tijdig en regelmatig cassatieberoep laten instellen(6). Namens
Marca c.s. en H&M (die afzonderlijk in cassatie zijn verschenen(7)) is tot verwerping
geconcludeerd; H&M heeft daarbij incidenteel cassatieberoep laten instellen. Van de kant
van Adidas c.s. is tot verwerping van dat incidentele beroep geconcludeerd. Alle
verschenen partijen hebben hun standpunten laten toelichten, van de kant van Adidas
c.s.: in de cassatiedagvaarding(8) en nogmaals bij "gewone" schriftelijke toelichting, en
328
van de kant van Marca c.s. en H&M bij schriftelijke toelichting, in alle gevallen: gegeven
ter terechtzitting van 17 februari 2006. Er is gerepliceerd, en namens H&M gedupliceerd.
Ontvankelijkheid
5) Dit onderwerp kan om aandacht vragen, omdat namens Adidas c.s. bij één exploot
van dagvaarding cassatieberoep is ingesteld in een aantal verschillende zaken, ten dele
aanhangig tussen verschillende partijen. In de rechtspraak van de Hoge Raad is immers
vastgesteld dat dat in beginsel niet geoorloofd is (en dat veronachtzaming van deze regel
niet-ontvankelijkheid met zich meebrengt)(9).
Er wordt echter ook aangenomen dat op deze regel een uitzondering geldt wanneer het
gaat om zaken die, hoewel zij als verschillend zijn aan te merken en daarbij verschillende
partijen betrokken zijn, een zodanig verband met elkaar houden dat het instellen van een
rechtsmiddel bij één exploot of verzoekschrift als verantwoord moet worden beschouwd;
en in dat verband wordt telkens het feit dat de zaken in de eerdere instantie werden
gevoegd of gevoegd zijn behandeld, als een van de voorbeelden van een dergelijk
verband aangehaald(10). Dat geval doet zich in deze zaak/zaken voor; zodat ik geen
beletsel zie voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Toepasselijk recht
6) De regelgeving die voor de onderhavige zaak bepalend is, is in de loop van dit geding
een aantal malen gewijzigd. Voor het eerst gebeurde dat bij Protocol houdende wijziging
van de Eenvormige Beneluxwet op de merken(11) van 7 augustus 1996, in werking
getreden op 1 januari 2000. Het voor deze zaak relevante art. 13 onder A BMW is toen
overigens niet op voor deze zaak van belang zijnde punten gewijzigd. Een volgende
wijziging vond plaats bij gelijknamig Protocol van 11 december 2001, in werking
getreden op 1 januari 2004(12). Bij die gelegenheid is de tekst van art. 13 onder A BMW
wel ingrijpend gewijzigd. De sedertdien geldende tekst beoogt kennelijk zo nauw
mogelijk aan te sluiten bij de tekst (van art. 5) van de hierna nog te bespreken Richtlijn
89/104 EEG. Dit Protocol bevat in de Art. III - VI bepalingen van overgangsrecht, die zich
er alle door kenmerken dat voor sommige van de nieuwe regels wordt afgeweken van het
beginsel van onmiddellijke werking. Kennelijk neemt het Protocol (dus) overigens tot
uitgangspunt dat zijn bepalingen onmiddellijke werking hebben - zoals ook wel voor de
hand ligt.
Hierna zal blijken dat in cassatie mede aan de orde is, of het hof de conflictstof van
partijen "ex tunc" had te beoordelen of - minstgenomen: mede - "ex nunc". Het zal
duidelijk zijn dat het antwoord op de in dit verband voorgelegde vraag mede bepalend is
voor de toepasselijke versie van de BMW.
7) Tenslotte is nog te vermelden dat per 1 september jl. in werking is getreden het
Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
van 25 februari 2005 (BVIE)(13). Het BVIE vervangt, onder meer, de BMW. Het
merkenrecht worden sedertdien rechtstreeks bepaald door Titel II van het BVIE. Art. 2.20
daarvan geeft echter regels die identiek zijn aan art. 13 onder A BMW - de bepaling waar
partijen in deze zaak over hebben gestreden. In dit opzicht is er dus geen sprake van een
wijziging van het toepasselijke materiële recht(14). Daarom acht ik het gewettigd,
voorbij te gaan aan de overgangsrechtelijke gevolgen van deze nieuwe regeling.
Bespreking van het cassatiemiddel in het principale cassatieberoep
8) Dit middel vangt aan met een korte inleiding, waaruit onder meer valt op te maken
dat het middel drie thema's betreft(15):
Ten eerste zou in het bestreden arrest ten onrechte tot uitgangspunt zijn genomen dat
de basis voor de vorderingen van Adidas c.s. moest worden beoordeeld "ex tunc", wat in
dit geval wil zeggen: naar de stand van zaken ten tijde van het instellen van de
329
vorderingen, in de jaren 1996 dan wel 1997. Dit "thema" wordt aan de orde gesteld in
onderdeel I van het middel.
Ten tweede zou er bij de beoordeling van de onderscheidende kracht van de namens
Adidas c.s. ingeroepen merken en/of bij de beoordeling van de gestelde inbreuk, voorbij
zijn gegaan aan (sommige van) de bijzonderheden waardoor de desbetreffende merken
zich onderscheiden, en tevens ten onrechte rekening zijn gehouden met de
omstandigheid dat strepen en eenvoudige streepmotieven algemeen gangbaar zijn en
daarom ook voor derden beschikbaar dienen te zijn. Deze gegevens zouden, met name,
niet kunnen afdoen aan de door veelvuldig gebruik en intensieve reclame verkregen
bekendheid van de door Adidas c.s. voor bescherming voorgedragen tekens en de
daarmee samenhangende acceptatie van die tekens als merk (zogenaamde
"inburgering"): aan daadwerkelijk vaststaande "inburgering" zouden de beide genoemde
omstandigheden (gangbaarheid van het teken dan wel behoefte aan beschikbaarheid
voor derden) niet (mogen) afdoen. Over dit thema gaat het in middelonderdeel II sub A.
Ten derde zou het hof bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de merken van
Adidas c.s. en de door Marca c.s. en H&M gebruikte tekens, in verschillende opzichten de
voor die beoordeling vereiste benadering hebben miskend, in het bijzonder door aan
slechts één (wezenlijk) verschil, namelijk: de toepassing van twee strepen dan wel drie
strepen, doorslaggevende betekenis toe te kennen ondanks de aanwezigheid van een
belangrijk aantal punten van overeenstemming; en/of door eraan voorbij te zien dat
verwarringsgevaar (in de vorm van zogenaamde "indirecte verwarring") en/of het door
het publiek leggen van verbanden waardoor afbreuk wordt gedaan aan de
onderscheidingskracht van een algemeen bekend merk of ongerechtvaardigd voordeel
daaruit wordt getrokken, zich beide kunnen voordoen (juist dan) wanneer tussen een
merk en een daarmee te vergelijken teken zodanige verschillen bestaan dat het publiek
merk en teken niet met elkaar verwart (maar de verschillen daartussen opmerkt).
Dit thema wordt - met een belangrijk aantal verbijzonderingen - uitgewerkt in de
onderdelen II onder B en C en onderdeel III van het middel. Aan onderdeel IV komt, zo
merk ik nu al op, volgens mij geen zelfstandige betekenis toe.
Ik stel mij voor de argumenten van het middel aan de hand van de zojuist gemaakte
driedeling te bespreken.
Eerste thema: beoordeling "ex tunc"
9) De vraag of de rechter die in een later stadium over eerder in een procedure gegeven
beslissingen te oordelen krijgt, zijn oordeel "ex tunc" of "ex nunc" moet geven, vormt
meer dan eens een bron van problemen(16).
Zoals uit de in de voetnoot aangehaalde rechtspraak (en de conclusies voor de
aangehaalde arresten) blijkt, is op die vraag niet een eenduidig antwoord mogelijk, maar
hangt het van de voorgelegde vraag af, of beoordeling "ex tunc"of "ex nunc", dan wel
allebei, aangewezen zijn.
10) Bijwege van illustratie: in de in NJ 2003, 343, NJ 2001, 389 en NJ 1999, 381
gepubliceerde zaken ging het om bevelen/veroordelingen in kort geding, en stond ter
discussie of de beoordeling daarvan in appel moest plaatsvinden naar de toestand ten
tijde van de beoordeling in de eerste aanleg, dan wel naar de stand van zaken ten tijde
van de beoordeling in appel (waarbij de Hoge Raad telkens als uitgangspunt voorop
stelde, dat het (spoedeisend) belang ten tijde van de beoordeling in appel de gevorderde
veroordeling moest rechtvaardigen). Inzoverre dus: beoordeling "ex nunc".
In de zaak die in NJ 1996, 395 werd gepubliceerd ging het om in een bodemprocedure in
de eerste aanleg bevolen bewijsmaatregelen. Daar werd, voor de vraag of die
maatregelen in appel (nog) als passend moesten worden aangemerkt, (ook) de stand van
zaken ten tijde van de beoordeling in appel als maatgevend aangewezen. Ook hier dus
beoordeling "ex nunc".
330
In de zaak uit NJ 1996, 163 ging het daarentegen (ook) om de vraag of in eerste aanleg
terecht een voorziening was geweigerd (en om de in verband daarmee te geven
kostenveroordeling). Voor die vraag is - zoals enigszins voor de hand ligt - beslissend de
toestand zoals die zich ten tijde van de beoordeling in de eerste aanleg voordeed.
11) In de zaak uit NJ 2003, 343 speelde de bijzonderheid dat partijen hun standpunten in
appel in belangrijke mate hadden afgestemd op de vraag, of ingevolge de in eerste
aanleg gegeven veroordelingen verbeurde dwangsommen door de beslissing in appel
zouden worden "aangetast". In de aangehaalde overwegingen stelde de Hoge Raad dan
ook voorop dat indien het in appel gaat over de vraag of een in kort geding gevorderde
voorziening (nadat daarover in eerste aanleg is geoordeeld) in appel voor toewijzing in
aanmerking komt, mede moet worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van de
beoordeling in appel bij de gevorderde voorziening een spoedeisend belang heeft (dus:
beoordeling van dat gegeven "ex nunc"). Omdat de partijen in deze zaak vooral streden
over de vraag of ingevolge de in eerste aanleg gegeven voorziening dwangsommen
waren verbeurd, kon het hof echter het appel zo opvatten, dat aan zijn oordeel (alleen)
was onderworpen of het vonnis van de eerste aanleg juist was gewezen. Daarom hoefde
in dat geval een eventueel ontbreken van spoedeisend belang in de fase van het hoger
beroep voor het gevraagde oordeel geen verschil te maken: dsu (alleen) beoordeling "ex
tunc".
12) In alinea's 2.5 en 2.6 van zijn conclusie voor het in NJ 1999, 381 gepubliceerde
arrest geeft A-G Langemeijer helder weer hoe zeer het van de omstandigheden afhangt
of een beoordeling "ex tunc" dan wel "ex nunc" aangewezen is. (Hij geeft het voorbeeld
van een vordering tot nakoming van een concurrentiebeding(17). Bij zo'n vordering laat
zich zeer wel denken dat die in eerste aanleg toewijsbaar is en dat dat in de appelfase
anders is, omdat de duur van het concurrentiebeding inmiddels is gewijzigd (of, voeg ik
toe: verstreken)). Langemeijer oppert voor dat geval de mogelijkheid dat de rechter kan
worden gevraagd om zijn oordeel te splitsen, en zich zowel over de gerechtvaardigdheid
van de voorziening in de eerste aanleg als over de gerechtvaardigdheid daarvan in de
appelfase uit te spreken. Ik denk dat dat inderdaad een legitiem verlangen (van partijen
of van de "gerede partij") kan zijn.
13) De hiervóór besproken casuïstiek laat intussen wel zien dat als het om een rechterlijk
verbod dan wel bevel gaat dat bedoeld is om na beoordeling in eerste aanleg en na
beoordeling in appel voort te duren, het op z'n minst in de rede ligt dat ook de
toewijsbaarheid van het gevorderde naar de toestand ten tijde van de beoordeling in
appel in het geding is. Die casuïstiek laat immers zien dat er omstandigheden kunnen zijn
waaronder hetzij alleen beoordeling naar de toestand ten tijde van de beslissing van de
eerste aanleg aangewezen is, hetzij verschil moet worden gemaakt naar gelang het om
de beoordeling in eerste aanleg en die in appel gaat (in dier voege dat, met toepassing
van de door Langemeijer geopperde splitsing, beide situaties op hun eigen merites
(moeten) worden beoordeeld). Maar die casuïstiek laat ook zien dat er bij de situatie die
hier voorligt, namelijk: het verbod of bevel dat bedoeld is om van begin af aan voort te
duren, ook in en na de appelfase, er geen omstandigheden zijn aan te wijzen die
rechtvaardigen dat de rechter zich beperkt tot een beoordeling "ex tunc".
14) Uit de bedoelde casuïstiek blijkt verder, dat het in belangrijke mate aan partijen is
om aan te geven, welke beoordeling van de rechter zij verlangen. Zoals al aangestipt
ging het, bijvoorbeeld, in de in NJ 2003, 343 gepubliceerde zaak over zonder beperking
in de tijdsduur gevorderde voorzieningen (zodat de Hoge Raad dan ook vooropstelde dat
beoordeling van de belangen in appel "ex nunc" in de rede lag); maar had het partijdebat
in die zaak zich geconcentreerd op de vraag of onder de in eerste aanleg gegeven
veroordeling dwangsommen waren verbeurd - wat de rechter aanleiding kon geven om
(slechts) te onderzoeken of de veroordeling voorzover daaronder reeds dwangsommen
zouden zijn verbeurd, terecht was gegeven (en dat laatste veronderstelt weer een
beoordeling "ex tunc").
331
15) Aan de hand van deze beschouwingen meen ik dat het middel in onderdeel I het hof
ten onrechte schending verwijt van rechtsregels die er, in het algemeen, toe zouden
strekken dat beoordeling van verbodsvorderingen wegens merkinbreuk altijd "ex nunc"
zou moeten plaatsvinden. Of beoordeling "ex nunc" aangewezen is hangt af van de aard
van de zaak en van hetgeen partijen elkaar daarin betwisten. Men kan dat illustreren aan
de hand van de casus uit NJ 2003, 343, maar ook aan de hand van het voorstel uit de
hoger aangehaalde conclusie van Langemeijer: ook een aanspraak uit merkenrecht kan,
rechtens of feitelijk, in de tijd beperkt zijn (doordat het merk na enige tijd is vervallen, in
andere handen is overgegaan, of eenvoudig: omdat het artikel waarop het merk
betrekking had slechts korte tijd populair is geweest, en daarna van de markt is
verdwenen).
Bij omstandigheden zoals zojuist genoemd, is goed denkbaar dat partijen alleen
verschillen over in het verleden gesitueerde inbreuken, en beoordeling "ex nunc" dus niet
aangewezen is, dan wel niet door partijen wordt nagestreefd.
16) Toch beoordeel ik de klachten van onderdeel I van het middel als gegrond. Ik doe
dat, omdat, zoals al gezegd, in dit geval omstandigheden die een beoordeling (alleen) "ex
tunc" zouden rechtvaardigen, ten enen male ontbreken (er zijn geen partijstellingen die
in die zin kunnen worden verstaan - namens Marca c.s. of H&M wordt dan ook niet op
dergelijke stellingen gewezen -, en het hof heeft ook niets vastgesteld dat zo'n
rechtvaardiging zou kunnen opleveren).
Al moge er dan niet een algemene regel bestaan zoals die in het middel primair wordt
ingeroepen, ik meen dat wanneer de rechter wordt gevraagd te oordelen over voor
onbepaalde tijd voortdurende voorzieningen, die dus ook tijdens zijn beslissing en daarna
nog zouden moeten gelden, die rechter bij het op die manier gevraagde oordeel op z'n
minst mede de stand van zaken ten tijde van zijn beslissing in aanmerking zal moeten
nemen(18). De appelrechter die in een dergelijk geval zijn oordeel beperkt tot de
omstandigheden die zich ten tijde van de beoordeling in de eerste aanleg voordeden,
miskent inderdaad wat er in dit opzicht rechtens van hem gevraagd wordt.
17) Dat is, zoals eerder al opgemerkt, anders wanneer de rechter uit het partijdebat mag
opmaken dat partijen specifiek verschillen over de gerechtvaardigdheid van de
gevorderde voorzieningen ten tijde van de beslissing in eerste aanleg (en daarom in de
rede ligt dat zij ook alleen een oordeel daarover wensen) - zoals dat in de zaak uit NJ
2003, 343 het geval was.
Ik heb mij afgevraagd of de beslissing van het hof zo moet worden begrepen dat het hof
de vorderingen van Adidas c.s. inderdaad heeft verstaan als beperkt, op dezelfde manier
als in de zaak uit NJ 2003, 343(19). Dat lijkt mij echter een onaannemelijke uitleg van de
beslissing van het hof - niets in die beslissing suggereert dat het hof zich door deze
gedachte heeft laten leiden, en in het partijdebat heb ik ook geen aanknopingspunten
aangetroffen die daaraan voedsel hadden kunnen geven. Uitgaande van de andere, meer
plausibele uitleg - en dus van vorderingen van Adidas c.s., gericht op een ook ten tijde
van het oordeel van het hof en daarna nog geldend verbod - ontbreekt een deugdelijke
grondslag om die vorderingen alleen aan de hand van de situatie "ex tunc" te beoordelen.
18) In de schriftelijke toelichting namens Marca c.s.(20) wordt gesuggereerd dat de
beslissing van het hof zou berusten op de (niet uitgesproken) gedachte dat Adidas c.s.
onvoldoende zouden hebben gesteld om beoordeling van hun vorderingen "ex nunc" te
rechtvaardigen. In dat verband wordt er op gewezen dat Adidas c.s. alleen de in de jaren
1996 - 1997 aan Marca c.s. dan wel H&M verweten inbreuken op de merkrechten van
Adidas c.s. aan hun vorderingen ten grondslag (zouden) hebben gelegd.
Ook hier geloof ik echter dat het arrest van het hof niet in de namens Marca c.s.
gesuggereerde zin mag worden verstaan. Het hof bezigt de overweging dat de zaak "ex
tunc" moet worden beoordeeld immers (mede) als argument om voorbij te (kunnen)
gaan aan stellingen van Adidas c.s. betreffende de (markt)situatie ten tijde van 's hofs
oordeel en de in verband daarmee aangevoerde stukken van overtuiging
332
(marktonderzoek)(21). Dat kan ik niet verenigen met de gedachte dat het hof
("eigenlijk") heeft geoordeeld dat Adidas c.s. over de situatie "ex nunc" onvoldoende
zouden hebben gesteld: motivering die ertoe strekt dat aan bepaalde stellingen voorbij
mag/moet worden gegaan, is iets wezenlijk anders dan (stilzwijgend) oordelen dat die
zelfde stellingen onvoldoende zijn om als basis voor een oordeel over de gestelde
merkinbreuken "ex nunc" te kunnen dienen.
19) Men is allicht geneigd zich af te vragen in hoeverre 's hofs oordeel berust op de -
eveneens onuitgesproken - gedachte dat er in de situaties waaronder de botsende
merken/tekens van partijen moeten worden beoordeeld in de periode tussen 1996 en het
eindarrest wezenlijke veranderingen kunnen, of zullen zijn opgetreden. Men is misschien
geneigd te denken dat het hof daar wél van zal zijn uitgegaan - ware dat anders, dan valt
immers moeilijk in te zien waarom aan gegevens zoals het in rov. 4.23 van het eindarrest
genoemde marktonderzoek niet al daarom niet "zomaar" voorbij kon worden gegaan,
omdat bij een (min of meer) onveranderde situatie in de periode in kwestie, die gegevens
óók licht zouden (kunnen) werpen op hoe de verhoudingen aan het begin van de periode
waren.
20) Op dat stramien doordenkend, kan men een reeksje vragen zien opdoemen als het
erom gaat, wat de invloed kan zijn van in de loop van de tijd veranderende percepties
van het publiek met betrekking tot in een geschil betrokken merken/tekens.
Één aspect daarvan is in de rechtspraak uitvoerig onderzocht: namelijk de vraag of de
merkhouder tegen zich moet laten gelden dat de onderscheidingskracht van zijn merk in
de loop van de tijd is verzwakt ("verwaterd") door het (ondanks zijn verzet) op de markt
circuleren van "inbreukmakende" waren van anderen(22).
Men kan zich echter ook andere varianten van het probleem voorstellen. De onderhavige
zaak roept bijvoorbeeld deze variant naar voren, dat het merk in de loop van de tijd aan
onderscheidend vermogen kan hebben gewonnen onder invloed van het feit dat de
merkhouder concurrenten van de markt heeft kunnen weren - maar op gronden die de
rechter die de zaak in de latere fase te beoordelen krijgt, beoordeelt als ontoereikend.
In het eerstgenoemde geval zou men kunnen spreken van verwatering die, wegens de
onrechtmatige oorzaak daarvan, buiten beschouwing moet blijven. De interessante vraag
die het tweede geval oproept is allicht, of ook "inburgering" in het voordeel van de
merkhouder buiten beschouwing zou kunnen moeten worden gelaten, omdat die
inburgering door achteraf als onrechtmatig te beoordelen optreden van de merkhouder in
de hand is gewerkt.
21) Deze en dergelijke vragen moeten echter, denk ik, in dit cassatiegeding worden
gelaten voor wat zij zijn: uit het arrest van het hof valt niet op te maken dat het hof zich
door gedachten over die vragen heeft laten leiden (en dus al helemaal niet, in welke zin
die gedachten dan zouden hebben geluid. Op mij maakt het (eind)arrest van het hof
overigens de indruk dat het hof de hier bedoelde problemen niet onder ogen heeft
gezien). Er blijkt ook niet of partijen ten overstaan van het hof stellingen met betrekking
tot deze vragen hadden aangevoerd (ik heb die stellingen ook niet aangetroffen).
In de cassatiedagvaarding - in de toelichting onder nrs. 8 t/m 19 die ik echter, zoals in
voetnoot 8 al aangestipt, voor de zekerheid als onderdeel van het middel aanmerk -
wordt uitvoerig op de eerste variant van de hiervóór aangestipte (rechts)vragen
ingegaan, maar wordt aan de andere variant die ik opperde - om voor de hand liggende
redenen - voorbij gegaan.
Hoewel ik, zoals eerder al bleek, instem met de klacht dat het hof zich niet had mogen
beperken tot een beoordeling van het geschil "ex tunc", hoeft volgens mij om de eerder
besproken redenen niet op de hier aangeroerde rechtsvragen te worden ingegaan (en
kan daar, bij gebreke van houvast in het bestreden eindarrest en in de verdere
gedingstukken, ook niet op worden ingegaan).
Het leek mij desondanks goed om deze vragen even aan te stippen - bij bestudering van
de zaak stuit men daar immers onwillekeurig wél op.
333
Het tweede thema: beoordeling van het gegeven "inburgering"
22) In de context van dit thema wil ik de argumenten van het middel uit onderdeel II sub
A bespreken; waarbij ik ter vermijding van misverstand moet opmerken dat sommige
daarvan niet onder de vlag van de zojuist gegeven, naar "inburgering" verwijzende titel
zijn te brengen - al merk ik dat wel aan als het belangrijkste gegeven uit de argumenten
van dit middelonderdeel.
23) Allereerst klaagt het middel namelijk in dit onderdeel, in subalinea A onder a), dat de
overwegingen van het hof innerlijk tegenstrijdig (en dus onvoldoende begrijpelijk)
zouden zijn omdat het hof in rov. 4.17 voor de namens Adidas c.s. ingeroepen merken
(een grote onderscheidingskracht en daarom) een ruime beschermingsomvang
gerechtvaardigd oordeelt, maar daar meteen op laat volgen dat dat alleen voor het drie-
strepen-motief opgaat. Het één - een ruime beschermingsomvang - zou met het ander -
namelijk beperking van de desbetreffende bevindingen tot het drie-strepen-motief - niet
te rijmen zijn.
24) Deze klacht lijkt mij ondeugdelijk. Zoals in alinea's 51 e.v. hierna nader te
bespreken, berust het oordeel van het hof er klaarblijkelijk op dat de onderscheidende
kracht van de merken van Adidas c.s., en (dus ook) de mate waarin het publiek die
merken herkent als tekens die verwijzen naar Adidas c.s. en naar de door dezen onder
die merken in het verkeer gebrachte waren, in sterke mate wordt bepaald door, dan wel
verbonden is met, het feit dat die merken uit (nu juist, en opvallenderwijs) drie strepen
bestaan. Wanneer men de kracht van de merken van Adidas c.s. zo beoordeelt, is niet
onlogisch dat men aanneemt dat de bescherming zich niet uitstrekt tot andere
streepmotieven - dat wil zeggen motieven die niet de typische kenmerken van het "drie-
strepen-motief" vertonen.
25) In subonderdeel I A sub b onder i wordt geklaagd dat het hof met de verwijzing -
weer in de hier besproken rov. 4.17 - naar het algemeen gangbaar zijn van
streepmotieven zou hebben miskend dat Adidas c.s. geen monopolie "claimen" voor
streepmotieven, maar voor één door een reeks van bijzonderheden gekenmerkt motief
van (drie) strepen, steeds op een bijzondere manier geconfigureerd en op de waren in
kwestie aangebracht.
Reeds de in de vorige alinea besproken beschouwing van het hof maakt echter duidelijk
dat het hof dat nu juist niet heeft miskend: het heeft immers juist vanwege de
bijzonderheden waardoor het merk van Adidas c.s. zich (in de zienswijze van het hof)
onderscheidt, de aan het merk verbonden bescherming met die bijzonderheden in
verband gebracht en (daarom) uitbreiding daarvan (d.w.z.: van de bescherming) tot
tekens uit het genre "streepmotief" die dergelijke bijzonderheden niet vertonen,
afgewezen.
26) Daarbij kon het hof ongetwijfeld betekenis toekennen aan het feit dat streepmotieven
- waaronder streepmotieven die relevant van de merken van Adidas c.s. verschillen -
algemeen gangbaar zijn. Naarmate de elementen die een merk (mede) bepalen, behoren
tot een genre dat algemeen gangbaar is, in die zin dat dergelijke elementen in
verscheidene of zelfs in veel verschillende vormen voor met de desbetreffende
merkartikelen relevant verband vertonende verschijnselen worden gebruikt, ligt het juist
voor de hand dat men de onderscheidende kracht van het merk in verband brengt met
die bijzonderheden waardoor het merk "opvalt" en zich duidelijk onderscheidt van andere
varianten waarbij de bedoelde elementen niet in die vorm worden toegepast. Bij een
merk dat opvalt doordat daarin een element gebruikt wordt dat overigens geheel
onbekend is, kan men er geredelijk toe komen (alle) andere tekens die zich door een
overeenkomstig element kenmerken, onder de beschermingsomvang van het merk te
brengen. In het hier te onderzoeken geval geldt het omgekeerde: bij een merk dat
bestaat uit een bepaalde, sterk benadrukte, combinatie van overigens algemeen
gangbare elementen, ligt het uitbreiden van de beschermingsomvang tot andere
334
combinaties van die elementen - uiteraard: afhankelijk van de verdere omstandigheden -
juist minder voor de hand.
27) Intussen heeft het hof zijn overweging betreffende de algemene gangbaarheid van
streepmotieven "uitgebouwd" met de woorden: "en dienen daarom ook voor derden
beschikbaar te zijn". Op die toevoeging richten zich de verdere klachten van dit
middelonderdeel; en daar gaat het (wel) om de invloed van het verschijnsel van de
merkenrechtelijke inburgering, dat mij de titel van dit onderdeel van deze conclusie
ingaf.
28) Voor ik deze klachten inhoudelijk bespreek merk ik op dat het mogelijk is, de hier
bestreden overweging van het hof zo te lezen dat het in cassatie aangevochten oordeel
niet (mede) gedragen wordt door het gedeelte van die overweging dat nu in de
schijnwerper staat. Men kán de redenering van het hof namelijk zo begrijpen dat het hof
beperking tot drie-strepen-motieven aangewezen heeft geacht omdat het nu eenmaal dát
- dus de toepassing van drie strepen - als het belangrijkste "herkenningspunt" van de
merken van Adidas c.s. heeft aangemerkt; en dit (mede) omdat strepenmotieven
overigens algemeen gangbaar zijn. De daarop volgende gedachte uit de hier besproken
overweging, namelijk dat zulke (andere) motieven voor derden beschikbaar dienen te
zijn, zou dan moet worden gezien als een "obiter" vermeld logisch uitvloeisel van de
eerdere vaststelling (die ertoe strekt dat er legio "gangbare" streepmotieven zijn waartoe
Adidas' rechten zich niet uitstrekken).
Het is overigens ook mogelijk om de hier bedoelde vervolg-gedachte te begrijpen als een
alternatieve, als zelfstandig dragend bedoelde grond om tot hetzelfde oordeel te komen.
Bij deze lezing(en) van het arrest zouden de tegen deze overweging gerichte klachte niet
opgaan.
29) Zelf meen ik echter dat de overweging van het hof anders moet worden gelezen, en
dat daarin de normatieve component wordt beoogd, waarop Adidas c.s. hun hier te
bespreken pijlen richten. Die component omschrijf ik dan aldus, dat er tekens bestaan
waarbij een brede, "uitwaaierende" beschermingsomvang niet in aanmerking komt omdat
tekens van deze soort algemeen gangbaar zijn en er daarom behoefte bestaat dat die
voor derden beschikbaar zijn - óók dan, als een teken uit dit genre zich heeft ontwikkeld
tot een algemeen bekend merk met een grote onderscheidingskracht.
30) Deze lezing van de hier bestreden overweging lijkt mij daarom toch de meer
aannemelijke, omdat de andere lezingen die ik zo-even heb beschreven als óók mogelijk,
een gedachtelijn volgen die niet goed spoort met de manier waarop het hof zijn
overweging heeft opgezet. Die gedachtelijn moet ongeveer als volgt zijn: "In een veld
waarin bepaalde elementen in allerlei vormen als teken (waarmee ik mede bedoel: als
decoratie) gangbaar zijn, komt, wanneer een teken uit dat veld zich tot bekend merk
heeft ontwikkeld, grote betekenis toe aan de bijzonderheden waardoor dat bekende merk
zich van de andere (gangbare) tekens onderscheidt. Dan moeten juist die bijzonderheden
als (het meest) bepalend voor (het onderscheidend vermogen van) het merk worden
beschouwd, en komt aan andere aspecten (veel) minder betekenis toe. Wegens de
manier waarop de perceptie van het publiek door de veelheid aan gangbare tekens wordt
beïnvloed, is de onderscheidingskracht van het merk dan minder groot, dan men
overigens zou kunnen denken; en althans houdt de onderscheidingskracht juist verband
met de eerder bedoelde bijzonderheden, wat een dienovereenkomstige beperking van de
beschermingsomvang impliceert."
31) Zoals ik al aangaf, lijkt mij dat het toekennen van de in alinea 28 hiervóór
veronderstelde betekenis(sen) aan de in alinea 27 aangehaalde toevoeging bij de hier
besproken overweging, niet goed met de zojuist in parafrase neergeschreven
gedachtegang te rijmen is; terwijl die gedachtegang wel aansluit bij de uitleg waar ook
het middel van uitgaat: waar een merk (vooral) elementen vertoont die algemeen
gangbaar zijn en die daarom voor derden beschikbaar behoren te zijn, kan beperking van
335
de beschermingsomvang aangewezen zijn, zelfs wanneer het merk algemeen bekend is
geworden en het grote onderscheidende kracht heeft gekregen (met als onuitgesproken
vervolg: ook als die onderscheidende kracht overigens een ruimere beschermingsomvang
zou rechtvaardigen).
De kern van de hier te bespreken klachten komt erop neer, dat die gedachtengang niet
met het geldende merkenrecht strookt.
32) Het merkenrecht waar het middel op doelt is het Benelux-merkenrecht zoals dat
sedert 21 december 1988 - stapsgewijs, immers: langs de weg van de in alinea's 6 en 7
hiervóór genoemde wijzigingen in de regelgeving en een gestage ontwikkeling in de
rechtspraak - is aangepast aan de EG Merkenrichtlijn(23).
Indachtig mijn beschouwingen over de beoordeling "ex nunc" die het hof - op z'n minst
mede - had behoren toe te passen, zal ik daarbij uitgaan van de sedert 1 januari 2004
geldende tekst van de BMW. Overigens vertonen de elkaar opvolgende teksten van die
wet, denk ik, geen verschillen die voor de beoordeling van de onderhavige cassatiezaak
wezenlijk gewicht in de schaal (kunnen) leggen.
33) De gedachte die het middel hier bestrijdt - en die dus, in de door mij aan het arrest
van het hof gegeven uitleg, wel mede aan dat arrest ten grondslag ligt - kan ik zo
weergeven, dat er een aan het algemeen belang ontleende behoefte bestaat om voor
sommige tekens te waarborgen dat die (in zekere mate) beschikbaar blijven voor
"algemeen gebruik"; en dat dat gegeven zich ertegen verzet dat zulke tekens onder de
vlag van merkenbescherming aan algemene beschikbaarheid worden onttrokken
(althans: in ruimere mate dan met de hier spelende aspecten van het algemeen belang
verenigbaar is), zodat ook wanneer een teken door zgn. inburgering de voor
merkenbescherming vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen, de
belangen bij algemene beschikbaarheid voorrang krijgen boven de belangen die
merkenbescherming aandringen(24). Ofschoon men gebruik van uitdrukkingen uit andere
talen misschien liever vermijdt, erken ik dat de Duitse uitdrukking "Freihaltebedürfnis" de
kern van deze gedachte helder weergeeft.
34) Uit de rechtspraak van het HJEG blijkt dat deze gedachte in bepaalde gevallen
onverkort opgeld doet. In HJEG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; IER 2002, 42
(p.251 e.v.) m.nt. FWG inzake Philips/Remington, rov. 57 en 73 - 84, is bijvoorbeeld
buiten twijfel gesteld dat de tekens die ingevolge art. 3 lid 1 onder e van Richtlijn 89/104
niet voor merkenbescherming in aanmerking komen, (ook) niet langs de weg van
"inburgering" zoals aangeduid in art. 3 lid 3 van die Richtlijn alsnog als merk
beschermbaar kunnen worden (het gaat hier om de vormen die door de aard van de waar
bepaald worden, die noodzakelijk zijn voor de verkrijging van een technische uitkomst, of
die een wezenlijke waarde aan de waar geven(25)).
35) Aan de andere kant kan uit HJEG 4 mei 1999, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV (Chiemsee),
rov. 25 - 34 en rov. 44 - 54, worden opgemaakt dat er weliswaar een aspect van
algemeen belang mee gemoeid is dat, onder andere, beschrijvende aanduidingen niet als
merk worden gemonopoliseerd maar voor algemeen gebruik - ook als merk - beschikbaar
blijven, en dat dat (met name ook) geldt voor die geografische aanduidingen die actueel
óf potentieel kunnen dienen om indrukken omtrent de herkomst van waren of bepaalde
aspecten daarvan "over te brengen"; maar dat dat er niet aan in de weg staat dat zo'n
geografische aanduiding door "inburgering" onderscheidend vermogen verkrijgt en
daardoor voor inschrijving als merk vatbaar wordt; waarbij geldt dat "het onderscheidend
vermogen niet kan worden gedifferentieerd naar gelang het vastgestelde belang om de
geografische benaming vrij te houden voor gebruik door andere ondernemingen" (rov.
48).
Deze beslissing wordt veelal zo uitgelegd, dat wanneer een beschrijvend teken door
inburgering tot onderscheidingsteken is geworden, daarmee het beletsel (voor
bescherming als merk) van het beschrijvend karakter van het teken, ophoudt te
gelden(26). Zoals het in rov. 45 van dit arrest wordt uitgedrukt, wordt hierdoor "de regel
336
van artikel 3 lid 1 sub b, c en d, dat merken die elk onderscheidend vermogen missen,
beschrijvende merken en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in
het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden,
niet worden ingeschreven, aanzienlijk afgezwakt."
36) De vraag was eveneens aan de orde in het al aangehaalde arrest HJEG 6 mei 2003,
BIE 2004, 50; IER 2003, 50 (p. 247 e.v.) m.nt. ChG (Libertel). In die zaak ging het om
de bescherming, als merk, van een teken bestaande uit een loutere (specifieke) kleur, in
dit geval een bepaalde tint oranje. Het HJEG overwoog, in rov. 51 en 53 en met
verwijzing naar het Philips/Remington arrest, dat de verschillende in art. 3 van Richtlijn
89/104 EEG genoemde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het
algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt; en, in rov. 52, met
verwijzing naar het Chiemsee arrest, dat art. 3 lid 1 sub c van Richtlijn 89/104 EEG
(waarin, kort gezegd, "beschrijvende" aanduidingen van inschrijving als merk worden
uitgesloten), een doel van algemeen belang nastreeft, te weten dat tekens of
benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de
inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.
37) Vervolgens stelt het HJEG - nog steeds in het Libertel-arrest - in rov. 54 - 56 vast dat
door het slechts beperkte aantal daadwerkelijk beschikbare kleuren, aan monopolisering
van kleuren als merk belangrijke bezwaren verbonden kunnen zijn, zodat het bestaan
van een algemeen belang moet worden aanvaard dat de beschikbaarheid van kleuren
niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers die op het gebied
waarop inschrijving wordt gevraagd actief (willen) zijn; en dat het aan een merk
verbonden recht eens te meer als excessief kan worden aangemerkt naarmate
inschrijving voor méér waren of diensten wordt gevraagd. Dit mondt erin uit - in rov. 60 -
dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als
merk, rekening moet worden gehouden met - kort gezegd - de eerder aangeduide
aspecten van algemeen belang.
38) Men kan deze overwegingen - ik bedoel dan de zojuist geparafraseerde overwegingen
uit het Libertel-arrest - geredelijk zo begrijpen, dat in de hier beschreven context met het
"Freihaltebedürfnis" rekening moet worden gehouden. Of dat inderdaad de strekking van
het arrest is, kan intussen weer betwijfeld worden omdat in de rov. 61 e.v., en met name
in rov. 67, de mogelijkheid van inburgering, ook als het om een enkele kleur gaat,
ongeclausuleerd lijkt te worden aanvaard. Daarbij wordt niet gesuggereerd dat aan de
inburgering slechts een beperkt effect zou mogen worden toegekend om recht te doen
wedervaren aan de onder het "Freihaltebedürfnis" beoogde belangen.
In dit opzicht ontkom ik er helaas niet aan, dit arrest als enigszins tweeslachtig te
beoordelen: waar in de context van de derde vraag overwegingen (en een dictum)
worden gegeven die op mij de indruk maken dat de algemeen belang-aspecten die het
"Freihaltebedürfnis" bepalen wél in aanmerking moeten worden genomen bij de
beoordeling of merkenbescherming in de gegeven omstandigheden (niet) als
ongerechtvaardigde beperking (van de vrijheid van andere marktdeelnemers) moet
worden beschouwd, wekken de overwegingen en het dictum met betrekking tot de eerste
en tweede vragen juist de indruk dat "na een normaal proces van inburgering" verkregen
onderscheidend vermogen voor de bescherming als merk beslissend en voldoende is -
een benadering waarbij niet zou passen, op de aldus bepaalde bescherming weer af te
dingen aan de hand van overwegingen ontleend aan het algemeen belang(27).
39) De indrukken die men in de laatstgenoemde zin krijgt, vinden bovendien steun in het
Chiemsee-arrest: daarin wordt ongeclausuleerd overwogen dat verkrijging van
onderscheidend vermogen door inburgering het uitgangspunt dat (het algemeen belang
gebiedt dat) beschrijvende tekens voor gebruik - ook als merk - beschikbaar moeten
blijven, "aanzienlijk afzwakt" (rov. 45) én dat er niet mag worden gedifferentieerd naar
gelang (van) het vastgestelde belang om de geografische benaming vrij te houden (etc.,
rov. 48).
337
40) Er is ook daarom aanleiding om de overwegingen van het Libertel-arrest zo te lezen
dat die sporen met wat het Chiemsee-arrest, naar de gemeenlijk aanvaarde uitleg
daarvan, heeft geleerd, omdat het in het Libertel-arrest ging om de bescherming, als
merk, van een loutere kleur. Een loutere kleur is naar zijn aard (zeer) weinig geëigend
om de functie van onderscheidingsteken te vervullen, en zal om die reden vaak
onderscheidend vermogen missen; maar een kleur kan veelal niet als voor bepaalde
waren of diensten beschrijvend dan wel gebruikelijk worden aangemerkt, zodat die reden
om geen onderscheidend vermogen aan te nemen zich niet voordoet. Met het oog hierop
kon het HJEG aanleiding vinden om in het Libertel-arrest nader uiteen te zetten dat
kleuren naar hun aard weinig geëigend zijn om als onderscheidingsteken te dienen, maar
dat er (ook) andere aan het algemeen belang te ontlenen redenen bestaan - en wel
redenen die te vergelijken zijn met die, die voor beschrijvende dan wel gebruikelijke
aanduidingen gelden - die zich doen voelen als het gaat om de bescherming van een
loutere kleur als merk. In het verlengde daarvan ligt dan in de rede, dat op het
verschijnsel van inburgering als merk, als het om kleuren gaat, de regels van toepassing
zijn die ook voor beschrijvende en gebruikelijke tekens gelden, en niet de (daarvan
afwijkende) regels die in het Philips/Remington-arrest waren onderzocht.
41) Aan de hand van deze beschouwingen onderschrijf ik de gedachte die aan de hier
besproken klachten van het middel ten grondslag ligt: althans wanneer het gaat om
tekens die beschrijvend of gebruikelijk zijn, die om vergelijkbare redenen van algemeen
belang niet zonder meer voor bescherming als merk in aanmerking komen óf die naar
hun aard als niet-onderscheidend moeten worden aangemerkt, geldt dat die door
inburgering onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen; en geldt tevens dat wanneer
onderscheidend vermogen verkregen is, dát gegeven bepalend is voor de bescherming
als merk; en dat daarop geen beperking behoort te worden aangebracht met het oog op
de aspecten van algemeen belang die overigens aan de beletselen om dergelijke tekens
als merk te aanvaarden, ten grondslag liggen. In elk geval geldt dat, denk ik, voor de
aan het algemeen belang ontleende behoefte om sommige van de bedoelde tekens "vrij
te houden" voor algemeen gebruik door een ieder. Dat lijkt mij de norm die uit de
besproken rechtspraak van het HJEG naar voren komt(28). Bovendien denk ik - ondanks
de ruimte voor een marge van twijfel die in mijn eerdere beschouwingen zichtbaar bleef -
dat de rechtspraak van het HJEG op dit punt inmiddels het stadium van de "acte éclairé"
heeft bereikt, zodat verwijzing van de zaak met prejudiciële vragen aan het HJEG niet in
aanmerking komt. Vanzelfsprekend geldt dat wanneer men hierover anders denkt,
verwijzing naar het HJEG zich als wél geboden aandient.
42) Ik meen overigens dat er nog een andere reden is waarom verwijzing van deze zaak
niet nodig of wenselijk is. Ik licht die als volgt toe:
ook als men de eerder besproken rechtspraak zo zou moeten verstaan dat bij tekens ten
aanzien waarvan een "Freihaltebedürfnis" bestaat, het effect van inburgering, daar waar
Richtlijn 89/104 EEG daarvoor ruimte biedt, moet worden beoordeeld met inachtneming
van de bij het "Freihaltebedürfnis" betrokken belangen, toch in elk geval duidelijk zal
moeten zijn dát er redenen zijn om met het oog op aspecten van algemeen belang, af te
dingen op de bescherming die overigens als gevolg van inburgering aan een overigens
niet voor merkenbescherming vatbaar teken kan worden verbonden. Zowel in het
Chiemsee- als in het Libertel-arrest wordt dan ook onderzocht welke de aspecten van
algemeen belang zijn die zich tegen "monopolisering" van de in die zaken onderzochte
tekens verzetten, en hoe die gewaardeerd moeten worden.
Dat laatste is in het in deze zaak bestreden arrest van het hof niet gebeurd; en wat mij
betreft is ook niet dadelijk duidelijk dát er aspecten van algemeen belang bij de
bescherming van streepmotieven als merk betrokken zijn, of hoe die zouden moeten
worden gewaardeerd.
43) Daarbij weegt, denk ik, mee
338
- dat, naar in de rede ligt, streepmotieven in een (zeer) ruim scala aan variëteiten
denkbaar, en ook daadwerkelijk beschikbaar zijn;
- dat daarom, althans: naar men geneigd is te denken, het bezwaar tegen bescherming
van een streepmotief als merk veeleer gezocht moet worden in het feit dat algemeen
gangbare en naar hun aard weinig of niet onderscheidende motieven zoals men zich die
bij de aanduiding "streepmotieven" voorstelt, in de regel niet geschikt zullen zijn om
waren (of diensten) als afkomstig van een bepaalde onderneming te individualiseren; en
niet in het feit dat er een wezenlijke behoefte bestaat aan het in ruimere mate vrij
houden van dergelijke motieven voor andere marktdeelnemers, óók als dat is: ten
opzichte van een streepmotief dat wél door het publiek als onderscheidend wordt
gepercipieerd. Bij streepmotieven is men geneigd het probleem van het onderscheidend
vermogen eerder te plaatsen bij het "niet kunnen onderscheiden" dan bij het "niet mogen
onderscheiden"(29).
44) Terwijl de jurisprudentie van het HJEG zoals ik die begrijp, misschien een minimum
aan twijfel laat bestaan als het gaat om de plaats van het "Freihaltebedürfnis" in het
geval van tekens waarvan duidelijk is dat het algemeen belang bij het voor algemeen
gebruik beschikbaar houden van die tekens betrokken is, lijkt mij dat niet het geval als
het gaat om tekens die naar hun aard weinig of geen onderscheidend vermogen hebben.
Voor die (laatstgenoemde) tekens geldt, zou ik denken, in ieder geval dat als die door
inburgering wél onderscheidend vermogen hebben verkregen, er geen aspecten van
algemeen belang zijn die zich verzetten tegen bescherming overeenkomstig het
verkregen onderscheidend vermogen (dan wel tegen "excessieve" bescherming(30)).
45) Aan de hand van deze beschouwingen kom ik ertoe, onderdeel IIA b) ii van het
middel als gegrond aan te merken: hoewel zeer kort geformuleerd, brengt dat onderdeel
de klacht die ik hiervóór heb onderzocht, inderdaad naar voren. Dat is dan de klacht die
ik eerder geparafraseerd heb weergegeven: namelijk dat op de door inburgering
verkregen onderscheidingskracht van een merk niet mag worden afgedongen aan de
hand van aan het algemeen belang ontleende motieven voor beperking van
toelaatbaarheid of reikwijdte van merken; en dat dat althans het geval is als er geen
specifieke argumenten zijn vastgesteld die een relevant "Freihaltebedürfnis" (kunnen)
opleveren. Het feit dat "streepmotieven" algemeen gangbaar zijn levert wat mij betreft
niet zo'n argument op - althans niet een argument dat zomaar, zonder verdere
onderbouwing, voldoende begrijpelijk is.
In de beide genoemde varianten, klaagt dit middelonderdeel hier volgens mij terecht
over.
46) Tenslotte klaagt het middel in onderdeel II A b) sub iii dat miskend zou zijn dat de
redenen ontleend aan het algemeen belang die bij inschrijving van een merk mogelijk
een beletsel voor die inschrijving kunnen opleveren, bij de beoordeling van de
beschermingsomvang van het eenmaal ingeschreven merk niet nogmaals
onderzocht/getoetst zouden mogen worden (vooral: omdat dat "dubbelop" zou zijn).
Hier komt, in een iets gewijzigde context, de gedachte naar voren die ik in voetnoot 27
hiervóór heb besproken, en daar als onaannemelijk heb gekwalificeerd. Zoals daar al
werd gezegd, lijkt het mij niet juist dat de Richtlijn voor de toetsing van merken in het
stadium van inschrijving een ander kader zou voorschrijven, dan voor de toetsing van de
geldigheid van het ingeschreven merk én voor de daarmee ten nauwste verband
houdende beschermingsomvang. De ongerijmdheden van een systeem zoals deze klacht
dat suggereert zijn zodanig evident dat ik, bij gebreke van duidelijke aanwijzingen voor
het tegendeel in de tekst van de Richtlijn (of in andere bronnen), het als uitgesloten
aanmerk, dat de Richtlijn iets dergelijks zou beogen. Dat zo'n systeem desondanks (dus:
ook als de Richtlijn dat niet zou voorschrijven) in de BMW zou zijn neergelegd, wordt in
het middel niet verdedigd (en dat is a fortiori onaannemelijk).
Het derde thema: onjuiste beoordeling van de inbreuk
339
47) In dit thema bespreek ik de klachten van onderdeel II sub B en C en onderdelen III
en IV van het middel.
Ik wil, ter vermijding van een mogelijk onjuiste indruk, niet onvermeld laten dat ik mij in
(alinea 16 van) de conclusie voor HR 12 oktober 2001, NJ 2002, 12 een opmerking heb
veroorloofd die ertoe strekte dat, ware mij de beoordeling van het centrale strijdpunt in
die zaak voorgelegd, die beoordeling waarschijnlijk in een andere zin zou zijn uitgepakt
dan die waartoe het hof in die zaak was gekomen. Hetzelfde geldt voor de beoordeling
die het hof in de thans te beoordelen zaak heeft gegeven; wat in zoverre niet verrassend
is, dat het in beide zaken gaat om nagenoeg hetzelfde geschilpunt (kort gezegd: een
conflict tussen het "drie-strepen-merk" van Adidas c.s., en een teken dat zich
voornamelijk door toepassing van twéé strepen van het merk van Adidas c.s.
onderscheidde), en om oordelen van de appelrechter van inhoudelijk dezelfde strekking.
In alinea 14 van de aangehaalde conclusie heb ik ook als mijn mening gegeven, dat de
beoordeling van overeenstemming tussen merken en tekens berust op een in (zeer)
overwegende mate als feitelijk aan te merken waardering van het complex aan
omstandigheden van het desbetreffende geval. Ook dat ben ik ook nu nog - of weer - van
mening(31).
48) Met die uitgangspunten voor ogen, beoordeel ik de klachten uit de hier te bespreken
middelonderdelen als ongegrond. Ik licht dat in de volgende alinea's voor de individuele
klachtonderdelen nader toe.
49) Een stelling die in de onderhavige middelonderdelen terugkeert(32) komt er op neer
dat de rechter niet aan de hand van slechts één punt van verschil kan oordelen dat een
teken niet met een merk overeenstemt, althans wanneer overigens van een aanzienlijk
aantal punten van overeenstemming sprake is.
Deze stelling gaat uit van de toepasselijkheid van bepaalde regels met algemene gelding,
terwijl zulke regels in een zo sterk door feitelijke afwegingen bepaalde materie als deze
niet kunnen worden aangewezen.
Ik stem met de steller van het middel in dat het hof zich vooral door één verschil tussen
de conflicterende tekens heeft laten leiden bij zijn oordeel dat die niet als
overeenstemmend mochten worden aangemerkt (namelijk het verschil dat de merken
van Adidas c.s door drie strepen worden gekenmerkt en de aangevochten tekens door
twee strepen). Ik verschil echter met de steller van het middel van mening als het erom
gaat dat dat (persé) onvoldoende zou zijn om merk en teken, bij aanwezigheid van de
nodige andere overeenstemmende kenmerken, als niet-overeenstemmend te beoordelen.
50) Bij de beoordeling van overeenstemming komt aanmerkelijk gewicht toe aan die
kenmerken van het merk (en in voorkomend geval van het daarmee te vergelijken teken)
die de onderscheidende kracht bepalen dan wel daar (aanmerkelijk) toe bijdragen; en
komt minder gewicht, en soms helemaal geen gewicht toe aan kenmerken die tot het
onderscheidend vermogen niet of nauwelijks bijdragen, bijvoorbeeld omdat het merk die
kenmerken met vele andere tekens gemeen heeft en die kenmerken daarom door het
publiek niet als individualiserend worden onderkend(33) (waarbij overigens wél
vooropstaat dat merk en teken in hun geheel (dan wel "globaal") moeten worden
beoordeeld).
De Hoge Raad heeft, althans voor het Arubaanse merkenrecht, de vuistregel
onderschreven dat bij deze beoordeling aan punten van overeenstemming meer gewicht
toekomt dan aan punten van verschil(34); maar ongetwijfeld heeft de Hoge Raad daarbij
niet (zonder dat expliciet te zeggen) willen aangeven dat verschillen in de bijdrage aan
de onderscheidende kracht van de conflicterende tekens niet in aanmerking zouden
mogen (of eerder: moeten) worden genomen.
51) Zoals ik al eerder te kennen gaf, lijdt voor mij geen twijfel dat het hof in deze zaak
het aantal (van drie) strepen als het belangrijkste onderscheidende element uit de
merken van Adidas c.s. heeft beoordeeld. Daarnaast is aannemelijk dat het hof aan de
340
verdere elementen uit de merken van Adidas c.s. weinig of geen bijdrage tot het
onderscheidend vermogen heeft "toegekend". Meerdere overwegingen uit het bestreden
eindarrest geven blijk van deze oordelen van het hof; in rov. 4.20 vindt men ze
misschien in hun meest expliciete vorm. Het hof heeft dat, naar in de rede ligt, (mede) zo
beoordeeld omdat streepmotieven algemeen gangbaar zijn (aan dat gegeven heeft het
hof immers in rov. 4.17 enige nadruk gegeven), en omdat het hof klaarblijkelijk heeft
aangenomen dat de streepmotieven waarmee het publiek overigens geconfronteerd
wordt, de nodige punten van overeenstemming met de andere elementen uit de merken
van Adidas c.s. bevatten. Dat kán de gevolgtrekking dragen dat die andere elementen
slechts weinig aan het onderscheidend vermogen van die merken (kunnen) bijdragen.
52) Als men het aantal strepen beoordeelt als hét element dat de perceptie van het
publiek van de merken van Adidas c.s. bepaalt, en de overige uiterlijke kentekens van
dat merk aanmerkt als "algemeen gangbaar" en daarmee niet of nauwelijks relevant voor
het onderscheidend vermogen van het merk (en ik herhaal dat mij duidelijk lijkt dát het
hof de zaak zo heeft beoordeeld), is het oordeel dat de in deze zaak conflicterende tekens
niet relevant overeenstemmen noch rechtens aanvechtbaar noch onbegrijpelijk. Daarop
stuiten de hier besproken klachten, denk ik, alle af.
Ik loop die klachten volledigheidshalve nog stuk voor stuk na:
53) Alinea 17 van het middel bevat geen specifieke klacht. De klacht van alinea 18 onder
a) i is even hiervóór al besproken. Ik teken daarbij aan dat de stelling dat de punten van
overeenstemming van de merken/tekens van partijen kwalitatief zwaarder wegend zijn
dan de punten (of, in de door het middel verdedigde opvatting: het punt) van verschil, in
cassatie niet aan de orde kan komen. Het hof heeft de bedoelde verschillen klaarblijkelijk
als kwalitatief minder zwaar aangemerkt. Dat is niet onbegrijpelijk en kan, als een
overwegend feitelijk oordeel, in cassatie overigens niet worden getoetst(35).
54) Alinea 18 a) ii van het middel poneert dat het hof de omstandigheden dat de
merken/tekens uit deze zaak voor (soort)gelijke waren worden gebruikt en dat het merk
van Adidas c.s. bekend is, onvoldoende (duidelijk) in zijn beoordeling zou hebben
betrokken.
Voorzover de klacht ertoe strekt dat het hof deze gegevens uit het oog heeft verloren
mist die feitelijke grondslag. Niets wijst erop dat het hof dit zou hebben gedaan; dat het
hof in rov. 4.17 verschillende beschouwingen aan de bekendheid van het merk van
Adidas c.s. wijdt, stelt buiten twijfel dat het hof met dat gegeven wél rekening heeft
gehouden; en reeds het feit dat tussen partijen niet in geschil was dat de conflicterende
merken/tekens voor (soort)gelijke waren werden gevoerd maakt het begrijpelijk, waarom
het hof dat gegeven niet met meer nadruk in zijn motivering heeft betrokken: het was
"sous-entendu". Allicht mag daaruit niet worden afgeleid dat het hof dat gegeven niet in
de beoordeling heeft "meegenomen".
Bovendien noemt het hof dit gegeven - de soortgelijkheid van de betrokken waren - in
rov. 4.21 wel expliciet genoemd als een van de gegevens waarmee bij de beoordeling
rekening is gehouden (zie overigens ook rov. 4.16, waar het hof ook de soortgelijkheid
van de betrokken waren als een van de in aanmerking te nemen factoren heeft
aangehaald).
Verder strekt deze klacht er toe, dat aan deze gegevens een groter gewicht toekwam dan
het hof er aan heeft toegekend. Daarvoor geldt wat ik eerder schreef
dienovereenkomstig: hier vraagt het middel herwaardering, in cassatie, van een in
overwegende mate door feitelijke waardering bepaald oordeel; daarvoor biedt de wet
geen ruimte.
55) De klachten van de subonderdelen II B a) iii en iv kwalificeer ik als variaties op de in
de vorige alinea's besproken thema's. Die behoeven geen afzonderlijke bespreking.
Onderdeel v dat hierop volgt, stelt opnieuw de al eerder besproken kwestie van het
"Freihaltebedürfnis" aan de orde. Wat daar hier van gezegd wordt, geeft mij geen
aanleiding tot andere opmerkingen dan ik hiervóór al over dat onderwerp gemaakt heb.
341
56) Onderdeel II B b) voert aan dat de eerdere klachten in versterkte mate opgaan ten
aanzien van het zgn. indirecte verwarringsgevaar(36). Gegeven mijn mening dat de
eerdere klachten van onderdeel II B niet opgaan, zal het niet verbazen dat ik daar ook zo
over denk als het gaat om de in dit verband gepresenteerde klachten.
Ik geef de steller van het middel na dat indirecte verwarring zich ook - en juist - voordoet
als directe verwarring niet kan worden vastgesteld, en dat het in de rede ligt dat een
geringere overeenstemming tussen merk en teken kan meebrengen dat er géén directe
verwarring is maar wel indirecte verwarring; maar dat alles brengt niet mee dat de
rechter bij aanwezigheid van een wezenlijk, direct opvallend verschil tussen merk en
teken (zie wederom rov. 4.20) niet zou kunnen oordelen dat verwarring in beide
denkbare vormen niet aannemelijk is. Als men, zoals ik doe, het oordeel van het hof in
de context van directe verwarring als begrijpelijk aanmerkt (uit het feit dat ik zelf
vermoedelijk een andere feitelijke beoordeling zou hebben bereikt zal overigens duidelijk
zijn geworden dat ik de uitkomst van het hof niet als de meest plausibele beoordeel),
komt ook het dienovereenkomstige oordeel over indirecte verwarring over als niet-
onbegrijpelijk.
Ook hier geldt: het hof heeft nu eenmaal het verschil tussen twee en drie strepen als veel
pregnanter gewaardeerd dan Adidas c.s. voorstaan, en heeft als logisch gevolg van het
belang dat aan dit verschil werd toegekend, andere elementen die niet of weinig van
elkaar verschilden, beoordeeld als onvoldoende om aan het "overwegende" effect van dat
zo belangrijke verschil af te kunnen doen. Zo kán men, binnen de wettelijke
beoordelingskaders, wel degelijk over het geval denken. Dat is niet onbegrijpelijk, en
behoeft ook geen motivering buiten de - tamelijk uitvoerige - motivering die het hof heeft
gegeven.
57) Onderdeel II c) klaagt over het voorbijgaan aan de "begripsmatige" aspecten van het
merk van Adidas c.s. Wat deze klacht betreft kan ik slechts met het hof instemmen. Men
kán het begrip "begripsmatig" zo ruim opvatten, dat zelfs aan een strepenmotief een
begripsmatige inhoud wordt toegedacht; maar dat het hof dat niet heeft gedaan is niet
met het geldende (merken)recht in strijd, noch onbegrijpelijk.
Daarbij heeft te gelden dat "begripsmatige overeenstemming" niet een in de wet
vastgelegde beoordelingsmaatstaf is, maar een in de rechtspraak ontwikkeld hulpmiddel
om op een betere basis tot beoordeling van overeenstemming te komen. De gedachte die
aan dat hulpmiddel ten grondslag ligt kan aldus worden weergegeven, dat ook tussen
tekens die auditief of visueel geheel verschillend zijn overeenstemming kan bestaan
wanneer beide tekens een zelfde (en voor het publiek voldoende opvallende)
begripsinhoud "overbrengen". Zo zou, bijwege van verzonnen voorbeeld, tussen de
tekens "kikker" en "ooievaar" (hetzij als woord, hetzij als beeld) verband kunnen worden
gelegd omdat menigeen meent te weten dat ooievaars op kikkers jagen.
Een streepmotief draagt gewoonlijk niet of nauwelijks een begripsmatige betekenis
uit(37). Dat het hof daar - klaarblijkelijk - ook van uit is gegaan is niet onbegrijpelijk, en
behoefde in het bestreden arrest geen verdere uitleg; waarbij ik nog aanteken dat van de
kant van Adidas c.s. ook niet gemotiveerd was onderbouwd dat de betekenisassociaties
van het publiek in dit verband een bijzondere rol zouden spelen (het middel wijst dan ook
niet op vindplaatsen waar dat zou zijn gebeurd).
58) Alinea 19(38) bevat weer geen zelfstandige klacht.
In de alinea's 20 en 21 wordt geklaagd dat het hof zou hebben miskend dat van een
merkhouder niet mag worden verlangd dat die aanwijzingen voor het bestaan van
indirecte verwarring (of verwarringsgevaar) stelt dan wel aannemelijk maakt (en dat het
hof Adidas c.s. in dit verband met een niet te verantwoorden bewijslast zou hebben
geconfronteerd). Ik meen echter dat het hof deze eis(en) niet heeft gesteld, en dat er
dus niet met vrucht over kan worden geklaagd dat dat wel zou zijn gebeurd. Het hof
heeft slechts vastgesteld dat concrete aanwijzingen voor het bestaan van indirecte
verwarring/verwarringsgevaar niet zijn aangevoerd. Dat is inderdaad het geval - het
middel maakt geen melding van plaatsen waarin zulke aanwijzingen wel zouden zijn
342
aangevoerd.
In het verlengde van deze vaststelling had het hof dus aan de hand van niet meer dan
wat er wél aan gegevens beschikbaar was (hoofdzakelijk: de wederzijdse stellingen, met
verdere ondersteuning, betreffende de gelijkenis van de conflicterende tekens, de
bekendheid van het merk van Adidas c.s. en de aanwezigheid van veel andere
"streepmotieven" in het blikveld van het relevante publiek), te beoordelen of indirect
verwarringsgevaar aannemelijk was. Dat heeft het hof gedaan. De hier besproken
alinea's uit het middel voeren opnieuw argumenten aan die ertoe strekken dat het hof
daarbij de van de kant van Adidas c.s. benadrukte gegevens te licht heeft gewaardeerd,
of de van de andere kant aangevoerde gegevens te zwaar; maar ook hier geldt dat
daarmee een feitelijke herbeoordeling in cassatie wordt gevraagd, waartoe de wet de
Hoge Raad niet bevoegd verklaart.
59) De alinea's 22 en 23 kwalificeren als onbegrijpelijk dat het hof verschillende daar
genoemde argumenten niet anders heeft gewaardeerd, en per saldo het namens Adidas
c.s. verdedigde standpunt (niet) heeft aanvaard. Ik liet al eerder blijken dat ik de door
het hof gevonden slotsom weliswaar als minder plausibel beoordeel, maar (bepaald) niet
als onbegrijpelijk. Daaraan doet de waardering, door het hof, van de detailpunten die
deze alinea's aan de orde stellen niet toe of af.
60) In alinea 25(39) wordt geklaagd dat ten onrechte of op onvoldoende begrijpelijke
wijze zou zijn geoordeeld dat Adidas c.s. onvoldoende hebben onderbouwd dat het
publiek een merkenrechtelijk relevant verband legt tussen de conflicterende tekens.
Ik heb de indruk dat deze klacht vooral beoogt, de argumenten uit de eerdere klachten
ook in verband met het oordeel van het hof over het hier aan de orde zijnde punt -
namelijk: merkinbreuk in de vorm van (gevaar voor) verwatering van het merk of
aanhaken daaraan - opnieuw aan de orde te stellen. Voorzover dat het geval is, kan deze
klacht niet slagen omdat het oordeel van het hof dat er ook geen verband bestaat dat de
evengenoemde gevaren aannemelijk maakt, op dezelfde gronden kon worden gebaseerd
als de oordelen van het hof over de andere benaderingen van het gegeven
"merkinbreuk", en ook in deze context (voldoende) begrijpelijk is. Ook hier geldt dat als
men, met het hof, vindt dat een uit drie strepen bestaand merk door het publiek als heel
iets anders wordt gepercipieerd dan een uit twee strepen bestaand teken, de conclusie
ten aanzien van (ook) de gevaren van verwatering en aanhaken, daarmee gegeven is.
Dit geldt ook voor de klacht van alinea 28 sub b), die volgens mij van dezelfde strekking
is.
61) Voor het overige faalt deze klacht omdat niet wordt aangegeven wat Adidas c.s. ter
nadere onderbouwing van het hier bedoelde gegeven zouden hebben aangevoerd (en
waar in de processtukken dat gebeurd zou zijn). Bij gebreke daarvan komt een klacht dat
op ontoereikende gronden zou zijn geoordeeld dat iets door een procespartij onvoldoende
is gesteld, niet voor beoordeling in cassatie in aanmerking.
Voor de klachten uit de alinea's 26 en 27 geldt mutatis mutandis hetzelfde.
62) De klacht uit alinea 28 neemt ten onrechte tot uitgangspunt (de veronderstelling) dat
het hof als onderbouwing voor het hier bedoelde betoog van Adidas c.s. (slechts) een
marktonderzoek betreffende de situatie in 1996 zou hebben aanvaard. Er is niets dat
erop wijst dat het hof iets dergelijke heeft verlangd of gemeend.
Subonderdeel a) van deze klacht sluit zich slechts aan bij al eerder besproken (en
verworpen) klachten; over subonderdeel b) gaf ik mijn mening al in alinea 60.
Subonderdeel c) voegt aan al eerder besproken klachten (waarvan dit onderdeel er een
aantal herhaalt) slechts toe dat de beoordeling terzake van (gevaar voor) verwatering of
aanhaken een juridisch onderzoek en oordeel vergt; terwijl het hof zich tot
empirisch/feitelijk onderzoek beperkt zou hebben. Ik meen echter dat ook de beoordeling
van (gevaar voor) verwatering of aanhaken per saldo moet worden aangemerkt als
(vooral) door feitelijke waardering van de relevante omstandigheden bepaald.
343
63) Men zou de neiging kunnen voelen om daar anders over te denken, omdat het hier
gegevens betreft die in nog sterkere mate dan het gegeven "verwarringsgevaar",
vaststelling en weging van ontastbare en niet (of zéér moeilijk) voor meting en
waarneming vatbare grootheden vraagt. Toch gaat het niet om juridische grootheden,
maar om heuse feitelijke verschijnselen (met inbegrip van: het gevaar voor het intreden
daarvan). Aantasting van de positie van een merk door gebruik van een
overeenstemmend teken of ongerechtvaardigd "meeliften" op de populariteit van een
merk mogen dingen zijn die moeilijk voor exacte vaststelling of waarneming vatbaar zijn
- het zijn toch daadwerkelijke, zich in de feitelijke werkelijkheid afspelende
verschijnselen; en ook het gevaar dat die verschijnselen zullen intreden is een reëel, in
de feitelijke werkelijkheid te beoordelen gegeven, en niet een louter juridisch bedenksel.
64) De klacht van alinea 28 sub d betreffende het marktonderzoek van drs. Westendorp
kwam bij de bespreking van middelonderdeel I al aan de orde: neemt men, zoals ik daar
heb verdedigd, aan dat het hof niet met een beoordeling "ex tunc" kon volstaan, dan
ontvalt inderdaad de grond aan het oordeel dat dit marktonderzoek a priori als irrelevant
mag worden beschouwd; en in het omgekeerde geval, moet dat oordeel als (niet on-
)deugdelijk worden aanvaard.
65) Onderdeel III klaagt over het oordeel (in rov. 4.25) dat het beroep van Adidas c.s. op
art. 13 onder A, aanhef en sub d BMW onvoldoende zou zijn onderbouwd
Art. 13 onder A, aanhef en sub d BMW (inmiddels dus art. 2.20 lid 1, aanhef en sub d
BVIE) behandelt het geval dat van een merk ongerechtvaardigd voordeel wordt
getrokken of dat aan de reputatie van het merk afbreuk wordt gedaan, door gebruik van
een met het merk overeenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van waren of
diensten.
Het debat in deze zaak is in sterk overwegende mate toegespitst geweest op gebruik van
de door Adidas c.s. aangevochten tekens (twee-strepen motieven) op sport- en
vrijetijdskleding, dus: op de waren waarvoor het merk van Adidas c.s. (onder andere) is
ingeschreven. Adidas c.s. hebben dit gebruik van de bedoelde tekens steeds geduid als
gebruik ter onderscheiding van de desbetreffende waren. Aan de mogelijkheid dat ook
ander gebruik van deze tekens de gestelde schadelijke gevolgen met betrekking tot de
merken van Adidas c.s. zou kunnen hebben (zelfs als dat ten aanzien van het gebruik
van de tekens als onderscheidingsteken voor de desbetreffende waren anders zou
(moeten) worden beoordeeld) is geen afzonderlijke aandacht besteed. Adidas c.s. geven
dan ook niet aan, waar zij in de stukken op dit probleem toegesneden stellingen zouden
hebben aangevoerd.
66) In dat licht bezien kan men moeilijk anders menen dan het hof heeft gedaan, te
weten: dat voor deze namens Adidas c.s. aangevoerde gronden voor de vorderingen
onvoldoende onderbouwing was aangevoerd; en althans geldt dat dit oordeel van het hof
noch als rechtens onjuist noch als onvoldoende begrijpelijk kan worden aangemerkt(40).
Daarom kan onbesproken blijven een prikkelende vraag die in alinea 8.5 van de
schriftelijke toelichting namens Marca c.s. wordt opgeworpen: namelijk of de in deze
wetsbepaling beoogde bescherming ook kan worden ingeroepen tegen tekens die niet
identiek zijn aan het merk (maar daarmee "slechts" overeenstemmen). Ik denk overigens
dat, hoewel de hier namens Marca c.s. geopperde gedachte in textueel opzicht "een punt
heeft", die gedachte dermate slecht spoort met de bedoelingen die uit deze bepaling
(gelezen in zijn context) spreken, dat die zou moeten worden verworpen.
67) Onderdeel IV van het middel in het principale beroep bevat, zoals ik al even
opmerkte, geen klachten die niet al eerder werden besproken, en behoeft dus geen
zelfstandige bespreking.
Het middel in het incidentele cassatieberoep
68) Het middel in het incidentele cassatieberoep is zeer omvangrijk; maar het stelt een
344
vraag van beperkte omvang aan de orde: kon het hof op de daartoe in het bestreden
arrest gebezigde gronden oordelen dat de van de kant van H&M gevorderde verklaring
voor recht niet voor toewijzing in aanmerking kwam?
Ik stel, bij de beoordeling van deze klacht(en), voorop dat het hof in de hier bestreden
overwegingen, namelijk rov. 4.31 en 4.32 van het eindarrest, drie gronden voor zijn
beslissing vermeldt; en dat men die gronden ieder voor zich kan aanmerken als
voldoende om het oordeel waartoe het hof komt, te dragen.
69) De gronden die volgens mij aan de hier bestreden beslissing ten grondslag liggen (en
die corresponderen met de drie verweren van Adidas c.s. die het hof in rov. 4.30 in
samenvatting weergeeft), vat ik samen als:
- H&M heeft onvoldoende (te weten: niets) naar voren gebracht ter onderbouwing voor
de aard en strekking van deze vordering;
- De vorderingen die er in wezen toe strekken dat H&M gevrijwaard blijft van vorderingen
van Adidas op grond van haar beeldmerk(en) tegen gebruik van twee strepen op
kledingstukken, kunnen niet op de van de kant van H&M gewenste wijze worden
bewerkstelligd (rov. 4.31); en
- Omdat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de voor
inbreuk relevante omstandigheden naar tijd en plaats kunnen veranderen, is een
veklaring vooer recht van de door H&M velangde algemene strekking niet toewijsbaar
(rov. 4.32).
70) De klacht van subonderdeel 1.2 van het incidentele middel behelst dat het hof
onvoldoende duidelijk zou hebben gemaakt welk gebrek aan onderbouwing H&M precies
wordt tegengeworpen (het middel zegt: verweten). Mij dunkt dat die klacht geen doel
treft: zoals ik hierna nader zal beschrijven, heeft H&M nogal uiteenlopende gronden voor
haar vordering aangevoerd, terwijl die gronden in bepaalde opzichten met elkaar in
tegenspraak zijn. Dat zo zijnde, kon het hof zeer wel oordelen dat niets was aangevoerd
dat (voldoende) verduidelijkte wat H&M precies wilde vorderen, of waar zij die vordering
op deed steunen. De gronden die voor een vordering worden aangevoerd "kleuren"
immers vaak de strekking van de vordering; naarmate verschillende en niet goed met
elkaar verenigbare gronden worden aangevoerd en ook de strekking van de vordering
met verwijzing daarnaar wordt toegelicht, kan de onduidelijkheid die het hof kennelijk
bedoelt, inderdaad ontstaan; en allicht kan men niet verlangen dat de rechter nader
aangeeft, welke gedeelten van een als onduidelijk beoordeeld betoog nu precies als
onvoldoende zijn aangemerkt. Dat is al daarom het geval omdat, juist wanneer
onduidelijkheid (mede) door tegenstrijdigheden in een betoog wordt veroorzaakt,
meestal niet - precies - valt aan te geven waar de onduidelijkheid begint of ophoudt.
Allicht stelt de wet aan de rechterlijke motivering niet zulke overtrokken eisen.
71) De uitgebreide citaten uit de stellingen van H&M die de subonderdelen 1.2.1.1 -
1.2.2.3 en 2 laten volgen, ondersteunen het zojuist gezegde veeleer, dan zij daaraan
afdoen. Ik licht dat toe:
Ik geef, om te beginnen, van de stellingen die ik op het oog heb een samenvatting:
a) De rechten van Adidas c.s. strekken zich niet uit tot tekens, gekenmerkt door twee
strepen; (ook) omdat het merk van Adidas c.s. ondanks inburgering als zwak is te
beschouwen. Dat rechtvaardigt een verklaring voor recht van deze strekking, en daarbij
hebben betrokkenen ook belang (conclusie van antwoord tevens incidenteel beroep tot
cassatie, o.a. op p. 7 -9 en p. 16 - 23; NB dat het hier soms om dezelfde (herhaalde)
passages gaat);
b) Het belang bij het gevorderde krijgt nader accent door willekeurig en als intimiderend
gekwalificeerd optreden van Adidas c.s. in de markt, waarbij Adidas c.s. steeds (althans:
vaker) excessief ruim geformuleerde, of althans onduidelijk geformuleerde
verbodssancties vorderen (t.a.p, o.a. op p. 6 - 11);
345
c) Adidas c.s. zouden kenbaar hebben gemaakt, dan wel uit hun opstelling zou
opgemaakt mogen worden dat geen bescherming tegen tekens met twee strepen werd
verlangd. Daardoor zou (o.a.) het recht zijn verwerkt, tegen dergelijke tekens op te
treden (t.a.p., p. 11 - 15 en p. 20 - 21);
d) Er bestaat geen verwarringsgevaar of gevaar van verwatering/reputatieschade in
verband met de merken van Adidas c.s. en tekens met twee strepen (t.a.p. p. 24 - 29);
e) H&M onderkent duidelijk, en stelt ook, dat door wijziging van de omstandigheden in de
toekomst een andere situatie kan ontstaan en H&M beoogde niet om ook bij wijziging van
omstandigheden gevrijwaard te zijn van vorderingen van Adidas (t.a.p. p. 29 - 30).
72) De zojuist in alinea 71 onder a) tot en met c) weergegeven stellingen(reeksen) kan
men zeer wel zo begrijpen, dat die iets wezenlijk anders naar voren brengen dan de
stellingen(reeksen) die daar onder d) en vooral e) werden samengevat. De eerdere
stellingen strekken er immers toe - althans: zo kan men ze geredelijk opvatten, een
kwalificatie die ik hierna niet telkens zal herhalen - dat aanspraak wordt gemaakt op (en
ook belang bestaat bij) een definitieve constatering dat Adidas c.s. geen recht hebben op
bescherming ten opzichte van uit twee strepen bestaande tekens; waardoor Adidas c.s.
wordt belet om in de toekomst de in de bedoelde stellingen gewraakte acties tegen
concurrenten te ondernemen. De laatstgenoemde stellingen strekken tot iets geheel
anders: vaststelling, bij wege van "momentopname", dat Adidas' rechten zich niet tot
twee-strepen motieven (of: tot de dan in het geding zijnde twee-strepen motieven)
uitstrekken, zonder repercussies ten opzichte van de situatie op andere momenten, dan
wel ten opzichte van andere twee-strepen motieven.
73) Bovendien brengen ook de stellingen van de in alinea 71 onder a) en onder b)
weergegeven strekking relevant andere consequenties mee dan de daar onder c)
weergegeven stellingen. De eerdere stellingen strekken ertoe dat de merkrechten van
Adidas c.s. (blijvend) als beperkt moeten worden beoordeeld, en zich niet tot twee-
strepen motieven uitstrekken. De stellingen onder c) strekken er daarantegen toe dat
Adidas c.s. zich het recht hebben benomen om tegen twee-strepen motieven op te
treden; waarbij niet (langer) terzake doet of de rechten can Adidas c.s. door inburgering
sterker zouden worden, omdat dat aan de effecten van rechtsafstand of rechtsverwerking
niet af kan (althans: niet af hoeft te) doen.
74) Anders dan in het incidentele middel wordt aangevoerd, denk ik dat de zojuist
enigszins summier toegelichte onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in het namens
H&M verdedigde standpunt het hof wel degelijk konden doen besluiten dat niets naar
voren was gebracht ter (deugdelijke) onderbouwing van de aard en strekking van de
gevorderde verklaring voor recht.
75) Hetzelfde geldt voor de vaststelling dat het de kennelijke bedoeling van H&M was,
daardoor (ik bedoel: door de toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht)
voortaan gevrijwaard te blijven van vorderingen van Adidas c.s. op grond van de in
geding zijnde (beeld)merken (en gericht tegen twee-strepen tekens): een zeer groot deel
van de ter ondersteuning van het incidentele cassatieberoep aangehaalde stellingen kan
men inderdaad zo begrijpen; en dan hoeft men aan een minderheid aan stellingen die
hier weer op afdingen, niet de tegengestelde gevolgtrekking te verbinden.
In aansluiting hierop kon het hof ook zonder miskenning van recht of logica oordelen dat
dit niet op de manier zoals H&M dat wensten, kon worden bewerkstelligd: dat oordeel
wordt namelijk zowel door de eerdere vaststelling over de tekortschietende
onderbouwing ondersteund, als door het aanstonds te bespreken oordeel over de voor
wijziging vatbare beschermingsomvang van de merken van Adidas c.s.(41)
76) Het laatstgenoemde oordeel - dat er op neerkomt dat de bescherming van de merken
van Adidas c.s. geen constante grootheid is en dat (ook) daarom de gevorderde
verklaring voor recht niet voor toewijzing in aanmerking komt - wordt bestreden met
stellingen die ik zo samenvat, dat H&M voldoende duidelijk kenbaar zou hebben gemaakt
346
dat haar vordering een beperktere strekking had, en ook, waarom zij bij die vordering
een gerechtvaardigd belang had.
Ik denk dat noch het een noch het ander het geval is.
77) Wat het eerste betreft verwijs ik naar alinea 75: het hof heeft de vordering van H&M
anders begrepen; en die (aan het hof voorbehouden) uitleg van H&M's nogal
polyinterpretabele opstelling is bepaald niet onbegrijpelijk.
Wat het tweede betreft moet ik bekennen dat ook ik niet kan inzien welk belang men
heeft bij een verklaring voor recht, die voor de rechtsverhouding van de partijen in de
(nabije) toekomst al geen betekenis meer heeft (omdat die rechtsverhouding door
gewijzigde omstandigheden verandert). Misschien kan wel onderbouwd worden dat zo'n
belang bestaat - maar ik meen dat H&M deze onderbouwing niet heeft gegeven(42), en
althans dat het hof (daargelaten dat dat de vordering anders heeft verstaan dan hier
wordt verondersteld) dan ook geredelijk had kunnen oordelen dat dat niet, of niet in
toereikende mate was gebeurd.
78) Daarmee zijn de verschillende klachten van het incidentele middel, meen ik, alle
onderzocht en niet-doeltreffend bevonden. Onderdeel 1 stuit, in alle aangevoerde
(sub)onderdelen, af op de in alinea's 71 - 76 hiervóór aangevoerde beletselen; en
onderdeel 2 - wederom: ook in zijn subonderdelen - op de in alinea's 76 en 77 hiervóór
geopperde bezwaren.
Van het principale cassatiemiddel lijken mij daarentegen de onderdelen I en II A b) ii
gegrond, om de redenen die eerder uitvoerig werden besproken.
Conclusie
Ik concludeer in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het bestreden
eindarrest en tot verwijzing van de zaak op de gebruikelijke voet; en in het incidentele
cassatieberoep tot verwerping.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden
1 In de feitelijke instanties waren nog een aantal andere partijen bij de procedure(s)
betrokken, maar de zaken tussen de huidige eiseressen tot cassatie en deze partijen zijn
geroyeerd. Die spelen in cassatie (dus) geen rol.
2 Die zelf hun naam meestal met een kleine aanvangsletter schrijven. Ik heb ervoor
gekozen, mij bij de door het hof gebruikte spelling aan te sluiten.
3 Hetzij in de hoedanigheid van houdster van het desbetreffende merkendepot, hetzij in
hoedanigheid van licentieneemster onder de daarbij betrokken merkrechten.
4 Parallel hieraan is ook, over inhoudelijk grotendeels dezelfde geschilpunten, een kort
geding tussen Adidas c.s. en Marca c.s. gevoerd, waarin onder meer de arresten HR 20
november 1998, NJ 1999, 134 en HJEG 22 juni 2000, NJ 2000, 712 zijn gevallen. In deze
zaak is nog geen eindarrest gewezen.
5 Volledigheidshalve wijs ik erop dat ten aanzien van de door Marca c.s. in reconventie
gevorderde verklaring voor recht werd geoordeeld dat deze niet voor toewijzing in
aanmerking kwam (reeds) omdat men niet tweemaal dezelfde vordering tegen dezelfde
wederpartij aanhangig behoort te maken.
6 Het in cassatie bestreden eindarrest is, zoals al aangestipt, van 29 maart 2005, en de
formeel correct uitgebrachte cassatiedagvaarding werd op 24 mei 2005 (voor alle
betrokkenen aan hetzelfde in appel gekozen domicilie) betekend. Dat is de laatste dag
van de ingevolge art. 339 lid 2 jo. art. 402 lid 2 Rv. geldende termijn voor de procedure
in kort geding (en dus ook binnen de termijn van art. 402 lid 1 Rv., die in de andere
zaken van toepassing is).
7 Partij Vendex KBB is in cassatie niet verschenen. (Ook) in zoverre zijn partijen Marca
c.s. in cassatie niet geheel dezelfde, als de partijen in de vorige instantie.
8 Men kan zich afvragen of dat betekent dat de toelichting niet slechts als zodanig -
347
namelijk: als toelichting op het middel - heeft te gelden, maar als onderdeel van het
middel zelf. Ik zal voor de zekerheid uitgaan van de veronderstelling dat dat laatste het
geval is, zie alinea 21 hierna.
9 HR 23 december 2005, JBPr 2006, 34 m.nt. HWW onder JBPr 2006, 37; rov. 3.
10 Dat gebeurt bijvoorbeeld in het zoeven aangehaalde arrest (t.a.p.) en in alinea 6 van
de conclusie van A-G Strikwerda vóór dat arrest.
11 Die ik hierna, zoals gebruikelijk, zal aanduiden als "BMW".
12 Dus na de vonnissen van de eerste aanleg en het tussenarrest in de zaak Adidas
c.s./H&M, maar voor het eindarrest in de thans in cassatie betrokken zaken.
13 Trb. 2005, 96. De goedkeuringswet is gepubliceerd in Stb. 2006, 262.
14 Zie ook Kamerstukken II 2005 - 2006, 30 403, nr. 3, p. 3.
15 Ter vermijding van misverstand wijs ik er op dat de hier gemaakte onderscheiding in
drie thema's, berust op mijn lezing van het middel en de inleidende paragrafen daarvan -
in het middel zelf wordt niet specifiek van dezelfde indeling in drieën melding gemaakt.
16 Over die vraag bijvoorbeeld HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343 m.nt. HJS, rov. 3.4 en
3.5; HR 30 juni 2000, NJ 2001, 389 m.nt. HJS, rov. 3.4.2; HR 22 januari 1999, NJ 1999,
381 m.nt. DWFV, rov. 3.5; HR 23 februari 1996, NJ 1996, 395, rov. 3.5 (waar het,
anders dan in de eerder aangehaalde zaken, ging om een bodemprocedure); HR 24
november 1995, NJ 1996, 163, rov. 3.2 - 3.4.
Zoals de aangehaalde vindplaatsen laten zien, wordt de vraag van beoordeling "ex tunc"
dan wel (of: mede) "ex nunc", vaak in verband gebracht met het vereiste van een
voldoende belang aan de kant van de eiser (in kort geding: een spoedeisend belang). Ik
veroorloof mij thans niet nader in te gaan op het "belangenvereiste": het lijkt mij evident
dat een procespartij die, met een beroep op dreigende (verdere) inbreuk op haar
rechten, een in de tijd onbeperkt verbod van inbreuk op haar merk vordert, bij die
vordering een voldoende belang heeft, en dat de toewijsbaarheid daarom alleen kan
afhangen van de vraag of met recht aanspraak op het gevorderde (verbod) wordt
gemaakt. (Men kan die gedachte ook omkeren: aangenomen dat er van een geldig
merkrecht sprake is en dat de eiser met recht vreest dat daarop inbreuk zal worden
gemaakt (wat, wanneer de wederpartij de onrechtmatigheid van het gewraakte gedrag
bestrijdt en geen bona fide blijk geeft dat gedrag verder niet in praktijk te zullen
brengen, in de regel mag worden aangenomen (Van Nispen, Het rechterlijk verbod en
bevel, diss. 1978, p. 192 - 193)), is daarmee ook gegeven dat er bij een
verbodsvordering voldoende belang bestaat, en behoeft dat geen nader betoog of
onderzoek.)
17 Zie voor andere voorbeelden Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss. 1978,
p. 174 - 175.
18 Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss. 1978, p. 141.
19 Wanneer het hof de stellingen van Adidas c.s. zo zou hebben uitgelegd zou dit een in
beginsel aan de "feitenrechter" voorbehouden uitleg van partijstellingen betreffen, die in
cassatie gerespecteerd zou moeten worden. (Ik laat daar dat een dergelijk oordeel met
motiveringsklachten kan worden bestreden: zulke klachten bevat het middel niet).
20 Alinea's 6.6 e.v.
21 Rov. 4.23 van het arrest van 29 maart 2005.
22 Blijkens HJEG 27 april 2006, zaaknr. C-145/05 (Levi Strauss/Casucci) mag het hier
bedoelde gegeven niet in het nadeel van de merkhouder in aanmerking worden
genomen, zoals al eerder was beslist in BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt.
DWFV ("Quick").
23 Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, Pb. 1989 L 40/1; maar door mij
geraadpleegd in de SDU Wettenverzameling Intellectuele Eigendom, 2006, p. 368 e.v.
24 De laatstgenoemde belangen komen, denk ik, tot uitdrukking in de overwegingen van
het HJEG die aangeven dat het merkenrecht een essentieel onderdeel vormt van het
stelsel van onvervalste mededinging dat het EG Verdrag wil vestigen en handhaven - zie
bijvoorbeeld rov. 48 van het arrest HJEG 6 mei 2003, BIE 2004, 50; IER 2003, 50 (p.
247 e.v.) m.nt. ChG (Libertel).
25 Zoals beoordeeld in HR 8 september 2006, NJ 2006, 492, rov. 3.7.2 - 3.7.4.
348
26 Zie bijvoorbeeld Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 2005, nrs. 8-017 - 8-
022, 8-113 - 8-115 en 8-132 - 8-138; Phillips, Trade Mark Law, 2003, nrs. 4.80 en 4.176
- 4.178; Feser, Markenrecht, 2001, §8, rndnrs. 32, 34a en 34c; Ingerl, GRUR Int. 2001,
p. 582 - 584; Verkade, alinea's 5 en 6 van zijn noot onder het Chiemsee-arrest in NJ
2000, 269; Fox, EIPR 2000, p. 3 - 5; Speyart, NTER 1999, p. 196; Huydecoper, BMM-
Bulletin 1999, p. 183 - 185.
27 Het middel (in onderdeel I A b) sub ii en de toelichting in de cassatiedagvaarding in
alinea 21), suggereert dat de discrepantie waar ik hier mee worstel, te verklaren zou zijn
omdat de criteria voor inschrijving van een merk op dit punt niet (geheel) overeen
zouden komen met de criteria voor de beoordeling van de aan het merk te verlenen
bescherming na inschrijving. Ik erken dat men uit de relevante teksten indirecte
aanwijzingen voor die gedachte kan putten, maar ik wijs die gedachte toch met enige
beslistheid van de hand. Het lijkt mij namelijk vergaand ongerijmd om aan het systeem
van Richtlijn 89/104 EEG een dergelijke betekenis toe te dichten; en ik neem dan ook
aan dat het HJEG dat niet heeft gedaan.
Ongerijmd, in de eerste plaats omdat art. 3 van de Richtlijn de daar vermelde criteria in
één adem noemt als criteria voor inschrijving van het merk én voor nietigverklaring van
het verkregen recht na inschrijving (wat nu niet meteen wijst op een verschil in
beoordelingscriteria voor de inschrijving en voor het merk nadat dat eenmaal is
ingeschreven). Maar ongerijmd vooral daarom, omdat het zich als onlogisch (en ook
overigens onwenselijk) opdringt, dat verkrijging van een merkrecht (door inschrijving)
beoordeeld zou moeten worden naar criteria waarbij bepaalde beletselen (verbonden met
het aan het merk toe te kennen onderscheidend vermogen) wel in aanmerking zouden
mogen worden genomen, terwijl diezelfde beletselen - naar men moet veronderstellen:
zelfs wanneer de aanwezigheid daarvan buiten kijf was - bij de beoordeling van de
reikwijdte van het eenmaal ingeschreven merk (en dus in zoverre: beoordeling van de
geldigheid daarvan), geen rol zouden mogen spelen. Een dergelijk gekunsteld systeem
zou al moeilijk aannemelijk zijn wanneer de Richtlijn tekstueel duidelijke aanwijzingen
daarvoor zou bevatten; een dergelijk gewrongen systeem daarin "inlezen" terwijl
eenduidige tekstuele aanwijzingen daarvoor ontbreken, lijkt mij klaarblijkelijk onjuist.
Ten overvloede geldt nog, dat mij ook juist lijkt wat namens H&M in alinea 41 van de
schriftelijke toelichting wordt opgemerkt: als het er om gaat of een merk kan worden
ingeschreven staat alleen de onderscheidende kracht van dat merk (zelf) ter beoordeling,
en niet de beschermingsomvang (ten opzichte van overeenstemmende tekens). De
beoordelaar heeft dan dus een andere vraag te beoordelen, dan wanneer het gaat om
een conflict tussen twee merken/tekens - maar er gelden geen andere
beoordelingscriteria voor het gegeven "onderscheidend vermogen".
28 Een complicatie die ik niet onvermeld wil laten, is dat het HJEG in rov. 50 van het
Chiemsee-arrest de lezer voorhoudt dat zeer bekende geografische benamingen slechts
door navenant intensief gebruik als merk zullen kunnen inburgeren. In dat opzicht neemt
het HJEG dus wél aan dat verschil gemaakt moet worden naar gelang het beschrijvende
aspect van het teken (in dit geval: een geografische aanduiding) meer op de voorgrond
staat.
In de door mij hier verdedigde opvatting betekent dit echter niet dat in dat geval extra
gewicht wordt toegekend aan het algemeen-belang aspect dat gemoeid is met het
beschikbaar houden van dergelijke tekens voor vrij gebruik, maar dat bij de beoordeling
van de perceptie van het publiek (van het teken als merk dan wel als aanduiding van
(geografische) herkomst c.q. hoedanigheid) bijzonder gewicht toekomt aan de
bekendheid van het teken in zijn tweede - beschrijvende - functie. Dus geen clausulering
van de norm: wat beschrijvend is kan door inburgering merk worden, maar een
vingerwijzing aan de feitelijke beoordelaar dat inburgering bij een teken waaraan het
publiek een uitgesproken beschrijvend karakter toekent, moeilijker tot stand komt, en
daarom minder snel aannemelijk zal zijn. In die zin ook Kerly's Law of Trade Marks and
Trade Names, 2005, nr. 8-133 (onder 3); Phillips, Trade Mark Law, 2003, nrs. 4.163 -
4.166 ; Feser, Markenrecht, 2001, §8, rndnr. 34c. Een slag om de arm houdt Verkade in
alinea 7 van zijn noot onder het Chiemsee-arrest in NJ 2000, 269.
29 Deze uitdrukkingen zijn in de Nederlandse doctrine wel gebruikt als illustratie van het
349
verschil tussen feitelijk (ontbrekend) onderscheidend vermogen enerzijds, en op grond
van algemeen-belang aspecten beperken van het effect van verkregen onderscheidend
vermogen anderzijds.
30 Indachtig de Nederlandse volkswijsheid dat "te" onder bijna alle omstandigheden
onwenselijk is, erken ik dat excessieve bescherming nagenoeg altijd als onwenselijk zou
moeten worden aangemerkt. Ik gebruik de uitdrukking desondanks, mede omdat, zoals
in alinea 37 hiervóór al aangestipt, het Libertel-arrest (waar telkens gesproken wordt van
"ongerechtvaardigd" beperken van de vrijheid van anderen), enigszins suggereert dat het
(vooral) de aspecten van algemeen belang, van "niet mogen beschermen" zijn, die op
inburgering gebaseerde bescherming van een merk excessief (ongerechtvaardigd
beperkend) zouden kunnen doen zijn.
31 Ik word daarin gesterkt door de overwegingen (rov. 33 - 35) uit het al eerder
vermelde arrest uit een eerdere procedure tussen Adidas c.s. en Marca c.s., HJEG 22 juni
2000, NJ 2000, 712. In die overwegingen wordt benadrukt dat de rechter inbreuk op de
voet van de maatstaf van art. 5 lid 1 sub b van Richtlijn 89/104 EEG (kort gezegd:
overeenstemming die verwarringsgevaar teweegbrengt), moet beoordelen aan de hand
van daadwerkelijk aannemelijk geworden verwarring(sgevaar). Een dergelijke
beoordeling is klaarblijkelijk alleen aan de hand van waardering van de feitelijke
omstandigheden mogelijk; dat overigens krachtens de Richtlijn opengestelde
beoordelingen van inbreukmakende overeenstemming niet aan de hand van feitelijke
appreciatie maar (in overwegende mate) "normatief" zouden moeten plaatsvinden, dringt
zich dan op als weinig aannemelijk.
Ik wijs er intussen op dat het oordeel over overeenstemming naar Arubaans merkenrecht
bij HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, 29 (p. 161 e.v.) inzake
BAT/Doucal, rov. 3.7 is aangemerkt als niet van zuiver feitelijke aard, en dat daarbij ook
is aangegeven dat voor de beoordeling van dit gegeven door de "feitelijke" rechter een
wezenlijke motiveringseis gold. Zowel het een als het ander zal, neem ik aan, voor het
(op EG-leest geharmoniseerde) Benelux merkenrecht niet wezenlijk anders zijn.
32 In onderdelen II B a) sub i, II B b) en alinea 21.
33 Dat aan de elementen die sterk tot het onderscheidend vermogen bijdragen veel
gewicht toekomt (en aan andere elementen dus navenant minder gewicht) blijkt
bijvoorbeeld uit HJEG 22 juni 1999, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, IER 1999, 48 (p. 241
e.v.) inzake Lloyd/Klijsen, rov. 25 en HJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV
(Puma/Sabel), rov. 23.
34 Opnieuw: HR 16 april 1999, NJ 1999, 679 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, 29 (p. 161
e.v.) inzake BAT/Doucal, rov. 3.7.
35 Zo werd geoordeeld over een klacht van vergelijkbare inhoud in HR 14 november
2003, NJ 2004, 101, rov. 3.10.
36 Daarmee wordt veelal, en ook hier, het verschijnsel bedoeld dat een enkele keer een
merk en een teken weliswaar onvoldoende overeenstemming vertonen om bij het publiek
directe verwarring (het aanzien van het ene product voor het andere, of het aanmerken
van producten als van dezelfde herkomst) teweeg te brengen, maar dat er bij het publiek
door de overeenstemming van de conflicterende tekens wel een suggestie wordt
opgeroepen dat de beide producten een in enig opzicht een verwante herkomst hebben,
bijvoorbeeld in de vorm van vennootschappelijke, organisatorische of contractuele
banden tussen de betrokken ondernemingen.
37 Natuurlijk zijn er legio streepmotieven waar wel bepaalde betekenisassociaties mee
verbonden worden - bijvoorbeeld een motief dat herinnert aan zebra's of aan de
gestreepte kleding die met gevangenissen in verband wordt gebracht. Maar dit zijn
uitzonderingen. Verreweg de meeste streepmotieven hebben geen noemenswaardige
"zeggingskracht". Vermoedelijk zal namens Adidas c.s. worden aangevoerd dat er toch
het begrip "streepmotief" door wordt opgeroepen; maar ik denk dat het hof zonder
miskenning van recht of logica kon oordelen dat een streepmotief - wederom: gewoonlijk
- bij vrijwel niemand de verbinding met dit begrip oproept.
38 Ter vermijding van mogelijk misverstand vermeld ik dat de klachten van de alinea's
19 - 24 van de cassatiedagvaarding specifiek betrekking hebben op het tussenarrest van
8 juni 1999 uit de zaak tussen (alleen) Adidas c.s. en H&M.
350
39 Vanaf hier - dat wil zeggen: waar het onderdeel II C van het middel betreft - zien de
klachten, blijkens de rechtsoverwegingen die daarin worden aangehaald, weer (alleen) op
het eindarrest van het hof.
40 Zie voor een illustratie van de beoordelingsmarge die de rechter in dit opzicht heeft
bijvoorbeeld HR 11 maart 2005, rechtspraak.nl LJN AR6199, rov. 3.3.2.
41 Ik veroorloof mij nog de opmerking dat een vordering die er inhoudelijk toe strekt dat
het een ander onmogelijk wordt gemaakt om zich voortaan op bepaalde (vermeende)
rechten te beroepen, als vergaand moet worden beoordeeld. Áls aan het (mede in art. 6
EVRM tot uitdrukking komende) recht om zijn vermeende aanspraken geldend te
(blijven) maken al beletselen in de weg mogen worden gelegd, moeten daarvoor toch
klemmende gronden blijken te bestaan. Ook daarom kon het hof geredelijk aanleiding
vinden om datgene wat H&M (naar 's hofs interpretatie) beoogde, als onvoldoende
duidelijk en onvoldoende onderbouwd aan te merken.
42 Zoals al aangestipt, zijn de in het incidentele cassatieberoep aangehaalde passages
die deze onderbouwing zouden moeten opleveren betrekkelijk summier, en bovendien
onverenigbaar met de veel omvangrijker stellingen (die het incidentele middel eveneens
citeert) waarin een geheel ander beeld van de door H&M beoogde vordering wordt
gegeven.
351
ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)
12 juni 2007 (*)
„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel
8, lid 1, sub b – Gevaar voor verwarring – Gemeenschapsmerkaanvraag voor
beeldmerk met woordelementen ‚Limoncello della Costiera Amalfitana’ en ‚shaker’ –
Oppositie door houder van ouder nationaal woordmerk LIMONCHELO”
In zaak C-334/05 P,
betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het
Hof van Justitie, ingesteld op 9 september 2005,
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto en P. Bullock als
gemachtigden,
rekwirant,
andere partijen in de procedure:
Shaker di L. Laudato & C. Sas, gevestigd te Vietri sul Mare (Italië),
vertegenwoordigd door F. Sciaudone, avvocato,
verzoekster in eerste aanleg,
Limiñana y Botella SL, gevestigd te Monforte del Cid (Spanje),
partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),
samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, J. Klučka (rapporteur), J. N.
Cunha Rodrigues, U. Lõhmus en A. Ó Caoimh, rechters,
advocaat-generaal: J. Kokott,
griffier: B. Fülöp, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 januari 2007,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8 maart
2007,
het navolgende
Arrest
1 De hogere voorziening van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM) strekt tot vernietiging van het arrest van
352
het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 15 juni
2005, Shaker/BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana
shaker) (T-7/04, Jurispr. blz. II-2305; hierna: „bestreden arrest”), waarmee het
Gerecht het beroep van Shaker di L. Laudato & C. Sas (hierna „Shaker”) heeft
toegewezen en heeft vernietigd de beslissing van de tweede kamer van beroep van
het BHIM van 24 oktober 2003 (hierna: „litigieuze beslissing”), waarbij het BHIM
heeft geweigerd het gemeenschapsbeeldmerk met de woordelementen „Limoncello
della Costiera Amalfitana” en „shaker” van deze onderneming in te schrijven.
Toepasselijke bepalingen
2 De zevende overweging van de considerans van verordening (EG) nr. 40/94 van de
Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz.
1), luidt als volgt:
„[...] de door het Gemeenschapsmerk verleende bescherming [heeft] met name ten
doel […] de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen, en [is]
absoluut […] wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn;
[...] de bescherming [...] geldt [ook] in geval van overeenstemming tussen het
merk en het teken en tussen de waren of diensten; [...] het begrip
overeenstemming [dient] in samenhang met het gevaar voor verwarring [...] te
worden uitgelegd; [...] het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt
van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de
mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken,
de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor
geïdentificeerde waren of diensten, [vormt] de specifieke voorwaarde voor
bescherming”.
3 Artikel 8, lid 1, sub b, van bedoelde verordening bepaalt:
„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het
aangevraagde merk geweigerd:
[...]
b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking
heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor
verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het
oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie
met het oudere merk.”
Voorgeschiedenis van het geding
4 Op 20 oktober 1999 heeft Shaker bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag
ingediend voor het volgende beeldmerk:
353
5 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29, 32
en 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de
internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de
inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van
Nice”).
6 Na tussenkomst door het BHIM heeft Shaker haar aanvraag met betrekking tot de
waren van klasse 33, „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”, beperkt
tot citroenlikeuren afkomstig uit de Costiera Amalfitana.
7 Op 1 juni 2000 heeft Limiñana y Botella SL krachtens artikel 42, lid 1, van verordening
nr. 40/94 oppositie ingesteld. Ter ondersteuning van deze oppositie werd
aangevoerd dat er gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van
verordening nr. 40/94 bestond tussen enerzijds het aangevraagde merk voor zover
het dient ter aanduiding van de waren van klasse 33 van de Overeenkomst van
Nice en anderzijds het woordmerk van opposante, dat tevens ziet op de waren van
klasse 33, dat in 1996 is ingeschreven bij de Oficina Española de Patentes y Marcas
(Spaanse octrooi- en merkenbureau) en dat „Limonchelo” luidt.
8 Bij beslissing van 9 september 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de
oppositie toegewezen en de aangevraagde inschrijving van het merk geweigerd.
9 Met de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de
merkaanvraag van Shaker afgewezen. Zakelijk weergegeven heeft deze kamer
overwogen dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk het
woord „Limoncello” was en dat dit merk en het oudere merk visueel en fonetisch
zeer dicht bij elkaar lagen, zodat er gevaar voor verwarring bestond.
Beroep voor het Gerecht en het bestreden arrest
10 Op 7 januari 2004 heeft Shaker bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de
litigieuze beslissing ingesteld. Tot staving van haar beroep voerde zij in de eerste
plaats schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan, in de
tweede plaats misbruik van bevoegdheid en in de derde plaats schending van de
motiveringsplicht.
11 Aangaande het eerste middel heeft het Gerecht, na te hebben vastgesteld dat de
betrokken waren dezelfde waren, in de punten 53 en 54 van het bestreden arrest
ten aanzien van de betrokken tekens overwogen:
„53 [d]at de kamer van beroep moet onderzoeken, welk bestanddeel van het
aangevraagde merk door de visuele, fonetische of begripsmatige kenmerken
ervan op zichzelf een indruk van dit merk kan oproepen die bij het relevante
publiek in herinnering blijft, zodat de andere bestanddelen in dit opzicht
verwaarloosbaar zijn. [...]
54 Indien het aangevraagde merk evenwel een samengesteld merk van visuele
aard is, moeten de beoordeling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk
alsmede de vaststelling, of een bestanddeel ervan dominerend is, gebeuren
op basis van een visuele analyse. In een dergelijk geval dient dus alleen voor
zover een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische
aspecten bevat, dit bestanddeel te worden vergeleken met het oudere merk
met inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals
bijvoorbeeld relevante fonetische aspecten of abstracte concepten.”
354
12 In de lijn van deze redenering heeft het Gerecht in punt 59 van het bestreden arrest
overwogen dat de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord duidelijk
als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk moest worden
beschouwd. Het heeft vastgesteld dat de woordelementen van dit merk niet
dominant waren op visueel vlak en geoordeeld dat het niet nodig was om de
fonetische of begripsmatige kenmerken van die elementen te onderzoeken.
13 Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 65 van het bestreden arrest vastgesteld dat het
bestanddeel dat het ronde bord afbeeldde niets gemeen had met het oudere merk,
dat een zuiver woordmerk is.
14 Het Gerecht heeft in de punten 66 tot en met 69 van het bestreden arrest
overwogen:
„66 Bijgevolg bestaat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken merken.
Het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere
bestanddelen van het aangevraagde merk domineert, voorkomt elk gevaar
[voor] verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige
overeenstemming tussen de termen ‚limonchelo’ en ‚limoncello’, die deel
uitmaken van de betrokken merken.
67 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient er nog
aan te worden herinnerd dat de gemiddelde consument slechts zelden de
mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te
vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is
achtergebleven [...]. Bijgevolg is het dominerende bestanddeel van het
aangevraagde merk, te weten het met citroenen versierde ronde bord, zeer
belangrijk bij de analyse van de totaalindruk van het teken, aangezien de
consument bij het bekijken van een etiket van een alcoholrijke drank op het
dominerende bestanddeel van het teken let en dit onthoudt teneinde bij een
latere aankoop die keuze te kunnen herhalen.
68 Aangezien het beeldelement bestaande uit het met citroenen versierde ronde
bord het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is, is de
beoordeling van de onderscheidende elementen van het oudere merk in casu
van geen invloed voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van
verordening nr. 40/94. De sterkte van het onderscheidend vermogen van een
ouder woordmerk kan de beoordeling van het verwarringsgevaar weliswaar
beïnvloeden [...], maar dit criterium veronderstelt dat er minstens een zeker
gevaar voor verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk
bestaat. Uit de globale beoordeling van het gevaar [voor] verwarring van de
betrokken merken blijkt evenwel dat de dominerende positie van een met
citroenen versierd rond bord in het aangevraagde merk elk gevaar [voor]
verwarring met het oudere merk uitsluit. Bijgevolg behoeft geen uitspraak te
worden gedaan over het onderscheidend vermogen van het oudere merk [...]
69 Gelet op deze overwegingen moet worden vastgesteld dat, ondanks de
gelijkheid van de betrokken waren, de mate van overeenstemming van de
betrokken merken onvoldoende groot is om te kunnen aannemen dat het
relevante Spaanse publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde
onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden
ondernemingen afkomstig zijn. Anders dan het BHIM in de [litigieuze]
beslissing heeft geoordeeld, is er dus geen verwarringsgevaar in de zin van
artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.”
15 Derhalve heeft het Gerecht het eerste middel toegewezen, geoordeeld dat de overige
middelen niet hoefden te worden onderzocht en de litigieuze beslissing vernietigd.
355
Het heeft voorts de litigieuze beslissing herzien in die zin dat het beroep van Shaker
bij het BHIM gegrond was en bijgevolg de oppositie moest worden afgewezen.
Hogere voorziening
16 Tot staving van haar hogere voorziening heeft het BHIM twee middelen ingeroepen,
maar het tweede heeft zij in de loop van de procedure voor het Hof ingetrokken na
een rectificatie door het Gerecht bij beschikking van 12 juni 2006. Het tweede
middel hoeft bijgevolg niet te worden onderzocht.
Argumenten van partijen
17 Het middel dat BHIM in het kader van zijn hogere voorziening heeft gehandhaafd is
ontleend aan verkeerde uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van
verordening nr. 40/94.
18 Volgens het BHIM heeft het Gerecht zijn oordeel dat elk gevaar voor verwarring is
uitgesloten, enkel gebaseerd op de visuele perceptie van het aangevraagde merk,
zonder fonetisch of begripsmatig onderzoek van alle bestanddelen van de
betrokken merken. Dit is in strijd met het beginsel van globale beoordeling van het
verwarringsgevaar, zoals dit onder meer volgt uit het arrest van 11 november
1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191).
19 Daarenboven komt het BHIM op tegen de bepaling van het onderscheidende en
dominerende bestanddeel van de tekens in het bestreden arrest. Het Gerecht heeft
uitsluitende en beslissende waarde toegekend aan de afbeelding van het met
citroenen versierde ronde bord, zonder in aanmerking te nemen dat de andere
bestanddelen enig onderscheidend vermogen kunnen hebben.
20 Het BHIM meent dat het Gerecht de daadwerkelijke invloed van de term „Limoncello”
op de perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren heeft had
moeten onderzoeken en rekening had moeten houden met het in casu relevante
publiek. Bij alcoholhoudende dranken let de gemiddelde consument niet zozeer op
de iconografische elementen die op het etiket worden weergegeven, maar veeleer
op het woordbestanddeel, aangezien het een categorie waren betreft die doorgaans
aan de naam van het product wordt herkend.
21 Door na te laten om de intrinsieke onderscheidende kenmerken van het oudere merk
te beoordelen, heeft het Gerecht in het bestreden arrest de gang van zaken die tot
de beoordeling van verwarringsgevaar moet leiden omgedraaid. Het Gerecht heeft
zich beperkt tot een eenvoudig onderzoek van de tekens, zonder over te gaan tot
een globale beoordeling.
22 Shaker meent daarentegen dat, in de eerste plaats, de hogere voorziening is
gebaseerd op verkeerde lezing van het arrest SABEL, reeds aangehaald.
Verordening nr. 40/94 voorziet niet in een onderzoek van elk van de visuele,
fonetische en begripsmatige bestanddelen van de betrokken merken.
23 Bovendien is irrelevant het arrest van het Gerecht van 15 februari 2005, Cervecería
Modelo/BHIM – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO) (T-169/02,
Jurispr. blz. II-505), dat door het BHIM is ingeroepen en waarin is geoordeeld, in
punt 40, dat het feit dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk
en het oudere merk fonetisch en begripsmatig gelijk zijn, de visuele verschillen die
voortvloeien uit de bijzondere grafische kenmerken van het aangevraagde merk
neutraliseert. Dit arrest heeft betrekking op twee beeldmerken, en de
356
neutraliserende waarde van de fonetische en begripsmatige overeenstemming valt
samen met het dominerende element van het auditieve en begripsmatige
bestanddeel dat de twee merken gemeen hebben. Volgens Shaker heeft de
zienswijze van het BHIM tot gevolg dat fonetische en begripsmatige
overeenstemming het dominerende visuele element kan neutraliseren, waardoor
het dominerende karakter geen nut meer heeft bij de beoordeling van het gevaar
voor verwarring.
24 In de tweede plaats voert Shaker aan dat het BHIM, door te beweren dat het Gerecht
uitsluitende en beslissende waarde heeft toegekend aan de afbeelding van het met
citroenen versierde ronde bord, het Hof in werkelijkheid vraagt om de beoordeling
van de feiten door het Gerecht te toetsen, iets waartoe het Hof niet bevoegd is.
25 Het argument is bijgevolg niet-ontvankelijk en in elk geval ongegrond, daar het BHIM
het Gerecht niet een onvolledige beoordeling van de feitelijke elementen kan
verwijten, aangezien het BHIM zelf ook geen volledige beoordeling heeft gemaakt.
Het onderzoek moet plaatsvinden in het licht van het arrest van het Gerecht van 23
oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01,
Jurispr. blz. II-4335), bevestigd bij beschikking van het Hof van 28 april 2004,
Matratzen Concord/BHIM (C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657), waaruit volgt dat het niet
is uitgesloten dat de totaalindruk die een samengesteld merk in het geheugen van
het relevante publiek achterlaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere
bestanddelen van dat merk kan worden gedomineerd.
26 In de derde plaats zijn volgens Shaker de argumenten van het BHIM met betrekking
tot het verzuim van het Gerecht om afdoende rekening te houden met de
gemiddelde consument en met het beginsel van onderlinge samenhang, niet-
ontvankelijk daar zij ertoe strekken het Hof te verzoeken de door het Gerecht
beoordeelde feiten opnieuw te beoordelen. Daarnaast voert Shaker aan dat de door
het BHIM ingeroepen arresten van het Gerecht irrelevant zijn, omdat de
omstandigheden waarin deze arresten zijn gewezen verschillen van die van de
onderhavige zaak.
27 Op het punt van het relevante publiek heeft het Gerecht op goede gronden rekening
gehouden met de Spaanse gemiddelde consument door hier bij de beoordeling van
het gevaar voor verwarring specifiek naar te verwijzen.
Beoordeling door het Hof
Ontvankelijkheid
28 Aangaande de door Shaker opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid zij eraan
herinnerd dat overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van
het Statuut van het Hof van Justitie de hogere voorziening beperkt is tot
rechtsvragen. Alleen het Gerecht is immers bevoegd om de relevante feiten vast te
stellen en de bewijsmiddelen te beoordelen. De vaststelling van die feiten en de
beoordeling van die bewijselementen leveren dus, behoudens het geval van een
onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor
toetsing door het Hof in hogere voorziening (zie in die zin onder meer arresten van
19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22; 12
januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 35,
en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 40).
29 In het onderhavige geval ziet het door het BHIM aangevoerde middel op een
rechtsvraag. Het strekt ertoe aan te tonen dat het Gerecht is uitgegaan van een
verkeerde draagwijdte van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor
357
zover het enkel een visuele analyse van de betrokken merken heeft verricht en die
merken niet op hun fonetische en begripsmatige aspecten heeft onderzocht.
30 Bijgevolg is dit middel ontvankelijk.
Ten gronde
31 Ten aanzien van de gegrondheid van het middel inzake verkeerde uitlegging en
toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zij eraan
herinnerd dat volgens deze bepaling na oppositie door de houder van een ouder
merk de inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het
gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde
of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan
ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Een
dergelijk verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere
merk.
32 De gemeenschapswetgever heeft op dit punt in de zevende overweging van de
considerans van verordening nr. 40/94, verduidelijkt dat het gevaar voor
verwarring afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de
markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of
ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het
teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.
33 In dit verband volgt uit vaste rechtspraak dat van gevaar voor verwarring in de zin
van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 sprake is, wanneer het publiek
kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in
voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [zie
in die zin, over de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz.
1), arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz.
I-3819, punt 17, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt
26].
34 Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient bovendien globaal te worden
beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete
geval (zie in die zin reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 22, en Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punt 18; arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98,
Jurispr. blz. I-4861, punt 40; beschikking Matratzen Concord/BHIM, reeds
aangehaald, punt 28; arrest Medion, reeds aangehaald, punt 27, en arrest van 23
maart 2006, Mühlens/BHIM, C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717, punt 18).
35 Eveneens volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het
verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming
tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze
merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden
gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie
die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een
beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument
neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende
details ervan (zie in die zin reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punt 25, Medion, punt 28, en Mühlens/BHIM, punt 19, en reeds
aangehaalde beschikking Matratzen Concord/BHIM, punt 29).
36 Hieraan moet worden toegevoegd dat, om de mate van overeenstemming tussen de
betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige
358
overeenstemming ervan dient te worden bepaald, terwijl in voorkomend geval moet
worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden
toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de
omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (zie
arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 27).
37 In de onderhavige zaak heeft het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest de
aandacht gevestigd op de rechtspraak zoals die in punt 35 van het onderhavige
arrest in herinnering is gebracht en volgens welke de globale beoordeling van het
verwarringsgevaar moet worden gebaseerd op de totaalindruk die de betrokken
tekens achterlaten.
38 In punt 54 van het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel opgemerkt dat indien
het aangevraagde merk een samengesteld merk van visuele aard is, de beoordeling
van de door dit merk opgeroepen totaalindruk alsmede de vaststelling of een
bestanddeel ervan dominerend is, moeten gebeuren op basis van een visuele
analyse. Het heeft hieraan toegevoegd dat in een dergelijk geval alleen voor zover
een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische aspecten bevat,
dit bestanddeel dient te worden vergeleken met het oudere merk met
inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals relevante
fonetische aspecten of abstracte concepten.
39 Op basis van deze overwegingen heeft het Gerecht, in het kader van het onderzoek
van de betrokken tekens, eerst vastgesteld dat het aangevraagde merk een
dominerend element had bestaande in de afbeelding van een met citroenen
versierd rond bord. In punten 62 tot en met 64 van het bestreden arrest heeft het
daaruit vervolgens afgeleid dat de fonetische of begripsmatige kenmerken van de
overige elementen van dat merk niet hoefden te worden onderzocht. In punt 66
van hetzelfde arrest heeft het ten slotte geconcludeerd dat het feit dat de
afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen van
het aangevraagde merk domineerde, elk gevaar voor verwarring op grond van
visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de termen limonchelo
en limoncello, die deel uitmaken van de betrokken merken, belette.
40 Met deze benadering heeft het Gerecht geen globale beoordeling van het gevaar voor
verwarring van de betrokken merken gemaakt.
41 Volgens de rechtspraak van het Hof moet immers bij het onderzoek of sprake is van
gevaar voor verwarring, niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk
in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk.
Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel
worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld
merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of
meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie in die zin beschikking
Matratzen Concord/BHIM, reeds aangehaald, punt 32, en arrest Medion, reeds
aangehaald, punt 29).
42 Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 21 van haar conclusie, kan
alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de
overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden
beoordeeld.
43 Bijgevolg heeft het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 verkeerd
toegepast.
359
44 In die omstandigheden kan het BHIM op goede gronden stellen dat het bestreden
arrest blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.
45 Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd.
46 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof
van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht,
de zaak voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.
47 In casu dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moet de beslissing
over de kosten worden aangehouden.
Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart:
1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese
Gemeenschappen van 15 juni 2005, Shaker/BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04), wordt vernietigd.
2) De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen.
3) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.
ondertekeningen
360
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
10 april 2008 (*)
„Merken – Artikelen 5, leden 1, sub b, en 2, en 6, lid 1, sub b, van richtlijn
89/104/EEG – Vrijhoudingsbehoefte – Driestrepenbeeldmerken – Door
concurrenten als versiering gebruikte tweestrepenmotieven – Verwijt inzake
inbreuk op merk en verwatering daarvan”
In zaak C-102/07,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG,
ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij beslissing van 16 februari 2007,
ingekomen bij het Hof op 21 februari 2007, in de procedure
adidas AG,
adidas Benelux BV
tegen
Marca Mode CV,
C&A Nederland CV,
H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV,
Vendex KBB Nederland BV,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M.
Ilešič (rapporteur) en E. Levits, rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 6 december 2007,
gelet op de opmerkingen van:
– adidas AG en adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door G. Vos en A.
Quaedvlieg, advocaten,
– Marca Mode CV en Marca CV, vertegenwoordigd door J. Brinkhof, advocaat,
– H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, vertegenwoordigd door G. van Roeyen,
advocaat,
– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. M. Braguglia als gemachtigde,
bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
361
– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door C. Gibbs als
gemachtigde, bijgestaan door M. Edenborough, barrister,
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils
als gemachtigde,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 januari
2008,
het navolgende
Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de Eerste richtlijn
(89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van
het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen adidas AG en adidas
Benelux BV, enerzijds, en Marca Mode CV (hierna: „Marca Mode”), C&A Nederland
CV (hierna: „C&A”), H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (hierna: „H&M”) en
Vendex KBB Nederland BV (hierna: „Vendex”), anderzijds, over de
beschermingsomvang van de driestrepenbeeldmerken waarvan adidas AG houdster
is.
Toepasselijke bepalingen
3 Artikel 3 van de richtlijn, „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt in lid 1:
„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen
worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel
kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid,
bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging
van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren
of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale
taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
– de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
– de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te
verkrijgen, of
– de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
[...]”
362
4 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn luidt als volgt:
„Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig
verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het
gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving
onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat
deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen
verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.”
5 Artikel 5 van de richtlijn, „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt in de leden 1 en
2:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of
diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde
of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring
kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven
is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden,
van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
6 Artikel 6 van de richtlijn, „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”,
bepaalt in lid 1:
„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden
om in het economisch verkeer gebruik te maken:
a) van diens naam en adres;
b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde,
plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting
van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of
dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en
handel.”
7 Artikel 12 van de richtlijn, „Gronden voor vervallenverklaring”, bepaalt in lid 2:
„Een merk kan [...] vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop
het is ingeschreven:
a) door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke
benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;
363
[...]”
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
8 De vennootschap adidas AG is houdster van beeldmerken die bestaan uit drie verticaal
en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht op de zijkant
van sport- en vrijetijdskleding en zijn uitgevoerd in een met de basiskleur van het
kledingstuk contrasterende kleur.
9 De vennootschap adidas Benelux BV is exclusief licentieneemster van adidas AG voor
de Benelux.
10 Marca Mode, C&A, H&M en Vendex zijn concurrerende ondernemingen die actief zijn
in de handel in textielwaren.
11 Nadat zij hadden vastgesteld dat sommige van die concurrenten waren begonnen met
de verkoop van sport- en vrijetijdskleding die was voorzien van twee parallel
lopende strepen in een met de basiskleur van de kleding contrasterende kleur,
hebben adidas AG en adidas Benelux BV (hierna tezamen: „adidas”) H&M in kort
geding gedagvaard voor de Rechtbank te Breda en bij dezelfde rechter een
bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Marca Mode en C&A, en tegen deze
ondernemingen een verbod gevorderd op het gebruik van elk teken dat bestaat uit
het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief of een hiermee
overeenstemmend motief, zoals het door deze ondernemingen gebruikte motief van
twee parallel lopende strepen.
12 Marca Mode, C&A, H&M en Vendex hebben op hun beurt voor de Rechtbank te Breda
een verklaring voor recht gevorderd dat het hun vrijstaat om twee strepen als
versiering op sport- en vrijetijdskleding te gebruiken.
13 De president in kort geding van de Rechtbank te Breda heeft bij vonnis van 2 oktober
1997 H&M geboden, in de Benelux het gebruik te staken van het teken dat bestaat
uit het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief of van enig ander
teken dat hiermee overeenstemt, zoals het door H&M gebruikte tweestrepenmotief.
14 Bij tussenvonnis van 13 oktober 1998 heeft de Rechtbank te Breda geoordeeld dat
inbreuk was gemaakt op de merken waarvan adidas houdster is.
15 Tegen de vonnissen van 2 oktober 1997 en 13 oktober 1998 is hoger beroep
ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.
16 Bij arrest van 29 maart 2005 heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch de vonnissen
van 2 oktober 1997 en 13 oktober 1998 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, zowel
de vordering van adidas als de vorderingen van Marca Mode, C&A, H&M en Vendex
afgewezen op grond dat enerzijds geen inbreuk was gemaakt op de merken
waarvan adidas houdster is en anderzijds de vorderingen van Marca Mode, C&A,
H&M en Vendex van een te algemene strekking waren.
17 Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft gepreciseerd dat een driestrepenmotief als
dat hetwelk op verzoek van adidas is ingeschreven, op zich weinig onderscheidend
is, maar dat de merken waarvan zij houdster is als gevolg van haar reclame-
inspanningen een groot onderscheidend vermogen hebben verkregen en algemeen
bekende merken zijn geworden. Die merken komt daarom een ruime
beschermingsomvang toe voor zover het om het driestrepenmotief gaat. Aangezien
strepen en eenvoudige streepmotieven in beginsel tekens zijn die beschikbaar
364
moeten blijven en zich dus niet voor een uitsluitend recht lenen, kunnen de merken
waarvan adidas houdster is echter geen bescherming bieden tegen het gebruik van
tweestrepenmotieven.
18 Adidas, die bij de Hoge Raad der Nederlanden beroep in cassatie heeft ingesteld, is
van mening dat in het systeem van de richtlijn de vrijhoudingsbehoefte alleen bij de
toepassing van de in artikel 3 van de richtlijn genoemde weigerings- of
nietigheidsgronden dient te worden meegewogen.
19 Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst
en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1) Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt
gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen
bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in artikel 3,
lid 1, sub c, van de richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en
ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de
beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt
voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten
aanbieden (het Freihaltebedürfnis)?
2) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of
de daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking
komende publiek worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan
wel als louter versiering van de waar?
3) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog
verschil of het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend
vermogen mist als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dan wel
een aanduiding behelst als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
20 Met zijn vragen, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende
rechter in wezen te vernemen in hoeverre bij de bepaling van de omvang van het
uitsluitende recht van de houder van een merk rekening moet worden gehouden
met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet
ongerechtvaardigd wordt beperkt.
21 Die rechter heeft dit verzoek geformuleerd met betrekking tot het op verzoek van
adidas ingeschreven driestrepenmotief, dat door het gebruik onderscheidend
vermogen heeft verkregen. In het bijzonder wenst hij te vernemen of, wanneer
derden zonder toestemming van de merkhouder tekens gebruiken die gelijk zijn
aan of overeenstemmen met het betrokken merk en dat gebruik op de
vrijhoudingsbehoefte baseren, het van belang is of die tekens door het in
aanmerking komende publiek al dan niet als versiering worden gezien, of zij al dan
niet onderscheidend vermogen missen als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van de
richtlijn, en of zij al dan niet een beschrijvend karakter hebben als bedoeld in
artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.
Inleidende overwegingen
22 Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in de punten 33 en volgende van zijn
conclusie, bestaan er overwegingen van algemeen belang, met name verband
houdend met de noodzaak van een onvervalste mededinging, waardoor het
365
wenselijk is dat bepaalde tekens ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen
worden gebruikt.
23 Zoals het Hof reeds heeft overwogen, is deze vrijhoudingsbehoefte de ratio die ten
grondslag ligt aan bepaalde in artikel 3 van de richtlijn genoemde gronden voor
weigering van de inschrijving (zie onder meer, in die zin, arresten van 4 mei 1999,
Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25; 8 april
2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 73, en 6 mei 2003,
Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 53).
24 Voorts bepaalt artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn dat een merk vervallen kan
worden verklaard wanneer het, na de inschrijving ervan, door toedoen of nalaten
van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de
waar of dienst waarvoor het is ingeschreven. Met deze bepaling heeft de
gemeenschapswetgever de belangen van de merkhouder afgewogen tegen de met
de beschikbaarheid van tekens verband houdende belangen van zijn concurrenten
(zie arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt
19).
25 Hoewel aldus blijkt dat de vrijhoudingsbehoefte een belangrijke rol speelt in het kader
van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, moet worden vastgesteld dat het
onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing dit kader te buiten gaat, omdat
het de vraag opwerpt of de vrijhoudingsbehoefte een beoordelingscriterium is om,
nadat een merk is ingeschreven, de omvang van het uitsluitende recht van de
merkhouder af te bakenen. Marca Mode, C&A, H&M en Vendex wensen namelijk
geen nietigverklaring in de zin van artikel 3 of een vervallenverklaring in de zin van
artikel 12, maar maken met een beroep op de behoefte aan vrijhouding van andere
streepmotieven dan dat hetwelk op verzoek van adidas is ingeschreven, hun recht
geldend om die motieven zonder toestemming van adidas te gebruiken.
26 Beroept een derde zich voor het geldend maken van zijn recht op het gebruik van een
ander teken dan hetwelk op verzoek van de merkhouder is ingeschreven, op de
vrijhoudingsbehoefte, dan kan de relevantie van dat argument niet worden
beoordeeld in het kader van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, maar moet zij
worden onderzocht in het licht van artikel 5 van de richtlijn, dat betrekking heeft op
de bescherming van het ingeschreven merk tegen het gebruik van tekens door
derden, en van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer het betrokken teken
binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt.
Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn
27 Door de houder van een merk het recht te verlenen, iedere derde het gebruik van een
gelijk of overeenstemmend teken te verbieden in geval van gevaar voor verwarring,
en door aan te geven welk bepaald gebruik van dit teken kan worden verboden,
beoogt artikel 5 van de richtlijn de merkhouder te beschermen tegen het gebruik
van tekens die inbreuk kunnen maken op dit merk (zie in die zin arrest Levi
Strauss, reeds aangehaald, punt 14).
28 Het gevaar voor verwarring vormt de specifieke grondslag voor de door het
ingeschreven merk verleende bescherming, met name tegen het gebruik door
derden van tekens die niet gelijk zijn. Het Hof heeft dit omschreven als het gevaar
dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde
onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen
afkomstig zijn (zie arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz.
I-8551, punten 24 en 26).
366
29 Volgens de tiende overweging van de considerans van de richtlijn hangt het bestaan
van een dergelijk gevaar „van vele factoren af[...] en met name van de bekendheid
van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met
het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het
merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten”. Het gevaar voor
verwarring dient dus globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle
relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arresten van 11 november
1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en 22 juni 2000, Marca
Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40, en arrest Medion, reeds aangehaald,
punt 27).
30 Dat er voor de marktdeelnemers een behoefte aan vrijhouding van het teken bestaat,
kan niet een dergelijke relevante omstandigheid zijn. Zoals blijkt uit de tekst van
artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn en uit bovenvermelde rechtspraak, moet het
antwoord op de vraag of er sprake is van een verwarringsgevaar namelijk worden
gebaseerd op de perceptie door het publiek van de waren waarop het merk van de
merkhouder betrekking heeft en van de waren waarop het door de derde gebruikte
teken betrekking heeft.
31 Voorts kan van tekens die in beginsel moeten worden vrijgehouden voor alle
marktdeelnemers, misbruik worden gemaakt om bij de consument verwarring te
zaaien. Kon de derde zich in een dergelijke context op de vrijhoudingsbehoefte
beroepen om ongestoord gebruik te maken van een teken dat evenwel met het
merk overeenstemt, zonder dat de houder daarvan zich met een beroep op een
gevaar voor verwarring hiertegen kan verzetten, dan zou afbreuk worden gedaan
aan de doeltreffende toepassing van de regel van artikel 5, lid 1, sub b, van de
richtlijn.
32 Dit geldt met name voor streepmotieven. Zoals adidas heeft erkend in het inleidende
gedeelte van haar opmerkingen, zijn streepmotieven als zodanig beschikbaar en
kunnen zij dus op velerlei manieren door alle marktdeelnemers op sport- en
vrijetijdskleding worden aangebracht. Niettemin kan het de concurrenten van
adidas niet worden toegestaan om inbreuk te maken op het op verzoek van
laatstgenoemde ingeschreven driestrepenmotief door op de door hen verhandelde
sport- en vrijetijdskleding streepmotieven aan te brengen die zodanig
overeenstemmen met het op verzoek van adidas ingeschreven motief dat er bij het
publiek verwarring kan ontstaan.
33 Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of er sprake is van een dergelijk
verwarringsgevaar. Met het oog hierop is het nuttig de vraag van de verwijzende
rechter te onderzoeken of het van belang is na te gaan of het publiek het door de
derde gebruikte teken opvat als louter versiering van de betrokken waar.
34 In dit verband moet worden opgemerkt dat de perceptie door het publiek van een
teken als versiering niet in de weg kan staan aan de door artikel 5, lid 1, sub b, van
de richtlijn verleende bescherming, wanneer dat teken, niettegenstaande het
decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat
het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in
voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
35 In casu moet dus worden nagegaan of de gemiddelde consument bij het zien van
sport- en vrijetijdskleding die is voorzien van streepmotieven die op dezelfde
plaatsen zijn aangebracht en dezelfde kenmerken vertonen als het op verzoek van
adidas ingeschreven streepmotief, met het enige verschil dat zij uit twee en niet uit
drie strepen bestaan, zich kan vergissen over de herkomst van die waar door te
367
menen dat die wordt verhandeld door adidas AG, adidas Benelux BV of een
daarmee economisch verbonden onderneming.
36 Zoals blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn speelt daarbij
niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken een
rol, maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het
merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt. Hoe bekender het
merk, hoe groter namelijk het aantal marktdeelnemers dat overeenstemmende
tekens zal willen gebruiken. De aanwezigheid op de markt van een grote
hoeveelheid met overeenstemmende tekens voorziene waren zou inbreuk kunnen
maken op het merk voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van het
merk kan worden aangetast en de wezenlijke functie daarvan, namelijk de
consumenten de herkomst van de betrokken waren te garanderen, in gevaar kan
worden gebracht.
Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn
37 Tussen partijen in het hoofdgeding is onbetwist dat het op verzoek van adidas
ingeschreven driestrepenmotief een bekend merk is. Bovendien staat vast dat de in
Nederland toepasselijke wettelijke regeling de regel van artikel 5, lid 2, van de
richtlijn behelst. Overigens heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 5, lid 2, van de
richtlijn eveneens van toepassing is met betrekking tot waren en diensten die gelijk
of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (zie in die zin arresten
van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30, en 23 oktober
2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punten
18-22).
38 Het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief geniet dus zowel de
bescherming van artikel 5, lid 1, als de ruimere bescherming van artikel 5, lid 2,
van de richtlijn (zie, mutatis mutandis, arrest Davidoff, reeds aangehaald, punten
18 en 19).
39 Derhalve moet het verzoek om een prejudiciële beslissing ook worden beantwoord uit
het oogpunt van laatstbedoelde bepaling, die specifiek betrekking heeft op de
bescherming van bekende merken.
40 Artikel 5, lid 2, van de richtlijn biedt bekende merken bescherming zonder dat het
bestaan van een verwarringsgevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor
situaties waarin de specifieke grondslag voor de bescherming bestaat in een
gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd
voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend
vermogen of de reputatie van het merk (reeds aangehaalde arresten Marca Mode,
punt 36, alsmede Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 27).
41 De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen,
zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het
teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het
teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het
deze niet. Niet vereist is dus dat tussen het bekende merk en het door de derde
gebruikte teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij
het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. Het volstaat dat het
bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken
publiek een verband tussen het teken en het merk legt (zie arrest Adidas-Salomon
en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punten 29 en 31).
368
42 Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met
inachtneming van alle relevante omstandigheden (arrest Adidas-Salomon en Adidas
Benelux, reeds aangehaald, punt 30).
43 Vastgesteld moet worden dat de vrijhoudingsbehoefte losstaat zowel van de
beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het
door de derde gebruikte teken als van het verband dat het betrokken publiek
tussen dat merk en dat teken zou kunnen leggen. Die behoefte kan dus geen
relevante factor zijn om na te gaan of door het gebruik van het teken
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Uitlegging van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn
44 Artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn bepaalt dat de houder van een merk derden
niet mag verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van
aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van
herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of
andere kenmerken van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik
volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
45 Door aldus de gevolgen van het uitsluitende recht van de merkhouder te beperken,
beoogt artikel 6 van de richtlijn de fundamentele belangen van de bescherming van
de rechten van het merk en die van het vrij verkeer van goederen en het vrij
verrichten van diensten op de gemeenschappelijke markt met elkaar in
overeenstemming te brengen, en wel zó dat het merkrecht zijn rol van essentieel
onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het EG-
Verdrag wil vestigen en handhaven (zie arrest van 17 maart 2005, Gillette
Company en Gillette Group Finland, C-228/03, Jurispr. blz. I-2337, punt 29 en
aldaar aangehaalde rechtspraak).
46 Meer bepaald wil artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn voor alle marktdeelnemers de
mogelijkheid waarborgen om beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Deze
bepaling vormt dus, zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in de punten 75
en 78 van zijn conclusie, een uitdrukking van de vrijhoudingsbehoefte.
47 De vrijhoudingsbehoefte kan evenwel hoe dan ook geen autonome beperking vormen
van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, naast die welke uitdrukkelijk zijn
voorzien in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. In dit verband moet erop worden
gewezen dat een derde zich alleen op de in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn
neergelegde beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen kan
beroepen en zich in die context alleen op de aan die bepaling ten grondslag
liggende vrijhoudingsbehoefte kan baseren, wanneer de door hem gebruikte
aanduiding, zoals die bepaling vereist, verband houdt met een van de kenmerken
van de door deze derde verhandelde waar of verrichte dienst (zie in die zin arrest
Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 28, en arrest van 25 januari 2007,
Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 42-44).
48 In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing en de door de concurrenten van adidas bij
het Hof ingediende opmerkingen dat laatstgenoemde zich ter rechtvaardiging van
het gebruik van de litigieuze tweestrepenmotieven op het zuiver decoratieve
karakter daarvan baseren. Bijgevolg beogen deze concurrenten met het
aanbrengen van streepmotieven op kleding niet een aanduiding inzake een van de
kenmerken van deze waren te geven.
369
49 Gelet op een en ander, moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat de
richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het
uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden
gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1,
sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden
rechtsgevolgen van toepassing is.
Kosten
50 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de
kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen
bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:
De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus
worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht
van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de
vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die
richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is.
ondertekeningen
370
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
12 juni 2008 (*)
„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5, lid 1 – Uitsluitend recht van
merkhouder – Gebruik, in vergelijkende reclame, van teken dat gelijk is aan of
overeenstemt met merk – Beperking van aan merk verbonden rechten –
Vergelijkende reclame – Richtlijnen 84/450/EEG en 97/55/EG – Artikel 3 bis, lid 1 –
Voorwaarden voor geoorloofdheid van vergelijkende reclame – Gebruik van merk
van concurrent of van met dit merk overeenstemmend teken”
In zaak C-533/06,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG,
ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd
Koninkrijk) bij beslissing van 14 december 2006, ingekomen bij het Hof op 28
december 2006, in de procedure
O2 Holdings Limited,
O2 (UK) Limited
tegen
Hutchison 3G UK Limited,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M.
Ilešič (rapporteur) en E. Levits, rechters,
advocaat-generaal: P. Mengozzi,
griffier: J. Swedenborg, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 november 2007,
gelet op de opmerkingen van:
– O2 Holdings Limited en O2 (UK) Limited, vertegenwoordigd door R. Arnold, QC,
M. Vanhegen, barrister, en J. Stobbs, attorney, geïnstrueerd door S. Tierney,
A. Brodie en S. Magee, solicitors,
– Hutchison 3G UK Limited, vertegenwoordigd door G. Hobbs, QC, en E. Hinsworth,
barrister, geïnstrueerd door L. Silkin, G. Crown, N. Walker en S. Jones,
solicitors,
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils
als gemachtigde,
371
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 31 januari
2008,
het navolgende
Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van
de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende
de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), alsook
van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september
1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17),
zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6
oktober 1997 (PB L 290, blz. 18; hierna: „richtlijn 84/450”).
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen O2 Holdings Limited en O2
(UK) Limited [hierna gezamenlijk: „O2 en O2 (UK)”] en Hutchison 3G UK Limited
(hierna: „H3G”) betreffende het gebruik door H3G, in het kader van vergelijkende
reclame, van merken waarvan O2 en O2 (UK) houder zijn.
Rechtskader
Gemeenschapsregeling
3 Artikel 5, met als titel „Rechten verbonden aan het merk”, van richtlijn 89/104 bepaalt:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of
diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde
of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring
kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven
is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden,
van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren
of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
372
d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
[...]
5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende
bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van
waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
4 Artikel 6, met als titel „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, lid
1, van richtlijn 89/104, luidt als volgt:
„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden
om in het economisch verkeer gebruik te maken:
a) van diens naam en adres;
b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde,
plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting
van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of
dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en
handel.”
5 Richtlijn 97/55 heeft in richtlijn 84/450 de bepalingen inzake vergelijkende reclame
ingevoegd.
6 In de overwegingen 13 tot en met 15 van richtlijn 97/55 staat te lezen:
„(13) Overwegende dat bij artikel 5 van [...] richtlijn 89/104 [...] de houder van
een ingeschreven merk exclusieve rechten worden verleend waaronder het
recht derden te verbieden in het economisch verkeer hetzelfde of een
vergelijkbaar teken te gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of in
voorkomend geval zelfs voor andere producten;
(14) Overwegende dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame evenwel
noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te
duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder
is of van diens handelsnaam;
(15) Overwegende dat een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een
ander onderscheidingsteken van een derde, voor zover daarbij de in deze
richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op
het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt
gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve
wijze te doen uitkomen”.
7 Volgens artikel 1 van richtlijn 84/450 beoogt deze richtlijn onder meer de voorwaarden
vast te stellen waaronder vergelijkende reclame geoorloofd is.
373
8 Artikel 2, punt 2 bis, van deze richtlijn definieert vergelijkende reclame als „elke vorm
van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden
goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd”.
9 Artikel 3 bis, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:
„Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde
dat deze:
a) niet misleidend is in de zin van artikel 2, lid 2, artikel 3 en artikel 7, lid 1;
[...]
d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de
merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of
diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;
e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken,
handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten,
activiteiten of omstandigheden van een concurrent;
[...]
g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk,
handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan
wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;
h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of
diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.”
Nationale regeling
10 De bepalingen van richtlijn 89/104 zijn in nationaal recht omgezet bij de Trade Marks
Act 1994 (merkenwet van 1994).
11 De bepalingen van richtlijn 84/450 zijn in nationaal recht omgezet bij de Control of
Misleading Advertisements Regulations 1988 (verordeningen inzake misleidende
reclame van 1988) (SI 1988/915), zoals gewijzigd bij de Regulations 2003 (SI
2003/3183; hierna: „UK Regulations”).
12 Volgens de UK Regulations wordt de bestrijding van misleidende reclame en de
naleving van de bepalingen inzake vergelijkende reclame, bedoeld in artikel 4 van
richtlijn 84/450, verzekerd door de Director General of Fair Trading, een
overheidsdienst die bevoegd is om uitspraak te doen op klachten of om de
passende gerechtelijke vervolging in te leiden.
13 Regulation 4A van de UK Regulations preciseert in lid 3:
„De bepalingen van de onderhavige regulation mogen niet aldus worden uitgelegd
dat zij
a) een vorderingsrecht verlenen in een civielrechtelijke procedure inzake eender
welke inbreuk op deze regulation (onder voorbehoud van hetgeen in
onderhavige Regulations uitdrukkelijk is bepaald); of
374
b) afbreuk doen aan enig vorderingsrecht of aan enig ander rechtsmiddel (civiel- of
strafrechtelijk) in een procedure die niet krachtens onderhavige Regulations
aanhangig werd gemaakt.”
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
14 De activiteit van O2 en O2 (UK) bestaat in het aanbieden van
mobieletelefoniediensten.
15 Om hun diensten te promoten gebruiken zij op verschillende wijzen beelden van
bubbels. Vaststaat dat op het gebied van mobiele telefonie de consumenten de
beelden van bubbels in water, met name tegen een uitvloeiende blauwe
achtergrond, associëren met de door O2 en O2 (UK) verstrekte diensten.
16 O2 en O2 (UK) zijn onder meer houder van twee nationale beeldmerken bestaande in
een statisch beeld van bubbels, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven
voor telecommunicatietoestellen en -diensten (hierna: „bubbelmerken”).
17 H3G biedt onder de merknaam „3” eveneens mobieletelefoniediensten aan. Zij biedt
in het bijzonder een „pay-as-you-go”-dienst aan onder de naam „Threepay”.
18 In 2004 startte H3G een reclamecampagne. Daartoe liet zij televisiespots uitzenden
waarin de prijs van haar diensten met die van O2 en O2 (UK) werd vergeleken.
Deze televisiereclame (hierna: „omstreden reclame”) begon met het tonen van de
naam „O2” en van zwartwitbeelden van bewegende bubbels, waarna beelden van
„Threepay” en „3” werden getoond met de boodschap dat de diensten van H3G in
een bepaald opzicht goedkoper zijn.
19 O2 en O2 (UK) stelden bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery
Division, beroep in tegen H3G. Zij verweten haar inbreuk te hebben gemaakt op
hun bubbelmerken.
20 In het kader van het hoofdgeding hebben zij erkend dat de prijzen in de omstreden
reclame correct werden vergeleken, en dat deze reclame, in haar geheel
beschouwd, niet misleidend was. De omstreden reclame suggereerde met name
niet dat er een commercieel verband bestond tussen O2 en O2 (UK) en H3G.
21 Deze vordering wegens merkinbreuk werd afgewezen bij vonnis van 23 maart 2006.
De High Court was in wezen van oordeel dat het gebruik van de beelden van
bubbels in de omstreden reclame onder artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104
viel, maar dat, aangezien de reclame in overeenstemming was met artikel 3 bis van
richtlijn 84/450, deze overeenstemming H3G een verweermiddel op grond van
artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 verleende.
22 O2 en O2 (UK) hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal
(England and Wales) (Civil Division).
23 De verwijzende rechter verzoekt in de eerste plaats om uitlegging van artikel 5, lid 1,
van richtlijn 89/104.
24 Hij wenst te vernemen of het in deze bepaling bedoelde gebruik uitsluitend doelt op
het gebruik om de commerciële herkomst van de door de derde in de handel
gebrachte waren of diensten aan te duiden. Een bevestigend antwoord zou volgens
hem betekenen dat het gebruik van het merk van een concurrent in het kader van
375
vergelijkende reclame niet onder artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 valt,
aangezien het merk dan niet wordt gebruikt om de oorsprong van de waren van de
adverteerder aan te duiden.
25 Verder vraagt hij zich af of voor de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar
in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, uitsluitend een vergelijking
moet worden gemaakt tussen het merk en het omstreden teken en tussen de
waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en die waarvoor het teken
wordt gebruikt, dan wel of rekening moet worden gehouden met het feitelijke kader
waarin het teken wordt gebruikt.
26 In de tweede plaats is de verwijzende rechter van oordeel dat de omstandigheid dat
de vergelijkende reclame waarin het merk van een concurrent wordt gebruikt, in
overeenstemming is met artikel 3 bis van richtlijn 84/450, neerkomt op een
verweermiddel dat kan worden aangevoerd tegen het door de concurrent ingestelde
beroep tegen een dergelijk gebruik van zijn merk.
27 Voor het geval dat het Hof artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus zou uitleggen dat
in een situatie zoals in het hoofdgeding de houder van een ingeschreven merk op
grond van deze bepaling het gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame mag
verbieden, verzoekt de verwijzende rechter eveneens om uitlegging van artikel 3
bis, lid 1, van richtlijn 84/450, om te vernemen of vergelijkende reclame waarin
gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het
merk van een concurrent, alleen dan geoorloofd is wanneer het gebruik van dit
teken „noodzakelijk” is om de waren of diensten van de concurrent met die van de
adverteerder te vergelijken.
28 In deze omstandigheden heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)
de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen
gesteld:
„1) Wanneer een handelaar in reclame voor zijn eigen waren of diensten gebruik
maakt van een ingeschreven merk van een concurrent teneinde de
kenmerken (en inzonderheid de prijs) van de door hem in de handel
gebrachte waren of de door hem verrichte diensten te vergelijken met de
kenmerken (en inzonderheid de prijs) van de door dat merk aangeduide
waren of diensten van de concurrent, en dit doet op zodanige wijze dat geen
verwarringsgevaar ontstaat of anderszins afbreuk wordt gedaan aan de
wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding, valt dit gebruik dan
binnen de werkingssfeer van artikel 5[, lid 1], sub a of b, van richtlijn 89/104?
2) Wanneer een handelaar in vergelijkende reclame gebruik maakt van het
ingeschreven merk van een concurrent, moet dat gebruik dan, teneinde in
overeenstemming te zijn met artikel 3 bis, [lid 1], van richtlijn 84/450 [...],
‚noodzakelijk’ zijn, en zo ja, aan de hand van welke criteria kan worden
beoordeeld of is voldaan aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde?
3) Wanneer noodzakelijkheid een voorwaarde is, sluit deze voorwaarde dan met
name uit dat gebruik wordt gemaakt van een teken dat niet gelijk is aan,
maar in hoge mate overeenstemt met het ingeschreven merk?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Voorafgaande opmerkingen
376
29 Met zijn vragen verzoekt de verwijzende rechter het Hof om uitlegging van zowel
artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 als artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450.
30 Het hoofdgeding wordt immers gekenmerkt door de omstandigheid dat O2 en O2
(UK) stellen dat het gebruik door H3G van een met hun bubbelmerken
overeenstemmend teken in vergelijkende reclame inbreuk maakt op het uitsluitend
recht dat zij aan genoemde merken ontlenen.
31 Alvorens de prejudiciële vragen te behandelen moet dus het verband tussen de
richtlijnen 89/104 en 84/450 worden gepreciseerd.
32 Volgens artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 geeft het ingeschreven merk de
houder ervan een uitsluitend recht dat hem toestaat om, in bepaalde
omstandigheden, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen,
het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, in het
economisch verkeer te verbieden. Volgens artikel 5, lid 3, sub d, van deze richtlijn
kan hij iedere derde onder meer het gebruik van een dergelijk teken in advertenties
verbieden.
33 Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat
gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, kan een gebruik in
de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 zijn.
34 Enerzijds moet artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 immers aldus worden
uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een teken dat gelijk is aan of
overeenstemt met het merk, voor door de derde in de handel gebrachte waren of
voor door deze verrichte diensten (zie in die zin, aangaande artikel 5, lid 1, sub a,
van richtlijn 89/104, arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz.
I-1017, punt 28).
35 Anderzijds beoogt reclame waarmee de adverteerder de door hem op de markt
gebrachte waren en diensten vergelijkt met die van een concurrent, uiteraard de
waren en de diensten van deze adverteerder te promoten. Met dergelijke reclame
probeert de adverteerder zijn waren en diensten te onderscheiden door de
kenmerken ervan te vergelijken met die van de concurrerende waren en diensten.
Deze analyse wordt bevestigd door overweging 15 van richtlijn 97/55, waarin de
gemeenschapswetgever heeft benadrukt dat vergelijkende reclame er naar streeft,
de waren en diensten van de adverteerder te onderscheiden van die van zijn
concurrent (zie arrest van 25 oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Jurispr. blz.
I-7945, punt 53).
36 Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat
gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door
laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, komt derhalve neer
op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van
artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104.
37 Dergelijk gebruik kan dus in voorkomend geval worden verboden op grond van
genoemde bepalingen.
38 Zoals evenwel blijkt uit de overwegingen 2 tot en met 6 van richtlijn 97/55, heeft de
gemeenschapswetgever de vergelijkende reclame willen stimuleren, en daarbij
heeft hij in overweging 2 met name erop gewezen dat vergelijkende reclame
„voorts, in het belang van de consument een stimulans kan vormen voor de
concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten” en, in overweging 5,
377
dat zij „een gewettigd middel kan zijn om de consumenten over hun voordelen voor
te lichten”.
39 Volgens de bewoordingen van de overwegingen 13 tot en met 15 van richtlijn 97/55
heeft de gemeenschapswetgever geoordeeld dat de noodzaak om vergelijkende
reclame te stimuleren meebrengt dat het door het merk toegekende recht in zekere
mate dient te worden beperkt.
40 Een dergelijke beperking van de gevolgen van het merk ter stimulering van
vergelijkende reclame lijkt niet alleen nodig wanneer de adverteerder gebruikmaakt
van het merk zelf van een concurrent, maar eveneens wanneer hij gebruikmaakt
van een met dit merk overeenstemmend teken.
41 Artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450 definieert „vergelijkende reclame” immers
als elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent
aangeboden waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.
42 Volgens vaste rechtspraak gaat het om een ruime definitie waarmee alle vormen van
vergelijkende reclame kunnen worden bestreken, zodat een vermelding waarbij een
concurrent dan wel door een concurrent aangeboden waren of diensten, zelfs
impliciet, worden genoemd, volstaat om van vergelijkende reclame te kunnen
spreken (zie arrest Toshiba Europe, reeds aangehaald, punten 30 en 31, en
arresten van 8 april 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Jurispr. blz. I-3095, punt
35, en 19 april 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Jurispr. blz. I-3115,
punt 16).
43 Om van een vergelijkende reclameboodschap te kunnen spreken, is dus vereist dat
een concurrent van de adverteerder dan wel door een concurrent aangeboden
waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd (reeds aangehaalde
arresten Toshiba Europe, punt 29, en De Landtsheer Emmanuel, punt 17).
44 Wanneer het gebruik dat in een reclameboodschap van een met het merk van een
concurrent van de adverteerder overeenstemmend teken wordt gemaakt, door de
gemiddelde consument wordt opgevat als een verwijzing naar deze concurrent of
naar de door hem aangeboden waren of diensten – zoals in het hoofdgeding – is er
derhalve sprake van vergelijkende reclame in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van
richtlijn 84/450.
45 Teneinde de bescherming van de ingeschreven merken te verzoenen met het gebruik
van vergelijkende reclame, dienen artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 en
artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 bijgevolg aldus te worden uitgelegd, dat de
houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is een derde het gebruik van
een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, te verbieden in
vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, genoemde
voorwaarden voor geoorloofdheid.
46 Er zij evenwel op gewezen dat indien is voldaan aan de in artikel 5, lid 1, sub b, van
richtlijn 89/104 vermelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is
aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, de vergelijkende
reclame waarin gebruik wordt gemaakt van dit teken, onmogelijk kan voldoen aan
de in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarde voor
geoorloofdheid.
47 Enerzijds is het immers zo dat wanneer het merk overeenstemt met het teken en de
waren of de diensten soortgelijk zijn, het gevaar van verwarring de specifieke
voorwaarde voor de bescherming vormt. Artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104
378
kan bijgevolg slechts toepassing vinden indien er bij het publiek verwarringsgevaar
bestaat doordat de merken gelijk zijn of overeenstemmen en de aangeduide waren
of diensten dezelfde of soortgelijk zijn (arrest van 6 oktober 2005, Medion,
C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punten 24 en 25).
48 Anderzijds blijkt uit artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 dat vergelijkende
reclame niet geoorloofd is wanneer het gevaar bestaat dat zij ertoe leidt dat de
adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten van de
adverteerder met die van een concurrent worden verward.
49 Gelet op de overwegingen 13 tot en met 15 van richtlijn 97/55, dient het begrip
„verwarring”, dat zowel in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 als in artikel 3
bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 wordt gebruikt, op dezelfde wijze te worden
uitgelegd.
50 In het geval dat een adverteerder in vergelijkende reclame een teken gebruikt dat
gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, kan
laatstgenoemde hetzij niet aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat, zodat hij
niet gerechtigd is om het gebruik van dit teken te doen verbieden op grond van
artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, hetzij wel aantonen dat er
verwarringsgevaar bestaat, en kan de adverteerder zich dus niet tegen een
dergelijk verbod verzetten op grond van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450,
aangezien de betrokken reclame niet aan alle in deze bepaling vermelde
voorwaarden voldoet.
51 Derhalve dient om te beginnen te worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 2, van
richtlijn 89/104 en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, aldus moeten worden
uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te verbieden
dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1,
genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat
gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.
Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 gestelde
voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met
een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik
wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in artikel 3
bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.
De eerste vraag, betreffende de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104
52 Vaststaat dat H3G in het hoofdgeding geen gebruik heeft gemaakt van de
bubbelmerken zoals zij door O2 en O2 (UK) zijn ingeschreven, maar van een met
deze merken overeenstemmend teken.
53 Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 is echter uitsluitend van toepassing op
gevallen waarin een teken dat gelijk is aan het merk, wordt gebruikt voor dezelfde
waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.
54 Aangezien deze bepaling niet kan worden toegepast in het hoofdgeding, dient zij niet
te worden uitgelegd.
55 Derhalve dient de eerste vraag aldus te worden begrepen dat de verwijzende rechter
wenst te vernemen of artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden
uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is te doen
verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een met dit
merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als
379
die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot
verwarringsgevaar bij het publiek.
56 Volgens vaste rechtspraak dient het Hof, om te vermijden dat de aan de merkhouder
verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, een uniforme uitlegging te
geven van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en in het bijzonder van het daarin
gehanteerde begrip „gebruik” (arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club,
C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 45; arrest Adam Opel, reeds aangehaald,
punt 17, en arrest van 11 september 2007, Céline, C-17/06, Jurispr. blz. I-7041,
punt 15).
57 Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof (arrest Arsenal Football Club, reeds
aangehaald; arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr.
blz. I-10989, en arresten Medion, reeds aangehaald, Adam Opel, reeds aangehaald,
en Céline, reeds aangehaald), kan de houder van een ingeschreven merk het
gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn
merk, krachtens artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 slechts verbieden,
indien aan de vier volgende voorwaarden is voldaan:
– dit gebruik moet plaatsvinden in het economisch verkeer;
– het moet geschieden zonder toestemming van de merkhouder;
– het moet betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die
waarvoor het merk is ingeschreven, en
– het moet afbreuk doen of kunnen doen aan de wezenlijke functie van het merk,
namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de
consument, wegens het verwarringsgevaar bij het publiek.
58 Wat meer in het bijzonder de vierde voorwaarde betreft, kan artikel 5, lid 1, sub b,
van richtlijn 89/104, zoals in punt 47 van het onderhavige arrest in herinnering is
gebracht, slechts toepassing vinden indien er bij het publiek verwarringsgevaar
bestaat doordat de merken gelijk zijn of overeenstemmen, en de aangeduide waren
of diensten dezelfde of soortgelijk zijn.
59 Verder is er volgens vaste rechtspraak sprake van verwarringsgevaar in de zin van
deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten
van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden
ondernemingen afkomstig zijn (zie met name, arrest van 22 juni 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en arrest Medion, reeds
aangehaald, punt 26). Het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt
met het merk en leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, doet afbreuk of kan
afbreuk doen aan de wezenlijke functie van het merk.
60 Vaststaat dat H3G in het hoofdgeding een met de bubbelmerken overeenstemmend
teken heeft gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee economisch
voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. Bijgevolg is dit teken
gebruikt in het economisch verkeer (zie, mutatis mutandis, reeds aangehaald arrest
Céline, punt 17).
61 Vaststaat eveneens dat H3G dat teken heeft gebruikt zonder toestemming van O2 en
O2 (UK), houders van de bubbelmerken.
380
62 Het betreft bovendien een gebruik voor dezelfde diensten als die waarvoor genoemde
merken zijn ingeschreven.
63 Daarentegen moet worden vastgesteld dat, volgens de vaststellingen van de
verwijzende rechter zelf, het gebruik dat H3G in de omstreden reclame van met de
bubbelmerken overeenstemmende beelden van bubbels heeft gemaakt, niet heeft
geleid tot verwarring bij de consumenten. De omstreden reclame was, in haar
geheel beschouwd, immers niet misleidend en suggereerde met name geen enkel
commercieel verband tussen O2 en O2 (UK) enerzijds en H3G anderzijds.
64 Dienaangaande heeft de verwijzende rechter, anders dan O2 en O2 (UK) betogen, in
het kader van zijn beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar, zijn
onderzoek terecht beperkt tot de context waarin het met de bubbelmerken
overeenstemmende teken door H3G is gebruikt.
65 Het gaat in de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104
uiteraard om hetzelfde verwarringsgevaar (zie in die zin arrest van 22 juni 2000,
Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punten 25-28).
66 Artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 betreft evenwel de aanvraag tot
inschrijving van een merk. Wanneer een merk eenmaal is ingeschreven, heeft de
houder ervan het recht om het naar eigen goeddunken te gebruiken, zodat voor de
beoordeling of de inschrijvingsaanvraag onder de in deze bepaling genoemde
weigeringsgrond valt, moet worden onderzocht of er gevaar van verwarring met het
oudere merk van de opposant bestaat in alle omstandigheden waarin het
aangevraagde merk, indien het zou worden ingeschreven, kan worden gebruikt.
67 In het in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 bedoelde geval beroept de derde
die gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een
ingeschreven merk, zich daarentegen niet op enig merkrecht op dit teken, maar
maakt hij er gericht gebruik van. In deze omstandigheden dient het onderzoek of
de houder van het ingeschreven merk het recht heeft om zich tegen dit specifieke
gebruik te verzetten, zich te beperken tot de omstandigheden waarin genoemd
gebruik plaatsvindt, zonder dat moet worden nagegaan of een ander gebruik van
hetzelfde teken in andere omstandigheden eveneens verwarringsgevaar zou
opleveren.
68 Derhalve is in het hoofdgeding niet voldaan aan de vierde voorwaarde die moet
worden vervuld opdat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is om te
verbieden dat een met zijn merk overeenstemmend teken wordt gebruikt voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor genoemd merk is
ingeschreven.
69 Op de eerste vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub b, van
richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven
merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame
gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of
soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit
gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of die
vergelijkende reclame voldoet aan alle in artikel 3 bis van richtlijn 84/450
genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid.
De tweede en de derde vraag, betreffende de uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, van
richtlijn 84/450
381
70 Met zijn tweede en zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of
artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus dient te worden uitgelegd dat
vergelijkende reclame waarin de adverteerder gebruikmaakt van het merk van een
concurrent of van een teken dat hiermee overeenstemt, alleen geoorloofd is
wanneer dit gebruik noodzakelijk is om de waren of diensten van de adverteerder
met die van de concurrent te vergelijken en, in voorkomend geval, of het gebruik
van een met het merk van de concurrent overeenstemmend teken als noodzakelijk
kan worden beschouwd.
71 De verwijzende rechter heeft evenwel slechts om uitlegging van deze bepaling
verzocht voor het geval dat het Hof de eerste prejudiciële vraag bevestigend zou
beantwoorden.
72 Derhalve dienen de tweede en de derde prejudiciële vraag niet te worden behandeld.
Kosten
73 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de
kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen
bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:
1) Artikel 5, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de
Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten, en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn
84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende
reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn
97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober
1997, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een
ingeschreven merk niet gerechtigd is te verbieden dat een derde in
vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1,
genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een
teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.
Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 gestelde
voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt
met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin
gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de
in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.
2) Artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd
dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen
verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van
een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of
soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is
ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij
het publiek, en dit ongeacht of de vergelijkende reclame voldoet aan
alle in artikel 3 bis van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn
97/55, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid.
ondertekeningen
382
383
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
27 november 2008 (*)
„Richtlijn 89/104/EEG – Merken – Artikel 4, lid 4, sub a – Bekende merken –
Bescherming tegen gebruik van gelijk of overeenstemmend jonger merk – Gebruik
waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk
wordt of zou worden gedaan aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder
merk”
In zaak C-252/07,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG,
ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd
Koninkrijk) bij beslissing van 15 mei 2007, ingekomen bij het Hof op 29 mei 2007,
in de procedure
Intel Corporation Inc.
tegen
CPM United Kingdom Ltd,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano,
A. Borg Barthet en E. Levits, rechters,
advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 16 april 2008,
gelet op de opmerkingen van:
– Intel Corporation Inc., vertegenwoordigd door J. Mellor, QC, geïnstrueerd door
CMS Cameron McKenna LLP,
– CPM United Kingdom Ltd, vertegenwoordigd door M. Engelman, barrister, en M.
Bilewycz, registered trade mark attorney,
– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door V. Jackson als
gemachtigde, bijgestaan door S. Malynicz, barrister,
– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. M. Braguglia als gemachtigde,
bijgestaan door G. Aiello, avvocato dello Stato,
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils
als gemachtigde,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 juni 2008,
384
het navolgende
Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4, lid 4, sub
a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz.
1; hierna: „richtlijn”).
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een door Intel Corporation Inc. (hierna:
„Intel Corporation”) ingesteld beroep tot nietigverklaring van de inschrijving van
het merk INTELMARK, waarvan CPM United Kingdom Ltd houder is.
Rechtskader
Gemeenschapsrecht
3 Artikel 4 van de richtlijn, met als titel „Aanvullende gronden van weigering of nietigheid
betreffende strijd met oudere rechten”, bepaalt:
„1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig
verklaard:
a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten
waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren
of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking
heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het
publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie
met het oudere merk.
2. Onder ,oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:
a) de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de
merkaanvrage, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met
het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren
tot de volgende categorieën:
[...]
ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken;
[...]
[...]
4. Elke lidstaat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien
ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:
a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin
van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren
of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk
ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en
385
indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan
het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
[...]”
4 In lid 2 van artikel 5 van de richtlijn, met als titel „Rechten verbonden aan het merk”,
staat:
„Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven
is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden,
van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
5 Het Hof heeft deze laatste bepaling als volgt uitgelegd in de punten 29 en 30 van het
arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C-408/01, Jurispr.
blz. I-12537):
„29 Inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich
voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen
het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een
samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband
hiertussen legt, ook al verwart het deze niet (zie in die zin arrest van 14
september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23).
30 Het bestaan van een dergelijk verband dient, evenals een verwarringsgevaar in
het kader van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, globaal te worden
beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het
concrete geval (zie, wat het verwarringsgevaar betreft, arresten [van 11
november 1997,] SABEL, [C-251/95, Jurispr. blz. I-6191,] punt 22, en [22
juni 2000,] Marca Mode, [C-425/98, Jurispr. blz. I-4861,] punt 40).”
Nationaal recht
6 De richtlijn werd in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
omgezet in de Trade Marks Act 1994 (de merkenwet van 1994; hierna:
„merkenwet”).
7 Section 5(3)(a) van de merkenwet bepaalt dat „[e]en merk dat [...] gelijk is aan of
overeenstemt met een ouder merk, niet wordt ingeschreven wanneer en voor zover
het oudere merk bekend is in het Verenigd Koninkrijk (of, in geval van een
gemeenschapsmerk [of een internationaal merk (EG)] in de Europese
Gemeenschap) en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.
8 Section 47(2)(a) van de merkenwet bepaalt dat „[d]e inschrijving van een merk nietig
kan worden verklaard op grond dat [...] er een ouder merk bestaat waarvoor is
voldaan aan de voorwaarden van section 5(1)(2) of (3) [...]”.
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
386
9 Intel Corporation is houder van onder meer het nationale woordmerk INTEL, dat in het
Verenigd Koninkrijk is ingeschreven, alsmede van diverse andere nationale en
gemeenschapsmerken die bestaan uit het woord „Intel” of dat woord als
bestanddeel hebben. De waren en diensten waarvoor deze merken zijn
ingeschreven, zijn in wezen computers en computergerelateerde waren en diensten
van de klassen 9, 16, 38 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni
1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten
behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
10 Blijkens de verwijzingsbeslissing is het merk INTEL in het Verenigd Koninkrijk enorm
bekend voor microprocessors (chips en randapparatuur) en voor multimedia- en
bedrijfssoftware.
11 CPM United Kingdom Ltd is houder van het nationale woordmerk INTELMARK, dat met
ingang van 31 januari 1997 in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven voor
„marketing- en telemarketingdiensten” van klasse 35 in de zin van de
Overeenkomst van Nice.
12 Op 31 oktober 2003 heeft Intel Corporation krachtens Section 47(2) van de
merkenwet bij het United Kingdom Trade Mark Registry een vordering tot
nietigverklaring van de inschrijving van het merk INTELMARK ingediend op grond
dat door het gebruik van dat merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit
of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van
haar oudere merk INTEL, in de zin van Section 5(3) van deze wet.
13 Haar vordering werd afgewezen bij beslissing van de Hearing Officer (bevoegde
ambtenaar van het United Kingdom Trade Mark Registry) van 1 februari 2006.
14 Op 26 juli 2006 werd het beroep dat Intel Corporation had ingesteld bij de High Court
of Justice (England and Wales), Chancery Division (Intellectual Property),
verworpen.
15 Tegen deze rechterlijke uitspraak heeft Intel Corporation hoger beroep ingesteld bij
de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division).
16 Voor deze rechterlijke instantie heeft Intel Corporation aangevoerd dat zowel artikel
4, lid 4, sub a, als artikel 5, lid 2, van de richtlijn de houder van een bekend merk
beoogt te beschermen tegen het gevaar van verwatering.
17 Op basis van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux is Intel
Corporation van mening dat de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden
bescherming reeds geldt zodra het betrokken publiek als gevolg van de mate van
overeenstemming tussen het bekende oudere merk en het jongere merk een
verband tussen beide merken legt. Onder „verband” dient te worden verstaan, elke
vorm van mentale associatie tussen deze merken. Het volstaat dus dat het oudere
merk in gedachten komt.
18 Bovendien stelt Intel Corporation op grond van punt 30 van het reeds aangehaalde
arrest General Motors dat wanneer het oudere merk zowel uniek is als een groot
onderscheidend vermogen heeft, door nagenoeg elk gebruik voor enigerlei andere
waren of diensten aan dat oudere merk afbreuk zal worden gedaan. Voorts moet,
wanneer het oudere merk uniek en zeer bekend is, elke inbreuk van meet af aan
worden stopgezet aangezien dat merk anders langzaam wordt uitgehold.
19 De verwijzende rechter stelt in de eerste plaats vast dat „Intel” een verzonnen woord
is dat buiten de waren die erdoor worden geïdentificeerd, geen betekenis heeft, dat
387
het merk INTEL uniek is in de zin dat het woord waaruit dat merk bestaat, door
niemand voor enigerlei waren of diensten wordt gebruikt behalve door Intel
Corporation voor de door haar verkochte waren en diensten, en ten slotte dat dit
merk in het Verenigd Koninkrijk zeer bekend is voor computers en
computergerelateerde waren.
20 In de tweede plaats is de verwijzende rechter van oordeel dat de merken INTEL en
INTELMARK overeenstemmen, doch hij gaat uit van de veronderstelling dat het
gebruik van INTELMARK geen commercieel verband met Intel Corporation kan
oproepen.
21 In de derde plaats stelt de verwijzende rechter vast dat de waren – inzonderheid
computers en computergerelateerde waren – en de diensten waarvoor de uit het
woord „Intel” bestaande of dat woord omvattende nationale en
gemeenschapsmerken (waarvan Intel Corporation houder is) zijn ingeschreven,
enerzijds, en de diensten waarvoor het merk INTELMARK is ingeschreven, niet
soortgelijk zijn.
22 Hij vraagt zich af of de houder van het bekende oudere merk, gelet op deze feitelijke
achtergrond, aanspraak heeft op de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn
geboden bescherming. Meer in het algemeen vraagt hij zich af onder welke
voorwaarden deze bescherming geldt en wat de omvang ervan is.
23 De Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) heeft derhalve de
behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen
gesteld:
„1) Gelet op artikel 4, lid 4, sub a, van de [richtlijn] en in het geval dat:
a) het oudere merk een zeer grote bekendheid heeft voor bepaalde specifieke
soorten van waren of diensten,
b) deze waren of diensten niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk
zijn aan de waren of diensten waarop het jongere merk betrekking
heeft,
c) het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,
d) het oudere merk bij de gemiddelde consument in gedachten komt wanneer
hij in aanraking komt met het jongere merk voor de diensten van het
jongere merk,
volstaan deze gegevens op zich om i) een ,verband’ in de zin van de punten
29 en 30 van [het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas
Benelux] en/of ii) ongerechtvaardigd voordeel en/of afbreuk in de zin van dat
artikel vast te stellen?
2) Zo niet, welke factoren dient de nationale rechter in aanmerking te nemen om te
beslissen of deze gegevens volstaan? Welke betekenis moet hij meer bepaald
bij de globale beoordeling of er sprake is van een ,verband’ toekennen aan de
waren of diensten in de omschrijving van het jongere merk?
3) Wat is in het kader van artikel 4, lid 4, sub a, [van de richtlijn] vereist opdat is
voldaan aan de voorwaarde dat afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen? Meer bepaald, i) moet het oudere merk uniek zijn,
ii) is een eerste conflicterend gebruik voldoende om te kunnen vaststellen dat
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, en iii) vereist de
388
afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk dat het
economische gedrag van de consument is beïnvloed?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Opmerkingen vooraf
24 De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn bepalen in wezen hetzelfde en
beogen dezelfde bescherming te bieden aan bekende merken.
25 Bijgevolg geldt de uitlegging die het Hof aan artikel 5, lid 2, van de richtlijn heeft
gegeven in het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, ook
voor artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn (zie in die zin arrest van 9 januari 2003,
Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 17).
Bescherming geboden bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn
26 Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn biedt bekende merken een ruimere
bescherming dan de bescherming die bij lid 1 van dat artikel wordt verleend. De
voor deze bescherming bijzondere voorwaarde is dat door het gebruik, zonder
geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou
worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin, met
betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten Marca
Mode, punt 36, en Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 27, en arrest van 10
april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, nog niet gepubliceerd in de
Jurisprudentie, punt 40).
27 De inbreuken waartegen artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn deze bescherming aan
bekende merken biedt, zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen
van het oudere merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten
derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie
van dat merk.
28 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is deze bepaling van
toepassing.
29 Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere
merk, hetgeen ook „verwatering”, „verschraling” of „vervaging” wordt genoemd,
zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is
ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van
dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het
oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het
geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de
waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan
oproepen.
30 De inbreuken bedoeld in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, wanneer zij zich
voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het
oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een
samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt,
ook al verwart het deze niet (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn,
reeds aangehaalde arresten General Motors, punt 23; Adidas-Salomon en Adidas
Benelux, punt 29, en adidas en adidas Benelux, punt 41).
389
31 Wanneer het publiek dit verband niet legt, kan door het gebruik van het jongere merk
geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan
aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.
32 Dat een dergelijk verband wordt gelegd, is op zich evenwel geen voldoende grond om
te concluderen dat er sprake is van een van de in artikel 4, lid 4, sub a, van de
richtlijn bedoelde inbreuken, die – zoals is opgemerkt in punt 26 van het
onderhavige arrest – de bijzondere voorwaarde vormen voor de bij deze bepaling
aan bekende merken geboden bescherming.
Relevant publiek
33 Het publiek dat in aanmerking dient te worden genomen om te bepalen of inschrijving
van het jongere merk nietig kan worden verklaard op grond van artikel 4, lid 4, sub
a, van de richtlijn, verschilt naargelang van het soort inbreuk waar de houder van
het oudere merk tegen opkomt.
34 Zowel het onderscheidend vermogen als de bekendheid van een merk moet immers
worden beoordeeld in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat
bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende
gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is
ingeschreven (zie, aangaande het onderscheidend vermogen, arrest van 12 februari
2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 34; wat de
bekendheid betreft, zie in die zin arrest General Motors, reeds aangehaald, punt
24).
35 Of er sprake is van een inbreuk waarbij afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, dient bijgevolg te
worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk
omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten
waarvoor dat merk is ingeschreven.
36 Of er sprake is van een inbreuk waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken
uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk voor zover
het de houder van het jongere merk verboden is voordeel te halen uit dat merk,
moet bovendien worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde
en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of
diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven.
Bewijs
37 Om de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming te genieten
moet de houder van het oudere merk bewijzen dat door het gebruik van het
jongere merk „ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.
38 Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik
daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub
a, van de richtlijn. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal
voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan
maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te
wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te
doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er
elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van
een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.
390
39 Wanneer de houder van het oudere merk in staat is aan te tonen hetzij dat er op dat
ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4,
lid 4, sub a, van de richtlijn, hetzij, in het andere geval, dat er sprake is van een
ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet de
houder van het jongere merk bewijzen dat met een geldige reden van dat merk
gebruik wordt gemaakt.
Eerste vraag, sub i, en tweede vraag
40 Met zijn eerste vraag, sub i, en met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter
in wezen te vernemen op basis van welke relevante criteria moet worden
beoordeeld of er een verband bestaat, in de zin van het reeds aangehaalde arrest
Adidas-Salomon en Adidas Benelux (hierna: „verband”), tussen het bekende oudere
merk en het jongere merk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd.
41 Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met
inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie, met
betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten Adidas-
Salomon en Adidas Benelux, punt 30, en adidas en adidas Benelux, punt 42).
42 Tot deze omstandigheden behoren:
– de mate van overeenstemming van de conflicterende merken;
– de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn
ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten
gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek;
– de mate van bekendheid van het oudere merk;
– de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen
van het oudere merk;
– het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek.
43 In dit verband is de volgende toelichting nodig.
44 Wat de mate van overeenstemming van de conflicterende merken betreft, is het zo
dat hoe meer deze merken overeenstemmen, des te groter de kans is dat het
jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij het relevante
publiek. Dat is a fortiori het geval wanneer deze merken gelijk zijn.
45 Het is echter niet voldoende dat de conflicterende merken gelijk zijn en, a fortiori,
zonder meer overeenstemmen opdat kan worden geconcludeerd dat er tussen deze
merken een verband bestaat.
46 Het is immers mogelijk dat de conflicterende merken zijn ingeschreven voor waren of
diensten zonder dat er een overlapping van het relevante publiek is.
47 Overigens zij eraan herinnerd dat de bekendheid van een merk wordt beoordeeld
uitgaande van het publiek waarop de waren of diensten waarvoor dat merk is
ingeschreven, gericht zijn. Dit kan het grote publiek of een meer specifiek publiek
zijn (zie arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 24).
391
48 Het valt dus niet uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor
het oudere merk is ingeschreven, totaal onderscheiden is van het doelpubliek van
de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, en dat het
oudere merk, ook al is dat bekend, bij het doelpubliek van het jongere merk
onbekend is. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het doelpubliek van elk van
deze merken nooit in aanraking komt met het andere merk, zodat het geen
verband tussen deze merken zal leggen.
49 Ook al is het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende
merken zijn ingeschreven, hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend, deze
waren of diensten kunnen bovendien in die mate onderling verschillen dat het
jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten
kan oproepen.
50 De aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn
ingeschreven, moet bijgevolg in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of
tussen deze merken een verband bestaat.
51 Tevens is het mogelijk dat de bekendheid die sommige merken hebben verkregen,
verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken
zijn ingeschreven.
52 In een dergelijk geval kan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het
jongere merk is ingeschreven, een samenhang tussen de conflicterende merken
zien hoewel dit publiek totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of
diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.
53 Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, kan het
dus noodzakelijk zijn rekening te houden met de mate van bekendheid van het
oudere merk teneinde te bepalen of deze bekendheid verder reikt dan het
doelpubliek van dit merk.
54 Voorts is het zo dat hoe groter het intrinsieke dan wel door gebruik verkregen
onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit
oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een
gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt.
55 Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, dient
bijgevolg rekening te worden gehouden met de mate van onderscheidend
vermogen van het oudere merk.
56 Aangezien een merk des te geschikter is om de waren of diensten waarvoor het is
ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren als afkomstig van de houder van dit
merk, en bijgevolg het onderscheidend vermogen ervan des te groter is, naarmate
dit merk uniek is – dat wil zeggen, voor een woordmerk zoals INTEL, dat het woord
waaruit het bestaat, door niemand wordt gebruikt voor enigerlei waren of diensten
behalve door de houder van dit merk voor de door hem verkochte waren of
diensten –, dient te worden nagegaan of het oudere merk uniek is of in wezen
uniek.
57 Ten slotte wordt noodzakelijkerwijs een verband tussen de conflicterende merken
gelegd wanneer er verwarringsgevaar bestaat, dit wil zeggen wanneer het
relevante publiek aanneemt of kan aannemen dat de onder het oudere merk
verkochte waren of diensten en de onder het jongere merk verkochte waren of
diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden
ondernemingen [zie in die zin met name arresten van 22 juni 1999, Lloyd
392
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en 12 juni 2008, O2
Holdings en O2 (UK), C-533/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt
59].
58 Zoals blijkt uit de punten 27 tot en met 31 van het reeds aangehaalde arrest Adidas-
Salomon en Adidas Benelux, is evenwel niet vereist dat verwarringsgevaar bestaat
opdat de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming geldt.
59 De verwijzende rechter wenst meer in het bijzonder te vernemen of de sub a tot en
met d van zijn eerste prejudiciële vraag genoemde omstandigheden volstaan om te
concluderen dat tussen de conflicterende merken een verband bestaat.
60 Wat de omstandigheid sub d van deze vraag betreft, staat het feit dat het jongere
merk het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en
redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, gelijk met het bestaan
van een dergelijk verband.
61 De omstandigheden sub a tot en met c van diezelfde vraag impliceren, zoals blijkt uit
de punten 41 tot en met 58 van het onderhavige arrest, niet noodzakelijk het
bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, maar zij sluiten dat
evenmin uit. De verwijzende rechter moet bij zijn onderzoek alle feiten van het
hoofdgeding in overweging nemen.
62 Op de eerste vraag, sub i, en op de tweede vraag dient dus te worden geantwoord
dat artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het
bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-
Salomon en Adidas Benelux, tussen het bekende oudere merk en het jongere merk
globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante
omstandigheden van het concrete geval.
63 De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten
oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende
gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van
het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de
conflicterende merken.
64 De omstandigheid dat:
– het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of
diensten, en
– deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is
ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
– het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,
impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een verband, in de zin van het reeds
aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas-Benelux, tussen de conflicterende
merken.
Eerste vraag, sub ii, en derde vraag
65 Met zijn eerste vraag, sub ii, wenst de verwijzende rechter te vernemen of de aldaar
sub a tot en met d genoemde omstandigheden volstaan als bewijs dat door het
gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden
393
getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend
vermogen of de reputatie van het oudere merk. Met zijn derde vraag wenst de
verwijzende rechter in wezen te vernemen op basis van welke relevante criteria
moet worden beoordeeld of door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt
of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk.
66 In de eerste plaats zijn de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde
inbreuken wanneer zij zich voordoen, zoals is uiteengezet in punt 30 van het
onderhavige arrest, het gevolg van een bepaalde mate van overeenstemming van
het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een
samenhang tussen deze twee merken ziet, dat wil zeggen een verband ertussen
legt, ook al verwart het deze merken niet.
67 Hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt
opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het jongere merk op dat
ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het
oudere merk.
68 Zoals het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, moet het
bestaan van een van de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde
inbreuken of een grote kans dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst
voordoet, bijgevolg globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante
omstandigheden van het concrete geval, waaronder de reeds in punt 42 van het
onderhavige arrest genoemde criteria.
69 Wat de mate van bekendheid en de mate van het onderscheidend vermogen van het
oudere merk betreft, heeft het Hof overigens reeds geoordeeld dat hoe groter het
onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te
gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld (zie, met betrekking tot
artikel 5, lid 2, van de richtlijn, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 30).
70 In de tweede plaats volstaan de sub a tot en met d van de eerste vraag genoemde
omstandigheden niet als bewijs dat er sprake is van een ongerechtvaardigd
voordeel en/of van afbreuk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn.
71 Wat met name de omstandigheid sub d van deze vraag betreft, impliceert het
bestaan van een verband tussen de conflicterende merken zoals volgt uit punt 32
van het onderhavige arrest, voor de houder van het oudere merk niet dat hij niet
moet bewijzen dat op dat tijdstip daadwerkelijk een inbreuk wordt gemaakt op zijn
merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn of dat er een grote kans
bestaat dat in de toekomst een dergelijke inbreuk wordt gemaakt.
72 In de laatste plaats dient, wat inzonderheid de afbreuk aan het onderscheidend
vermogen van het oudere merk betreft, op het tweede onderdeel van de derde
vraag te worden geantwoord, ten eerste, dat het oudere merk niet noodzakelijk
uniek moet zijn opdat het bestaan van een dergelijke inbreuk of van een grote kans
dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, kan worden aangetoond.
73 Een bekend merk heeft immers noodzakelijkerwijs – op zijn minst door gebruik
verkregen – onderscheidend vermogen. Ook al is een bekend ouder merk niet
uniek, door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk kan het
onderscheidend vermogen van het oudere merk bijgevolg afzwakken.
394
74 Toch is het zo dat hoe unieker het oudere merk is, des te gemakkelijker door het
gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk afbreuk kan worden
gedaan aan het onderscheidend vermogen van dat oudere merk.
75 Ten tweede kan door een eerste gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger
merk in voorkomend geval reeds op dat tijdstip daadwerkelijk afbreuk worden
gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk of kan er sprake
zijn van een grote kans dat in de toekomst op deze wijze afbreuk wordt gedaan.
76 Ten derde wordt er, zoals is benadrukt in punt 29 van het onderhavige arrest, afbreuk
gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk zodra dit merk
minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en
wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat
door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt
en aan impact op het publiek inboet.
77 Bijgevolg veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk
wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is
aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de
waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als
gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat
dit gedrag in de toekomst wijzigt.
78 Bij de beoordeling of door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou
worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk is
daarentegen van geen belang of de houder van het jongere merk werkelijk
commercieel voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk.
79 Op de eerste vraag, sub ii, en op de derde vraag dient dus te worden geantwoord dat
artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het bestaan
van een gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt
of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, globaal dient te
worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het
concrete geval.
80 De omstandigheid dat:
– het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of
diensten, en
– deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is
ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
– het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en
– het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal
geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument,
volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk
ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of
zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het
oudere merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn.
81 Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat:
395
– door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het
onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is
laatstgenoemd merk niet uniek;
– een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het
onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;
– het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou
worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk,
veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de
gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is
ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of
dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.
Kosten
82 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de
kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen
bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:
1) Artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het
bestaan van een verband, in de zin van het arrest van 23 oktober
2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C-408/01), tussen het
bekende oudere merk en het jongere merk globaal dient te worden
beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van
het concrete geval.
2) De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in
gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk
omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het
bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest
Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken.
3) De omstandigheid dat:
– het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren
of diensten, en
– deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
– het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,
impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een verband, in de zin van het
reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas-Benelux, tussen de conflicterende merken.
4) Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd
dat het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor
396
ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of
afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend
vermogen of de reputatie van het oudere merk, globaal dient te
worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante
omstandigheden van het concrete geval.
5) De omstandigheid dat:
– het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren
of diensten, en
– deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
– het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en
– het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de
normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument,
volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk
ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk
wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104.
6) Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd
dat:
– door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het
onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek;
– een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;
– het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou
worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk,
veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde
consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is
ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.
ondertekening
397
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
18 juni 2009 (*)
„Richtlijn 89/104/EEG – Merken – Artikel 5, leden 1 en 2 – Gebruik in vergelijkende
reclame – Recht om dit gebruik te laten verbieden – Ongerechtvaardigd voordeel
uit reputatie – Afbreuk aan functies van merk – Richtlijn 84/450/EEG –
Vergelijkende reclame – Artikel 3 bis, lid 1, sub g en h – Voorwaarden voor
geoorloofde vergelijkende reclame – Oneerlijk voordeel ten gevolge van bekendheid
van merk – Voorstelling van goed als imitatie of namaak”
In zaak C-487/07,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG,
ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd
Koninkrijk) bij beslissing van 22 oktober 2007, ingekomen bij het Hof op 5
november 2007, in de procedure
L’Oréal SA,
Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,
Laboratoire Garnier & Cie
tegen
Bellure NV,
Malaika Investments Ltd, handelend onder de handelsnaam „Honey pot cosmetic
& Perfumery Sales”,
Starion International Ltd,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano,
A. Borg Barthet en E. Levits, rechters,
advocaat-generaal: P. Mengozzi,
griffier: R. Şereş, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 november 2008,
gelet op de opmerkingen van:
– L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC en Laboratoire Garnier & Cie,
vertegenwoordigd door H. Carr en D. Anderson, QC, alsmede door J. Reid,
barrister, geïnstrueerd door Baker & McKenzie LLP,
– Malaika Investments Ltd en Starion International Ltd, vertegenwoordigd door R.
Wyand, QC, alsmede door H. Porter en T. Moody-Stuart, solicitors,
398
– de regering van het Verenigd Koninkrijk, aanvankelijk vertegenwoordigd door T.
Harris, vervolgens door L. Seeboruth als gemachtigden, bijgestaan door S.
Malynciz, barrister,
– de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues, A.-L. During en B.
Beaupère-Manokha als gemachtigden,
– de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels als gemachtigde,
– de Poolse regering, vertegenwoordigd door A. Rutkowska en K. Rokicka als
gemachtigden,
– de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en I. Vieira da
Silva als gemachtigden,
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils
en H. Krämer als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 februari
2009,
het navolgende
Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, leden 1
en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz.
1), alsmede van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10
september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250,
blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, blz. 18; hierna: „richtlijn 84/450”).
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een beroep dat werd ingesteld door L’Oréal
SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC en Laboratoires Garnier & Cie (hierna
samen: „L’Oréal e.a.”) tegen Bellure NV (hierna: „Bellure”), Malaika Investments
Ltd, handelend onder de handelsnaam „Honey pot cosmetics & Perfumery Sales”
(hierna: „Malaika”), en Starion International Ltd (hierna: „Starion”), met het oog op
de veroordeling van laatstgenoemde ondernemingen wegens merkinbreuk.
Toepasselijke bepalingen
Gemeenschapsregeling
3 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden.
Gelet op het tijdstip van de feiten, blijft richtlijn 89/104 echter van toepassing op
het hoofdgeding.
4 De tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt als volgt:
399
„Overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan
de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen,
absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten
dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met
het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming
in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd: dat het
gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de
bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie
mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van
overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren
of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt; dat de wijze waarop het
gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast,
een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft.”
5 Artikel 5 van richtlijn 89/104, „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of
diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde
of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring
kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven
is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden,
van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
[...]
b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren
of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
[...]
d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
[...]”
6 Artikel 6, lid 1, van deze richtlijn, „Beperking van de aan het merk verbonden
rechtsgevolgen”, luidt:
„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden
om in het economisch verkeer gebruik te maken:
[...]
400
b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde,
plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting
van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
[...]”
7 De bepalingen inzake vergelijkende reclame zijn in de oorspronkelijke versie van
richtlijn 84/450 ingevoegd bij richtlijn 97/55.
8 De punten 2, 7, 9, 11, 13 tot en met 15 en 19 van de considerans van richtlijn 97/55
luiden als volgt:
„(2) Overwegende dat met de voltooiing van de interne markt het aanbod steeds
gevarieerder zal worden; dat aangezien de consumenten zo veel mogelijk
profijt van de interne markt kunnen en moeten trekken en aangezien reclame
een zeer belangrijk middel is om overal in de Gemeenschap voor alle
goederen en diensten reële afzetmogelijkheden te scheppen, de
basisbepalingen die de vorm en inhoud van reclame regelen, uniform dienen
te zijn en de voorwaarden voor het gebruik van vergelijkende reclame in de
lidstaten geharmoniseerd dienen te worden; onder die voorwaarden zal dit
ertoe bijdragen dat de voordelen van de verschillende vergelijkbare producten
objectief kunnen worden belicht; dat vergelijkende reclame voorts in het
belang van de consument een stimulans kan vormen voor de concurrentie
tussen de leveranciers van goederen en diensten;
[...]
(7) Overwegende dat er voorwaarden voor – wat de vergelijking betreft –
geoorloofde vergelijkende reclame moeten worden vastgesteld om te bepalen
welke praktijken in verband met vergelijkende reclame de concurrentie
kunnen verstoren, de concurrenten schade kunnen berokkenen en een
negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de consument; dat die
voorwaarden voor geoorloofde reclame criteria moeten omvatten voor een
objectieve vergelijking van de kenmerken van goederen en diensten;
[...]
(9) Overwegende dat het, teneinde te voorkomen dat vergelijkende reclame op een
anti-concurrerende en oneerlijke wijze wordt aangewend, noodzakelijk is
uitsluitend vergelijkingen toe te staan tussen concurrerende goederen en
diensten die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel bestemd
zijn;
[...]
(11) Overwegende dat de voorwaarden voor vergelijkende reclame cumulatief
moeten zijn en in hun geheel moeten worden nageleefd; [...]
[...]
(13) Overwegende dat bij artikel 5 van [...] richtlijn 89/104 [...] de houder van een
ingeschreven merk exclusieve rechten worden verleend, waaronder het recht
derden te verbieden in het economisch verkeer hetzelfde of een vergelijkbaar
teken te gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of in voorkomend
geval zelfs voor andere producten;
401
(14) Overwegende dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame evenwel
noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te
duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder
is of van diens handelsnaam;
(15) Overwegende dat een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een
ander onderscheidingsteken van een derde, voor zover daarbij de in deze
richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op
het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt
gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve
wijze te doen uitkomen;
[...]
(19) Overwegende dat een vergelijking die goederen of diensten als een imitatie of
een replica van goederen of diensten met een geregistreerd merk voorstelt,
niet wordt geacht te voldoen aan de voorwaarden waaraan geoorloofde
vergelijkende reclame moet voldoen.”
9 Volgens artikel 1 ervan beoogt richtlijn 84/450 met name, de voorwaarden vast te
stellen waaronder vergelijkende reclame geoorloofd is.
10 Artikel 2, punt 1, van deze richtlijn omschrijft reclame als „iedere mededeling bij de
uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een
vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, met inbegrip
van onroerende goederen, rechten en verplichtingen”. Volgens punt 2 bis van dit
artikel wordt onder vergelijkende reclame verstaan „elke vorm van reclame waarbij
een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten
uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd”.
11 Artikel 3 bis, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:
„Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde
dat deze:
a) niet misleidend is in de zin van artikel 2, lid [punt] 2, artikel 3 en artikel 7, lid 1;
[...]
d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de
merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of
diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;
e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken,
handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten,
activiteiten of omstandigheden van een concurrent;
[...]
g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk,
handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan
wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;
h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of
diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.”
Nationale regeling
402
12 De bepalingen van richtlijn 89/104 werden in nationaal recht omgezet bij de Trade
Marks Act 1994 (merkenwet van 1994). Artikel 5, leden 1, sub a, en 2, van richtlijn
89/104 werd uitgevoerd bij artikel 10, leden 1 en 3, van deze wet.
13 De bepalingen van artikel 3 bis van richtlijn 84/450 werden in nationaal recht
omgezet bij de Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations
2000 (reglementeringen van 2000 inzake misleidende reclame) (SI 2000/914),
waarbij een nieuw artikel 4 A is ingevoegd in de Control of Misleading
Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (reglementeringen van 1988
inzake misleidende reclame) (SI 1988/915).
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
14 L’Oréal e.a. behoren tot de groep L’Oréal, die luxeparfums produceert en in de handel
brengt. In het Verenigd Koninkrijk zijn zij houdster van de volgende bekende
merken, die zijn ingeschreven voor parfumerieën:
– de aan het Trésor-parfum gekoppelde merken:
– het woordmerk Trésor (hierna: „woordmerk Trésor”);
– het woord- en beeldmerk bestaande in een afbeelding van het Trésor-
parfumflesje, van voren en van opzij gezien, waarop met name het
woord „Trésor” staat (hierna: „merk Trésor-flesje”);
– het woord- en beeldmerk bestaande in een afbeelding van het doosje
waarin dit flesje in de handel wordt gebracht, van voren gezien, waarop
met name de naam „Trésor” staat (hierna: „merk Trésor-doosje”);
– de aan het Miracle-parfum gekoppelde merken:
– het woordmerk Miracle (hierna: „woordmerk Miracle”);
– het woord- en beeldmerk bestaande in een afbeelding van het Miracle-
parfumflesje, van voren gezien, waarop met name het woord „Miracle”
staat (hierna: „merk Miracle-flesje”);
– het woord- en beeldmerk bestaande in een afbeelding van het doosje
waarin het Miracle-parfumflesje in de handel wordt gebracht, van voren
gezien, waarop met name het woord „Miracle” staat (hierna: „merk
Miracle-doosje”);
– het woordmerk Anaïs-Anaïs;
– de aan het Noa-parfum gekoppelde merken:
– het woordmerk Noa Noa, alsmede
– de woord- en beeldmerken bestaande in een gestileerde weergave van het
woord „Noa”.
15 Malaika en Starion brengen in het Verenigd Koninkrijk imitaties van luxeparfums uit
de „Creation Lamis”-lijn in de handel. Starion verhandelt voorts imitaties van
luxeparfums uit de lijnen „Dorall” en „Stitch”.
403
16 De lijnen „Creation Lamis” en „Dorall” worden geproduceerd door Bellure.
17 De „Creation Lamis”-lijn omvat met name het La Valeur-parfum, dat een imitatie is
van het Trésor-parfum en waarvan het flesje en het doosje een zekere gelijkenis
vertonen met die van Trésor. De lijn omvat verder het Pink Wonder-parfum, dat
een imitatie is van het Miracle-parfum en waarvan het flesje en het doosje een
zekere gelijkenis vertonen met die van Miracle.
18 In beide gevallen staat evenwel vast dat de gelijkenis niet zo groot is dat de
wederverkopers of het publiek erdoor kunnen worden misleid.
19 De „Dorall”-lijn omvat met name het Coffret d’Or-parfum, dat een imitatie is van het
Trésor-parfum en waarvan het flesje en het doosje een lichte gelijkenis vertonen
met die van Trésor.
20 Tussen de doosjes van de parfums uit de „Stitch”-lijn, die er basic uitzien, en de
flesjes en doosjes die door L’Oréal e.a. in de handel worden gebracht, is er geen
enkele gelijkenis.
21 In het kader van de afzet van parfums uit de lijnen „Creation Lamis”, „Dorall” en
„Stitch” bezorgen Malaika en Starion aan de kleinhandelaars vergelijkingslijsten die
het woordmerk van het luxeparfum bevatten waarvan het verhandelde parfum de
imitatie is (hierna: „vergelijkingslijsten”).
22 L’Oréal e.a. stelden bij de High Court of Justice of England and Wales (Chancery
Division) een vordering wegens merkinbreuk in tegen Bellure, Malaika en Starion.
23 L’Oréal e.a. betoogden dat het gebruik van de vergelijkingslijsten een inbreuk vormde
op hun woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa, en op hun woord- en
beeldmerk Noa, en aldus in strijd was met artikel 10, lid 1, van de merkenwet van
1994.
24 Zij stelden voorts dat de imitatie van de flesjes en de doosjes van hun waren en de
verkoop van parfum in die doosjes een inbreuk vormden op hun woordmerken
Trésor en Miracle en op hun woord- en beeldmerken Trésor-flesje, Trésor-doosje,
Miracle-flesje en Miracle-doosje, en aldus in strijd waren met artikel 10, lid 3, van
de merkenwet van 1994.
25 Bij beslissing van 4 oktober 2006 wees de High Court de vordering toe, voor zover die
was gebaseerd op artikel 10, lid 1, van de merkenwet van 1994. Voor zover de
vordering was gebaseerd op artikel 10, lid 3, van deze wet, werd die daarentegen
slechts toegewezen met betrekking tot de merken Trésor-doosje en Miracle-flesje.
26 Zowel Malaika en Starion als L’Oréal e.a. stelden tegen deze beslissing hoger beroep
in bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division).
27 Met betrekking tot het gebruik van de vergelijkingslijsten waarop de woordmerken
van L’Oréal e.a. worden vermeld, die volgens laatstgenoemden vergelijkende
reclame in de zin van richtlijn 84/450 vormen, vraagt de verwijzende rechter zich af
of het gebruik van het merk van een concurrent in dergelijke lijsten kan worden
verboden op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.
28 Zo dat het geval is, vraagt de verwijzende rechter zich af of een dergelijk gebruik
mogelijk toch is toegestaan krachtens artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.
Ervan uitgaande dat het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende
404
reclame in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 6 van richtlijn 89/104
wanneer die reclame voldoet aan artikel 3 bis van richtlijn 84/450, is hij van
mening dat hij zonder uitlegging van laatstgenoemde bepaling in het hoofdgeding
geen uitspraak kan doen.
29 Met betrekking tot het gebruik van soortgelijke doosjes en flesjes als die van de door
L’Oréal e.a. in de handel gebrachte luxeparfums heeft de verwijzende rechter
vragen bij het begrip „ongerechtvaardigd voordeel” in de zin van artikel 5, lid 2,
van richtlijn 89/104.
30 Daarop heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling
van de zaak geschorst en het Hof de volgende vragen gesteld:
„1) Wanneer een handelaar in een advertentie voor zijn eigen waren of diensten
gebruikmaakt van een ingeschreven merk van een concurrent om de
kenmerken (in het bijzonder de geur) van de door hem verhandelde waren te
vergelijken met de kenmerken (in het bijzonder de geur) van de door de
concurrent onder dat merk verhandelde waren, en hij dat merk daarbij
gebruikt op een wijze die niet tot verwarring leidt of anderszins afbreuk doet
aan de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding, valt dat
gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a of sub b, van richtlijn 89/104?
2) Wanneer een handelaar in het economisch verkeer (met name in een
vergelijkingslijst) gebruikmaakt van een bekend ingeschreven merk om een
kenmerk van zijn eigen waar (in het bijzonder de geur ervan) aan te duiden,
en dit gebruik:
a) geen enkel verwarringsgevaar met zich brengt, en
b) de verkoop van de waren onder het bekende ingeschreven merk niet
schaadt, en
c) geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als
herkomstgarantie, of aan de reputatie van het merk door aantasting van
het imago, door verwatering of op enige andere wijze, en
d) een belangrijke rol speelt in de reclame voor de waar van die handelaar,
valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104?
3) Hoe moet de zinsnede ‚geen oneerlijk voordeel oplevert’ worden uitgelegd in
artikel 3 bis, sub g, van richtlijn [84/450] en, in het bijzonder, verkrijgt een
handelaar oneerlijk voordeel uit de reputatie van een bekend merk, wanneer
hij in een vergelijkingslijst zijn eigen waar vergelijkt met een waar van een
bekend merk?
4) Hoe moet de zinsnede ‚waren of diensten voorstelt als een imitatie of namaak’ in
artikel 3 bis, sub h, van genoemde richtlijn worden uitgelegd, en, in het
bijzonder, omvat deze formulering ook gevallen waarin een partij, zonder
daarmee enige vorm van verwarring of misleiding te veroorzaken, enkel
waarheidsgetrouw vermeldt dat een belangrijk kenmerk (de geur) van zijn
waar overeenstemt met dat van een bekende waar die merkenrechtelijk
beschermd is?
5) Wanneer een handelaar een teken dat overeenstemt met een ingeschreven merk
dat een bepaalde reputatie geniet, maar er niet zodanig mee overeenstemt
dat het ermee kan worden verward, op zodanige wijze gebruikt dat:
405
a) de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie niet
wordt aangetast of gevaar loopt;
b) het ingeschreven merk of de reputatie ervan niet wordt aangetast of
vervaagd, of het gevaar hiervoor bestaat;
c) de merkhouder geen omzetverlies lijdt, en
d) de merkhouder geen uit de promotie, het onderhoud en de versterking van
zijn merk voortvloeiende opbrengsten misloopt;
e) maar de handelaar een commercieel voordeel trekt uit het gebruik van zijn
teken, omdat het overeenstemt met het ingeschreven merk,
wordt dan ‚ongerechtvaardigd voordeel getrokken’ uit de reputatie van het
ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104]?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
31 Zoals uiteengezet door de verwijzende rechter, hebben de eerste tot en met de vierde
vraag, over de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en artikel 3 bis,
lid 1, van richtlijn 84/450, betrekking op het gebruik dat verweersters in het
hoofdgeding in vergelijkingslijsten maken van de woordmerken waarvan L’Oréal
e.a. houdster zijn, terwijl de vijfde vraag, over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van
richtlijn 89/104, ziet op het gebruik van soortgelijke doosjes en flesjes als die van
de door L’Oréal e.a. in de handel gebrachte luxeparfums, die door woord- en
beeldmerken worden beschermd. Aangezien laatstgenoemde bepaling evenwel ook
op het gebruik van die merken in de betrokken vergelijkingslijsten kan worden
toegepast, moet eerst op de vijfde vraag worden geantwoord.
De vijfde vraag
32 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5,
lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een derde die
gebruikmaakt van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan worden
geacht ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het merk in de zin van die
bepaling, wanneer dat gebruik hem een voordeel oplevert voor het in de handel
brengen van zijn waren of diensten, zonder dat daardoor evenwel bij het publiek
verwarring kan ontstaan, of het merk of de houder ervan schade wordt berokkend
of dreigt te worden berokkend.
33 Preliminair zij eraan herinnerd dat het juridische en feitelijke kader door de
verwijzende rechter wordt afgebakend, zodat het niet aan het Hof staat, feitelijke
beoordelingen ter discussie te stellen (zie in die zin arresten van 13 november
2003, Neri, C-153/02, Jurispr. blz. I-13555, punten 34 en 35, en 17 juli 2008, ASM
Brescia, C-347/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28). Ook al kan
het, zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Franse regering hebben
gesteld, op het eerste gezicht weinig waarschijnlijk lijken dat het gebruik door een
derde van een met een merk overeenstemmend teken om waren in de handel te
brengen die een imitatie zijn van de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, de
afzet van diens waren bevordert zonder dat tegelijk het imago of de afzet van de
waren met dat merk wordt geschaad, het Hof is bijgevolg door die benadering van
de verwijzende rechter gebonden.
34 Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 biedt bekende merken een ruimere bescherming
dan de bescherming die bij artikel 5, lid 1, van die richtlijn wordt verleend. De
406
specifieke grondslag voor deze bescherming bestaat in een gebruik van een teken
dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder geldige
reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of
afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de
reputatie van dat merk (zie in die zin arresten van 22 juni 2000, Marca Mode,
C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 36; 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en
Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 27, en 10 april 2008, adidas
en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 40, alsmede met
betrekking tot artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104, arrest van 27 november
2008, Intel Corporation, C-252/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt
26).
35 Voorts heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 eveneens
van toepassing is met betrekking tot waren en diensten die gelijk of soortgelijk zijn
aan die waarvoor het merk is ingeschreven (zie in die zin arrest van 9 januari 2003,
Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30, alsmede reeds aangehaalde
arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punten 18-22, en adidas en adidas
Benelux, punt 37).
36 De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, wanneer zij zich
voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het
merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet
tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al
verwart het deze niet. Niet vereist is dus dat tussen het bekende merk en het door
de derde gebruikte teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat
daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. Het
volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen
dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt (zie reeds
aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punten 29 en 31,
alsmede adidas en adidas Benelux, punt 41).
37 Dat het publiek een dergelijk verband legt, is een noodzakelijke maar op zich geen
voldoende voorwaarde voor de conclusie dat er sprake is van een van de inbreuken
waartegen artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 bekende merken bescherming biedt
(zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 31 en 32).
38 Deze inbreuken zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het
merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde
ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van
dat merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 27).
39 Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen
ook „verwatering”, „verschraling” of „vervaging” wordt genoemd, zodra dit merk
minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en
wordt gebruikt, te identificeren, doordat door het gebruik van het teken dat
daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk
afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer
het merk, dat onmiddellijk een associatie opriep met de waren of diensten
waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen (zie in die
zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 29).
40 Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, ook wel „aantasting” of
„degeneratie” genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat
gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de derde wordt gebruikt, op
zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de
aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk
407
kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde
worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve
invloed op het imago van het merk kan uitgaan.
41 Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de
reputatie van het merk”, ook aangeduid als „meeliften” en „free riding”, verwijst
niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de
derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee
overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van
het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren
die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee
overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.
42 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is artikel 5, lid 2, van
richtlijn 89/104 van toepassing (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds
aangehaald, punt 28).
43 Hieruit volgt dat het voordeel dat een derde haalt uit het onderscheidend vermogen
of de reputatie van het merk, ongerechtvaardigd kan blijken, ook al wordt door het
gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, noch het
onderscheidend vermogen, noch de reputatie van het merk aangetast, noch, meer
algemeen, de houder ervan schade berokkend.
44 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt
getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet
een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante
omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van
bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate
van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de
mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot
de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen
heeft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen
en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen
worden vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het
merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat
door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest Intel
Corporation, reeds aangehaald, punten 67-69).
45 Voorts zij erop gewezen dat in het kader van een dergelijke globale beoordeling zo
nodig ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het merk
in aanmerking kan worden genomen.
46 In het onderhavige geval staat vast dat Malaika en Starion doosjes en flesjes
gebruiken die overeenstemmen met die van de bekende door L’Oréal e.a.
ingeschreven merken, om parfums te verhandelen die „goedkope” imitaties zijn van
de luxeparfums waarvoor die merken worden ingeschreven en gebruikt.
47 Dienaangaande heeft de verwijzende rechter een verband vastgesteld tussen,
enerzijds, een aantal door Malaika en Starion gebruikte doosjes, en, anderzijds, een
aantal merken voor doosjes en flesjes waarvan L’Oréal e.a. houdster zijn. Voorts
blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat dit verband verweersters in het hoofdgeding
commercieel voordeel verschaft. Uit de verwijzingsbeslissing volgt tevens dat de
overeenstemming tussen die merken en de door Malaika en Starion verhandelde
waren bewust is nagestreefd zodat het publiek de link zou leggen tussen de
408
luxeparfums en de imitaties daarvan, en deze imitaties gemakkelijker zouden
worden verkocht.
48 Bij de algemene beoordeling die de verwijzende rechter zal moeten verrichten om uit
te maken of in die omstandigheden kan worden vastgesteld dat ongerechtvaardigd
voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het
merk, zal met name rekening moeten worden gehouden met het feit dat het
gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde
parfums erop gericht is, voor reclamedoeleinden profijt te halen uit het
onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in
de handel worden gebracht.
49 In dit verband zij gepreciseerd dat wanneer een derde door het gebruik van een
teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert
te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te
profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor
passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële
inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk
te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet
worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend
vermogen en de reputatie van dat merk.
50 Gelet op het voorgaande, moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 5,
lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat voor een
ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van
het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van
verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend
vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de
houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik
door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door
die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie
getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk
probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het
prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de
commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago
van dit merk te creëren en te onderhouden.
De eerste en de tweede vraag
51 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 5, lid 1,
sub a of b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een
ingeschreven merk gerechtigd is, een derde het gebruik in vergelijkende reclame te
laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk, voor waren of diensten
die gelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer dat gebruik
geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk als
herkomstaanduiding van de waren of diensten. De tweede vraag van de
verwijzende rechter, die samen met de eerste moet worden onderzocht, houdt in
wezen in of de houder van een algemeen bekend merk zich op grond van lid 1, sub
a, van dat artikel kan verzetten tegen een dergelijk gebruik, wanneer dit geen
afbreuk doet aan het merk of een van de functies ervan, maar toch een belangrijke
rol speelt bij de reclame voor de waren of diensten van de derde.
52 Vooraf zij erop gewezen dat vergelijkingslijsten als die welke in het hoofdgeding aan
de orde zijn, als vergelijkende reclame kunnen worden aangemerkt. In de zin van
artikel 2, punt 1, van richtlijn 84/450 is reclame immers iedere mededeling bij de
uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een
409
vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten. Volgens artikel
2, punt 2 bis, van deze richtlijn moet dergelijke reclame als vergelijkende reclame
worden gekwalificeerd wanneer daarbij een concurrent dan wel door een concurrent
aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Gelet
op deze bijzonder ruime definities, kan vergelijkende reclame zeer uiteenlopende
vormen aannemen [zie in die zin arresten van 25 oktober 2001, Toshiba Europe,
C-112/99, Jurispr. blz. I-7945, punten 28 en 31; 8 april 2003, Pippig Augenoptik,
C-44/01, Jurispr. blz. I-3095, punt 35; 19 april 2007, De Landtsheer Emmanuel,
C-381/05, Jurispr. blz. I-3115, punt 16, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK),
C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 42].
53 Voorts heeft het Hof geoordeeld dat het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende
reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van
een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te
duiden, neerkomt op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder
zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104. Een dergelijk gebruik
kan dus in voorkomend geval worden verboden op grond van genoemde bepalingen
[zie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punten 36 en 37].
54 Het Hof heeft evenwel gepreciseerd dat de houder van een ingeschreven merk niet
gerechtigd is, te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan
alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor
geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met
zijn merk [zie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punten 45 en 51].
55 Verder staat vast dat Malaika en Starion in de vergelijkingslijsten voor parfums
gebruik hebben gemaakt van de woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa,
zoals die door L’Oréal e.a. zijn ingeschreven, en niet van tekens die slechts met die
merken overeenstemmen. Dat gebruik is overigens gemaakt in verband met
dezelfde waren als die waarvoor die merken zijn ingeschreven, te weten parfums.
56 Een dergelijk gebruik valt binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van
richtlijn 89/104, en niet binnen die van artikel 5, lid 1, sub b, daarvan.
57 Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van richtlijn 89/104 geeft het ingeschreven merk
de houder een uitsluitend recht. Ingevolge artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn
staat dit uitsluitend recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming
hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te
verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde
waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.
58 Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104
bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te
bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil
zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat
de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin
het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies
van het merk (arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01,
Jurispr. blz. I-10273, punt 51; 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02,
Jurispr. blz. I-10989, punt 59, en 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr.
blz. I-1017, punt 21). Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van
het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen,
maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de
kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de
investerings- en de reclamefunctie.
410
59 De bij artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming is dus ruimer
dan die waarin artikel 5, lid 1, sub b, voorziet, voor de toepassing waarvan er
sprake moet zijn van verwarringsgevaar en dus van de mogelijkheid dat aan de
wezenlijke functie van het merk afbreuk wordt gedaan [zie in die zin reeds
aangehaalde arresten Davidoff, punt 28, alsmede O2 Holdings en O2 (UK), punt
57]. Ingevolge de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 is de
door het ingeschreven merk verleende bescherming namelijk absoluut wanneer het
merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn, terwijl wanneer
het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn, het
gevaar voor verwarring de specifieke grondslag voor de bescherming vormt.
60 Uit de in punt 58 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak blijkt dat de
houder van het merk zich niet op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn
89/104 kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk,
wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (zie
ook reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 54, en Adam Opel,
punt 22).
61 Zo heeft het Hof reeds geoordeeld dat het gebruik voor zuiver beschrijvende
doeleinden van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 is
uitgesloten, omdat dat gebruik geen van de belangen aantast die deze bepaling
beoogt te beschermen en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van die
bepaling valt (zie in die zin arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. blz.
I-4187, punt 16).
62 In dit verband zij evenwel gepreciseerd dat de in het hoofdgeding beschreven situatie
wezenlijk verschilt van die in de reeds aangehaalde zaak Hölterhoff, aangezien de
woordmerken waarvan L’Oréal e.a. houdster zijn in de door Malaika en Starion
verspreide vergelijkingslijsten niet voor zuiver beschrijvende doeleinden maar voor
reclamedoeleinden worden gebruikt.
63 Het staat aan de verwijzende rechter, te beoordelen of in een situatie als die in het
hoofdgeding het gebruik dat van de merken van L’Oréal e.a. wordt gemaakt,
afbreuk kan doen aan een van de functies van die merken, zoals met name de
communicatie-, de investerings- of de reclamefunctie daarvan.
64 Voor zover de verwijzende rechter heeft vastgesteld dat die merken bekendheid
genieten, kan het gebruik ervan in de vergelijkingslijsten voorts worden verboden
krachtens artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, voor de toepassing waarvan, zoals in
punt 50 van dit arrest is geoordeeld, er niet noodzakelijkerwijs gevaar moet
bestaan dat het merk of de houder ervan schade wordt berokkend doordat de derde
ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het merk.
65 Gelet op het voorgaande, moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord
dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de
houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende
reclame die niet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde
voorwaarden voor geoorloofdheid voldoet, het gebruik te laten verbieden van een
teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten
als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk
kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van
de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan
één van de overige functies van het merk.
De derde en de vierde vraag
411
66 Met zijn derde en zijn vierde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de
verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn
84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een adverteerder, wanneer hij door
middel van een vergelijkingslijst, zonder daarmee verwarring en misleiding te
veroorzaken, aangeeft dat een wezenlijk kenmerk van zijn waar overeenstemt met
dat van een waar die onder een algemeen bekend merk wordt verhandeld, waarvan
de waar van de adverteerder een imitatie is, oneerlijk voordeel trekt uit de
bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, dan wel
„goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van artikel 3
bis, lid 1, sub h.
67 Artikel 3 bis, lid 1, sub a tot en met h, van richtlijn 84/450 formuleert cumulatieve
voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen om als geoorloofd te
kunnen worden gekwalificeerd.
68 Die voorwaarden strekken tot afweging van de verschillende belangen die kunnen
worden geraakt doordat vergelijkende reclame wordt toegestaan. Zo blijkt uit de
punten 2, 7 en 9 van de considerans van richtlijn 97/55, gelezen in onderlinge
samenhang, dat genoemd artikel 3 bis tot doel heeft de concurrentie tussen de
leveranciers van goederen en diensten in het belang van de consument te
stimuleren, door concurrenten de mogelijkheid te bieden om objectief de voordelen
van verschillende vergelijkbare waren te belichten en door tegelijk praktijken te
verbieden die de concurrentie kunnen verstoren, de concurrenten schade kunnen
berokkenen en een negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de
consument.
69 Daaruit volgt dat de in dat artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden in de meest
gunstige zin moeten worden uitgelegd teneinde reclame toe te staan waarin de
kenmerken van goederen of diensten objectief worden vergeleken (zie in die zin
arrest De Landtsheer Emmanuel, reeds aangehaald, punt 35 en aldaar aangehaalde
rechtspraak), waarbij ervoor moet worden gezorgd dat vergelijkende reclame niet
op een anti-concurrerende en oneerlijke wijze wordt aangewend of op een zodanige
manier dat de belangen van de consument worden geschaad.
70 Wat concreter het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame
betreft, stelt artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 een dergelijk gebruik met
name afhankelijk van vier specifieke voorwaarden, die respectievelijk sub d, e, g en
h, daarvan worden genoemd. Daarbij wordt verlangd dat het gebruik van het merk
geen gevaar voor verwarring meebrengt, de goede naam van het merk niet schaadt
of niet gepaard gaat met kleinerende uitlatingen erover, geen oneerlijk voordeel
oplevert ten gevolge van de bekendheid van het merk, en goederen en diensten
daarbij niet worden voorgesteld als een imitatie of namaak van de waren of
diensten met het merk.
71 Zoals blijkt uit de punten 13 tot en met 15 van de considerans van richtlijn 97/55,
beogen die voorwaarden het belang van de houder van het merk bij bescherming
van zijn uitsluitend recht in overeenstemming te brengen met het belang van de
concurrenten van die houder alsmede met dat van de consument bij effectieve
vergelijkende reclame die de verschillen tussen de aangeboden goederen of
diensten objectief belicht.
72 Hieruit volgt dat het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende
reclame volgens het gemeenschapsrecht geoorloofd is, wanneer bij die vergelijking
een dergelijke objectieve belichting van de verschillen plaatsvindt, die niet tot doel
of tot gevolg heeft dat situaties van oneerlijke concurrentie in het leven worden
geroepen als die welke met name in artikel 3 bis, lid 1, sub d, e, g en h, van
412
richtlijn 84/450 worden beschreven (zie in die zin arrest Pippig Augenoptik, reeds
aangehaald, punt 49).
73 Wat in de eerste plaats artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 betreft,
ingevolge hetwelk vergelijkende reclame goederen of diensten niet mag voorstellen
als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd
handelsmerk of beschermde handelsnaam, zij vastgesteld dat duidelijk uit de
bewoordingen van deze bepaling en uit punt 19 van de considerans van richtlijn
97/55 volgt dat deze voorwaarde niet alleen op namaakgoederen, maar ook op elke
imitatie en replica van toepassing is.
74 Voorts blijkt uit een systematische uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van
richtlijn 84/450 dat deze bepaling niet verlangt dat de vergelijkende reclame een
misleidend karakter heeft en evenmin dat er sprake is van verwarringsgevaar. Het
ontbreken van een misleidend karakter en de afwezigheid van verwarringsgevaar
vormen namelijk onafhankelijke voorwaarden voor de geoorloofdheid van
vergelijkende reclame die in artikel 3 bis, lid 1, sub a en d, worden geformuleerd.
75 De in artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarde strekt
specifiek ertoe de adverteerder te verbieden, in vergelijkende reclame tot
uitdrukking te brengen dat de waar of de dienst die hij in de handel brengt, een
imitatie of namaak is van de waar of de dienst met het merk. Zoals de advocaat-
generaal in punt 84 van zijn conclusie heeft uiteengezet, zijn in dit verband niet
alleen reclameboodschappen verboden die expliciet het idee weergeven dat er
sprake is van een imitatie of namaak, maar ook die welke, gelet op de concrete
globale voorstelling en economische context, geschikt zijn om dat idee aan de
doelgroep over te brengen.
76 Vaststaat dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vergelijkingslijsten tot doel en
tot gevolg hebben, dat de aandacht van de doelgroep wordt gevestigd op het
originele parfum waarvan de door Malaika en Starion verhandelde parfums worden
geacht een imitatie te zijn. Deze lijsten bevestigen dus dat laatstgenoemde parfums
een imitatie zijn van de parfums die onder een aantal merken van L’Oréal e.a. in de
handel worden gebracht en stellen de door de adverteerder verkochte producten
bijgevolg voor als een imitatie van waren met een beschermd merk in de zin van
artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450. Zoals de advocaat-generaal in punt
88 van zijn conclusie heeft aangegeven, is in dit verband de vraag irrelevant, of de
reclameboodschap vermeldt dat het gaat om een imitatie van de waar met een
beschermd merk in haar geheel of slechts om een imitatie van een belangrijk
kenmerk ervan, zoals in casu de geur van de betrokken waren.
77 Wat in de tweede plaats artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 betreft,
ingevolge hetwelk vergelijkende reclame geen oneerlijk voordeel mag opleveren ten
gevolge van de bekendheid van een merk, zij erop gewezen dat het begrip
„oneerlijk voordeel” ten gevolge van die bekendheid, welk begrip zowel in die
bepaling als in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 („ongerechtvaardigd voordeel”)
wordt gebruikt, in het licht van de punten 13 tot en met 15 van de considerans van
richtlijn 97/55, in beginsel op dezelfde wijze moet worden uitgelegd [zie naar
analogie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punt 49].
78 Aangezien in punt 76 van het onderhavige arrest is vastgesteld dat de door
verweersters in het hoofdgeding gebruikte vergelijkingslijsten de door hen in de
handel gebrachte parfums voorstellen als een imitatie of namaak van waren met
een beschermd merk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450,
dient de derde vraag aldus te worden begrepen dat zij erop gericht is te vernemen
of in dergelijke omstandigheden het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik van die
413
lijsten een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat beschermde
merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, is.
79 Dienaangaande zij vastgesteld dat aangezien vergelijkende reclame waarbij de waren
van de adverteerder als een imitatie van een waar met een merk worden
voorgesteld, volgens richtlijn 84/450 indruist tegen de eerlijke concurrentie en dus
ongeoorloofd is, het voordeel dat de adverteerder dankzij dergelijke reclame
behaalt, voortkomt uit oneerlijke concurrentie en derhalve als een oneerlijk
voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat merk moet worden beschouwd.
80 Bijgevolg moet op de derde en de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 3 bis,
lid 1, van richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een adverteerder die in
vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de
handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk,
„goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd
artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke
ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een „oneerlijk voordeel” ten
gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub
g, worden beschouwd.
Kosten
81 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de
kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen
bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:
1) Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21
december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat voor een
ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de
reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat
er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat
aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt
gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt
berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een
derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt
door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen
of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog
van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de
aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om
zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële
inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago
van dit merk te creëren en te onderhouden.
2) Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd
dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in
vergelijkende reclame die niet voldoet aan alle voorwaarden voor
geoorloofdheid genoemd in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn
84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende
reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn
97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober
1997, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan
414
dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die
waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen
afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin
bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat
gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van
het merk.
3) Artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn
97/55, moet aldus worden uitgelegd dat een adverteerder die in
vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die
hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een
algemeen bekend merk, „goederen of diensten voorstelt als een
imitatie of namaak” in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h.
Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke
ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een „oneerlijk
voordeel” ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van
dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd.
ondertekeningen
ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)
6 oktober 2009 (*)
„Merken – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 9, lid 1, sub c – In Gemeenschap
bekend merk – Geografische omvang van bekendheid”
In zaak C-301/07,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG,
ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 12 juni 2007,
ingekomen bij het Hof op 26 juni 2007, in de procedure
PAGO International GmbH
tegen
Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),
samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, J.-C. Bonichot, K.
Schiemann, J. Makarczyk en L. Bay Larsen (rapporteur), rechters,
advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: B. Fülöp, administrateur,
415
gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 juni 2008,
gelet op de opmerkingen van:
– PAGO International GmbH, vertegenwoordigd door C. Hauer, Rechtsanwalt,
– Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, vertegenwoordigd door G. Schönherr,
Rechtsanwalt,
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils
en H. Krämer als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 30 april 2009,
het navolgende
Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, lid 1, sub
c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het
gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna: „verordening”).
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen PAGO International GmbH
(hierna: „PAGO”) en Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (hierna:
„Tirolmilch”) over het gemeenschapsmerk waarvan PAGO houder is.
Rechtskader
3 Artikel 1, lid 2, van de verordening bepaalt:
„Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in
de gehele Gemeenschap. Inschrijving [...] of nietigverklaring en verbod op het
gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is
van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”
4 Artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening bepaalt:
„1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
[...]
c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt
voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het
gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap
bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het
teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan
wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere
merk.”
416
5 Artikel 5, lid 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december
1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40,
blz. 1; hierna: „richtlijn”) luidt als volgt:
„Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn
toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven
is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden,
van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
6 PAGO is sinds 2001 houder van een gemeenschapsbeeldmerk voor onder meer
vruchtendranken en vruchtensappen. Het essentiële bestanddeel van het merk is
de afbeelding van een groene glazen fles met een kenmerkend etiket en een
kenmerkende dop. PAGO verkoopt in Oostenrijk onder de benaming „Pago”
vruchtensap in dergelijke flessen. Het gemeenschapsmerk van PAGO is in deze
lidstaat zeer bekend.
7 Tirolmilch verkoopt ook in Oostenrijk vruchtendrank met melkwei onder de benaming
„Lattella”. Deze drank werd aanvankelijk verkocht in een kartonnen verpakking.
Later werd de drank ook in glazen flessen verpakt. Twee flesvormen stemmen in
verschillende opzichten overeen met het gemeenschapsmerk PAGO. Tirolmilch
gebruikt in haar reclame een afbeelding die, zoals het gemeenschapsmerk van
PAGO, een fles naast een gevuld glas toont.
8 PAGO heeft bij het Handelsgericht Wien een kortgeding aangespannen teneinde
Tirolmilch verbod op te leggen reclame te maken voor haar drank in de kwestieuze
flessen, haar drank in deze flessen aan te bieden en te verkopen of daarvan
anderszins gebruik te maken en daarvoor reclame te maken met een afbeelding
van de flessen en een met vruchtensap gevuld glas.
9 Het Handelsgericht Wien heeft de vordering toegewezen. In hoger beroep tegen deze
uitspraak heeft het Oberlandesgericht Wien de vordering van PAGO afgewezen.
Daarop heeft PAGO beroep in „Revision” ingesteld bij het Oberste Gerichtshof.
10 Volgens deze rechterlijke instantie bestaat er geen gevaar voor verwarring van de
door Tirolmilch gebruikte flessen en het gemeenschapsmerk van PAGO, zelfs bij een
onderzoek van het totaalbeeld, aangezien op de etiketten op de kwestieuze flessen
de benamingen „Pago” respectievelijk „Lattella” zijn aangebracht. Beide
benamingen zijn in Oostenrijk zeer bekend.
11 Aangezien PAGO stelt dat Tirolmilch zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel
trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie, in Oostenrijk, van het
gemeenschapsmerk van PAGO, vraagt het Oberste Gerichtshof zich niettemin af
wat de draagwijdte is van de term „een in de Gemeenschap bekend merk”, die
wordt gebruikt in de betrokken bepaling van de verordening.
12 Deze rechterlijke instantie vermoedt, naar analogie van het arrest van het Hof van 14
september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421), waarin het Hof
zich heeft uitgesproken over de term „bekend in de lidstaat” van artikel 5, lid 2, van
de richtlijn, dat het voldoende is dat het gemeenschapsmerk in een „aanmerkelijk
gedeelte” van de Gemeenschap bekend is.
417
13 Aangezien PAGO een bevel tot staking van het gebruik voor de gehele Gemeenschap
heeft gevorderd en haar merk alleen in Oostenrijk bekend is, vraagt het Oberste
Gerichtshof zich evenwel af of een totaal verbod kan worden opgelegd ofschoon het
gemeenschapsmerk in slechts één lidstaat bekend is en of, zo het merk in slechts
één lidstaat bekend is, een tot deze staat beperkt „verbod” in de zin van artikel 9,
lid 1, sub c, van de verordening kan worden opgelegd.
14 Daarop heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het
Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1) Wordt een gemeenschapsmerk in de gehele Gemeenschap beschermd als
,bekend merk’ in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van [de verordening],
wanneer het in slechts één lidstaat ,bekend’ is?
2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, is een in slechts één
lidstaat ,bekend’ merk krachtens artikel 9, lid 1, sub c, van [de verordening]
beschermd, zodat een tot deze lidstaat beperkt verbod kan worden
uitgevaardigd?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
15 Vooraf zij opgemerkt dat in het hoofdgeding het gemeenschapsmerk waarvan PAGO
houder is, betrekking heeft op vruchtensappen en vruchtendranken en dat de door
Tirolmilch verkochte waar vruchtensap met melkwei is.
16 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt niet dat de nationale rechter reeds heeft geoordeeld
of de betrokken waren soortgelijk zijn.
17 Teneinde aan deze rechter een in elk geval bruikbaar antwoord te geven dient te
worden opgemerkt dat artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening volgens de
bewoordingen ervan, aan een gemeenschapsmerk bescherming biedt tegen gebruik
van een teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dat
merk is ingeschreven.
18 Ondanks de bewoordingen ervan en gelet op de algemene opzet en de doelstellingen
van de regeling waarvan artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening deel uitmaakt,
kunnen bekende gemeenschapsmerken echter niet minder bescherming genieten
wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt,
dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt
(zie, mutatis mutandis, arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz.
I-389, punten 24 en 25, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn).
19 Derhalve moet worden aangenomen dat artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening
aan een bekend gemeenschapsmerk eveneens bescherming biedt tegen gebruik
van een teken voor waren of diensten die soortgelijk zijn aan die waarvoor dat
merk is ingeschreven (zie, mutatis mutandis, arrest Davidoff, reeds aangehaald,
punt 30).
Beantwoording van de eerste vraag
20 Met zijn eerste prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof in wezen
om toelichting over de betekenis van de term „in de Gemeenschap bekend”,
waarmee in artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening een van de twee
voorwaarden wordt verwoord waaraan een gemeenschapsmerk moet voldoen om
de bij deze bepaling geboden bescherming te genieten. Bovendien wenst de
418
verwijzende rechter te vernemen of geografisch gezien aan deze voorwaarde is
voldaan wanneer het gemeenschapsmerk in slechts één lidstaat bekend is.
21 Het begrip „bekend” veronderstelt een zekere mate van vertrouwdheid bij het
relevante publiek.
22 Het relevante publiek is het publiek waarop het gemeenschapsmerk is gericht, dat wil
zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – het grote publiek dan wel
een specifieker publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep (zie, mutatis
mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 24, met betrekking tot
artikel 5, lid 2, van de richtlijn).
23 Er kan niet worden verlangd dat het merk bekend is bij een bepaald percentage van
het aldus omschreven publiek (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds
aangehaald, punt 25).
24 De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het
gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor
de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (zie, mutatis
mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 26).
25 Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante
omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het
marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van
het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte
investeringen om het bekendheid te geven (zie, mutatis mutandis, arrest General
Motors, reeds aangehaald, punt 27).
26 Bijgevolg moet de verwijzende rechter op basis van de gegevens in het hoofdgeding
nagaan of het betrokken gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel
van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren bestemd zijn.
27 Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan
wanneer het gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het
grondgebied van de Gemeenschap (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors,
reeds aangehaald, punt 28).
28 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het met betrekking tot een Benelux-merk voor de
toepassing van artikel 5, lid 2, van de richtlijn voldoende is dat dit merk bekend is
in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend
geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn (arrest General Motors,
reeds aangehaald, punt 29).
29 Daar het in casu gaat om een gemeenschapmerk dat op het gehele grondgebied van
een lidstaat bekend is, namelijk Oostenrijk, kan worden aangenomen dat, gelet op
de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde
van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.
30 Op de eerste prejudiciële vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 9, lid 1,
sub c, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat een
gemeenschapsmerk slechts de bij deze bepaling geboden bescherming geniet
wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door
dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte
van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat, gelet op de
omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van de betrokken lidstaat
419
kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de
Gemeenschap.
Beantwoording van de tweede prejudiciële vraag
31 Gelet op het antwoord op de eerste prejudiciële vraag en de omstandigheden van het
hoofdgeding behoeft niet te worden geantwoord op de tweede prejudiciële vraag.
Kosten
32 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar
gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de
kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen
bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:
Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20
december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd
dat een gemeenschapsmerk slechts de bij deze bepaling geboden bescherming
geniet wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek
waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een
aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en
dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van de
betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.
ondertekeningen
420
LJN: BJ6999, Hoge Raad , 07/13142
Datum uitspraak: 20-11-2009
Datum publicatie: 20-11-2009
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Onrechtmatige daad. Nabootsing van product dat niet (langer) wordt
beschermd door een intellectuele-eigendomsrecht (Lego); maatstaf.
Behoefte aan standaardisatie (i.c. compabiliteit en uitwisselbaarheid)
kan rechtvaardigingsgrond zijn voor verwarringwekkend nabootsen;
ook dan is nabootser echter verplicht om verwarring zo veel mogelijk
te voorkomen.
Vindplaats(en): BIE 2010, 4 m. nt. P.J.M.S. Steinhauser
IER 2010, 16 m. nt. F.W. Grosheide
NJ 2011, 302 m. nt. J.H. Spoor
NJB 2009, 2151
RvdW 2009, 1357
Uitspraak
20 november 2009
Eerste Kamer
07/13142
EV/AS
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. LEGO NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
2. LEGO SYSTEM A/S,
gevestigd te Billund, Denemarken,
EISERESSEN tot cassatie,
advocaat: mr. R.S. Meijer,
t e g e n
1. MEGA BRANDS INC., voorheen genaamd Mega Bloks Inc.,
gevestigd te Montreal, Canada,
2. MEGA BRANDS EUROPE NV/SA, voorheen genaamd Mega Bloks Europe NV/SA,
gevestigd te Temse, België,
VERWEERSTERS in cassatie,
advocaat: aanvankelijk mr. H.J.A. Knijff, thans mr. R.A.A. Duk.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Lego en Mega Brands.
1. Het geding in feitelijke instanties
Mega Brands heeft bij exploot van 4 februari 2003 Lego gedagvaard voor de rechtbank
Breda en gevorderd, kort gezegd, te verklaren voor recht dat de invoer, uitvoer, het
aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de
speelgoedbouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini niet te kwalificeren zijn als
"slaafse nabootsing" en dat deze handelingen op die grond niet onrechtmatig zijn jegens
421
Lego en dat deze handelingen derhalve aan Mega Brands en hun afnemers in Nederland
is toegestaan.
Lego heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, de invoer,
uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de
speelbouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini in Nederland te verbieden op
straffe van een dwangsom.
De rechtbank heeft bij vonnis van 6 juli 2005 in conventie de vordering afgewezen en in
reconventie de vordering toegewezen, voor zover het twee typen steentjes betreft.
Tegen dit vonnis heeft Mega Brands hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-
Hertogenbosch en haar eis vermeerderd. Lego heeft incidenteel hoger beroep ingesteld
en daarbij haar reconventionele vordering gewijzigd en vermeerderd.
Na tussenarresten waarbij het hof het bezwaar van Mega Brands tegen de wijziging en
vermeerdering van eis van Lego ongegrond heeft verklaard, respectievelijk het bezwaar
van Lego tegen een verdere wijziging van eis door Mega Brands gegrond, heeft het hof
bij eindarrest van 12 juni 2007 in het principaal appel en het incidenteel appel het vonnis
waarvan beroep zowel in conventie als in reconventie vernietigd en, opnieuw
rechtdoende, de verklaring voor recht, zoals gevorderd door Mega Brands, toegewezen
en de vordering van Lego afgewezen.
De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het eindarrest van het hof van 12 juni 2007 heeft Lego beroep in cassatie
ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Mega Brands heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor Mega Brands mede door mr.
W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en
verwijzing.
Mr. Hoyng heeft bij brief van 18 september 2009 namens Mega Brands op die conclusie
gereageerd.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Eiseres onder (2) is producente van constructiespeelgoed dat in de uitvoeringen BABY,
LEGO en DUPLO op de markt wordt gebracht.
(ii) In Nederland worden deze producten verkocht door eiseres onder (1). De
basiselementen van LEGO en DUPLO zijn in Nederland algemeen bekend. DUPLO is
tweemaal zo groot als Lego; onderling zijn de elementen compatibel. DUPLO is bestemd
voor jongere kinderen, LEGO voor het wat oudere kind.
(iii) Lego Juris A/S is houdster van de Benelux-merkinschrijvingen voor LEGO (nr.
0054491 van 20 september 1971) en DUPLO (nr. 0366884 van 3 juli 1980). Licenties zijn
ingeschreven voor eiseressen. Lego Juris A/S heeft eiseres onder (2) gemachtigd in
merkinbreukzaken op te treden.
(iv) Met betrekking tot de basiselementen van LEGO en DUPLO komt Lego geen beroep
(meer) toe op enig recht van intellectuele eigendom.
(v) Verweerster onder (1) is producent van constructiespeelgoed dat zij onder de
merknaam Mega Bloks verkoopt. Mega Bloks wordt vervaardigd in de uitvoeringen BABY,
MAXI, MINI en MICRO.
(vi) Verweerster onder (2) verkoopt de producten BABY en MAXI in Nederland. Mega
Brands verkoopt de producten MINI en MICRO wel in andere landen, zoals Duitsland en
België, maar niet in Nederland. Mega Brands wil deze beide producten ook in Nederland
gaan verkopen, maar stuit daarbij op verzet van Lego. MINI komt in uiterlijk en
vormgeving grotendeels overeen en is compatibel met DUPLO; MICRO met LEGO.
(vii) Mega Brands heeft in verband met dit verzet van Lego begin 2007 vier
marktonderzoeken doen uitvoeren door [A]. Het resultaat van deze onderzoeken is
422
neergelegd in een rapport van 21 maart 2007.
3.2 Het gaat in deze zaak om de vraag of Mega Brands onrechtmatig handelt jegens Lego
door - kort gezegd - het hier te lande (gaan) aanbieden en distribueren van de
speelgoedbouwsystemen Mega Bloks MICRO en Mega Bloks MINI, op de grond dat sprake
is van 'slaafse nabootsing' van de overeenkomstige Lego-systemen. De rechtbank heeft
die vraag bevestigend beantwoord, het hof ontkennend. Het hof heeft, onder verwijzing
naar HR 30 oktober 1998, nr. C97/084, LJN ZC2760, NJ 1999, 84, onderzocht of, indien
in dit geval sprake is van verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands, daarvoor
een rechtvaardiging bestaat. Het hof heeft die rechtvaardiging aanwezig geacht in de
omstandigheid, kort gezegd, dat, mede gelet op het hiervoor in 3.1 onder (vii) genoemde
onderzoeksrapport, bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek -
de potentiële kopers van constructiespeelgoed - een behoefte blijkt te bestaan aan
compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide Lego-systeem.
Het heeft op die grond geoordeeld dat de nabootsing door Mega Brands van die
eigenschappen van dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en
uitwisselbaarheid tot stand te brengen niet onrechtmatig is, ook niet indien die
nabootsing leidt tot producten die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren
met (elementen van) het bedoelde systeem. (rov. 4.13-4.16)
De op genoemd onderzoeksrapport door Lego uitgeoefende kritiek heeft het hof als niet
voldoende gemotiveerd gepasseerd (rov. 4.17-4.18).
Dit alles is uitgemond in de (in rov. 4.19 neergelegde) conclusie dat sprake is van
nabootsen, doch dat daarvoor een rechtvaardiging is gelegen in de bij potentiële kopers
bestaande behoefte bouwsteentjes te kunnen aanschaffen die naar maatvoering en
uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit, hetgeen in de praktijk van het
Nederlandse huisgezin in veel gevallen LEGO en DUPLO is. Voorts, dat om aan die wens
tegemoet te komen, een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van LEGO
en DUPLO zal moeten aanpassen. Ten slotte is naar het oordeel van het hof voldoende
komen vast te staan dat voor Mega Brands de nabootsing van zowel de afmetingen als de
overige vormaspecten van de basiselementen van LEGO en DUPLO noodzakelijk is voor
het tot stand brengen van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid als bedoeld in rov. 4.15.
3.3.1 Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen rov. 4.15. Het klaagt dat, behoudens
bijkomende omstandigheden die niet zijn vastgesteld, het louter bestaan van een
behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan
compatibiliteit en uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO als bestaande en wijdverbreide
speelgoedconstructiesystemen, rechtens niet, althans niet zonder meer een voldoende
rechtvaardiging kan opleveren voor een verwarringwekkende, slaafse nabootsing van die
bestaande systemen, gezien de navolgende (veronderstellenderwijs) vaststaande
omstandigheden:
(1) LEGO en DUPLO hebben als uiterst succesvolle en eerder deels door een octrooirecht
beschermde speelgoedconstructiesystemen in hoge mate een eigen gezicht in de
relevante markt;
(2) De blokjes van Mega Brands veroorzaken door de volstrekt met die van Lego
overeenstemmende totaalindruk een concreet verwarringsgevaar en serieus afbreukrisico
voor de producten van Lego;
(3) er bestaat voor Mega Brands geen enkele door technische, functionaliteits- of andere
objectieve (standaardisatie-)eisen bepaalde noodzaak voor exacte nabootsing van de
vormgeving van LEGO en DUPLO;
(4) er zijn vele speelgoedconstructiesystemen met een van LEGO en DUPLO afwijkende
vormgeving mogelijk, die ook feitelijk worden verhandeld; Mega Brands wil louter
profiteren van het succes, de bekendheid en het marktaandeel van Lego.
Op grond van deze omstandigheden kan volgens het onderdeel niet gezegd worden dat
een rechtvaardiging bestaat voor de verwarringwekkende, slaafse nabootsing door Mega
Brands, mede omdat daarvoor in elk geval vereist is - hetgeen het hof niet heeft
vastgesteld - dat een andere constructieve en/of esthetische vormgeving van de door
423
Mega Brands op de markt te brengen blokjes daadwerkelijk afbreuk zou doen aan de
deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan.
3.3.2 Het onderdeel is tevergeefs voorgesteld. Ten aanzien van nabootsing van een
stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van
intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het
dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek
valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat
nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid
of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door
gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Onder omstandigheden
kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel
een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product (vgl.
HR 30 oktober 1998, vermeld hiervoor in 3.2). Gegeven de door het hof vastgestelde
behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan
bouwsteentjes die door compatibiliteit en uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO worden
gekenmerkt - waarvoor, naar 's hofs in cassatie niet bestreden vaststelling, vereist is dat
de steentjes zich in maatvoering en uiterlijk niet onderscheiden van die van Lego - heeft
het hof dan ook zonder schending van enige rechtsregel en niet onbegrijpelijk kunnen
oordelen dat een rechtvaardiging bestaat voor nabootsing door Mega Brands van de
steentjes van Lego, ook indien sprake mocht zijn van gevaar voor verwarring. De in het
onderdeel opgesomde omstandigheden doen daaraan niet af. De vraag of bij de
nabootsing door Mega Brands sprake is van nodeloos verwarringsgevaar, komt aan de
orde bij de behandeling van onderdeel 3.
3.4.1 De klachten van onderdeel 2 zijn gericht tegen rov. 4.16, 4.18 en 4.19. Onderdeel
2.1 bouwt voort op onderdeel 1, zodat het evenmin doel treft. Onderdeel 2.2 klaagt dat
het hof (in rov. 4.15) ten onrechte van de veronderstelling is uitgegaan dat het, vanwege
de voor de speelmogelijkheden met LEGO en DUPLO essentiële compatibiliteit, bepaald
voor de hand ligt dat potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan
nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied
van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het is
bestemd er al meer van heeft. Het betoogt daartoe dat het hof daarbij ten onrechte niet,
althans niet kenbaar, voor de aankoop of behoefte van de potentiële kopers invloedrijke
factoren als onder meer prijs, merk(trouw) en kwaliteit heeft verdisconteerd en zich
bovendien geen (kenbare) rekenschap ervan heeft gegeven dat behoefte aan
compatibiliteit ('must fit') nog geen behoefte aan uitwisselbaarheid ('must match') insluit.
Deze klacht faalt, aangezien uit de bedoelde veronderstelling van het hof niet kan worden
afgeleid dat het zich niet bewust is geweest dat voor (potentiële) kopers van
constructiespeelgoed als hier aan de orde ook andere overwegingen een rol (kunnen)
spelen, zoals de in het onderdeel genoemde. Kennelijk en niet onbegrijpelijk is het hof
van oordeel geweest dat die mogelijke overwegingen niet kunnen afdoen aan zijn oordeel
omtrent de rechtvaardiging van de nabootsing, zowel met het oog op de compatibiliteit
als de uitwisselbaarheid.
De in het onderdeel vervatte klacht omtrent het gebruik door het hof van het door Mega
Brands voorafgaand aan het pleidooi in hoger beroep overgelegde onderzoeksrapport,
faalt op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.10 en
5.12.
3.4.2 De onderdelen 2.3 en 2.4 keren zich tegen de verwerping door het hof (in rov.
4.18) van de kritiek van Lego op het meerbedoelde onderzoek(srapport). De
methodologische bezwaren van Lego hielden in (i) dat in het onderzoek ten onrechte
geen onderscheid is gemaakt tussen 'prospects' die constructiespeelgoed willen kopen en
daarbij uitsluitend aan het merk Lego denken, en 'prospects' die dergelijk speelgoed
(misschien) willen kopen, ongeacht het merk, en dat (dus) niet is uitgesloten dat de
meerderheid in de steekproef uit mensen heeft bestaan die (misschien) wel van plan zijn
om binnenkort bouwsteentjes te kopen, maar alleen als het echte Lego is, in welk geval
424
het evident is dat die mensen vinden dat de steentjes die ze zullen kopen compatibel
moeten zijn met (en er hetzelfde uitzien als) Lego. Voorts (ii) dat de vragen in het
onderzoek ten onrechte het Lego-steentje tot uitgangspunt nemen, het enige steentje
met het Lego-uiterlijk dat het Nederlandse publiek kent, en dat de consument ten
onrechte niet is gevraagd of hij het erg zou vinden met een bouwsteentje te spelen dat
andersoortig is dan het Lego-systeem. In onderdeel 2.4 wordt betoogd dat Lego's
verweer onder (ii) alleszins relevant is, omdat het onderzoek door zijn opzet geen
antwoord gaf op de - voor het kunnen aannemen van een behoefte aan compatibiliteit en
uitwisselbaarheid - essentiële vraag of de consument daadwerkelijk een andersoortig
speelgoedconstructiesysteem zou afwijzen.
Vooropgesteld zij dat de waardering van het aan een onderzoek als het onderhavige te
ontlenen bewijs is voorbehouden aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt.
Dat het hof de kritiek onder (i) - die het in rov. 4.17 onder ogen heeft gezien - als een
onvoldoende gemotiveerde betwisting heeft aangemerkt, geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, nu de door Lego aangedragen bezwaren van
prof. Pruyn niet tot de slotsom nopen dat de steekproef niet voldoende consumenten
omvatte die geen bezwaar zouden hebben met andere steentjes dan die van Lego te
spelen en die de behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid bevestigden.
De verwerping van het verweer onder (ii) is evenmin onbegrijpelijk, gelet op de door het
hof vastgestelde, in cassatie niet bestreden, unieke plaats die de Lego-steentjes op de
speelgoedmarkt hebben verworven, die meebrengt dat, naar Lego zelf heeft aangevoerd,
haar steentjes de enige zijn die het Nederlandse publiek kent.
3.5.1 Onderdeel 3.1 behelst de klacht dat het hof (in rov. 4.15-4.19) heeft miskend dat,
ook al bestaat een (rechtens relevante) behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid
als zodanig van het door Mega Brands aangeboden constructiespeelgoed met LEGO en
DUPLO, verwarringwekkende, slaafse nabootsing slechts gerechtvaardigd is, indien en
voor zover dit voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijk is, en dat de
imiterende concurrent in elk geval, zonder dat dit ten koste gaat van de compatibiliteit en
uitwisselbaarheid, gehouden is om afwijkingen in (esthetische) vormgeving aan te
brengen ter voorkoming van verwarringsgevaar.
Onderdeel 3.2 klaagt dat het hof althans zijn oordeel dat er ook een (reële) behoefte
bestaat aan identiteit, niet alleen qua maatvoering, maar ook qua uiterlijk (overige
vormaspecten) ontoereikend heeft gemotiveerd in het licht van Lego's stellingen, die
inhouden dat ook binnen de voor compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig
noodzakelijke maatvoering en vormaspecten wel degelijk afwijkingen qua uiterlijk
mogelijk en dus geboden zijn, onder meer door variaties aan te brengen in de vorm,
hoogte en oppervlak van de noppen, de materiaalkeuze, markeringen/gaten in de
steentjes en andere duidelijk waarneembare afwijkingen. Gelet op deze stellingen kon
het hof niet, althans niet zonder nadere motivering, kort gezegd, oordelen dat voor de
verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands een rechtvaardiging bestaat.
3.5.2 Bij de beoordeling van deze klachten wordt vooreerst herinnerd aan hetgeen is
overwogen in het arrest van 30 oktober 1998, vermeld hiervoor in 3.3.2. Dat een bij
afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie een rechtvaardiging
kan zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product, zoals reeds was beslist
in HR 12 juni 1970, LJN AC2520, NJ 1970, 434, brengt niet mee dat bij de aanwezigheid
van een dergelijke behoefte op de nabootser niet langer de in HR 1 december 1989, nr.
13682, LJN AB7836, NJ 1990, 473 geformuleerde verplichting rust om bij dat nabootsen
alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als
gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten
gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Beslist is slechts dat gevaar voor
verwarring niet in de weg staat aan rechtmatige nabootsing, indien de zojuist genoemde
verplichting is nageleefd.
3.5.3 Het hof is evenwel kennelijk en niet onbegrijpelijk van oordeel geweest dat de door
de rechtbank vastgestelde, in hoger beroep niet bestreden, uiterlijke verschillen tussen
425
de steentjes van Mega Brands en die van Lego - de kleur en de (plaats van de)
naamsvermelding - voldoende zijn om, gegeven de bij de potentiële kopers bestaande
behoefte bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de
steentjes die men al bezit, het gevaar van nodeloze verwarring te voorkomen. De
onderdelen falen dus.
3.6 Onderdeel 4, dat voortbouwt op de voorafgaande onderdelen, moet het lot daarvan
delen.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Lego in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de
zijde van Mega Brands begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren
A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het
openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 20 november 2009.
Conclusie
Nr. 07/13142
Mr. D.W.F. Verkade
Zitting 4 september 2009
Conclusie inzake:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lego Nederland BV
2. de vennootschap naar Deens recht Lego System A/S
(hierna tezamen: 'Lego')
tegen
1. de vennootschap naar Canadees recht Mega Brands Inc.
2. de vennootschap naar Belgisch recht Mega Brands Europe NV/SA
(hierna tezamen: 'Mega Brands')(1)
1. Inleiding
1.1. Deze zaak gaat over nabootsing van de alom bekende speelgoedbouwsteentjes van
Lego. In deze zaak is uitgangspunt dat die steentjes niet (meer) door enig intellectueel
eigendomsrecht beschermd zijn.
1.2. Partijen strijden over de vraag of het constructiespeelgoed dat Mega Brands in de
uitvoeringen Mini en Micro op de Nederlandse markt wil brengen is te kwalificeren als een
nodeloze en verwarringwekkende nabootsing ten opzichte van Lego's DUPLO en LEGO.
1.3. Anders dan de rechtbank zag het hof een rechtvaardiging voor de (verondersteld:
verwarringwekkende) nabootsing, gelegen in de reële behoefte van potentiële kopers aan
compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide
constructiespeelgoedsysteem van Lego.
1.4. Het cassatiemiddel keert zich tegen dit oordeel met een aantal klachten, mede tegen
de wijze waarop het hof het in opdracht van Mega Brands uitgevoerde
consumentenonderzoek in zijn oordeel betrokken heeft.
426
2. Feiten(2)
2.1. Lego System A/S is producent van constructiespeelgoed dat in de uitvoeringen
BABY, LEGO en DUPLO op de markt wordt gebracht.
2.2. In Nederland worden deze producten verkocht door Lego Nederland BV. De
basiselementen van LEGO en DUPLO zijn in Nederland algemeen bekend. DUPLO is
tweemaal zo groot als Lego; onderling zijn de elementen compatibel. DUPLO is bestemd
voor jongere kinderen, LEGO voor het wat oudere kind.
2.3. Lego Juris A/S is houder van de Benelux-merkinschrijvingen voor LEGO (nr. 0054491
d.d. 20 september 1971) en DUPLO (nr. 0366884 d.d. 3 juli 1980). Licenties zijn
ingeschreven voor Lego System A/S en Lego Nederland BV. Lego Juris A/S heeft Lego
System A/S gemachtigd in merkinbreukzaken op te treden.
2.4. Met betrekking tot de basiselementen van LEGO en DUPLO komt Lego geen beroep
(meer) toe op enig recht van intellectuele eigendom.
2.5. Mega Brands Inc. is producent van constructiespeelgoed dat zij onder de merknaam
Mega Bloks verkoopt. Mega Bloks is verkrijgbaar in de uitvoeringen BABY, MAXI, MINI en
MICRO.
2.6. Mega Brands Europe NV/SA verkoopt de producten BABY en MAXI in Nederland.
Mega Brands verkoopt de producten MINI en MICRO wel in andere landen, zoals
Duitsland en België, maar niet in Nederland. Mega Brands wil deze beide producten ook
in Nederland gaan verkopen, maar stuit daarbij op verzet van Lego. MINI komt in uiterlijk
en vormgeving grotendeels overeen en is compatibel met DUPLO; MICRO met LEGO.
2.7. Mega Brands heeft in verband met dit verzet van Lego begin 2007 vier
marktonderzoeken doen uitvoeren door [A]. Het resultaat van deze onderzoeken is
neergelegd in een rapport van 21 maart 2007.
3. Procesverloop
3.1. Bij inleidende dagvaarding van 4 februari 2003 heeft Mega Brands Lego gedagvaard
voor de rechtbank Breda en gevorderd voor recht te verklaren dat de invoer, uitvoer, het
aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelgoed
bouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini niet zijn te kwalificeren als "slaafse
nabootsing" en dat deze handelingen derhalve aan Mega Brands en haar afnemers in
Nederland zijn toegestaan.
3.2. Lego heeft de vordering bestreden en in reconventie gevorderd Mega Brands, op
straffe van een dwangsom, de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie
en in voorraad hebben van de speelgoed bouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks
Mini in Nederland te verbieden.
3.3. Na verdere conclusiewisseling en pleidooien heeft de rechtbank bij vonnis van 6 juli
2005(3) de vordering in conventie van Mega Brands afgewezen en de vordering in
reconventie van Lego toegewezen.
3.4. Mega Brands is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te 's-
Hertogenbosch.
3.5. Lego heeft het hoger beroep bestreden en incidenteel hoger beroep ingesteld en
daarbij haar reconventionele vordering gewijzigd en vermeerderd.
Mega Brands heeft in het incidentele hoger beroep verweer gevoerd en tevens haar
427
vordering gewijzigd.
3.6. Bij tussenarresten van 11 juli 2006 respectievelijk 24 oktober 2006 heeft het hof het
bezwaar van Mega Brands tegen de wijziging en vermeerdering van eis door Lego
ongegrond verklaard, respectievelijk het bezwaar van Lego tegen de wijziging van eis
door Mega Brands gegrond verklaard.
3.7. Na pleidooien heeft het hof bij arrest van 12 juni 2007(4) het vonnis waarvan beroep
zowel in conventie als in reconventie vernietigd en opnieuw rechtdoende, de verklaring
voor recht, zoals gevorderd door Mega Brands toegewezen en de vordering van Lego
afgewezen. Daartoe overwoog het hof:
'4.12 Partijen zijn het er verder over eens dat zowel bij de gevorderde verklaring voor
recht in conventie als bij de reconventionele verbodsvordering de kernvraag is of Mega
Brands zich bij de introductie van Mega Brands Mini en Micro in Nederland schuldig maakt
aan slaafse nabootsing ten opzichte van Duplo en Lego.
4.13 Bij de beoordeling van deze vraag dient het volgende vooropgesteld te worden. Ten
aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door
een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt de regel dat nabootsing van dit
product weliswaar in beginsel vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer
door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende
concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsten alles te doen wat
redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn
product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten
gevaar voor verwarring ontstaat. Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de
producten bestaande behoefte aan standaardisatie een rechtvaardiging zijn voor het
nabootsen van een product (o.m. HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 - Layher/Assco).
4.14 Partijen hebben uiteenlopende opvattingen met betrekking tot alle aspecten van de
hiervoor weergegeven regel en de uitzondering daarop. Het hof zal niet op al deze
aspecten ingaan, maar zich concentreren op de vraag of, indien in dit geval gesproken
dient te worden van verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands, daarvoor een
rechtvaardiging bestaat. Naar het oordeel van het hof is dat het geval. Hierbij zijn de
volgende omstandigheden van belang.
4.15 Lego heeft in de afgelopen vijftig jaar in Nederland een grote markt gecreëerd voor
het door haar vervaardigde constructiespeelgoed. Voor opeenvolgende generaties is dit
het constructiespeelgoed bij uitstek geworden. Daarbij zijn de basiselementen terug te
vinden in basisdozen, aanvulsets en themadozen. Alle andere elementen laten zich met
deze basiselementen combineren. Daardoor zijn de speelmogelijkheden van de door Lego
op de markt gebrachte dozen niet beperkt tot de inhoud van die dozen zelf, maar zijn de
onderdelen ervan onderling uitwisselbaar zodat ook buiten de grenzen van de
afzonderlijke dozen bouwsels kunnen worden uitgevoerd. Binnen het product is de
compatibiliteit een essentieel aspect. Doordat Lego kon beschikken over een octrooi, is zij
lange tijd in staat geweest te verhinderen dat concurrenten met hetzelfde product op de
markt konden komen. Hoewel er ook andere soorten constructiespeelgoed op de markt
zijn, zoals Lego met recht opmerkt, is door deze omstandigheden de situatie ontstaan dat
Lego en Duplo op de speelgoedmarkt een unieke plaats hebben verworven. Het ligt in die
situatie bepaald voor de hand dat potentiële kopers van constructiespeelgoed zich bij hun
aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt
aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis
hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft.
Wanneer aldus bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek een
behoefte blijkt te bestaan aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met een bestaand en
wijdverbreid systeem, is de nabootsing door een concurrent van díe eigenschappen van
dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot
428
stand te brengen niet onrechtmatig, ook niet indien die nabootsing leidt tot producten die
door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het
bedoelde systeem.
4.16 In het marktonderzoek dat hiervoor in 4.2 onder g) is aangehaald, is onder meer
onderzoek gedaan naar 'de bij potentiële kopers van steentjes bestaande wens ten
aanzien van de compatibiliteit met de legosteentjes die zij reeds in hun bezit hebben'.
Hierbij ging het zowel om het op elkaar passen van de verschillende elementen als om
het uiterlijk ervan. De conclusie van dit onderzoek is 'dat onder de potentiële kopers van
steentjes er een sterke wens bestaat dat blokjes die zij kopen passend zijn en hetzelfde
uiterlijk hebben als (d.w.z. identiek zijn aan) de legoblokjes die zij in huis hebben'. Met
deze conclusie bevestigt het onderzoek de hiervoor als voor de hand liggend aangeduide
veronderstelling.
4.17 Lego heeft bij het pleidooi op een aantal punten inhoudelijk gereageerd op het
marktonderzoek (m.n. pleitnota punten 16, 23, 25 en 40). Daarbij heeft Lego de opzet
en de uitvoering van de verschillende onderdelen van het onderzoek niet gemotiveerd
bestreden. Alleen met betrekking tot de hiervoor genoemde kwestie van de gewenste
compatibiliteit citeert Lego een kennelijk telefonisch doorgegeven kritische reactie van
[B] (pleitnota punt 40). Deze wijst erop dat in de vraagstelling geen onderscheid is
gemaakt naar Lego dan wel een ander systeem. De consument is niet de vraag gesteld of
hij het erg zou vinden met een ander bouwsysteem te spelen dat andersoortig is dan het
Lego-systeem, aldus [B]. Om die reden acht hij de resultaten geheel onbetrouwbaar.
4.18 Het hof acht dit een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de conclusie die [A]
uit zijn onderzoek heeft getrokken. Onvoldoende wordt aannemelijk gemaakt dat en
waarom een andere vraagstelling is aangewezen en dat er dusdanige manco's aan de
gehanteerde vraagstelling kleven dat de resultaten daardoor onbetrouwbaar zijn. Deze
kritische kanttekening van Lego is niet toereikend om de betrouwbaarheid en
bruikbaarheid van het marktonderzoek te ondergraven. Nu Lego voor het overige geen
argumenten heeft aangedragen die aan de waarde van het onderzoek afbreuk kunnen
doen, gaat het hof uit van de juistheid van de gehanteerde methode, van de bevindingen
en van de daarop gebaseerde conclusie.
4.19 Dit betekent dat ervan uitgegaan dient te worden dat sprake is van een door
potentiële kopers gevoelde behoefte om bij verdere aankopen bouwsteentjes te
verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit.
In de praktijk van het Nederlandse huisgezin is dat in veel gevallen: Lego en Duplo. Om
aan die wens tegemoet te komen, zal een producent zijn producten aan maatvoering en
uiterlijk van Lego en Duplo moeten aanpassen. Dat betekent nabootsen, maar in de
bijzondere omstandigheden van dit geval is dat een nabootsing die zijn rechtvaardiging
vindt in de reële behoefte bij klanten aan compatibiliteit. Daarbij is naar het oordeel van
het hof voldoende komen vast te staan dat voor Mega Brands de nabootsing van zowel
de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van Lego en Duplo
noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid als
hierboven bedoeld onder 4.15.'
3.8. Lego heeft tegen het arrest van het hof - tijdig(5) - beroep in cassatie ingesteld.
Mega Brands heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben
hun zaak schriftelijk doen toelichten, gevolgd door re- en dupliek.
4. Inleidende beschouwingen
4.1. Alvorens op het cassatiemiddel in te gaan, sta ik stil bij het in de rechtspraak
vormgegeven leerstuk van de slaafse nabootsing, en meer in het bijzonder bij de in dat
verband spelende behoefte aan standaardisatie van producten. Dit overzicht laat ik
volgen door een samenvatting van de (uiteenlopende) oordelen van de rechtbank en het
429
hof in deze zaak en van oordelen van Nederlandse rechters in enkele andere zaken over
constructiespeelgoed.
4.A. Slaafse nabootsing
4.2. Het 'slaafs' nabootsten van een (stoffelijk) product dat niet (langer) wordt
beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom staat in beginsel vrij,
maar wordt onrechtmatig wanneer nodeloos verwarringsgevaar wordt veroorzaakt.
Volgens de rechtspraak van de Hoge Raad is de nabootsing alleen dan ongeoorloofd,
indien de 'nabootser' zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid op
bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten
verwarring sticht.
4.3. Aan deze rechtspraak, die geldt sinds het arrest Hyster Karry Krane van 1953, ligt
het in de rechtsliteratuur zo genoemde ethisch-sociale vrijheidsbeginsel ten grondslag(6).
De Hoge Raad overwoog in dit (standaard)arrest dat het aan een ieder moet vrijstaan om
aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te
geven, zodat het niet verboden is om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot
nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van
inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel tengevolge van dat
gebruik maken tussen het eigen product en dat van de concurrent bij het publiek
verwarring mocht ontstaan(7).
4.4. Om tegen (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te worden beschermd, moet
het product een zeker onderscheidend vermogen, een eigen plaats op de markt hebben
(zonder dat het product nieuw of oorspronkelijk of door de eisende concurrent zelf
ontworpen behoeft te zijn).(8) Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het
uitgangspunt de totale indruk, die bepalend is voor elk product en de beschouwing
daarvan door een weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet
naast elkaar ziet(9).
4.5. De bij de nabootsing in acht te nemen zorgvuldigheid eist niet dat het (beweerdelijk)
nagebootste product van dat van de concurrent op alle punten verschilt waarop dat
mogelijk zou zijn zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, doch
brengt wel de verplichting mee om bij de nabootsing alles te doen wat redelijkerwijs
mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten de kans
op verwarring ontstaat of wordt vergroot(10). De mogelijkheid om een andere weg in te
slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van
het product, brengt dan tevens de verplichting mee dit te doen(11).
4.6. Verdedigd is dat een product dat de bescherming van een intellectueel
eigendomsrecht (octrooi, modelrecht, auteursrecht) heeft genoten, na afloop van die
bescherming 'vrij' behoort te zijn, en - niettegenstaande verwarringsgevaar - niet een
langer durende bescherming langs de weg van art. 1401 (oud) respectievelijk art. 6:162
BW behoort te kunnen krijgen(12). De Hoge Raad heeft die opvatting in 1991 evenwel
afgewezen, in een zaak die betrekking had op nabootsing van een tevoren door octrooi
beschermde raamuitzetter(13). In de visie van de Hoge Raad zou de in de rechtspraak
ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing slechts het verbod inhouden
verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en
bruikbaarheid van het product niet nodig is, en niet een monopoliepositie in het leven
roepen (of bestendigen); deze bescherming zou de concurrenten niet beperken in hun
vrijheid het product te vervaardigen en te verhandelen, maar enkel hen beletten daarbij
onoirbaar te werk te gaan door onnodig gevaar voor verwarring bij het publiek te
scheppen.
Op deze redenering en het resultaat daarvan is in de literatuur wel kritiek geuit: de door
de Hoge Raad benadrukte (andere) dogmatische grondslag leidt in wezen immers
niettemin tot een (verlengd) monopolie op een bepaalde vormgeving, waarvan de
430
wettelijke bescherming ingevolge de wens van de wetgever zou moeten eindigen(14).
Het Duitse Bundesgerichtshof heeft - in een zaak over de Lego-steentjes - op 2 december
2004 geoordeeld (rov. II,4,b) dat 'mit dem wettbewerbsrechtlichen Schutz des
Unternehmens vor einem Einschieben in seine Serie kein in zeitlicher Hinsicht
unbegrenzter Schutz vor Nachahmungen für eine Innovation gewährt werden darf. Ein
solcher Schutz stünde im Gegensatz zu der gesetzlichen Befristung des
Innovationsschutzes im Patenrecht, im Gebrauchsmusterrecht und im
Geschmacksmusterrecht. Die Gewährung eines wettbewerbsrechtlichten Schutzes des
Unternehmens vor einem Einschieben in seine Produktserie verhinderte, dass in diesem
Bereich der Grundsatz der Freiheit der Nachahmung von Produkten, die keinen
sonderrechtlichen Schutz (mehr) unterfallen, jemals berücksichtigt werden könnte.'(15)
4.B. Slaafse nabootsing en standaardisatie(wensen)
4.7. De deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product dienen niet alleen te worden
verstaan in technisch/functionele zin, maar ook in economisch opzicht, in die zin dat
onder de afnemers bepaalde behoeften en wensen kunnen bestaan met betrekking tot
een uniforme maatvoering en verdere vormgeving. Ook deze behoefte aan
standaardisatie kan onder omstandigheden een rechtvaardiging zijn voor het slaafs
(verwarringwekkend) nabootsen van een product. Het daarop betrekking hebbende
standaardarrest dateert van 1970. Het ging om een bepaald model klerenhangers van
Tomado, welk model door C&A, een grote afnemer van klerenhangers, werd
voorgeschreven aan haar confectioneurs, die deze klerenhanger ook gingen gebruiken
voor hun leveringen aan andere afnemers. Hoewel in elk geval een minderheid van de
confectioneurs andere modellen klerenhangers bleef gebruiken, bracht Hazenveld
klerenhangers op de markt, die 'qua uiterlijk, vorm en maten, de maten van de
inkepingen, de versterkingsribben, de materiaaldikten, de sluitingen en de knikken, enz.,
identiek zijn aan Tomado's artikelen, en slechts daarvan afwijken in enkele
onbetekenende details'. Ten aanzien van de (on)rechtmatigheid van de nabootsing
overwoog de Hoge Raad dat:
'waar de bruikbaarheid van een produkt voor een belangrijk deel wordt bepaald door de
wensen en behoeften van degenen voor wie het bestemd is, nabootsing van het produkt
van een ander, voor zover zij nodig is om tegemoet te komen aan bij een deel van de
afnemers bestaande wensen ten aanzien van het uiterlijk of eigenschappen van het
produkt - daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan
standaardisatie (...) - op zichzelf genomen niet onrechtmatig is jegens de fabrikant van
het nagebootste produkt mits de nabootsing niet in strijd komt met enig wetsvoorschrift,
zulks ook al zou die nabootsing verwarring omtrent de herkomst van het produkt kunnen
wekken;
dat (...) het voorgaande ook geldt indien (...) een niet te verwaarlozen groep afnemers
geen behoefte heeft aan een zodanige standaardisatie; dat hierdoor immers niet wordt
uitgesloten, dat Hazenveld een redelijk belang heeft bij dat deel van de markt voor
klerenhangers, waar een standaardisatie overeenkomstig het Tomadomodel wel wordt
gewenst;'(16).
Voor de vraag naar de onrechtmatigheid van de nabootsing achtte de Hoge Raad niet van
belang dat het oorspronkelijke product buiten de wens en medewerking van de fabrikant
als standaardmodel op de markt is gaan gelden.
4.8. In de rechtspraak van de Hoge Raad is het beroep op standaardisatie(wensen)
verder aan de orde gekomen bij onderdelen van bouwsteigers.
De zaak Monte/Kwikform betrof door Monte in het verkeer gebrachte steigerdelen,
waarvan de koppelingen naar constructie, vorm en maten exact gelijk waren aan die van
de door Kwikform verhandelde steigerdelen en daarmee uitwisselbaar waren. De Hoge
Raad liet het oordeel van het hof dat Monte geen feiten en omstandigheden had gesteld
waaruit kan volgen dat het voor de technische deugdelijkheid en bruikbaarheid van de
431
toe te passen koppelingen dan wel voor de uitwisselbaarheid van haar steigerdelen
noodzakelijk is om die koppelingen exact dezelfde vorm en maten te geven, in stand(17).
In een andere steigersysteemzaak(18) ging het eveneens om steigermateriaal dat qua
maatvoering en koppeling identiek was aan dat van een concurrent. Layher vorderde
Assco te verbieden haar steiger of onderdelen daarvan in de handel te brengen. In een
(te(19)) laat stadium van de procedure stelde Assco dat in het algemeen, zonder dat dit
enig bewijs behoeft, ervan mag worden uitgegaan dat uitwisselbaarheid van de bedoelde
steigeronderdelen 'een bij afnemers van steigers bestaande behoefte is.' Ook hier liet de
Hoge Raad 's hofs oordeel in stand dat zich niet de situatie voordeed dat het kiezen van
een andere vorm afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het
product, in welk oordeel, aldus de Hoge Raad, besloten lag dat het hof niet als zonder
bewijslevering vaststaand heeft aangenomen dat de bedoelde behoefte bij afnemers van
steigers inderdaad bestaat; het hof was, mede gelet op het late stadium waarin de
stelling was opgeworpen, niet gehouden met zoveel woorden op de stelling in te gaan.
4.9. De technische en economische voordelen van standaardisatie zijn enorm. Niet voor
niets bestaan er al vele decennia nationale, Europese en internationale instituten om
standaardisatie of normalisatie te bevorderen(20).
Verwijzing naar een standaardnorm - een norm die uiteraard staat voor een deugdelijk
product(element) - maakt verdere omschrijving van eigenschappen van producten
overbodig in aanbestedingen, bestekken, bestellingen, enz.
Standaardisatie bij verwante producten zorgt ervoor dat producten op elkaar aansluiten:
de stekker en het stopcontact, de perforator en de ordner, de container en de oplegger,
enz.
Standaardisatie van gelijke producten kan voorts - bij zgn. modulaire producten - naast
aansluitbaarheid ook uitwisselbaarheid bevorderen (bijv. steigers, containers).
Standaardisatie kan ook stapelbaarheid meebrengen en daarmee het beslag op
strekkende opslagruimte aanzienlijk verminderen (bijv. stapelbare stoelen en andermaal
containers (bij vervoer per zeeschip). Standaardisatie levert logistieke voordelen op in
productie-, distributie- en gebruiksfasen: het voorraadbeheer is eenvoudiger en
goedkoper omdat minder soorten in voorraad gehouden behoeven te worden, met als
gevolg besparing op kredietruimte, opslag, sortering en administratie.
Door A-G Asser is in 1998 voorts het immanente voordeel benadrukt dat de aan gelijke
maatvoering en/of verdere vormgeving te danken onderlinge uitwisselbaarheid ertoe leidt
dat de producten kunnen worden betrokken van verschillende producenten, die met
elkaar concurreren in prijs en kwaliteit.(21) Bij een bepaald product dat uit vervangbare
of verwisselbare onderdelen bestaat, is de markt ermee gediend als die onderdelen van
verschillende leveranciers kunnen worden betrokken (op voorwaarde dat daarbij
uiteraard geen rechten van industriële eigendom worden geschonden)(22). Daarom is,
indien de verwisselbaarheid de deugdelijkheid en bruikbaarheid mede bepaalt en een deel
van de markt deze verwisselbaarheid wenst, de slaafse nabootsing van die producten
gerechtvaardigd, ook al valt er verwarring omtrent de herkomst van de producten te
duchten.
4.10. Aansluitend bij de eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin gesproken
wordt van de wens van (een deel van) de markt, kan volgens A-G Asser wél de vraag
gesteld worden van wie de wens tot verwisselbaarheid komt. Indien de behoefte aan
verwisselbaarheid van de nabootser uitgaat, is het eerder zijn wens om een bepaalde
markt te betreden en de concurrentie aan te gaan met een succesvol product dan een
wens van de afnemers om dezelfde soort producten van verschillende, met elkaar
concurrerende producenten te kunnen verwerven. In dat geval is (in het vigerende
systeem van de Hoge Raad) de nabootsing ongeoorloofd, omdat de verwisselbaarheid
niet mede wordt bepaald door de deugdelijkheid en bruikbaarheid, maar bijdraagt aan
het scheppen van nodeloze verwarring. Komt de behoefte aan verwisselbaarheid van de
afnemers, dan wordt de verwarring door die behoefte gerechtvaardigd(23).
Óf het aanbod aan onderling verwisselbare producten door de wensen en behoeften van
het daarvoor in aanmerking komende publiek ontstaat, of dat die wensen en behoeften
432
juist door het aanbod worden gecreëerd is, naar A-G Asser opmerkt, in het algemeen
echter niet te zeggen, omdat vraag en aanbod nog al eens in elkaar overlopen(24). De
marktactiviteiten van concurrenten kunnen ertoe leiden dat consumenten, bijvoorbeeld
de afnemers van klerenhangers of van delen van bouwsteigers, hun interesse voor
onderscheiden, gedifferentieerde producten verliezen en een behoefte ontstaat aan
generieke producten met scherpe prijsconcurrentie in plaats van kwaliteitsconcurrentie
met merk- en geïndividualiseerde vormproducten.(25)
4.11. Ik sluit mij bij deze observaties aan, en ik wil een stap verder zetten.
Standaardisatie biedt enorme voordelen (zie nr. 4.9). In het geval van producten,
bestemd voor een professionele markt ('B2B', waaronder overheidsafnemers zoals
'Verkeer & Waterstaat', 'Defensie' of 'Gemeentewerken') zal standaardisatie vroeger of
later allicht gevraagd, zo niet afgedwongen worden van de kant van de afnemers, zoals
het voorbeeld van de (Tomado-)klerenhangers laat zien.
Ik kan niet inzien waarom een actieve ondernemer het uiten van de wens naar een
gestandaardiseerd product van de kant van de professionele afnemer zou moeten
afwachten, en waarom hij daarop niet zou mogen vooruitlopen. Een verzonnen
voorbeeld, gesitueerd in de jaren '70: 'Geacht Gemeentebestuur. U hebt op TV gezien en
in de krant gelezen over het succes van nieuwe anti-parkeerpaaltjes in Amsterdam. Ook
onze onderneming kan deze, geheel compatibele (in het magazijn stapelbare) paaltjes
om het parkeren op de stoep te voorkomen (ook wel "amsterdammertjes" genoemd)
aanbieden, en wel aanzienlijk goedkoper dan de concurrentie'. Ik kan niet inzien waarom
- gelet op de genoemde algemene belangen bij standaardisatie - een dergelijke
proactiviteit van een ondernemer zou moeten worden afgestraft, terwijl het de luiere
ondernemer die afwacht tot gemeenten of wegenbouwers bij hun aanbestedings- of
inkoopbeleid het initiatief nemen, wél vrijstaat om aan hun 'Tomado'-wensen te voldoen.
Het niet afstraffen van proactiviteit lijkt mij niet in strijd, doch geheel in
overeenstemming met de hoofdprincipes van onze economische ordening en met het
door Hijmans van den Bergh bedoelde ethisch-sociale vrijheidsbeginsel(26).
Ten aanzien van de markt voor particuliere consumenten dient m.i. niet anders te gelden,
of zelfs eens te minder nu een (groeps-)initiatief onder consumenten allicht minder gauw
te verwachten is dan een initiatief van de kant van professionele afnemers. Volgens de
leer van het Tomado-arrest kan een aandringen op standaardisatie van bijv. de
Consumentenbond (denk bijv. aan koffiefilterzakjes, ooit een monopolie van Melitta) of
de Vereniging Eigen Huis (denk bijv. aan alarmsystemen) leiden tot een legitimerende
consumentenwens. Ook hier zie ik - tegen de achtergrond van de genoemde
standaardisatiebelangen - niet in waarom een concurrent niet op een nog niet
(bewijsbaar) geuite, maar alleszins plausibele wens van consumentenzijde zou mogen
vooruitlopen. En om het beestje bij de naam te noemen: waarom een concurrent van
Lego een proclamatie of petitie van zo iets als een Vereniging van Gebruikers van
Constructiespeelgoed zou moeten afwachten.
Het vorenstaande acht ik in elk geval hoogst verdedigbaar voor rationele (met
interoperabiliteit samenhangende) standaardisatiewensen van consumenten(27);
uiteraard onverminderd eventuele wettelijke auteurs-, octrooi- en modelrechten, en
uiteraard onverminderd het merkenrecht.
4.12. Bij uitwisselbaarheid van producten wordt naar Angelsaksisch voorbeeld vaak een
onderscheid gemaakt tussen 'must fit' en 'must match'. Bij 'must fit' gaat het om
vormgevingskenmerken die technisch noodzakelijk zijn om een product in of op een
ander product te laten passen (naar een door Speyart vermeld voorbeeld: een autodeur
met dezelfde afmetingen als de originele deur, die derhalve naadloos in de auto past,
zonder overneming van de niet voor deze aansluiting noodzakelijke kenmerken); bij
'must match' gaat het om uiterlijke kenmerken die nodig zijn om een product bij een
ander product te laten passen (in hetzelfde voorbeeld: kleur en welving van de
autodeur)(28). A-G Langemeijer heeft dit onderscheid toegepast op steigeronderdelen:
'must fit' brengt mee dat technisch bepaalde eisen ertoe leiden dat een steigerelement
van het ene fabrikaat naar formaat en koppelingsmechaniek kan worden aangebracht en
433
opgeslagen tussen steigerelementen van het andere fabrikaat. Daarmee is volgens A-G
Langemeijer nog niet gezegd dat de afnemers ook (mogen) verlangen dat de verdere
vormgeving van de steigeronderdelen wordt afgestemd op de vormgeving van dat andere
fabrikaat en de steigeronderdelen van de verschillende fabrikanten zodoende met elkaar
'matchen' en evenmin dat de markt er behoefte aan heeft dat de afstemming zo ver
wordt doorgevoerd dat de gemiddelde afnemer de producten van de ene fabrikant niet
meer kan onderscheiden van de producten van de andere fabrikant(29). De vraag of,
tegen deze achtergrond, Lego-steentjes gelijk te stellen zijn aan steigerelementen, komt
bij de bespreking van de cassatieklachten vanzelfsprekend nog terug.
Terzijde merk ik nog op dat de discussie over uitzonderingen op wettelijke
modellenrechtelijke bescherming met het oog op 'must fit' en 'must match'-gevallen, in
het kader van de totstandkoming van de Modellenrichtlijn 98/71/EG en de
Gemeenschapsmodellenverordening 6/2002/EG tot heftige debatten, en vervolgens tot
moeizame compromissen heeft geleid. Ik ga hierop niet verder in(30), nu intellectueel-
eigendomsrechtelijke modellenbescherming in deze zaak niet aan de orde is.
4.C. Enige Lego-zaken tot dusverre
4.13. Na afloop van haar octrooibescherming komt Lego geen beroep meer toe op enig
recht van intellectuele eigendom met betrekking tot haar basisblokjes (wettelijke
modellenbescherming is, als gezegd, evenmin voorhanden). Nochtans strijdt Lego, na het
verlopen van haar octrooibescherming, in tal van landen in talloze procedures met het
oog op blijvende juridische exclusiviteitbescherming.(31) Ik doe een kleine greep uit
enkele procedures over constructiespeelgoed op basis van slaafse nabootsing, waaronder
de onderhavige.
4.14. In een procedure van Lego tegen Unica S.A., die steentjes onder het merk Byggis
verhandelde, oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat de uitwisselbare
speelgoedsteentjes, gelet op de duidelijke naams- en herkomstvermelding op de
steentjes en de verschillende presentatie van de verpakkingen, geen relevant
verwarringsgevaar teweegbrachten. Daarbij nam het hof het recht om uitvindingen die in
het publiek domein zijn gevallen te mogen namaken, in ogenschouw(32).
4.15. In een zaak tussen twee fabrikanten van (Meccano-)constructiespeelgoed (waarbij
Lego niet betrokken was) kwam het gerechtshof te Arnhem - kort gezegd - tot het
oordeel dat verwarringsgevaar aannemelijk is, en dat onvoldoende is gedaan om dat
verwarringsgevaar te vermijden, nu het speelgoed op onderdelen en qua maatvoering
exact gelijk is aan het eerder door de concurrent op de markt gebrachte speelgoed.(33)
4.16. In de zaak Lego tegen Lima(34) oordeelde het gerechtshof te Amsterdam dat er
sprake was van onrechtmatige, slaafse nabootsing, doordat Lima met haar Klip-
bouwsteen niet op alle punten waarop dat redelijkerwijs mogelijk en dus noodzakelijk is
voldoende afstand heeft bewaard tot de Lego-bouwsteen. Bij zijn beoordeling stelde het
hof voorop:
(i) de Lego-bouwsteen heeft met zijn karakteristieke uiterlijk met noppen onmiskenbaar
onderscheidend vermogen verworven, nu de Lego-bouwsteen als zodanig door het
publiek aan zijn uiterlijk wordt herkend (rov. 4.3.2);
(ii) het Klip-bouwsysteem van Lima is een nabootsing van het Lego-bouwsysteem, nu de
beide bouwstenen qua vorm, afmeting, constructie en toepassing alsmede qua kleur
vrijwel volledig overeenstemmen en de verschillen van ondergeschikte aard zijn (rov.
4.3.3);
(iii) de grote gelijkenis tussen de bouwstenen leidt ertoe dat als gevolg van het
totaalbeeld dat de stenen oproepen gevaar voor verwarring te duchten is bij het kopend
publiek, dat de steentjes veelal niet naast elkaar zal zien en vaak weinig oplettend zal
zijn en welk publiek in hoge mate bekend is met de Lego-bouwsteen (rov. 4.3.4);
(iv) kern van het geschil is de vraag of de verwarring nodeloos is in die zin dat Lima,
zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar bouwsteen afbreuk te doen,
434
evengoed een andere weg had kunnen inslaan (rov. 4.3.5). Het hof verwierp de door
Lima gestelde behoefte aan standaardisatie, omdat de wens tot standaardisatie niet
afkomstig is van (een deel van) het in aanmerking komende publiek, maar van Lima zelf
om een bouwsteen op de markt te brengen die door uiterlijk en eigenschappen volledig
past op en uitwisselbaar is met die van Lego en een onderdeel kan vormen van het LEGO
bouwsysteem en om zodoende in de markt behoefte aan (goedkopere) bouwstenen te
creëren (rov. 4.3.8). De vraag of Lima op alle redelijkerwijs mogelijke en dus nodige
punten voldoende afstand had genomen tot de Lego-bouwsteen, beantwoordde het hof
uiteindelijk ontkennend, omdat - niettegenstaande de door het hof aanvaarde gelijkenis
in maatvoering en kleuren - de omstandigheid dat de vormgeving van de bouwsteen in
overwegende mate door het 'technische' effect van koppelingsmogelijkheden en
verwisselbaarheid is bepaald, niet wegneemt dat afwijkingen in het uiterlijk, met
betrekking tot de vormgeving, toch nog redelijkerwijs mogelijk zijn zonder dat de
bouwsteen als uitwisselbaar en (bij)passend onderdeel van het bouwsysteem niet
deugdelijk of bruikbaar zou zijn (rov. 4.3.10-4.3.23).(35)
4.17. In de onderhavige zaak Lego/Mega Brands was naar het oordeel van de
rechtbank(36) eveneens sprake van verwarringwekkende en nodeloze nabootsing, omdat
Mega Brands zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid voor een
andere maatvoering had kunnen en dus had moeten kiezen. Daartoe oordeelde de
rechtbank:
(i) de Lego-blokjes hebben onderscheidend vermogen, omdat zij qua uiterlijk eigen
unieke plaatsen in de Nederlandse markt van speelgoedbouwsystemen innemen (rov.
3.5);
(ii) de blokjes van Lego en van Mega Brands stemmen qua vorm, afmeting, constructie
en toepassing vrijwel geheel overeen en de verschillen zijn van ondergeschikt belang en
kunnen er niet aan afdoen dat de totaalindruk van de blokjes dezelfde is (rov. 3.6). Gelet
op de grote gelijkenis tussen de blokjes en de onderlinge uitwisselbaarheid ervan is bij
het gemiddelde publiek, dat de producten oppervlakkig waarneemt (ook na het moment
van aankoop), verwarring te duchten tussen de producten en omtrent de herkomst van
de blokjes;
(iii) het staat Mega Brands niet vrij de identieke maatvoering van Lego over te nemen en
Mega Brands had dan ook voor de maatvoering van de blokjes een andere keuze kunnen
maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar blokjes.
De maatvoering van de Lego- en de Duplo-blokjes is niet volledig technisch en
functioneel bepaald - hetgeen al blijkt doordat ze in verschillende maten op de markt
worden gebracht - terwijl de bouwblokjes van Mega Brands niet compatibel hoeven te
zijn met de Lego- en Duplo-bouwsystemen. Speelgoedbouwsystemen zijn even bruikbaar
en vervullen hun functie als speelgoed even goed als deze niet onderling uitwisselbaar
zijn (rov. 3.11);
(iv) de rechtbank verwierp het beroep op standaardisatie, omdat van een daaraan bij
afnemers bestaande behoefte niet is gebleken. De vorm van speelgoedbouwsteentjes
wordt niet gedicteerd door factoren van buitenaf, zoals bijvoorbeeld bij een
cassettebandje, zodat in zoverre geen norm op het gebied van speelgoedblokjes bestaat
en daarmee geen rechtvaardiging om een zelfde maatvoering te gebruiken. Een wens
van afnemers om tegen een lagere prijs producten met een bepaald uiterlijk af te nemen,
waarbij die niet afkomstig hoeven te zijn van de oorspronkelijke fabrikant, is geen
rechtvaardiging voor nabootsing van de Lego-blokjes (rov. 3.12).
4.18. Anders dan de rechtbank, zag het hof in het thans bestreden arrest wél een
rechtvaardiging voor de (verwarringwekkende) nabootsing door Mega Brands, die het hof
gelegen achtte in de volgende omstandigheden (rov. 4.15):
(i) Lego heeft in de afgelopen vijftig jaar in Nederland een grote markt gecreëerd voor
het door haar vervaardigde constructiespeelgoed, dat voor opeenvolgende generaties het
constructiespeelgoed bij uitstek is geworden;
(ii) de basiselementen van LEGO zijn terug te vinden in basisdozen, aanvulsets en
themadozen. Alle andere elementen laten zich daarmee combineren, waardoor de
435
speelmogelijkheden van de door Lego op de markt gebrachte dozen niet beperkt zijn tot
de inhoud van die dozen zelf. Met de onderling uitwisselbare onderdelen kunnen ook
buiten de grenzen van de afzonderlijke dozen bouwsels worden uitgevoerd; binnen het
product is de compatibiliteit een essentieel aspect;
(iii) door haar octrooi is Lego lange tijd in staat geweest concurrentie met hetzelfde
product te verhinderen. Hoewel er ook andere soorten constructiespeelgoed op de markt
zijn gebracht, hebben LEGO en DUPLO door het octrooi een unieke plaats op de
speelgoedmarkt weten te verwerven;
(iv) in die situatie - compatibiliteit is een essentieel onderdeel en LEGO is het
constructiespeelgoed bij uitstek - ligt het bepaald voor de hand dat potentiële kopers van
constructiespeelgoed zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan
nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied
van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het
speelgoed bestemd is er al meer van heeft;
(v) wanneer aldus bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek een
behoefte blijkt te bestaan aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met een bestaand en
wijdverbreid systeem, dan is nabootsing door een concurrent van die eigenschappen van
dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot
stand te brengen, niet onrechtmatig, ook niet indien die nabootsing leidt tot producten
die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het
bedoelde systeem;
(vi) de conclusie van een in opdracht van Mega Brands uitgevoerd marktonderzoek
bevestigt 's hofs veronderstelling (rov. 4.16);
(vii) daarom dient ervan uit gegaan te worden dat sprake is van een door potentiële
kopers gevoelde behoefte om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die naar
maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al in huis heeft, wat in de
praktijk van het Nederlandse huisgezin veelal LEGO en DUPLO is. Om aan die wens
tegemoet te komen, zal een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van
Lego en Duplo moeten aanpassen: nabootsen dus, wat in de bijzondere omstandigheden
van dit geval zijn rechtvaardiging vindt in de reële behoefte bij klanten aan
compatibiliteit. De nabootsing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van
de basiselementen van LEGO en DUPLO is noodzakelijk voor het tot stand brengen van
de compatibiliteit en de uitwisselbaarheid (rov. 4.19).
4.19. Als LEGO-liefhebber doet de uitspraak van het hof Gellaerts, de auteur van een aan
LEGO gewijd (IE-)boek, een beetje pijn(37), maar dat is, om met Visser te spreken, een
basisemotie: 'vernieuwen is goed, nabootsen is slecht'. Die emotie moet het afleggen
tegen de rationele overweging dat economisch gezien nabootsen juist goed is, omdat dat
leidt tot meer (prijs)concurrentie, meer variatie en misschien zelfs meer innovatie(38).
4.20. Lego heeft in de loop der tijd ook getracht haar blokjes als vormmerk te
beschermen(39). Die pogingen hebben in 2008 hun (voorlopig) Waterloo gevonden in
een arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van de EG. Het arrest van het GEA
bevestigde de weigering door het Europese merkenbureau (OHIM) van Lego's
vormmerkdepot voor het Legoblokje wegens (kort gezegd) technische bepaaldheid.(40),
(41)
5. De cassatieklachten
Onderdeel 1
5.1. Het eerste onderdeel is gericht tegen rov. 4.15 en klaagt dat, behoudens bijkomende
omstandigheden die niet zijn vastgesteld, het louter bestaan van een behoefte bij een
aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan compatibiliteit en
uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO als bestaande en wijdverbreide
speelgoedconstructiesystemen, rechtens niet, althans niet zonder meer een voldoende
rechtvaardiging kan opleveren voor een verwarringwekkende, slaafse nabootsing van die
bestaande systemen, gezien de in casu (veronderstellenderwijs) vaststaande
436
omstandigheden:
(1) het in hoge mate eigen gezicht van LEGO dankzij het uiterst succesvolle en eerder
deels door een octrooirecht beschermde speelgoedconstructiesysteem;
(2) het concrete verwarringsgevaar en serieuze afbreukrisico voor LEGO door de volstrekt
overeenstemmende totaalindruk van de blokjes van Mega Brands met die van Lego;
(3) het ontbreken van een door technische, functionaliteits- of andere objectieve
(standaardisatie-)eisen bepaalde noodzaak voor nabootsing van de vormgeving van
LEGO;
(4) het bestaan van vele constructiespeelgoedsystemen met een van LEGO en DUPLO
afwijkende vormgeving alsmede de kennelijke wens van Mega Brands om louter te
profiteren van het succes, de bekendheid en het marktaandeel van Lego.
Op grond van deze omstandigheden kan volgens het onderdeel niet gezegd worden dat
een rechtvaardiging bestaat voor de verwarringwekkende, slaafse nabootsing door Mega
Brands, mede omdat daarvoor in elk geval vereist is - hetgeen het hof niet heeft
vastgesteld - dat een andere constructieve en/of esthetische vormgeving van de door
Mega Brands op de markt te brengen blokjes daadwerkelijk afbreuk zou doen aan de
deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan.
5.2. Deze klacht kan m.i. niet slagen. Met zijn bestreden oordeel dat in de situatie,
waarin compatibiliteit een essentieel aspect is van het constructiespeelgoed en LEGO en
DUPLO op die markt een unieke plaats hebben verworven, het bepaald voor de hand ligt
dat potentiële afnemers zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan
nieuwe producten te koop is, maar ook door hetgeen zij op dat gebied al bezitten, heeft
het hof kennelijk aansluiting gezocht bij een zeer voor de hand liggende rationele, en
daarmee te honoreren, wens van afnemers ten aanzien van producten die naar hun aard
bestemd zijn om te worden gekoppeld en uitgewisseld. Uit de door het hof genoemde en
van belang zijnde omstandigheden volgt dat het constructiespeelgoed van Lego niet de
individuele basissteentjes betreft, maar een heel systeem, waardoor de
speelmogelijkheden eindeloos gevarieerd kunnen worden en buiten de afzonderlijke
dozen verschillende bouwsels kunnen worden ontworpen. Gelet op deze aard van dit
constructiespeelgoed, bestaande in de onderlinge uitwisselbaarheid van de
speelgoedsteentjes en de compatibiliteit binnen het product, in combinatie met de unieke
plaats van LEGO en DUPLO op de speelgoedmarkt, is het voor de deugdelijkheid en
bruikbaarheid van het door Mega Brands aangeboden speelgoed noodzakelijk dat haar
speelgoedsteentjes compatibel en uitwisselbaar zijn met die van Lego, waarvoor een
zelfde maatvoering en vormgeving geboden is. Deze oordelen van het hof getuigen niet
van een onjuiste rechtsopvatting en zijn niet onbegrijpelijk. Dat geldt ook voor 's hofs
overweging dat, nu LEGO voor opeenvolgende generaties het constructiespeelgoed bij
uitstek is geworden en het Nederlandse huisgezin in de praktijk daarom reeds veelal
LEGO- en DUPLO-steentjes in huis heeft, potentiële kopers van constructiespeelgoed
graag gelijk of passend materiaal bij hun verzameling willen bijkopen. Dat het hierbij zou
gaan om een subjectieve wens van een deel van het daarvoor in aanmerking komende
publiek, doet daaraan niet af, nu het hof die wens klaarblijkelijk - zonder miskenning van
een rechtsregel en alleszins begrijpelijk - als een rationele en daarmee te honoreren
wens vanuit een voldoende relevant deel van het publiek heeft beschouwd.
5.3. Dat een product 'klakkeloos' mag worden nagebootst als maar genoeg afnemers een
compatibele en uitwisselbare aanvulling op hun exemplaren wensen, acht Lego te meer
onwenselijk omdat die wens neerkomt op 'hetzelfde speelgoed, maar dan goedkoper' en
een succesvolle aanbieder zo 'het slachtoffer wordt van zijn eigen succes'.(42) Met
betrekking tot de lagere prijs stelt Lego dat de consument doorgaans alle producten wel
voor een lagere prijs aangeboden willen krijgen en dat indien die algemene
consumentenwens wordt aanvaard als een rechtvaardiging voor nodeloos
verwarringwekkend nabootsen, het leerstuk van de slaafse nabootsing een lege huls
wordt.
Met dit betoog verliest Lego uit het oog dat het leerstuk van de slaafse nabootsing niet
bedoeld is om een quasi-intellectueel-eigendomsrechtelijk monopolie te verschaffen en
437
integendeel een beperking vormt van het mededingingsrechtelijk uitgangspunt waarin
vrije concurrentie centraal staat, en waarbij de concurrent aan zijn product een zo groot
mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid mag geven en dat voor een concurrerende
prijs mag aanbieden. Aan het nog steeds(43) vigerende stelsel van concurrentievrijheid
ligt juist ten grondslag de te honoreren behoefte van de consument aan een qua kwaliteit
gelijk (liever beter, of desnoods iets minder) product voor een (liefst) lagere prijs. Die
wens is dus per definitie legitiem, en het inspelen op die wens door concurrenten is dus
evenzeer per definitie legitiem. Die vrijheid is - zoals wij zagen - in de rechtspraak van de
Hoge Raad weliswaar begrensd voor gevallen waarin - door de gelijkenis - nodeloos
verwarring wordt gewekt, maar wij zagen reeds dat de Hoge Raad vervolgens aanvaard
heeft dat (rationele) standaardisatiewensen van het publiek op hun beurt dat
verwarringsgevaar kunnen rechtvaardigen.
Inherent aan deze rechtsopvatting is uiteraard dat juist succesvolle producten voor
nabootsing in aanmerking kunnen komen(44) (zoals bijv. de klerenhangers van Tomado
of het constructiespeelgoed van Lego). Aldus kon het hof rechtens juist en alleszins
begrijpelijk oordelen dat het Mega Brands vrijstaat om aan te sluiten op het door Lego
vervaardigde constructiespeelgoed en voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar
product bouwsteentjes op de markt te brengen die compatibel en uitwisselbaar zijn met
de steentjes die veel potentiële afnemers al in huis hebben, waarmee Mega Brands een
rationele en daarmee rechtens te rechtvaardigen consumentenwens invult.
5.4. De vier door het onderdeel aangevoerde 'omstandigheden' kunnen hieraan niet
afdoen. Op zichzelf dienen de onder (1) en (2) genoemde omstandigheden van een
'eigen gezicht' en (potentieel) 'verwarringsgevaar' aanwezig te zijn om überhaupt
bescherming tegen slaafse (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te kunnen
inroepen. Het hof kon evenwel, zonder schending van een rechtsregel, de kernvraag in
dit geschil - of Mega Brands zich bij het op de markt brengen van Mega Brands MINI en
MICRO schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing ten opzichte van DUPLO en LEGO
(rov. 4.12) - terugbrengen tot een andere schakel in de (redenerings-)ketting die vereist
is om onrechtmatigheid aan te nemen, nl. de vraag of - indien gesproken dient te worden
van verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands (rov. 4.14) - daarvoor een
rechtvaardiging bestaat. Door zijn oordeel daarop te concentreren, heeft het hof de twee
genoemde omstandigheden impliciet - bij wijze van hypothetisch uitgangspunt - in zijn
beoordeling betrokken. Onder de van belang zijnde omstandigheden heeft het hof
overigens expliciet de unieke plaats van LEGO en DUPLO op de speelgoedmarkt
benadrukt, wat voor het hof evenwel te meer een reden is om een bestaande behoefte
aan het door Mega Brands in de handel gebrachte speelgoed aan te nemen. Met
betrekking tot het verwarringsgevaar overweegt het hof aan het slot van rov. 4.15 dat de
nabootsing in dit geval ook niet onrechtmatig is, indien die nabootsing verwarringsgevaar
met elementen van het nagebootste systeem oplevert.
5.5. Met de onder (3) genoemde omstandigheid miskent het onderdeel dat juist de
behoefte aan uitwisselbaarheid met een bestaand en wijdverbreid succesvol product, dat
uit verschillende, onderling uitwisselbare onderdelen bestaat, een rechtvaardiging kan
vormen voor het gedetailleerd (slaafs) nabootsen van een product. Omdat die maximale
uitwisselbaarheid de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product mede bepaalt, ligt
daarin een noodzaak om die eigenschappen die de compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot
stand brengen, na te bootsen, wat aldus een rechtvaardigingsgrond kan vormen voor
deze nabootsing. De omstandigheid dat er vele andere constructiespeelgoedsystemen op
de markt worden verhandeld (de onder (4) genoemde omstandigheid), is door het hof
evenzeer onderkend in zijn bestreden rov. 4.15, en kan aan de juistheid van zijn oordeel
niet afdoen, omdat voor de behoefte aan standaardisatie als rechtvaardigingsgrond
voldoende is dat een deel van de afnemers die behoefte heeft, ook al zou voor afwijkende
modellen (of in dit geval: andere constructiespeelgoedsystemen met een van LEGO en
DUPLO afwijkende maatvoering en vormgeving) nog een markt bestaan. Voldoende is dat
de nabootsende concurrent, Mega Brands, een redelijk belang heeft bij het vervaardigen
van met Lego en Duplo compatibele en uitwisselbare steentjes, gegeven de genoemde
438
behoefte bij (een deel van) het publiek(45).
Onderdeel 2
5.6. Onderdeel 2.1 klaagt dat het hof op de in onderdeel 1 aangevoerde gronden niet op
basis van de loutere behoefte van potentiële kopers van bouwsteentjes om bij verdere
aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de
steentjes die men al bezit, mocht oordelen dat dit in de gegeven omstandigheden van het
geval, waaronder in het bijzonder het bestaan van (vele) andersoortige
speelgoedconstructiesystemen, reeds een voldoende rechtvaardiging oplevert voor de
slaafse, verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands van de maatvoering en het
uiterlijk van het bestaande succesvolle en daardoor wijdverbreide DUPLO en LEGO.
Dit onderdeel 2.1 bouwt geheel voort op onderdeel 1, en deelt het lot daarvan.
5.7. Onderdeel 2.2 keert zich tegen de door het hof vooropgestelde veronderstelling in
rov. 4.15 dat het, vanwege de voor de speelmogelijkheden met LEGO en DUPLO
essentiële compatibiliteit, bepaald voor de hand ligt dat potentiële kopers zich niet alleen
laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook
door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten
dat het kind waarvoor het is bestemd er al meer van heeft.
Geklaagd wordt, vooreerst, dat het hof in zijn veronderstelling ten onrechte niet, althans
niet kenbaar, voor de aankoop of behoefte van de potentiële kopers invloedrijke factoren
als onder meer prijs, merk(trouw) en kwaliteit heeft verdisconteerd.
5.8. Deze klacht gaat uit van een vérgezochte, en daarmee onjuiste lezing van rov. 4.15.
De veronderstelling van het hof 'dat potentiële kopers van constructiespeelgoed zich bij
hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt
aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis
hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft'
sluit immers allerminst uit dat potentiële kopers zich óók kunnen en veelal zullen laten
leiden door factoren als prijs, merk(trouw) en kwaliteit. Het hof merkt klaarblijkelijk de
factor van het 'al in huis hebben' of 'er al meer van hebben' als een eveneens - in
verband met compatibiliteit/uitwisselbaarheid - voor potentiële kopers richtinggevende
factor aan.
Anders dan de s.t. onder 5.12 wil doen geloven, betekent de door het onderdeel
bestreden veronderstelling van het hof dat een consumentenbehoefte bestaat aan met
het bestaande en wijdverbreide constructiespeelgoedsysteem van Lego compatibele en
uitwisselbare speelgoedsteentjes niet slechts 'hetzelfde speelgoed, maar dan goedkoper'.
's Hofs veronderstelling houdt in dat potentiële kopers van constructiespeelgoed in het
kader van een eerlijke mededinging bij hun aankoop een keuze hebben uit verschillende
aanbieders van constructiespeelgoed, waarbij voor de kopers een factor van belang is dat
de aan te kopen speelgoedsteentjes compatibel/uitwisselbaar zijn met de veelal in huis
voorhanden bouwsteentjes. Andere, ook belangrijke factoren voor consumenten blijven,
naast de prijs, uiteraard de (van Lego goed bekende!) kwaliteit, en daarom - of ook los
daarvan - de merktrouw aan het bekende woordmerk LEGO. Ook nog andere factoren,
zoals de aantrekkelijkheid van de verpakking, of de voorradigheid of leveringssnelheid
kunnen een rol spelen bij de keuze van het kopende publiek. Deze overige factoren
behoefde het hof niet uitdrukkelijk in zijn oordeel te betrekken, niet alleen omdat zij van
zelf spreken, maar ook omdat de kernvraag die partijen verdeeld houdt, beperkt is tot de
vraag of voor de (veronderstellenderwijs aangenomen) verwarringwekkende, slaafse
nabootsing door Mega Brands een rechtvaardiging bestaat, die is gelegen in de behoefte
van het daarvoor in aanmerking komende publiek aan standaardisatie van de
speelgoedsteentjes, zodat die compatibel/uitwisselbaar zijn met de speelgoedsteentjes
die dat publiek veelal reeds in huis heeft.
5.9. Onderdeel 2.2 bevat vervolgens de klacht dat het hof zich geen of onvoldoende
rekenschap ervan heeft gegeven dat een behoefte aan compatibiliteit nog geen behoefte
aan uitwisselbaarheid betekent.
439
Het onderdeel geeft niet aan wat het zélf bedoeld met 'compatibiliteit' enerzijds, en
'uitwisselbaarheid' anderzijds. De s.t. (onder 5.11) doet dat wél: bij compatibiliteit zou
het gaan om 'must fit' en bij uitwisselbaarheid om 'must match'. Hierboven, in nr. 4.12,
is aan de hand van het voorbeeld van de autodeur uiteengezet wat de
modellenrechtelijke literatuur onder dat onderscheid verstaat: een vervangende deur
voor een auto van een bepaald type moet om technische redenen uiteraard passen
('must fit'), en dient bij 'must match' ook dezelfde rondingen of welvingen en dezelfde
kleur te hebben.
De s.t. verstaat onder 'uitwisselbaarheid' (of 'must match'): 'vormgelijkheid'. Aldus
gelezen faalt de klacht, nu het hof in rov. 4.15 met 'uitwisselbaarheid' (naast
'compatibiliteit') klaarblijkelijk (in ieder geval(46)) het oog gehad heeft op: aanwezigheid
van (i) een compatibel klemsysteem, én (ii) een zodanige overeenstemming van
standaardafmetingen dat de elementen niet slechts klemmen, maar ook optimaal
klemmen en op of naast elkaar passen, en dus niet bijv. (door van de standaardmaten
afwijkende hoogte- of breedte- of lengteverschillen bij de bouwelementen) horizontale of
verticale naden in het bouwwerk vertonen. Díe vorm van compatibiliteit (die mede de
stabiliteit van het constructieresultaat betreft) valt zonder twijfel onder legitieme
standaardisatiewensen(47).
5.10. Onderdeel 2.2 klaagt ten slotte dat het hof zijn veronderstelling ten onrechte
uitsluitend heeft getoetst aan het door Mega Brands overgelegde rapport van het
marktonderzoek(48), waarvan algemeen bekend is dat de resultaten sterk beïnvloedbaar
zijn door de opzet en uitvoering ervan. Deze laatste (deel)klacht klemt volgens het
onderdeel te meer, nu Mega Brands dit rapport pas aan het einde van een ruim vier jaar
durende procedure heeft overgelegd, waardoor Lego in de korte resterende tijd van de
procedure uitsluitend nog met een methodologisch argument kon reageren zonder dat zij
de conclusies van dat onderzoek kon verifiëren of anderszins inhoudelijk kon bestrijden.
Ik lees in het onderdeel geen - zelfstandige - klacht over een te laat zijn van het 'formeel
laatste' tijdstip (volgens Lego: 'onnodig pas (exact) twee weken voor appelpleidooi')
waarop Mega Brands het onderzoeksrapport heeft overgelegd. Het onderdeel gewaagt
niet van een zodanig (uiterlijk) ter zitting van het hof gemaakt (formeel) bezwaar, en
klaagt evenmin over een miskenning door het hof van een plicht tot ambtshalve
bewaking(49) van de belangen van Lego. Het onderdeel geeft ook niet aan dat Lego de
deskundigheid van de partijdeskundige ([A]) betwist zou hebben.
Het hof kon zich in zoverre dus van het rapport van [A] bedienen(50). Daarbij dient te
gelden dat het oordeel van de rechter over rechterlijke waardering van een bewijsmiddel
als het onderhavige van feitelijke aard is, zodat het niet op juistheid kan worden
beoordeeld, maar slechts op (on)begrijpelijkheid.
De klachten tegen de wijze waarop het hof zich (mede) heeft gebaseerd op het rapport
van [A], zijn onderwerp van het volgende onderdeel.
5.11. In onderdeel 2.3 wordt geklaagd dat 's hofs verwerping in rov. 4.18 van Lego's
verweer tegen het door Mega Brands overgelegde onderzoek rechtens onjuist,
onbegrijpelijk en ontoereikend gemotiveerd is. Het methodologische verweer van Lego
hield in (i) dat in het onderzoek ten onrechte geen onderscheid is gemaakt tussen
'prospects' die uitsluitend het constructiespeelgoed van Lego willen kopen en 'prospects'
die dergelijk speelgoed (misschien) willen kopen, ongeacht het merk, en dat (dus) niet is
uitgesloten dat de meerderheid in de steekproef uit mensen heeft bestaan die
(misschien) wel van plan zijn om binnenkort bouwsteentjes te kopen, maar alleen als het
échte Lego is, in welk geval het evident is dat die mensen vinden dat de steentjes die ze
zullen kopen compatibel moeten zijn met (en er hetzelfde uitzien als) Lego.(51)
Daarnaast hield het methodologische verweer van Lego in (ii) dat de vragen in het
onderzoek ten onrechte het Lego-steentje tot uitgangspunt nemen, het enige steentje
met het Lego-uiterlijk dat het Nederlandse publiek kent, en dat de consument ten
onrechte niet is gevraagd of hij het erg zou vinden met een bouwsteentje te spelen dat
andersoortig is dan het Lego-systeem.(52)
Daarop voortbouwend betoogt onderdeel 2.4 dat Lego's verweer onder (ii) alleszins
440
relevant is, omdat het onderzoek door zijn opzet geen antwoord gaf op de - voor het
kunnen aannemen van een behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid - essentiële
vraag of de consument daadwerkelijk een andersoortig speelgoedconstructiesysteem zou
afwijzen. Ook het verweer onder (i) is alleszins relevant, terwijl niet blijkt dat het hof op
deze stelling acht heeft geslagen.
5.12. Zoals gezegd is de waardering van het onderzoek, waarvan de conclusie naar 's
hofs oordeel zijn veronderstelling bevestigt, van feitelijke aard en daarom voorbehouden
aan het hof als feitenrechter. De (deel)klacht van onderdeel 2.2, dat het hof ten onrechte
uitsluitend heeft getoetst aan het door Mega Brands in het geding gebrachte
marktonderzoek, stuit reeds hierop af. Lego's klacht dat Mega Brands voor dit onderzoek
eerder ampel gelegenheid heeft gehad en dit het eerste consumentenonderzoek is in de
ruim vier jaar lange procedure, is omkeerbaar: het mag opmerkelijk heten dat Lego niet
met zelf geëntameerd onderzoek is gekomen, gezien de vele procedures die zij in tal van
landen voert en 'ook omdat het procestechnisch voor rechters eenvoudiger is om
marktonderzoeken tegen elkaar weg te strepen of daar een middenweg in te
zoeken.'(53) Weliswaar was het, gelet op eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad(54),
aan Mega Brands, die een beroep doet op standaardisatiewensen, te bewijzen dat er die
behoefte ook bestaat, maar Lego had net zo goed onderzoek kunnen laten uitvoeren.
Niet gesteld of gebleken is voorts dat Lego na de confrontatie met het door Mega Brands
verrichte marktonderzoek uitdrukkelijk tegenbewijs heeft aangeboden door middel van
een eigen onderzoek. Lego heeft er voor gekozen slechts methodologische bezwaren
tegen het rapport aan te voeren, die het hof niet hebben kunnen overtuigen. Het oordeel
van het hof acht ik niet onbegrijpelijk.
5.13. De deelklacht dat het hof geen acht heeft geslagen op het onder (i) bedoelde
verweer (onderdeel 2.4), mist overigens feitelijke grondslag. Anders dan het onderdeel
stelt, heeft het hof in rov. 4.17 niet alleen naar de vindplaats van dit verweer verwezen
(pleitnota punt 40), maar dit verweer ook uitdrukkelijk weergegeven.
De verwerping van dat verweer (als onvoldoende gemotiveerd, rov. 4.18) acht ik, als
gezegd, niet onbegrijpelijk. Ook al zou het zo zijn dat een (volgens [B] in het onderzoek
ten onrechte niet onderscheiden) groep (mogelijk zelfs meerderheidsgroep van de
ondervraagde consumenten) alleen maar bouwsteentjes zouden willen kopen indien het
échte Lego was, dan nog is niet onbegrijpelijk dat het hof daarmee niet weerlegd achtte
dat er een voldoende grote groep andere potentiële kopers uit de steekproef overbleef
die de compatibiliteitsbehoefte kon bevestigen.
5.14. Ook 's hofs verwerping van het onder (ii) weergegeven verweer is niet
onbegrijpelijk. Dat verweer hield in dat de vragen in het onderzoek ten onrechte het
Lego-steentje tot uitgangspunt nemen en dat de consument ten onrechte niet de vraag is
gesteld of hij het erg zou vinden met een bouwsysteem te spelen dat andersoortig is dan
het Lego-systeem. Door deze vraagstelling heeft de consument, aldus het onderdeel,
geen antwoord kunnen geven op de vraag of hij daadwerkelijk een andersoortig
speelgoedsysteem zou afwijzen.
Ik merk over deze klacht nog het volgende op. Blijkens het marktonderzoek is onder
meer onderzoek gedaan naar '(II) De bij potentiële kopers van steentjes eventueel
bestaande wens ten aanzien van compatibiliteit met de legosteentjes die zij reeds in hun
bezit hebben'. Met betrekking tot de uitdrukkelijk genoemde Lego-steentjes verwijst het
onderzoek naar een voetnoot, waarin staat: 'Nu in Nederland tot op heden alleen
steentjes afkomstig van Lego (LEGO/DUPLO) zijn verkocht mag aangenomen worden dat
de antwoorden op die blokjes betrekking hebben.' In zijn arrest heeft ook het hof - in
cassatie onbestreden - het onderscheidend vermogen en de unieke plaats van Lego in de
(speelgoed)markt vooropgesteld. Onder de omstandigheden die volgens het hof de
verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands kunnen rechtvaardigen, noemt het
hof in de eerste plaats de grote markt die Lego in de afgelopen vijftig jaar in Nederland
heeft gecreëerd voor het door haar vervaardigde speelgoed. Het hof overweegt
vervolgens dat Lego voor opeenvolgende generaties het constructiespeelgoed bij uitstek
441
is geworden en dat zij met haar octrooi lange tijd in staat is geweest de concurrentie met
hetzelfde product te verhinderen. Door deze omstandigheden (naast de kenmerken van
het constructiespeelgoed van Lego, zoals de compatibiliteit binnen het product en de
onderlinge uitwisselbaarheid met allerlei andere elementen) is de situatie ontstaan dat
Lego en Duplo op de speelgoedmarkt een unieke plaats hebben verworven. Gezien deze
omstandigheden verbaast het niet dat het marktonderzoek van Mega Brands, mede gelet
op de toelichting in de eerste voetnoot, het Lego-steentje tot uitgangspunt neemt, nu dat
steentje, zoals Lego in haar klacht opmerkt, 'het enige steentje (is) dat het Nederlandse
publiek kent'. De omstandigheid dat er ook andere soorten constructiespeelgoed op de
markt worden verhandeld, zoals het hof in rov. 4.15 onderkent, doet gelet op de unieke
plaats van Lego hieraan niet af. Immers, 's hofs reeds besproken veronderstelling is dat
in die situatie, waarin Lego een unieke plaats heeft, potentiële kopers zich niet alleen
laten leiden door hetgeen aan nieuwe en andersoortige speelgoedconstructiesystemen te
koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op dat gebied reeds in huis hebben
of het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft en dat is, zoals het hof in rov.
4.19 opmerkt, in de praktijk van het Nederlandse huisgezin in veel gevallen: LEGO en
DUPLO. Daarom is het niet onbegrijpelijk dat het onderzoek zich niet richtte op
andersoortig constructiespeelgoed, maar zich concentreerde op de vraag of potentiële
kopers behoefte hebben aan steentjes die passen op en hetzelfde uiterlijk hebben als de
speelgoedsteentjes die ze al in huis hebben, met inachtneming van de omstandigheid dat
voor een rechtvaardiging de wens van slechts een deel van de markt voldoende is.
Onderdeel 3
5.15. Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof in rov. 4.15-4.19 heeft miskend dat, ook al
bestaat een (rechtens relevante) behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid als
zodanig van het door Mega Brands aangeboden constructiespeelgoed met LEGO en
DUPLO, verwarringwekkende, slaafse nabootsing slechts gerechtvaardigd is, indien en
voor zover dit voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijk is, en dat de
nabootser in elk geval, zonder dat dit ten koste gaat van de compatibiliteit en
uitwisselbaarheid, gehouden is om afwijkingen in (esthetische) vormgeving aan te
brengen ter voorkoming van verwarringsgevaar.
In onderdeel 3.2 wordt geklaagd dat het hof zijn oordeel dat er ook een (reële) behoefte
bestaat aan identiteit, niet alleen qua maatvoering, maar ook qua uiterlijk (overige
vormaspecten) ontoereikend heeft gemotiveerd in het licht van Lego's stellingen.(55) Die
stellingen houden in dat ook binnen de voor compatibiliteit en uitwisselbaarheid als
zodanig noodzakelijke maatvoering en vormaspecten wel degelijk afwijkingen qua
uiterlijk mogelijk en dus geboden zijn, onder meer door variaties aan te brengen in de
vorm, hoogte en oppervlak van de noppen, de materiaalkeuze, markeringen/gaten in de
steentjes en andere duidelijk waarneembare afwijkingen. Gelet op deze stellingen kon
het hof niet, althans niet zonder nadere motivering, uitsluitend op grond van de
conclusies van het onderzoek van Mega Brands oordelen dat er een zodanige behoefte is
bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan algehele identiteit
van speelgoedconstructiesystemen met Lego en Duplo, dat Mega Brands met haar
verwarringwekkende producten niet onrechtmatig handelt jegens Lego.
5.16. Zoals hiervoor uiteengezet is, brengen de binnen het speelgoedconstructiesysteem
van Lego essentiële compatibiliteit enerzijds en de unieke plaats die Lego in de markt
heeft weten te verwerven anderzijds mee dat een reële en rechtens te honoreren
behoefte bestaat aan (alternatieve) speelgoedbouwsteentjes die compatibel en
uitwisselbaar zijn met het bestaande en wijdverbreide speelgoedconstructiesysteem van
Lego. 's Hofs oordeel dat sprake is van een door potentiële kopers gevoelde behoefte om
bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die qua maatvoering en uiterlijk passen
op/bij de reeds in bezit zijnde steentjes van Lego, gaat dan ook niet uit van een onjuiste
rechtopvatting en is een begrijpelijke redenering.
5.17. Dat betekent volgens Lego's onderdeel 3 echter nog niet dat de speelgoedsteentjes
ook qua verdere vormgeving en uiterlijk identiek moeten zijn.
442
5.18. Dat de steentjes (technisch) bij en op elkaar moeten passen qua koppeling en qua
maatvoering uitwisselbaar moeten zijn (vgl. nr. 5.16), betekent inderdaad nog niet
zonder meer dat de vormgeving van de steentjes in (alle) verdere opzichten op elkaar
zou moeten aansluiten.(56) In de formulering van het onderdeel gaat Lego evenwel ten
onrechte voorbij aan de in de jurisprudentie van de Hoge Raad neergelegde norm dat de
verplichting om af te wijken betrekking heeft op het doen van wat redelijkerwijs, zonder
afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en
nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor
verwarring ontstaat(57).
Aansluitend op de 'must-fit' en 'must match'-criteria stellen onderdeel 3 en het antwoord
daarop van Mega Brands (in vervolg op dergelijke debatten in de feitelijke instanties) de
vraag aan de orde of naast de deugdelijkheid en bruikbaarheid in technisch/functionele
en daarmee verband houdende economische zin ook betekenis kan toekomen aan de
deugdelijkheid en bruikbaarheid in esthetisch en daarmee verband houdend economisch
opzicht. Mega Brands stelt in dit verband dat het succes van een uit additionele
onderdelen bestaand product ook wordt bepaald door de visuele compatibiliteit.
Toegepast op het constructiesysteem van Lego: de (nagebootste) speelgoedsteentjes zijn
(pas) optimaal als de steentjes (van concurrerende producenten) visueel van elkaar niet
te onderscheiden zijn. De steentjes moeten immers gebruikt kunnen worden in het
(Lego)- systeem zonder afwijkingen in het visuele aspect van het resultaat van het
gebruik ervan, in de vervaardigde bouwwerken. Een muur in het te vervaardigen
bouwwerk moet op een echte muur lijken en een eenheid vormen met de overige (van
andere producenten afkomstige) gebruikte bouwsteentjes in die muur. Een uit
speelgoedsteentjes met een verschillend uiterlijk opgebouwde muur is volgens Mega
Brands niet natuurgetrouw en 'werkt niet'(58).
5.19. Het hier besproken onderdeel 3 gaat ervan uit dat ten aanzien van
(i)(59) de materiaalkeuze,
(ii) de vorm, de hoogte en het oppervlak van de noppen (niet langer, in onderdeel 3: de
steentjes zelf),
(iii) markeringen/gaten in de steentjes, en
(iv) 'andere duidelijk waarneembare afwijkingen'
verschillen mogelijk zijn, die (A) verwarringsgevaar kunnen wegnemen of doen afnemen,
en die (B) aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet afdoen, ook niet vanuit een
gezichtspunt van standaardiseringwensen.
5.20. De vooreerst rijzende vraag is of - zoals Mega Brands in haar s.t. in wezen bepleit -
aangenomen moet of mag worden dat het hof in (met name) rov. 4.19 de hier bedoelde
stellingen van Lego kennelijk verworpen heeft, daarbij niet uitgegaan is van een onjuiste
rechtsopvatting, en dat dit zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk is.
5.21. Ik denk dat daarbij onderscheid gemaakt moet worden.
Ik zou menen dat een verwerping door het hof ten aanzien van (i) de materiaalkeuze aan
de in 5.20 bedoelde toets voldoet. Het middel maakt van zijn kant onvoldoende duidelijk
dat (gesteld is dat) en waarom de keuze voor een ander materiaal verwarring zou
wegnemen; en evenmin dat als dat laatste wél zou opgaan, (gesteld is dat) de keuze
voor een ander materiaal niet aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid zou afdoen.
5.22. Vervolgens zou ik menen dat een verwerping door het hof ten aanzien van (ii) de
vorm, de hoogte en het oppervlak van (ook) de noppen van de steentjes eveneens
besloten ligt in 's hofs oordeel (vgl. rov. 4.19 over het naar maatvoering passen op/bij de
steentjes die met al bezit). Het middel van zijn kant maakt ook hier onvoldoende
duidelijk dat (gesteld is dat) afwijkingen op deze (qua waarneming subtiele) punten
verwarring zou wegnemen; en evenmin als dat laatste wél zou kunnen, dat de keuze
voor een iets andere vorm, hoogte of oppervlak van de noppen niet aan de
deugdelijkheid en bruikbaarheid zou afdoen.
443
5.23. Ten aanzien van (iii) markeringen/gaten in de steentjes kan ik een voldoende
gemotiveerde verwerping niet in 's hofs arrest besloten zien liggen; niet in de
deeloverweging van rov. 4.19 dat 'een producent zijn producten aan [het] uiterlijk van
Lego en Duplo [zal] moeten aanpassen', noch in de deeloverweging waarmee rov. 4.19
besluit (noodzaak tot nabootsing ook ten aanzien van 'overige vormaspecten' is
'genoegzaam komen vast te staan').
5.24. Wat betreft (iv) 'andere duidelijk waarneembare afwijkingen' voldoet de klacht m.i.
niet aan de ingevolge art. 407, lid 2 Rv te stellen eisen, nu enige nadere specificatie
ontbreekt. In de processtukken, waarnaar het onderdeel verwijst, tref ik die ook niet aan.
5.25. Ten aanzien van het in nr. 5.23 genoemde punt van (iii) markeringen/gaten in de
steentjes, zou - tot zover - dus vernietiging en verwijzing dienen te volgen. Of zulks
inderdaad geboden is, kan mede afhangen van enige hieronder neergelegde
gezichtspunten. In geval van vernietiging en verwijzing kunnen zulke gezichtpunten
wellicht nuttig blijken in de procedure na verwijzing, waarin ook Mega Brands' in nr. 5.18
kort gereleveerde principiële verweer allicht weer aan de orde zal zijn.
5.26.1. G.J. Wiarda heeft in hoofdstuk 12 van zijn befaamde monografie Drie typen van
rechtsvinding(60) de zo genoemde 'vergelijkingsmethode' beschreven, en hij heeft die
toegelicht aan de hand van nu juist het eerste slaafse-nabootsings-arrest van de Hoge
Raad, het hiervoor al ter sprake gekomen Hyster Karry Krane-arrest. Ik citeer een
passage uit het boekje, omdat die bij de in middel 3 aangesneden kwestie wellicht ook
weer behulpzaam zou kunnen zijn. Ik ontleen aan de pp. 108-110:
'Als voorbeeld noem ik het geval van 'Hyster Karry Krane', beslist bij het arrest van de
Hoge Raad van 26 juni 1951, NJ 1954, 90, waarin het ging om de vraag in hoever de
navolging van industriële producten waarvoor geen octrooibescherming geldt, rechtmatig
is. De Hyster Company, een Amerikaanse vennootschap, welke een mobiele hijskraan
had ontworpen en vervaardigd en hier te lande in de handel bracht, beklaagde zich
erover dat een Nederlandse vennootschap die hijskraan vrijwel volkomen had nagebootst
en, door die in de handel te brengen, onrechtmatig voordeel trok van de inspanning die
Hyster zich voor het ontwerpen en construeren van haar kraan had getroost en van de
door Hyster met haar product verworven goede reputatie. Waar in het onderhavige geval
vaststond dat van inbreuk op enig octrooi of auteursrecht geen sprake was - recht op
modellenbescherming bestond destijds nog niet - beschikte de rechter voor de vraag of
een dergelijke, als 'slaafs' gekwalificeerde navolging geoorloofd was, over geen andere
maatstaven dan de in het toenmalige artikel 1401 BW geïmpliceerde normen van de in
het maatschappelijk verkeer tegenover eens anders persoon of goed betamende
zorgvuldigheid.
In zijn beslissing ging de Hoge Raad uit van het beginsel dat het in het algemeen aan een
ieder moet vrijstaan om aan zijn producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en
bruikbaarheid te geven voorzover hij daarbij geen inbreuk maakt op de rechten die
anderen ter bescherming van hun producten aan Octrooiwet of Auteurswet ontlenen. Op
de grondslag van dit beginsel werden vervolgens drie verschillende situaties beoordeeld
die zich in een dergelijk geval kunnen voordoen: in de eerste plaats die waarin de
nabootsing alleen betrekking heeft op eigenschappen die bestemd en geschikt zijn om de
deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product te bevorderen, terwijl door die
nabootsing overigens geen verwarring hij het kopend publiek kan ontstaan: in de tweede
plaats dezelfde situatie waarbij ten gevolge van een nabootsing tussen het eigen product
en dat van de concurrent wél verwarring kan ontstaan: en in de derde plaats de situatie
waarin de nabootsing verder gaat dan voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het
product noodzakelijk is en elementen betreft ten aanzien waarvan de nabootser
evengoed een andere weg had kunnen inslaan, terwijl hij door dit na te laten verwarring
sticht.
Van de genoemde situaties kan men zeggen, dat, wanneer men uitgaat van het door de
444
Hoge Raad voorop gestelde beginsel dat het in het algemeen aan een ieder moet vrij
staan om aan zijn producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te
geven, tegen de eerst veronderstelde situatie weinig is in te brengen, terwijl de derde
een evident onbehoorlijk gedrag veronderstelt: nl. het zonder enig in redelijkheid te
respecteren belang profiteren van de inspanning van de concurrent en daarbij te zijnen
nadele verwarring stichten hij het publiek. De in de tweede plaats genoemde situatie,
waarin als gevolg van de nabootsing, eveneens verwarringsgevaar aanwezig is, doch
waarin die nabootsing een overigens als redelijk te beschouwen belang dient, is minder
evident en kan daardoor meer twijfel wekken. Men kan zich, om tot een beslissing te
komen, oriënteren zowel op de naastgelegen evident rechtmatige, als op de naastgelegen
evident onrechtmatige situatie; men kan met andere woorden zeggen: ook hier gaat de
nabootsing niet verder dan nodig is om aan het product een zo groot mogelijke
deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, hetgeen een ieder in beginsel moet vrij staan;
maar eveneens is vol te houden: ook hier wordt zowel geprofiteerd als verwarring
gesticht. De Hoge Raad koos voor de eerste oplossing en legde aldus de grens tussen de
rechtmatige en de onrechtmatige nabootsing tussen de hierboven in de tweede en derde
plaats genoemde situaties.[..]
Het geval van de 'Hyster Karry Krane' is een voorbeeld van een uitspraak waarin uit de
motivering valt af te leiden dat de rechter om tot zijn beslissing te komen volgens de
hierboven aanbevolen vergelijkingsmethode te werk is gegaan. Veel talrijker blijven de
gevallen waarin weliswaar kan worden aangenomen dat hij dit ook heeft gedaan, doch
waarin de gang van zijn redenering niet met zoveel woorden in de motivering van zijn
uitspraak tot uitdrukking is gebracht.'
5.26.2. Het lijdt m.i. geen twijfel dat de Hoge Raad zich ook in de klerenhanger-zaak -
dáár impliciet - van de vergelijkingsmethode heeft bediend. Daar zal dan vergeleken zijn
met enerzijds de categorie van het (inmiddels) evident rechtmatig nabootsen van voor de
strikt technische deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijke factoren, ondanks
verwarringsgevaar, en anderzijds een (nog steeds) evident onrechtmatig nabootsen bij
een 'zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren van de inspanning van
de concurrent en daarbij te zijnen nadele verwarring stichten hij het publiek'. Bij het in
de klerenhanger-zaak berechte tussengeval - het geval waarin er technisch even goed
bruikbare andere klerenhangers bestonden, en de bruikbaarheid van het met de Tomado-
klerenhanger aansluitende product voor een belangrijk deel werd bepaald teneinde
tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van
het uiterlijk of eigenschappen van het product, daaronder begrepen de wensen die
verband houden met de behoefte aan standaardisatie - koos de Hoge Raad voor
aansluiting bij de categorie van de technische noodzaak, en niet bij de categorie van
'zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren...'.
5.26.3. Het komt mij voor dat de door middel 3 aan de orde gestelde kwestie aanleiding
kan geven tot nadere rechtsverfijning door de Hoge Raad, waarbij de door Wiarda
bedoelde vergelijkingsmethode wederom dienstbaar kan zijn.
Thans gaat de vergelijking tussen enerzijds de categorie van het (inmiddels) evident
rechtmatig nabootsen van het uiterlijk of de eigenschappen van het product in geval de
bruikbaarheid van een product voor een belangrijk deel wordt bepaald door de wensen
(daaronder begrepen standaardisatiewensen) en behoeften van degenen voor wie het
bestemd is, en anderzijds (nog steeds) de categorie van 'zonder enig in redelijkheid te
respecteren belang profiteren...'.
5.26.4. In de door Wiarda geschetste denkwijze is er dan aanleiding voor nadere
oriëntatie op 'imaginaire buurgevallen'. Nu het gaat om de vraag of de op zichzelf door
standaardisatiewensen gelegitimeerde nabootsing zich óók mag uitstrekken tot steentjes
zonder markeringen/gaten (vgl. nr. 5.23), schets ik als buurgevallen (vanuit
consumentenperspectief):
(a) enerzijds: siertegels, gevel- of plafondplaten, zonweringen, beklede stoelen,
serviesgoed;
445
(b) en anderzijds: schemerlampen, wekkers, koekoeksklokken en (gehuurde)
steigerelementen.
Daargelaten de kwaliteit van nu juist deze voorbeelden (partijen zullen er wel over
mopperen, zoals ook over andere voorbeelden gemopperd zal kunnen worden) gaat het
in de vergelijkingsmethode er slechts om of men een product als Lego-steentjes, ook ten
aanzien een aspect als 'markeringen/gaten', eerder zou rekenen tot een categorie als (a)
dan wel een categorie als (b).
5.27. Passend binnen het in de rechtspraak ontwikkelde kader en op begrijpelijke wijze
heeft het hof kunnen oordelen dat de slaafse nabootsing van Mega Brands zijn
rechtvaardiging vindt in een reële behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met
het bestaande en wijdverbreide Lego-systeem en dat dit een nabootsing meebrengt van
zowel de maatvoering als de overige constructieve en esthetische vormaspecten. Bij dit
oordeel heeft het hof m.i. echter onvoldoende gerespondeerd op de (essentiële) stelling
van Lego dat Mega Brands - ter voorkoming of beperking van verwarringsgevaar -
redelijkerwijs de mogelijkheid zou hebben tot het aanbrengen van markeringen/gaten
zonder dat dit afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de
steentjes.
Mogelijk is het hof van oordeel geweest dat Mega Brands - ter beperking van
verwarringsgevaar - in voldoende mate tegemoet gekomen is aan hetgeen redelijkerwijs
van haar verlangd mocht worden, nu zij - zoals door de rechtbank in rov. 3.6 is
vastgesteld, en in hoger beroep en in cassatie niet ter discussie is gesteld - haar blokjes
kleuren heeft gegeven die afwijken dan de door Lego gebezigde kleuren(61), zodat
daarom volgens het hof ter beperking van verwarringsgevaar van Mega Brands niet ook
nog het aanbrengen van markeringen/gaten behoefde te worden gevergd(62). Wat hier
overigens van zij, het hof heeft dit echter niet in zijn overwegingen neergelegd.
5.28. Onderdeel 4 bevat geen zelfstandige klacht en behoeft dan ook geen verdere
bespreking.
6. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing.
De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
A-G i.b.d.
1 Voorheen 'Mega Bloks' geheten; in het vonnis van de rechtbank worden verweersters in
cassatie nog Mega Bloks genoemd.
2 Ontleend aan rov. 4.2 a t/m g van het (ten deze niet) bestreden arrest.
3 LJN AT8962 (met commentaar F.W. Grosheide in IER 2005, nr. 64, p. 270 (271 r.k.).
4 LJN BA7231, IER 2007, nr. 79, p. 301 m.nt. AKS.
5 Arrest van 12 juni 2007; de cassatiedagvaarding is uitgebracht op 12 september 2007.
6 Vgl. Hijmans van den Berg in zijn noot in AA onder HR 26 juni 1953 (zie volgende
voetnoot).
7 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH, AA 1953, p. 10 m.nt. HB, BIE 1953, nr.
55, p. 113 (Hyster Karry Krane).
8 HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 m.nt. onder HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415,
BIE 1957, nr. 11, p. 36, AA X, p. 19 m.nt. G (drukasbak); HR 15 maart 1968, NJ 1968,
268 m.nt. HB, BIE 1968, nr. 43, p. 145 (Plastic stapelschalen).
9 HR 7 juni 1991, NJ 1992, 392 (Rummikub). 'De rest van de markt' is van groot belang
voor de vraag of het product onderscheidend vermogen heeft: zie D.J.G. Visser, Het ABC
van iedere IE-inbreuk (oratie Leiden), 2004, p. 31-32.
10 HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 m.nt. HB, BIE 1960, nr. 19, p. 60, AA X, p. 20 m.nt.
G (Scrabble). Zie ook HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 m.nt. DWFV, BIE 1997, nr. 68,
446
p. 244 (Monte/Kwikform); HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m.nt. DWFV, IER 1991, nr. 47,
p. 116 m.nt. Vriesendorp, BIE 1992, nr. 15, p. 50 m.nt. Ste (Borsumij/Stenman); HR 30
oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher); HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV
(Impag).
11 HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 m.nt. HB, BIE 1968, nr. 43, p. 145 (Plastic
stapelschalen).
12 Enige steun voor die opvatting was te vinden in twee deeloverwegingen van HR 26
juni 1986, NJ 1987, 191 m.nt. vNH, BIE 1986, nr. 71, p. 280, IER 1986, nr. 29, p. 280
en Computerrecht 1986, p. 176 m.nt. E.J. Dommering (Decca/Holland Nautic). Zie rov.
4.2, derde volzin: 'Daarbij past in zoverre terughoudendheid dat de rechter door deze
vraag bevestigend te beantwoorden en, gelijk het hof heeft gedaan, op grond daarvan
het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic te verbieden, aan Decca
een bescherming biedt die niet wezenlijk verschilt van die waarvan zij zou hebben
geprofiteerd indien zij zich ter bescherming van het DNS op octrooirechten zou hebben
kunnen beroepen of zich anderszins zou hebben kunnen baseren op schending van een
absoluut recht van intellectuele eigendom. Ontbreekt een dergelijk absoluut recht dan is
bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare bescherming via het
recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat wordt
geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die
welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen.' En voorts rov. 4.3, derde
alinea: [bescherming ex art. 1401 BW is ook niet gerechtvaardigd] 'reeds hierom omdat,
naar Holland Nautic in de feitelijke instanties heeft gesteld en het hof in het midden heeft
gelaten, zodat daarvan in cassatie te haren gunste mag worden uitgegaan, Decca voor
het DNS "gedurende 35 jaar practisch een monopolie heeft bezeten", zodat - tegen de
achtergrond van art. 47 Rijksoctrooiwet - moet worden aangenomen dat Decca voor die
inventiviteit, inspanningen en investeringen voldoende is beloond.'
13 HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m.nt. DWFV, IER 1991, nr. 47, p. 116 m.nt.
Vriesendorp, BIE 1992, nr. 15, p. 50 m.nt. Ste. (Borsumij/Stenman).
14 Vgl. Quaedvlieg, BIE 1992, p. 367 en mijn noot in NJ 1991, 391 (Borsumij/Stenman).
Vgl. ook Brinkhof in BIE 1991, p. 257 (p. 259, sub 19).
15 BGH 2 december 2004, I ZR 30/02, GRUR 2005/4, p. 349.
16 HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m.nt. HB, BIE 1970, nr. 90, p. 306 (Klerenhangers).
17 HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 (Monte/ Kwikform).
18 HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher).
19 Vgl. rov. 3.6 van het arrest van de Hoge Raad.
20 Internationaal: International Standard Organization te Genève ('ISO-normen'); in
Nederland: het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft ('NEN-normen').
21 Conclusie voor HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 (Monte/Kwikform), nr. 2.20 e.v.
22 T.a.p., nr. 2.25.
23 T.a.p., nrs. 2.22-2.24 en 2.26.
24 T.a.p., nr. 2.24. In nr. 2.22 verwijst Asser naar het opstel van A.G. Maris, Slaafse
navolging en normalisatie, in: Met eerbiedigende werking (Hijmans van den Bergh-bundel
1971), p. 187. Maris heeft in zijn analyse van het klerenhanger-arrest op p. 189
opgemerkt dat enerzijds afnemers een product met een bepaald uiterlijk of bepaalde
eigenschappen kunnen wensen, ongeacht van welke producent het afkomstig is
(klerenhangers gelijk aan het model van Tomado, zonder dat ze ook van Tomado
afkomstig hoeven te zijn), maar dat het anderzijds ook kan zijn dat het publiek slechts
het oog heeft op het product van een bepaalde producent (Tomado). In het laatste geval
bestaat volgens Maris voor de nabootsing geen rechtvaardiging in de
standaardisatiewensen. Maris onderkent evenwel (p. 190) dat de vraag óf de wensen van
het publiek in de ene of in de andere zin luiden, in veel gevallen niet makkelijk te
beantwoorden is, te meer nu het Klerenhangerarrest niet vereist dat 'de' markt de wens
of behoefte heeft aan compatibele en uitwisselbare producten, en reeds voldoende is dat
die wens bij een deel van het publiek bestaat. Zelf zou ik menen dat de afnemers die het
originele artikel wensen, in staat zijn de merknaam aan te geven; uiteraard mogen
nagebootste klerenhangers niet onder het merk Tomado worden verkocht.
25 P.J. Kaufmann en G. Gemser, De lof der nabootsing revisited, BIE 1994/4, p. 108.
447
26 Vgl. voetnoot 6.
27 Tussen rationele en irrationele wensen onderscheidde ik eerder in: D.W.F. Verkade,
Ongeoorloofde mededinging, 2e druk 1986, p. 77.
28 H.M.H. Speyart, Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor de
modellen-richtlijn, BIE 1996/7, p. 227-228.
29 A-G Langemeijer in zijn conclusie voor HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84
(Assco/Layher), onder nr. 2.18.
30 Ik kan ten deze nog verwijzen naar Speyart, a.w. (voetnoot 28). Vgl. ook Pinckaers,
De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, in:
Spoorbundel (2007), p. 257-275.
31 S. Gellaerts, Lego(r), the road ahead (2008), geeft op p. 94 e.v. een overzicht van
procedures die Lego in diverse landen op basis van 'slaafse nabootsing' heeft gevoerd.
Wat het buitenland betreft noemt hij naast de door mij aan te halen Belgische zaak (door
Lego verloren), nog zaken in Denemarken (1993), Finland (2003), Griekenland (2006) en
Zweden (2004), die door Lego werden gewonnen; en zaken in Duitsland (2004),
Frankrijk (1994), Oostenrijk (2000) en de Verenigde Staten (1988), die door Lego
werden verloren. Een zaak in Italië eindigde na een uitspraak van de Corte di Cassazione
(1997) in een schikking.
32 Hof van Beroep te Luik 30 juni 1993 (Unica/Lego), BIE 1996, nr. 84, p. 306.
33 Hof Arnhem 8 juli 1997, IER 1997, nr. 47, p. 177 (Remco Toys/Meccano). In cassatie
(HR 22 januari 1999, NJ 1999, 381 m.nt. DWFV) was dit punt niet aan de orde.
34 Hof Amsterdam 23 december 1999, IER 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, AMI 2000/5,
p. 84 m.nt. Quaedvlieg.
35 Zie over dit arrest ook hierna, nr. 5.27, voetnoot 62.
36 Zie over het vonnis van de rechtbank: F.W. Grosheide, Hoe slaafs mag men
nabootsten, IER 2005, p. 271; S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 102-111; P.J.M. Steinhauser,
Grenzen aan verwarringsgevaar als onrechtmatigheidscriterium, BIE 2008, p. 201-204.
37 S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 113.
38 D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk (oratie Leiden), 2004, p. 2 en 38.
39 Zie S. Gellaerts, a.w., 2008, p. 51 e.v. (i.h.b. p. 65-75).
40 GEA 12 november 2008, zaak T270/06, B9 7264 (Lego/Mega Brands), en daarover
Visser, Kroniek van de intellectuele eigendom, NJB 2009/14, p. 918. Volgens artikel 7, lid
1, sub e-ii, van de Gemeenschapsmerkenverordening (40/94/EG) 'wordt inschrijving
[geweigerd] van [...] tekens die uitsluitend bestaan uit [...] de vorm van de waar die
noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'. Zo ook artikel 3, lid 1, sub e,
tweede streepje, van Merkenrichtlijn 89/104/EEG en art. 2.1 lid 2 BVIE.
41 Lego heeft op 2 februari 2009 beroep ingesteld bij het Hof van Justitie van de EG (zie
Pb. 2009, C82/19). De zaak is daar aanhangig onder nr. C-48/09.
42 Zie de s.t. van Lego, o.m. nrs. 1.7, 3.15-3.16 en 5.6-5.7.
43 In sommige - Oost-Europese en Aziatische - landen: weer, of voor het eerst.
44 Vgl. A.G. Maris, a.w. (1971, zie voetnoot 24), p. 188-191. Vgl. ook A-G Eggens in zijn
conclusie voor HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH (Hyster Karry Krane), p. 183
(l.k.), die wijst op het algemeen belang dat vereist dat 'het goede en nuttige' wordt
nagevolgd (tegenover de, in tijd te beperken, erkenning van rechten van de scheppende
mens). Dat ook een spel de maatschappelijke vooruitgang dient, is benadrukt door
Hijmans van den Bergh in zijn noot onder HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 (Scrabble),
sub 9.
45 Op het aannemen van die wens van (een deel van) het publiek hebben de onderdelen
2.2 t/m 2.4 betrekking.
46 De vraag of het hof met 'uitwisselbaarheid' ook het oog gehad heeft op een nog
verdergaande mate van gelijkheid, komt aan de orde bij de bespreking van onderdeel 3.
47 In die zin ook Hof Amsterdam 23 december 1999, IER 2000, nr. 21, p. 103 m.nt.
FWG, AMI 2000/5, p. 84 m.nt. Quaedvlieg (Lego/Lima), rov. 4.3.14.
48 Dit marktonderzoek is overgelegd als productie 19 en bevindt zich bij de stukken van
het geding achter de pleitnotities in appel van Mega Brands.
49 In de zin van HR 29 november 2002, nr. C00/128, NJ 2004, 172 (Dispasa/Huyton).
50 Vgl. HR 16 juni 2006, nr. C04/327, LJN AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. Spoor, AMI
448
2006/5, nr. 14, p. 161 m.nt. Quaedvlieg (Lancôme/Kecofa), rov. 3.4.3.
51 Pleitnota in hoger beroep, nr. 40.
52 Pleitnota in hoger beroep, nr. 47.
53 Vgl. S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 109, voetnoot 451 (slot).
54 Vgl. HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 m.nt. DWFV, BIE 1997, nr. 68, p. 244
(Monte/ Kwikform) en HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher).
55 Het onderdeel verwijst naar de CvA nrs. 55-64, de CvD nrs. 88-97, de MvA nrs. 81-85
en de pleitnota in appel nrs. 45 en 47.
56 Vgl. ook de s.t. van Lego onder nr. 5.26.
57 HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 m.nt. HB, BIE 1960, nr. 19, p. 60, AA X, p. 20 m.nt.
G (Scrabble).
58 S.t. van Mega Brands onder nrs. 32-35.
59 Volgorde en aanduidingen (i) t/m (iv) en (A) en (B) afkomstig van mij, A-G.
60 Vierde druk 1999, bewerkt door T. Koopmans.
61 Voorts (eveneens rov. 3.6): afwijking ten aanzien van de vermelding van de
onderscheiden woordmerken, en bij het Micro-blokje van Mega Brands hogere noppen, en
twee tussenschotten méér, in vergelijking tot Lego's Duplo-blokje.
62 Het hof zou zich daarbij gespiegeld kunnen hebben (passend in Wiarda's
vergelijkingsmethode!) aan het in nr. 4.16 hierboven besproken oordeel van het hof
Amsterdam 23 december 1999, IER 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, AMI 2000/5, p. 84
m.nt. Quaedvlieg (Lego/Lima), waarin dát hof de overeenstemming qua kleuren
gerechtvaardigd achtte, maar (omgekeerd) andere afwijkingen in het uiterlijk, met
betrekking tot de vormgeving, nog redelijkerwijs mogelijk achtte (waarbij aan
markeringen/gaten kan zijn gedacht; vgl. rov. 4.18-4.20 van het Lego/Lima-arrest).
449