1 18 januari 1988 56,e jaargang, nr 1 Bij blad bij De ......van Elburg" wijken slechts in geringe...

1

18 januari 1988, 56e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

Redactie: Mr S. Broekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 986655.

Inhoud van deze aflevering

Officiële mededelingen.

Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Nederlands examen voor octrooigemachtigde.

Artikelen.

Ir J. S. W. van Gennip, Over de gedwongen licentie op grond van art. 34, lid 4 Rijksoctrooiwet (blz. 3-6).

Mr M. A. J. Engels, De Octrooiraad in het jaar 1986 (blz. 6-7).

Jurisprudentie.

a. Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht.

Nr 1. Hof's-Gravenhage, 28 mei 1986, Verolme Scheepswerf Heusden en Volker Stevin Baggermaatschappij/IHC Holland (voor de inbreukvraag is beslissend of de uitvinding wordt toegepast zoals zij is geoctrooieerd, niet zoals zij misschien geoctrooieerd had kunnen worden; het opgelegde verbod wordt bekrachtigd, mede in aanmerking genomen de door appellante veroorzaakte onzekerheid omtrent de constructie van haar schepen) (met noot C.v.N.).

2. Merkenrecht.

Nr 2. President Rechtbank Haarlem, 3 februari 1987, Beecham Group/Intradal Nederland e.a. (gebruik door de merkhouder zelf is niet vereist voor de ontvankelijkheid

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 56e jaargang

De Industriële Eigendom Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f8,-; het jaarregister afzonderlijk f8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 98 66 55. Postgirorekeningnr 17300.

van zijn acties; het blauw-witte strepenmotief in de tandpasta van Beecham heeft onderscheidende kracht als merk, de beschermingsomvang daarvan is echter beperkt tot het gebruik voor tandpasta zélf; de blauw-witte strepen op de verpakking van Intradal roepen geen associatie op met het merk van Beecham; eventuele onrechtmatigheid in reclame-uitingen van Intradal m.b.t. Prodent Gel kan niet leiden tot een verbod van de verpakking wegens merkinbreuk).

Nr 3. Voorzitter Rechtbank van Koophandel Brussel, 11 juli 1986, Application des Gaz/Sportmode (de blauwge-kleurde kampeerlamp "Caravan Camping" maakt inbreuk op het merk van eiseres, bestaande uit een bepaalde tint blauw; het is een slaafse navolging van het merk van eiseres, gegeven het grote aantal beschikbare kleuren en de gekozen benaming, die soortgelijk is aan het merk 'Camping Gaz' van eiseres).

Nr 4. Voorzitter Rechtbank van Koophandel Brussel, 6 november 1986, Red Point, e.a. /Gowitex (overeenstemming tussen het merk Redpoint en het teken Blue Point aangenomen; het beroep op een eerder depot van het merk Blue Point door een derde slaagt niet).

3. Handelsnaamrepht.

Nr 5. President Rechtbank Zwolle, 26 mei 1987, G. Wassens-Oosterveen/M. van Elburg-Reinink (de handelsnamen "Schoonheidssalon Magriet" en "Salon Magritha van Elburg" wijken slechts in geringe mate af van o.a. "Schoonheidssalon Margriet"; verwarringsgevaar aangenomen).

Nr l Blz. 1-24 Rijswijk, 18 januari 1988

2 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 18 januari 1988

4. Auteursrecht.

Nr 6. President Rechtbank Haarlem, 22 mei 1987, Architektuurburo Cees Koster/F. M. Richter, Van Setten en Co Beheer, e.a. (de ontwerpen van squashcentra zijn voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar; inbreuk aangenomen; de medegedaagde directeur is niet persoonlijk aansprakelijk).

5. Kwekersrecht.

Nr 7. Hof 's-Gravenhage, 28 december 1983, Parigo Horticultural Comp./Corvan Duyn B.V. (R.v.K..hetras waarop de aanvraag betrekking heeft moet zich onderscheiden van ieder ander ras waarvan het bestaan algemeen bekend is; huur en verhuur van teeltmateriaal is een vorm van "afleveren").

Officiële mededelingen

Personeel.

Beëindiging dienstverband. Aan de heer Ir P. J. Baak, lid van de Octrooiraad, is op

zijn verzoek met ingang van 1 november 1987 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (Koninklijk Besluit van 2 september 1987, nr 51).

Aan de heer Dr J. A. van der Linden, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 december 1987 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (Koninklijk Besluit van 22 oktober 1987, nr 60). <•

Aan de heer Ir H. J. Pentinga, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 16 november 1987 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (Koninklijk Besluit van 9 september 1987, nr 32).

Aan de heer Ir A. M. den Otter, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek eervol ontslag verleend (Koninklijk Besluit van 27 november 1987, nr 66).

Aan de heer Drs W. Zalm, ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 december 1987 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 november 1987, nr Personeel 87073).

Aan de heer Ing. B. H. Schoemaker, hoofd afdeling Geautomatiseerde Informatiesystemen in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 december 1987 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken, nr Personeel 87067).

De heer J. M. Karhof is tijdelijk benoemd als interimafdelingshoofd.

Indiensttreding. De heer Ir F. J. Schroten is met ingang van 1 november

1987 als ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 oktober 1987, nr Personeel 87068).

Benoeming tot sectorhoofd. De heer Dr S. de Vries is te rekenen van 1 november 1987

aangewezen als sectorhoofd van sector C2. Als zodanig is hij de opvolger van de heer Baak.

Benoeming tot lid van de Octrooiraad. De heer Ir F. D. V. M. van Boxel, plaatsvervangend lid

b. Beschikking van de Octrooiraad.

Nr 8. Afdelingjvan Beroep, 30 september 1987 (tegen het verlenen van octrooi voor een tweede medische indicatie bestaat in beginsel geen bezwaar, mits is voldaan aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit; voor nieuwheid is niet voldoende het aangeven van nieuwe toepassingen zonder vermelding van nieuwe maatregelen of handelingen; de andersluidende beslissing van het E.O.B, is gebaseerd op uitleg van art. 54(5) E.O.V., doch een andere uitleg is gezien de geschiedenis van de totstandkoming, mogelijk).

Verbetering (blz. 24).

van de Octrooiraad, is te rekenen van 1 november 1987 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 4 november 1987, nr 28).

Benoeming in vaste dienst. Mevrouw A. J. van der Zwan, bibliotheek-medewerkster

in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 december 1987 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 10 november 1987, nr Personeel 87070).

Herbenoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad.

De heer Mr J. B. van Benthem is te rekenen van 19 oktober 1987 herbenoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad voor een periode van vijfjaren (Koninklijk Besluit van 26 november 1987, nr 65).

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijvingen van de heren Dr J. M. Reid, Dr C. J. M. van den Heuvel en Ir J. M. Boon op hun verzoek op respectievelijk 2 december 1987, 2 december 1987 en 10 december 1987 in bovengenoemd Register zijn doorgehaald.

Nederlands examen voor octrooigemachtigde.

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bij beschikking van 9 december 1987, no 87/11872, Directie Personeel, gelet op artikel 4, eerste en vijfde lid van de Octrooi-gemachtigdenreglement (Stb. 1968, 595) besloten:

1. te bepalen dat in 1988 zowel in maart/april (schriftelijk en mondeling) als in oktober (mondeling) op nader door de Voorzitter van de Commissie aan te wijzen data een examen voor octrooigemachtigde als bedoeld in artikel 4, eerste lid van het Octrooigemachtigdenreglement wordt gehouden in het gebouw van de Octrooiraad aan de Patentlaan 2 te Rijswijk;

2. te benoemen tot lid en voorzitter van de Commissie die bedoeld examen zal afnemen:

Mr W. Neervoort, Ondervoorzitter van de Octrooiraad; tot lid en plaatsvervanngend voorzitter van de Commis

sie: Drs J.C. Perizonius, Ondervoorzitter van de Octrooiraad; en tot leden van de Commissie: Ir H. J. van Baarzel, Octrooigemachtigde te Uithoorn; Ir G. F. van der Beek, Octrooigemachtigde te 's-Graven

hage:

18 januari 1988 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 3

Ir P. L. van den Bogert, Lid van de Octrooiraad; Mr J. de Bruijn, Lid van de Octrooiraad; Ir R. A. Bijl, Octrooigemachtigde te Eindhoven; Ir L. W. Kooy, Octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; Dr H. B. van Leeuwen, Octrooigemachtigde te Geleen; Prof Mr M. M. Mendel, Hoogleraar Handelsrecht aan de

Rijksuniversiteit te Leiden; Mevr. Mr M. Reinsma, Raadadviseur in dienst van het

Ministerie van Justitie; Ir F. J. Siegers, Ondervoorzitter van de Octrooiraad; Ir Th. A. H. J. Smulders, Octrooigemachtigde te 's-Gra

venhage; Prof. Mr D. W. F. Verkade, Hoogleraar aan de Katholieke

Universiteit te Nijmegen; 3. als secretaris aan de commissie toe te voegen: Mr J. L. Driessen, plaatsvervangd lid van de Octrooi

raad; 4. te bepalen dat zij die aan een examen willen deelne

men, zich vóór 1 maart respectievelijk 1 september 1988 schriftelijk moeten aanmelden bij de Voorzitter van de Commissie, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk, onder vermelding van de gedeelten van de examenstof waarin zij geëxamineerd willen worden;

5. te bepalen dat bij aanmelding een bewijs moet worden overgelegd dat een bedrag van f 100,- verschuldigd voor deelneming aan een examen, is gestort bij de kassier van de Octrooiraad of is overgeschreven op postrekeningnr 17300 ten name van Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) te Rijswijk;

6. te bepalen dat kandidaten die door een vorige Commissie tot deelneming aan een examen zijn toegelaten, kunnen deelnemen aan het in 1988 te houden examen.

Toelichting Blijkens bovenstaande beschikking van de Staatssecreta

ris van Economische Zaken zal het in 1988 tweemaal mogelijk zijn deel te nemen aan een examen voor octrooigemachtigde. Daarbij zal niet worden afgeweken van de regeling, zoals die in de laatste jaren reeds gold: ook in 1988 zal het schriftelijke gedeelte van het examen éénmaal worden gehouden (in maart), en het mondelinge gedeelte tweemaal (in april en oktober).

Het schriftelijke gedeelte van het examen wordt gehouden op 29 en 31 maart; het gedeelte van het examen in Burgerlijk Recht en Handelsrecht alsmede het gedeelte in het Recht van de Industriële Eigendom wordt afgenomen op 28, en zonodig op 29 april 1988. Het examen in oktober wordt gehouden op 27, en zonodig op 28 oktober 1988.

Kandidaten die aan het examen wensen deel te nemen, dienen zich schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie vóór 1 maart, resp. 1 september onder

Artikel

Een gedwongen licentie is een, van een octrooihouder afgedwongen, recht om bepaalde handelingen te mogen toepassen ongeacht een, voor die handelingen, aan die octrooihouder verleend octrooi. Zulke handelingen zijn bijvoorbeeld het toepassen van een bepaalde bereidingsmetho-

') Bewerking van een inleiding, op 11 maart 1987 gehouden bij gelegenheid van het Symposium Intellectuele Eigendom te Zeist.

vermelding van de gedeelten van de examenstof waarin zij geëxamineerd willen worden en onder opgave van: naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoorzowel als privé-adres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn).

Bij aanmelding dienen kandidaten tevens over te leggen één der bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen verschuldigde examengeld ten bedrage van f 100,- is betaald.

Het examen in maart/april bestaat uit drie onderdelen: een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte Burgerlijk Recht en een mondeling gedeelte Recht van de Industriële Eigendom, het examen in oktober bestaat uit de beide mondelinge gedeelten. Kandidaten die zich voor een examen opgeven staat het vrij te bepalen of zij aan één, twee of alle drie onderdelen willen meedoen; zij dienen dit bij de aanmelding voor het examen op te geven.

Ieder onderdeel dat met goed gevolg is afgelegd zal geldig blijven gedurende de twee erop volgende kalenderjaren. Dit houdt in dat een in 1988 met goed gevolg afgelegd onderdeel geldig blijft tot en met het laatste examen in 1990, een in 1989 met goed gevolg afgelegd onderdeel tot en met het laatste examen in 1991, etc.

Het schriftelijke gedeelte bestaat uit twee opgaven, een algemene en een specifieke. Voor de kandiaat die voor de ene opgave een voldoende en voor de andere een onvoldoende behaalt, blijft de voldoende tot en met het eerstvolgende schriftelijke examen staan, zodat hij, wanneer hij het examen (beide opgaven) overdoet, alleen voor de andere opgave een voldoende behoeft te behalen om hiervoor geslaagd te zijn. Als hij de tweede keer opnieuw een voldoende en een onvoldoende behaalt, en wel voor dezelfde opgaven als tevoren, blijft ook deze (nieuwe) voldoende weer staan; behaalt hij echter twee onvoldoendes dan vervalt de eerder verkregen voldoende en moet hij opnieuw voor beide opgaven een voldoende behalen.

Nadat ee% kandidaat voor beide opgaven ofwel tijdens één examen, ofwel tijdens twee opeenvolgende (schriftelijke) examens een voldoende heeft behaald blijft dit resultaat, zoals hierboven reeds gezegd, gedurende de twee erop volgende kalenderjaren geldig. Voor iedere deelneming aan een examen moet het volle examengeld worden betaald.

Ten slotte deelt de Examencommissie mee dat voor diegene, die het Europees bekwaamheidsexamen in München met goed gevolg heeft afgelegd, recht heeft op een vrijstelling voor het schriftelijke gedeelte van het Nederlands octrooi-gemachtigdenexamen.

de, het vervaardigen van een geneesmiddel, het in de handel brengen van een voorwerp enz.

De Rijksoctrooiwet kent verschillende typen dwanglicenties. Art. 34/1 noemt die uit algemeen belang, te verlenen door de Ministervan Economische Zaken. Volgens art. 34/2 kan een dwanglicentie worden verleend wanneer een geoctrooieerde uitvinding niet wordt toegepast en volgens art. 34/4 wordt een dwanglicentie verleend wanneer een in een "jonger" octrooi geoctrooieerde uitvinding niet kan worden toegepast, omdat een bestaand "ouder" - dominerend -

Over de gedwongen licentie op grond van art. 34, lid 4 Rijksoctrooiwet.1)

Ir J. S. W. van Gennip.


octrooi zulks verhindert.2) De twee laatstgenoemde licenties worden door de Oc-

trooiraad verleend. Al bij de invoering van de Rijksoctrooiwet in 1910 werd

de dwanglicentie ten behoeve van het zogenaamd afhankelijk octrooi mogelijk maakt. Met de wetswijziging van 1977 werd een vereenvoudiging van de procedure tot het verkrijgen van bedoelde dwanglicentie ingevoerd, alsmede de terugwerkende kracht naar de datum van indiening van een verzoek om een dwanglicentie, wanneer dit voorafgaande aan de verlening van het afhankelijk octrooi werd ingediend.

Het beperkte aantal beslissingen op. een verzoek om dwanglicentie voorafgaande aan de wetswijziging van 1977 is nadien met een tweetal aangevuld. Vooral de laatste beslissing3) heeft stof doen opwaaien: zij is het waard nader te worden besproken.

Terwille van de overzichtelijkheid is de navolgende bespreking in vijf onderdelen verdeeld, nl.

I. De Zaak II. Argumenten voor een ruime licentieverlening III. Argumenten tegen een ruime licentieverlening IV. De Beschikking V. Enige opmerkingen naar aanleiding van de Beschik

king.

I. De Zaak Een (ouder) Nederlands octrooi, gericht op de bereiding

en toepassing van een belangrijk geneesmiddel bevat de navolgende drie conclusies:

1. Een conclusie gericht op het in een farmaceutisch geschikte toepassingsvorm brengen van de actieve stof, de zogenaamde preparaatconclusie

2. Een conclusie gericht op het aldus verkregen gevormde geneesmiddel en

3. Een conclusie gericht op de bereiding van de actieve stof onder toepassing van een voor analoge verbindingen bekende werkwijze.

Het uitgangspunt bij de verlening van dit octrooi is dus geweest de vondst van de nieuwe stof met bijzondere geneeskundige eigenschappen, terwijl de bereidingsmethode op zichzelf van de actieve stof minder belangrijk is.

Een (jonger) Nederlands octrooi bevat (slechts) conclusies gericht op de bereiding van de (dan bekende) stof. Het uitgangspunt bij de verlening van dit octrooi is dus geweest het inventieve van de bereidingswijze op zichzelf, omdat de stof en de geneeskrachtige eigenschappen daarvan immers bekend waren uit het oudere octrooi.

Het verzoek ex art. 34/4 Row. van de jongere octrooihoudster hield in, haar niet alleen een dwanglicentie te verlenen onder conclusie 3 van het oudere octrooi, d.w.z. niet alleen om de stof (in bulk) te kunnen bereiden, maar ook om haar een dwanglicentie onder conclusies 1 en 2 van het oudere octrooi te verlenen, zodat door haar de stof als geneesmiddel (preparaten) in de handel zal kunnen worden gebracht.

Het verweer van de houdster van het oudere octrooi hield in, dat aan de houdster van het jongere octrooi (eventueel) een licentie onder conclusie 3 van haar oudere octrooi zou toekomen (nl. voor de werkwijze ter bereiding van de actieve stof) doch niet een licentie onder conclusies 1 en 2 van haar octrooi (het bereiden resp. vervaardigen van een geneesmiddel uit de actieve stof.

De zaak is in twee instanties, nl. door een Bijzondere Afdeling en een Afdeling van Beroep van de Octrooiraad behandeld. Gelet op de "zware" samenstelling van deze Afdelingen moet aan de uiteindelijk gegeven Beschikking vooralsnog een groot en vooral blijvend belang worden toegekend.

II Argumenten voor een ruime licentieverlening Argumenten voor het verlenen van een dwanglicentie in

2) Ik realiseer mij dat de uitdrukkingen "ouder" resp. "jonger" formeel niet altijd juist zijn.

3) AvB 8 september 1986, BIE1986 (12) 354-359.

ruime zin, zoals hierboven bedoeld, komen in hoofdzaak op de navolgende neer:

1. De houdster van het jongere octrooi heeft recht op een dwanglicentie, voorzover zij zonder deze op onredelijke wijze zou gehinderd in een doelmatige en verantwoorde exploitatie van haar octrooi.

2. Verlening van een dwanglicentie alleen onder conclusie 3 van het oudere octrooi (de "bereidingsconclusie") heeft dan ook geen zin. Een dergelijke licentie maakt immers slechts de bereiding van de stof in bulk mogelijk, doch niet de (enige) toepassing daarvan, nl. de bereiding van een geneesmiddel op basis van die stof. Hierbij mag een eventuele exportmogelijkheid van die stof niet in aanmerking worden genomen, omdat de te verlenen licentie de exploitatie van het octrooi in Nederland moet mogelijk maken.

3. Vroegere overwegingen van de Octrooiraad bij het (uiteindelijk) toestaan van preparaatconclusies4) (in eerder bedoelde zin) bevatten indicaties voor een ruime toepassing en vorm van dwanglicenties.

4. Verder is, sinds de invoering van zogenaamde stofoc-trooien (1977) de mogelijkheid tot het verkrijgen van dwanglicenties verruimd en vergemakkelijkt, zulks teneinde te grote monopolies te voorkomen. Zou het oudere octrooi geen "preparaatconclusies" doch "stofconclusies" hebben bevat, dan zou een ruime dwanglicentie noodzakelijkerwijs nodig zijn resp. verleend moeten worden.

5. Het verlenen van een beperkte dwanglicentie (dus alleen voor conclusie 3 van het oudere octrooi) geeft aan de houder van die licentie niet alle rechten (toepassing enz.) welke op grond van art. 30/1 Row. wel aan de houdster van het oudere octrooi toekomen. Aldus is de houder van die gedwongen licentie in een slechtere positie dan bijvoorbeeld de voorgebruiker, aan wie wel alle handelingen ex art. 30/1 Row. vrijstaan.

III. Argumenten tegen een ruime licentieverlening Het is interessant om vast te stellen, dat de argumenten

tegen een ruime licentieverlening in hoofdzaak betrekking hebben op dezelfde onderwerpen als de argumenten vóór, zij het dat daarbij vanzelfsprekend, de benadering geheel anders is. Ik meen deze argumenten als volgt te kunnen samenvatten:

1. Aan de houdster van het jongere octrooi komt weliswaar het recht op een gedwongen licentie toe, doch deze licentie strekt zich niet verder uit dan nodig is voor toepassing van dat octrooi, waarmede, gezien de memorie van toelichting bij art. 34/4 Row, niet anders is bedoeld, dan toepassing van de daarmede geoctrooieerde uitvinding. In het onderhavige geval betekent dit, dat alleen een dwanglicentie onder conclusie 3 van het oudere octrooi moet worden verleend, omdat immers slechts die licentie nodig is om de met het jongere octrooi geoctrooieerde uitvinding - de nieuwe bereidingswijze - toe te passen. Verlening van een dwanglicentie onder conclusies 1 en 2 van het oudere octrooi zou betekenen, dat ook licentie zou worden verleend voor toepassing van een geheel andere uitvinding (de toepassing van de stof als geneesmiddel).

la. Volgens art. 34/4 Row strekt een te verlenen dwanglicentie zich dus niet verder uit dan noodzakelijk is voor toepassing van het jongere octrooi d.w.z. van de jongere geoctrooieerde uitvinding. Zonder uitzondering wordt het begrip "toepassing" in de literatuur uitgelegd als te zijn een technisch normale toepassing van het jongere octrooi,5) in casu dus de technisch normale - in de zin van doelmatige en verantwoorde - toepassing van de jongere geoctrooieerde werkwijze.

2. Aldus is een dwanglicentie onder conclusie 3 van het oudere octrooi voldoende voor de doelmatige en verantwoorde toepassing van het jongere octrooi, resp. de jongere geoctrooieerde werkwijze of de jongere uitvinding. Daarbij is irrelevant de vraag of deze doelmatige en verantwoorde

4) AvB 19 april 1962, BIE 1962 (6) 117-122; AvB 17 februari 1970, BIE 1970 (5) 127-128.

18 januari 1988 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1

toepassing (in meer technische zin) ook leidt tot een doelmatige en verantwoorde exploitatie van het jongere octrooi in economische zin, omdat art. 34/4 Row niet betrekking heeft op de economische gevolgen van een op zichzelf doelmatige en verantwoorde toepassing van de jongere werkwijze resp. de jongere uitvinding.

3. Met de invoering van de zogenaamde preparaatconclusies (met de zogenaamde Tolbutamide-beschikking)4) werd beoogd, met deze conclusies, aan de uitvinder een uitsluitend recht te geven voor de toepassing van de gevonden stof voor het betreffende doel, zulks onafhankelijk van de bereidingswijze van die stof. Erkend en aanvaard werd dat hierdoor hindernissen werden opgeworpen voor hen die later nieuwe en inventieve bereidingswijzen voor dezelfde stof zouden vinden. Wanneer deze hindernissen door middel van het verlenen van te ruime dwanglicenties moeizaam tot stand gekomen verbeterde beschermingsmogelijkheid voor geneesmiddelen illusoir.

4. Inderdaad is, sinds de invoering van de zogenaamde stof octrooien de mogelijkheid tot het verkrijgen van dwanglicenties verruimd en vergemakkelijkt, zulks teneinde te grote monopolies te voorkomen. Wanneer in het onderhavige geval het oudere octrooi (ook) stofconclusies zou bevatten, ook dan is een dwanglicentie ruimer dan nodig voor het toepassen van de bereidingswijze van het jongere octrooi niet nodig, omdat ook dan de aldus bereide stofvrij verhandelbaar blijft.

5. Volgens art. 30/1 Row. geeft een octrooi de octrooihouder onder meer het uitsluitend recht... de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen of het voortbrengsel dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze ... in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen... enz. Naar algemene opvatting heeft art. 30/1 Row. meer het karakter van een verbodsrecht (anderen uitsluitend) dan van een toepassingsrecht. Er zijn immers omstandigheden denkbaar, bijvoorbeeld een bestaand ouder octrooi, waardoor het toepassingsrecht van een octrooi beperkt of geheel afwezig is. Ook de houder van een afhankelijk octrooi komen zonder meer dezelfde uitsluitende reenten ex art. 30/1 Row. toe; daarvoor heeft hij dus geen dwanglicentie nodig. Dit betekent, dat hem door middel van de dwanglicentie ex art. 34/4 Row. wel een echt toepassingsrecht wordt verleend (zoals overigens ook de voorgebruiker een eigen toepassingsrecht heeft), zodat het karakter van art. 30/1 Row. verschillend moet zijn van dat van art. 34/4 Row. Het lijkt dan ook ongerijmd dat een toepassingsrecht verkregen volgens art. 34/4 Row. zou gelden voor alle in art. 30 Row. genoemde (uitsluitende) handelingen, zeker wanneer men in aanmerking neemt dat volgens art. 34/7 Row. de omvang van het te verlenen toepassingsrecht nauwkeurig moet worden omschreven.

IV. De Beschikking Zowel volgens de Beschikking van de Bijzondere Afde

ling als die van de Afdeling van Beroep werd aan de houdster van het jongere octrooi een ruime dwanglicentie veleend, d.w.z. niet alleen onder conclusie 3 van het oudere octrooi doch ook onder conclusies 1 en 2 daarvan, d.w.z. het verder gebruik van de stof voor de bereiding van farmaceutische preparaten enz. Het belangrijkste argument van de Afdeling van Beroep komt hierop neer, "dat het begrip toepassing van het octrooi in art. 34/4 Row. wijst op een verband met art. 30 Row., dat dientengevolge voor de betekenis van het begrip "toepassing" in art. 34/4 Row. gekeken moet worden naar de betekenis van dit begrip in art. 30 Row. en art. 34/4 Row. dient te worden uitgelegd in het licht van het bepaalde in art. 30 Row".

Aldus moeten de woorden "noodzakelijk voor de toepas-5) Telders-Croon, Nederlandsch Octrooirecht 1946 Nr

359; De Reede, Twee belangrijke beperkingen van het octrooi

monopolie, proefschrift 1950 Nr 167; Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële Eigendom en

Mededingingsrecht 1983 Nr 319.

sing van het jongere octrooi zodanig worden uitgelegd, dat de houder daarvan het recht krijgt de handelingen te verrichten die hij op grond van zijn afhankelijke octrooi aan anderen kan verbieden en die hem op zijn beurt verboden zouden kunnen worden door de houder van het oudere octrooi, indien geen gedwongen licentie zou worden verleend".

Verder overweegt de AvB dat ook de redelijkheid voor deze uitleg pleit, omdat het niet de bedoeling van de wetgever geweest kan zijn een zodanige dwanglicentie te verlenen welke zonder praktische betekenis zou zijn.

Ook overweegt de AvB, dat onder het rechtstreeks verkregen voortbrengsel van de werkwijze volgens het jongere octrooi niet alleen de stof in bulk doch ook daaruit vervaardigde preparaten moeten worden begrepen.

Tenslotte overweegt de Afdeling, dat de "Tolbutamide"-beschikking zodanig moet worden uitgelegd, dat daarin weliswaar wordt gesteld dat terecht hindernissen worden opgeworpen voor diegenen die een nieuwe bereidingswijze hebben gevonden voor een - onafhankelijk van die bereidingswijze - reeds geoctrooieerde stof, doch dat daarmee niet is bedoeld te verhinderen dat die hindernissen worden overwonnen door een gedwongen licentie in bovenbedoelde zin tegen passende vergoeding, aangezien anders immers de prikkel om een nieuwe bereidingswijze van de stofte vinden volledig weggenomen zou zijn.

In de Beschikking van de AvB wordt overigens expliciet erkend, dat er een onevenredigheid kan bestaan tussen inspanningen van de houdster van het oudste octrooi (de omvangrijke research terzake van de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel) en die van de houdster van het afhankelijke octrooi (het zoeken naar een nieuwe bereidingswijze) en dat deze onevenredigheid een bepalende rol zal spelen bij het vaststellen van de hoogte van de licentievergoeding (art. 34/9 Row.).

V. Enige opmerkingen naar aanleiding van de Beschikking Allereerst valt het "resolute karakter" van de Beschikking

op, die dan ook ten aanzien van de onderhavige vraag van zeer principiële aard geacht moet worden. Het is in dit verband overigens evenzeer opvallend, dat geen van de eerder geformuleerde argumenten tegen een ruime dwanglicentie oók maar ten dele doel blijkt te hebben getroffen.

Verder acht ik opvallend het standpunt dat de AvB inneemt terzake van de verhouding tussen de artikelen 30 en 34 Row. Ik meen dat uit de tekst van art. 34/4 Row. niet noodzakelijkerwijze volgt dat het aldaar genoemde "toepassen" betrekking moet hebben op alle in art. 30/1 Row. genoemde handelingen. In dit verband wijs ik er op, dat anders dan in art. 34/4 Row., in art. 32 Row. wel uitdrukkelijk verwezen wordt naar de in art. 30 Row. omschreven handelingen. Ook vraag ik mij af, wat de verdere betekenis van art. 34/7 Row. kan zijn, omdat de ruime interpretatie van het begrip toepassing volgens art. 34/4 Row. nauwelijks ruimte lijkt te laten voor een nauwkeurige omschrijving van de verleende licentie, waarbij van hetgeen gevraagd wordt kan worden afgeweken.

Hoewel in de Eindbeschikking van de AvB niet wordt ingegaan op de uitleg van het begrip "doelmatige exploitatie van het jongere octrooi" blijkt m.i. uit de tekst wel degelijk, dat men daarmede ook "economische exploitatie" bedoelt. In dit opzicht volgt de AvB overigens de eerdere opvatting van de Bijzondere Afdeling, die expliciet uitsprak dat de gedwongen licentie (mede) de economische exploitatie van het jongere octrooi mogelijk moet maken. Aldus is de uitleg van het begrip doelmatige exploitatie van het afhankelijke octrooi anders geworden dan tot nu toe in de literatuur gegeven.5)6)

6) Vgl. ook A.A. 11 september 1934, BIE 1937 (5) 7-8; AvB 9 april 1936, BIE 1937 (5) 8-10; AvB 23 maart 1937, BIE 1938 (6) 7-10; AvB 7 juli 1938, BIE 1939 (7) 8-9; AvB 18 april 1967, BIE 1967 (10) 239-243; AvB 5 oktober 1971, BIE 1971 (12) 351-353.


Bij de overweging van de AvB terzake van de "Tolbuta-mide"-beschikking vraag ik mij af, of met het "overwinnen van de hindernissen" door middel van een gedwongen licentie niet uiteindelijk het doel - prikkel om een nieuwe bereidingswijze voor de stof te vinden - wordt voorbijgestreefd. Die prikkel zal afwezig, nl. overbodig blijken te zijn wanneer de eerdere prikkel - zoeken naar nieuwe geneesmiddelen - bij gebrek aan voldoende bescherming voor het resultaat - is weggenomen.

Op zichzelf genomen elegant acht ik de overweging van de AvB, dat het verschil in "waarde" tussen het oudere octrooi en het (afhankelijke) jongere octrooi in de te betalen licentievergoeding tot uitdrukking moet worden gebracht. Vele vragen doen zich hier echter voor. Wie bepaalt die waarde en op grond waarvan? Leidt het bepalen van die waarde niet tot belangrijke complicaties en dientengevolge kostbare procedures met deskundigen zoals accountants, medische deskundigen enz.? En: moeten voor de bepaling van de "waarde" van een octrooi voor een succesvol geneesmiddel niet ook alle - even kostbare - mislukkingen worden meegenomen?

Men hoort in toenemende mate geluiden die pleiten voor een wetswijziging terzake van art. 34/4 Row., zulks mede om meer in overeenstemming te geraken met de regelingen in landen om ons heen.7)

Ik zou een voorzichtig tegengeluid willen laten horen. Wie

Ook het verslagjaar 1986 laat een verder gaande daling van het aantal in Nederland ingediende octrooiaanvragen en een zich voortzettende toename van het aantal Europese en Euro/PCT-aanvragen zien. <

De 3.413 in 1986 in Nederland ingediende octrooiaanvragen tegen 3.719 in 1985 bestonden uit 3.330 direct in Nederland ingediende octrooiaanvragen (in 1985: 3.596), 77 in de nationale fase overgegane internationale aanvragen (in 1985: 113) en 6 omgezette Europese octrooiaanvragen (in 1985: 10). Van de direct in Nederland ingediende octrooiaanvragen waren er 1.464 van buitenlandse herkomst (in 1985: 1.658) en 1866 uit Nederland afkomstig (in 1985: 1.938).

De stijging van het aantal uit Nederland afkomstige octrooiaanvragen tot boven de 1.900, die zich in 1985 voordeed, lijkt daarmee beperkt te zijn tot een eenmalige uitschieter. Verwacht wordt dat dit aantal ook in de toekomst rond 1.850 zal blijven schommelen en dat het aantal uit het buitenland afkomstige aanvragen nog verder zal dalen tot omstreeks 1.000.

Het aantal bij het Europees Octrooibureau ingediende Europese aanvragen steeg van 33.748 in 1985 tot 36.783 in 1986, terwijl het aantal in de regionale fase overgegane Euro/PCT-aanvragen zeer sterk toenam en wel van 3.998 in 1985 tot 6.248 in 1986. Nederland werd in de Europese octrooiaanvragen 23.642 maal aangewezen (64,3%), terwijl in de Euro/PCT-aanvragen, die in de regionale fase overgingen, Nederland 4.703 maal werd gedesigneerd (75,3%). Het totale aantal Europese indieningen bedroeg derhalve 43.031 en het aantal malen dat Nederland daarbij werd gedesigneerd 28.345 (= 65,9%). Van Nederlandse herkomst waren 1.221 Europese octrooiaanvragen (in 1985: 1.105). Daarin werd Nederland 1.031 maal aangewezen, waarmee het percentage zelfdesignaties kwam op 84,4%.

Ook het totale aantal internationale (PCT-)aanvragen

*) Overgenomen uit het "Jaarverslag Nederlandse Oc-trooiraad 1986,1: Algemene beschouwingen". Het jaarverslag ligt ter inzage in de leeszaal van de Octrooiraad en is verkrijgbaar tegen betaling van f 15,- per stuk.

moet immers bepalen welke uitvinding een wezenlijke bijdrage aan de techniek biedt en welke niet? Ik meen dat door zo'n wetswijziging afbreuk wordt gedaan aan het - op zichzelf genomen - goed werkend systeem van gedwongen licenties, een systeem overigens dat al 80 jaar verschilt met soortgelijke in andere landen. Wel pleit ik voor een heroverweging van de bestaande situatie, zulks in het bijzonder omdat aangenomen mag worden dat in het licht van de hier besproken Beschikking een groot aantal aanvragen om gedwongen licenties ingediend zal worden. Mogelijkheden tot heroverweging zie ik dan in het bijzonder ten aanzien van het karaktervan art. 34/4 Row., zulks in samenhang met art. 34/7 Row., waarmede ni.i. een goed instrument voor beperking van te verlenen gedwongen, licenties geboden wordt.

's-Gravenhage, september 1987.

7) Een dwanglicentie wordt in Duitsland alleen verleend, waneer "die Erlaubnis im öffentlichen Interesse geboten ist." In Engeland wordt een dwanglicentie alleen verleend wanneer de afhankelijke uitvinding "makes a substantial contribution to the art." In België is "een aanzienlijk technisch belang" nodig en in Frankrijk "un progrès technique important".

steeg in het verslagjaar weer vrij aanzienlijk, namelijk van 7.095 in 1985 naar 7.952 in 1986. Het aantal malen dat Nederland hierin werd gedesigneerd steeg van 5.595 maal in 1985 (78,9%) tot 6.684 maal in 1986 (84,1%). Van dit laatste aantal werd Nederland in 525 gevallen direct aangewezen (in 1985:447) en 6.159 maal via het Europees Octrooibureau (1985:5.148).

De vorig jaar ingezette daling van zowel het aantal verzoeken om een onderzoek naar de stand van de techniek (WO) als het aantal verzoeken tot het nemen van een beslissing omtrent octrooiverlening (VBO) zette in het verslagjaar verder door. Het aantal WO's daalde namelijk van 4.778 in 1985 naar 4.075 in 1986, terwijl het aantal VBO's daalde van 4.144 in 1985 naar 3.092 in 1986. Voor de stabiele eindtoestand worden (omstreeks 1996) 2.000 WO's en 650 VBO's per jaar verwacht. Het aantal verzoeken tot aanvulling van het onderzoek naar de stand van de techniek (VAVO) bedroeg 17 tegen 30 in 1985.

Er werden in 1986 2.135 octrooiaanvragen openbaar gemaakt (in 1985:2.099), terwijl 330 octrooiaanvragen werden afgewezen (in 1985:356); 6.211 aanvragen vervielen of werden ingetrokken (in 1985: 7.263). Het aantal ingediende bezwaarschriften tegen openbaar gemaakte octrooiaanvragen bleef in overeenstemming daarmee ook vrijwel gelijk, namelijk 66 tegen 68 in 1985 (tegen 57, respectievelijk 61 octrooiaanvragen). Het aantal Memories van Grieven tegen een besluit van een Enkelvoudige Aanvraag Afdeling bedroeg 106 (in 1985: 98). Het aantal Memories van Grieven van aanvragers respectievelijk opposanten tegen een besluit van een Meervoudige Aanvraag Afdeling bedroeg 12 respectievelijk 18 tegen 8 respectievelijk 21 in 1985. Als gevolg van een en ander daalde het aantal nog niet afgedane octrooiaanvragen verder met 5.247 tot 41.029 op 31 december 1986.

Door de Octrooiraad werden in het verslagjaar 2.119 octrooien verleend (in 1985:2.145). Er vervielen 2.958 octrooien (in 1985: 2.997). Het totale aantal van kracht zijnde door de Nederlandse Octrooiraad verleende octrooien daalde daardoor wederom en wel tot 17.712 (waaronder 136 aanvullingsoctrooien). Het aantal in werking getreden Europese octrooien met rechtsgevolgen in Nederland bedroeg in het

De Octrooiraad in het jaar 1986.*)

Mr M. A. J. Engels.


verslagjaar 10.358 (in 1985: 8.767). Het totale aantal in Nederland van kracht zijnde octrooien, verleend door het Europees Octrooibureau, steeg daardoor verder en wel van 25.778 naar 34.122 op 31 december 1986.

In het verslagjaar werden geen internationale vergaderingen gehouden over de herziening van het Verdrag van Parijs inzake de bescherming van de Industriële Eigendom, maar wel werd door de Administratieve Organen van dat Verdrag bepaald, dat in 1987 in ieder geval twee en mogelijk zelfs drie bijeenkomsten zouden plaats vinden van de zogenaamde Group of Consultants, die bestaat uit telkens 10 vertegenwoordigers van onderscheidenlijk de geïndustrialiseerde, de ontwikkelings- en de socialistische landen alsmede een vertegenwoordiger van China. De groep heeft tot taak te verkennen of er voldoende mogelijkheden bestaan om met kans op succes het werk tot herziening van het Verdrag van Parijs weer op te vatten.

De WIPO heeft in het verslagjaar een aantal vergaderingen bijeengeroepen omtrent de harmonisatie van octrooiwetgevingen. Aan de orde kwamen onderwerpen als Schon-frist, formulering van conclusies, eenheid van uitvinding, werkwijzen octrooien, collisie, vereisten voor toekenning van een indieningsdatum en vermelding van de uitvinder. Verder werden WIPO-vergaderingen bijgewoond van de Governing Bodies en bijeenkomsten inzake onder andere internationaal merkenrecht, biotechnologie, ontwikkelingssamenwerking en piraterij.

Inzake het Gemeenschapsoctrooiverdrag zijn in het verslagjaar vergaderingen gehouden van het Interim Comité en twee van zijn werkgroepen teneinde een voor alle landen bevredigende oplossing te vinden voor de verdeling van dat gedeelte van de jaarcijnzen voor Gemeenschapsoctrooien dat wordt uitgekeerd aan de lidstaten en teneinde een compromis te bereiken over de mogelijke afwijking van artikel 88 inzake het voorbehoud om een vertaling van de beschrijving van Europese gemeenschapsoctrooien in de landstaal

te verlangen. Ten aanzien van beide onderwerpen zijn vaktechnisch vorderingen gemaakt. Inzake de financiële regeling heeft het Interim Comité uitdrukkelijk het Nederlandse standpunt verwoord, dat geen van de lidstaten door inwerkingtreding treden van het Gemeenschapsoctrooiverdrag in een financieel slechtere of betere positie mag komen dan thans het geval is met betrekking tot inkomsten uit de jaarcijnzen voor Euro-octrooien. Het overleg duurt voort.

Op wetgevingsgebied werden de ontwerpen houdende goedkeuring van het Verdrag van Boedapest en het Verdrag van Straatsburg door het Parlement afgehandeld. Het ontwerp tot wijziging van de Rijksoctrooiwet is inmiddels in 1987 door het Parlement afgehandeld. Het ontwerp Ge-bruiksmodellenwet werd in het verslagjaar bij het Parlement ingediend. Tenslotte werd een aanvang gemaakt met het wetsontwerp inzake de bescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten.

Het Benelux-overleg betreffende wijziging van de Benelux Merkenwet werd voortgezet. In 1987 zullen geïnteresseerde kringen hun mening kunnen geven over de thans gereed zijnde ontwerpteksten. Het Protocol inzake de invoering van de bescherming van dienstmerken is inmiddels begin 1987 in werking getreden. Tenslotte heeft de Octrooi-raad aan de gebruikelijke vergaderingen van de Raad van Bestuur van het Benelux Merkenbureau en het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen deelgenomen.

In Europees verband nam de Octrooiraad deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Europese Octrooi-organisatie en de door deze ingestelde commissies.

In E.E.G.-verband tenslotte werd de behandeling van de voorstellen voor een Verordening inzake het Gemeen-schapsmerk voortgezet. Een derde lezing van het ontwerp werd aangevangen en moet in 1987 zijn afgerond.

Rgswijk (Z.H.), mei 1987.

Jurisprudentie

Nr 1. Gerechtshof te 's-Gravenhage, derde kamer, 28 mei 1986.

(IHC/Verolme; luchtkasten)

President: Mr R. van der Veen; Raadsheren: Mrs W. A. van Deth en W. Jonkers.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Voor de inbreukvraag is beslissend of de uitvinding wordt

toegepast, zoals zij is geoctrooieerd, niet zoals zij, misschien, geoctrooieerd had kunnen worden. Daargelaten of art. 30 lid 2 Row. toelaat het uitsluitend recht te bepalen met veronachtzaming van een in de conclusie opgenomen kenmerk, kan van de vakman, die aan de hand van de lezing van het ganse octrooi nagaat welke handelingen aan derden niet vrij staan, niet worden verlangd dat hij tot de gevolgtrekking komt dat het kenmerk "terwijl de luchtkasten zijn voorzien van een overvloei" als niet-geschreven moet worden beschouwd.1)

Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een onderzoek in kort geding terzake van de werkelijke en

volledige constructie van de van inbreuk betichte schepen niet meer opportuun geacht en het in prima opgelegde verbod voorzover beantwoordende aan de volledige conclusies van het litigieuze octrooi bekrachtigd, nu een bodemprocedure aanhangig is en partijen een snelle behandeling daarvan kunnen bevorderen. Daarbij mede in aanmerking genomen de door appellante veroorzaakte onzekerheid omtrent de constructie van haar schepen.

Verolme Scheepswerf (Shipyard) Heusden B.V. te Heus-den en Volker Stevin Baggermaatschappij Nederland B.V. te Rotterdam, appellanten [in kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr J. A. A. Oomens te Rotterdam,

tegen IHC Holland N.V. te Rotterdam, geintimeerde [in kort

geding], procureur Jhr Mr D. J. de Brauw, advocaat Mr C. A. J. Crul.

a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 17 januari 1986. (Mr C. H. B. Boot).

Overwegende ten aanzien van het recht: In deze octrooizaak gaat het om hopperzuigers. Aan IHC

[eiseres. Red.] is octrooi verleend op hoppervaartuigen met een of meer langsscheeps verlopende, in het midden gelegen hoppers met overvloeien, een centrale laadleiding en luchtkasten, met het kenmerk dat het vaartuig is voorzien van middelen voor het beladen van de luchtkasten met het te vervoeren materiaal en om dit materiaal uit de luchtkasten te lossen, terwijl de luchtkasten zijn voorzien van een overvloei. Het octrooi, nummer 163288, gedagtekend 18 juli 1980, heeft mede betrekking (conclusie 4) op dergelijke vaartuigen, met het kenmerk dat de hopper met iedere luchtkast een gemeenschappelijke overvloei heeft.

IHC stelt, dat gedaagden door middel van de hopperzuiger Geopotes 14 en van de in aanbouw zijnde hopperzuiger Geopotes 15 op genoemd octrooi inbreuk maken, als eigenares daarvan of als bouwer daarvan; zij vorderen verbod van die inbreuk op straffe ener dwangsom


Gedaagden betwisten dat van inbreuk op het octrooi sprake is, aanvoerend, in essentie, dat de Geopotes 14 en de Geopotes 15 nu juist niet zijn voorzien van luchtkasten voorzien van een overvloei, dat dat in elk geval niet aannemelijk is gemaakt en dat reeds daarom de vorderingen moeten worden afgewezen, als Wij daar al aan toe zouden komen nu ook spoedeisend belang ontbreekt.

IHC heeft, daartegenover, aangevoerd, dat conclusie 4 (luchtkasten die met de hopper zelf een gemeenschappelijke overvloei hebben) van toepassing is op de Geopotes 14 en de Geopotes 15 en dat omdat die schepen dreigen elders op de wereld te worden ingezet bewijsmateriaal dreigt te verdwijnen, hetgeen temeer klemt omdat gedaagden IHC geen onderzoek op de schepen willen laten instellen.

Naar Ons voorlopig oordeel is er inderdaad geen "prima facie evidence" dat van octrooi-inbreuk sprake is; anderzijds is geredelijk denkbaar dat de bodemrechter, al dan niet na deskundige voorlichting, tot het oordeel komt dat wel octrooi-inbreuk wordt gepleegd.

Het wil Ons met name voorkomen, dat het octrooi toch specifieker luchtkasten op het oog had, zo geconstrueerd, dat de overvloei al uit de aard (de constructiewijze) van de luchtkast zelf voortsproot, terwijl de luchtkasten op de Ge-opotes-vaartuigen, naar Ons voorlopig oordeel en gelet op hetgeen daaromtrent ten processe is aangevoerd, eenvoudige bakken waren, dicht van boven behoudens een luchtpijp voor de ontluchting. Eens vol, blijven ze vol en wat er ook verder in het vaartuig komt: dat komt dan niet meer in de luchtkasten en vloeit daar bijgevolg ook niet uit over. Maar, als gezegd, geredelijk is denkbaar dat daarover na een onderzoek met een diepgang waarvoor het kort geding zich niet leent, anders wordt geoordeeld, met name gelet op genoemde conclusie 4.

Tegen deze achtergrond (tegen de achtergrond dus van die gerede, zij het niet overheersende, kans) achten Wij de gevorderde voorzieningen in beginsel voor toewijzing vatbaar, nu gedaagden om heel wel te billijken maar toch in haar risicosfeer liggende redenen IHC niet de gelegenheid willen geven zich zelf aan boord van de schepen te overtuigen en nu die schepen elders zullen worden ingezet.

Wij overwegen daarbij, dat ook belangenafweging tot dit oordeel leidt: als gedaagden gelijk hebben zal haar een veroordeling niet schaden, zij mogen toch al geen octrooiinbreuk plegen en omdat zij dat, naar eigen zeggen, niet doen, zullen ze ook geen dwangsom verbeuren. Als, daarentegen, IHC gelijk heeft lijkt het evenwichtig een veroordeling uit te spreken: gedaagden zijn gewaarschuwd, kunnen zelf als enigen echt beoordelen hoe het nu zit en worden door middel van de dwangsom genoodzaakt om niet (zoals zij eigenlijk wensen) achteroverzittend af te wachten dat IHC haar stellingen hard maakt terwijl de schepen elders in bedrijf zijn maar om zich nog eens nauwkeurig te bezinnen over, bijvoorbeeld, de vraag hoe groot de kans is dat het door haar ingenomen standpunt tenslotte niet door de rechter zal worden aanvaard.

Op zich zelf hadden Wij een vordering strekkende tot het voor geheel onpartijdige derden toegankelijk houden van bewijsmateriaal (bouwtekeningen) passender gevonden, maar dat doet aan de toewijsbaarheid van de thans gevorderde voorzieningen toch niet af.

Wij zullen de dwangsom maximaliseren, om niet tezeer vooruit te lopen op een weliswaar mogelijk maar toch niet bij uitstek waarschijnlijk vonnis van de bodemrechter en bepalen, dat de dwangsom in mindering komt van eventueel te dezer zake per saldo te betalen schadevergoeding. Geen van partijen kan worden aangemerkt als in het ongelijk te zijn gesteld: IHC niet, omdat haar vorderingen goeddeels worden toegewezen en gedaagden niet omdat met betrekking tot de vraag waar het ten gronde eigenlijk om gaat (is er nu octrooi-inbreuk of niet), welke vraag bezwaarlijk uitputtend in kort geding kan worden behandeld, voorshands eerder gelijk dan ongelijk schijnt te hebben.

Rechtdoende in kort geding: Verbieden gedaagden inbreuk te maken op het octrooi nr.

163288 door het bedrijfsmatig gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen danwei voor een ander aanbieden of in voorraad hebben van hoppervaartuigen voorzien van voortbrengselen volgens het wezenlijke kenmerk van dit octrooi.

Veroordelen elk van gedaagden tot een dwangsom van f 100000 voor iedere overtreding van bovenstaand verbod, voor elke dag dat zodanige overtreding voortduurt, met een maximum van f 1000 000 en onder aantekening, dat een eventueel te verbeuren dwangsom in mindering zal strekken op de per saldo eventueel te dezer zake verschuldigde schadevergoeding.

Wijzen het meer of anders gevorderde (met name ook de over en weer gevorderde veroordeling van de wederpartij in de kosten) af. Enz.

b) Het Hof, etc.

Beoordeling van het hoger beroep.

(Post alia...) 6. De grieven beogen het geschil in volle omvang aan het

Hof voor te leggen. Conclusie 1 van het octrooi luidt: "Hoppervaartuig met één of meer langsscheeps verlopen

de, in het midden gelegen hoppers met overvloeien, een centrale laadleiding en luchtkasten, met het kenmerk, dat het vaartuig is voorzien van middelen voor het beladen van de luchtkasten met het te vervoeren materiaal om dit materiaal uit de luchtkasten te lossen, terwijl de luchtkasten zijn voorzien van een overvloei".

7. Als vaststaand moet worden aangenomen dat in de onderhavige schepen Geopotes 14 en de Geopotes 15, de tanks, welke op de tekening door V en V [Verolme en Volker Stevin, Red] bij akte in eerste aanleg als "bijlage 1" overgelegd met het cijfer 8 zijn aangeduid, luchtkasten zijn en dat die schepen zijn voorzien van middelen om die kasten te beladen met te vervoeren materiaal - in het bijzonder slib -en van middelen om dat materiaal uit die kasten te lossen.

Het Hof verwijst te dier zake naar de bladzijden 2 en 3 van het door V en V als "bijlage 8" bij akte in eerste aanleg overgelegde rapport dd. 27 november 1985 van de octrooigemachtigde Ir L.M.C.J. Konings. Weliswaar noemt hij op bladzijde 2 de kasten 17 luchtkasten en de kasten 8 ballast/ slibtanks, maar uit het verdere betoog volgt dat ook de kasten 8 als luchtkasten worden beschouwd terwijl in "gevolgtrekking" 1 op bladzijde 9 het woord "luchtkasten" wordt gebruikt ter aanduiding van - kennelijk - de kasten 8. Ook is niet gesteld of aannemelijk dat, zo de schepen met zwaar materiaal worden beladen, de kasten 8 iets anders dan lucht bevatten.

8. De strijd in hoger beroep komt er dan ook op neer dat V en V betogen dat de kasten 8 niet zijn voorzien van een overvloei en dat deswege geen octrooiinbreuk wordt gemaakt en dat IHC betoogt dat die kasten wel van een overvloei zijn voorzien, terwijl indien dat niet het geval zou zijn, toch inbreuk wordt gemaakt omdat - aldus een door IHC bij akte in hoger beroep overgelegd rapport dd. 18 februari 1986 van de octrooigemachtigde Mr Ir J.H.F, de Vries - "de vraag of de luchtkasten bij de Geopotes 14/15 over een overvloei beschikken niet van belang is om te kunnen vaststellen of bij de Geopotes als dan niet van het wezen van de uitvinding volgens het octrooi 163.288 gebruik wordt gemaakt".

9. Deze laatste stelling onderschrijft het Hof niet. Beslissend is of de uitvinding wordt toegepast zoals zij is geoctrooieerd, niet zoals zij, misschien, geoctrooieerd had kunnen worden. Voorts - daargelaten of artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet toelaat het uitsluitende recht te bepalen met verontachtzaming van een in de conclusie opgenomen kenmerk - kan van de vakman die aan de hand van de lezing van het ganse octrooi nagaat welke handelingen aan derden niet vrijstaan, niet worden verlangd dat hij tot de gevolgtrekking komt dat het kenmerk "terwijl de luchtkasten zijn voorzien van een overvloei" als niet geschreven moet worden beschouwd.


10. De vraag blijft over of de luchtkasten 8 van een overvloei zijn voorzien. Afgaande op de in overweging 7 genoemde tekening is het Hof op de gronden genoemd in het rapport van Ir Konings voorshands van oordeel dat dit niet het geval is. Hetgeen geschiedt indien zou worden voortgegaan met toevoer van materiaal nadat de kasten 8 geheel zijn gevuld, te weten het wegvloeien van het materiaal via de middenbeun en de overvloeien 6 van de middenbeun - over dit wegvloeien zijn Ir Konings, bladzijde 8 van zijn rapport, en Ir Dr De Vries, bladzijde 5 van zijn in overweging 8 genoemde rapport, het eens - is naar het Hof voorshands meent niet een overvloei van de kasten, immers bedoelde toevoer is niet meer een beladen van die kasten maar van de middenbeun en deze laatste vloeit dan over. Van een gemeenschappelijke overvloei in de zin van conclusie 4 is dan geen sprake.

11. Het Hof acht zich echter door meergenoemde tekening niet voldoende ingelicht - ook niet door "bijlage 2" bij de door V en V in eerste aanleg genomen akte - over de werkelijke en volledige constructie van de Geopotes 14 en 15, voorzover voor de inbreukvraag van belang. V en V hebben zich op voor het Hof niet voldoende overtuigende wijze beroepen op bedrijfsgeheimen teneinde waarnemers namens IHC op de schepen te weren terwijl ook hun eigen octrooigemachtigde, Ir Konings, geen waarnemingen op de schepen heeft verricht blijkens zijn antwoord op een hem tijdens de pleidooien door het Hof gestelde vraag. Het Hof acht thans een onderzoek terzake in dit korte geding niet meer opportuun nu een bodemprocedure aanhangig is en partijen een snelle behandeling daarvan kunnen bevorderen. Gezien de door V en V veroorzaakte onzekerheid omtrent de constructie van de schepen acht het Hof met de President een aan V en V op te leggen verbod gerechtvaardigd doch met V en V is het Hof van oordeel dat het in het bestreden vonnis geformuleerde verbod te vaag is en dat derhalve grief IX gegrond is.

Blijkens het voorgaande kunnen de overige grieven niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis. Het Hof zal de gevorderde uitvoerbaar-verklaring bij voorraad alsnog toewijzen.

Beslissing. Het Hof: verklaart appellanten ontvankelijk in hun hoger beroep; vernietigt het bestreden vonnis doch alleen voorzover het

daarbij aan appellanten opgelegde verbod andere voortbrengselen betreft dan die welke beantwoorden aan de volledige bewoordingen van de conclusies van octrooi 163.288 zoals deze door het Hof blijkens de overwegingen van dit arrest worden gelezen;

bekrachtigt dat vonnis voor het overige en verklaart het uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten van het hoger beroep dient te dragen. Enz.

') Afbakening verbod. 1. In deze kort-gedingprocedure speelden twee vragen.

Allereerst een vraag van uitleg van IHC's octrooi: zijn de luchtkasten zoals weergegeven in het rapport van de octrooigemachtigde van V en V voorzien van een overvloei, zulks in de zin van de octrooiconclusie? Voorts een feitelijke vraag: stemt de constructie van de luchtkasten op de hopperzuigers van V en V overeen met die welke in dat rapport wordt geschetst?

2. De President gaat impliciet uit van een bevestigend antwoord op de tweede vraag en laat het antwoord op de eerste vraag uiteindelijk open. Niettemin geeft hij het gevorderde inbreukverbod op grond van de volgende redenering: als V en V gelijk hebben zal haar een veroordeling niet schaden en als IHC gelijk heeft dwingt een verbod met dwangsom V en V om zich nog eens nauwkeurig te bezinnen hoe groot de kans is dat het door haar ingenomen standpunt tenslotte niet door de rechter zal worden aanvaard.

Het door de President uitgevaardigde verbod biedt m.i. een zuiver voorbeeld van een verbod dat niet voldoet aan de

eis van afdoende afbakening; zie in dit verband H.R. 12 december 1975, N.J. 1976,495 (W.H.H.) en nader mijn dissertatie: Het rechterlijke verbod en bevel, 1978 nr 244. Hij miskent dat de rechter die een verbod oplegt, ook al mag dit algemeen luiden, niet mag nalaten aan te geven welke in concreto gewraakte (reeds gepleegde of op handen zijnde) handelingen onrechtmatig zijn, en waarom. Anders kunnen noch partijen noch de executierechter vaststellen wat onder het verbod al dan niet begrepen is; er is geen kompas om op te varen. Doordat de President in het midden liet of de door IHC gewraakte luchtkasten octrooiinbreuk opleverden, wisten V en V niet waar zij zich aan moesten houden. De dwangsom fungeerde niet als pressiemiddel tot naleving van de rechterlijke uitspraak maar a.h.w. als inzet van een wed-' denschap die V en V konden aangaan omtrent de uitkomst van een bodemprocedure. Daarvoor is het dwangsominstituut niet bedoeld. Ook IHC wist na het presidiaal verbod niet waarop zij uit hoofde van haar octrooi (voorshands) jegens V en V aanspraak mocht maken en de executierechter zou haar geen opheldering hebben kunnen verschaffen omdat het veroordelend vonnis geen houvast gaf.

3. De President baseerde zich mede op de gedachte dat wie niet voornemens is inbreuk te plegen, tegen een daartoe strekkend verbod geen bezwaar kan nebben. Die gedachte is onjuist; zij miskent dat er geen plaats is voor een veroordelend vonnis indien eiser daarbij geen belang heeft, en dat belang heeft hij slechts als te duchten is dat de wederpartij anders onrechtmatig zal handelen. Anders gezegd: er is geen rechtsgrond om de positie van iemand die geen kwaad ixi de zin heeft te bezwaren met een verbod onder dwangsom.

4. Het door het Hof gegeven verbod voldoet wèl aan de eis van afdoende afbakening. Het Hof geeft aan hoe naar zijn (voorlopig) oordeel IHC's octrooi moet worden geïnterpreteerd: de luchtkasten zoals weergegeven in het rapport van V en V's octrooigemachtigde maken geen inbreuk. Wel laat het Hof in het midden of die luchtkasten corresponderen met de werkelijke constructie van de hopperzuigers en komt dan tot een veroordeling "gezien de door V en V veroorzaakte onzekerheid omtrent de constructie van de schepen".

Deze redengeving is ook onorthodox. Voor het opleggen van een verbod bestaat grond als te vrezen is dat de gedaagde in de toekomst onrechtmatig zal handelen (waaronder begrepen: dat hij zijn onrechtmatig gedrag zal voortzetten) en niet reeds indien onzeker is wat gedaagde eigenlijk doet. Kennelijk bedoelt het Hof evenwel dat z.i., met name gelet op de houding van V en V, inderdaad te vrezen is dat de werkelijke constructie van de luchtkasten op de hopperzuigers wel binnen de beschermingsomvang van het octrooi valt.

C.v.N.


Nr 2. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 3 februari 1987.

(Aqua Fresh/Prodent Gel)

Mr H.F. van den Haak.

(ingeschreven merk van Beecham)

Tmtelfrisse mond, landen gaaf en gezond

Proóent Jmteffiis vw smaak mmetprotienfs umek8ttuonóm +

- - • ' \'. ' .. _ - lektc&gaveongezonds '"'- ': v tanden

(Bevat nainumöuonde, nalnummonoiiuortosfaat namumtnmetafosf ga!, primair orfftofosfaai. complex calcium.)

(verpakking van Intradal)

Art. 13 jo. art. 5, aanhef en onder 3 en art. 11 Benelux-Merkenwet jo. art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Voor ontvankelijkheid van acties ingesteld door de merkhouder ex art. 13 BMW en art. 1401 BW is niet vereist dat de merkhouder het merk zelf in de Benelux gebruikt, of dat de licentie krachtens welke een derde het merk gebruikt in het Benelux-merkenregister is ingeschreven.

Art. 1 Benelux-Merkenwet. Het merk van Beecham, bestaande in het in Aqua Fresh

tandpasta voorkomende blauw-witte strepenmotief, heeft een niet onaanzienlijke onderscheidende kracht. Deze wordt mede afgeleid uit niet betwist marktonderzoek.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux-Merkenwet. De beschermingsomvang van het merk van Beecham strekt

zich niet uit tot ieder gebruik van een blauw-wit strepenmotief op de verpakking van tandpasta als zodanig, maar is beperkt tot het gebruik ervan voor tandpasta zélf. Aan de orde is dus slechts of de door Intradal (op haar verpakkingen) gebruikte tekens associatie kunnen oproepen met de Aqua Fresh tandpasta van Beecham.

Voor wat betreft het doosje en de tube van Intradals Prodent Gel wordt dit niet aangenomen, nu de visuele totaalindruk

bepaald wordt door de dominante elementen, welke verschillend zijn. Voorts blijkt dat het gebruik van blauw-witte strepen op tandpastaverpakkingen geenszins uitzonderlijk is.

Voor wat betreft de als een blauw-witte tandpastasliert uitgevoerde letter G op de verpakking van Prodent Gel wordt evenmin associatiegevaar aangenomen, gezien de verschillen tussen de blauw-wit-verdelingen. Ook wordt in aanmerking genomen dat het gebruik van witte vlakken in de G van Prodent Gel niet meer beoogt dan het op gebruikelijke grafische wijze tot uitdrukking brengen van de licht reflecterende eigenschap van deze tandpasta, alsmede dat ook een derde blauw-witte slierten op haar tandpastayerpakkingen bezigt. Het tezamen bezien van beide boven genoemde elementen (verpakking en letter G) leidt evenmin tot het oordeel dat er sprake van merk-inbreuk is.

Art. 13 Benelux-Merkenwet jo. art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Eventuele onrechtmatigheid in reclame-uitingen van Intradal m.b.t. Prodent Gel kan niet leiden tot een verbod van de verpakking wegens merkinbreuk, en kan ook niet bijdragen tot het oordeel dat er overeenstemming tussen de verpakking en Beechams merk zou zijn.

De rechtspersoonlijkheid bezittende Engelse vennootschap Beecham Group PLC te Brentford-Middlesex, Groot-Brittannië, eiseres [in kort geding] procureur Mr H. Jonker, advocaat Mr R. Laret te Den Haag,

tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk

heid Intradal Nederland B.V. te Amersfoort, procureur Mr T.Th. Sternfeld, advocaat Mr J.A. van Arkel te Den Haag,

2. de vennootschap onder firma Drogisterij Reiber te Haarlem, niet verschenen,

3. Peter Jan Reiber te Haarlem, niet verschenen en 4. Alida Anna Sophia Perge te Amsterdam, niet versche

nen, allen gedaagden [in kort geding].

2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten: Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weer

sproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat tussen Beecham en Intradal in dit geding het volgende vast:

a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beecham Products B.V., gevestigd te Amstelveen, een dochtervennootschap van Beecham, brengt als licentiehoudster in de Benelux onder het merk AQUA-FRESH een blauw-wit gestreepte tandpasta op de markt, waarvan het strepenmotief eruit ziet als op onderstaande afbeelding: [zie hierboven. Red.]. De donkere strepen hebben een marine-blauwe kleur en vloeien via een lichtere tussentint blauw over in wit.

b. Het blauw-wit gestreepte uiterlijk van deze tandpasta is op 28 november 1985 onder nummer 410006 ten name van Beecham ingeschreven in het Beneluxmerkenregister. Daaraan voorafgaand heeft Beecham op 23 augustus 1976 onder nummer 341207 eveneens een Beneluxdepot verricht voor blauw-wit gestreepte tandpasta. Beecham is houdster van beide inschrijvingen.

c. Intradal brengt sinds eind 1985 onder de aanduiding PRODENT Gel een blauw gekleurde gel-tandpasta op de markt. De verpakking van deze tandpasta ziet er uit als op onderstaande afbeelding: [zie hierboven. Red]. De tekst op de tube en de doos is uitgevoerd in twee kleuren blauw. Zowel de doos als de tube zijn voorzien van een blauw-witte achtergrond. De letter G van het woord Gel is op de doos en de tube gestyleerd als een sliert Gel-tandpasta in de vorm van een G en uitgevoerd in de kleuren wit en (licht-) blauw.

2.2. De grondslag van Beechams vordering: Voor zover gericht tegen Intradal Beecham stelt kort samengevat dat Intradal inbreuk

maakt op haar merkrechten, voortvloeiend uit haar inschrijving nummer 410006, in de zin van artikel 13 A lid 1 aanhef


en sub 1 van de Beneluxmerkenwet, door PRODENT-Gel op de markt te brengen in een verpakking waarop op twee manieren gebruik wordt gemaakt van een met haar blauwwitte strepenmerk overeenstemmend teken: - de letter G in het woord Gel is blauw-wit gestreept; - de achtergrond van de verpakking (met name het doosje, in mindere mate de tube) is blauw-wit gestreept.

Volgens Beecham is de visuele gelijkenis van deze tekens met haar blauw-witte strepenmerk zodanig dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met de door Intradal voor PRODENT-Gel tandpasta gebruikte tekens wordt geconfronteerd associaties met Beechams blauw-wit merk worden gewekt. Hieraan doet in de visie van Beecham niet af dat tussen de verpakkingen van beide producten, bezien in hun totaliteit (woordmerk en uitvoering) verschillen bestaan. Wel is volgens Beecham van belang dat er voor Intradal niet de geringste noodzaak bestaat om op de PRO-DENT-Gel-verpakking en voor de uitvoering van de G in Gel een blauw-wit strepen patroon te gebruiken.

Beecham keert zich met name tegen de in blauw en wit uitgevoerde letter G in het woord Gel. Daarmee wordt volgens Beecham (ten onrechte) gesuggereerd dat PRODENT-Gel evenals AQUA FRESH een blauw-wit gestreepte Geltandpasta is. Beecham vreest dat consumenten die de voorkeur geven aan een blauw-witte Gel-pasta door de uitvoering van de PRODENT-Gel-verpakking in de verleiding kunnen worden gebracht PRODENT-Gel in plaats van AQUA FRESH te kopen. Een en ander kan volgens Beecham tot het resultaat leiden dat Intradal met oneigenlijke middelen een deel van Beechams marktaandeel verovert.

Daar komt volgens Beecham nog bij dat AQUA FRESH ook op andere wijzen door Intradal wordt nagevolgd. Beecham doelt in dit verband met name op de kernelementen uit de door partijen gebruikte reklame-uitingen voor de litigieuze tandpasta's ter terechtzitting zijn door Beecham een aantal advertenties overgelegd en een tweetal t.v.-rekla-mespots getoond die volgens haar een treffende overeenstemming vertonen. Beecham stelt op deze grond dat Intradal bij de beoordeling van de door haar gestelde overeenstemming tussen haar merk en de door Intradal gebruikte tekens niet het voordeel van de (eventuele) twijfel mag genieten.

Voor zover de gestelde merkinbreuk niet aan de hand van artikel 13 A, aanhef en sub 1 maar aan de hand van artikel 13 A, aanhef en sub 2 van de Beneluxmerkenwet moet worden beoordeeld (gebruik van blauw-witte strepen, niet ter onderscheiding maar als versiering, welke kwalificatie Beecham overigens betwist) stelt Beecham dat er voor Intradal niet de geringste noodzaak bestaat om zich van de gewraakte tekens te bedienen en dat vaststaat dat Beecham als gevolg van het gebruik van deze tekens schade kan ondervinden.

Tenslotte stelt Beecham dat het gebruik van de gewraakte tekens volgens het gemene recht jegens haar onrechtmatig is omdat Intradal daardoor profiteert van en parasiteert op de met aanzienlijke inspanningen en kosten verworven werfkracht van het blauw-witte strepenmerk van de AQUA-FRESH tandpasta, de onderscheidende en wervende kracht van dit merk aantast en de misleidende suggestie wekt dat PRODENT-Gel blauw-wit gestreept is.

Voor zover gericht tegen de overige gedaagden: Op de hiervoor weergegeven gronden stelt Beecham dat

de gedaagden sub 2 tot en met 4 eveneens merkinbreuk plegen c.q. onrechtmatig jegens haar handelen door PRODENT-Gel tandpasta in de gewraakte verpakking te verhandelen.

2.3. Het verweer van Intradal: Intradal stelt in haar verweer voorop dat Beecham niet

ageert uit merkrechten voortvloeiend uit de in 1976 plaatsgevonden inschrijving maar uit rechten, voortvloeiend uit een in 1986 verricht, tweede depot. Volgens Intradal is dit depot echter te kwader trouw verricht en kunnen daaraan derhalve geen rechten worden ontleend. Mocht dit al anders

zijn dan is er volgens Intradal nog een ander formeel beletsel: AQUA FRESH wordt in de Benelux in het verkeer gebracht door Beecham Products B.V., een dochteronderneming van Beecham. Van het bestaan van een licentie blijkt echter niet, laat staan dat het depot van de betreffende akte in het Beneluxmerkenregister is ingeschreven.

Ten gronde betwist Intradal de stellingen van Beecham. Intradal voert daartoe in de eerste plaats aan dat de bescher-mingsomvang van Beechams blauw-witte strepenmerk beperkt is. Volgens Intradal heeft Beecham niet het uitsluitend recht op een blauw-wit strepen motief, maar is dit recht beperkt tot blauw-wit gestreepte tandpasta en is het onderscheidend vermogen van Beechams merk te danken aan het enkele feit dat het niet gebruikelijk was gestreepte tandpasta op de markt te brengen. De beschermingsomvang van Beechams merk is volgens Intradal bepaald niet zo ruim dat iedere concurrent verboden kan worden tandpasta op de markt te brengen in een verpakking die is voorzien van een blauw-wit strepenmotief. Intradal stelt onder verwijzing naar de door partijen overgelegde tandpastaverpakkingen dat men blauw-witte strepen in allerlei variaties op deze verpakkingen kan aantreffen.

Volgens Intradal is de keuze van een blauw-wit strepenmotief op de achtergrond van haar PRODENT-Gel-verpakking bovendien geenszins ingegeven door de wens om aan te haken aan de identiteit van AQUA FRESH, maar is dit een uitvloeisel van haar in maart 1986 genomen besluit om de verpakkingen van haar drie soorten tandpasta (PRO-DENT Ultra actief, PRODENT Fluoride en PRODENT-Gel) een modernere, minder "rechttoe - rechtaan" aanzien te geven ("Upgrading"). Het strepenmotief op deze verpakkingen moet volgens Intradal worden gezien als versiering en niet als onderscheidingsmiddel en is zeker geen inbreuk op Beechams blauw-witte strepenmerk voor tandpasta.

Ook de G in het woord Gel kan volgens Intradal niet inbreukmakend worden geacht. De uitvoering van die letter appelleert aan het uiterlijk van een Gel en met name aan de licht reflecterende eigenschap ervan. Intradal betwist dat iemand op Oasis van de gestreepte achtergrond van de verpakking of de uitvoering van de letter G op de gedachte zal komen dat PRODENT-Gel een blauw-wit gestreepte tandpasta is en wijst erop dat ook andere Gel-tandpasta's (Colgate Fluor Azur en Colgate Minti Gel) zich van dit procédé van grafische vormgeving bedienen. Daarbij moet volgens Intradal worden bedacht dat (de woorden) PRODENT en AQUA FRESH de hoofdmerken bij de wederzijdse producten zijn en als zodanig de primaire herkenningstekens om beide producten van elkaar en van andere tandpasta's te onderscheiden. De blauw-witte strepen in de AQUA FRESH tandpasta zelf spelen in dat opzicht volgens Intradal een secundaire rol.

Tenslotte bestrijdt Intradal dat de essentiële elementen in de reklame-uitingen van Beecham voor de presentatie van tandpasta's uniek zijn.

Op grond van een en ander betwist Intradal tevens dat zij bij het publiek verwarring zaait omtrent de herkomst van haar tandpasta of profiteert van danwei parasiteert op de werfkracht van AQUA FRESH danwei de werfkracht en het onderscheidend vermogen van deze tandpasta aantast.

3. Beoordeling van het geschil 3. Nu Beecham onweersproken heeft aangevoerd dat de

door haar gestelde merkinbreuken onder meer in het Arrondissement Haarlem plaatsvinden verklaart de President zich, gelet op het bepaalde in artikel 37 van de Beneluxmerkenwet, uitdrukkelijk bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen.

De vordering voor zover gericht tegen Intradal: 3.2. Intradals verweer dat Beecham aan de inschrijving

op basis waarvan zij ageert geen rechten kan ontlenen omdat het desbetreffende depot te kwader trouw is verricht moet worden verworpen. Niet alleen heeft Intradal dit betoog op geen enkele wijze nader geadstrueerd of met feiten gestaafd, ook overigens is ter terechtzitting niet gebleken van feiten


of omstandigheden die het vermoeden rechtvaardigen dat Beecham door voormelde inschrijving geen merkrechten heeft verkregen.

3.3. Ook de omstandigheid dat AQUA FRESH door een derde op basis van een niet ingeschreven licentie in de Benelux in het verkeer wordt gebracht doet niet af aan de ontvankelijkheid van Beecham in haar vordering. Beecham ageert primair op basis van het aan haar als merkhoudster toekomende uitsluitende recht en voor het overige uit artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de ontvankelijkheid van geen van beide akties is vereist dat het de merkhouder zelf is die het merk in de Benelux gebruikt dan wel - in een geval als het onderhavige - dat de licentie krachtens welke het merk door een derde wordt gebruikt in het Beneluxmer-kenregister is ingeschreven.

3.4. Ter beantwoording van de vraag of Intradal door het voeren van de litigieuze verpakking voor haar PRODENT-Gel tandpasta inbreuk maakt op Beechams merkrechten geldt in dit geding als maatstaf dat van overeenstemming tussen Beechams merk en de door Intradal op de verpakking gebruikte tekens (het blauwe strepenmotief en de blauwwitte G) sprake is wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende. kracht van Beechams merk - merk en tekens, beide in hun geheel en in onderling verband beschouwd, visueel zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met de tekens wordt geconfronteerd associatie tussen de tekens en het merk wordt gewekt.

3.5. Bij beoordeling van de door partijen over en weer ingenomen standpunten staat voorop dat, zoals Intradal onweersproken heeft gesteld, de beschermingsomvang van Beechams blauw-witte strepenmerk zich niet uitstrekt tot ieder gebruik van een blauw-wit strepenmotief op de verpakking van tandpasta als zodanig, maar beperkt is tot het gebruik van een blauw-wit strepenmotief voor tandpasta zélf. Aan de orde is dus slechts de vraag of de door Intradal gebruikte tekens associatie kunnen oproepen met de AQUA FRESH tandpasta van Beecham. Bij beantwoording van die vraag zal, in navolging van partijen, afzonderlijk aandacht worden geschonken aan de blauw-wit gestreepte achtergrond van PRODENT-Gel en aan de uitvoering van de in het woord Gel voorkomende G.

3.6. Bij beantwoording van voormelde vraag is voorts uitgangspunt dat de onderscheidende kracht van het in de AQUA FRESH tandpasta voorkomende blauw-witte strepenmotief niet onaanzienlijk is. Intradal heeft weliswaar relativerend gesteld dat dit onderscheidend vermogen slechts te danken is aan het "enkele" feit dat het niet gebruikelijk was gestreepte tandpasta op de markt te brengen, maar verliest daarmee uit het oog dat de ontwikkeling van dit vermogen mede afhankelijk is van de reklame-inspanningen die Beecham zich sinds de introductie van AQUA FRESH heeft getroost en de daardoor verworven bekendheid van het merk. Nu Beecham onweersproken heeft gesteld dat uit een onderzoek van het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek naar de bekendheid van AQUA FRESH is gebleken dat 52,5% van de respondenten zonder enige suggestie omtrent de naam van het product een sliert blauw-wit gestreepte tandpasta als AQUA FRESH herkende, terwijl slechts 16,5% van de respondenten in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek AQUA FRESH had gebruikt, kan ervan worden uitgegaan dat een belangrijk deel van het kopend publiek blauw-wit gestreepte tandpasta associeert met AQUA FRESH.

Blauw-witte achtergrond PRODENT-Gel: 3.7. Op basis van een vergelijking van de blauw-wit ge

streepte AQUA FRESH tandpasta met de blauw-wit gestreepte achtergrond op de verpakking van PRODENT-Gel (zowel op de tube als op het doosje) is de President van oordeel dat het door Intradal gebruikte strepenmotief niet geschikt is om associaties met AQUA FRESH tandpasta op te roepen.

3.8. Daarbij verdient voor wat betreft het doosje in de eerste plaats opmerking dat uit waarneming en visuele ver

gelijking van de door partijen overgelegde tandpastaverpakkingen blijkt dat het gebruik van blauw-witte strepen op die verpakkingen geenszins uitzonderlijk is. Zo zijn de doosjes van de merken PEPSODENT Fluor, BLENDAX Anti-Plaque en COLGATE Fluor-azur alle voorzien van in meer of mindere mate gestreepte kleuruitvoeringen in een of meer van de tinten blauw die ook op het PRODENT-Gel-doosje voorkomen.

3.9. Voorts acht de President van belang (en dit geldt zowel voor de tube als voor het doosje) dat het door Beecham gewraakte strepenmotief op zichzelf niet is uitgevoerd in een vorm die verwant is aan de blauw-witte strepen in de AQUA FRESH tandpasta en bovendien de achtergrond van de verpakking vormen. De visuele totaalindruk van de tube en het doosje (en daarmee de kans op associatie) wordt primair bepaald door de dominante elementen in de uitvoering ervan. Het kan in redelijkheid niet worden betwist dat dat in het onderhavige geval het zowel op de tube als op het doosje in grote letters uitgevoerde woordmerk PRODENT-Gel is.

Blauw-witte letter G: 3.10. Op basis van een vergelijking van de blauw-wit

gestreepte AQUA FRESH tandpasta met de in blauw en wit uitgevoerde letter G op de verpakking van PRODENT Gel is de President van oordeel dat ook deze G niet geschikt is om associatie met AQUA FRESH tandpasta op te roepen.

3.11. Daarbij stelt de President voorop dat hem uit eigen waarneming is gebleken dat Gel-tandpasta een licht reflecterende eigenschap heeft. Het gebruik van witte vlakken voor het grafisch uitbeelden van de licht reflecterende delen van een object is een gebruikelijke wijze van grafische vormgeving. Aannemelijk is dan ook dat Intradal met de door Beecham gewraakte stylering van de G niet meer heeft beoogd dan het op grafische wijze tot uitdrukking brengen van een der eigenschappen van haar product.

3.12. Voorts zijn er, naar de President proefondervindelijk heeft geconstateerd niet onbelangrijke verschillen tussen de blauw-wit verdeling in voornoemde G en in de AQUA FRESH tandpasta. De G is overwegend blauw met een onderbroken wit-, streepachtig vlak. Een sliert AQUA FRESH tandpasta, ook wanneer deze in de vorm van een G is neergelegd, bevat twee ononderbroken witte strepen.

3.13. Ook beroept Intradal zich niet ten onrechte op de omstandigheid dat COLGATE een tweetal tandpasta's op de markt brengt in verpakkingen die zijn voorzien van in blauw en wit uitgevoerde opschriften (Fluor-azur en Bleu minty gel) vormgegeven als gestyleerde slierten tandpasta. Voor zover het COLGATE Blue Minty Gel betreft kan aan Beecham worden toegegeven dat de verpakking overwegend in vuurrood is uitgevoerd; de verpakking van COLGATE Fluor-azur is echter overwegend blauw en wit. Ook kan aan Beecham worden toegegeven dat de stylering van de COL-GATE-opschriften minder aan tandpasta doet denken dan de G op de PRODENT-Gel-verpakking. Daar staat echter tegenover dat de blauw-wit verdeling in voormelde opschriften een wat rechtlijniger, gestreepter karakter heeft en als zodanig juist meer verwant is aan de strepen in de AQUA FRESH tandpasta.

De gewraakte elementen tezamen bezien: 3.14. Ook in samenhang met elkaar beschouwd is de

President van oordeel dat de door Intradal gebruikte verpakking niet inbreukmakend is. Beide elementen versterken elkaar niet zodanig dat de kans bestaat dat bij het kopend publiek op grond van de verpakking van PRODENT-Gel de indruk wordt gewekt dat zich in de PRODENT-Gel-tube een blauw-wit gestreepte tandpasta bevindt. Dit oordeel is met name gebaseerd op de omstandigheid dat, zoals ter terechtzitting is gebleken, het gebruik van de kleuren blauw en wit alsmede het gebruik van streepmotieven voor tandpastaverpakkingen zodanig gebruikelijk is dat de dominantie van, die twee kleuren in een streepmotief geacht moet worden weinig informatief/suggestief te zijn met betrekking tot de inhoud.


3.15. Daar komt nog bij dat Beecham omtrent een ter terechtzitting overgelegde verpakking van - voor de West-Duitse markt bestemde - COLGATE-Gel tandpasta, welke is voorzien van een blauw-witte sliert Gel-tandpasta met een in wit uitgevoerde, reflecterende vlek (geplaatst tegen een blauw-wit gestreepte achtergrond) heeft opgemerkt dat deze in haar visie wel toelaatbaar is. De President acht de verschillen in associatief vermogen tussen beide verpakkingen zodanig gering dat voor de verpakking van PRODENT-Gel geen ander oordeel kan gelden.

3.16. Inhet midden kan blijven of Intradal in haar rekla-me-uitingen voor PRODENT-Gel kernelementen uit Beech-ams presentatie van AQUA FRESH heeft overgenomen. Het gebruik van reklame-uitingen voor tandpasta en het gebruiken van de in dit geding ter beoordeling staande elementen van de PRODENT-Gel-verpakking hangen niet zodanig nauw met elkaar samen dat een verbod van het gebruik van laatstgenoemde elementen zijn rechtvaardiging zou kunnen vinden in de omstandigheid dat Intradal zich in haar rekla-me voor PRODENT-Gel bedient van elementen die aan de reklame-uitingen van Beecham zijn ontleend. De ter zake door Beecham geponeerde stellingen kunnen zelfs in geval van twijfel omtrent de gestelde inbreuk op haar merkrechten geen doorslaggevende rol vervullen, nog daargelaten dat zodanige twijfel in casu niet aanwezig is.

De vordering voor zover gericht tegen de overige gedaagden:

3.17. Nu aan de wettelijk voorgeschreven termijnen en formaliteiten is voldaan zal tegen gedaagden sub 2 tot en met 4 verstek worden verleend.

3.18. Uit het voorgaande volgt dat het Intradal vrij staat haar PRODENT-Gel tandpasta in de litigieuze verpakking op de markt te brengen. Onder die omstandigheden maken wederverkopers als gedaagden sub 2 tot en met 4 zich è fortiori niet aan merkinbreuk/onrechtmatig handelen schuldig door deze tandpasta in de litigieuze verpakking (verder) te verhandelen.

Slotsom en kosten: 3.19. De slotsom van een en ander is dat de gevraagde

voorzieningen tegen alle gedaagden moeten worden geweigerd, met veroordeling van Beecham in de kosten van het geding.

4. Beslissingen

De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Weigert de gevraagde voorzieningen; 4.2. Veroordeelt Beecham in de kosten van het geding,

tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Intradal begroot op f250,- aan verschotten en f 1 500,- aan procureurssalaris en aan de zijde van de overige gedaagden begroot op nihil. Enz.

Nr 3. Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, 11 juli 1986.

(Blauwe Kampeerlamp)

Mr O. Bonbled.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux-Merkenwet. Door een blauwgekleurde kampeerlamp in de handel te

brengen onder de aanduiding 'Caravan Camping' maakt gedaagde inbreuk op het ten name van eiseres ingeschreven merk, bestaande uit een bepaalde tint van de kleur blauw, waarvan de rechtsgeldigheid door het Benelux Gerechtshof is erkend. Daaraan doet niet af, dat gedaagde haar lamp heeft uitgevoerd in een donkerder tint blauw, omdat het voor de toepassing van art. 13 A niet aankomt op de gelijkheid maar op de gelijkenis van de tekens en het door gedaagde gekozen merk van dat van eiseres een slaafse navolging is, gegeven het groot aantal beschikbare kleuren en de keuze van een bena

ming, soortgelijk aan het woordmerk 'Camping Gaz' van eiseres.

De vennootschap naar Frans recht Application des Gaz te Parijs, Frankrijk, verzoekster, advocaat Mr A. Braun te Brussel,

tegen De S.P.R.L. Sportmode te Ixelles, verweerster, advocaat

Mr R. Chantelot te Brussel, in aanwezigheid van de maatschappij naar Italiaans recht

S.V.B. Caravan Camping S.P.A. te Brescia, Italië, vrijwillig verschenen, advocaat Mr R. Chantelot te Brussel.

Le référé, la défense et l'intervention. Le référé tend, a ce que nous ordonnions aux défende-

resses, de cesser tout usage de signes identiques ou ressem-blant è la marque Benelux n° 100508 de la demanderesse, sous peine d'une astreinte de 50.000 frs, par acte commis en infraction a cette condamnation.

Il nous demande aussi la désignation d'un séquestre chez la première défenderesse qui aura a déposer dans les 48 heures les produits contrefaisant, sous une astreinte de 50.000 frs par produit non remis;

La première défenderesse conclut, que les droits allégués par la demanderesse sont sérieusement contestés et contes-tables, et soutient notre incompétence;

La seconde défenderesse conclut qu'il n'y a pas lieu référé;

La marque. La couleur bleue claire, a fait 1'objet de Fenregistrement

Benelux n° 100.508. En Pespèce, la validité de la marque n'est plus contesta-

ble, depuis 1'arrêt de la Cour de justice Benelux du 9 mars 1977 mettant en cause 1'actuelle demanderesse dénommée en abrégé ADG et la société privée Sieben;

La couleur bleue claire, en CL 4 gaz liquifié, CL 6 réservoirs et cartouches pour le gaz en métal, CL 8 outils a main, CL 11 réchauds notamment pour camping, articles d'éclai-rage, de cnauffage et de cuisson, est utilisée par la demanderesse aux Pays-Bas depuis 1953, en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg depuis 1956;

Notre compétence. Nous sommes le juge de Pévidence, au provisoire, lorsque

1'urgence se vérifie. Les défenderesses viennent de lancer sur le marché des

lampes de camping de couleur bleue sous la dénomination "Caravan Camping", "Camping gaz" étant la marque no-minative de la demanderesse.

Celle-ci a intérêt a ce que nous nous prononcions, sur les mesures a prendre, sur une éventuelle contrefacon de ses propres lampes de camping en attendant que le juge du fond statue.

S'il y a contrefacon, son préjudice va s'aggravant, tres vite, et il s'impose de mettre fin, sur le champ a des ventes irrégulières, dommageables;

La couleur bleue et sa contrefacon. Comme le soulignent les défenderesses le bleu comprend

de nombreuses variantes; C'est ainsi que dans une palette ou inventorie au moins les bleus outremer, de cobalt, ceru-leen, permanent foncé, permanent clair, turquoise, de man-ganèse. Mais Facheteur d'une lampe de camping, qui con-naït la réputation ancienne d'une lampe bleue de camping sortant des ateliers de la demanderesse, croira a tort en trouvant dans un rayon de magasin, une lampe bleue, même d'une nuance légèrement plus foncée que celle de la demanderesse et surtout si elle est isolée de la lampe de la demanderesse, qu'il s'agit d'une fabrication de cette dernière. Il en sera d'autant plus ainsi que les dénominations adoptées par les parties sont tres proches : 'Camping gaz' pour la demanderesse et 'Caravan Camping' pour les défenderesses.


Le provisoire. Si les défenderesses malgré notre ordonnance persistent

sur le plan des principes dans leur volonté de contrefaire la marque de la défenderesse, la demanderesse aura 1'obliga-tion de les citer devant le juge de la cessation qui prononcera un jugement au fond.

Mais en attendant il doit être mis fin provisoirement è une concurrence inadmissible parce que la marque de la demanderesse existe et que sa validité a été cönsacrée a la suite de Parrêt de la Cour de justice Benelux.

La loi Benelux. L'article 13 A n'implique pas que les couleurs bleues

soient identiques. Le critère retenu est la ressemblance entre les signes et

non la similitude. L'ont peut déduire la servilité de la contrefacon de 1'adop-

tion de la couleur bleue alors que la lumière décomposée est riche d'autres couleurs aussi parlantes et que la marque contre-faisant couvre aussi une lampe de camping sous une dénomination similaire a celle de la demanderesse.

Nous vérifions des circonstances similaires entourant la vente d'un groupe spécifique de produits.

Nous ne statuons pas a Pégard de tous les produits d'une entreprise aux fabrications multiples.

La différence entre la nuance de bleu déposée par la demanderesse et la nuance de bleu utilisée par les défenderesses ne peut être retenue en s'abstrayant du produit couvert de la couleur bleue, de sa dénomination, et de la confusion préméditée provoquée dans 1'esprit de 1'acheteur.

L'intervenante soutient que le bleu de la demanderesse ne correspond plus nécessairement a la mode actuelle;

Raison de plus pour s'en écarter radicalement, en adop-tant non pas une autre nuance mais une autre couleur plus contemporaine.

Le jaune et le rouge se retrouvent aussi dans la flamme du gaz domestique.

<. Les astreintes et le séquestre. Ces deux demandes sont la suite logique de la cessation

prononcée. Les chiffres des astreintes sont cependant exces-sifs. Il échet de réduire chaque astreinte a cinq mille francs.

Par ces motifs Nous, Omer BONBLED, Vice-Président au Tribunal de

Commerce de Bruxelles, siégeant a 1'audience publique et extraordinaire des référés au Palais de Justice, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Annie BRAEM, Greffier.

Constatons notre compétence ratione loei en application de l'article 37 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits;

Recevons 1'intervention volontaire; Ordonnons aux défenderesses de cesser la couverture par

la couleur bleue de leurs lampes de camping vendues au Benelux, cette couleur contrefaisant la marque Benelux de la demanderesse n° 100.508 et ce sous peine d'une astreinte de cinq mille francs par infraction a notre condamnation;

Désignons Monsieur Jacques VAN STEENBERGHE, Expert gardien, rue de la Cambre, 105, 1150 Bruxelles, en qualité de séquestre chez qui la première défenderesse aura a déposer dans les 48 heures de la signification de notre ordonnance, ses lampes de camping bleues détenues a quel-que titre que ce soit, et ce sous peine d'une astreinte de cinq mille francs par produit non remis dans le délai précité, jusqu'a ce que les parties se soient mises d'accord ou jusqu'a décision définitive du juge du fond, les défenderesses payant les frais du dépót;

Ordonnons a la demanderesse de citer les défenderesses devant le juge du fond dans les quinze jours du refus éven-tuel des défenderesses, de renoncer a 1'emploi des lampes de camping contrefaisant;

Condamnons les défenderesses aux dépens liquides a ce jour a cinq mille cinq cent nonante-sept francs pour la

demanderesse et a trois mille deux cents francs pour la défenderesse et l'intervenante volontaire.

Nr 4. Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, 6 november 1986.

(Redpoint/Blue Point)

Mr J. L. Duplat.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux-Merkenwet. Er is overeenstemming tussen het merk Redpoint en het

teken Blue Point. De gebruikte bijvoeglijke naamwoorden rood en blauw op kousen wekken de indruk dat de kousen afkomstig zijn van een en dezelfde producent. Bovendien zijn rood en blauw kleuren die voor het doorsnee publiek verband met elkaar houden en derhalve als overeenstemmende kleuren dienen te worden beschouwd. Tenslotte leggen eiseressen in de etikettering van de kousen de nadruk op blauw.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 en art. 14 onder B Benelux-Merkenwet.

Het verweer dat een derde het merk Blue Point eerder deponeerde dan eiseres sub 1 het merk Redpoint, wordt verworpen. Het merk Blue Point werd niet vernieuwd, terwijl ook niet is gebleken dat het ooit in de Benelux is gebruikt.

De vergelijking tussen Blue Point en Redpoint dient exclusief te stoelen op de merken of tekens die door partijen zijn ingeroepen. De rechter dient geen rekening te houden met het merk dat mogelijkerwijze door een derde zou kunnen worden ingeroepen.

1. De naamloze vennootschap Red Point te Brussel en 2. de personenvennootschap met beperkte aansprakelijk

heid Cordonnier & Zonen te Wetteren, eiseressen [in kort geding], advocaten Mrs L. van Bunnen en L. de Corte te Brussel

tegen de personenvennootschap met beperkte aansprakelijk

heid "Gowitex" te Geraardsbergen, Idegem, verweerster [in kort geding], advocaten Mrs G. van Houcke loco H. van Rooy beiden te Antwerpen.

A. De feiten. Overwegende dat eerste eiseres sedert ettelijke jaren

houdster is van de Beneluxmerken "REDPOINT" en "REDPOINT0" (nrs 316.847 en 52.626) voor waren van de klasse 25 en o.m. voor kousen en andere konfektieartikelen;

O. dat eerste eiseres op 22.2.78 deze merken in licentie gaf aan tweede eiseres die sedert deze periode onder de etikettering "REDPOINT" o.m. op de belgische markt, kousen verkoopt;

O. dat deze laatste in september 1986 vaststelde dat verweerster kousen op de markt brengt onder het merk "BLUE POINT";

B. Discussie. O. dat verweerster ten onrechte voorhoudt dat "RED

POINT" en "BLUE POINT" auditief, visueel en begripsmatig geen zodanige gelijkenissen zouden vertonen zodat de mogelijkheid niet zou bestaan dat een konsument die het teken "BLUE POINT" ziet, dit zou associëren met het merk "REDPOINT";

O. inderdaad dat in beide benamingen niet alleen het woord point centraal staat doch ook en vooral de kleurad-jektieven red en blue;

O., wat dit laatste betreft, dat de gebruikte blauwe en rode bijvoeglijke naamwoorden op de kwestieuze kousen Ons voorkomen als betekenend dat zij afkomstig zijn van een en dezelfde producent;

O. dat voorts dient aangestipt dat het rood en het blauw kleuren zijn die in hoofde van het doorsnee publiek verband houden met elkaar en derhalve als overeenstemmende kleuren dienen te worden beschouwd;


O. tenslotte dat dient aangestipt dat eiseressen in de etikettering van hun kousen de nadruk leggen op het blauw (zie neergelegde etiketten waaruit blijkt dat REDPOINT meestal in het blauw voorkomt met een rode punt op de i);

O. dat uit dit alles dient afgeleid dat er in casu sprake is, konform de artikelen 3, 13A en 14B van de eenvormige Beneluxwet, van flagrante overeenstemming tussen de onbetwistbaar geldig gedeponeerde merken van eerste eiseres aan tweede eiseres in licentie gegeven en het door verweerster gebruikt teken (BLUE POINT) nu de merken en het teken, elk in hun geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken BLUE POINT gekonfronteerd wordt, associaties worden gemaakt tussen dit teken en de merken van eerste eiseres (zie Arrest Beneluxgerechtshof dd. 20.5.1983 inzake Henri Jullien B.V. tegen Norbert Verschu-ere [B.I.E. 1984, nr 40, blz 137, m.n. D.W.F.V. Red.]);

O. dat verweerster tenslotte ten onrechte voorhoudt dat nu de franse vennootschap "HAAS en LEVY" N.V. in 1971 het merk "BLUE POINT" deponeerde wat het Beneluxge-bied betreft dat merk nadien door eiseressen niet meer kan worden ingeroepen ("eerste gebruik");

O. inderdaad dat dit merk niet alleen niet hernieuwd werd doch ook en vooral niet blijkt dat dit ooit in de Beneluxregio gebruikt v/erd;

O. tenslotte dat konform artikel 14B van de Eenvormige Beneluxwet de vergelijking tussen Bleu en Redpoint eksklu-sief dient te stoelen op de merken of tekens door de gedingvoerende partijen ingeroepen en dat de geadieerde rechter geen rekening dient te houden met het merk dat gebeurlijk door een derde zou kunnen worden ingeroepen;

O. dat uit alles wat voorafgaat blijkt enerzijds- wat door verweerster niet betwist wordt - dat er urgentie is nu de aangeklaagde feiten pas in september 1986 door eiseressen werden ontdekt (zie brief dd. 18.9.1986 van tweede eiseres) en anderzijds dat prima facie verweerster een kennelijk flagrante inbreuk heeft gepleegd op de onbetwistbare merkenrechten van eiseressen;

O. dat de gevorderde voorlopige maatregelen, inklusief het deskundigenonderzoek, derhalve dienen te worden ingewilligd;

Om deze redenen: Wij, Jean-Louis Duplat, Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Brussel, zetelend in het Gerechtsgebouw, ter openbare terechtzitting inzake kort geding, bijgestaan door Ghislena Vanderstappen, griffier,

Verklaren de vordering ontvankelijk en gegrond, Verbieden aan verweerster sokken en kledingstukken in

te voeren, te koop aan te bieden of te verkopen onder het merk "BLUE POINT" en dit vanaf acht dagen na de betekening van huidige beschikking, onder verbeurte van een dwangsom van twintig duizend belgische frank voor iedere overtreding van dit verbod en dit tot beslissing van de bo-demrechter;

Veroordelen verweerster op straffe van dezelfde dwangsom tot het terugnemen van de kwestieuze waren bij de detaillisten waar ze zich nog bevinden;

Stellen als deskundige aan, de heer L. Van Buggenhout, Brusselsesteenweg 151 te 1850 Grimbergen, met als opdracht de verkoopsfakturen van verweerster te onderzoeken en op basis van de boekhouding en alle andere elementen die verweerster zal moeten verschaffen, wat het aantal en de waarde is van de artikelen "Blue point" die reeds verkocht zijn en die nog in stock zijn, ?n dit van het begin van hun commercialisering;

Zeggen dat de deskundige van dit alles een gemotiveerd verslag zal opmaken en neerleggen ter griffie binnen de maand na de kennisgeving van de opdracht;

Zeggen dat de deskundige zich in verband met de uitvoering van zijn taak zal dienen te houden aan de bepalingen van de artikelen 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek;

Zeggen dat de deskundige Ons zal dienen te informeren

bij de aanvang van de opdracht en eveneens bij het gebeurlijk overschrijden van de toegestane uitvoeringstermijn, onder vermelding van de motieven hiervoor en met toezending van een afschrift van die briefwisseling aan partijen;

Behouden de beslissing over de kosten voor.

Nr 5. President Arrondissementsrechtbank te Zwolle, 26 mei 1987.

(Margriet/Magriet)

Mr D. J. van Dijk.

Art. 5 Handelsnaamwet. De handelsnamen "Schoonheidssalon Magriet" en "Salon

Magritha van Elburg" wijken slechts in geringe mate af van de handelsnamen "Schoonheidssalon Margriet" en "Instituut voor Huid- of Schoonheidsverzorging Margriet". Er is verwarringsgevaar te duchten omdat beide ondernemingen zich bezighouden met dezelfde werkzaamheden en in hetzelfde gebied gevestigd zijn.

Grietje Wassens-Oosterveen te Slagharen, eiseres [in kort geding], procureur Mr H. Stein,

tegen M. van Elburg-Reinink te Dedemsvaart, gedaagde [in kort

geding], procureur Mr A. H. Canté.

1. Vaststaande feiten: a. Eiseres exploiteert sedert 1983 in Slagharen een

schoonheidssalon onder de handelsnaam "Schoonheidssalon Margriet" en/of "Instituut voor Huid- of Schoonheidsverzorging Margriet". Zij heeft sindsdien onder die naam of namen in Slagharen en omgeving een klantenkring opgebouwd en is sedert februari 1986 onder de handelsnaam "Schoonheidssalon Margriet" ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Overijssel te Zwolle.

b. Begin maart 1987 heeft gedaagdes echtgenoot, Jan van Elburg, op ± 3 tot 6 km. afstand van de schoonheidssalon van eiseres een schoonheidssalon gevestigd onder de handelsnaam "Schoonheidssalon of Salon Magriet". Jan van Elburg exploiteert deze en gedaagde - die schoonheidsspecialiste is - is hierin werkzaam. Per 1 maart 1987 is deze schoonheidssalon onder de handelsnaam "Schoonheidssalon Magriet" ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Overijssel te Zwolle.

2. Standpunt eiseres: Eiseres stelt dat naar aanleiding van de exploitatie van

"Schoonheidssalon Magriet" bij het plaatselijk publiek verwarring is ontstaan vanwege de sterke gelijkenis van der partijen handelsnamen en de aard der partijen ondernemers-aktiviteiten. Op grond hiervan meent eiseres dat gedaagde jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld, immers in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet, althans in strijd met de zorgvuldigheid welke haar in het maatschappelijk verkeer tegenover eiseres betaamt.

Eiseres handhaaft haar standpunt ook indien Jan van Elburg zijn handelsnaam wijzigt in "Salon Magritha van Elburg" om dezelfde reden.

3. Standpunt gedaagde: Eiseres is niet ontvankelijk nu niet gedaagde doch Jan van

Elburg de onderneming "Schoonheidssalon Magriet" drijft. Eiseres dreef tot voor kort haar onderneming onder de

naam "Instituut voor schoonheidsverzorging Margriet". De aanduiding "salon" of "schoonheidssalon" heeft eiseres tot voor ongeveer 3 weken geleden niet gebezigd. Nu eiseres opeens wel gebruik is gaan maken van de aanduiding salon of schoonheidssalon heeft eiseres de oorspronkelijk niet bestaande verwarring in het leven geroepen. In de kleine dorpsgemeenschap waarin beide partijen aktief zijn is voor iedere geïnteresseerde het verschil in de handelsnaam dui-


delijk herkenbaar derhalve bestaat er geen verwarringsgevaar.

Jan van Elburg is bereid zijn handelsnaam te wijzigen in "Salon Magritha van Elburg".

4. Beoordeling van het geschil: 4.1. Eiseres zal niet-ontvankelijk worden verklaard in de

vordering nu zij de vordering tegen de verkeerde persoon heeft ingesteld. Immers niet gedaagde doch Jan van Elburg exploiteert "Schoonheidssalon Magriet" en is beschikkingsbevoegd met betrekking tot de handelsnaam daarvan.

4.2. Ten overvloede en - mogelijk - ter vermijding van het reeds thans aangekondigde en voor 27 mei 1987 bepaalde kort geding tegen Jan van Elburg waarin eiseres hetzelfde vordert als in de onderhavige procedure, wordt het navolgende overwogen. De vraag of Jan van Elburg in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet handelt door het voeren van de handelsnaam "Schoonheidssalon Magriet" moet voorshands positief worden beantwoord. Vaststaat immers dat eiseres de handelsnaam "Schoonheidssalon Margriet" eerder gevoerd heeft dan Jan van Elburg de handelsnaam "Schoonheidssalon Magriet". Beide handelsnamen wijken slechts in geringe mate van elkaar af; het verschil is slechts één letter. De omstandigheid dat eiseres haar onderneming ook wel drijft of heeft gedreven onder de naam "Instituut voor Huid- of Schoonheidsverzorging Margriet" doet daaraan niet af nu de woorden "Margriet" en "Magriet" de kenmerkende delen van de onderwerpelijke ondernemingen zijn, datgene wat bij het publiek - als bedoeld in voormeld artikel - in het geheugen blijft hangen.

Bovendien moeten de woorden "Instituut voor Huid- of Schoonheidsverzorging" worden aangemerkt als synoniem voor "Schoonheidssalon". In Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal wordt het woord "schoonheidssalon" omschreven als schoonheidsinstituut hetgeen volgens dat woordenboek betekent een inrichting voor de toepassing van schoonheidsmiddelen. Voor het publiek zal ook daarom het gebruik van het woord "Instituut" niet als bepalend voor de door eiseres gevoerde handelsnaam worden ervaren. Voorts houden beide ondernemingen zich bezig met dezelfde werkzaamheden, zijn beide werkzaam in dezelfde tak van handel en is hun plaats van vestiging dermate dicht bij elkaar gelegen dat gezegd kan worden dat zij hun aktiviteiten in hetzelfde gebied ondernemen. Konklusie is dan ook dat met het voeren van de handelsnaam "Schoonheidssalon Magriet" verwarring te duchten is bij het publiek tussen de ondernemingen in de zin van vorengenoemd artikel.

4.3. Deze konklusie geldt voorshands evenzeer als Jan van Elburg in plaats van de handelsnaam "Schoonheidssalon Magriet" de handelsnaam "Salon Magritha van Elburg" gaat voeren, waartoe hij zich bereid heeft verklaard.

Met betrekking tot de handelsnamen "Schoonheidssalon Margriet" en "Salon Magritha van Elburg" omschrijven de woorden "schoonheidssalon" en "salon" de te verlenen diensten der ondernemingen en zijn de woorden "Margriet" en "Magritha" de kenmerkende delen, datgene wat bij het publiek - als bedoeld in voormeld artikel - in het geheugen blijft hangen. Deze kenmerkende delen vertonen visueel en auditief een geringe afwijking van elkaar. De woorden "Van Elburg" zijn niet van belang in die handelsnaam omdat, zoals ook partijen op de zitting hebben verklaard, in het algemeen schoonheidssalons worden aangeduid met de naam van de betreffende schoonheidsspecialiste die de salon exploiteert of die daarin werkzaam is. Voor wat betreft de punten het eerst voeren van de handelsnaam, de plaats van vestiging en de aktiviteiten der ondernemingen wordt verwezen naar het sub 4.2. overwogene.

Uit het vorenstaande volgt dat gezegd kan worden dat ook met het voeren van de handelsnaam "Salon Magritha van Elburg" Jan van Elburg in strijd met voormeld artikel handelt.

4.4. Er zijn termen aanwezig de proceskosten te kompen-seren als nader aan te geven nu enerzijds eiseres ten onrechte gedaagde in deze procedure heeft betrokken, doch anderzijds het voor gedaagde en Jan van Elburg mogelijk was om

deze vergissing, die eiseres gelet op het bijzondere spoedeisende karakter van de procedure minder moet worden aangerekend dan bij een normale bodemprocedure, te voorkomen en daardoor tijd en moeite van alle betrokkenen te sparen, terwijl bovendien ter terechtzitting is nagelaten deze kwestie alsnog te regelen door Jan van Elburg, die als publiek aanwezig was en zelfs het woord heeft gevoerd, vrijwillig te laten verschijnen, terwijl tenslotte voorshands is vastgesteld dan Jan van Elburg ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de betreffende handelsnaam.

Beslissing: Eiseres wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorde

ring. De kosten van dit geding worden aldus gekompenseerd

dat elke partij belast blijft met de aan haar zijde gevallen kosten. Enz.

Nr 6. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 22 mei 1987.

(Squashcentra)

Mr H. F. van den Haak.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medege

daagde directeur is vereist dat hem van de eventuele onrechtmatige gedragingen van de vennootschap(pen)persoonlijk een verwijt kan worden gemaakt.

Art. 10, lid 1, aanhef en onder 8° Auteurswet 1912. De door eiser als architect gemaakte ontwerpen van squash

centra zijn voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar. Weliswaar is niet onaannemelijk dat de speelruimte die een architect daarbij heeft voor eigen inbreng enigermate is ingeperkt door de eisen die uit de functie van die bouwwerken voortvloeien, maar aannemelijk is niet dat die eisen zo dwingend zijn dat voor het toevoegen van eigen karakter geen ruimte meer zou bestaan.

Architektuurburo Cees Koster B.V. te Heemstede, eiseres [in kort geding], procureur Mr H. Jonker, advocaat Mr B. J. van den Hemel te Hilversum,

tegen 1. Franciscus Maria Richter te Haarlem, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk

heid Van Setten en Co Beheer B.V. te Hillegom, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk

heid Woma Holding B.V. te Hillegom en 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk

heid Squash Alkmaar B.V. te Alkmaar, gedaagden [in kort geding], procureur Mr K. Beishuizen.

2.1. De vaststaande feiten Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weer

sproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat tussen partijen in dit geding het volgende vast:

a. Eiseres, hierna ook te noemen "Koster", heeft in 1982 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Richter Squashbanen B.V., in welke vennootschap gedaagde subl., hierna ook te noemen "Richter" de directie voerde, opdracht gekregen en aanvaard om ten behoeve van de bouw van een squashcentrum te Haarlem een schetsontwerp, een bestektekening alsmede de op dit bestek gebaseerde werktekeningen te vervaardigen. Koster heeft voor dit werk een bedrag van f 28.000,-- ontvangen. Het squashcentrum is geheel overeenkomstig voormeld ontwerp en tekeningen vervaardigd door het aannemingsbedrijf De Raad Noordwijk B.V., thans handelende onder de naam De Raad Bouw B.V., hierna ook te noemen "DRB".

b. Koster heeft in 1984 van gedaagde sub 4., hierna ook te noemen "Squash Alkmaar", voor wie Richter eveneens


optrad in de hoedanigheid van directeur, de opdracht gekregen en aanvaard voor de bouw van een squashcentrum te Alkmaar. Koster diende ter uitvoering van die opdracht de volgende werkzaamheden te verrichten:

- het maken van de tekeningen benodigd voor de bouw-aanvragen met de principe-details;

- het maken van een technische omschrijving (bestek); - het maken van de plattegronden en kozijnoverzichten. c. Koster heeft ter uitvoering van deze opdracht onder

werknummer 8418 in hoofdzaak de volgende werkzaamheden verricht:

- het maken van een schetsontwerp; - het maken van een bestektekening en een technische

tekening; - het maken van een tekening met een overzicht van de

houten kozijnen; - het maken van een plattegrond; - het schrijven van het bestek; - het verzorgen van de bouwaanvraag. d. Het ontwerp voor het squashcentrum te Alkmaar, hier

na: "ontwerp Alkmaar", vormt in feite een herhaling in spiegelbeeld van het sub a. omschreven ontwerp voor het centrum te Haarlem, hierna "ontwerp Haarlem".

e. Koster heeft bij toeval ontdekt dat Richter, ditmaal handelend in de hoedanigheid van directeur van gedaagde sub 2., hierna ook te noemen "Van Setten", bij de gemeente Delft vergunning heeft verzocht voor de bouw van een squashcentrum aan de Brasserkade aldaar. Na kennisname van de bij de aanvraag overgelegde tekeningen (met name de ter terechtzitting getoonde bestektekening en technische tekening) kwam Koster tot de conclusie dat deze tekeningen getrouwe kopieën waren van de tekeningen die door hem zijn vervaardigd ter uitvoering van de sub b. omschreven opdracht. Onder meer zijn de op genoemde tekeningen voorkomende vervaardigingsdata en werknummers gelijkluidend.

f. Koster heeft daarop Van Setten gesommeerd om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van verdere schending van haar auteursrechten met betrekking tot het sub b. omschreven werk en de in haar bezit zijnde verveelvoudigingen van de daarop betrekking hebbende tekeningen binnen drie dagen na dato aan Koster terug te geven, aan welke sommatie geen gevolg is gegeven.

g. De bouw van het sub e. genoemde centrum is tot op heden nog niet gerealiseerd.

2.2. De grondslag van de vordering Koster legt tegen de achtergrond van voormelde feiten

aan haar vordering, kort en zakelijk samengevat, het volgende ten grondslag.

2.2.1. De onderscheiden gedaagden hebben Kosters auteursrechten geschonden door zonder haar toestemming:

- haar tekeningen voor het ontwerp Alkmaar te kopiëren; - die kopieën vervolgens onder eigen naam bij de ge

meente Delft ter verkrijging van een bouwvergunning in te dienen;

- daarenboven - zoals Koster recentelijk is gebleken -deze tekeningen dan wel kopieën daarvan aan DRB te verkopen en af te leveren;

- Richter heeft zich in de hoedanigheid van directeur van gedaagde sub 3. recentelijk aan dit handelen schuldig gemaakt. De tekeningen worden door DRB gebruikt voor de bouw van een squashcentrum te Beverwijk. Ze zijn door DRB gekocht voor een prijs van f 10.000,-

2.2.2. Een en ander rechtvaardigt zowel de in onderdeel 1. van het petitum gevorderde bevelen als de in onderdeel 2. van het petitum gevraagde voorziening, welke ertoe strekt om Koster in het bezit te stellen van de in strijd met haar rechten openbaar gemaakte voorwerpen en niet geoorloofde verveelvoudigingen en als zodanig stoelt op artikel 28 van de Auteurswet.

2.2.3. Evident is dat Koster door voornoemde schendingen van haar rechten schade heeft geleden, die kan worden gespecificeerd in:

a. Omzetschade ten gevolge van een (mogelijk) misgelopen opdracht, begroot op f 17.500,-, zijnde de vergoeding

die Koster heeft ontvangen voor haar werkzaamheden als omschreven in 2.1. sub b. en c ;

b. Ongerechtvaardigde verrijking van Richter ten koste van Koster, begroot op het bedrag dat Richter heeft bedongen voor de in 2.1. sub g. omschreven transactie;

c. Kosten ter handhaving van haar auteursrecht, begroot op f 10.000,-; een en ander exclusief B.T.W. Koster heeft bij incasso van deze bedragen een spoedeisend belang.

2.3. Het verweer Gedaagden hebben tegen de vordering, kort samengevat,

het volgende verweer gevoerd. 2.3.1. Richter heeft geen van de litigieuze handelingen op

persoonlijke titel verricht; hij is steeds opgetreden in zijn hoedanigheid van directeur van de bij voormelde transacties en activiteiten betrokken vennootschappen. Een en ander blijkt onder meer uit het feit dat alle relevante correspondentie, waaronder de door Koster verzonden facturen, is gericht aan die vennootschappen. Koster is in zijn vordering voor zover gericht tegen Richter dan ook niet-ontvankelijk.

2.3.2. Ontwerpen voor squashbanen als de ontwerpen Haarlem en Alkmaar zijn niet vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming. De afmetingen van squashbanen en de situering van die squashbanen ten opzichte van elkaar zijn zozeer uitvloeisel van de in de squashsport geldende regels dat de speelruimte voor eigen inbreng van de architect tot een minimum is beperkt. De ontwerpen missen derhalve oorspronkelijkheid/persoonlijk karakter.

2.3.3. Voor zover dit al anders is is Koster geen auteursrechthebbende. Het ontwerp Alkmaar is een kopie van het ontwerp Haarlem, dat op zijn beurt is gebaseerd op het niet door Koster vervaardigde ontwerp voor een squashcentrum te Hillegom. Bovendien wijken de ontwerpen Haarlem en Alkmaar niet relevant af van ontwerpen die reeds in de zeventiger jaren in een groot aantal landen als bouwwerken zijn gerealiseerd.

2.3.4. Het ontwerp Delft is niet inbreukmakend. Bij oppervlakkige beschouwing van de overgelegde tekeningen vertoont dit ontwerp weliswaar een grote gelijkenis met het ontwerp Alkmaar, maar nadere beschouwing leert dat de twee ontweirpen architectonisch gezien grote verschillen vertonen. Ook zal het uiterlijk van het in Delft te bouwen centrum aanzienlijk verschillen van dat van het squashcentrum Alkmaar.

2.3.5. De in 2.2.1. sub g. omschreven stelling mist iedere grond. DRB gebruikt voor het project te Beverwijk geen tekeningen die direct of indirect van Koster afkomstig zijn, maar tekeningen die zijn vervaardigd door een ander. De betaling van f 10.000,- strekte ter voldoening van andere kosten.

2.3.6. Op grond van een en ander ontvalt ook de grondslag aan de vordering tot schadevergoeding.

3. Beoordeling van het geschil 3.1. Het in 2.3.1. omschreven verweer moet worden ver

worpen. Richter heeft niet bestreden dat hij, hoewel formeel op naam en voor rekening van de betrokken vennootschappen, feitelijk de relevante (rechts)handelingen heeft verricht. Richters positie in deze vennootschappen is een zodanige dat hij het feitelijk in zijn macht heeft evenbedoelde handelingen te (laten) verrichten dan wel te verhinderen. Onder die omstandigheden is voldaan aan de naar gangbare opvattingen voor persoonlijke aansprakelijkheid geldende eis dat Richter van de eventuele onrechtmatige gedragingen van voornoemde vennootschappen persoonlijk een verwijt kan worden gemaakt.

3.2. Partijen zijn ten gronde primair verdeeld over de vraag of de door Koster gemaakte ontwerpen voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar zijn. Daarvan is sprake indien deze ontwerpen getuigen van een eigen persoonlijk karakter en als zodanig het stempel van de maker dragen.

3.3. De President beantwoordt voormelde vraag bevestigend. Weliswaar is niet onaannemelijk dat de speelruimte die een architect bij het ontwerpen van squashcentra heeft voor eigen inbreng enigermate is ingeperkt door de eisen die uit de functie van die bouwwerken voortvloeien, maar aan-


nemelijk is niet dat die eisen zo dwingend zijn dat voor het toevoegen van eigen karakter geen ruimte meer zou bestaan. Dit volgt reeds uit het sub 2.3.4. omschreven verweer van gedaagden, dat dan ook niet consistent is ten opzichte van de sub 2.3.2. omschreven stellingen. Het blijkt bovendien uit de door gedaagden ter terechtzitting getoonde plattegronden van squashcentra die in de zeventiger jaren in een aantal Engelstalige landen zijn gebouwd, welke illustreren dat een architect bij het ontwerpen van squashhallen een groot aantal verschillende mogelijkheden tot zijn beschikking heeft. Het sub 2.3.2. omschreven verweer moet derhalve ook worden verworpen.

3.4. Hetzelfde lot treft de sub 2.3.3. omschreven betwisting van de status van Koster als auteursrechthebbende. Uit een vergelijking van de door Koster overgelegde foto's van de squashcentra in Hillegom en Haarlem blijkt dat deze alleen al qua gevelaanzicht aanzienlijk van elkaar verschillen. Het ontwerp Haarlem kan derhalve niet worden beschouwd als een verveelvoudiging van het ontwerp Hillegom welke verveelvoudiging niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt.

3.5. Ook is niet aannemelijk dat het ontwerp Haarlem in vorenomschreven zin is gekopieerd van ontwerpen die in de jaren zeventig in een aantal Engelstalige landen zijn gebouwd. Aan gedaagden kan worden toegegeven dat een belangrijk aantal van deze ontwerpen, zoals meergenoemde plattegronden laten zien, zich kenmerken door de zogenaamde "back to back" situering van de squashbanen, maar dit is niet concludent voor de daaraan door gedaagden verbonden gevolgtrekking. Gedaagden hebben op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat de andere aspecten die het ontwerp Alkmaar kenmerken, kenbaar uit op de door Koster overgelegde bestektekening - bijvoorbeeld de maatvoering van de gevels, de kleurkeuze van glas- en metselwerk en de situering van de ramen - zijn ontleend aan andere ontwerpen, laat staan dat dit zou gelden voor de combinatie van deze kenmerken.

3.6. Bij beantwoording van de vraag of gedaagden door het in 2.1. sub e. omschreven gebruik van de door Koster vervaardigde tekeningen inbreuk hebben gemaakt op Kosters auteursrechten moet onderscheid worden gemaakt tussen het zonder toestemming van Koster kopiëren van die tekeningen zelf, en de (eventuele) verveelvoudiging van het op die tekeningen gebaseerde, auteursrechtelijk beschermde bouwwerk.

3.7. De gestelde en door gedaagden ter adstructie schriftelijk opgesomde (achttien) verschillen tussen de ontwerpen Delft en Alkmaar vermogen de President niet tot het oordeel te leiden dat de door Van Setten bij meergenoemde bouw-aanvraag ingediende tekeningen anders zijn dan een nabootsing van Kosters tekeningen in een gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Niet alleen zijn de verschillen daarvoor te ondergeschikt van aard; ook vindt Kosters stelling dat het hier kopieën betreft bevestiging in het ge.geven dat de vervaardi-gingsdata en werknummers die op de overgelegde bestektekeningen en technische tekeningen voorkomen voor beide ontwerpen hetzelfde zijn. Gedaagden hebben daarvoor geen verklaring, laat staan een bevredigende verklaring gegeven.

3.8. Of het uiterlijk van het in Delft te bouwen squash-centrum na realisatie belangrijk zal verschillen van dat van het in Alkmaar gebouwde centrum is op dit moment niet vast te stellen. Uit de omstandigheid dat de vergunningsaan-vraag voor het centrum te Delft is gebaseerd op tekeningen die vrijwel identiek zijn aan die voor het ontwerp Haarlem vloeit het vermoeden van het tegendeel voort.

3.9. Het sub 2.3.4. omschreven verweer treft derhalve evenmin doel.

3.10. Ook het sub 2.3.5. omschreven verweer moet worden verworpen. In een door Koster overgelegd schrijven van DRB aan Kosters advocaat d.d. 26 maart 1987 wordt onder meer gesteld:

"Alvorens met de uitvoering van de squashhal in Delft te beginnen, zullen wij uw berichten afwachten.

Opvallend is overigens dat de heer F. Richter ons een

zelfde bouwplan heeft verkocht ten behoeve van de bouw van een squashhal in Beverwijk. Voor dit bouwplan en de daarbij behorende werkzaamheden heeft hij ons een bedrag van f 10.000,- in rekening gebracht."

De brief is geschreven in reactie op een schrijven van 24 maart 1987 van Kosters advocaat aan DRB, waarbij laatstgenoemde onder meer op de hoogte is gesteld van de - sub 3.7. deugdelijk bevonden - constatering dat van schending van Kosters auteursrechten sprake is. Met de in de hiervoor aangehaalde passage voorkomende zinsnede "een zelfde bouwplan" wordt dan ook kennelijk gedoeld op een bouwplan, identiek aan het inbreukmakende. Het is niet aannemelijk dat het in dit geval niettemin toch zou gaan om tekeningen die door "een ander" zijn vervaardigd.

3.11. Het voorgaande voert tot de slotsom dat van inbreuk op Kosters auteursrechten sprake is. Onderdeel 1. van het petitum kan dan ook worden toegewezen. Hetzelfde geldt voor het tweede onderdeel, met dien verstande dat het te geven bevel tot afgifte zich niet uitstrekt over de originelen van de litigieuze tekeningen, nu ter terechtzitting onvoldoende is komen vast te staan dat gedaagden die nog in hun bezit hebben.

3.12. Het tot incasso strekkende onderdeel van het petitum is niet voor toewijzing vatbaar. Gedaagden hebben weliswaar het door Koster gestelde spoedeisend belang bij toewijzing van dit onderdeel niet betwist, maar Koster heeft omvang en grondslag van de in 2.2.3. omschreven schadeposten onvoldoende geadstrueerd om op voorhand aannemelijk te achten dat een poging tot verhaal in een bodemgeschil succesvol zal blijken. Voor zover het de sub a. en b. omschreven posten betreft is het causaal verband tussen het handelen van gedaagden en de door Koster gestelde schade twijfelachtig. Voor zover het de sub c. omschreven post betreft komen hooguit die kosten voor vergoeding in aanmerking die niet op de onderhavige procedure betrekking hebben. Koster heeft echter geen enkel inzicht gegeven in de grootte van die component, terwijl op zichzelf aannemelijk is dat de door Koster gemaakte kosten in overwegende mate aan de onderhavige procedure zijn toe te rekenen.

3.13. Gedaagden dienen als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding te worden veroordeeld.

4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Beveelt elk' der gedaagden zich met onmiddellijke

ingang te onthouden van het in welke hoedanigheid, op welke wijze en in welke vorm dan ook zonder toestemming van eiseres al dan niet in gewijzigde vorm openbaar (doen) maken en/of (doen) verveelvoudigen van de in 2.1. sub a. en b. van dit vonnis omschreven bouwwerken en de daarop betrekking hebbende ontwerpen, tekeningen en kopieën daarvan;

4.2. Beveelt elk der gedaagden om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis bovenbedoelde openbaarmaking en/of verveelvoudiging, voor zover reeds geschied, ongedaan te maken;

4.3. Beveelt elk van de gedaagden de in hun bezit zijnde, op bovenomschreven bouwwerken betrekking hebbende kopieën van eiseresses tekeningen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres af te geven;

4.4. Bepaalt dat elk der gedaagden bij het handelen in strijd met een der voormelde bevelen een dwangsom verbeurt van f 100.000,-;

4.5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.6. Wijst het meer of anders gevorderde af; 4.7. Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding,

tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van eiseres begroot op f871,20 aan verschotten en f 1.500,- aan procureurssalaris. Enz.


Nr 7. Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer voor het kwekersrecht, 28 december 1983.

(Carmen)

President: Mr J. W. Ellis; Raadsheren: Mr R. van der Veen, Mr W. A. van Deth,

Prof. Dr Ir G. J. Vervelde en Dr Ir J. van Kampen.

Art. 29 lid 1, aanhef en onder a Zaaizaad-en Plantgoedwet. RvK: Met de eis van art. 29, lid 1, sub a, ZPW kan niet

anders zijn bedoeld dan dat het ras, waarop de aanvraag betrekking heeft, zich moet onderscheiden van ieder ander ras, waarvan het bestaan algemeen bekend is, zodat het algemeen bekend zijn van het ras zelf, waarop de aanvraag betrekking heeft, niet aan de kweker van dat ras kan worden tegengeworpen.

Artt. 2 en 29, lid 3 Zaaizaad- en Plantgoedwet. RvK: In de in art. 2 ZPW van het begrip "in het verkeer

brengen" gegeven omschrijving, luidende "het ten verkoop aanbieden, verkopen en afleveren" levert elk van de genoemde handelingen op zichzelf een in het verkeer brengen op, als strokende met de bedoeling van de wetgever om door middel van art. 29, lid 3 uitvoering te geven aan art. 6, eerste lid, sub b van het Internationaal Verdrag tot bescherming van Kweek-produkten.

Huur en verhuur van teeltmateriaal moet beschouwd worden als een vorm van afleveren van dat materiaal.

Art. 29, lid 4 Zaaizaad- en Plantgoedwet. Hof: Nu in appel de stelling dat voorzover teeltmateriaal

aan bloemkwekers in het buitenland zou zijn gezonden dit uitsluitend is geweest ter beproeving niet langer is betwist, moet van de feitelijke juistheid van die stelling worden uitgegaan, daargelaten of zij inderdaad juist is. Derhalve is de nieuwheid van het ras in het kader van de stellingen van partijen in hoger beroep niet aangetast door de aflevering van planten op of omstreeks 26 augustus 1968.

De vennootschap naar Engels recht Parigo Horticultural Company Ltd. te Spalding, United Kingdom, appellante, procureur Mr A. H. J. Wolff,

tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk

heid Cor van Duyn B.V. te Rijnsburg, geïntimeerde, procureur Mr F. M. TiethofF.

a) Raad voor het Kwekersrecht te Wageningen, 16 maart 1981 (Ir M. Heuver, Ir J. van Doesburg en Ir G. Elzenga).

Overwegende dat het verzoek tot nietigverklaring van het kwekersrecht van het ras Carmen van het gewas incalelie hierop is gegrond, dat dit ras op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot verlening van kwekersrecht t.w. 26 juli 1973, niet nieuw was in de zin van artikel 29, lid 3, Z.P.W. en reeds algemeen bekend was en zich daardoor niet kan onderscheiden van "elk ander ras, waarvan het bestaan op dat tijdstip algemeen bekend was" (art. 29, lid 1, sub a),

O. dat ingevolge artikel 54, Z.P.W. een kwekersrecht wordt nietig verklaard op verzoek van een belanghebbende, indien blijkt, dat h»;t ras niet nieuw was of niet voldeed aan het gestelde in artikel 29, lid 1, sub a;

dat een ras als niet nieuw wordt aangemerkt, indien daarvan op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot verlening van kwekersrecht reeds teeltmateriaal in het verkeer is gebracht, tenzij

a. het in het verkeer brengen niet langer dan 4 jaar geleden met toestemming van de aanvrager of zijn rechtverkrijgende buiten Nederland plaats vond;

b. het in het verkeer brengen niet langer dan 5 jaar geleden plaats vond zonder toestemming van de aanvrager of diens rechtverkrijgende, terwijl degene, die het teeltmateriaal in het verkeer bracht, het ras niet door eigen kweekarbeid heeft gewonnen;

dat artikel 29, lid 1, sub a, Z.P.W. o.m. eist, dat een ras zich op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot verlening van kwekersrecht door een of meer van belang zijnde eigenschappen duidelijk onderscheidt van elk ander ras, waarvan het bestaan op dat tijdstip algemeen bekend is,

O, dat verzoeker onweersproken heeft gesteld, dat door de houder van het kwekersrecht tegen hem wegens het beschikken over en verhandelen van planten van het gewas alstroemeria ( = incalelie), welke volgens de houder identiek zijn aan het ras Carmen een klacht is ingediend bij de Officier van Justitie in het Arrondissement te 's-Gravenhage alsmede in kort geding voor de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage heeft gevorderd een verbod op te leggen aan verzoeker tot het verhandelen ca . van de planten (van dit ras) waarover verzoeker beschikt;

dat het belang van verzoeker is dat ingeval van nietigverklaring van het kwekersrecht voor het ras Carmen, geen inbreuk wordt gepleegd met het ras Cana;

O. dat het de Raad uit eigen wetenschap bekend is, dat de vorenbedoelde door verzoeker onder de benaming Cana verhandelde incalelieplanten dienen te worden aangemerkt als te behoren tot het ras Carmen, waarmede vaststaat dat verzoeker als belanghebbende in de zin van artikel 54 Z.P.W. kan worden aangemerkt;

O. dat met de eis van artikel 29, lid 1, sub a, Z.P.W. niets anders kan zijn bedoeld dan dat het ras, waarop de aanvraag betrekking heeft, zich moet onderscheiden van ieder ander ras, waarvan het bestaan algemeen bekend is;

dat derhalve het algemeen bekend zijn van het ras zelf, waarop de aanvraag betrekking heeft, niet aan de kweker van dat ras kan worden tegengeworpen;

O. dat verzoeker te dezer zake heeft gesteld, dat door verweerder en WülfinghofF op grote schaal teeltmateriaal van het onderhavige ras in het verkeer is gebracht, doch geenszins het bestaan van een ander ras, waarvan Carmen zich niet duidelijk zou onderscheiden, laat staan het algemeen bekend zijn van een zodanig ras; dat hiervan ook overigens aan de Raad niet is gebleken;

dat derhalve het beroep van verzoeker op artikel 29, lid 1, sub a, Z.P.W. moet worden verworpen;

O. dat de eis van artikel 29, lid 3, Z.P.W. voorzover in deze van belang hierop neerkomt, dat de nieuwheid van een ras is geschaad, indien daarvan met toestemming van de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag hetzij teeltmateriaal in Nederland in het verkeer is gebracht, hetzij langer dan 4 jaren geleden teeltmateriaal in het buitenland in het verkeer is gebracht;

O. dat verzoeker zich in deze erop heeft beroepen, dat verweerder via zijn verkooporganisatie Novaflora A.G. te Flamatt (CH) langer dan 4 jaren voor het tijdstip van de indiening van de aanvraag en wel in de loop van 1968 een contract heeft afgesloten met Svend Larsen te Greve Strand (DK) terzake van verhuur van incalelieplanten o.m. betreffende het onderhavige ras;

O. dat Larsen voornoemd terzake als getuige is gehoord en hierbij onder ede heeft verklaard, dat hij inderdaad voormeld contract heeft afgesloten met Novaflora AG; dat dit contract berust onder Danmarks Nationalbank en hij een door deze bank gewaarmerkt afschrift daarvan alsnog zal overleggen;

dat door hem in augustus 1968 ingevolge dit contract via Wülfinghoff Bloembollenbedrijf N.V. voor 1600 m2 alstroe-meriaplanten zijn ontvangen, waaronder planten van het ras Carmen en wel in ieder geval voor ca. 10 m2 netto; dat hij niet meer kan nagaan hoeveel planten van het ras Carmen hij exact ontvangen heeft omdat hij facturen slechts 10 jaren bewaart;

dat voor elk in 1968 ontvangen ras door hem dezelfde prijs is betaald;

O. dat J. W. Maarschalk te Zandvoort bij zijn verhoor als getuige ten deze o.m. onder ede heeft verklaard voor het eerst in het voorjaar 1969 op het bedrijf van Larsen Carmen te hebben zien staan en dat deze de eerste was, die in Scandinavië incalelies vermeerderde;

O. dat van de zijde van verweerders is betwist dat teelt-


materiaal van Carmen hetzij in Nederland, hetzij in het buitenland langer dan 4 jaren voor het tijdstip van de indiening van de aanvraag in het verkeer is gebracht;

dat ook al zou teeltmateriaal van het ras aan derden ter beschikking zijn gesteld, dat teeltmateriaal op generlei wijze in het verkeer is gebracht als bedoeld in de Z.P.W.;

dat uitsluitend aan bloemteeltbedrijven teeltmateriaal door tussenkomst van Novaflora AG krachtens schriftelijke overeenkomst is verhuurd en alle bloemkwekers aan de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst gebonden waren, slechts planten in huur hadden en deze nimmer ter vrije beschikking van hen zijn gekomen';

dat huur en verhuur van teeltmateriaal niet is een in het verkeer brengen van teeltmateriaal c.q. een afleveren in de zin van de Z.P. W.;

dat, voorzover in 1968 teeltmateriaal van Carmen aan bloemkwekers zou zijn gezonden, dit uitsluitend is geweest ter beproeving en dat pas in september 1969 aan bloemkwekers voor bedrijfsmatige bloemproduktie teeltmateriaal van Carmen ter beschikking is gesteld; dat naast het contract ook mondelinge afspraken kunnen worden gemaakt en aangenomen mag worden dat van de rassen, welke ter beproeving zijn geweest, geen huur verschuldigd is geweest;

O. dat uit de overlegde stukken en de verklaring van getuige Larsen is komen vast te staan dat door deze op of omstreeks 26 augustus 1968 voor 1600 m2 planten van verschillende incalelierassen zijn ontvangen ter uitvoering van de schriftelijke overeenkomst tussen Novaflora AG en Larsen welke gedateerd is 11 september 1968, dat hieronder voor in inder geval 10 m2 netto planten van het ras Carmen waren;

dat de schriftelijke overeenkomst geen bepalingen over beproeving bevat;

dat uit de verklaringen van Larsen niet is gebleken dat ten aanzien van het ras Carmen nadere mondelinge afspraken zijn gemaakt omtrent beproeving, echter wel dat voor de planten van dit ras dezelfde huurprijs is betaald als voor de overige rassen t.w. ZW.fr. 10,- per m2; <

dat overigens verweerder ook niet gesteld heeft dat terzake nadere afspraken zijn gemaakt doch dit slechts als een mogelijkheid heeft geopperd, zodat daarop niet nader behoeft te worden ingegaan;

O. dat hiermede vaststaat dat langer dan 4 jaren geleden voor het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot verlening van kwekersrecht t.w. 26 juli 1973 teeltmateriaal van het ras Carmen is afgeleverd, anders dan voor beproeving;

dat ook wanneer er slechts voor 10 m2 teeltmateriaal van het ras Carmen is afgeleverd, zulks op zich nog niet erop behoeft te wijzen dat van beproeving moet worden gesproken maar zulks evenzeer is te verklaren uit de omstandigheden dat volgens verweerder dit ras op de nominatie stond om te worden vernietigd;

O. dat nog moet worden nagegaan of deze aflevering een in het verkeer brengen in de zin van de Z.P.W. is;

dat in artikel 2 Z.P.W. "in het verkeer brengen" wordt omschreven als "het voor de eerste maal verhandelen", terwijl onder "verhandelen" wordt verstaan "het te koop aanbieden, verkopen en afleveren";

O. dat het betoog van verweerder in deze hierop neerkomt, dat slechts van in het verkeer brengen kan worden gesproken, indien het teeltmateriaal van het ras én te koop aangeboden én verkocht én afgeleverd is;

dat niet is gesteld of gebleken, dat teeltmateriaal van het ras Carmen te koop is aangeboden of verkocht, immers er slechts sprake is van huur en verhuur van planten;

dat huur en verhuur van teeltmateriaal niet is een in het verkeer brengen c.q. afleveren in de zin van de Z.P.W., nu dit teeltmateriaal nimmer ter vrije beschikking van de afnemers is gekomen;

dat zulks ook door de Raad is aanvaard blijkens verlening van kwekersrecht voor een groot aantal alstroemeriarassen van Parigo/WülfinghofiF waaronder Marina en Pride;

O. dat de Raad verweerder niet kan volgen in diens stelling dat de Raad zou hebben aanvaard dat huur en verhuur niet als een in het verkeer brengen wordt aangemerkt;

dat immers voor de rassen waarop aanvrager zich terzake beroept eerst kwekersrecht is verleend nadat aanvrager op informatie van de Raad uitdrukkelijk verklaard had, dat deze rassen niet voor de aanvraagdatum in Nederland waren "verhuurd" en slechts enkele daarvan op basis van een schriftelijk contract in het buitenland waren verhuurd doch niet eerder dan in het seizoen 1969/1970, deze derhalve niet langer dan 4 jaren voor de aanvraagdatum waren afgeleverd en de Raad ook overigens geen concrete aanwijzingen had verkregen, dat zulks wel het geval was;

O. dat de Raad verweerder evenmin kan volgen in diens interpretatie van het begrip in het verkeer brengen;

dat immers het woordje "en" in de omschrijving van het begrip "verhandelen" als "te koop aanbieden, verkopen en afleveren" geenszins een cumulatieve betekenis behoeft te hebben maar evenzeer disjunctief kan zijn;

O. dat de interpretatie dat elk der genoemde handelingen op zich zelf een in het verkeer brengen is, strookt met de uit de Memorie van Antwoord op artikel 29 van het gewijzigde wetsontwerp blijkende bedoeling van de wetgever om door middel van artikel 29, derde lid, uitvoering te geven aan artikel 6, eerste lid, sub b van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten dat immers zowel het te koop aanbieden als het verhandelen als nieuwheid schendende handelingen noemt met de woorden "avoir été offerte a la vente ou commercialisée;"

O. dat het begrip in het verkeer brengen ook wordt gebruikt in de artikelen 80 e.v. Z.P.W. betreffende het verkeer met teeltmateriaal;

dat aan deze bepalingen in belangrijke mate de zin zou worden ontnomen, indien zij niet van toepassing zouden zijn, zolang het teeltmateriaal niet is afgeleverd;

O. dat de interpretatie van verweerder als zou er pas sprake zijn van verhandelen, indien alle handelingen van de omschrijving zijn uitgevoerd, ertoe zou leiden dat noch de kwekersrechtwetgeving noch de regelingen betreffende het verkeer met teeltmateriaal en de keuringsdiensten betrekking zouden hebben op verhandelen op grond van een andere rechtstitel dan koop en verkoop;

dat een dergelijke interpretatie van het begrip verhandelen niet strookt met de bedoeling van de wetgever om door middel van die regelingen uitvoering te geven aan het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten en de regelingen van de Europese Gemeenschappen betreffende het zaaizaadverkeer, die allen geenszins uitsluitend betrekking hebben op de verhandeling onder de titel van koop en verkoop;

O. dat op grond van het bovenstaande de aflevering van planten van het incalelieras Carmen op of omstreeks 26 augustus 1968 aan Svend Larsen als een verhandelen moet worden aangemerkt zodat is komen vast te staan dat op het tijdstip van de indiening van de aanvraag t.w. 26 juli 1973 teeltmateriaal van het ras Carmen langer dan 4 jaar geleden in het buitenland is verhandeld;

O. dat niet is gebleken, dat voor die datum reeds teeltmateriaal is verhandeld, zodat ervan moet worden uitgegaan dat het hier betreft een in het verkeer brengen met toestemming van de aanvrager, in de zin van de Z.P.W.;

dat het ras derhalve niet meer nieuw was in de zin van artikel 29 lid 3 van genoemde wet;

O. dat nu op deze grond het verzoek tot nietigverklaring van het kwekersrecht voor toewijzing in aanmerking komt, buiten beschouwing kan worden gelaten hetgeen verzoeker en verweerder overigens over en weer hebben betoogd;

Beschikkende Verklaart het kwekersrecht betreffende het ras Carmen

van het gewas incalelie nietig; Veroordeelt verweerder in de aan de zijde van verzoeker

gevallen kosten van de procedure tot op deze beschikking voor dit ras begroot op f1027,- alsmede in de aan de zijde-van de Raad gevallen kosten voor voorschot van reis- en verblijfkosten aan getuige Svend Larsen tot een bedrag van f367,-.

http://ZW.fr


b) Het Hof, etc.

Beoordeling van het hoger beroep 1. De grieven van Parigo luiden als volgt:

GriefI Zonder enige motivering stelt de Raad voor het Kwekers

recht, dat beschikbaarstelling van teeltmateriaal ingevolge de overeenkomst tussen Novaflora en Larsen als een aflevering in de zin van artikel 2 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Z.P.W.) moet worden beschouwd.

De betreffende overeenkomst van 11 september 1968 is een overeenkomst tot huur en verhuur van teeltmateriaal - in de vorm van planten - van rassen van incalelies, daarin aangeduid met de verzamelnaam Parigo's Super Hybrid, voor de bloemproduktie.

Griefll Ten onrechte overweegt de Raad voor het Kwekersrecht,

dat uit de overgelegde stukken en de verklaring van getuige Larsen is komen vast te staan, dat door deze op of omstreeks 26 augustus 1968 voor 1600 m2 planten van verschillende incalelierassen zijn ontvangen ter uitvoering van de schriftelijke overeenkomst tussen Novaflora A.G. en Larsen, welke gedateerd is 11 september 1968, dat hieronder voor in ieder geval 10 m2 netto planten van het ras "Carmen" waren, 300 m2 netto planten van het ras "Pride"; dat de schriftelijke overeenkomst geen bepalingen over beproeving bevat; dat uit de verklaringen van Larsen niet is gebleken dat ten aanzien van het ras Marina nadere mondelinge afspraken zijn gemaakt omtrent beproeving, echter wel dat voor de planten van dit ras dezelfde huurprijs is betaald als voor de overige rassen t.w. Zw.fr. 10,- per m2; dat overigens verweerder ook niet gesteld heeft dat terzake nadere afspraken zijn gemaakt doch dit slechts als een mogelijkheid heeft geopperd, zodat daarop niet nader behoeft te worden ingegaan.

Grief III De Raad voor het Kwekersrecht heeft ten onrechte het

verzoek tot nietigverklaring van het kwekersrecht voor de rassen "Carmen", "Marina" en "Pride" van het gewas in-calelie toegewezen.

2. Parigo heeft in de toelichting op de tweede grief gesteld dat voorzover in 1968 materiaal aan bloemkwekers in het buitenland zou zijn gezonden dit uitsluitend is geweest ter beproeving. Nu Van Duyn zich in hoger beroep heeft gerefereerd aan het oordeel van het Hof, heeft zij kennelijk haar betwisting van deze stelling laten varen, zodat thans van de feitelijke juistheid van die stelling - in dit geding - moet worden uitgegaan, daargelaten of deze stelling inderdaad juist is. De nieuwheid van het ras is derhalve - in het kader van de stellingen van partijen in hoger beroep - ingevolge artikel 29, vierde lid Zaaizaad- en Plantgoedwet niet aangetast door de aflevering van planten van het incalelieras Carmen op of omstreeks 26 augustus 1968 aan Svend Larsen, hetgeen tot de conclusie leidt dat de beschikking, waarvan beroep, niet in stand kan blijven.

3. Dit heeft ten gevolge dat het Hof niet toekomt aan beoordeling van grief I.

4. De beschikking waarvan beroep dient te worden vernietigd en de vordering van Van Duyn alsnog te worden afgewezen met veroordeling van Van Duyn in de kosten van beide instanties.

Beslissing

Het Hof: Vernietigt de beschikking van de Raad voor het Kwekers

recht van 16 maart 1981, bij welke beschikking het kwekersrecht betreffende het ras "Carmen" nietig werd verklaard.

Wijst de vordering van Van Duyn alsnog af. Veroordeelt Van Duyn in de kosten van beide instanties,

welke kosten tot aan deze uitspraak worden begroot op f367,-, zijnde de aan de zijde van de Raad voor het Kwekersrecht gevallen kosten voor voorschot en verblijfkosten

van een getuige, f216,55 aan verschotten aan de zijde van Parigo en f 1500,- voor salaris van haar procureur. Enz.

Nr 8. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 30 september 1987.

(tweede medische indicatie)

Voorzitter: Drs J. C. H. Perizonius; Leden: Mr W. Neervoort, Drs J. A. H. Arwert, Mr J. de

Bruijn en Mevr. Mr C. Eskes.

Artt. IA en 2 Rijksoctrooiwet. Tegen het verlenen van octrooi op een aanvrage die berust

op de vondst van een tweede medische indicatie bestaat in beginsel geen bezwaar.

Die aanvrage moet wel voldoen aan de vereisten van nieuwheid en inventiviteit; wat de nieuwheid betreft, betekent dit dat de uitvindingsgedachte moet kunnen worden geconcretiseerd in nieuwe maatregelen of handelingen. De Afdeling van Beroep deelt derhalve niet de opvatting van het E.O.B. dat voor nieuwheid voldoende is, het aangeven van een nieuwe toepassing van bekende verbindingen, zonder dat nodig is het vermelden van nieuwe handelingen. Volgens deze Europese opvatting zou i.c. het enig kenbare onderscheid bestaan in de aanwijzingen op bijsluiter of verpakking; "verpakkingsconclusies" worden in de Nederlandse praktijk echter niet aanvaard.

Verlening van octrooi zou i.c. dan ook alleen mogelijk zijn indien een afbakening kan worden aangebracht qua samenstelling of toedieningswijze van het geneesmiddel.

Artt. 52, leden 1 en 4 en 54, lid 5 Europees Octrooi Verdrag. Voor de andersluidende beslissing van het E.O.B, lag het

zwaartepunt bij uitleg van art. 54(5) E.O. V. De geschiedenis van de totstandkoming van het Verdrag geeft echter grond voor een andere uitleg. Dit geldt eveneens t.a.v. de beslissingen van het Bundesgerichtshof van de Duitse Bondsrepubliek en het High Court ofJustice in Engeland - waarbij bescherming voor "de tweede medische indicatie" zonder aan de eis van nieuw handelen te voldoen, werd verleend -, omdat in beide gevallen de uitspraken gebaseerd zijn op artikelen van de nationale octrooiwet die vrijwel letterlijk overeenstemmen met de bepalingen van het E. O. V.

Artt. IA en 2 Rijksoctrooiwet i.v.m. artt. 52, leden 1 en 4 en 54, lid 5 E.O.V.

Uniformiteit in de beoordeling van aanvragen door het E.O.B, en de nationale octrqoiverlenende instantie is wenselijk, doch dit houdt niet in dat een uitspraak van het E.O.B. omtrent de uitleg van een bepaald artikel van het E. O. V. reeds zou moeten worden gevolgd louter omdat deze toevalligerwijze het eerst tot stand is gekomen.

Beschikking nr 16673/artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 7920004.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep, Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de oc

trooigemachtigde Drs G. W. F. v.d. Kloet-Dorleijn; Gezien de stukken: Overwegende, dat aanvraagster tijdig in beroep is geko

men van de beschikking van de Aanvraagafdeling d.d. 1 mei 1986, waarbij tot niet-openbaarmaking van de aanvrage werd besloten;

dat aanvraagster met haar memorie van grieven heeft overlegd een proefverslag;

dat de inhoud van vorengenoemde stukken als hier ingelast dient te worden beschouwd;

dat aanvraagster vervolgens bij brief d.d. 8 augustus 1986 nog de aandacht van de Afdeling van Beroep heeft gevestigd op een Britse beslissing - High Court of Justice d.d. 4 juli 1985 - inzake het zogenaamde tweede medische gebruik,

http://Zw.fr


gepubliceerd in het Official Journal EPO, 1986, nr 6, blz. 175-192;

dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep van 9 februari 1987 het standpunt van haar opdrachtgeefster nader heeft toegelicht en verdedigd;

O. dat de Aanvraagafdeling haar beslissing heeft genomen

op basis van de op 19 april 1985 ingediende conclusies 1-4, waarvan conclusie 1 als volgt luidt:

1. Toepassing van een carbostyrilverbinding ter vervaardiging van een oftalmische oplossing of zalf voor het behandelen van groene staar, waarbij de carbostyrilverbinding wordt weergegeven met formule 1 van het formuleblad, waarin R1 en R2 elk een alkylgroep met 1 tot 4 koolstofatomen, en de koolstof-koolstofbinding tussen plaats 3 en 4 van de carbostyrilketen een enkele of dubbele binding is, of een zuuradditiezout hiervan is; enz.

dat de Aanvraagafdeling hierna, ten overvloede, nog is ingegaan op de vorm van de door aanvraagster voorgelegde, zogenaamde gebruiks-conclusie en te kennen heeft gegeven dat zij een dergelijke conclusie onaanvaardbaar acht, daar het toepassen van de in conclusie 1 omschreven verbindingen ter vervaardiging van een farmaceutisch preparaat, zoals een oplossing, reeds bekend is uit de Nederlandse octrooiaanvrage 7416844 en aanvraagsters voorstel mitsdien een nieuw handelen ontbeert;

dat de Aanvraagafdeling daarbij de opvatting zoals uitgesproken in een beslissing van het Europees Octrooibureau (uitgebreide Afdeling van Beroep, 5 december 1984), dat de nieuwheid van handelingen ter bereiding van een farmaceutisch preparaat met een nieuwe toepassing volgt uit de nieuwheid van die toepassing, ook al zijn dezelfde handelingen reeds voltrokken aan dezelfde verbindingen, niet kan aanvaarden, daar toch het bij de beoordeling van octrooiaanvragen te hanteren concept van nieuwheid niet louter een gedachte mag betreffen, maar zich dient te vertalen in een nieuw handelen op het gebied van de nijverheid;

dat aanvraagster in haar memorie van grieven de redenering van de Aanvraagafdeling heeft bestreden en de inventiviteit van haar voorstel heeft staande gehouden, en wel op basis van dezelfde conclusies, die ook aan de Aanvraagafdeling ter beoordeling stonden; enz.

dat aanvraagster hierna, ten aanzien van de vraag hoe een te verlenen uitsluitend recht geformuleerd zou moeten worden, er op heeft gewezen dat bij het opstellen van de onderhavige conclusies is uitgegaan van de in de genoemde beschikking van de uitgebreide Afdeling van Beroep van het Europees Octrooibureau van 5 december 1984 gegeven aanwijzingen, en met name van de in deze beslissing neergelegde opvatting dat uitsluitend de toepassing van bepaalde verbindingen nieuw en inventief dient te zijn, en niet de vervaardiging van een farmaceutisch preparaat als zodanig;

dat aanvraagster in dit verband tevens nog gewezen heeft op een beslissing van het Bundesgerichtshof in de zogenaamde "Hydropyridine"zaak - zie Official Journal EPO 1984 nr 1, blz. 26 e.v. - waarbij aanvraagster nog heeft opgemerkt, dat deze beslissing ertoe geleid heeft, dat de met de onderhavige aanvrage corresponderende Duitse aanvrage inmiddels geleid heeft tot het Duitse octrooi nr 2.952.959;

O. dienaangaande: dat de onderhavige aanvrage berust op de vondst dat een

groep - nader omschreven - carbostyrilverbindingen, die bekende middelen vormen voor het behandelen van bron-chiale astma, verbindingen omvat die een werkzaamheid bezitten die deze verbindingen geschikt doet zijn als middelen voor de behandeling van groene staar, nl. de eigenschap de intra-oculaire druk te verminderen;

dat aanvraagster ter verkrijging van uitsluitende rechten conclusies heeft voorgelegd welke gericht zijn op de nieuwe toepassing van de bekende verbindingen, geformuleerd als hiervoor aangegeven;

dat aanvraagster de aanvaardbaarheid van een dergelijke

"gebruiks-conclusie" heeft bepleit en daarbij heeft aangevoerd dat een dergelijke conclusie reeds aanvaard is door een Afdeling van Beroep van het Europees Octrooibureau, blijkens haar eerdergenoemde beslissing van 5 december 1984 inzake een aanvrage die - evenals de onderhavige -betrekking had op het gebruik van reeds bekende verbindingen, met een bekende farmaceutische werkzaamheid, voor een nieuwe toepassing op medisch gebied;

dienaangaande; O. dat de Afdeling van Beroep, alvorens de nieuwheid en

inventiviteit van aanvraagsters voorstel te beoordelen, allereerst zal ingaan op het door aanvraagster aangevoerde punt van de wenselijkheid van uniformiteit in de beoordeling van aanvragen - in casu aanvragen met een zogenaamde tweede medische indicatie - door enerzijds het Europees Octrooibureau en anderzijds een nationale octrooiverlenende instantie als de Octrooiraad;

dat de Afdeling van Beroep voorop wil stellen, dat zij evenals de Aanvraagafdeling en met aanvraagster van oordeel is, dat uniformiteit van beoordeling wenselijk is;

dat de Afdeling van Beroep te dezen echter herinnert aan en zich aansluit bij het reeds eerder door een Afdeling van de Octrooiraad - zie Afdeling van Beroep van 2-3-1981, BIE 1981, pag. 244 - gegeven oordeel, dat een "afstemmen van jurisprudentie" niet inhoudt dat een uitspraak van het Europees Octrooibureau omtrent de uitleg van een bepaald artikel van het Europees Octrooiverdrag reeds daarom door de Octrooiraad zou moeten worden gevolgd bij zijn uitleg van een overeenkomstige situatie onder Rijksoctrooiwet omdat deze uitspraak toevalligerwijs het eerst is gewezen, doch veeleer betekent dat beide colleges kennis nemen van el-kaars uitleg en de daarvoor gegeven argumenten om vervolgens, indien de interpretaties blijken te verschillen, te trachten - elk met weging van de argumenten van de ander - tot een gelijke uitleg te komen;

dat de Afdeling van Beroep in dit verband er bovendien op wil wijzen dat met het verlenen van een Europees octrooi de geldigheid daarvan nog niet vastligt, daar na verlening nog de mogelijkheden openstaan van oppositie en het inroepen van nietigheid;

dat de Afdeling van Beroep, thans komende tot de voorgelegde rechtsvraag, van oordeel is dat er in beginsel geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van octrooi op aanvragen die berusten op de vondst van een tweede medische toepassing, daar een dergelijke vondst in wezen niet verschilt van het voor de eerste maal vinden van een nieuwe eigenschap bij een op zichzelf bekende stof welke deze geschikt maakt voor een (eerste) medische toepassing;

dat echter voor het verlenen van octrooi op een dergelijke aanvrage nodig is, net als voor elke andere aanvrage, dat deze voldoet aan de in de Rijksoctrooiwet neergelegde vereisten van nieuwheid en inventiviteit;

dat daarbij, voor wat de nieuwheid betreft, blijkens vaste jurisprudentie steeds de eis is gesteld dat de aan de aanvrage ten grondslag liggende uitvindingsgedachte kan worden geconcretiseerd in nieuwe maatregelen of handelingen, d.w.z. maatregelen of handelingen die zich onderscheiden van hetgeen reeds bekend was uit de stand der techniek:

dat dit, in een enigszins vergelijkbaar geval, is uitgesproken in een beslissing van de Afdeling van Beroep van 6 maart 1975 {BIE 75, blz. 195), in welk geval reeds bekend waren herbicide preparaten, die een bepaalde verbinding bevatten, waarna nog octrooieerbaar werd geacht een werkwijze ter bereiding van anthelmintisch (tegen wormen) werkzame geneesmiddelen), "met het kenmerk dat men die verbinding in een voor zodanige toepassing naar samenstelling of vormgeving kenbare bedieningsvorm brengt";

dat de hierboven weergegeven opvatting omtrent de nieuwheid zich niet verdraagt met de opvatting van de meergenoemde Afdeling van Beroep van het Europees Octrooibureau, die voor de nieuwheid van de voorgelegde aanvrage voldoende acht het aangeven van een nieuwe toepassing van bekende verbindingen, zonder dat nodig is het vermelden van nieuwe handelingen;

dat namelijk bij het aanvaarden van een dergelijk criteri-


um het enige "kenbare" onderscheid in het onderhavige geval zou bestaan in de aanwijzingen die ofwel op de bijsluiter bij het geneesmiddel, ofwel op de verpakking zouden worden aangebracht, en dergelijke zogenaamde "verpak-kings-conclusies" in de Nederlandse verleningspraktijk tot nog toe steeds onaanvaardbaar zijn geacht;

dat de Afdeling van Beroep in het voetspoor van deze jurisprudentie ook in het onderhavige geval - vooralsnog daargelaten de vraag of de aanvrage inventieve materie bevat, waarop hieronder wordt ingegaan - alleen tot openbaarmaking zou kunnen overgaan indien in de stukken alsnog een afbakening t.o.v. het bekende zou kunnen worden aangebracht, bijv. qua samenstelling of toedieningsvorm van het uit de betreffende verbindingen te bereiden geneesmiddel, waarbij men zou kunnen denken aan een oogdruppelaar, gevuld met een vloeistof die een van de onderhavige verbindingen bevat, of een zalf die een zodanige verbinding bevat;

dat de Afdeling van Beroep, voor wat de door aanvraag-ster aangehaalde uitspraken van het Duitse Bundesgerichts-hof, het Europees Octrooibureau en het Engelse High Court of Justice betreft, nog het volgende wil opmerken en wel in volgorde van datum van uitspraak:

Bundesgerichtshof ("Hydropyridine"), uitspraak van 20 september 1983.

In deze zaak heeft men zich voornamelijk beziggehouden met de vraag of octrooiverlening op een aanvrage met een zogenaamde tweede medische indicatie in strijd zou zijn met de secties 5(1), 5(2) en 3(3) van de Duitse Octrooiwet, welke secties vrijwel letterlijk overeenkomen met de artikelen 57, 52(4) en 54(5) van het Europees Octrooiverdrag.

Daarbij werd uitgebreid aandacht gegeven aan de geschiedenis van de totstandkoming van laatstgenoemde artikelen. Uit deze geschiedenis leidde het BGH af dat men bij de redactie van art. 52 (4) en 54 (5) - in welk laatste artikel de octrooieerbaarheid is vastgelegd van een bekende stof voorzover bestemd voor een eerste medische toepassing - het niet eens is kunnen worden over de al dan niet toelaatbaarheid van het octrooieren van de toepassing van stoffen met een reeds bekende medische werking voor een tweede medische toepassing, en dat men daarom deze mogelijkheid niet met zoveel woorden in artikel 54 heeft willen uitsluiten, maar de beslissing op dit punt heeft willen overlaten aan de rechter(s).

Het BGH achtte toelaatbaar een conclusie in de trant van toepassing van de bekende stof X voor de behandeling van ziekte Y, mits die stof bij de behandeling van deze ziekte niet eerder was toegepast; het Hof achtte daarbij, gezien ook eerdere jurisprudentie, voldaan aan het vereiste van "uitkomst op het gebied van de nijverheid" (sectie 5(1).

Over het vereiste van nieuwheid werd in deze uitspraak niet met zoveel woorden gesproken: uit de bewoordingen van de beslissing kan men afleiden dat het Hof deze nieuwheid vanzelfsprekend aanwezig acht, nu het om een nieuwe toepassing van de stof gaat.

Europees Octrooibureau Grosze Beschwerdekammer (Ei-sai), uitspraak van 5 december 1984.

Ook in deze uitspraak heeft men zich voornamelijk beziggehouden met de vraag of octrooiverlening op een aanvrage met een zogenaamde tweede medische indicatie zich verdraagt met letter en geest van de artikelen 52 (1 en 4) en 54(5) van het Europees Octrooiverdrag.

Daarbij werd ruim aandacht geschonken aan de vorm welke een conclusie zou moeten hebben, wilde deze niet in strijd komen met het gestelde in art. 52(4): "Methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling worden niet beschouwd als uitvindingen die vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid in de zin van het eerste lid "(waarna dan in de tweede zin staat vermeld:" Deze bepaling is niet van toepassing op voortbrengselen, met name stoffen of mengsels, voor de toepassing van één van deze methoden").

Op grond hiervan achtte de GBk niet toelaatbaar een conclusie in de trant van: Gebruik van een stof of mengsel voor de geneeskundige behandeling van het menselijke of

dierlijke lichaam, uiteindelijk echter wel een conclusie gericht op het gebruik van een stof of mengsel voor de bereiding van een geneesmiddel ter bestrijding van (het zogenaamde Zwitserse model).

In overweging 21 wordt dan t.a.v. de nieuwheid van de in een dergelijke conclusie neergelegde materie opgemerkt, dat deze nieuwheid gelegen is in de nieuwe therapeutische toepassing; toegevoegd wordt 'Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dasz der hier festgelegte Grundsatz der Beur-teilung der Neuheit der Herstellung nur für die Erfindungen, bzw. Patentansprüche gerechtfertigt ist, die sich auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches für ein in Art. 52(4) EPU genanntes Verfahren beziehen".

De GBk gaat hierna nog in op het uitzonderingskarakter van art 54(5) EOV (overweging 22) en merkt daarbij op:

"Hinzuzufügen ist, dasz die Grosze Beschwerdekammer in der Sonderregel des Art. 54(5) EPU nicht die Absicht sieht, zweite (und weitere) medizinische Anwendungen vom Patentschutz in anderer Weise auszuschlieszen als durch den Ausschlusz zweckbestimmter Sachausprüche"

en verder "Eine Absicht, zweite (und weitere) medizinische Anwen

dungen vom Patentschutz auszuschlieszen, kann weder aus den Text des Europaischen Patentübereinkommens noch aus der geschichtlichen Entwicklung der in Betracht kommenden Artikel abgeleitet worden".

High Court of Justice, Patents Court, (Wyeth/Schering) uitspraak van 4 juli 1985.

Ook hier is nagegaan of verlening van octrooi op een aanvrage met een "tweede medische indicatie" zich verdraagt met de Engelse Octrooiwet van 1977, met name secties 1(1,2(6) en 4 (welke artikelen behoren tot de regelingen die, blijkens sectie 130(7) van de Patents Act, zo geformuleerd zijn dat ze, voorzover mogelijk, eenzelfde werking zullen hebben in het Verenigd Koninkrijk als de overeenkomstige bepalingen van, onder andere, het Europees Octrooiverdrag - deze overeenkomstige bepalingen zijn i.c. de art. 52(1), 54(5), 57 en 52(4) EOV).

Het Hof achtte hierbij ontoelaatbaar een conclusie in de trant van: Gebruik van een bekende stof of mengsel voor de geneeskundige behandeling van .... (geen uitkomst op het gebied van de nijverheid), had geen principieel bezwaar tegen een conclusie volgens Zwitsers model, maar achtte de grootste moeilijkheid gelegen in de "nieuwheid" van een dergelijke claim. Na een beschouwing van eerdere jurisprudentie zegt het Hof (overw. 16): "However, that stated, had the matter to be considered on the wording of sections 1 to 4 of the United Kingdom Statute (the 1977 Act) and without regard to the position, as it has developed, under the corres-ponding provisions of the EPC, we think the better view would be that a claim in the Swiss form to an invention directed to the use of a known pharmaceutical to manufac-ture a medicament, not in itself novel, for a second or subsequent and novel medical use would not be patentable as lacking the required novelty" (en voegt hieraan toe: "It has to be recognised that it would have been a simple matter to provide for the patenting of such an invention directed to a second medical use by the omission of the word "any" in section 2(6), if it had been the intention of the legislature that a novel second or further use of a known pharmaceutical should be patentable").

Het Hof neemt hierna de overeenkomstige bepalingen van het Europees Octrooiverdrag in beschouwing, bespreekt de meergenoemde beslissing van de Grosze Beschwerdekammer van 5 dec. '84 (Eisai) en komt dan tot de volgende slotsom (overw. 19): "That approach to the novelty of the Swiss type of use claim directed to a second, or subsequent, therapeutic use is equally possible under the corresponding provisions of the 1977 Act and, notwithstanding the opinion expressed earlier as to the better view of the patentability of such a Swiss type claim under the material provisions of the Act considered without regard to the position, as it has developed, under the corresponding provisions of the EPC, having regard to the desirability of achieving conformity the same approach should be adopted to the novelty of the Swiss


type of claim now under consideration under the material provisions of the Act;"

dat de Afdeling van beroep met betrekking tot de drie hierboven besproken beslissingen nog het volgende opmerkt:

Bij de beslissing van het Europees Octrooibureau lag het zwaartepunt bij de uitleg van art. 54(5) EOV. Als argument voor de mogelijkheid van een andere uitleg wijst de Afdeling vati Beroep er in dit verband op dat in de minuten van de Conferentie van München bij de bespreking van art. 52(54) onder punt 54 t/m 58 (blz. 29) wordt opgemerkt:

"54. The Netherlands delegation proposed that the wording of paragraph 5 (M/32, point 9) should be improved. It said that on no account did it wish, with its proposal, to break away from the principle that only the first application in respect of the use of a known substance or composition in a method for treatment of a human or animal body by surgery or therapy is patentable, and not the second and subsequent applications.

55. The Main Committee referred the proposal to the Drafting Committee.

56. The Yogoslav delegation also considered that the present text of paragraph 5 was insufficiently clear and asked the meaning of the words "even when the substance or composition in question is disclosed in the state of the art".

57. The Chairman replied to the Yugoslav delegation and said that, in his opinion, the aim in paragraph 5 was to make clear that a known substance (or a known composition) which, since it formed part of the state of the art, was no longer patentable, nevertheless could be patented for the first use in a method for treatment of the human or animal body by surgery or therapy; however, a further patent could not be granted if a second possible use were found for the same substance, irrespective of whether the human or animal body was to be treated with it.

58. The Chainrfan noted that his views were shared by the Government delegations." De Afdeling van Beroep wijst er voorts op, dat in het als Annex 1 opgenomen Report on the results of Main Committee I's proceedings dfeor Mr P. Braendli onder punt 2. Patentability (Articles 50-55) wordt opgemerkt - zie blz. 184 - : "In this connection the Main Committee was also of the opinion that only a first use, irrespective of whether it is with regard to humans or ani-mals, fulfils the requirements of this provision".;

De Afdeling van Beroep merkt verder op dat ook in het proefschrift van M. van Empel "The granting of European patents", 1974, blz. 87, onder punt 123 de conclusie wordt getrokken, dat men bij de totstandkoming van het Europees Octrooiverdrag in art. 54(5) niet meer heeft willen neerleggen dan de octrooieerbaarheid van de eerste medische toepassing van een stof of mengsel. "Therefore a specific provision to this effect has been included in Article 54(5). It should be noted that by the provision that its use for any method referred to in that paragraph is comprised in the state of the art (emphasis added), it is evidenced that the arrangement described above here, applies only to the first pharmaceutical use of a known product (see doe. BR(219/ 72, no 31)".

Het bovenstaande geldt eveneens voor de beslissingen van het Bundesgerichtshof en het High Court of Justice, daar in beide gevallen de uitspraken gebaseerd zijn op artikelen van de Nationale Octrooiwet, die vrijwel letterlijk overeenstemmen met corresponderende bepalingen van het Europese Octrooiverdrag.

Daarbij valt t.a.v. de beslissing van het Bundesgerichtshof nog op te merken dat in deze beslissing een conclusievorm werd toegestaan (gebruik van een bekende stof ter behandeling van een bepaalde ziekte), die in Nederland in strijd zou zijn met art. 3 van de Rijksoctrooiwet; hetzelfde geldt voor de conclusie welke verleend is in het, met de onderhavige aanvrage overeenkomende, Duitse octrooischrift 2.952.959 ( "Verwendung eines Carbostyrilderivats der For-mel.... zur Behandlung von Glaucoma");

Overwegende ten aanzien van de inventiviteit: enz.

Verbetering.

In het artikel van Mr A. P. Meijboom "Sui generis bescherming voor topografieën van halfgeleiderprodukten" B.I.E. dec. 1987, blz. 318-328, heeft een aantal malen het zetduiveltje toegeslagen. Bovendien is op blz. 325, rechterkolom een deel van de tekst op hinderlijke wijze dubbel gezet onder de paragraaf Reciprociteit. Met excuses voor de gemaakte fout, treft u onderstaand de gehele paragraaf opnieuw aan.

Reciprociteit De Wet gaat uit van het reciprociteitsbeginsel. Dit staat

haaks op de toepassing van de Auteurswet, die het assimilatiebeginsel hanteert.64) Dit vloeit uit internationale verplichtingen voort.65) Zoals hierboven reeds is gesignaleerd, moet op grond van de Europese richtlijn worden uitgegaan van het beginsel dat bescherming wordt gegeven aan chips die afkomstig zijn van Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen. Hierin voorziet de voorgestelde chipwet dan ook. Op grond van de beschikking van 26 oktober 1987 van de Raad van de Europese Gemeenschappen (PB L313 van 4.11.87, p. 22) is de werkingssfeer van de wet uitgebreid tot de Britse Dominions en de Verenigde Staten. Deze beschikking loopt van 7 november 1987 tot 7 november 1990. Reverse engineering en innocent infringement die zich niet lijken te verdragen met het auteursrecht (supra), hebben als bijna vanzelfsprekend een plaats gekregen in de wet.66)

1 18 januari 1988 56,e jaargang, nr 1 Bij blad bij De ......van Elburg" wijken slechts in geringe...

Documents

Transcript of 1 18 januari 1988 56,e jaargang, nr 1 Bij blad bij De ......van Elburg" wijken slechts in geringe...